CONTRATO DE LICENCIA ENTRE
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CONTRATO DE LICENCIA
ENTRE
(UNIVERSIDAD/CENTRO/INSTITUTO)
Y
(RAZÓN SOCIAL O NOMBRE XX XXXXXXX)
* (Este contrato es aplicable a licenciamiento de tecnologías patentadas o en vías de serlo, modelos de utilidad, diseños industriales, know-how, etc. No se aplica a software)
En ……….., Chile, con fecha … de …….. de 20.., entre NOMBRE DE UNIVERSIDAD, INSTITUTO, CENTRO, RUT N˚…………….., debidamente representada, como se acreditará, por …… ……. ……. , cédula nacional de identidad N˚ ……….., en su calidad de (Mencionar cargo) todos con domicilio en …. ……. ………, (Comuna y Ciudad); por una parte, como Licenciante, y por la otra parte, como Licenciada, (RAZÓN SOCIAL O NOMBRE XX XXXXXXX), RUT N˚ ………., debidamente representado por …… ……….. …………., cédula nacional de identidad N˚, en su calidad de (Mencionar cargo) todos domiciliados en …………. ………, (Comuna y Ciudad), se ha convenido lo siguiente
CONSIDERANDO,
Que (nombre de la Universidad, Centro, Instituto, etc.) es una institución de educación superior que desarrolla actividades de formación, investigación, extensión y vinculación con el medio; y especialmente para estos efectos, labores de investigación, desarrollo tecnológico y científico en todas las áreas ( O en el área específica de …. …………………. …………… ………..….., si procede), con especial énfasis, pero no solamente, en materias (ejemplos: medioambientales, mineras, acuícolas, silvoagropecuarias, de salud, técnicas en general - especificar según la universidad), en la Región de ( o en todo el país).
Que como consecuencia de sus actividades de investigación es propietaria de la Tecnología denominada ……. ……….. ………….. ………………………., que se encuentra ( escoger: protegida por la Patente de Invención N˚ de …….; / en vías de ser protegida, mediante la Solicitud N˚ del año ….., actualmente en trámite ante el INAPI/ protegida por derecho de autor / protegida como información propietaria, know how y secreto empresarial), en adelante La Tecnología;
Que (Razón social o nombre xx xxxxxxx) es una entidad (empresa) cuyo objetivo es ……………………………………………………….
Que (Razón social o nombre xx xxxxxxx) desea obtener una licencia de uso respecto de la Tecnología, para (escoger una o varias: usar, producir y comercializar y vender productos y servicios que utilicen la referida Tecnología.
Por ello, las Partes acuerdan que la relación entre ellas estará sujeta a los términos y condiciones de este Contrato:
PRIMERA. Definiciones.
Para efectos del presente Contrato, se deja expresa constancia que los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se especifican:
“Tecnología” o “Tecnología Licenciada”, corresponde a la información, conocimientos técnicos, fórmulas, métodos, procesos, desarrollos tecnológicos, que estén o no amparados por derechos de propiedad intelectual o industrial, que son de propiedad de (nombre de la Universidad, Centro, Instituto, etc.), que incluye también toda aquella información técnica no patentada, know how, secretos empresariales y cualquiera otra información, desarrollada por la referida institución antes de la fecha de entrada en vigencia de este Contrato, y que no se encuentra en el dominio público.
Para los efectos de este contrato, la Tecnología se denominará también ……. …………….., y se especificará en el Anexo 1
“Entidad Relacionada”, significa cualquier persona, organización o entidad que controle, sea controlada por, o esté bajo control conjunto con otra persona, organización o entidad. Sin que la indicación siguiente sea taxativa, se presumirá que existe control cuando una persona, natural o jurídica, organización o entidad (a) posea o directamente controle el cincuenta por ciento (50%) o más de las acciones con derecho a voto en la organización o entidad, o (b) posea, directa o indirectamente, la facultad de elegir o seleccionar el cincuenta por ciento (50%) o más de los miembros del cuerpo administrativo de la organización o entidad, o (c=)cuando exista tal dispersión en la titularidad de la propiedad de la entidad, que esa entidad o persona pueda elegir la administración, o parte mayoritaria de la misma, de la otra empresa.
“Ventas Netas”, es el resultado del monto bruto facturado por o por cuenta de la Licenciada, o por una Entidad Relacionada a ella, o un sublicenciado, dentro del Territorio Licenciado, una vez descontados los impuestos aplicables a dicha facturación, entre otros, el Impuesto al Valor Agregado (IVA). No se permitirán ajustes o deducciones a las Ventas Netas por concepto de comisiones de ventas, costos de recaudación, impuestos generales o en general cualquier otro ítem.
El importe bruto facturado dice relación con la venta y/o cualquier otra forma de comercialización o traspaso de propiedad de los Productos Licenciados, que en el evento de no ser en dinero, deberá ser apreciable en dinero para estos efectos.
“Ingresos Netos”, significa el importe bruto recibido por la Licenciada, dentro del Territorio Licenciado, descontado los impuestos respectivos, entre otros, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los gastos directos de comercialización.
“Unidad de Fomento” o “UF”, significa la unidad de valor que se reajusta mensualmente según la variación que haya expresado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes calendario anterior al de su fijación. En el evento que la UF, por cualquier razón, dejare de ser un patrón de reajustabilidad diaria sobre la base de la variación del IPC, en los mismos términos y forma de ser calculada actualmente, los montos que contempla este Contrato se reducirán a pesos moneda corriente nacional al primer día del mes de la modificación, y se reajustarán mensualmente desde ese instante y en adelante para todos los efectos del presente Contrato, en la misma proporción en que variare el IPC determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el organismo que legalmente lo sustituya o reemplace.
“Fecha de Vencimiento del Pago”, significa las fechas en que las regalías y los pagos serán exigibles y pagaderos; es decir, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos posteriores al término de cada Periodo Anual.
“Periodo Anual”, significa un año calendario, comenzando el 1 de enero y terminando el 31 de diciembre, durante el Plazo de Duración del Contrato.
“Sublicencia”, significa cualquier acuerdo o contrato celebrado entre la Licenciada y un tercero, con el objeto conceder una licencia u otra autorización para permitir cualquier uso de la Tecnología a ella Licenciada o de otra manera permitir el desarrollo, fabricación, comercialización, distribución, uso y/o venta de Productos Licenciados. Para efectos de este contrato, el tercero que haya recibido derechos de la Licenciada es un Sublicenciado.
“Acuerdo”, “Instrumento” o “Contrato”; corresponde a este Contrato de licencia.
SEGUNDA. Objeto del contrato.
El presente Contrato tiene por finalidad otorgar a la licenciada una licencia exclusiva (podría establecerse que no es exclusiva, lo que usualmente es más conveniente para el Licenciante), no transferible, en el Territorio Licenciado, por el periodo de duración del Contrato, respecto de la Tecnología Licenciada para desarrollar, fabricar, hacer fabricar, comercializar, ofrecer en venta, vender, exportar e importar los Productos Licenciados, por cuenta propia o por encargo, en los términos y condiciones establecidos en el presente Instrumento.
TERCERA. Uso permitido y Alcance de la Licencia.
Uso autorizado. La Empresa recibe una licencia de la Tecnología, sometida al pago de derechos, para su uso, limitada al lugar, tiempo y objeto señalados en el presente Contrato.
El uso de la Tecnología Licenciada incluye cualquier aprovechamiento de ella, que derive en un beneficio económico. La licencia se otorga con el objeto de desarrollar, fabricar, hacer fabricar, exportar e importar, ofrecer en venta, vender, ser vendido y, en general, comercializar productos y/o servicios que incorporen o usen la Tecnología licenciada.
Exclusividad. La licencia concedida a la Empresa es única y exclusiva, (podría estipularse, como se indicó más arriba, que no es exclusiva), según los términos convenidos en el presente Instrumento. (Lo que sigue rige solo si la licencia es exclusiva. Si no lo es, borrarlo): En conformidad con lo anterior, el Licenciante se comprometen a no conceder otra licencia a un tercero con respecto a los derechos concedidos por este Contrato.
Territorio Licenciado. Las Partes acuerdan que la licencia objeto del presente Contrato se otorga para el territorio de Chile (Podría ser aplicable a solo una parte del territorio de Chile, a todo el país, a Chile más otros países a designar, o solo a los países a asignar, excluyendo Chile).
Tecnología objeto de la licencia: Definir cuál es la tecnología que se licencia, indicando, si los hay, números de patentes de invención o de solicitudes de patente, modelos de utilidad, diseños industriales; know how, secretos empresariales, etcétera. Sintetizar, pero incluyendo toda la materia que se licencia. La Tecnología objeto de este Acuerdo se encuentra detallada en el ANEXO 1 de este contrato, el que forma parte de él.
Facultad de Sublicenciar y Procedimiento. Las Partes acuerdan que la Licenciada podrá sublicenciar a una Entidad Relacionada o tercero relacionado, en los términos enunciados en el título XV de la Ley 18.045, todo o parte de los derechos otorgados en virtud del numeral 3.1 de esta cláusula.
Cualquier Sublicencia acordada por la Licenciada deberá contar con la aprobación por escrito de la Universidad/Centro/Instituto, y deberá ser otorgada en términos y condiciones compatibles con los términos de este Contrato.
De esta forma, si la Licenciada desea Sublicenciar la totalidad o parte de sus derechos, deberá proporcionar al Licenciante información completa respecto a los términos y condiciones comerciales del contrato de sublicencia y Sublicenciatario en un plazo máximo de veinte días hábiles, a partir de la recepción de la oferta final del potencial Sublicenciatario.
El Licenciante podrá negar la autorización a un posible sublicenciamiento si estima que la oferta no es lo suficientemente atractiva comercialmente, en base a los antecedentes proporcionados por la Licenciada o en casos justificados, tales como si se pone en peligro la imagen o reputación de la Institución o si pudiere verse eventualmente afectada de alguna otra manera. El plazo del Licenciante para oponerse en los términos señalados en el párrafo anterior será de hasta veinte días hábiles, contado desde la recepción de los antecedentes enviados por la Licenciataria. Una vez transcurrido dicho plazo sin que haya oposición alguna por parte del Licenciante se entenderá aceptada la oferta.
Desde ya, las Partes acuerdan que cualquier Sublicencia que sea aprobada por la Universidad/Centro/Instituto deberá constar por escrito, debiendo estipularse, al menos (a) todas las disposiciones necesarias para garantizar la capacidad del Sublicenciatario para llevar a cabo sus obligaciones; (b) en el caso de extinción de la licencia establecida en la cláusula segunda ya sea en todo o en parte, terminará cualquier Contrato de sublicencia existente; (c) una disposición que prohíba al SUBLICENCIATARIO sublicenciar sus derechos en virtud de dicho contrato de sublicencia; (d) una disposición que prohíba al Sublicenciatario ceder el contrato de sublicencia sin el consentimiento previo por escrito de la Universidad /Centro/Instituto.
Licencia para fines académicos y/o de investigación. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la Universidad/Centro/Instituto se reserva la facultad de empleo de la Tecnología Licenciada para fines académicos y de investigación.
Mejoras. Cualquier mejora de la Tecnología Licenciada hecha con recursos humanos o materiales de la Universidad/Centro/Instituto será de su propiedad exclusiva. La Licenciada, por su parte, tendrá la primera opción de comercialización respecto de las mejoras de la Tecnología Licenciada.
En caso de existir mejoras realizadas por la Licenciada o un Sublicenciatario, la Licenciada deberá notificar inmediatamente a la Universidad/Centro/Instituto, con el objeto de acordar el porcentaje de participación de la Universidad/Centro/Instituto en dichas mejoras. En este caso, la Universidad/Centro/Instituto se obliga a licenciar dichas mejoras a la Licenciada en relación a dichas mejoras.
CUARTA. Duración de la Licencia.
Duración de la licencia. La licencia se otorga por un plazo de (agregar plazo), contado desde la entrada en vigencia del presente Instrumento, pudiendo ser prorrogado por acuerdo escrito entre las partes.
La prórroga de la duración de la licencia queda condicionada al estricto cumplimiento, por parte de la Licenciataria, de los hitos establecidos en el ANEXO 2 denominado “Hitos de desarrollo y comercialización de la Tecnología”, el que, firmado por las Partes, forma parte integrante del presente Contrato.
En caso de prorrogarse la duración de la licencia, las Partes deberán suscribir un Anexo a este Contrato de licencia, en el cual el Licenciante podrá establecer, entre otras cosas, nuevos hitos y actividades que deberá cumplir la Empresa.
Revisión del Contrato. No obstante, lo señalado en esta cláusula, los Licenciantes revisarán anualmente el presente instrumento, basándose en el cumplimiento o incumplimiento de las actividades e hitos del año correspondiente, todos ellos descritos en el ANEXO 2. En el caso que la Empresa no diere cumplimiento a las actividades e hitos del año correspondiente, comprendidos en el ANEXO 2, la Universidad/Centro/Instituto tendrá el derecho a resolver el contrato unilateralmente, dando aviso a su contraparte con a lo menos sesenta días de anticipación.
* (En esta materia existen diversas modalidades: El pago periódico de un porcentaje de las ventas netas o de las utilidades. También puede acordarse un pago por cumplimiento de etapa o hito, como se indicará a continuación)
Pago por cumplimiento de hitos. La Empresa deberá pagar a la Universidad/Centro/Instituto la suma de UF ……, calculada al día de su pago efectivo, al realizar [agregar la condición o hito que justifica el pago], según lo señalado en el ANEXO 2.
El pago deberá realizarse tras la aprobación del primer informe escrito que debe presentar la Empresa al finalizar el primer año de vigencia de la licencia, de acuerdo a lo establecido en este instrumento. El método y forma de pago se realizará según lo señalado en este contrato, o en su Anexo 2.
Regalías: La Licenciada se obliga a pagar por concepto de regalías a la Universidad/Centro/Instituto, los montos que a continuación se detallan:
La Empresa deberá pagar anualmente una regalía de un ……..% de las ventas netas de los Productos Licenciados u otra forma de comercialización de la Tecnología Licenciada, efectuadas por ella misma o por un tercero dentro del Territorio Licenciado. Dicho pago se hará sobre la base de las ventas facturadas en el año calendario anterior y contra factura emitida por la Universidad/Centro/Instituto.
En caso de Sulicenciamiento aprobado por la Universidad/Centro/Instituto, la Empresa deberá pagar anualmente al Licenciante una regalía equivalente al …..% sobre los ingresos netos percibidos por la Empresa por este concepto en el año calendario inmediatamente anterior y contra factura emitida por la Universidad/Centro/Instituto.
La Empresa no tendrá derecho a repetición en contra de la Universidad/Centro/Instituto por las regalías pagadas en el evento de no concesión o abandono de las solicitudes de patentes, o nulidad o caducidad de las patentes otorgadas
Pago de Regalías y Método de Pago. De acuerdo a lo estipulado en la cláusula sexta, la Licenciada realizará los pagos de regalías e ingresos por Sublicencias a la Universidad/Centro/Instituto en o antes de la fecha de vencimiento del pago o, en su defecto, dentro del plazo de siete días hábiles, contado desde la fecha en que la Empresa reciba la factura emitida por la Universidad/Centro/Instituto.
Las cantidades antes mencionadas se pagarán en pesos chilenos y deberán incrementarse con los impuestos que procedan, y se harán efectivas al Licenciante a través de un cheque nominativo o transferencia bancaria a nombre de la Universidad/Centro/Instituto o transferencia bancaria.
6.3 Informes de Regalías. Dentro de cinco (5) días hábiles después de la conclusión de cada Periodo Anual, la Licenciada deberá entregar a la Universidad/Centro/Instituto un informe que contenga, al menos, la siguiente información:
La cantidad de Producto(s) Licenciado(s), vendida y/o comercializada de alguna otra forma que no sea venta directa, tanto por la Licenciada como por una Entidad Relacionada o sublicenciada, durante el Periodo Anual que se informa.
El importe bruto facturado por Producto(s) Licenciado(s), vendida y/o comercializada de alguna otra forma que no sea venta directa, tanto por la Licenciataria como por una Entidad Relacionada, durante el Periodo Anual que se informa.
Un cálculo de las ventas netas durante el Periodo Anual que se informa.
Una relación detallada de todos los ingresos por concepto de sublicencia recibido durante el Periodo Anual que se informa, en caso de ser aplicable.
El monto total a pagar a la Universidad/Centro/Instituto en pesos chilenos.
Sin perjuicio de que no existan ventas asociadas a la Tecnología Licenciada, la Empresa deberá informar a la Universidad/Centro/Instituto de todas las actividades tendientes a la comercialización de la Tecnología Licenciada, así como las actividades e hitos comprometidos en el ANEXO 2, en el año respectivo. Cada informe anual será preparado y certificado en nombre de la Licenciada por un contador público certificado e independiente como cierto, correcto y completo en todos los aspectos materiales e ideológicos.
Cabe destacar que los informes señalados en la presente cláusula deberán entregarse aun cuando no se origine obligación de pago de regalías en el período correspondiente. La entrega de informes incompletos, con información falsa o con errores de cálculo relevantes por parte de la Licenciataria constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el presente Contrato, por lo cual las Partes acuerdan que ello dará lugar a la terminación inmediata del mismo, bastando para ello, la sola notificación por escrito de parte de la Universidad/Centro/Instituto a la Licenciataria.
Desde el momento de la recepción del informe, el Licenciante tendrá un plazo de quince días corridos para revisar el documento. Si el Licenciante rechaza o requiere información adicional de la Empresa, ésta tendrá un plazo de siete días para responder a los reparos del Licenciante. Por su parte, en caso de que el Licenciante apruebe el informe, se emitirá la factura respectiva a la Empresa para que se realice el pago correspondiente.
SEPTIMA. Registros y Auditorías
7.1. Registro de ventas. La Licenciada mantendrá registros completos y precisos de Productos Licenciados manufacturados, usados, vendidos o comercializados de cualquier otra forma en virtud del presente Contrato y todos los ingresos de sublicencias recibidos. Los registros deberán contener información suficiente para permitir a la Universidad/Centro/Instituto verificar la exactitud de los informes o entregados, según lo dispuesto en la cláusula séptima.
Esta obligación de conservar registros se extenderá, al menos, por cinco (5) años después de la conclusión de cada Periodo Anual. La Licenciataria entregará copia de tal Registro a la Universidad/Centro/Instituto en el momento en que la ésta lo solicite, lo cual no ocurrirá más de una vez por Periodo Anual.
Auditoría del Registro de Ventas. La Licenciada deberá conservar y mantener una contabilidad adecuada en relación con la fabricación, utilización, distribución, ventas, sublicencia y otros usos de la Tecnología Licenciada.
La Universidad/Centro/Instituto tendrá el derecho, a su xxxxx, a revisar los registros de ventas de la Licenciada para verificar su conformidad con las disposiciones del presente Contrato, mediante un contador o auditor independiente o a quien ésta haya designado como representante. El alcance de dicha inspección incluirá, entre otros, registros de facturas emitidas, informes de análisis de ventas, facturas originales, registros de inventario, listas de precios, libros mayores de contabilidad y declaraciones de impuestos de ventas. Dicha inspección tendrá lugar una vez por año calendario, previo aviso a la Licenciataria con treinta (30) días de anticipación. Si a consecuencia de la inspección se llegare a determinar que la Licenciataria realizó un pago insuficiente o incompleto, que difiera en más de un diez por ciento (10%) del monto que efectivamente correspondía pagar para cualquier periodo examinado, la Licenciataria abonará a la Universidad/Centro/Instituto el monto de dicho pago insuficiente más los intereses máximos estipulados en el numeral 7.2 de la cláusula séptima y reembolsará todo gasto asociado al contador revisor.
Finalmente, en el caso que la diferencia de las regalías, entre los cálculos efectuados por la Licenciataria, y los cálculos efectuados por el auditor designado por el Licenciante, superase el 10% (diez por ciento) de lo informado por la Empresa, el Licenciante podrá poner término al presente instrumento, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula décima quinta. El ejercicio de esta facultad no eximirá a la Licenciataria de cumplir con las obligaciones pendientes.
OCTAVA. Administración de la patente, administración comercial y gastos de patentamiento.
*(Lo usual es que la administración y gastos de las patentes, tales como preparación, presentación y tramitación, sean de cargo del titular, en este caso de la Universidad. No obstante, ocurre también que las Universidades, para alivianar sus gastos, en ocasiones requieran que los licenciados asuman estos costos, por lo que se puede pactar en este sentido).
Gestión de Patentamiento. La Universidad/Centro/Instituto asumirá la gestión y administración de las solicitudes de patente y/o patentes de invención que amparan la Tecnología, que se encuentran detalladas en el ANEXO 1. Así, se encargará de proceder a preparar, presentar, tramitar y mantener los privilegios industriales ya mencionados, comprometiéndose la Empresa a asesorar, en términos razonables, en dicha presentación, tramitación y mantenimiento, si fuese requerido por la Universidad/Centro/Instituto.
No obstante, lo anterior, la Universidad/Centro/Instituto informará periódicamente a la Licenciada de los avances en el proceso de patentamiento.
(En el evento de que se trasladen los gastos a la Licenciada): La licenciada deberá pagar o reembolsar a la licenciante todos los costos y gastos razonables por concepto de preparación, presentación y tramitación y mantención de patentes, a contar de la fecha de este contrato. Con tal finalidad, la Licenciante le informará de dichos costos y gastos, con la finalidad de que la Licenciada se los reembolse, dentro del plazo de 30 días corridos desde que se le envíe el referido informe. Una vez pagados o reembolsados dichos costos y gastos, las facturas o comprobantes correspondientes serán emitidos a nombre de la Licenciada.
Si existiere algún desacuerdo en torno a la procedencia o monto de los costos y gastos, éste será resuelto xde común acuerdo por las partes y, en caso de no ser ello posible, por el árbitro que se designe, según lo que se indica más adelante en este contrato.
La falta de pago oportuno por parte de la licenciada de pago de los costos o gastos referidos, producirá que este contrato termine ipso facto, de pleno derecho, sin perjuicio de la persistencia de la obligación de la licenciada de pagar o reembolsar dichos costos y gastos.
NOVENA. Infracciones.
Notificación de infracciones. La Licenciada reconoce que la Tecnología Licenciada es de gran valor para la Universidad/Centro/Instituto y, por tanto, se compromete a tomar todas las medidas apropiadas para proteger los intereses de la Universidad/Centro/Instituto en relación con dicha Tecnología, excepto que se trate de actividades autorizadas bajo el presente Contrato.
En caso que alguna de las Partes tenga conocimiento de alguna eventual infracción o sospecha de infracción de cualquier conocimiento o parte de la tecnología, se encuentre o no protegido por algún derecho de propiedad intelectual o industrial, que forme parte de la Tecnología Licenciada, incluyendo una eventual patente o solicitud de patente de invención, dicha Parte deberá notificar la eventual infracción sin dilación a la otra y proporcionarle todos los detalles, para que en conjunto decidan las acciones apropiadas a emprender.
Derecho de iniciar acciones legales. No obstante lo señalado, la Universidad/Centro/Instituto tendrá la primera opción para notificar a un infractor y/o iniciar acciones legales para poner fin a la infracción. Previo a ejercer acciones legales, se deberá informar a la Empresa de tal situación con por lo menos quince (15) días corridos de antelación. En el evento en el que la Universidad/Centro/Instituto no notifique al infractor o no inicie acciones legales dentro de un plazo de noventa (90) días desde que tome conocimiento de la eventual infracción, la licenciada podrá, a su sola discreción, notificar al eventual infractor o impetrar las acciones legales por su cuenta y a su costo.
DÉCIMA. Cesión de derechos.
La Empresa no podrá ceder a terceros los derechos u obligaciones derivados del presente Contrato, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento previo y por escrito de la Universidad/Centro/Instituto.
DÉCIMO PRIMERA. Confidencialidad.
Se entenderá por Información Confidencial toda información, conocimiento y datos técnicos o no, incluyendo pero no limitada a patentes, derechos de autor, secretos comerciales e información propietaria, conceptos, ideas, bocetos, dibujos, documentos, modelos, invenciones, know-how, métodos, técnicas, procesos, aparatos, equipamientos, algoritmos, información técnica y científica, datos de investigaciones, descubrimientos no publicados, reportes técnicos, programas computacionales, fórmulas, protocolos, datos financieros o de marketing, planes de negocios, que se den a conocer por una Parte a la otra durante la vigencia de este Contrato.
Las Partes acuerdan que toda información que sea transmitida, revelada y/o divulgada entre ellas debe ser considerada confidencial sin necesidad de ninguna identificación especial, ya sea que se transmita de forma verbal, escrita, digital o de cualquier otra forma, sea tangible o no.
Las Partes utilizarán la Información Confidencial únicamente en relación con los objetivos del presente Contrato y no la darán a conocer a ningún tercero, aparte de sus propias filiales, empleados, directivos, funcionarios o terceros vinculados por obligaciones de confidencialidad similares que deban tener acceso a la Información Confidencial para alcanzar los objetivos de este Contrato.
El estándar de cuidado de protección de la Información Confidencial impuesto a la Parte receptora será el grado de atención que la Parte receptora utiliza o debiese utilizar, pero no menos de un cuidado razonable, para evitar la divulgación, publicación o difusión de su propia Información Confidencial. Para mayor certeza, las Partes se obligan a seguir el estándar de culpa leve para estos efectos.
La Partes reconocen que la Parte divulgadora sufrirá un daño irreparable en el evento de que la Parte receptora incumpla sus obligaciones en virtud del presente Instrumento. Por lo tanto, en caso de que la Parte receptora viole o incumpla cualquiera de los términos y condiciones de este Contrato, la Parte divulgadora podrá solicitar medidas cautelares y perseguir las demás responsabilidades penales, civiles y administrativas que puedan concurrir. De esta forma, la Parte receptora indemnizará completamente a la otra por todos los daños, costos, reclamos, impuestos, costas y gastos que provengan de tal incumplimiento, incluyendo los honorarios razonables de abogados y costas judiciales.
Se exceptúa del carácter de confidencialidad y reserva aquella Información que:
La Parte receptora pruebe que, al tiempo de su entrega por la Parte divulgadora, se encontraba en el dominio público, había sido desarrollada por la Parte receptora con anterioridad o fue puesta a su disposición por un medio y dueño legítimo distinto al indicado en este Contrato.
Con posterioridad a su entrega llegue a ser de dominio público, en cualquier forma que no signifique violación al contenido de este Contrato.
Sea dada a conocer con la aprobación por escrito de la Parte divulgadora o sea divulgada por la Parte divulgadora a terceros sin restricciones.
Las disposiciones del presente Contrato no se extienden a ninguna Información Confidencial que sea requerida por la ley, corte, tribunal, autoridad, organismo regulador o bolsa de valores para ser revelada. Sin embargo, previo a la divulgación que deba hacer la Parte receptora, ésta deberá notificar inmediatamente por escrito a la Parte divulgadora para que pueda solicitar las medidas necesarias tendientes a impedir o limitar el alcance de la necesidad de divulgar la Información Confidencial. Al realizar cualquier divulgación bajo este artículo, la Parte receptora sólo comunicará la Información Confidencial estrictamente necesaria para cumplir con el requisito aplicable.
Las obligaciones establecidas en esta disposición se mantendrán vigentes por el plazo de 5 años después de finalizado el presente Instrumento.
DÉCIMO SEGUNDA. Exclusión de garantías y defensa.
La Universidad/Centro/Instituto no ofrece ningún tipo de garantía respecto a la Tecnología Licenciada, ni garantiza que la información provista se encuentre libre de errores o defectos. La Universidad/Centro/Instituto no hace aseveración alguna con respecto al alcance o el potencial comercial, o la rentabilidad o los ingresos a generarse a partir de la Tecnología Licenciada; ni afirma que ésta pueda ser explotada por la Licenciataria sin infringir derecho alguno de terceros. La Universidad/Centro/Instituto no se obliga a defender ninguna reclamación por infracción por parte de un tercero. La Universidad/Centro/Instituto no garantiza que producto o servicio alguno que se encuentre dentro del alcance de la Tecnología Licenciada vaya a cumplir con los requerimientos específicos de la Licenciada o de cliente alguno de ésta. En definitiva, la universidad/centro/instituto no hace afirmación alguna ni entrega garantía alguna de ningún tipo con respecto a la propiedad intelectual licenciada en virtud del presente contrato y de manera expresa niega cualquier garantía de comerciabilidad o viabilidad para cualquier propósito específico o aplicación de uso concreto y cualquier otra garantía implícita en relación con las capacidades, la seguridad, la utilidad, el comercio, el uso o la aplicación comercial de la propiedad intelectual licenciada en virtud del presente contrato.
DÉCIMO TERCERA. Daños, Perjuicios e Indemnización.
Responsabilidad legal. La Universidad/Centro/Instituto no asumirá responsabilidad legal alguna ante la Licenciada o sus clientes y partes vinculadas en relación con cualquier daño especial, incidental, indirecto o consecuente que resultare de defectos de diseño, testeo, etiquetado, manufactura, distribución, venta, uso u otra aplicación de cualquier Producto Licenciado desarrollado, manufacturado, testeado, diseñado o vendido bajo el presente Contrato.
Indemnización. La Licenciada defenderá, indemnizará y eximirá de responsabilidad a la Universidad/Centro/Instituto con respecto a cualquier y toda demanda, exigencia o acción judicial, administrativa o de cualquier otra índole que surja en relación con cualquier infracción, lesión, pérdida o responsabilidad, o cualquier daño, de cualquier tipo, que surgiere como consecuencia, ya sea directa o indirecta, de la utilización de la Tecnología Licenciada, Know How o las solicitudes o patentes de invención que la comprendan, acorde al presente Contrato, o del uso, la explotación, la distribución o la venta de Producto(s) Licenciado(s).
Notificación de reclamaciones. La Licenciada notificará a la Universidad/Centro/Instituto a la mayor brevedad posible acerca de toda reclamación que la involucre y proveerá cualquier información que la ésta solicite para la evaluación de cualquier reclamación de esta índole.
DÉCIMO CUARTA. Vigencia y Terminación anticipada.
Vigencia y duración. Este Contrato entrará en vigor a partir de la suscripción, o en el evento de que se requiriese de un acto administrativo por la naturaleza de alguna de las partes, desde que dicho acto esté perfeccionado, y su duración será por el plazo de vigencia estipulado en la cláusula cuarta.
Terminación Anticipada. El Licenciante podrá terminar anticipadamente el presente Contrato sin causa alguna, en cualquier momento y sin derecho a indemnización a la Licenciataria, en los siguientes casos:
Incumplimiento en los pagos de regalías. El contrato terminará ipso facto, sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de incumplimiento por parte de la Licenciataria en efectuar el pago a la Universidad/Centro/Instituto de cualquier monto exigible en virtud de lo establecido en el presente Contrato, y siempre que la Licenciada no pague las sumas adeudadas dentro del plazo xx xxxx (10) días hábiles contado desde la fecha de remisión de una carta certificada de parte de la Universidad/Centro/Instituto en la cual expresamente se le requerirá el pago por los conceptos adeudados.
Incumplimiento a obligaciones de Informes de Regalías: De acuerdo a lo indicado en la cláusula séptima del presente Instrumento, en el evento en que la Licenciada entregase informes incompletos, con información falsa o con errores de cálculo relevantes, el contrato terminará ipso facto, sin necesidad de declaración judicial previa y en la fecha en que la Universidad/Centro/Instituto remita por escrito a la licenciataria una notificación que dé cuenta de dicha falta.
Incumplimiento a obligaciones de confidencialidad: En el evento en que la Licenciada incumpliese con alguna de las obligaciones indicadas en la cláusula decimoprimera del presente instrumento el contrato terminará ipso facto, sin necesidad de declaración judicial y en la fecha en que la Universidad/Centro/Instituto remita por escrito a la Licenciataria una notificación que dé cuenta de dicha falta.
Incumplimiento en la ejecución del ANEXO 2. En caso de incumplimiento por parte de LA LICENCIATARIA en la ejecución de las actividades del ANEXO 2 denominado “Hitos de desarrollo y comercialización de la Tecnología”, se entenderá que ésta ha incumplido las obligaciones que le impone este Contrato. En tal caso, la Licenciada podrá subsanar tal incumplimiento dentro del plazo que Universidad/Centro/Instituto le fije. Extinguido dicho plazo sin que la Licenciada hubiese subsanado el incumplimiento observado se entenderá que el presente contrato terminará ipso facto, por el sólo ministerio de la Ley, sin necesidad de declaración judicial previa.
Uso indebido. En caso de que la Licenciada hiciere uso indebido de la Tecnología Licenciada, vale decir, fuera de los términos y limitaciones impuestas en el presente Contrato, el Contrato terminará ipso facto, por el sólo ministerio de la Ley, sin necesidad de declaración judicial previa en la fecha en que la Universidad/Centro/Instituto remita por escrito a la Licenciataria una notificación que dé cuenta de dicha falta.
Insolvencia. En el caso que la Empresa se encuentre en proceso de liquidación o sea permanente insolvente el Contrato terminará ipso facto, por el sólo ministerio de la Ley, sin necesidad de declaración judicial previa en la fecha en que la Universidad/Centro/Instituto remita por escrito a la Licenciataria una notificación que dé cuenta de ello.
Terminación por parte de la Licenciada. La Licenciada podrá dar térmno al presente contrato sin causa alguna, en cualquier momento y sin derecho a indemnización a Universidad/Centro/Instituto bastando para ello entregar una notificación por escrito a la Universidad/Centro/Instituto con un plazo no menor a tres (3) meses de antelación a la fecha en la que la Licenciada desea que dicha terminación se haga efectiva.
En caso de término por parte de la Licenciada conforme a la presente cláusula, ésta acuerda, en caso de que la Universidad/Centro/Instituto lo solicite, hacerle llegar toda información existente que apoye el registro del(los) Producto(s) Licenciado(s) en las respectivas áreas ante cualquier entidad regulatoria relevante cuya autorización se requiera para la comercialización de dicho(s) Producto(s) Licenciado(s). La Universidad/Centro/Instituto tendrá el derecho no restringido de entregar dicha información a terceros.
En caso de que la Licenciada haga uso de su derecho de terminación del Contrato, se encontrará impedida de comercializar los Producto(s) Licenciado(s), o productos equivalentes, sucedáneos o que los reemplacen, por un plazo de cinco (5) años, contado desde la fecha de terminación de este Contrato de Licencia.
No renuncia. El hecho de que la Universidad/Centro/Instituto, en cualquier momento, o durante cualquier periodo de tiempo, no exija el cumplimiento de cualquier obligación que el presente Contrato impone a la Licenciataria no se considerará una renuncia a dicha obligación ni tampoco una renuncia de su parte al derecho de exigir su cumplimiento.
Vigencia de obligaciones con posterioridad a la terminación del contrato de licencia. Las obligaciones de la Licenciada respecto de la Universidad/Centro/Instituto impuestas en virtud de lo establecido en las cláusulas sexta, séptima en lo referido al método de pago y pagos atrasados, octava, novena, duodécima, décima tercera y décima cuarta del presente Contrato, seguirán teniendo vigencia de manera posterior a la terminación del presente Contrato.
Acciones legales. En los casos en los cuales el contrato se entienda terminado por el sólo ministerio de la Ley, la Universidad/Centro/Instituto podrá perseguir la indemnización de perjuicios respectiva por concepto de incumplimiento de contrato.
Licencias en caso de término anticipado. En el evento en que el contrato termine de manera anticipada, ya sea por el sólo ministerio de la Ley, previo acuerdo de las Partes, por resolución judicial o por la Licenciada, ésta se obliga a otorgar en favor de la Universidad/Centro/Instituto una licencia exclusiva, con fines comerciales y no comerciales a nivel mundial, de todas las mejoras que hubiere efectuado a la Tecnología Licenciada, se encuentren o no ellas protegidas mediante derechos de propiedad intelectual o industrial.
DÉCIMO QUINTA. Derechos de propiedad sobre la Tecnología Licenciada.
La Empresa reconoce que la Tecnología Licenciada fue creada por y le pertenece a la Universidad/Centro/Instituto. De esta manera, nada en este Acuerdo comprenderá una cesión de los derechos de propiedad que tiene la Universidad/Centro/Instituto sobre la Tecnología Licenciada a la Empresa. Asimismo, la Empresa se obliga a no intentar patentarlo, ni protegerlo mediante cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial en Chile u otro país, ni por sí ni por interpósita persona, ni a intentar, directa o indirectamente, objetar, anular, hacer caducar, etcétera, los derechos sobre la tecnología.
DÉCIMO SEXTA. Comunicaciones.
Las Partes acuerdan que todas las comunicaciones formales que recíprocamente procedieren, deberán realizarse por escrito en los domicilios indicados al inicio de este Contrato. No obstante, cuando se trate de materias de mera gestión las comunicaciones podrán realizarse por correo electrónico o telefónicamente en las direcciones o números telefónicos previamente designados por las Partes para estos efectos.
Para estos efectos, la Universidad/Centro/Instituto designa como su representante a …. ………. ……. ………….. ……………… …………………..quién podrá ser reemplazado por quien él determine.
Por su parte, la Empresa designa como su representante a …. …………… ……………… ………… ……. …………..….. quién podrá ser reemplazado por quien él determine.
DÉCIMA SÉPTIMA. Domicilio y Resolución de Controversias.
En caso de cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este convenio o cualquier otro motivo las Partes se comprometen a realizar todos los esfuerzos razonables para resolverlo de forma amistosa, mediante negociaciones y discusiones directas entre las personas autorizadas por cada parte al efecto.
Si un acuerdo amistoso no fuera posible, para todos los efectos derivados del presente instrumento, las partes designarán de común acuerdo a un árbitro para que resuelva las controversias. Si no existe acuerdo en la designación del árbitro, ella será efectuada por la justicia ordinaria, en cuyo caso el árbitro será mixto o de derecho, según acuerden las partes, o el mismo árbitro en subsidio.
DÉCIMA OCTAVA. Personería y copias.
La personería de ….. …………. …………………… para actuar en representación de la Universidad/Centro/Instituto consta en ……. …………. ………….
La personería de …….. ……………………. para actuar en representación de la Empresa consta en ……………………………… ……………………
Se firma el presente contrato en cuatro (4) ejemplares, quedando dos (2) ejemplares en poder de cada Parte.
_______________________________ [Nombre] [Cargo] Universidad/Centro/Instituto |
_______________________________ [Nombre] [Cargo] [Empresa] |
xxx.xxxxxxx.xxx
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