특허 개혁을 위한 미국 특허법(Title 35) 개정을 위한 법 미국 연방 의회 상·하원에 의하여 다음과 같이 제정된다.

U.S.A

미국 발명법

Xxxxx-Xxxxx America Invents Act

미국 제112차 연방의회

제1조 약칭 및 목차 1

제2조 xx 2

제3조 xxxx의 3

제4조 발명자 선서 또는 xx 14

제5조 특허권 침해 주장에 대해 선 상업적 실시에 기초한 항변 18

제6조 등록후 xx 절차 21

제7조 특허xxx 41

제8조 특허 등록 전 제3자에 의한 xx 제공 44

제9조 재판지 45

제10조 수수료 결정 권한 46

제11조 특허 서비스 수수료 50

제12조 보충 심사 57

제13조 xx 협약 60

제14조 xxxx에 속하는 것으로 간주되는 세금 전략 60

제15조 xx 실시예 xx 61

제16조 특허 표시 62

제17조 변호사의 자문 63

제18조 xx 방법 특허를 위한 과도기 프로그램 63

제19조 관할권과 절차xx xx 66

제20조 기술적 개정 68

제21조 xxx의 출장비 및 급여 72

제22조 특xxx청 기금 72

제23조 위성사무소 73

제24조 디트로이트 위성사무소의 xx 75

제25조 중요 xx에 xx xx 심사 75

제26조 특허의 xx에 관한 xx 75

제27조 유전자 검사에 관한 xx 76

제28조 중소기업을 위한 특허 옴브즈만 프로그램 77

제29조 특허출원인 다양성 xx 방안 마련 77

제30조 연방 의회의 의도 77

제31조 중소기업을 위한 국제 특허 xx에 관한 특xxx청의 xx 77

제32조 무료 법률 자문 프로그램 78

제33조 특허 등록의 제한 78

제34조 특허 xx에 관한 xx 79

제35조 발효일 80

제36조 예산의 xx 80

제37조 특허권 존속기간 연장 xx을 위한 60일 기간의 xx 80

미국 발명법

제 1 회기

2011년 1월 5일 수요일 워싱턴시에서 개회

특허 개혁을 위한 xx 특허법(Title 35) 개정을 위한 법 미국 연방 의회 상·xx에 의하여 다음과 같이 xx된다.

제1조 약칭 및 목차

(a) 약칭 – 이 법은 “Xxxxx-Xxxxx America Invents Act”로 부를 수 있다.

(b) 목차 – 이 법의 목차는 다음과 같다. 제1조 약칭, 목차

제2조 xx

제3조 xx원xx

제4조 발명자 선서 또는 xx

제5조 특허권 침해 주장에 대해 선 상업적 실시에 기초한 항변 제6조 등록후 xx 절차

제7조 특허xxx

제8조 특허 등록 전 제3자에 의한 xx 제공 제9조 재판지

제10조 수수료 결정 권한 제11조 특허 서비스 수수료 제12조 보충 심사

제13조 xx 협약

제14조 xxxx에 속하는 것으로 간주되는 세금 전략 제15조 최선 실시예 xx

제16조 특허 표시

제17조 변호사의 자문

제18조 xx 방법 특허를 위한 과도기 프로그램 제19조 관할권과 절차xx xx

제20조 기술적 개정

제21조 xxx의 출장비 및 급여 제22조 특xxx청 기금

제23조 위성사무소

제24조 디트로이트 위성사무소의 xx 제25조 중요 xx에 xx xx 심사 제26조 특허의 xx에 관한 xx 제27조 유전자 검사에 관한 xx

제28조 중소기업을 위한 특허 옴브즈만 프로그램 제29조 특허출원인 다양성 xx 방안 마련 제30조 연방 의회의 의도

제31조 중소기업을 위한 국제 특허 xx에 관한 특xxx청의 xx 제32조 무료 법률 자문 프로그램

제33조 특허 등록의 제한 제34조 특허 xx에 관한 xx 제35조 발효x

x36조 예산의 xx

제37조 특허권 존속기간 연장 xx을 위한 60일 기간의 xx

제2조 xx

이 법은 다음과 같이 xx한다.

(1) 청장 – “청장”은 미국 상무부 xxxx 담당 차관 및 미국 특xxx청의 청 장을 xx한다.

(2) 청 – “청”은 미국 특xxx청을 xx한다.

(3) 특xxx자문위원회 - “특xxx자문위원회”란 xx 특허법(Title 35 of the United States Code) 제5조 (a)항에 따라 설립된 “특xxx자문위원회”를 의

미한다.

(4) 1946년 상표법(Trademark Act of 1946) – “1946년 상표법”xx 1946년 7월 5일에 xx된 “국제 협정을 이행하고, 기타 다른 목적을 xx하기 위해 제 정된, xx에 xx되는 xx의 등록 및 xx를 위한 법률(15 U.S.C. 1051 et seq.)”을 xx한다. 동 법은 보통 “1946년 상표법” 또는 “Lanham 법”이라 고 칭해진다.

(5) 상xxx자문위원회 –“상xxx자문위원회”란 xx 특허법 제5조 (a)항에 따 라 설립된 특xxx자문위원회를 xx한다.

제3조 xx원주의

(a) xx – xx 특허법 제100조를 다음과 같이 개정한다.

(1) (e)항에서 “또는 제311조의 당사자계 재심사”를 삭제하고,

(2) 문장의 끝에 다음과 같이 추가한다.

(f) ‘발명자’는 발명의 xx(subject matter)을 발명 또는 발견한 개인 또는 공동발명의 xx 그 개인들 전체를 xx한다.

(g) ‘공동발명자’란 공동 발명의 xx을 발명 또는 발견한 자들 중 어느 1인 을 xx한다.

(h) ‘xxx구계약’xx xx발명 분야의 실험, 개발, xx를 xx하기 위해 2인 이상의 개인xx xx이 체결한 서면 계약, 연구비 xx 협약 또는 협 력 계약을 xx한다.

(i) (1) 특허 또는 특허출원에서 xx발명을 위한 ‘xxx원일’xx 다음 중 xx를 xx한다.

(A) (B)가 적용되지 않는 xx, 그 발명에 xx 청구항을 포함하는 해당 특허 또는 특허출원의 실제 출원일

(B) 그 발명에 관하여 제119조, 제365조 (a)항xx (b)항에 따른 xxx 또는 제120조, 제121xxx 제365조 (c)항에 따른 선출원일의 xx을 갖 는 특허 또는 특허출원의 xx 가장 빠른 출원일을 xx한다.

(2) 재등록 출원 또는 재등록 특허에서 xx발명의 xxx원일은 해당 발 명에 xx 청구항x x등록하고자 하는 특허에 포함되어 있었던 것으로 보

고 결정된다.

(j) ‘xx발명(claimed invention)’은 특허 또는 특허출원에서의 청구항에 의하여 xx된 xx을 xx한다.

(b) 특허 xx

(1) 개관 – xx 특허법 제102조를 다음과 같이 개정한다.

“제102조. 특허 xx, xxx”

(a) xxx, xxxx – 다음 각 호의 xx에 해당하지 않으면 특허를 받을 수 있다.

(1) xx발명의 xxx원일 전에 특허되었거나, 간행물에 xx되었거나, xx 되었거나 판매되었거나 또는 그 외에 xx이 이용할 수 있었던 xx

(2) xx발명이 제151조에 따라 등록된 특허 또는 공개되었거나 제122조 b항 에 따라 공개된 것으로 간주되는 특허출원에 xx되어 있으면서, 그 특허나 출원이 다른 발명자를 xx하고 있으며, 그 xx발명의 xxx원일 전에 x x하게 출원되었던 xx

(b) 예외

(1) xx발명의 xxx원일 전 1년 이내에 이루어진 개시 – 다음의 xx에 해당하는 xx, xx발명의 xxx원일 전 1년 이내에 이루어진 개시는 그 xx발명에 대하여 제102조 (a)항 (1)호에 따른 xxxx을 xxx지 않는다.

(A) 그 개시가 그 발명자나 공동발명자 또는 그 발명자나 공동발명자로부 터 직·간접적으로 개시된 xx을 획득한 타인에 의하여 이루어진 xx

(B) 그러한 개시 전에 그 xx이 그 발명자나 공동발명자 또는 발명자나 공동발명자로부터 직·간접적으로 개시된 xx을 획득한 타인에 의하여 xxx히 개시되었던 xx

(2) 출원과 특허에 나타난 개시 – 다음의 xx에 해당하는 xx 그 개시는 제 102조 (a)항 (2)호에 따른 xxxx을 xxx지 않는다.

(A) 그 개시된 xx이 발명자나 공동발명자로부터 직·간접적으로 획득된

(B) 그 개시된 xx이 제102조 (a)항 (2)호에 따라 xx하게 출원되기 전 에 xx 해당 발명자나 공동발명자 또는 그들로부터 직·간접적으로 개시 된 xx을 획득한 타인에 의해 xxx히 개시되었던 xx

(c) xxx구계약에 따른 공동 소유권 – (b)항 (2)호 (C)목을 적용함에 있어서 다 음의 xx에 해당하는 xx에는 개시된 xx과 xx발명은 동일인에 의하여 xx 되었거나 동일인에게 양도해야 할 xx가 있었던 것으로 본다.

(1) 해당 xx발명의 xxx원일 또는 그 전에 유효한 xxx구계약에 xx 1 이상의 당사자들에 의하여 또는 그들을 xx하여 그 개시된 xx이 개발되 었고 해당 xx발명이 이루어졌던 xx

(2) 해당 xx발명이 xxx구계약의 범위 내에서 xx된 xx의 결과로서 이루어진 xx

(3) 해당 xx발명에 xx 특허출원이 xxx구계약 당사자들의 이름을 xx 하고 있거나 그렇게 되도록 xx된 xx

(d) xxxx로 유효한 특허 및 공개출원 – 특허나 특허출원이 제102조 (a)항 (2) 호에 따라 xx발명에 대해 xxxx이 되는지의 여부를 결정함에 있어서, 해 당 특허나 출원은 그 특허나 출원에 기재된 모든 xx에 관하여 다음 xx의 xx의 출원일에 xx하게 출원되었던 것으로 본다.

(1) (2)호가 적용되지 않는다면 해당 특허나 특허출원의 실제 출원일

(2) xx 이상의 선출원에 근거하여, 제119조, 제365조 (a)항 또는 (b)항에 따 라 xxx을 주장하거나 제120조, 제121조 또는 제365조 (c)항에 따라 xx xx의 xx을 주장하는 특허나 특허출원의 xx 해당 xx을 xx하고 있는 출원 중에서 가장 빠른 출원일

(2) xxx구촉진법(CREATE ACT)의 입법 목적 xx – 제102조 (c)항은 2004년 에 xx되었으며, 그 개정에 있어 xx 특허법 제 102조 (c)항의 제한을 받

는 xxx구촉진법(Cooperative Research and Technology Enhancement Act)의 입법 목적과 같이 xxx구를 촉진하기 위해 마련되었다. 이에 특 xxx청은 xxx구촉진법 의 입법 xx에 비추어 일관성 있게 미국 특허 법 제102조 (c)항을 적용해야 한다.

(3) xx 개정 – xx 특허법 제10장 제102조의 xx을 다음과 같이 개정한다. “제102조 특허성 xx; xxx”

“제103조 특허성 xx: 비자명한 xx”

“xx발명이 제102조에서 제시된 바와 xx하게 개시되지 않았다 하더라도, 그 xx발명과 xxxx의 차이가 xx발명 전체로서 xx발명의 xxx원 일 전에 xx발명이 속하는 분야에서 통상의 xx을 xx 자에게 xx하였다 면 그 xx발명은 특허를 받을 수 없다. 특xxx 그 발명이 이루어진 xx 에 의하여 xx되어서는 안 된다.”

(d) 외국에서 만들어진 발명에 xx xx 폐지 – xx 특허법 제10장의 제104조 및 (제10장에 xx 조문 목차에서) 제104조와 관련된 xx을 삭제한다.

(e) 법정발명등록(SIR)의 폐지

(1) 개관 – xx 특허법 제10장의 제157조와 제157조와 관련된 xx을 삭제 한다.

(2) 전후 참조의 삭제 – 제111조 (b)항 (8)호의 xx 중 “제115조, 131조, 135 조, 157조”를 삭제하고 “제131조와 135조”를 삽입한다.

(3) 발효일 – 이러한 개정 xx은 본 개정법의 xx일로부터 18개월이 경과 한 이후에 발효되며, 그러한 발효일 이후에 출원된 모든 법정발명등록 x x에 적용된다.

(f) 발명자와 공동발명자를 위한 선출원일 –xx 특허법 제120조에서 “xx된 발

xx 또는 발명자들에 의하여 출원된”을 삭제하고 “발명자 또는 공동발명자를 xx한”을 삽입한다.

(g) xx 개정

(1) xxx – xx 특허법 제172조에서 “그리고 제102조 (d)항에 xx된 시 간”을 삭제한다.

(2) 구제(remedies)의 제한 – xx 특허법 제287조 (c)항 (4)호에서 “ ~에 앞

서 가장 빠른 xxx원일”을 삭제하고 “~전에 xxx원일을”을 삽입한다.

(3) 미국을 지정한 국제출원 – xx 특허법 제363조에서 “이 법x x102조 (e)항에 xx xx된 xx를”을 삭제한다.

(4) 국제출원의 공개: 효과 – xx 특허법 제374조에서 “제102조 (e)항 및 제 154조 (d)항”을 삭제하고 “제154조 (d)항”을 삽입한다.

(5) 국제출원에 대해 등록된 특허: 효과 – xx 특허법 제 375조 (a)항의 두

번째 문장의 “이 법 제102조 (e)항에 따라”를 삭제하고 “그러한”을 삽입한다.

(6) xxx의 제한 – xx 특허법 제119조 (a)항에서 “; 그러나 특허는 허여 되지 않는다”부터 “그러한 출원의 1년 전에”까지 삭제한다.

(7) 연방 정부의 xx을 받은 발명 – 35 U.S.C. 제202조 (c)항을 다음과 같이 개정한다.

(A) 제2호에서

– (i) “공개, 판매 또는 xx”부터 “미국에서 취득한”까지를 삭제하고 “제 102조 (b)항에 언급된 1년의 기간은 그 2년의 기간이 끝나기 전에 종 료된다”를 삽입한다.

– (ii) “법정 기간의 종료 전에”를 삭제하고 “그 1년의 기간이 종료되기 전에”를 삽입한다.

(B) 제(3)호에서 “공개, 판매 또는 xx으로 인해 이 법에 따라 발생할 수 있는 어떤 법정 xxx”을 삭제하고 “제102조 (b)항에 언급된 1년 기 간의 만료”를 삽입한다.

(h) 파생 특허

(1) 개관 – 35 U.S.C. 제291조를 다음과 같이 개정한다.

제291조 파생 특허(derived patent)

(a) 개관 – 특xxx는 동일한 발명을 xx하면서 보다 빠른 xxx원일을 갖는 다른 특허의 권리자에 대하여, 그 다른 특허에 xx된 발명이 본 항 에 따라 구제를 구하는 자에 의하여 xx된 특허의 xx발명의 발명자로부 터 파생되었다면 민사xx에 의하여 구제를 받을 수 있다.

(b) 제소 제한 – 이 xx에 따른 xx은 파생되었다고 주장된 발명에 xx 청구항을 포함하면서 그 발명을 파생하였다고 주장된 자를 발명자나 공동 발명자로 xx한 xx 특허의 등록일 후 1년 이내에만 xx될 수 있다.

(2) xx xx – xx 특허법 제29장 제291조의 xx을 다음과 같이 개정한다.

“제291조 파생 특허”

(i) 파생절차 – xx 특허법 제135조는 다음과 같이 개정한다.

“제135조 파생절차”

(a) 절차의 개시 - 출원인은 파생절차를 개시하는 신청서를 특xxx청에 xx 할 수 있다. 그 신청서는 선출원에 xx된 발명자가 신청인의 출원에 xx된 발명자로부터 xx발명을 파생하였으며, 아무런 xx없이 그 발명을 xx하는 선출원이 xx되었다는 점에 xx 근거를 상세히 제시xxx 한다. 그러한 신 청서는 발명에 xx 선출원의 청구항과 xx하거나 실질적으로 동일한 발명에 xx 청구항에 관한 xx의 공개일로부터 1년 이내에만 xx될 수 있으며, 선 서에 따라 이루어져야 하며, 실질적인 증거에 의하여 뒷받침되어야 한다. x x 정에 따라 xx된 신청서가 이 파생절차를 개시하기 위한 xx을 만족한다고 판단되는 xx, 청장은 파생절차를 개시할 수 있다. 파생절차의 개시 여부에 관 한 청장의 결정은 xx적인 것이며 항소될 수 없다.

(b) 특허xxx에 의한 결정 – (a)항에 따라 개시된 파생절차에서 특허xxx은 선출원에 xx된 발명자가 신청인의 출원에 xx된 발명자로부터 xx발명을 파생하였는지 및 그 발명을 xx한 선출원이 아무런 xx없이 출원되었는지를

결정한다. 특허xxx은 적절한 xx에서 계쟁 중인 출원 또는 특허에 있는 발 xx의 xx을 xx할 수 있다. 청장은 파생절차의 xx에 xx xx을 제시하 는 규칙을 xxxxx 한다.

(c) 결정의 xx - 특허xxx은 청장이 xx의 xx이 된 xx발명을 포함하는 특허를 등록한 날 후 3개월까지 파생절차 xx에 xx 조치를 xx할 수 있다. 또한, 특허xxx은 선출원의 특허가 관여된 xx 특허법 제30, 31 또는 32장에 따른 절차의 종료 시까지 파생절차 xx에 xx 조치를 xx하거나 그 xx이 개시된 후의 절차를 중지할 수 있다.

(d) xx 결정의 효과 - 특허xxx의 xx 결정이 특허출원에 있는 청구항에 불리한 xx, 그 결정은 그 청구항에 xx 특허xxx의 xx 거절을 xxx다. 특허xxx의 xx 결정이 특허에 있는 청구항에 불리한 xx, 그 결정에 xx 항소나 다른 재고가 취해지지 않았거나 취해질 수 없었다면, 그 결정은 그 xx 항의 삭제를 xxx며, 그러한 삭제에 관한 통지는 그 삭제 후에 배포되는 특허 의 사본에 기입되어야 한다.

(e) 화해 – (a)항에 따라 개시된 절차의 당사자들은 다툼이 된 xx발명의 올바 른 발명자에 관한 당사자들의 합의를 반영한 서면 진술서를 xx하여 그 절차 를 종료할 수 있다. 특허xxx은 그 합의가 기록상 증거와 일치하는 것으로 xx되면 그 합의와 일치하는 조치를 취xxx 한다. 당사자들의 서면 화해 또 는 xx은 청장에게 xx되어야 한다. 그 절차의 당사자의 xx에 따라 그 화 해 또는 xx은 xx비밀xx로 취급되어야 하며, xx 특허나 출원의 서류와 분리하여 xx되어야 하며, 서면으로 xx하는 xxx관 또는 충분한 이유를 소xx 자에게만 제공된다.

(f) xx – (a)항에 따라 개시된 절차의 당사자들은 규칙에 따라 청장에 의하여 지정된 기간 내에 당해 다툼 또는 다른 xx 사항을 xx로 종결시킬 수 있다. 그러한 xx는 본 xx에 부합하는 한도에서 연xxx법(Title 9) xx의 적용 을 받는다. 그 당사자들은 청장에게 xxxx서를 통지xxx 하며, 그 xx서

는 그 xx 당사자 간에 xx 쟁점을 결정하는 것이어야 한다. 그 xxxx서 는 그러한 통지가 될 때까지는 xx하지 않다. 이 xx은 청장이 그 절차와 관 련된 xx발명의 특허성을 판단하는 것을 배제하지 않는다.

(j) ‘저촉심사’라는 표현 삭제 – (1) xx 특허법 제134, 145, 146, 154 및 305조 에 명시되어 있는 “특허심판저촉부”를 xx 삭제하고 xx “특허xxx”을 삽입한다.

(2) (A) xx 특허법 제146조를 다음과 같이 개정한다.

(i) “저촉심사”를 삭제하고 “파생절차”를 삽입

(ii) “당해 저촉심사”를 삭제하고 “당해 파생절차”를 삽입

(3) xx 특허법 제134조의 xx을 다음과 같이 개정한다.

“제134조 특허xxx에의 불복”

(4) xx 특허법 제146조를 다음과 같이 개정한다.

“제146조 파생 절차의 민사 xx”

(5) 이와 관련해 xx 특허법 제12장의 제134조 및 135조의 xx을 다음과 같이 개정한다.

“제134조 특허xxx에의 불복” “제135조 파생 절차”

(6) xx 특허법 제 13장의 제146조를 다음과 같이 개정한다. “제146조 파생 절차의 xx에 있어 민사 xx”

(k) 소멸 xx

(1) 개관 – xx 특허법 제 32조는 세번째와 네번째 문장 사이에 다음x x 장을 삽입하는 것으로 개정한다. “이 조항에 근거한 xx은 해당 소xx 근 거가 된 위법 행위가 발생한 날로부터 10년이 되는 날 또는 해당 소xx 근

거가 된 위법 행위가 제2조 (b)항 (2)호 (D)목에 근거해 xx된 규칙에 따라 특xxx청의 직원에게 알려진 날로부터 1년이 되는 날 중 먼저 xx하는 날 이전에 개시되어야 한다.

(2) 의회에의 보고 – 청장은 2년에 한번씩 xx과 xx의 법사위원회에 xx 특허법 제2조 (b)항 (2)호 (D)목에 근거해 xx된 xx에 따라 특xxx청의 직원에게 알려진 사건들에 xx 간단한 xx을 담은 보고서를 xx해야 한 다. 이 보고서에는 특xxx청을 상대로 한 위법 행위가 있었으나 개정된 제 32조 네번째 문장에 의하여 xxx 소멸xx에 따라 xx이 만료됨에 따라 xx을 xx할 수 없었다는 xx에 xx 실질적인 증거도 반영해야 한다.

(3) 발효일 – (1)호에 의하여 개정된 xxx x 법이 xx된 날 이전에 xx 특허법 제32조에 근거해 절차를 개시할 수 있는 xx이 경과하지 않은 모든 xx에 적용된다.

(l) 중소기업 xx

(1) xx – 이 항에서

(A) “법무실장”은 중소기업청의 법무실장을 xx한다.

(B) “총괄변호사”는 미국 특xxx청의 총괄변호사를 xx한다.

xx된 xx와 같다.

(2) xx

(A) 개관 – xx개혁실장은 총괄변호사와 협의하여 xx 특허법에 근거해 특허를 부여함에 있어 선발xx의를 포기하고 선출원주의를 xx하는 것 이 중소기업에 어떠한 xx을 미치는지에 관한 xx를 실시해야 한다.

(B) xx 분야 – (A)목에 근거해 xx하는 xx에는 발명일 xx을 제외하 는 것의 xx과 더불어 다음의 xx을 포함해야 한다.

(i) 선출원주의로의 변화가 중소기업의 특허 획득 능력 및 특허 획득 x x에 미치는 xx

(ii) 선출원주의로의 변화가 중소기업이 아닌 특허출원인과 비교했을 때 중소기업인 특허출원인의 불이익을 만들거나 xx하거나 악화시킬 것x x 여부 및 중소기업이 아닌 특허출원인과 비교했을 때 중소기업인 특

허출원인의 xx을 만들 것인지 여부

(iii) 선출원주의로의 변화에 의한 중소기업에의 xx 절감 및 기타 xx 적 xx

(iv) 출xxx xx 특허법 하에서 특허를 받을 수 있는지 여부를 결정 하는 대체적 수단의 중소기업에게의 가능성, xx 및 xx

(3) 보고 – 법무실xx 이 법이 xx된 날로부터 1년 내에 xx의 중소기업 위원회와 법사위, xx의 중소기업위원회와 법사위에 (2)호에 의한 xx 결 과에 관한 보고서를 xx해야 한다.

(m) xxxx권리에 관한 보고

(1) 개관 – 이 법이 xx된 날로부터 4개월 내에 청장은 xxx의 xx된 국가 들의 xxxx권리의 xx에 관한 청장의 이해와 조언x x·xx 법사위원회 에 xxxxx 한다. 그 보고서에는 다음과 같은 xx이 포함되어야 한다.

(A) 미국의 특허법과 EU xx국가, 일본, 캐나다 및 호주를 포함한 다른 xxx 특허법의 비교

(B) xx된 국가들에서 xxxx권리가 xx 속도에 미치는 xx의 분석

(D) xxx권이 중소기업, xx, 개인 발명가에게 미치는 xx에 관한 분석

(E) 특허법에 xx비밀보호법(trade secret law)을 추가함으로써 발생할 수 있는 법적, 헌법적 쟁점 분석

(F) 선출원주의로의 변화가 xxxx권리의 특별한 필요를 유발하는지 여 부에 관한 분석

(2) 다른 xx과의 협의 – (1)호에 의하여 필요한 보고서를 준비함에 있어서 청장은 미국무역대표부, 국무부 xx 및 법무부 xx과 협의해야 한다.

(n) 발효일

(1) 개관 – 이 조항에서 xx xx하지 않는 한, 이 조항의 개정 xxx x 법의 xx일로부터 18개월의 기간이 만료하는 시점부터 효력을 발생하며, 다 음과 같은 xx을 포함하고 있거나 어느 때이든 포함하고 있었던 모든 특허

출원과 그로부터 비롯된 모든 특허에 적용된다.

(A) xx 특허법 제100조 (i)항에서 xx된 xxx원일을 가지고 그 날이 이 항에서 xx하고 있는 발효일 이후인 xx발명에 xx 청구항

(B) (A)목과 같은 청구항을 포함하고 있거나 어느 때이든 포함하고 있었던 특허나 특허출원에 xx xx 특허법 제120조, 121조 또는 365조 (c)항에 따른 구체적 xx

(2) 저촉 특허 – xx 특허법 제102조 (g)항, 135조, 291조는 이 항의 (1)호에 xx된 발효일 전에 발효되기 때문에 특허출원 및 그로부터 비롯된 모든 특 허의 각 청구항에 적용되고, 그 특허출원 또는 특허가 다음 중 xx를 포함 하거나 어느 때이든 포함하고 있었던 xx 이 조항의 개xxx 또한 적용된 다.

(A) xx 특허법 제100조 (i)항에 근거한 xxx원일이 본 항 (1)호에서 규

xx 발효일 전인 발명에 xx 청구항

(o) 연방의회의 이해 – 연방 의회가 미국의 특허 체계를 “선발xx의”에서 “xx 원주의”로 xx하는 것은 발명자에게 그들이 발견에 대해 제한된 기간 xx 배 타적 권리를 부여함으로써 과학 및 xxx xx의 발전을 촉진하고, 더불어 그 발견에 대한 배타적 권리의 부여로부터 제공되는 xx의 범위에 관하여 발명자 에게 명확함을 제공하기 위함이다.

(p) 연방의회의 이해 – 연방 의회는 미국의 특허 체계를 “선발xx의”에서 “선 출원주의”로 xx함으로써 미국의 특허 체계가 발전할 수 있으며, 미국이 무역 을 하고 있는 xxx의 거의 모든 xx들이 공통적으로 xxx고 있는 특허 체계와 미국 특허 체계의 조화를 이룸으로써 발명자의 배타권을 보장하는데 xx되는 법적 절차에 있어 국제적인 통일성과 확실성을 보다 더 꾀할 수 있 다고 본다.

제4조 발명자 선서 또는 xx

(a) 발명자 선서 또는 xx

(1) 개관 – xx 특허법 제115조를 다음과 같이 개정한다.

“제115조 발명자 선서 또는 xx”

(a) 발명자 xx; 발명자 선서 또는 xx – 제111조 (a)항에 따라 출원되었거나 제371조에 따라 국내단계를 시작하는 특허출원은 출원에 xx된 모든 발명에 대하여 발명자의 이름을 포함하거나 포함xxx xx되어야 한다. 이 조항에서 xx xx하지 않는 한, 특허출원의 xx발명에 관한 발명자나 공동발명자x x 개인은 해당 출원에 관하여 발명자 선서 또는 xx을 xxx 한다.

(b) 필요한 xx xx – (a)항의 선서 또는 xx에는 다음의 xx xx가 포함되 어야 한다.

(1) 이 출원은 선xxx나 xx인에 의하여 이루어졌거나 그 자에 의하여 x x되어 이루어진 것이다

(2) 본인 자신이 출원에 있는 xx발xx 원 발명자 또는 원 공동발명자라고

믿는다.

(d) 대체 xx

(1) 개관 – 특허출원인은 (a)항의 선서 또는 xx xx에 xx (2)호에 xx 된 xx 및 청장이 규칙으로 xx하는 다른 추가 xx에 대체 xx을 제공할 수도 있다.

(2) 대체 xx이 허용되는 xx – 다음의 xx에 해당하는 xx에는 (1)호의 대체xx이 허용된다.

(A) 발명자 선서 또는 xx을 해야 하는 자가 다음 중 xx의 이유로 (a) 항에 따른 선서 또는 xx을 할 수 없는 xx

(i) 사망한 xx

(ii) 법적 무능력자로 된 xx

(iii) 상당한 노력에도 불구하고 발명자의 xx가 파악이 되지 않거나 연

락이 닿지 않는 xx

(B) 발명을 양도해야 할 xx가 있는 자가 (a)항에 따른 선서 또는 xx을 하지 않겠다고 거부한 xx

(3) xx – 이 항의 대체 xx은 다음 xx를 포함xxx 한다.

(A) 대체 xx이 적용되는 자의 xx

(B) (a)항의 선서 또는 xx을 xx하여 대체 xx을 할 수 있는 근거가 되는 xx

(e) xxxx의 양도증에의 포함 – 특허출원을 양도할 xx가 있는 자는 (b)항과 (c)항에서 xx되는 xxxx을 별도로 xx하지 않는 xx 자신에 의하여 서 명된 양도증에 그 xx을 포함시킬 수 있다.

(f) xx xx – 특허출xxx (a)항에 따라 xx되는 선서 또는 xx을 xx하 였거나 (d)항에 따른 대체 xx을 xx하였거나 또는 (e)항의 xx을 충족하는 양도증을 등록한 xx에만 제151조의 허여통지서(notice of allowance)가 특허 출원인에게 제공될 수 있다.

(g) xx되는 xxxxxx 대체 xx을 포함한 선출원

(1) 예외 – 선출원에 관하여 제120조, 121조 또는 365조 (c)항에 따른 xx을 주장하는 발명자나 공동발명자의 특허출원이 다음의 xx에 해당하면 이 조 항의 xx은 적용되지 않는다.

(A) (a)항의 xx을 갖춘 선서 또는 xx이 그 자에 의하여 xx되었고 선출원에 관하여 xx된 xx

(B) (d)항의 xx을 갖춘 대체 xx이 그 자와 xx하여 선출원에 관하여 xx된 xx

었고 선출원과 xx하여 등재된 xx

(2) 선서, xx, 대체xx 또는 양도증의 사본 – (1)호에도 불구하고, 청장은 선출원과 관련해 xx되었던 선서, xx, 대체xx 또는 양도증의 사본이 후 출원에 포함되도록 요구할 수 있다.

(h) 보충 및 xx xx; 추가 xx의 xx

(1) 개관 – 이 조항에 따라 xx되는 xx을 작성한 자는 언제든지 이를 x x, 대체 또는 xx할 수 있다. 발명자의 xx이 변경되어, 이 조항의 규정에 따라 1건 이상의 추가적인 진술이 요구되는 경우에 청장은 그러한 추가 진술 의 제출에 관한 규정을 만들어야 한다.

(2) 보충 진술의 미 요구 – 어떤 자가 특허출원에 관하여 (a)항의 요건을 갖춘 선서나 선언 또는 (e)항의 요건을 갖춘 양도증에 서명하였다면, 청장은 그 이 후에 해당 특허출원이나 그의 등록된 특허와 관련하여 이 조항에서 요구하는 추가적인 선서, 선언이나 기타 이와 동등한 진술을 하도록 요구할 수 없다.

(3) 안전 조항(savings clause) – 이 조항에 따른 요건의 미준수가 (1)호에 따 라 치유되면 그 미준수를 이유로 특허가 무효로 되거나 집행불능으로 되지는 않는다.

(i) 처벌에 관한 인식 – 이 조항에 따라 제출된 선언이나 진술은 고의로 허위 진 술을 한 경우에는 연방형법(Title 18) 제1001조에 따라 벌금이나 5년 이하의 징 역에 처해 질 수 있다는 것을 인식한다는 내용을 포함하여야 한다.

(2) 분할 출원과의 관계 – 미국 특허법 제121조에서 “만일 분할 출원이”부터 “발명자”까지 삭제한다.

(3) 가출원이 아닌 출원에 관한 요건 – 미국 특허법 제111조 (a)항을 다음과 같이 개정한다.

(A) (2)호 (C)목에서 “당해 출원인에 의해”를 삭제하고 “또는 선언”을 삽입

한다.

(B) (3)호의 제목에서 “그리고 선서” 뒤에 “또는 선언”을 삽입한다.

(4) 관련 개정 – 미국 특허법 제11장 제115조의 제목을 다음과 같이 개정한다.

“제115조 발명자 선서 또는 선언”

(b) 발명자 이외의 자에 의한 출원(filing)

(1) 개관 – 미국 특허법 제118조를 다음과 같이 개정한다.

“제118조 발명자 이외의 자에 의한 출원

“발명자가 당해 발명을 양도했거나 양도해야 할 의무를 지고 있는 자(양수인)는 특허출원를 출원할 수 있다. 또한, 해당 발명에 충분한 재산적 권리를 증명한 자도 발명자를 대신하여, 발명자의 대리인으로써 특허출원을 출원할 수 있는데, 그 관련 사실 관계에 대한 증명과 그러한 행위가 그 당사자들의 권리를 보호하 는데 적절한 것임을 증명하여야 한다. 만일 청장이 이 조항에 근거해 발명자를 대신하여 출원된 특허출원을 등록할 경우, 해당 특허는 발명에 대한 실제 이해 관계자에게 등록되며, 청장이 충분하다고 판단하는 방식으로 발명자에게 이를 통지한다.

(2) 관련 개정 – 미국 특허법 제251조의 내용 중 세번째 문단에서 “원특허의 청구항” 뒤에 “또는 원특허에 대한 출원이 전체 권리의 양수인에 의하여 출 원되었다”를 삽입한다.

(1) 첫 번째 문단에서 다음과 같이 개정한다.

(A) “해당 명세서”를 삭제하고 “(a) 개관 – 해당 명세서”를 삽입

(B) “자신의 발명을 수행하는”을 삭제하고 “또는 그 발명을 수행한 공동 발 명자”를 삽입

(2) 두 번째 문단에서 다음과 같이 개정한다.

(A) “해당 명세서”를 삭제하고 “(b) 결론 – 해당 명세서”를 삽입

(B) “출원인이 자신의 발명이라고 여기는”을 삭제하고 “발명자 또는 공동 발명자가 해당 발명이라고 여기는”을 삽입

(3) 세 번째 문단에서는 “청구항”을 삭제하고 “(c) 형식 – 청구항”을 삽입한다.

(4) 네 번째 문단에서는 “아래의 문단의 내용을 조건으로 하여”를 삭제하고

(d) 종속형식으로 인용 – (e)항을 조건으로 하여”를 삽입한다.

(5) 다섯 번째 문단에서는 “청구항”을 삭제하고 “(e) 다중종속형식의 인용 –

청구항”을 삽입한다.

(6) 마지막 문단에서는 “요소”를 삭제하고 “(f) 조합에 대한 청구항 요소”를

삽입한다.

(d) 관련 개정

(1) 미국 특허법 제111조 (b)항 (1)호 (A)목에서 “이 법 제112조의 첫번째 문

단”를 삭제하고 “제112조 (a)항”을 삽입한다.

(2) 미국 특허법 제111조 (b)항 (2)호에서 “제112조의 두번째 문단부터 다섯 번째 문단까지”를 삭제하고 “제112조 (b)항부터 (e)항까지”를 삽입한다.

(e) 발효일 – 이 조항의 개정 내용은 동 법의 제정일로부터 1년 기간이 만료하는

날 효력을 발생하며 그러한 발효일 이후에 출원된 모든 특허출원에 적용된다.

제5조 특허권 침해 주장에 대한 선 상업적 실시에 기초한 항변

(a) 개관 – 미국 특허법 제273조를 다음과 같이 개정한다.

제273조 특허권 침해 주장에 대한 선 상업적 실시에 기초한 항변

(a) 개관 – 공정 또는 제조 또는 다른 상업적 공정에서 실시되는 기계, 제조물 또는 합성물을 구성하는 대상과 관련하여 특허권 침해로 제소당한 자는 다음의 두 조건을 충족하는 경우 제282조 (b)항에 따른 항변을 할 수 있다.

(1) 그 자가 내부적인 상업적 실시를 하거나 또는 그러한 상업적 실시의 유 용한 최종 결과물의 실제 근거리 판매(actual arm’s length sale)나 다른 근거 리 상업적 양도와 관련하여 해당 대상을 선의로 미국 내에서 상업적으로 실 시한 경우

(2) 그 상업적 실시가 다음의 둘 중 더 일찍 도래한 날의 최소 1년 전에 발생 하였어야 한다.

(A) 청구발명의 유효출원일

(B) 청구발명이 제102조 (b)항에 따른 선행기술의 예외의 적용을 받을 수 있는 방법으로 공중에게 개시된 날

(b) 증명책임 – 이 조항에 따른 항변을 주장하는 자는 명확하고 설득력 있는 증

거(clear and convincing evidence)에 의하여 항변을 성립시킬 책임을 진다.

(A) 시판전 규제 심사 – 상업적으로 판매되거나 실시될 발명이 그 기간 중 그 대상의 안전성 및 유효성이 확인되는 시판전 규제 심사의 대상이라면, 제156조 (g)항에 열거된 모든 기간을 포함하여, 그러한 심사 기간 중 이 조항의 (a)항 (1)호와 관련해서는 상업적으로 실시된 것으로 간주한다.

(B) 비영리 실험실 실시 – 공중의 이익을 위해 비영리 연구소나 대학, 병 원과 같은 기타 비영리 기관에 의한 발명의 실시도 (a)항 (1)호와 관련해서 는 상업적인 실시로 간주된다. 다만, 이 규정에 의한 항변은 그러한 연구 소나 기타 비영리 기관이 그 내부에서만 지속적이고 비상업적으로 실시하 는 경우에만 주장될 수 있다.

(d) 권리의 소진 – (e)항 (1)호의 규정에도 불구하고, 이 조항이 인정하여 항변 을 주장할 수 있는 자가 해당 발명을 실시하여 만든 유용한 최종 결과물의 판 매 또는 기타 처분은 만일 특허권자가 그러한 판매나 처분을 했더라면 특허권 이 소진되었을 판매나 처분이었다면, 항변을 주장할 권리가 있는 자의 판매나 처분행위도 특허권자의 권리를 소진한다.

(e) 제한 및 예외

(1) 개인적 항변

(A) 개관 – 이 조항의 항변은 (a)항에 기술된 상업적 실시를 수행하거나 지시한 자 또는 그 자를 관리하거나 그 자에게 관리를 받거나 그 자와 공 동으로 관리하는 기관만이 주장할 수 있다.

(B) 권리의 이전 – 특허권자에게 이전되는 경우를 제외하고, 이 조항에 의 한 항변을 주장하는 권리는 타인에게 라이선스되거나 양도될 수 없다. 다

만, 그러한 항변과 관련이 있는 사업 전체나 사업 분과와 관련해 다른 이 유에 의해 선의의 부수적 양도 또는 이전은 예외로 한다.

(C) 장소의 제한 – (B)목에 기술된 양도 또는 이전의 일부로 항변권을 취 득한 자는 해당 청구발명의 유효출원일 또는 그러한 기업 또는 사업분과의 양도 또는 이전 일자 중 더 늦게 도래한 날 이전에 청구발명을 침해하였을 발명이 실시되는 장소에서의 실시에만 그러한 방어권을 주장할 수 있다.

(2) 출처 – 항변의 기초가 되는 발명이 특허권자 또는 특허권자와 인접관계 에 있는 자로부터 비롯된 경우, 이 조항에 의한 항변은 주장될 수 없다.

(3) 일반 라이선스 부인 - 이 조항에 의해 주장되는 항변은 쟁점이 되는 특허 의 모든 청구항에 대한 일반 라이선스가 아니며, 단지 이 조항에 따른 상업 적 실시를 충족했다고 확인된 특정 발명에 대해서만 적용된다. 다만, 그 항변 은 청구발명의 실시의 양 또는 규모의 변화 및 특허에서 추가적으로 명확하 게 청구된 발명을 침해하지 않는 청구발명에서의 개량에도 확대된다.

(4) 실시의 포기 – 이 조항에 의해 인정되는 상업적 실시를 포기한 자는 그 포기 이후에 발생한 행위와 관련하여 그 포기일 전에 수행된 행위에 의존할 수 없다.

(5) 대학의 예외

(A) 개관 – (a)항이 적용되는발명을 상업적으로 실시하는 자도 항변이 주 장되는 청구발명이, 발명의 시점에, 고등교육기관(1965년 고등교육법(20

U.S.C. 1001(a)) 제101조 (a)항에 정의된 바와 같이) 또는 한 개 이상의 그 고등교육기관에 의하여 개발된 기술의 상업화를 촉진하는 것을 주목적으 로 하는 기술이전기관에 의하여 소유되거나 양도의 의무 하에 있는 경우 항변을 주장할 수 없다.

(B) 예외 – 청구발명의 대상을 구체화하기 위하여 필요한 활동이 연방정부 가 제공한 자금을 사용하고는 수행될 수 없었던 경우 (A)목은 적용되지 않 는다.

(f) 부당한 항변 주장 – 이 조항에 따라 항변을 주장한 자가 특허권을 침해한 것 으로 판단되고 후속하여 항변 주장의 근거를 합리적으로 제시하지 못하는 경 우, 법원은 제285조에 따라 변호사비를 부여하기 위한 목적으로 해당 사건을

예외적인 것으로 판단하여야 한다.

(g) 무효 – 이 조항에 따라 항변이 제기되거나 인정되었다는 이유만으로 특허가 제102조 또는 제103조에 의한 무효로 간주되지 않는다.

(b) 관련 개정 – 미국 특허법 제28장 제273조의 제목을 다음과 같이 개정한다. “제273조 특허권 침해 주장에 대해 선 상업적 실시에 기초한 항변”

제6조 등록 후 재심(post-grant review) 절차

(a) 당사자계(interpartes) 재심 – 미국 특허법 제31장을 다음과 같이 개정한다.

제31장 – 당사자계 재심

조항

제311조 당사자계 재심 제312조 신청(petitions)

제313조 신청에 대한 예비 응답 제314조 당사자계 재심의 개시 제315조 다른 절차 및 소송과의 관계 제316조 당사자계 재심의 수행 제317조 화해

제318조 특허심판원의 결정 제391조 불복

제311조 당사자계 재심

(a) 개관 –이 장의 규정에 따라 특허권자가 아닌 자는 해당 특허에 대해 특허상

표청에 당사자계 재심의 개시를 신청할 수 있다. 청장은 재심에 필요한 총 제

반 비용을 고려하여 합당하다고 판단되는 수수료를 규칙으로 수립하여야 한다.

(b) 범위 – 당사자계 재심 신청인은 제102조 또는 103조에 따라 제기될 수 있는 근거에 의해서만 그리고 특허나 간행물로 구성된 선행기술에 기초하여서만 특 허의 하나 이상의 청구항이 특허받을 수 없는 것으로 취소해 줄 것을 신청할 수 있다.

(1) 특허등록이나 재등록 후 9개월이 되는 날

(2) 등록 후 재심이 제32장에 따라 개시된 경우, 그 등록 후 재심이 종료된 날

제312조 신청

(a) 신청 요건 – 제311조에 근거한 당사자계 재심 신청은 다음 각호 모두가 충

족된 경우에만 고려될 수 있다.

(1) 신청서 제출과 함께 제311조에 따라 청장이 부과한 수수료가 납부된 경우

(2) 신청서에 모든 실제 이해당사자들이 명시된 경우

(3) 신청서에 서면으로 그리고 상세하게, 다투고자 하는 청구항, 각 청구항별 로 그 다툼의 기초가 되는 근거 및 그 다툼의 근거를 뒷받침하는 다음 모두 를 포함하는 증거가 명시된 경우

(A) 신청인이 그 신청을 뒷받침하는데 사용하는 특허 및 간행물의 사본

(B) 신청인이 전문가의 의견에 의존하는 경우, 증거와 의견을 뒷받침하는 선서서 또는 선언서

(4) 신청서에 청장이 규칙에 의하여 요구할 수 있는 다른 정보가 제공된 경우

(5) 신청인이 위 (2), (3), (4)호에 따라 요구된 모든 문서의 사본을 특허권자 에게 또는 만일 있다면 특허권자의 지정 대리인에게 제공한 경우

(b) 공중의 이용가능성 - 제311조에 따른 신청이 접수된 후 청장은 가능한 신속

하게 그 신청서가 공중에게 이용이 가능하도록 하여야 한다.

제313조 신청에 대한 예비답변

“제311조에 따라 당사자계 재심 신청이 제출되면, 특허권자는 청장이 정한 기 한 내에 재심 신청이 이 장의 요건을 충족하지 못하여 개시되어서는 아니되는 이유를 제시하는 예비 답변서를 제출할 수 있는 권리를 가진다.”

제314조 당사자계 재심의 개시

(a) 기준 - 청장은 제311조에 따라 제출된 신청서와 제313조에 따라 제출된 답 변서에서 제출된 정보에 기초하여, 신청에서 다투는 최소한 하나 이상의 청구 항에 관하여 신청인의 주장이 받아들여질 합리적인 가능성이 있다고 판단하는 경우가 아니라면, 재심이 개시되도록 할 수 없다.

(b) 시기 – 청장은 제311조에 따라 제출된 당사자계 재심 신청의 개시 여부를 다음에 해당하는 날 중 하나로부터 3개월 내에 결정해야 한다.

(1) 제313조에 따라 재심 신청에 대한 예비 답변서를 받은 날

(2) 예비 답변서가 제출되지 않은 경우, 그 답변서를 제출할 수 있는 기간의 만료일

(c) 통지 – 청장은 제314조 (a)항에 따른 결정에 관하여 신청인과 특허권자에게 서면으로 통지해야 하며, 그 통지는 가능한 한 신속하게 공중이 이용할 수 있도 록 하여야 한다. 그 통지에는 재심 개시일자가 포함되어야 한다.

(d) 불복 불가 – 이 조항에 따른 당사자계 재심의 개시 여부에 관한 청장의 결 정은 최종적인 것이며 불복할 수 없다.

제315조 다른 절차 또는 소송과의 관계

(a) 침해자의 민사소송

(1) 민사소송에 의하여 금지되는 당사자계 재심 – 신청인 또는 실제 이해당 사자가 당사자계 재심 신청이 제출된 날 전에 해당 특허 청구항의 유효성을 다투는 민사소송을 제기하였다면 당사자계 재심이 개시될 수 없다.

(2) 민사소송의 중지(stay) - 신청인이 당사자계 재심을 신청한 날 이후에 신 청인 또는 실제 이해당사자가 해당 특허 청구항의 유효성을 다투는 민사소송 을 제기하였다면 그 민사소송은 다음의 경우 중 하나에 해당될 때까지 자동 적으로 중지된다.

(A) 특허권자가 법원에 중지를 취소해 줄 것을 요청한 경우

(B) 특허권자가 신청인 또는 실제 이해당사자가 해당 특허권을 침해했다고 주장하는 민사소송이나 반소를 제기한 경우

(3) 반소의 처리 – 해당 특허 청구항의 유효성을 다투는 반소는 이 항에서 말

하는 특허 청구항의 유효성을 다투는 민사소송에 해당되지 않는다.

(b) 특허권자의 소송 – 당사자계 재심은 신청인, 실제 이해당사자 또는 신청인 과 인접 관계에 있는 자(privy)가 특허권 침해 혐의로 제소 당한 날부터 1년 이 후에 신청되면 개시될 수 없다. 이 앞 문장에 의한 신청 기한은 아래 (c)항에 따른 병합에 대한 신청에 대해서는 적용되지 않는다.

(c) 병합 – 청장이 당사자계 재심을 개시하면, 청장은 자신의 재량으로 제311조 에 따라 적법하게 신청한 자를 해당 당사자계 재심의 당사자로 병합할 수 있다. 청장은 제313조에 따른 예비 답변서를 받거나 그 예비 답변서의 제출 기간이 만료된 후에 제314조에 따른 당사자계 재심의 개시의 정당성을 결정한다.

(d) 복수의 절차 – 제135조 (a)항, 제251조, 제252조, 제30장의 규정에도 불구하 고, 당사자계 재심이 계류 중인 동안 해당 특허에 관한 다른 절차나 사항이 특 허상표청에 계속인 경우, 청장은 당사자계 재심 또는 기타 다른 절차나 사항이 그 절차나 사항에 관한 중지, 이송, 병합 또는 종료 등으로 진행될 수 있는 방 식을 결정할 수 있다.

(e) 금반언

(1) 특허상표청에서의 절차 – 이 장의 규정에 따라 특허 청구항에 관한 재심 을 신청하여 제318조 (a)항에 따른 최종 서면결정을 받은 신청인, 실제 이해 당사자 또는 신청인과 인접 관계에 있는 자는 신청인이 재심 과정에서 제기 했거나 합리적으로 제기할 수 있었던 근거에 기초하여 그 청구항에 대하여 특허상표청에 절차를 청구하거나 유지할 수 없다.

(2) 민사 소송 및 기타 절차 – 이 장의 규정에 따라 특허 청구항에 관한 재심 을 신청하여 제318조 (a)항에 따른 최종 서면결정을 받은 신청인, 실제 이해 당사자 또는 신청인과 인접 관계에 있는 자는 연방민사소송법(Title 28) 제 1338조에 따라 전부 또는 일부 제기된 민사 소송 또는 1930년 관세법(Tariff Act) 제337조에 따른 국재무역위원회에서의 절차에서, 신청인이 재심 과정에 서 제기했거나 합리적으로 제기할 수 있었던 근거에 기초하여 해당 청구항이 무효라고 주장할 수 없다.

제316조 당사자계 재심의 수행

(a) 규칙 – 청장은 다음과 같은 규칙을 제정하여야 한다.

(1) 이 장의 절차에 관한 서류는 공중이 이용할 수 있도록 하여야 한다. 다 만, 비공개 의도로 제출된 신청서나 문서는 비공개 신청을 수반하면 그 신청 의 판단 결과가 나올 때까지 비공개로 취급되어야 한다.

(2) 제314조 (a)항에 따라 재심을 개시하기 위해 제시해야 할 충분한 근거에 관한 기준을 정한다.

(3) 신청서가 제출된 후에 보충적 정보를 제출하는 절차를 마련한다.

(4) 이 장의 당사자계 재심 및 이 재심과 이 법에 따른 다른 절차와의 관계를

확립하여 규율한다.

(5) 관련 증거의 개시(discovery)에 대한 기준과 절차를 제시한다. 그 증거개 시는 다음의 경우로 한정된다.

(A) 선서서나 선언서를 제출하는 증인에 관한 질문

(B) 그 외 정의의 실현을 위해 필요한 것

(6) 증거개시 남용, 절차의 남용 또는 절차를 불필요하게 지연시키거나 불필

요한 비용의 증가를 초래하는 등과 같은 절차의 부적절한 이용에 대한 제재 를 규정한다.

(7) 비밀 정보의 교환 및 제출을 통제하는 보호 명령에 관해 규정한다.

(8) 당사자계 재심이 개시된 후 제313조에 따라 특허권자가 재심 신청에 대 한 답변서 제출에 대하여 규정하고, 특허권자는 자신의 답변을 뒷받침할 수 있는 선서서나 선언서, 추가적인 사실 증거 및 전문가 의견서를 통하여 답변 서를 제출하도록 요구한다.

(9) 특허권자로 하여금 다툼이 되는 청구항을 삭제하거나 합리적인 수의 대 체 청구항을 제안하여 (d)항에 따라 특허를 보정할 수 있도록 하는 기준과 절차를 제시하고, 특허권자가 (d)항에 따라 접수된 보정을 뒷받침하도록 제 출된 증거는 해당 특허의 심사이력의 일부로서 공중이 이용할 수 있도록 하 는 기준과 절차를 규정한다.

(10) 당사자계 재심 절차의 일부로써 양측에 구술 심리의 권한을 제공한다.

(11) 청장이 특허권자와 신청인에게 이 장에 따라 재심의 개시를 통지한 날 로부터 1년 이내에 최종 결정을 하도록 규정한다. 다만, 청장이 상당한 이유 를 제시한 경우 1년의 기간을 6개월까지 추가로 연장할 수 있으며, 제315조 (c)항에 따른 병합의 경우에 이 호의 기간을 조정할 수 있다.

(12) 제 315조 (c)항에 따른 병합을 청구하는 기간을 정한다.

(13) 청장이 정한 기간 이내에 적어도 한번 신청인이 서면으로 의견을 제출 할 수 있는 기회를 준다.

(b) 고려사항 – 청장은 이 조와 관련하여 규칙을 정함에 있어서 그러한 규칙이 경제, 특허 체계 전반, 특허상표청의 효율적인 운영 및 이 장에 따라 개시된 절 차를 적시에 완료하는 특허상표청의 역량에 미치는 영향을 고려하여야 한다.

(d) 특허의 정정(amendment)

(1) 개관 – 이 장에 따라 개시된 당사자계 재심 동안 특허권자는 다음 중 하

나 이상의 방식으로 특허를 정정할 수 있는 한 번의 신청을 할 수 있다.

(A) 다툼이 된 특허 청구항의 삭제

(B) 다툼이 된 각 청구항에 대한 합리적인 수의 대체 청구항의 제안

(2) 추가 신청 – 추가적인 정정 신청은 제317조에 따라 재심 절차에 대한 실 질적인 화해를 진행하기 위해 재심 신청인과 특허권자의 공동 요청으로 허용 될 수 있으며, 또는 청장에 의하여 규정된 규칙에서 허용되는 바에 따라 허 용될 수 있다.

(3) 청구항의 범위 – 이 항에 따른 정정은 특허 청구항의 범위를 확장하거나 신규사항을 도입할 수 없다.

(e) 입증의 기준 – 이 장에 따라 개시된 당사자계 재심에서 신청인은 증거의 우 위(preponderance of evidence)에 의하여 비특허성의 주장을 입증하여야 하는 부담을 진다.

제317조 화해

(a) 개관 – 이 장에 따라 개시된 당사자계 재심 절차는 재심 신청인과 특허권자 의 공동 요청으로 그 신청인에 관하여 그 절차가 종료된다. 다만, 그 종료 요청 이 제출되기 전에 특허상표청이 그 절차에 관한 실체를 판단하였던 경우에는 그 러하지 아니하다. 이 조항에 따라 신청인에 관하여 재심이 종료된 경우, 제315 조 (e)항의 금반언은, 그 신청인에 의한 당사자계 재심의 개시에 기초하여, 해당 신청인, 실제 이해당사자 또는 그 신청인과 인접 관계에 있는 자에 대해서 적용 되지 않는다. 만일 당사자계 재심의 신청인이 아무도 남지 않게 되면, 특허상표 청은 재심을 종료하거나 제318조 (a)항에 따라 최종 서면결정으로 진행한다.

(b) 서면 합의 – 특허권자와 신청인 간에 당사자계 재심의 종료와 관련하여 또 는 이를 고려하여 체결된 합의나 약정에서 언급된 부수협약을 포함하여, 이들 간의 협약이나 약정은 서면으로 작성해야 하며, 그 협약이나 약정의 원본은 그 당사자들 간의 당사자계 재심의 종료 전에 특허상표청에 제출되어야 한다. 그 절차의 당사자의 요청으로 그 협약이나 약정은 영업비밀정보로 처리되며, 관련

특허 서류와는 분리되며, 서면 요청에 의한 연방정부기관 또는 상당한 이유를 제시한 자에게만 이용가능하게 하여야 한다.

제318조 특허심판원의 결정

(a) 최종 서면결정서 – 재심이 개시되고 각하되지 않으면, 특허심판원은 신청인 에 의하여 다투어진 특허 청구항과 제316조 (d)항에 따라 추가된 신규 청구항 에 대한 특허성에 관하여 최종 서면결정서를 발행하여야 한다.

(b) 증명서 – 특허심판원이 (a)항에 따라 최종 서면결정서를 발행하고, 불복 (appeal) 기간이 만료되거나 불복절차가 종결되면, 청장은 특허성이 없는 것으 로 최종 결정된 특허 청구항을 삭제하고, 특허성이 있는 것으로 결정된 특허 청 구항을 확인하며, 특허성이 있는 것으로 결정된 신규의 또는 보정된 청구항을 그 특허에 결합하는 증명서를 등록 공고한다.

(c) 중용권 – 당사자계 재심 결과 특허성이 있는 것으로 결정되어 특허에 결합 하게 된 보정되거나 신규의 청구항은 (b)항에 따른 증명서의 등록 전에 그 보정 되거나 신규의 청구항에 의하여 특허받은 것을 미국에서 제작하거나 구입하거 나 사용한 자 또는 미국으로 수입한 자 또는 그에 대하여 실질적인 준비를 한 자의 권리에 관하여 재등록 특허에 대한 제252조에 규정된 바와 같은 동일한 효과를 갖는다.

(d) 재심 기간에 관한 정보 – 특허상표청은 각 당사자계 재심에 관하여 재심 개 시부터 최종 서면결정서 발행까지의 기간을 설명하는 공식 정보를 공중이 이용 할 수 있도록 하여야 한다.

제319조 불복

“제318조 (a)항에 따른 특허심판원의 최종 서면결정에 불복하는 당사자는 제 141조에서 제144조에 따라 그 결정에 대하여 불복할 수 있다. 당사자계 재심의 각 당사자는 불복에 대한 당사자가 될 수 있는 권리를 가진다.”

(b) 관련 개정 – 미국 특허법 제3부(Part III)의 목차에 제31장과 관련한 항목들 을 삭제하고 다음을 추가하도록 개정한다.

“제31장 당사자계 재심 311”

(1) 규칙 – 청장은 이 법의 제정일 이후 1년 이내에 이 조 (a)항에서 개정된 바와 같이 미국 특허법 제31장의 이행을 위한 관련 규칙을 제정하여 공포하 여야 한다.

(2) 적용 가능성

(A) 개관 – (a)항에 의한 개정 내용은 이 법의 제정일로부터 1년이 경과한

날부터 발효되며, 그 발효일의 전후에 등록된 모든 특허에 대해 적용된다.

(B) 점진적 이행 – 청장은 (a)항의 개정 내용이 발효된 이후에 처음 4번의 1년 기간 중 각 년도에 제기되는 당사자계 재심의 수가 (a)항의 발효 직전 의 회계년도에 미국 특허법 제31장에 따라 개시된 당사자계 재심의 수와 같거나 이를 초과할 경우 매년 개시될 수 있는 당사자계 재심의 횟수를 제 한할 수 있다.

(3) 경과

(A) 개관 – 미국 특허법 제31장은 아래와 같이 개정한다.

(i) 제312조

(I) (a)항의

(aa) 첫번째 문장에서 “해당 특허 청구항에 영향을 미치는 실질적 이고 새로운 특허성에 관한 의문의 청구에 의해 제기된”을 삭제하 고 “청구서에 제시된 정보가 청구에서 다투는 청구항 중 적어도 하나에 관하여 청구인이 설득력 있다는 합리적인 가능성이 있음을 보인다”를 삽입한다.

(bb) 두번째 문장에서 “실질적인 새로운 특허성에 관한 의문의 존 재”를 삭제하고 “청구에서 다투는 청구항 중 적어도 하나에 관하 여 청구인이 설득력 있다는 합리적인 가능성이 있음을 소명”을 삽 입한다.

(II) (c)항의 두번째 문장에서 “실질적인 새로운 특허성에 관한 의문이

제기되지 않았다”를 삭제하고 “(a)항에 의하여 요구되는 소명이 이루 어지지 않았다”를 삽입한다.

(ii) 제313조에서 “특허 청구항에 영향을 미치는 실질적인 새로운 특허성 에 관한 의문이 제기된”을 삭제하고 “청구에서 다투는 청구항 중 적어도 하나에 관하여 청구인이 설득력 있다는 합리적인 가능성이 있음이 소명 된”을 삽입한다.

(B) 적용 – 이 절에 의한 개정사항은

(i) 이 법의 제정일부터 효력을 발생하고,

(ii) 그 발효일 이후에 제출되었지만 이 조항의 (2)호 (A)목에서 규정한 발효일 전에 제출된 당사자계 재심 청구에도 적용된다.

(C) 종전 규정의 계속적인 적용 가능성 – 이 절에 의하여 개정된 미국 특 허법 제31장 규정들은 (2)호 (A)목에서 규정된 발효일 전에 제출된 당사자 계 재심 청구에 대하여 마치 (a)항이 제정되지 않았던 것처럼 계속하여 적 용된다.

(d) 등록 후 재심 – 미국 특허법 제3부(Part III)는 그 말미에 다음을 추가하는 것으로 개정된다.

제32장 – 등록 후 재심

조항

제321조 등록 후 재심 제322조 신청

제323조 신청에 대한 예비 답변 제324조 등록 후 재심의 개시

제325조 다른 절차 또는 소송과의 관계 제326조 등록후 재심의 수행

제327조 화해

제328조 특허심판원의 결정 제329조 불복

제321조 등록 후 재심

(a) 개관 – 이 장의 규정에 따라 특허권자가 아닌 자는 해당 특허에 대해 특허 상표청에 등록 후 재심의 개시를 신청할 수 있다. 청장은 재심에 필요한 총 제 반 비용을 고려하여 합당하다고 판단되는 수수료를 규칙으로 수립하여야 한다.

(b) 범위 – 등록후 재심 신청인은 (특허 자체나 일부 청구항의 무효에 관한) 제 282조 (b)항 (2)호나 (3)호에 따라 제기될 수 있는 근거에 기초하여 해당 특허 의 하나 이상의 청구항이 특허받을 수 없는 것으로서 취소해 줄 것을 신청할 수 있다.

제322조 신청

(a) 신청 요건 – 제321조에 근거한 신청은 다음의 각호 모두가 충족된 경우에만 고려될 수 있다.

(1) 신청서 제출과 함께 제321조에 따라 청장이 부과한 수수료가 납부된 경우

(2) 신청서에 모든 실제 이해당사자들이 명시된 경우

(3) 신청서에 서면으로 그리고 상세하게 다투고자 하는 청구항, 각 청구항별 로 그 다툼의 기초가 되는 근거 및 그 다툼의 근거를 뒷받침하는 다음 모두 를 포함하는 증거가 명시된 경우

(A) 신청인이 그 신청을 뒷받침하는데 사용하는 특허 및 간행물의 사본

(B) 신청인이 전문가의 의견에 의존하는 경우, 증거와 의견을 뒷받침하는 선서서 또는 선언서

(4) 신청서에 청장이 규칙에 의하여 요구할 수 있는 다른 정보가 제공된 경우

(5) 신청인이 위 (2), (3), (4)호에 따라 요구된 모든 문서의 사본을 특허권자 에게 또는 만일 있다면 특허권자의 지정 대리인에게 제공한 경우

(b) 공중의 이용가능성 – 제321조에 따른 신청이 접수된 후 청장은 가능한 신속

하게 그 신청서가 공중에게 이용이 가능하도록 하여야 한다.

제323조 신청에 대한 예비 답변

“제321조에 따라 등록 후 재심 신청이 제출되면, 특허권자는, 청장이 정한 기한 내에, 재심 신청이 이 장의 요건을 충족하지 못하여 개시되어서는 아니되는 이 유를 제시하는 예비 답변서를 제출할 수 있는 권리를 가진다.”

제324조 등록 후 재심의 개시

(a) 기준 – 청장은, 제 321조에 따라 제출된 신청서에서 제기된 주장이, 반박되 지 않으면, 그 신청에서 다투어진 적어도 하나의 청구항이 특허받을 수 없을 가 능성이 더 크다고 판단되지 않는 한, 등록 후 재심의 개시를 승인할 수 없다.

(b) 추가적인 근거 – (a)항에 따라 요구되는 결정은 그 신청이 다른 특허나 특허 출원에 중요한 새롭거나 미해결된 법적 문제를 제기하는 것임을 소명하여 만족 될 수 있다.

(1) 제323조에 따라 재심 신청에 대한 예비 답변서를 받은 날

(2) 예비답변서가 제출되지 않은 경우, 그 답변을 제출할 수 있는 기간의 만 료일

(d) 통지 – 청장은 (a)항 또는 (b)항에 따른 청장의 결정에 관하여 신청인과 특 허권자에게 서면으로 통지해야 하며, 그 통지는 가능한 한 신속하게 공중이 이 용할 수 있도록 하여야 한다. 그 통지에는 재심 개시일자가 포함되어야 한다.

(e) 불복 불가 – 이 조항에 따른 등록 후 재심의 개시 여부에 관한 청장의 결정 은 최종적인 것이며 불복할 수 없다.

제325조 다른 절차 또는 소송과의 관계

(a) 침해자의 민사소송

(1) 민사소송에 의하여 금지되는 등록 후 재심 – 신청인 또는 실제 이해당사 자가 등록 후 재심 신청이 제출된 날 전에 해당 특허 청구항의 유효성을 다 투는 민사소송을 제기하였다면 등록 후 재심이 개시될 수 없다.

(2) 민사소송의 중지 – 신청인이 등록 후 재심을 신청한 날 이후에 신청인 또 는 실제 이해당사자가 해당 특허 청구항의 유효성을 다투는 민사소송을 제기 하였다면 그 민사소송은 다음의 경우 중 하나에 해당될 때까지 자동적으로 중지된다.

(A) 특허권자가 법원에 중지를 취소해 줄 것을 요청한 경우

(B) 특허권자가 신청인 또는 실제 이해당사자가 해당 특허권을 침해했다고 주장하는 민사소송이나 반소를 제기한 경우

(3) 반소의 처리 – 해당 특허 청구항의 유효성을 다투는 반소는 이 항에서 말

하는 특허 청구항의 유효성을 다투는 민사소송에 해당되지 않는다.

(b) 예비금지명령 – 특허권 침해를 주장하는 민사소송이 특허등록일로부터 3개 월 이내에 제출되면, 법원은 등록 후 재심 신청이 제출되었다거나 그 등록 후 재심이 개시되었다는 이유만으로, 해당 특허권 침해에 대한 특허권자의 예비금 지 신청에 대한 심리를 중지할 수는 없다.

(c) 병합 – 본 장에 따른 둘 이상의 등록후 재심사 신청이 동일한 특허에 대해 적절히 제출되었고, 또한 청장이 둘 이상의 신청들이 제324조에 따른 등록후 재심사의 개시를 정당화하는 것으로 결정하면, 청장은 이들 재심사를 하나의 재심사로 병합할 수 있다.

(d) 복수의 절차 – 제135조 (a)항, 제251조, 제252조, 제30장의 규정에도 불구하 고, 등록 후 재심이 계류 중인 동안 해당 특허에 관한 다른 절차나 사항이 특허 상표청에 계속인 경우, 청장은 등록 후 재심 또는 기타 다른 절차나 사항이 그

절차나 사항에 관한 중지, 이송, 병합 또는 종료 등으로 진행될 수 있는 방식을 결정할 수 있다. 청장은 이 장 및 제30장, 제31장에 따라 재심을 개시를 할 것 인지 여부를 결정함에 있어서, 현재 이의가 제기된 특허 청구항과 완전히 같거 나 실질적으로 같은 선행 기술이나 비슷한 내용이 전에 특허상표청에서 논란이 된 적이 있는 지의 여부를 고려할 수 있으며, 그것을 이유로 재심사 신청을 거 절할 수도 있다.

(e) 금반언

(1) 특허상표청에서의 절차 – 이 장의 규정에 따라 특허 청구항에 관한 재심 을 신청하여 제 328조 (a)항에 따른 최종 서면결정을 받은 신청인, 실제 이해 당사자 또는 신청인과 인접 관계에 있는 자는 신청인이 재심 과정에서 제기 했거나 합리적으로 제기할 수 있었던 근거에 기초하여 그 청구항에 대하여 특허상표청에 절차를 청구하거나 유지할 수 없다.

(2) 민사 소송 및 기타 절차 – 이 장의 규정에 따라 특허 청구항에 관한 재심 을 신청하여 제328조 (a)항에 따른 최종 서면결정을 받은 신청인, 실제 이해 당사자 또는 신청인과 인접 관계에 있는 자는 연방민사소송법(Title 28) 제 1338조에 따라 전부 또는 일부 제기된 민사 소송 또는 1930년 관세법(Tariff Act) 제337조에 따른 국재무역위원회에서의 절차에서, 신청인이 재심 과정에 서 제기했거나 합리적으로 제기할 수 있었던 근거에 기초하여 해당 청구항이 무효라고 주장할 수 없다.

(f) 재등록 특허 – 원특허의 청구항과 동일하거나 그 보다 좁은 재등록 특허의 청구항에 대해서 그 재등록 특허에서 이를 삭제하는 것을 요구하면서 신청하는 등록 후 재심은 이 장에 따라 개시될 수 없다. 제321조 (c)항에서의 기간은 그 러한 원특허에 대한 등록 후 재심 신청을 금지한다.

제326조 등록 후 재심의 수행

(a) 규칙 – 청장은 다음과 같은 규칙을 제정하여야 한다.

(1) 이 장의 절차에 관한 서류는 공중이 이용할 수 있도록 하여야 한다. 다

만, 비공개 의도로 제출된 신청서나 문서는 비공개 신청을 수반하면 그 신청 의 판단 결과가 나올 때까지 비공개로 취급되어야 한다.

(2) 제324조 (a)항과 (b)항에 따라 재심을 개시하기 위해 제시해야 할 충분한

근거에 관한 기준을 정한다.

(3) 신청서가 제출된 후에 보충적 정보를 제출하는 절차를 마련한다.

(4) 이 장의 등록 후 재심 및 이 재심과 이 법에 따른 다른 절차와의 관계를

확립하여 규율한다.

(5) 관련 증거의 개시에 대한 기준과 절차를 제시한다. 그 증거개시는 이 절 차의 각 당사자에 의하여 제기된 사실 주장에 직접적으로 관련된 증거로 한 정되어야 한다.

(6) 증거개시 남용, 절차의 남용 또는 절차를 불필요하게 지연시키거나 불필 요한 비용의 증가를 초래하는 등과 같은 절차의 부적절한 이용에 대한 제재 를 규정한다.

(7) 비밀 정보의 교환 및 제출을 통제하는 보호 명령에 관해 규정한다.

(8) 등록 후 재심이 개시된 후 제323조에 따라 특허권자가 재심 신청에 대한 답변서 제출에 대하여 규정하고, 특허권자는 자신의 답변을 뒷받침할 수 있 는 선서서나 선언서, 추가적인 사실 증거 및 전문가 의견서를 통하여 답변서 를 제출하도록 요구한다.

(10) 해당 절차의 일부로써 양측에 구술 심리의 권한을 제공한다.

(11) 청장이 특허권자와 신청인에게 이 장에 따라 재심의 개시를 통지한 날 로부터 1년 이내에 최종 결정을 하도록 규정한다. 다만, 청장이 상당한 이유 를 제시한 경우 1년의 기간을 6개월까지 추가로 연장할 수 있으며, 제325조 (c)항에 따른 병합의 경우에 이 호의 기간을 조정할 수 있다.

(12) 청장이 정한 기한내에 적어도 한번 신청인이 서면으로 의견을 제출할 수 있는 기회를 준다.

(d) 특허의 정정

(1) 개관 – 이 장에 따라 개시된 등록 후 재심 동안 특허권자는 다음 중 하나 이상의 방식으로 특허를 정정할 수 있는 한 번의 신청을 할 수 있다.

(A) 다툼이 된 특허 청구항의 삭제

(B) 다툼이 된 각 청구항에 대한 합리적인 수의 대체 청구항의 제안

(2) 추가 신청 – 추가적인 정정 신청은, 제327조에 따라 재심 절차에 대한 실 질적인 화해를 진행하기 위해 재심 신청인과 특허권자의 공동 요청으로 허용 될 수 있으며 또는 상당한 이유를 소명한 특허권자의 청구로 허용될 수 있다.

(3) 청구항의 범위 – 이 항에 따른 정정은 특허 청구항의 범위를 확대하거나 신규사항을 도입할 수 없다.

(e) 입증의 기준 – 이 장에 따라 개시된 등록 후 재심에서 신청인은 증거의 우 위(preponderance of evidence)에 의하여 비특허성의 주장을 입증하여야 하는 부담을 진다.

제327조 화해

(a) 개관 – 이 장에 따라 개시된 등록 후 재심 절차는 재심 신청인과 특허권자의 공동 요청으로 그 신청인에 관하여 그 절차가 종료된다. 다만, 그 종료 요청이 제출되기 전에 특허상표청이 그 절차에 관한 실체를 판단하였던 경우에는 그러 하지 아니하다. 이 조항에 따라 신청인에 관하여 재심이 종료된 경우, 제325조 (e)항의 금반언은, 그 신청인에 의한 등록 후 재심의 개시에 기초하여, 해당 신 청인, 실제 이해당사자 또는 그 신청인과 인접 관계에 있는 자에 대해서 적용되

지 않는다. 만일 등록 후 재심의 신청인이 아무도 남지 않게 되면, 특허상표청은 재심을 종료하거나 제328조 (a)항에 따라 최종 서면결정으로 진행한다.

(b) 서면 합의 – 특허권자와 신청인 간에 등록 후 재심사의 종료와 관련하여 또 는 이를 고려하여 체결된 합의나 약정에서 언급된 부수협약을 포함하여, 이들 간의 협약이나 약정은 서면으로 작성해야 하며, 그 협약이나 약정의 원본은 그 당사자들 간의 등록 후 재심의 종료 전에 특허상표청에 제출되어야 한다. 그 절차의 당사자의 요청으로 그 협약이나 약정은 영업비밀정보로 처리되며, 관련 특허 서류와는 분리되며, 서면 요청에 의한 연방정부기관 또는 상당한 이유를 제시한 자에게만 이용가능하게 하여야 한다.

제328조 특허심판원의 결정

(a) 최종 서면결정서 – 재심이 개시되고 각하되지 않으면, 특허심판원은 신청인 에 의하여 다투어진 특허 청구항과 제326조 (d)항에 따라 추가된 신규 청구항 에 대한 특허성에 관하여 최종 서면결정서를 발행하여야 한다.

(d) 재심 기간에 관한 정보 – 특허상표청은 각 등록 후 재심사에 관하여 재심 개시부터 최종 서면결정서 발행까지의 기간을 설명하는 공식 정보를 공중이 이 용할 수 있도록 하여야 한다.

제329조 불복

제328조 (a)항에 따른 특허심판원의 최종 서면결정에 불복하는 당사자는 제 141조에서 제144조에 따라 그 결정에 대하여 불복할 수 있다. 등록 후 재심의 각 당사자는 불복에 대한 당사자가 될 수 있는 권리를 가진다.”

(e) 관련 개정 – 미국 특허법 제3부의 목차 말미에 다음을 추가하도록 개정한다. “제32장 등록 후 재심 321”

(f) 규칙 및 발효일

(1) 규칙 – 청장은 이법의 제정일 이후 1년 이내에 이 조 (d)항에 의하여 개 정된 바와 같이 미국 특허법 제 32장의 이행을 위한 관련 규칙을 제정하여 공포하여야 한다.

(2) 적용 가능성

(A) 개관 – (d)항에 의한 개정 내용은 이 법의 제정일로부터 1년이 경과한 날부터 발효되며, 제18조 및 (3)호에 규정된 사항을 제외하고는 제3조 (n) 항 (1)호에서 규정된 특허에만 적용된다.

(B) 제한 – 청장은 (d)항에 의한 개정사항이 발효한 이후에 처음 4번의 1 년 기간 중 각 년도에 제기될 수 있는 등록 후 재심의 횟수를 제한할 수 있다.

(3) 계류 중인 저촉심사

(A) 절차 개관 – 청장은 (2)호 (A)목에 규정된 발효일 전에 시작된 저촉심 사를 처리할 절차를 결정하여 (1)호에 따라 제정될 규칙에 이를 포함 시켜 야 한다. 여기에는 그 저촉심사가 다음 중 하나에 해당하는지를 포함하여 야 한다.

(i) 미국 특허법 제32장에 따른 등록 후 재심 신청의 제출에 대한 청구

권을 침해하지 않으면서 그 저촉심사를 각하시킬 수 있는지의 여부

(ii) 이 법이 제정되지 않았던 것처럼 그 저촉심사를 그대로 진행할 것인 지의 여부

(B) 특허심판원에 의한 절차 – (2)호 (A)목에서 규정된 발효일 이전에 시작 된 저촉심사에 대해서는, 청장은 특허심판원을 특허심판저촉심사부로 간주 하여 특허심판원으로 하여금 해당 저촉심사를 계속 진행하게 할 수 있다.

(C) 불복 – 이 법에 의하여 개정된 바에 따라 미국 특허법 제141조 (d)항 과 제146조에서 파생절차에 대해서 불복하거나 구제받을 수 있는 권한 및 연방사법절차법(Title 28) 제1295조 (a)항 (4)호 (A)목에서 파생절차에 대 한 불복 관할권은, 이 조의 (2)호 (A)목에서 규정된 발효일 전에 시작되고 본 절에 따라 각하되지 않은 저촉심사에서 그에 대한 최종결정에도 적용되 는 것으로 간주한다.

(g) 선행기술 및 서면진술의 인용

(1) 개관 – 미국 특허법 제301조를 다음과 같이 개정한다.

제301조 선행기술 및 서면진술의 인용

(a) 개관 – 누구든지 언제라도 특허상표청에 서면으로 다음 중 하나를 인용할 수 있다.

(1) 그 자가 특정 특허 청구항의 특허성에 관하여 관련이 있다고 믿는 특허 또는 간행물로 구성된 선행기술

(2) 연방법원 또는 특허상표청의 절차에서 제출된, 특허권자가 특정 특허 청 구항의 범위에 관한 입장을 나타내는 특허권자의 진술서

(b) 공식 기록 – (a)항에 따라 선행기술이나 서면진술을 인용하는 자가 서면으 로 그 선행기술이나 서면진술을 해당 특허의 적어도 하나의 청구항에 대해 적 용하는 관련성과 방식을 설명하면, 그 선행기술 또는 서면진술의 인용 및 그에 관한 설명은 해당 특허의 공식 기록의 일부로 된다.

(d) 제한 – (a)항 (2)호에 따라 제출된 서면진술 및 (c)항에 따라 제출된 추가 정보는, 제304조, 제314조 또는 제324조에 따라 개시된 절차에서 해당 특허 청 구항의 적절한 의미를 판단하는 것 이외의 목적으로는, 특허상표청에 의하여 고려되어서는 아니된다. 만일 그 서면진술이나 추가 정보가 보호 명령을 조건 으로 하는 것이면, 그 진술이나 정보는 보호 명령의 대상이 되는 정보를 제외하 도록 수정되어야 한다.

(e) 비밀성 – (a)항에 따라 선행기술이나 서면진술을 인용하는 자의 서면청구가 있는 경우, 그 자의 신원은 해당 특허 기록에서 제외되어 비밀로 유지된다.

(2) 관련 개정 – 미국 특허법 제30장의 목차에서 제301조에 관한 항목은 다 음과 같이 개정된다.

“제301조 선행기술 및 서면진술의 인용”

(3) 발효일 – 이 조항에 의한 개정사항은 이 법 제정일로부터 1년 기간이 만 료된 날로부터 효력을 발생하며, 그 발효일의 전후에 등록된 모든 특허에 대 해 적용된다.

(h) 재심사(Reexamination)

(1) 청장에 의한 결정

(A) 개관 – 미국 특허법 제303조 (a)항에서 “이 법 제301조”를 삭제하고 “제301조 또는 302조”를 삽입한다.

(B) 발효일 – 이 항에 의한 개정사항은 이 법의 제정일로부터 1년이 경과한

날 효력을 발생하며, 발효일의 전후에 등록된 모든 특허에 대해 적용된다.

(2) 불복

(A) 개관 – 미국 특허법 제306조에서 “145”를 삭제하고 “144”를 삽입한다.

(B) 발효일 – 이 항에 의한 개정사항은 이 법의 제정일부터 발효되며, 이 법의 제정일 당시에 계류 중이거나 이 법 제정일 이후에 특허심판저촉심사

부나 특허심판원에 제기된 재심사에 대한 불복에 적용된다.

제7조 특허심판원

(a) 구성과 임무

(1) 개관 – 미국 특허법 제6조를 다음과 같이 개정한다.

제6조 특허심판원

(a) 개관 – 특허심판원은 특허상표청 내에 설치된다. 특허심판원은 청장, 부청 장, 특허담당차장, 상표담당차장 및 심판관들로 구성된다. 상무부장관이 청장과 협의하여 임명하는 심판관들은 상당한 법적 지식과 과학적 능력을 갖춘 자들로 구성된다. 연방법, 이행명령, 법률, 규칙 또는 권한의 위임, 또는 특허심판저촉 심사부와 관련한 기타 문서에 있는 인용은 특허심판원에 대한 인용인 것으로 간주한다.

(b) 임무 – 특허심판원은 다음 임무를 수행한다.

(1) 출원인의 서면 불복에 대해, 제134조 (a)항에 따라 특허출원에 대한 심사 관의 불리한 결정을 재심한다.

(2) 제134조 (b)항에 따라 재심사에 관한 불복을 재심한다.

(3) 제135조에 따라 파생 절차를 수행한다.

(4) 제31장과 제32장에 따라 당사자계 재심과 등록 후 재심을 수행한다.

(d) 종전의 임명에 관한 처리 – 상무부장관은 재량으로 이 조항이 제정되기 전에 청장에 의한 임명으로 심판관직을 수행하는 심판관에 대해, 청장이 그 심판관 을 최초로 임명했던 날에 그 임명이 효력을 발생하는 것으로 간주할 수 있다. 청장이 처음 이러한 심판관들을 임명한 날로부터 이들이 사실상의 심판관직을

수행했다는 것을 근거로 심판관들이 임용에 대한 다툼에서 방어권을 행사할 수 있다.

(2) 관련 개정 – 미국 특허법 제1장의 목차에서 제6조에 관한 항목은 다음과 같이 개정한다.

“제6조 특허심판원”

(b) 행정 불복 – 미국 특허법 제143조를 다음과 같이 개정한다.

(1) (b)항에서 “모든 재심사 절차”를 삭제하고 “재심사”를 삽입한다.

(2) (c)항을 삭제한다.

(1) 개관 – 미국 특허법 제141조를 다음과 같이 개정한다.

제141조 연방항소법원으로의 불복

(a) 심사 – 제134조 (a)항에 따른 특허심판원에 대한 불복에서 그 최종결정에 만족하지 못하는 출원인은 특허심판원의 결정에 대해 연방관할항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)으로 불복할 수 있다. 그러한 불복을 함으로써, 출원인은 제145조에 따라 진행할 수 있는 권리를 포기한다.

(b) 재심사 – 제134조 (b)항에 따라 특허심판원에 대한 재심사(reexamination) 에 대한 불복에서 그 최종결정에 만족하지 못하는 특허권자는 특허심판원의 결 정에 대해 연방관할항소법원으로만 불복할 수 있다.

(c) 등록 후 및 당사자계 재심 –제318조 (a)항이나 제328조 (a)항에 따른 특허심 판원의 최종 서면결정에 만족하지 못하는 등록 후 재심이나 당사자계 재심의 당사자는 특허심판원의 결정에 대해 연방관할항소법원으로만 불복할 수 있다.

(d) 파생절차 – 파생절차에서 특허심판원의 최종결정에 만족하지 못하는 당사자 는 특허심판원의 결정에 대해 연방관할항소법원으로 불복할 수 있다. 그러나

그 상대방이 제142조의 규정에 따라 항소인이 항소장을 제출한 날로부터 20일 이내에 제146조에 규정된 모든 절차를 수행할 것임을 선택한다는 통지를 청장 에게 제출하면, 그 항소는 각하되어야 한다. 항소인이 상대방에 의한 통지의 제 출이 있은 후 30일 이내에 제146조에 따른 민사소송을 제기하지 않으면, 특허 심판원의 결정은 이 사건에서 차후의 절차를 지배한다.

(2) 관할권 – 연방사법절차법(Title 28) 제1295조 (a)항 (4)호 (A)목을 다음과 같이 개정한다.

(A) 미국특허상표청의 특허심판원은, 미국 특허법에 따른 특허출원, 파생 절차, 재심사, 등록 후 재심, 당사자계 재심에 관하여 특허심판원에서 적용 할 수 있는 절차에 참석할 수 있는 당사자의 권리를 행사하는 당사자가 있 는 경우, 파생절차에 대한 출원인이나 당사자를 제외하고는, 미국 특허법 제145조와 146조에 따라 민사소송에 의해서도 구제를 받을 수 있다. 출원 이나 파생절차에서 특허심판원의 결정에 관하여 이 항에 따라 불복하면, 미국 특허법 제145조 또는 146조에 따라 진행할 수 있는 출원인이나 당사 자의 권리를 포기하여야 한다.

(3) 불복에서의 절차 – 미국 특허법 제143조를 다음과 같이 개정한다.

(A) 세 번째 문장을 삭제하고, 다음의 문장을 삽입한다: “결정계(ex parte) 사건에서, 청장은 특허심판원에 제기되었던 모든 쟁점과 그에 대한 특허심 판원의 심결의 근거를 서면으로 작성하여 법원에 제출하여야 한다. 청장은 제135조에 따른 파생절차나 제31장 또는 제32장에 따른 당사자계 재심이 나 등록 후 재심에서 특허심판원에 의한 결정에 대한 불복에 참가할 수 있 는 권리를 가진다.”

(B) 마지막 문장을 삭제한다.

(d) 관련 개정

(1) 1954년 원자력 에너지법(Atomic Energy Act of 1954) – 1954년 원자력 에너지법 제152조의 세 번째 문단을 다음과 같이 개정한다.

(A) “특허심판저촉부”라는 표현이 나오는 곳마다 이를 삭제하고, 대신 “특 허심판원”을 삽입한다.

(B) “저촉심사에 대해 확립된” 뒤에 “그리고 파생”을 삽입한다.

(2) 국가상업우주프로그램법(Title 51) - 국가상업우주프로그램법 제20135조 를 다음과 같이 개정한다.

(A) (e)항과 (f)항에서 “특허심판저촉부”를 모두 삭제하고 그 대신 “특허심 판원”을 삽입한다.,

(e) 발효일 – 이 조의 개정 내용은 이 법 제정일로부터 1년 후에 효력을 발생하 며, 그러한 발효일 이후에 개시된 절차에 적용된다. 그러나 다음의 경우는 예외 로 한다.

(1) 이 조 (c)항 (2)호에서 개정된 사항에 따라 재심사(reexamination)에서 특 허심판원의 결정에 대해 불복하는데 그 관할권을 연방관할항소법원으로 확 대하는 경우, 이 법의 제정일에 효력이 발생하는 것으로 간주하고, 이 법의 제정일이나 그 전후에 접수된 재심사에 관한 특허심판저촉부의 결정에까지 확대된다.

(2) 미국 특허법 제 6조, 제134조 및 제141조의 규정들은 이 조항에 의하여 이 루어진 개정사항의 발효일 전의 날에 유효한 것처럼, 그 발효일 전에 제311조 에 따라 청구된 당사자계 재심사(re-examination)에 계속하여 적용된다.

(3) 이 조항에 의하여 이루어진 개정사항의 발효일 전에 미국 특허법 제311 조에 따라 청구된 당사자계 재심사에 대한 불복과 관련하여, 특허심판부는 특허심판저촉부인 것으로 간주될 수 있다.

(4) 이 조의 (c)항 (3)호에 의하여 개정된 바와 같이, 특허심판원에 의한 심결 에 대한 불복에 참가할 수 있는, 미국 특허법 제143조의 네 번째 문장에 따 른 청장의 권리는, 이 조에 의한 개정사항이 발효되기 전에 미국 특허법 제 311조에 따라 청구된 당사자계 재심사에도 확대 적용되는 것으로 간주한다.

제8조 등록 전 제3자에 의한 정보 제공

(a) 개관 – 미국 특허법 제122조는 조문의 말미에 다음의 내용을 추가하는 것으 로 개정한다.

(e) 등록 전 제3자에 의한 정보 제공

(1) 개관 – 제3자는 해당 출원의 심사에 잠재적으로 관련이 있는 특허, 공개 출원 또는 기타 간행물을 고려하여 특허출원의 기록으로 포함되도록 제출할 수 있으며, 그러한 정보제공은 다음 중 보다 빨리 도래하는 날의 전에 서면 으로 제출되어야 한다.

(A) 그 특허출원에서 제151조에 따른 허여통지서가 교부되거나 발송된 날

(B) 다음의 두 일자 중 보다 늦은 날

(i) 그 특허출원에 대해 특허상표청에 의하여 제122조에 따라 최초로 공 개된 날로부터 6개월 후

(ii) 그 특허출원에 관한 심사 동안 심사관에 의한 제132조에 따른 청구 항에 관한 최초 거절일

(2) 기타 요건 – (1)호에 따른 정보제공은 다음의 모든 요건도 갖추어야 한다.

(A) 제출된 각 문서의 관련성에 관한 간략한 설명의 제시

(B) 청장이 정한 수수료의 납부

(a) 발효일 – 이 조의 개정내용은 이 법 제정일로부터 1년의 기간이 만료되는 날로부터 효력이 발생하며, 그러한 발효일 전후에 제출된 모든 특허출원에 대 해 적용된다.

제9조 재판지

(a) 재판지와 관련한 기술적 개정 – 미국 특허법 제32조, 145조, 146조, 154조 (b)항 (4)호 (A)목, 제293조 및 1946년 상표법(Trademark Act of 1946) 제21조 (b)항 (4)호의 각 내용 중 “미국 워싱턴 DC 연방지방법원”이라는 표현이 나오는 곳마다 그것을 삭제하고, “미국 버지니아주 동부지방법원”을 삽입하는 것으로 개정한다.

(b) 발효일 – 이 조항의 개정 내용은 이 법 제정일로부터 효력을 발생하며, 그

발효일 이후에 개시된 모든 민사소송에 대해 적용된다.

제10조 수수료 결정 권한

(a) 수수료의 결정

(1) 개관 – 청장은 (2)항을 조건으로, 특허상표청에 의하여 수행되는 서비스 또는 제공되는 자료에 대해 미국 특허법이나 1946년 상표법(15 U.S.C. 1051 et seq.)에 따라 부과되는 수수료를 규칙으로써 결정하거나 조정할 수 있다.

(2) 비용 보전을 위한 수수료 – 특허(특허수수료의 경우)나 상표(상표수수료 의 경우)에 관한 특허상표청의 행정비용을 포함하여, 특허나 상표와 관련한 행정처리, 활동, 서비스 및 자료에 대해 특허상표청에 대한 추산 경비 일체를 보전하기 위한 범위 내에서만 (1)항에 따라 결정되고 조정되어야 한다.

(b) 소기업 및 미소기업 – 특허출원과 특허에 대한 출원, 검색, 심사, 등록, 불복 및 등록유지를 위한, (a)항에 따라 결정되거나 조정된 수수료는, 미국 특허법 제41조 (h)항 (1)호에 따라 할인된 수수료를 적용받을 수 있는 소기업에 대해서 는 수수료를 50% 감면하고, 동법 제123조에서 정의된 미소기업에 대해서는 수 수료를 75% 감면한다.

(1) 특허공식자문위원회 및 상표공식자문위원회와 함께 (a)항에 언급된 수수 료 중 감면할만한 수수료가 있는지에 관해 협의한다.

(2) (1)항에 따라 요구되는 협의 후에 해당 수수료를 감면할 수 있다.

(d) 공식자문위원회의 역할

(1) 청장은 (a)항에 따라 제안된 수수료에 대해, 이를 연방관보에 게재하기 최소 45일 전에, 특허공식자문위원회나 상표공식자문위원회 또는 적절하다고 판단되는 경우 양 위원회 모두에 제출하여야 한다.

(2) (A) 청장은 (1)호에 언급된 관련 자문위원회에 수수료 제안서를 제출한 후 30일 기간을 주어 해당 제안서에 대해 심의한 뒤 의견을 제출할 수 있도

록 한다.

(B) 청장은 그 30일 기간 동안, 관련 자문위원회가 수수료 제안에 대해 공 청회를 열도록 요구한다.

(3) 청장은 관련 자문 위원회로 하여금 수수료 제안에 대해 제시한 의견, 충 고, 권고 등의 세부 내용을 서면 보고서로 작성하여 공중에게 공개할 것을 요구하여야 한다.

(4) 청장은 해당 수수료를 결정하거나 조정하기 전에 관련 자문 위원회로부 터 접수한 의견, 충고, 권고를 고려하고 분석하여야 한다.

(e) 연방관보에의 게재

(1) 게재 및 설명

(A) 청장은 이 조항에 따른 수수료 변경사항을 연방관보에 게재하여야 한다.

(B) 청장은 연방관보에 수수료 변경사항에 대해 게재할 때, 수수료 제안을 통해 기대할 수 있는 변화나 얻을 수 있는 이익 등, 구체적인 수수료 변경 의 이유와 목적을 함께 게재하여야 한다.

(2) 여론 수렴 기간 – 청장은 (1)항에 따른 게재에서, 45일 이상의 기간을 두 고 공중이 수수료 제안에 대해 의견을 제출할 수 있도록 하여야 한다.

(3) 최종 규칙 게재 – 이 조에 따라 수수료를 결정하거나 조정하는 최종 규칙

은 연방관보와 특허상표청의 공보에 게재되어야 한다.

(4) 연방의회의 의견 제출 기간– (a)항에 따라 결정되거나 조정된 수수료는 다음 중 하나의 경우까지는 발효되지 않는다.

(A) 청장이 (3)호에 따라 수수료를 조정하거나 결정하는 최종 규칙을 게재 한 날의 다음날로부터 45일 기간이 만료되기 전

(B) 그러한 수수료를 승인하지 않는 법이 제정된 경우

(5) 규칙의 해석 원칙 – 이 조항에 따라 규정된 규칙들은 다음의 권리를 손상 시켜서는 아니된다.

(A) 특허법에 따른 특허나 상표법에 따른 상표에 대한 출원인의 권리

(B) 비준된 조약에 따른 권리

(f) 권한의 유지 – 청장은 특허상표청이 상무부의 산하 기관으로 속해있는 때에 한해서만 수수료의 결정과 조정 권한을 보유한다.

(g) 미소기업의 정의

(1) 개관 – 미국 특허법 제11장은 다음의 신규 조항을 그 장의 말미에 추가 하여 개정한다.

제123조 미소기업의 정의

(a) 개관 – 미국 특허법에서는 “미소기업”이라는 용어를 다음에 해당하는 확인 을 하는 출원인을 지칭하는 의미로 사용한다.

(1) 청장에 의하여 제정된 규칙에 정의된 바와 같이, 소기업의 자격을 갖춘 자

(2) 외국에서 제출된 출원, 제111조 (b)항에 따른 가출원, 또는 제351조 (a)항 에서 정의된 조약에 따라 제출되고 제41조 (a)항에 따른 기본국내수수료가 납부되지 않았던 국제출원을 제외하고, 발명자로서 기명된 이전의 특허출원 이 4건 이하인 자

(3) 수수료를 지불해야 하는 달력년(calendar year)의 전 달력년의 총수입 (1986년 내국세법 제61조 (a)항에서 정의됨)이 통계청(Bureau of Census)에 서 제출한 가장 최근의 보고서를 기준으로 한 그 달력년 중간가계소득의 3배 를 초과하지 않는 자

(4) 수수료를 지불해야 하는 달력년의 전 달력년의 총수입(1986년 내국세법 제61조 (a)항에서 정의됨)이 통계청에서 제출한 가장 최근의 보고서를 기준 으로 한 그 달력년 중간가계소득의 3배를 초과하지 않는 자에 대한 관련 출 원에서, 양도나 이전이 없으며, 계약이나 법적으로 라이선스, 기타 소유권 권 리를 양도나 이전할 의무가 없는 경우

(b) 종전 직장으로부터 유래한 출원 – 출원인이 종전 직무의 결과로서 그 출원의 모든 권리를 양도하였거나 계약이나 법에 의해 양도할 의무가 있다면, 그 출원인 은 (a)항 (2)호의 목적으로 이전에 제출된 출원에 기명된 것으로 보지 않는다.

(c) 외국환율 – 출원인이나 기업의 전 달력년 총수입이 미국 달러가 아닌 경우, 그 해 국세청에 보고된 평균 환율을 사용하여 해당 출원인이나 기업의 총수입 이 (a)항 (3)호나 (4)호가 규정하고 있는 총수입 기준을 초과하는지를 결정해야 한다.

(d) 고등교육기관 – 이 조와 관련해서는 다음 중 하나를 증명하는 출원인도 미 소기업의 범위에 포함한다.

(1) 출원인이 수입의 대부분을 얻고 있는 직장의 고용주가 고등교육기관법 (Higher Education Act of 1965) 제101조 (a)항에서 규정하고 있는 고등교육 기관에 해당하는 경우

(2) 출원인이 특정 출원에 대한 라이선스나 소유권을 그러한 고등교육기관에 양도나 이전했거나 계약이나 법에 의해 양도나 이전해야 할 의무를 가지고 있음을 증명하는 경우

(e) 청장의 권한 – 청장은 미소기업에 주는 혜택으로 인해 다른 특허출원인들이 부당한 피해를 입는 것을 막거나 달리 추가적인 규제가 필요하다고 판단하는 경우, 이 조가 규정하고 있는 제한 외에도 특허권장의 직권으로, 연간 총수입, 연간 총 출원수, 미소기업으로 인정받기 위한 조건 등에 대해 추가적인 제한을 가할 수 있다. 청장은 이러한 추가적인 제한을 가하기 3개월 전에 상·하원 법 사위원회에 추가 제한안에 대해 통보해야 한다.

(2) 관련 규정 – 미국 특허법 제11장의 말미에 이하의 새로운 내용을 추가하 여 개정한다.

“제123조 미소기업의 정의”

(h) 전자출원 우대

(1) 개관 – 이 조의 다른 규정들에도 불구하고, 청장에 의하여 규정된 바와

같은 전자출원으로 제출되지 않은, 원특허의 각 출원(다만, 디자인출원, 식물 출원, 가출원은 제외)에 대해서는 400달러의 추가 수수료가 부과될 것이다. 그러나 이 법 제41조 (h)항 (1)호의 규정에 따라 수수료 감면을 받을 수 있는 소기업에 대해서는 이 수수료를 50% 감면한다. 이 항에 따라 납부된 수수료 는 의무나 지출의 대상이 되지 않는 상쇄수입(offsetting receipt)으로서 재무 부에 예탁된다.

(2) 발효일 – (h)항은 이 법 제정일로부터 60일 기간이 만료되는 때부터 효력 을 발생한다.

(i) 발효일; 효력소멸일

(1) 발효일 – (h)항에 규정된 경우를 제외하고, 이 조와 이 조의 개정 내용은 이 법의 제정일로부터 효력을 발생한다.

(2) 효력소멸일 – (a)항에 따라 수수료를 결정하고 조정할 수 있는 청장의 권 한은 이 법의 제정일로부터 7년째 되는 날에 소멸된다.

(3) 종전 규정들에 영향을 미치지 않음 – 이 항에 따른 권리의 소멸은 권리소 멸일 전에 이 조에 근거하여 공포된 규정에는 영향을 미치지 않는다. 또 그 러한 권리소멸일에 계류 중인 규칙의 공포를 위해 요구되는 제정 절차에도 영향을 미치지 않는다.

제11조 특허 서비스 수수료

(a) 일반 특허 서비스 – 미국 특허법 제41조의 (a)와 (b)항은 다음과 같이 개 정한다.

(a) 일반 수수료 – 청장은 다음의 수수료를 부과하여야 한다.

(1) 출원 및 기본국내수수료

(A) 디자인출원, 식물출원 또는 가출원을 제외한, 원특허의 출원 – 300달러

(B) 원디자인특허의 출원 – 220달러

(D) 원특허에 대한 가출원 – 220달러

(E) 특허 재등록 출원 – 330달러

(F) 제351조 (a)항에 규정된 조약에 따라 제출된 국제출원으로, 제371조에 따라 국내단계로 진입하는데 필요한 기본국내수수료 – 330달러

(G) 또한, 청장에 의하여 규정된 전자적 매체를 이용해 출원하는 염기서열 이나 컴퓨터 프로그램 리스팅을 제외하고는, 특허명세서와 도면의 총합이 100페이지(또는 전자적 매체로 출원된 경우 청장에 의하여 규정된 바에 따 라 그에 상당하는 경우)를 초과하는 출원에 대해 매 초과되는 50 페이지마 다 270달러

(2) 초과 클레임 수수료

(A) 개관 – (1)호에 규정된 수수료 외에 다음과 같은 수수료가 부과된다.

(i) 출원 시 또는 그와 다른 시기에 제시된, 독립항 3항을 초과하는 각 청구항에 대해 220달러

(ii) 출원 시 또는 그와 다른 시기에 제시된, (종속항이든 독립항이든) 20 항을 초과하는 각 청구항에 대해 52달러

(iii) 다중종속항을 포함하는 출원에 대해 390달러

(B) 다중종속항 – (A)목에 규정된 수수료를 결정함에 있어 제112조에 언급 된 다중종속항이나 그에 종속하는 모든 항은 인용이 된 항의 수에 따라 별 도로 고려되어야 한다.

(C) 반환; 납부 오류 – 청장은, 규칙으로, 청장에 의하여 규정된 바에 따른 실체 심사가 제131조에 따라 이루어지기 전에 삭제된 청구항에 대해 (A) 목에서 규정한 수수료의 일부를 반환한다고 규정할 수 있다. 이 절에 따른 추가 수수료에 관한 납부 오류는 청장에 의하여 규정된 규칙에 따라 수정 될 수 있다.

(3) 심사 수수료

(A) 개관

(i) 디자인출원, 식물출원, 가출원 또는 국제출원을 제외한, 원특허 출원 의 심사에 대해 – 220달러

(ii) 원디자인특허 출원의 심사에 대해 – 140달러

(iii) 원식물특허 출원의 심사에 대해 – 170달러

(iv) 국제출원의 국내단계 심사에 대해 – 220달러

(v) 특허재등록 출원의 심사에 대해 – 650달러

(B) 다른 수수료 규정의 적용가능성 – 출원 수수료의 납부에 관한 제111조 (a)항의 (3)호와 (4)호의 규정은 제111조 (a)항에 따른 출원에 관하여 (A) 목에서 규정된 수수료의 납부에 적용된다. 국내수수료의 납부에 관한 제 371조 (d)항의 규정은 국제 출원에 관하여 (A)목에서 규정된 수수료의 납 부에 적용된다.

(4) 등록 수수료

(A) 디자인특허나 식물특허를 제외한, 원특허의 등록에 대해 1,510달러

(B) 원디자인특허의 등록에 대해 860달러

(D) 재등록특허의 등록에 대해 1,510달러

(5) 포기(disclaimer) 수수료 – 포기서 제출에 대해 140달러

(6) 불복 수수료

(A) 심사관 결정에 불복하여 특허심판원에 불복하는 경우 540달러

(B) 불복을 뒷받침하는 이유서의 제출시 540달러, 특허심판원에서의 구술 심리 요청시 1,080달러

(7) 회복 수수료 – 비의도적으로 포기된 특허출원의 회복 신청시, 특허등록료 의 비의도적인 지연 납부시 또는 재심사 절차에서 특허권자에 의한 비의도적 으로 지연된 답변시, 각 1,620달러. 단, 그 신청이 제133조 또는 제151조에 따라 제출되는 경우에는 540달러

(8) 연장 수수료 – 특허출원에서 청장에 의하여 요구된 조치를 취하기 위해 1개월의 기간 연장을 신청하는 경우

(A) 첫 번째 연장 신청에는 130달러

(B) 두 번째 연장 신청에는 360달러

(b) 등록유지 수수료

(1) 개관 – 청장은 1980년 12월 12일 이후의 출원에 기초한 특허 중 현재 유 효한 모든 특허에 대해 다음과 같은 등록유지 수수료를 부과한다.

(A) 특허 등록 후 3년 6개월, 980달러

(B) 특허 등록 후 7년 6개월 , 2,480달러

(2) 유예기간; 부가료 – (1)호에 따른 유지 수수료가 납부기한이나 그 후 6개 월의 유예기간내에 특허상표청에 납부되지 않으면, 그 특허는 유예기간의 만 료일로서 종료한다. 청장은 유예기간 내에 유지 수수료를 받아들이는 조건으 로 부가료의 납부를 요구할 수 있다.

(3) 디자인특허나 식물특허에 대한 등록유지 수수료 미 요구 – 디자인특허나 식물특허를 유지하는데는 수수료를 부과할 수 없다.

(b) 납부의 지연 – 미국 특허법 제41조 (c)항을 다음과 같이 개정한다.

(1) “(c)(1) 청장은”을 삭제하고 “(c) 유지수수료 납부의 지연 – (1) 허용 – 청 장은”을 삽입한다.

(2) “(2) 특허”를 삭제하고 “(2) 타인의 권리에 미치는 효과 – 특허”를 삽입한다.

(d) 특허 검색 및 기타 수수료

(1) 특허 검색 수수료

(A) 개관 – 청장은 특허출원의 검색에 대해, 가출원을 제외하고는, (B)목 에 따라 규정된 수수료를 부과해야 한다. 청장은 그 수수료가 특허상표청 직원의 특허출원 검색에 필요한 평균적인 비용 예상치를 초과하지 않도록 이 호에 따라 부과되는 수수료를 조정해야 한다.

(B) 세부 수수료 – (A)목에서 언급된 수수료의 세부 내역은 다음과 같다.

(i) 디자인출원, 식물출원, 가출원 또는 국제출원을 제외한, 원특허 출원 에 대해 540달러

(ii) 원디자인 특허 출원에 대해 100달러

(iii) 원식물특허 출원에 대해 330달러

(iv) 국제출원의 국내단계에 대해 540달러

(v) 특허재등록 출원에 대해 540달러

(C) 다른 규정의 적용 가능성 - 특허출원 수수료의 납부에 관한 제111조 (a)항 (3)호와 (4)호의 규정은 제111조 (a)항에 따라 제출된 출원과 관련하 여 이 호에서 규정된 수수료의 납부에 적용된다. 국내단계 수수료의 납부 에 관한 제371조 (d)항의 규정은 국제출원과 관련하여 이 호에서 규정된 수수료의 납부에 적용된다.

(D) 반환 – 청장은, 규칙으로, 출원에 대한 심사가 제131조에 따라 이루어 지기 전에, 청장에 의하여 규정된 바에 따라 명시적인 포기에 관한 서면 선언서를 제출한 출원인에 대해, 이 호에서 규정된 수수료의 일부에 대한 반환을 규정할 수 있다.

(2) 기타 수수료

(A) 개관 – 청장은 이 조에서 구체적으로 명시하지 않은 기타 처리, 서비 스 또는 자료 등에 소요되는 예상 평균비용을 보전하기 위해 그에 대한 수 수료를 부과해야 한다. 다만, 다음의 서비스에 대해서는 다음의 수수료를 부과한다.

(i) 권리에 영향을 미치는 문서의 등재에 대해 40달러

(ii) 복사 1면당 25센트

(iii) 특허의 흑백 사본에 대해 3달러

(B) 도서관용 복사 –제12조에서 규정된 도서관에 그 년도의 모든 특허의 명세서와 도면의 비인증 복사본으로 제공하는데에 대한 연회비는 50달러.

(d) 소기업에 대한 수수료 – 미국 특허법 제41조 (h)항을 다음과 같이 개정한다.

(h) 소기업에 대한 수수료

(1) 수수료의 감면 – 아래 (3)호를 조건으로, 소기업법(Small Business Act) 제 3조에 정의된 바의 소기업체 또는 청장에 의한 규칙에서 정의된 개인 발 명가나 비영리 기관의 출원에 관하여, (a)항, (b)항, (d)항 (1)호에 따라 부과 되는 수수료를 50% 감면한다.

(2) 부가금 및 기타 수수료 – (1)호에서 언급된 자의 출원과 관련하여, (c)호 나 (d)호에 따라 부과된 부가료나 수수료는, 그와 동일하거나 실질적으로 유 사한 상황에서 다른 자에게 요구되는 부가금이나 수수료보다 높아서는 아니

된다.

(3) 전자 출원에 대한 감면 – (1)호가 적용되는 자의 출원과 관련하여, 이 조 (a)항 (1)호 (A)목에따라 부과되는 수수료는, 그 출원이 청장에 의하여 규정 된 바에 따라 전자적 수단으로 체출되면 75% 감면된다.

(e) 기술적 개정 – 미국 특허법 제 41조를 다음과 같이 개정한다.

(1) (e)항의 첫번째 문장에서 “청장”을 삭제하고 “수수료의 면제; 통지와 관련 한 복사 – 청장”을 삽입한다.

(2) (f)항에서 “수수료”를 삭제하고 “수수료의 조정 – 수수료”를 삽입한다.

(3) (g)항은 폐지한다.

(4) (i)항에서

(A) “(i)(1) 청장”을 삭제하고 다음을 삽입한다. “(i) 특허 및 상표 전자기록”

“(1) 기록의 유지 – 청장”

(B) “(2) 청장”을 삭제하고 다음을 삽입한다.

“(2) 자동화된 검색 시스템의 이용가능성 – 청장”

(D) “(4) 청장”을 삭제하고, 다음을 삽입한다. “(4) 연방의회로의 연례 보고서 – 청장”.

(f) 상표 수수료의 조정 – 2005년 미국 통합세출법(Consolidated Appropriations Act, 2005) B편 제802조 (a)항을 다음과 같이 개정한다.

(1) 첫번째 문장에서 “2005, 2006, 2007 회계년도 동안”을 삭제하고 “청장이

달리 수수료를 결정하거나 조정하는 때까지”를 삽입한다.

(2) 두번째 문장에서 “2005, 2006, 2007 회계년도 동안”을 삭제하고 “그”를

삽입한다.

(g) 발효일, 적용가능성 및 경과 규정 – 통합세출법 B편 제803조 (a)항에서 “그리 고 2005 회계년도와 2006년 회계연도의 나머지 기간에 대해서만 적용된다”를

삭제하는 것으로 개정한다.

(h) 우선심사 수수료

(1) 개관 –

(A) 수수료

(i) 우선심사 수수료 – 원 실용/식물 특허에 관한 정규출원의 우선심사 에 대해, 미국 특허법 제2조 (b)항 (2)호 (G)목의 규정에 따른 청구 수수 료는 4,800 달러이다.

(ii) 부가 수수료 – 우선심사를 구하는 출원에 대해 납부하여야 하는 수 수료는, (i)절에 따른 우선심사 수수료와 더불어, 그 출원에 대한 출원료, 검색료 및 심사료(초과 청구항 수수료 및 면수 초과 수수료를 포함), 처 리비, 출원공개료를 포함한다.

(B) 규칙; 제한

(i) 규칙 – 청장은, 규칙으로, 우선심사 신청에 대한 승인 조건 및 승인

될 수 있는 우선심사 제출 건수의 제한을 규정할 수 있다.

(ii) 청구항의 제한 – 규칙이 (i)절에 따라 제정되기 전까지, 우선심사를 신청한 출원은 독립항 4항 또는 전체 청구항 30항 초과하거나 초과하도 록 보정될 수 없다.

(iii) 전체 신청 건수의 제한 – 청장은, 다른 제한을 정하는 규칙이 이 항 에 따라 제정되지 않는 한, 1회계년도에서 1만 건을 초과하는 우선심사 신청을 승인할 수 없다.

(2) 소기업체에 대한 수수료 감면 – 청장은 미국 특허법 제41조 (h)항 (1) 호 에 따라 수수료 감면을 받을 수 있는 자격을 갖춘 소기업체들에 대해, 원 실 용/식물 특허의 정규출원에 관한 우선심사 신청 수수료를 50% 감면하여야 한다.

(3) 수수료의 예탁 – 이 조항에 따라 납부되는 모든 수수료는 특허상표청의 세출예산계정(Appropriation Account)을 통해 관리되며, 미국 특허법 제 42 조 (c)항 (3)호 (A)목에서 규정된 목적으로서만 사용될 수 있다.

(4) 발효일 및 효력종료일

(A) 발효일 – 이 항은 이 법이 제정된 날로부터 10일이 경과한 날로부터

효력을 발생한다.

(B) 효력종료일 – (1)호 (A)목 (i)절과 (2)호에 따라 부과된 수수료 및 (2) 호에 따른 감면 수수료는, 그 수수료에 관하여 이 법 제10조에 따른 권한 을 처음으로 행사함에 따라, (1)호 (A)목 (i)절에 따른 수수료에 관한 결정 이나 조정이 효력을 발생하는 날로 종료한다.

(i) USPTO의 세출예산계정 거래 수수료

(1) 부가요금

(A) 개관 – 미국 특허법 제41조의 (a), (b), (d)(1)항과 제132조의 (b)항을 근거로 부과된 모든 수수료에는 15%의 요금이 부가된다. 이 항에 따른 부 가요금은 이 법이나 다른 법률 규정에 따라 부과되는 다른 부가 요금과는 별개이며 추가적인 것으로 해석되어야 한다.

(B) 총액의 예탁 – (A)목에 따라 부과된 부가요금으로 모여진 총액은 특허 상표청의 세출예산계정을 통해 관리되며, 미국 특허법 제42조 (c)항 (3)호 (A)목에서 규정된 목적으로만 사용될 수 있다.

(2) 부가요금에 관한 발효일 및 효력종료일 (1)호에서 규정된 부가요금은 –

(A) 이 법의 제정일로부터 10일이 경과한 날로부터 효력을 발생하며;

(B) (1)호 (A)목이 적용되는 수수료에 관하여, 제10조에 따른 권한을 처 음으로 행사함에 따라, 그 수수료에 관한 결정이나 조정이 효력을 발생 하는 날로 종료한다.

(j) 발효일 – 이 조항에서 달리 규정하는 경우를 제외하고는, 이 조항 및 그로 인한 개정사항들은 이 법이 제정된 날부터 효력을 발생한다.

제12조 보충심사(Supplemental Examination)

(a) 개관 – 미국 특허법 제25장은 그 말미에 다음의 내용을 삽입하는 것으로 개 정한다.

제257조 정보의 검토, 재검토 또는 정정을 위한 보충심사

(a) 보충심사의 청구 – 특허권자는 청장에 의해 정해진 요건에 따라 특허와 관 련이 있는 것으로 믿는 정보의 검토, 재검토 또는 정정을 위해 특허상표청에 그 특허에 대한 보충심사를 청구할 수 있다. 이 조의 요건을 충족하는 보충심사 청구의 접수일로부터 3개월 내에 청장은 보충심사를 수행해야 하고, 보충심사 청구에서 제출된 정보가 특허성에 관한 실질적인 새로운 의문을 제기하는지의 여부를 표시한 증명서를 발행하여 그 심사를 종료해야 한다.

(b) 재심사 명령 – (a)항에 따라 발행된 증명서에, 그 청구에 있는 하나 이상의 정보에 의하여 특허성에 관한 실질적인 새로운 의문이 제기된다는 것을 나타내 면, 청장은 그 특허에 대한 재심사를 명해야 한다. 이 재심사는 제30장에 규정 된 절차에 따라 수행된다. 다만, 특허권자는 제304조에 따른 진술서를 제출할 권리를 갖지 않는다. 그 재심사 동안, 특허와 간행물에 관한 제30장에서의 제한 에도 불구하고, 특허청장은 보충심사 과정에서 확인된 특허성에 관한 실질적인 새로운 의문을 다루어야 한다.

(1) 개관 – 어떤 정보가 특허의 보충심사 동안에 검토, 재검토 또는 정정되었 으면, 종전의 심사에서 검토되지 않았거나 부적절하게 검토되었거나, 부정확 했던 정보와 관련한 행위에 근거하여, 그 특허가 불집행한(unenforceable) 것 으로 판단되어서는 아니된다. (a)항에 따른 청구를 하였거나 하지 않은 것은 제282조에 따른 특허의 집행성과는 관련이 없다.

(2) 예외

(A) 종전의 주장 – 민사 소송에서 구체적으로 제기된 주장 또는 미국 식품 의약화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) 제505조 (j)(2) (B)(iv)(II)에서 따라 특허권자에 의하여 접수된 고지에서 구체적으로 제시 된 주장의 경우, 그것이 그 주장의 기초를 구성하는 정보를 검토, 재검토 또는 정정하기 위하여 (a)호에 따라 보충심사를 청구한 날 전에 있었다면, 그 주장에 대해서는 (1)호가 적용되지 않는다.

(B) 특허집행소송 – 관세법(Tariff Act of 1930) 제337조 (a)항이나 미국 특 허법 제281조에 따라 제기된 소송에서 보충심사와 그에 따른 재심사에 대 한 결론이 그 소송 제기일 전에 나오지 않으면, (a)항의 재심사 청구에 따 라 검토되었거나 재검토 되었거나 정정되었던 정보에 기초하는 소송에서 제기된 방어에 대하여 (1)호가 적용되지 않는다.

(d) 수수료 및 관련 규칙

(1) 수수료 – 청장은 규칙으로, 특허의 보충심사 청구의 제출에 대하여, 그리 고 그 청구에서 제출된 정보를 고려하기 위해 수수료를 책정하여야 한다. (b)항에 따른 재심사 명령이 내려지는 경우, 보충심사에 적용하는 수수료와 더불어, 제30장에 따른 당사자 재심사 절차에 적용되는 수수료도 부과해야 한다.

(2) 규칙 – 청장은 보충심사 청구에 관한 양식, 내용 및 기타 요건을 규율하 는 규칙을 책정하고, 그 청구에서 제출된 정보를 재고하는 절차를 마련하여 야 한다.

(e) 기만 행위 – 이 조항에 따른 보충심사나 재심사 과정에서, 보충심사의 대상 인 특허와 관련해 특허상표청에 대해 심각한 기만 행위가 저질러졌음을 청장이 알게 되면, 이 조에 따른 재심사의 결과로서 제307조에 따라 무효인 것으로 판 단된 청구항의 삭제 등과 같이 청장이 취할 수 있는 기타 조치와 더불어, 청장 은 그 사항을 법무부 장관에게 회부하여 법무부 장관이 적절하다고 간주하는 조치를 취할 수 있도록 하여야 한다. 이와 같은 회부 사실은 비밀로 취급되어 야 하며, 그 특허의 서류에 포함시켜서는 아니되며, 더불어 미국 정부가 그 회 부와 관련하여 형사고발을 하지 않는 이상 그 회부는 공중에게 공개되어서는 아니된다.

(f) 해석 원칙 – 이 조항은 다음과 같이 해석되지 않는다.

(1) 형법이나 반독점법(형법(Title 18) 제1001조 (a)항, Clayton법 제1항 및 불공정한 경쟁방식과 관련한 범위에서 연방공정거래위원회법 제5조 포함)에 기초한 제재의 부과를 배제하는 것

(2) 부정행위 가능성을 조사하고 특허상표청에 제기된 사항이나 절차와 관련 해 부정행위에 대한 제재를 부과할 수 있는 청장의 권한을 제한하는 것

(3) 특허상표청에 대한 대리인에 의한 부정행위에 대한 제재와 관련하여 제3 장에 따른 규칙을 제정할 수 있는 청장의 권한을 제한하는 것

(b) 관련 개정 – 미국 특허법 제25장의 목차는 그 말미에 다음의 신규 항목을 추가하도록 개정한다.

“제257조 정보의 검토, 재검토 또는 정정을 위한 보충심사”

제13조 자금 협약

(a) 개관 - 미국 특허법 제202조 (c)항 (7)호 (E)(i)목 을 다음과 같이 개정한다.

(1) “75 퍼센트”를 “15 퍼센트”로 대체한다.

(2) “25 퍼센트”를 “85 퍼센트”로 대체한다.

(3) “위 (D)목에서 규정된 바”를 삭제하고 “이 절에서 규정된”을 삽입한다.

(b) 발효일 – 이 조항에 의한 개정사항은 이 법의 제정일로부터 효력을 발생하 며, 그 날의 전후에 등록된 모든 특허에 대해 적용된다.

제14조 선행기술에 속하는 것으로 간주되는 세금 전략

(a) 개관 – 미국 특허법 제102조와 제103조에 따른 발명의 평가에 있어서, 세금 부담을 줄이거나 피하거나 납부를 지연하기 위한 전략의 경우, 그 발명이나 출 원 당시에 알려져 있었는지를 불문하고, 청구발명을 선행기술과 차별하기에 충 분하지 않은 것으로 간주된다.

(b) 정의 – 이 조에서 “납세 의무(tax liability)”라는 용어는, 세금의무를 징수하 거나 부과하거나 평가하는 법령이나 규칙 등을 포함하여, 연방법, 주법, 지역법

또는 외국법에 따른 모든 세금부담의무를 의미한다.

(1) 세금 신고와 관련한 데이터를 기록하고 전송하고 정리하는 것을 포함하 여, 세금 환급이나 세금 신고를 준비하는데만 사용되는 방법, 장치, 기술, 컴 퓨터 프로그램 제품 또는 시스템.

(2) 세금 전략과 분리할 수 있거나 납세자나 세금 전문가에 의한 세금 전략 의 사용을 제한하지 않는 한도에서, 재정 관리로만 사용되는 방법, 장치, 기 술, 컴퓨터 프로그램 제품 또는 시스템.

(d) 해석 원칙 – 이 조항의 내용은 다른 영업방법이 특허받을 수 있다거나 다른 영업방법이 유효하다는 것을 의미하는 것으로 해석되어서는 아니된다.

(e) 발효일 – 이 조항은 이 법의 제정일부터 효력을 발생하며, 그 날 당시에 계 속 중이거나 그 날 이후에 제출된 출원 또는 그 날 이후에 등록되는 특허에 대 해 적용된다.

제15조 최선 실시예 요건

(a) 개관 – 미국 특허법 제282조 두번째 문단을 삭제하고 이하의 내용을 삽입하 여 개정한다.

(3) 소송에서 아래 사항을 준수하지 못한 특허나 청구항의 무효

(A) 미국 특허법 제112조의 요건, 다만 최선 실시예의 미기재는 특허 청구 항의 삭제나 무효 또는 집행불능의 기초로 될 수 없다.

“(B) 미국 특허법 제 251조의 요건”

(b) 관련 개정 – 미국 특허법 제119조 (e)항 (1)호와 제120조에서 “미국 특허법 제112조의 첫번째 문단”을 삭제하고 “제112조 (a)항(최선 실시예 기재요건을 제 외)”를 삽입한다.

제16조 특허 표시

(a) 가상 특허표시

(1) 개관 – 미국 특허법 제287조 (a)항의 “or when”을 삭제하고 “또는 그 위 에 ‘특허(patent)’라는 단어나 그 약어인 ‘pat.’이라는 단어와 함께, 일반 대중 이 별도의 비용을 지불하지 않고 접속할 수 있는, 그 특허 물품이 특허번호 와 연관되어 있는 인터넷 주소를 포기하거나 또는”을 삽입한다.

(2) 발효일 – 이 조항에 의한 개정사항은 이 법의 제정일 당시에 계류 중이거 나 그 날 이후에 개시된 소송에 대해 적용된다.

(3) 보고 – 청장은 이 법의 제정일로부터 3년 이내에 이하의 내용 모두를 담 은 보고서를 연방 의회에 제출해야 한다.

(A) 제품의 물리적 표시에 대한 대체수단으로서, 이 조항 (1)호에 의한 개 정에서 규정된 바의 “가상 특허표시”의 효율성에 관한 분석

(B) 그러한 가상 특허표시가 일반 대중으로 하여금 특허에 대한 정보에 접

근할 수 있는 능력을 제한하는지 향상시키는지에 관한 분석

(D) 그러한 가상 특허표시의 결함에 관한 분석

(b) 허위표시

(1) 민사 처벌 – 미국 특허법 제292조 (a)항의 말미에 다음의 내용을 추가하 도록 개정한다.

“미국정부만이 이 조항에 근거한 처벌에 대해 소송을 제기할 수 있다.”

(2) 손해배상청구소송 – 미국 특허법 제292조 (b)항을 다음과 같이 개정한다. “(b) 이 조항의 위반의 결과로 경쟁적 피해를 입은 자는 그 피해를 보전하기 에 적당한 손해의 회복을 위해 미국 지방법원에 민사소송을 제기할 수 있다.”

(3) 만료된 특허 – 미국 특허법 제292조는 그 말미에 다음의 문장을 추가하 여 개정한다.

“(c) (a)항에 규정된 방식의 제품에 관한 특허표시는, 그 제품에 관한 것이지 만 종료된 특허인 경우, 이 조항의 위반은 아니다.”

(4) 발효일 – 이 항에 의한 개정사항은 이 법의 제정일 당시에 계류 중이거나 그 날 이후에 개시된 모든 사건에 대해 예외없이 적용된다.

제17조 변호사의 자문

(a) 개관 – 미국 특허법 제29장은 그 말미에 다음의 조항을 추가하여 개정한다.

제298조 변호사의 자문

“침해자가 침해 주장된 특허에 관하여 변호사에게 자문을 구하지 않았다거나 침해자가 법원이나 배심원에게 그러한 자문을 제시하지 않았다는 점은, 피고 침해자가 고의로 그 특허를 침해했다거나 의도적으로 그 특허의 침해를 유도했 음을 증명하는데 사용될 수 없다.”

(b) 관련 개정 – 미국 특허법 제29장의 목차의 말미에 다음의 조항을 추가하여 개정한다.

“제298조 변호사의 자문”

제18조 영업방법 특허를 위한 과도 프로그램

(a) 과도 프로그램

(1) 제정 – 이 법의 제정일로부터 1년 내에, 청장은 영업방법에 관한 특허의 유효성을 재고하기 위한 과도기적 등록 후 재심 절차를 제정하고 시행하기 위한 규칙을 공포해야 한다. 이 항에 따라 시행될 과도기적 절차는 아래 내 용을 조건으로, 미국 특허법 제32장에 따른 등록 후 재심에 관한 기준과 절 차로 간주되고, 이를 채용해야 한다.

(A) 미국 특허법 제321조 (c)항 및 제325조 (b)항, (e)항 (2)호, (f)항은 이 과도기적 절차에 적용되지 않는다.

(B) 영업방법 특허에 관하여, 그 특허의 침해 혐의로 피소되었거나 침해의

책임을 졌던 자나 그 실제 이해당사자 또는 그 자와 인접 관계에 있는 자 가 아니면, 과도기적 등록 후 재심 절차를 신청할 수 없다.

(C) 이 법 제3조 (n)항 (1)호에서 제시된 발효일 전까지 유효한 미국 특허 법 제102조와 103조에 따라 제기된 근거를 기초로 영업방법 특허의 하나 이상의 청구항에 관한 유효성을 다투는, 과도기적 절차의 신청인은, 그러 한 근거를 다음 중 하나의 것에 기초하여서만 뒷받침할 수 있다.

(i) (그러한 발효일 전에 유효한 것인) 미국 특허법 제102조 (a)항에 해 당하는 선행기술

(ii) 다음에 해당하는 선행기술

(I) 미국 내에서 특허출원일의 1년 전에 그 발명을 개시한 것 및

(II) 그 개시가 특허출원인에 의한 발명 전에 타인에 의하여 이루어졌 다면, (제3조 (n)(1)호에서 제시된 발효일 전에 유효한 것인) 미국 특 허법 제102조 (a)항에 의하여 설명될 수 있는 것.

(D) 영업방법 특허의 청구항에 관하여, 과도기적 등록 후 재심 절차를 신 청해서 미국 특허법 제328조 (a)항에 따른 최종 서면결정을 받은 신청인 또는 그 자의 실제 이해당사자는, 연방사법절차법 제 1338조에 따라 전체 적으로나 부분적으로 제기된 민사소송에서, 또는 관세법(Tariff Act of 1930) 제 337조에 따라 국제무역위원회에 대한 절차에서, 신청인이 그 과 도기적 절차 과정에서 제기했던 근거로 해당 청구항이 무효라고 주장할 수 없다.

(E) 청장은 영업방법에 관한 특허에 대해서만 과도기적 등록 후 재심 절차 를 개시할 수 있다.

(2) 발효일 – (1)호에 따라 공포되는 규칙은 이 법의 제정일로부터 1년 기간 이 만료되는 날부터 효력이 발생하며, 그 날의 전후에 등록된 모든 영업방법 특허에 대해 적용된다. 다만, 그 규칙은, 해당 특허에 관한 등록 후 재심 신 청이 미국 특허법 제321조 (c)항의 요건을 충족하는 기간 동안에는, 이 법 제 6조 (f)항 (2)호 (A)목에 규정된 특허에는 적용되지 않는다.

(3) 효력종료일

(A) 개관 – 이 (a)항과 그에 따른 규칙은 (1)호에 따라 공포된 규칙의 발효 일로부터 8년의 기간이 종료되면 그 이후 폐지된다.

(B) 적용 대상 – (A)목의 규정에도 불구하고, 이 (a)항과 그에 따른 규칙은 그 종료일 전에 제출된 과도기적 절차에 대한 신청에 대해서는, (a)항에 따 른 종료일 후에도 계속 적용된다.

(b) 중지 신청

(1) 개관 – 미국 특허법 제281조에 따라 특허권 침해에 관한 민사소송에서, 그 특허에 대한 과도기적 절차와 관련하여, 당사자가 그 민사소송의 중지를 구하면, 법원은 다음에 근거해 소송을 중지시킬 것인지를 결정하여야 한다.

(A) 중지나 그 거절이 문제가 된 쟁점을 단순화하고 그 재판을 간소화하는 지의 여부

(B) 증거개시가 완료되었는지 및 공판 일자가 정해졌는지의 여부

(D) 중지나 그 거절이 당사자들과 법원에 소송의 부담을 덜어주는지의 여부

(2) 재고 – 당사자는 (1)호에 따른 지방법원의 결정에 대해 즉각적으로 중간 항소를 할 수 있다. 미국 연방관할항소법원은 지방법원의 결정을 재고하여 확립된 선례에 비추어 일관성이 있는지를 확인하며, 그러한 재고는 지방법원 의 결정을 존중하지 않고 새롭게(de novo) 진행된다.

(c) 재판지 결정에서 현금자동입출금기(ATM) 제외 – 영업방법 특허에 대한 미국 특허법 제281조에 따른 침해소송에서, 현금자동입출금기는 연방사법절차법 제 1400조 (b)항의 목적으로 정규의 확립된 영업장소로 보지 않는다.

(d) 정의

(1) 개관 – 이 조의 목적으로, “영업방법에 관한 특허”라는 용어는 금융 상품 이나 서비스에 관한 실무, 행정 또는 관리에 사용되는 데이타 처리나 기타 조작을 수행하는 방법 또는 그에 상응하는 장치를 청구하는 특허를 의미한 다. 다만, 이 용어는 기술적 발명에 대한 특허를 포함하지 않는다.

(2) 규칙 – 이 조에서 규정된 과도기적 절차의 시행을 지원하기 위하여, 청장 은 기술적 발명에 대한 특허에 해당하는지의 여부를 판단하기 위한 규칙을

공포해야 한다.

(e) 해석 원칙 – 이 조의 어떤 내용도 미국 특허법 제101조에 따라 제시된 특허 를 받을 수 있는 대상에 관한 범주를 개정하거나 설명하는 것으로 해석되어서 는 안 된다.

제19조 관할권과 절차상의 문제

(a) 주 법원의 관할권 – 연방사법절차법(Title 28) 제1338조 (a)항에서 그 두 번 째 문장을 삭제하고 다음의 문단을 삽입하여 개정한다.

(b) 연방관할항소법원 – 연방사법절차법 제1295조 (a)항 (1)호의 내용을 다음과 같이 개정한다.

“(1) 특허 또는 식물품종보호에 관하여 의회법률에 따라 제기된 민사소송에 서 또는 그 법률에 따른 강제 반소가 주장된 민사소송에서, 미국 지방법원, 괌 지방법원, 버진 아일랜드 지방법원, 또는 노던 마리아나 아일랜드 지방법 원의 최종 판결에 대한 항소에 관해”

(1) 개관 – 연방사법절차법 제89장은 그 말미에 다음의 새로운 조항을 삽입

하여 개정한다.

(b) 특별 규정 – 이 조에 따른 소송의 이송은 제1446조의 규정을 따라 이루어진 다. 다만, 그 이송이 오직 이 조항에만 근거하는 경우,

“(1) 그 소송은 당사자 중 누구에 의해서든 이송될 수 있으며,

“(2) 제1446조 (b)항에 포함된 기간 제한은 합당한 사유로 언제든지 연장될 수 있다.

(c) 특정한 경우에 대한 관할권의 명확화 – 이 조에 따라 민사 사건을 이송받은 법원은, 소송을 이송한 주 법원이 해당 청구에 대한 관할권이 없었다는 이유로, 그 민사소송의 청구의 심리나 판단으로부터 배제되지 않는다.

(d) 환송 – 민사소송이 오직 이 조항에 따라 이송된 경우, 지방법원은

(1) 이 조 (a)항에 따른 이송 근거가 되지 않거나, 의회법률에 의하여도 그 지방법원이 원심 관할권이나 보충적 관할권을 갖지 않는, 그에 관한 청구를 환송해야 한다.

(2) 제1367조 (c)항에 규정된 상황에 따라, 제1367조에 따른 지방법원의 보충 적 관할권 내의 청구를 환송할 수 있다.

(2) 관련 개정 – 연방사법절차법 제89장은 그 목차에 다음의 새로운 항목을 추가하여 개정한다.

(d) 특허 사건에서 절차상 사항

(1) 당사자의 병합 및 소송의 중지 – 미국 특허법 제29장이 이 법에 의해 개 정됨에 따라 다음의 새로운 조항을 그 말미에 추가한다.

제299조 당사자의 병합

(a) 피고 침해자의 병합 – 특허에 관한 연방법에 따라 제기된 민사소송에 관하 여, 제271조 (e)항 (2)호에 따른 침해 행위를 이유로 하는 사건을 제외하고는, 침해자로 피소된 당사자들은, 다음의 요건 모두를 충족하는 경우에만, 피고들 또는 반소 피고들로서 하나의 소송으로 병합될 수 있다.

(1) 동일하게 피소된 제품이나 방법에 관한 제조, 사용, 미국 내 수입, 판매 제공 또는 판매에 관하여, 동일한 거래, 사건 또는 일련의 거래나 사건에 관 하여 또는 그로부터 야기된 구제권이 당사자들 공동으로, 개별로, 또는 그 대 신으로 주장된 경우

(2) 모든 피고들 또는 반소 피고들에게 공통적인 사실 문제가 해당 소송에서 제기될 경우

(b) 병합하기에 불충분한 주장 – 이 조항의 목적으로, 그들 각자가 소송 대상의 특허(들)를 침해하였다고 주장하는 것만으로는, 피소 침해자들이 피고들이나 반 소 피고들로서 하나의 소송으로 병합되거나 그들의 소송이 병합될 수 없다.

(2) 관련 개정 – 이 법에 의한 개정에 따라 미국 특허법 제29장의 목차는 그

말미에 다음과 같은 새로운 항목을 추가하도록 개정한다. “제299조 당사자의 병합”

(e) 발효일: 이 조에 의한 개정사항은 동 법의 제정일 이후에 개시된 모든 민사 소송에 대해 적용된다.

제20조 기술적 개정

(a) 공동 발명 – 미국 특허법 제116조를 다음과 같이 개정한다.

(1) 첫 번째 문단에서 “When”을 삭제하고 “(a) 공동 발명 – When”을 삽입한다.

(2) 두 번째 문단에서 “만일 공동발명자가”를 삭제하고 “(b) 삭제된 발명자 –

만일 공동발명자가” 를 삽입한다.

(3) 세 번째 문단에서

(A) “Whenever”를 삭제하고 “(C) 출원에 있는 오류의 정정 – Whenever” 를 삽입하고,

(B) “그리고 그러한 오류가 그 자신 측의 기만적인 의도없이 발생한 것이 다”를 삭제한다.

(b) 외국에서의 특허출원 – 미국 특허법 제184조를 다음과 같이 개정한다.

(1) 첫 번째 문단에서

(A) “Except when”을 삭제하고 “(a) 외국에서의 특허출원 – Except when” 을 삽입하고,

(B) “그리고 기만적인 의도없이”를 삭제한다.

(2) 두 번째 문단에서 “그 기간은”을 삭제하고 “(b) 신청 – 그 기간은”을 삽입

한다.

(3) 세 번째 문단에서 “그 범위는”를 삭제하고 “(C) 추후 변경, 수정, 및 보충

– 그 범위는”을 삽입한다.

(d) 흠결있는 특허의 재등록 – 미국 특허법 제251조를 다음과 같이 개정한다.

(1) 첫 번째 문단에서

(A) “Whenever”를 삭제하고 “(a) 개관 – Whenever”를 삽입하고,

(B) “기만적인 의도없이”라는 부분을 삭제한다.

(2) 두 번째 문단에서 “청장은”을 삭제하고 “(b) 복수의 재등록 특허 – 특허청 장은”을 삽입한다.

(3) 세 번째 문단에서 “그 규정들”을 삭제하고 “(c) 동 법의 적용가능성 – 그

규정들”을 삽입한다.

(4) 마지막 문단에서 “재등록된 어떠한 특허도”를 삭제하고 “(d) 클레임의 범 위를 확대하는 재등록 등록 – 재등록된 어떤 특허도”를 삽입한다.

(e) 재등록의 효과 – 미국 특허법 제 253조를 다음과 같이 개정한다.

(1) 첫 번째 문단에서 “언제든지, 기만적인 의도없이”를 삭제하고 “(a) 개관 –

언제든지”를 삽입한다.

(2) 두 번째 문단에서 “유사한 방법으로”를 삭제하고 “(b) 추가적인 포기나

헌정 – (a)항에 규정된 방법으로”를 삽입한다.

(f) 기명된 발명자의 정정 – 미국 특허법 제256조를 다음과 같이 개정한다.

(1) 첫 번째 문단에서

(A) “Whenever”를 삭제하고, “(a) 정정 – Whenever”를 삽입하고,

(B) “그리고 그러한 오류는 그 자신 측의 기만적인 의도없이 발생한”을 삭 제한다.

(2) 두 번째 문단에서는 “그 오류는”을 삭제하고 “(b) 오류가 정정되면 유효 한 특허 – 그 오류는”을 삽입한다.

(g) 유효성의 추정 – 미국 특허법 제 282조를 다음과 같이 개정한다.

(1) 첫 번째 문단에서

(A) “특허는”을 삭제하고 “(a) 개관 – 특허는”을 삽입하고,

(B) 세번째 문장을 삭제한다.

(2) 두 번째 문단에서

(A) “이하의”를 삭제하고 “(b) 개관 – 이하의”를 삽입한다.

(B) (1)호에서, “불집행성,”을 삭제하고 “불집행성.”을 삽입한다.

(3) 세 번째 문단에서

(A) “특허의 유효성이나 침해에 관한 소송에서”를 삭제하고 “(c) 소송의 통 지; 특허권 존속기간 연장 동안의 소송 – 특허의 유효성이나 침해에 관한 소송에서”를 삽입하고,

(B) “청구 법원”을 삭제하고 “연방 청구 법원”을 삽입한다.

(h) 침해 소송 – 미국 특허법 제288조는 “기만적인 의도없이”를 삭제하여 개정 한다.

(i) 개정자 적요

(1) 미국 특허법 제3조 (e)항 (2)호에서 “이 법”을 삭제하고 “그 법”을 삽입한다.

(2) 미국 특허법 제202조를 다음과 같이 개정한다.

(A) (b)항 (3)호에서 “그 203조 (b)항”을 삭제하고 “203조 (b)항”을 삽입한다.

(B) (c)항 (7)호 (D)목에서 “증명하는 경우를 제외하고”부터 “중소기업, 그

리고”까지를 삭제하고, 다음을 삽입한다.

“상당한 조사를 실시한 결과 불가능하다고 판단된 경우를 제외하고, 대상 발명의 라이선스에 있어 우선권은 중소기업에게 부여되어야 한다, 그리고”

(3) 미국 특허법 제209조 (d)항 (1)호에서 “이전불가능한(nontransferrable)”을 삭제하고 “이전 불가능한(non-transferable)”을 삽입한다.

(4) 미국 특허법 제287조 (c)항 (2)호 (G)목에서 “모든 주(any state)”를 삭제 하고 “모든 주(any State)”를 삽입한다.

(5) 미국 특허법 제 371조 (b)항은 “그 조약의(of the treaty)”를 삭제하고 “그 조약의(of the treaty.)”를 삽입한다.

(j) 불필요한 참조

(1) 개관 – 미국 특허법에서 “이 법의(of this title)”이라는 표현이 등장하는

곳마다 그 표현을 삭제한다.

(2) 예외 – (1)호의 삭제는 미국 특허법 의 다음의 조항들에는 적용되지 아니

한다.

(A) 제1조 (c)항

(B) 제101조

(D) 제111조 (b)항 (8)호에 처음 등장하는 경우

(E) 제161조

(F) 제164조

(G) 제171조

(H) 제251조 (c)항, 동 조항에서 지정한 바대로

(I) 제261조

(J) 제271조 (g)항 및 (h)항

(K) 제287조 (b)항 (1)호

(L) 제289조

(M) 제375조 (a)항에 처음 등장하는 경우

(k) 추가적인 기술적 개정 – 미국 특허법 제155조와 제155A조 및 제14장 목차에 서 동 조들과 관련된 항목을 폐지한다

(l) 발효일 – 이 조항의 개정사항은 이 법의 제정일로부터 1년 기간이 지난 날

효력이 발생하며, 그 날 이후에 개시된 절차에 대해 적용된다.

제21조 심판관의 출장비 및 급여

(a) 특정 출장 관련 경비를 부담하는 당국 – 미국 특허법 제2조 (b)항 (11)호의 “세계(world)”라는 단어 다음에 다음의 내용을 삽입하여 개정한다.

“, 그리고 특허상표청은 연방정부의 직원이 아닌 자가 그러한 프로그램에 참가 하는데 지출하는 일당, 숙박비 및 교통비를 포함한 출장 경비와 여행 관련 경비 를 부담하기 위해 기금을 지출할 권한이 있다.”

(b) 심판관의 급여 – 미국 특허법 제3조 (b)항은 그 말미에 다음을 추가하여 개 정한다.

“(6) 특허심판관과 상표심판관 – 청장은 연방정부조직법(Title 5) 제5314조의 고위관리직 보수표(Executive Schedule)의 3급(level III)에 해당하는 보수를 초 과하지 않는 범위에서 제6조에 따라 임명된 특허심판관과 상표법(Trademark Act of 1946) 제 17조에 따라 임명된 상표심판관에게 지불할 기본급여를 정할 수 있다. 이 호에 따른 그 기본급여의 액수는 연방정부조직법 제5306조 (e)항 이나 5373조가 정해 놓은 급여 제한의 적용을 받지 않는다.

제22조 특허상표청 기금

(a) 개관 – 미국 특허법 제42조 (c)항을 다음과 같이 개정한다.

(1) “(c)”를 삭제하고 “(c)(1)”을 삽입한다.

(2) 첫 번째 문장에서 “이용할 수 있어야 한다”를 삭제하고 “(3)호를 조건으로 하여 이용할 수 있어야 한다”를 삽입한다.

(3) 두 번째 문장을 삭제하고,

(4) 말미에 다음의 내용을 추가한다.

“(2) 재무부에는 특허상표수수료준비기금(Patent and Trademark Fee Reserve Fund)이 마련되어 있다. 만일 한 회계연도 내에 특허상표청이 징 수한 수수료가 그 회계연도에 특허상표청에 지출이 승인된 금액을 초과하 면, 그 초과하여 징수된 금액은 특허상표수수료준비기금에 예탁되어야 한 다. 세출예산법(Appropriations Act)이 규정한 금액 한도까지, 동 기금은 (3)호의 규정에 따라 특허청의 의무 이행과 지출을 위해서만 이용할 수 있 어야 한다.

“(3)(A) 제41조, 42조, 376조에 따라 징수된 수수료와 그에 대한 부가 요금 은 특허 등록의 처리 및 기타 특허에 관한 활동, 서비스 및 자료에 대한 특허상표청의 경비에 대해, 그리고 특허와 관련한 특허상표청의 행정비용 의 부담분을 지급하는 데에만, 특허상표청의 경비로 사용될 수 있다. “(B) 1946년 상표법 제 31조에 따라 징수된 수수료와 그에 대한 부가 요금 은 상표 등록의 처리 및 기타 상표에 관한 활동, 서비스 및 자료에 대한 특허상표청의 경비에 대해, 그리고 상표와 관련한 특허상표청의 행정비용 의 부담분을 지급하는 데에만, 특허상표청의 경비로 사용될 수 있다.

(b) 발효일 – 이 조에 의한 개정사항은 2011년 10월 1일부터 효력을 발생한다.

제23조 위성사무소

(a) 설립 – 청장은, 이용가능한 자원의 한도 내에서, 이 법의 제정일로부터 3년 이내에 특허상표청의 업무를 수행할 위성 사무소를 미국 내에 3곳 이상 설치하 여야 한다.

(b) 목적 –(a)항에 따라 설치되는 위성사무소의 목적은 다음과 같다.

(1) 특허출원인 및 혁신개발자가 특허상표청과 보다 접촉하기 쉽도록 지원 활동의 확대

(2) 특허 심사관 보유 환경의 제고

(3) 특허 심사관 채용 환경의 개선

(4) 심사를 기다리는 특허출원의 수 감소

(5) 특허 심사의 품질 향상

(1) 개관 – (a)항에 따라 설립되어야 하는 위성사무소의 장소를 선정함에 있 어서, 청장은 다음을 고려하여야 한다.

(A) 위성사무소들이 미국내 서로 다른 주와 지역에 설립되도록 하는 것을 포함하여, 사무소 간의 지리적 다양성을 보장해야 한다.

(B) 특허상표청의 첫 번째 위성사무소로서, 미시건주 디트로이트에 관한 2010 선정으로 결과된, 특허상표청의 전국인력프로그램(Nationwide Workforce Program)의 일부로 마련했었던 평가를 포함해, 위성사무소에 대한 잠재적인 장소에 관한 동 청에 의한 종전의 평가를 참고할 수 있다.

가하고 고려해야 한다.

(D) 최소의 채용 비용으로 새로운 특허심사관을 채용할 수 있도록, 해당 지역에 과학적, 기술적 지식을 갖춘 인력의 가용성을 고려해야 한다.

(E) 해당 지역에 대한 경제적 영향을 고려해야 한다.

(2) 공개선정절차 – (1)호의 어떤 내용도, 미시건주 디트로이트를 위성사무소 로 선정하는데 사용했던 평가만을 고려하도록 특허상표청을 제한하지 않는다.

(d) 연방의회에 보고 – 청장은 동 법의 제정일로부터 시작하여 3번째 회계연도 가 종료되기 이전에 다음의 모든 내용을 담은 보고서를 작성하여 연방 의회에 제출하여야 한다.

(1) 그 선정된 장소가 (b)항에 열거된 목적을 어떻게 달성할 것인지 및 (c)항 에 열거된 고려사항이 어떻게 충족되는지에 관한 설명을 포함하여, (a)항에 따라 요구된 위성사무소의 장소 선정에 있어서의 청장의 논거

(2) 그러한 모든 위성사무소 설립에 있어서의 청장의 진행 경과

(3) 기존의 위성사무소의 운용이 (b)호에 따른 목적을 달성하고 있는지의 여부

제24조 디트로이트 위성사무소의 지정

(a) 지정 – 미시건주 디트로이트시에 설립되는 특허상표청의 위성사무소는 그 명칭을 “엘리자 J. 멕코이 미국 특허상표청(Elijah J. McCoy United States Patent and Trademark Office)”이라 한다.

(b) 참조 – 미국의 모든 법률, 지도, 규칙, 문서, 보고서, 기타 기록에서, (a)항 에서 언급된, 미시건주 디트로이트시에 위치되는 미국특허상표청의 위성사무 소에 대한 참조는, “엘리자 J. 맥코이 미국 특허상표청”에 대한 참조인 것으로 간주한다.

제25조 중요 기술에 대한 우선심사

(a) 미국 특허법 제2조 (b)항 (2)호를 다음과 같이 개정한다.

(1) (E)목에서 세미콜론 뒤에 “and”를 삭제하고,

(2) (F)목에서 세미콜론 뒤에 “and”를 삽입한 뒤,

(3) 다음의 내용을 덧붙인다.

“(G) 청장에 의하여 규정된 요건 및 특허출원인의 요청을 조건으로, 국가 경제나 국가 경쟁력에 중요한 제품, 방법이나 기술에 대한 출원에 대해서, 제41조 또는 기타 다른 법률 규정에도 불구하고, 우선심사를 제공하기 위 한 추가비용을 부과하지 않고, 우선심사를 규정할 수 있다.”

제26조 이행에 관한 연구

(a) 특허상표청의 연구 – 청장은 이 법과 그에 의한 개정사항들을 특허상표청이 어떠한 방식으로 이행하고 있는지에 관하여, 그리고 특허권, 미국 내의 혁신, 미국 시장의 경쟁력, 중소기업의 투자에 대한 접근성 및 기타 특허청장이 적절 하다고 인정하는 사항과 관련하여 연방정부의 특허정책과 실무에 관한 기타 측 면들에 관하여 연구를 수행하여야 한다.

(b) 연방의회로의 보고 – 청장은 이 법의 제정일로부터 4년 이내에 (a)항에 따라

수행된 연구의 결과와 함께 청장이 적절하다고 고려한 관련 법률과 규칙에 대 한 개정 권고 사항을 담은 보고서를 상·하원 법사위원회에 제출하여야 한다.

제27조 유전자 검사에 관한 연구

(a) 개관 –기본 유전자 진단검사에 대한 유전자 특허 및 전용 실시계약이 존재 하는 경우, 청장은 독립적이고, 확증적인 유전자 진단검사 활동을 규정하는 효 과적인 방식에 관한 연구를 수행하여야 한다.

(b) 연구 항목 – 그 연구는 적어도 다음과 같은 항목에 관한 조사를 포함하여야 한다.

(1) 독립적인 2차 소견이 부족하다는 현실이 환자들과 유전자 진단검사를 받 은 자에게 최고 수준의 의료 서비스를 제공하는데 미치는 영향 및 기존의 검 사와 진단에 대한 혁신의 방해에 미치는 영향

(2) 유전자 진단검사에 독립적인 2차 소견을 제공하는 것이 배타적 진단검사 에 관한 기존 특허권자와 라이선스 보유자에 대해 미치는 영향

(3) 유전자 진단활동에 관한 현행 전용 실시계약과 특허가 진단결과의 해석 이나 진단 절차의 수행 등 의료 활동에 미치는 영향

(4) 비용과 보험 범위가 유전자 진단검사에 관한 접근과 제공에 대해 가지는

역할

(c) 확증적인 유전자 진단검사 활동의 정의 – 이 조항에서 “확증적인 유전자 진단 검사 활동(confirming genetic diagnostic test activity)”이라는 용어는 유전자 진 단검사 제공자가 다른 유전자 진단검사 제공자로부터 유전자 검사를 받은 자의 유전자 진단검사 결과를 독립적으로 확증해주기 위해 그 자를 대상으로 다시 유전자 진단검사를 수행하는 것을 의미한다.

(d) 보고 – 청장은 이 법의 제정일로부터 9개월 이내에 연구 결과에 관하여 상·하원 법사위원회에 보고하여야 하며, 그러한 독립적이고 확증적인 유전자 진단검사 활동에 관한 이용가능성을 확립하는데에 대한 권고사항을 제공하여야

한다.

제28조 중소기업을 위한 특허 옴브즈만 프로그램

청장은 이용가능한 자원을 활용해 특허상표청 내에 특허 옴브즈만 프로그램을 설 치하여 운영하여야 한다. 옴브즈만 프로그램 담당자의 임무에는 중소기업과 개인 발명자을 위한 특허출원과 관련한 지원과 서비스의 제공이 포함되어야 한다.

제29조 출원인의 다양성 연구를 위한 방안 마련

청장은 이 법의 제정일로부터 6개월 이내에 소수자, 여성, 퇴역 군인 등을 포함해 특허출원인의 다양화를 위한 연구 방안을 마련하여야 한다. 청장은 그러한 연구 결과를 특허출원인들에게 특혜를 주는데 사용해서는 아니된다.

제30조 연방의회의 의도

혁신을 단절하는 결과를 낳을 수 있는 약탈적 행위로부터 중소기업체와 발명자들 의 권리를 보호하는 것을 포함하여, 특허 시스템이 산업계로 하여금 지속적으로 신기술을 개발하여 국가의 성장과 일자리 창출에 기여할 수 있도록 고무하여야 한다는 것이 연방의회의 의도이다.

제31조 중소기업에 대한 국제 특허 보호에 관한 특허상표청의 연구

(a) 요구되는 연구 내용 – 청장은, 상무부 장관 및 중소기업청장과 협의하여, 특 허상표청의 기존 자원을 이용하여, 다음의 연구를 수행하여야 한다.

(1) 특허상표청이 다른 연방 정부기관과 협력하여 중소기업의 국제적인 특허 보호를 지원할 수 있는 최선 방안의 결정

(2) 중소기업의 국제 특허의 출원, 유지 및 집행을 위한 비용 지급을 지원하 기 위하여, 다음 중 어느 하나를 마련할 지의 여부

(A) 중소기업에게 국제특허의 출원, 유지, 집행 및 관련 기술 지원에 관한 비용을 지불할 수 있도록 대출받을 수 있는 회전기금(revolving fund) 대 출 프로그램을 마련할 것인지 여부

(B) 그러한 국제특허의 출원, 유지, 집행 및 관련 기술 지원에 관한 비용을 지불할 수 있도록 보조금 지원 프로그램(grant program)을 마련할 것인지 여부

(b) 보고 – 청장은 이 법의 제정일로부터 120일 이내에 다음의 내용을 담은 보 고서를 연방의회에 제출하여야 한다.

(1) (a)항에 따라 요구된 연구를 수행하면서 이루어진 모든 조사결과 및 결정 사항

(2) 그 결정사항이 다음 중 어느 하나로 이루어진 것인지에 관한 진술서

(A) (a)(2)(A)목에 따른 회전자금 대출 프로그램인지 여부

(B) (a)(2) (B)목에 따른 보조금 지원 프로그램인지 여부

(3) 청장이 그 연구 수행 과정에서 도출한 입법 권고사항

제32조 무료 지원 프로그램

(a) 개관 – 청장은 전국의 지식재산권법 관련 단체들과 협력하여, 재정적 자원 이 부족한 개인 발명자와 중소기업을 지원하는 무료 지원 프로그램을 마련하여 야 한다.

(b) 발효일 – 이 조항의 내용은 이 법의 제정일에 효력을 발생한다.

제33조 특허등록의 제한

(a) 제한 – 이 법의 다른 규정들에도 불구하고, 인체 기관에 대한 또는 이를 포 함하는 청구항은 특허로 등록될 수 없다.

(b) 발효일

(1) 개관 – (a)항은 이 법의 제정일 당시에 계속 중이거나 그 이후에 제출된 모든 특허출원에 대해 적용된다.

(2) 종전 출원 – (a)항은 (1)절이 적용되지 않은 출원에 대해 등록된 특허의

유효성에 영향을 미치지 않는다.

제34조 특허 소송에 관한 연구

(a) 미국 회계감사원(GAO)의 연구 – 미국 회계감사원장은 특허법 및 관련 규칙 에 따른 특허 손해배상청구와 관련하여, 비실시기관(non-practicing entities)이 나 특허주장기관(patent assertion entities)에 의한 소송의 결과에 관한 연구를 수행하여야 한다.

(b) 연구 내용 – 이 조에 따른 연구는 다음을 포함하여야 한다.

(1) 이 법의 제정일까지 20년 이상의 기간에서 (a)항에서 언급된 소송의 연간 건수

(2) 그러한 소송 중에서 사법심사 후에 소의 이익이 없는 것으로 판명된 사 건의 수

(3) 그러한 소송이 특허 손해배상청구를 해결하는데 필요한 시간에 미치는 영향

(4) 그러한 소송과 연관하여, 특허권자, 특허 실시 허락자, 특허 실시권자 및 발명자에 대한, 그리고 대체 기술이나 경쟁 기술의 사용자에 대한, 방어 비용 의 추정치

(5) 그러한 소송이 발명자, 일자리 창출, 고용주, 피고용인 및 소비자 등에 미

치는 영향을 포함하여, 미국 경제 전반에 미치는 경제적 영향

(6) 그러한 소송을 수행하는 비실시기관이나 특허주장기관이 통상교역에 이 득을 제공하는 것이 있다면, 그러한 이득

(c) 연방의회로의 보고 – 회계감사원장은 이 법의 제정일로부터 1년 이내에 이 러한 소송이 주는 부정적인 영향을 최소화할 수 있는 법령 개정 권고사항을 포 함하여, 이 조항에 따라 요구된 연구결과에 관한 보고서를 상·하원 법사위원 회에 제출하여야 한다.

제35조 발효일

이 법에서 달리 규정한 경우를 제외하고는, 이 법의 규정들은 이 법 제정일로부터 시작해서 1년의 기간이 만료되는 날에 효력을 발생하며, 그 날 이후에 등록된 모 든 특허에 대해 적용된다.

제36조 예산의 영향

2010년 예산한도법(Statutory Pay-As-You-Go Act of 2010)의 내용을 준수하기 위 해, 이 법의 예산의 효력은 하원 예산위원회의 의장이 연방의회 의사록에 기록하 기 위한 목적으로 제출한 “예산한도법의 예산 영향(Budgetary Effects of PAYGO Legislation)” 중 의회가 의결하기 전에 제출된 가장 최신판을 참조하여 결정되어 야 한다.

제37조 특허권 존속기간 연장 신청을 위한 60일 기간의 계산

(a) 개관 – 미국 특허법 제156조 (d)항 (1)호는 그 말미에 다음의 문장을 추가하 여 개정한다.

“이 절의 두 번째 문장에 따라 제품의 허가일을 결정함에 있어서, 그 허가가 업 무일의 동부 표준시 오후 4시 30분 후에 전송되었거나, 비업무일에 전송되면, 그 제품에 대한 허가는 그 다음의 업무일에 받은 것으로 간주된다. 앞의 문장 에서 ‘업무일’이라는 용어는 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 또는 금요일을 의 미하며, 정부조직법(Title 5)에 따른 모든 법정공휴일은 제외된다.”

적용 대상 – (a)항에 의한 개정사항은, 이 법의 제정일 당시에 계속 중이거나 그 후에 제출되었거나, 그 신청에 관한 결정이 사법심사(judicial review)의 대상인 것에 관하여, 미국 특허법 제156조에 따른 모든 특허권 존속기간 연장신청에 대해 적용된다.

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특허 개혁을 위한 미국 특허법(Title 35) 개정을 위한 법 미국 연방 의회 상·하원에 의하여 다음과 같이 제정된다.

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