CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA:

ENFOQUE EM BÔNUS, MATURIDADE E RISCOS TECNOLÓGICOS

GUIA PARA ELABORAÇÃO DE MODELOS DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA : ENFOQUE EM BÔNUS, MATURIDADE E RISCOS TECNOLÓGICOS

Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx

Salvador –BA 2018

Projeto de Inovação apresentado como produto de Defesa do Mestrado Profissional para requisito da obtenção do grau de Mestre em Propriedade Intelectual e em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT), ponto focal UFBA - Universidade Federal da Bahia.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Principais Técnicas de Valoração de Tecnologia 17

Quadro 2. Etapas de TRL (Technology Readiness Level) 25

Quadro 3. Comparação entre as Modalidades dos Contratos de Exploração de Patentes e Contratos Tecnológicos 29

Quadro 4. Cláusulas Gerais para Contratos 32

Quadro 5. Compartilhamento das melhores práticas utilizadas nos Modelos de contratos pelos ETTs 33

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Fases da Negociação 20

Figura 2. Fluxograma de etapas para realização da Avaliação, Valoração e Negociação de Tecnologia 22

Figura 3. Escala de TRL - Technology Readiness Level 25

Figura 4. Fluxograma de Averbação de Contratos 39

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Pedidos de Averbação de Contratos de Tecnologia por Categoria 36

Gráfico 2. Evolução das Decisões de Contratos de Tecnologia 37

LISTA DE ABREVIATURAS

ABDI	Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
ACORDO TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
BACEN	Banco Central do Brasil
CF	Constituição Federal
CGTEC	Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia
CNI	Confederação Nacional das Indústrias
CT&I	Ciência, Tecnologia e Inovação
CTI	Centro de Tecnologia da Informação
EC	Emenda Constitucional
EMBRAER	Empresa Brasileira de Aeronáutica
ETT	Escritório de Transferência de Tecnologia
EMBRAPII	Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial
FINEP	Financiadora de Estudos e Projetos
FORMICT	Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual das Instituições Científicas, Tecnológicas e de
GRU	Inovação do Brasil Guia de Recolhimento da União
ICT	Instituição Científica e Tecnológica
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
ITA	Instituto Técnico da Aeronáutica
MCTIC	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
NIT	Núcleo de Inovação Tecnológica
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OMPI	Organização Mundial de Propriedade Intelectual
PI	Propriedade Intelectual
PCT	Patent Cooperation Treaty
TRL	Technology Readiness Level
TT	Transferência de Tecnologia
WIPO	World Intellectual Property Indicators

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 9

1. CAPÍTULO I - Legislação Nacional e Comparativo Internacional da CT&I 10

1.1.Lei de Inovação Tecnológica - LEI 10.973/2004 10

1.2. Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação - LEI 13.243/2016 11

1.3. Decreto Regulamentar da LEI 13.243/16 - DECRETO 9.283/18 12

1.4.Principais Legislações e Resoluções Nacionais Ligadas à Propriedade Intelectual e à Transferência de Tecnologia 13

1.5.Lei Bayh Dole Act - Public Law 00-000 ( Xxx Xxxxxxxxx) 13

1.6.Lei Civil de Propriedade Intelectual “LOI Nº 00-000 XX 0xx Xxxxxxx 0000” (Xxx Xxxxxxxx) 14

2. CAPÍTULO II - Avaliação, Valoração e Negociação da Tecnologia 16

2.1.Etapas de Avaliação, Valoração e Negociação de Tecnologia 20

3. CAPÍTULO III - Risco Tecnológico, Bônus Tecnológico e Maturidade Tecnológica

..........................................................................................................................22

3.1.Risco Tecnológico 22

3.2.Bônus Tecnológico 22

3.3.Maturidade Tecnológica 23

4. CAPÍTULO IV - CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 27

4.1.Transferência de Tecnologia 27

4.2.Modalidades de Contratos de Transferência de Tecnologia 28

4.3.Contratos Gerais e Específicos 31

5. CAPÍTULO V - Averbação de Contratos 35

6. REFERÊNCIAS 40

ANEXO 1. Instrução Normativa INPI /PR IN Nº 70/2017 45

APÊNDICE 1. Modelo de Contrato de Cessão e Licença para Exploração de Patente 50

APÊNDICE 2. Modelo de Contrato de Transferência de Tecnologia para Fornecimento de Tecnologia (Know-How) 55

APÊNDICE 3. Modelo de Contrato de Licença para Exploraçâo de Patente e Fornecimento de Tecnologia (Know-How) 61

APÊNDICE 4. Modelo de Termo de Sigilo e Confidencialidade 67

APRESENTAÇÃO

Para estabelecer uma forte estrutura de inovação no cenário econômico, científico e social de uma nação, é importante que o seu crescimento esteja relacionado diretamente à pesquisa, ao desenvolvimento criativo, ao investimento em legislações específicas e criação de políticas públicas que sirvam de incentivo para fomentar a interação entre a comunidade científica e a indústria. A maneira como o país fará uso de estratégias e decisões que influenciem na aplicação e divulgação dos conhecimentos gerados, será o grande diferencial competitivo e transformador dos elementos resultantes, sejam eles protegidos por Propriedade Intelectual e/ou Transferência de Tecnologia, tornando-se uma fonte geradora de riquezas, diferenciando assim os países desenvolvidos dos em desenvolvimento.

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas (OCDE,2004); e, segundo o Manual de OSLO, a inovação é definida por quatro tipos de inovações que encerram um amplo conjunto de mudanças nas atividades das empresas: inovações de produto, inovações de processo, inovações organizacionais e inovações de marketing (OCDE,2004).

Para o fortalecimento do sistema de inovação nacional (SNI), as discussões e aprimoramentos relacionados às legislações ligadas à proteção intelectual e à transferência de tecnologia contribuirão para a difusão do conhecimento e maior participação dos agentes do ecossistema de inovação para a transformação do cenário tecnoeconômico do país.

O governo brasileiro tem percebido a desigualdade tecnológica da sua produção de ativos intangíveis quando comparada a outros países, e tem atuado de maneira mais efetiva nas últimas décadas para alterar essa desvantagem competitiva nas suas relações comerciais e contratuais; investindo, portanto, em uma indústria mais participativa que aproxime academia e empresa, criando ferramentas de incentivo à políticas públicas e privadas, elaborando legislações específicas

vinculadas à CT&I para incentivar a produção científica e tecnológica no país, atento às legislações internacionais como a Bayh Dole e a Lei Francesa que impulsionaram efetivamente os processos de transferência de tecnologia nos escritórios de transferência de tecnologia, e influenciaram positivamente na elaboração das Leis 10.973/2004, Lei 13.243/2016 e a regulamentação do Decreto 9.283/2018.

O desenvolvimento desse trabalho remete à criação de um guia para elaboração de modelos de contratos de transferência de tecnologia com ênfase na Licença e Cessão para Exploração de Patentes (Apêndice 1) e no Fornecimento de Tecnologia (Know-how/Software) (Apêndice 2), Licença para Exploração de Patente e Fornecimento de Tecnologia (Know-how) (Apêndice 3), Termo de Confidencialidade e Sigilo (Apêndice 4), fluxogramas e sua relação com os processos de transferência de tecnologia e averbação de contratos, que tem como proposta ser útil aos agentes do ecossistema de inovação com instruções básicas. Houve ainda, a abordagem dos aspectos relacionados às análises da avaliação, da valoração e da negociação da tecnologia, observando as etapas de maturidade da tecnologia, com foco na TRL - Technology Readiness Level, instrumento de medição desenvolvido pela NASA – National Aeronautics and Space Administration, inicialmente, utilizada para fins espaciais (NASA, 2007). Posteriormente, a métrica padronizou-se na ISO 16290 (ISO, 2013) publicada pela ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2015), cuja implantação tem servido para aferir a maturidade científica e tecnológica nos projetos desenvolvidos nas academias e nas empresas, respeitando sobretudo as peculiaridades das áreas industriais e dos setores tecnológicos envolvidos, com o objetivo de analisar a aplicação e a transição da tecnologia específica.

1. CAPÍTULO I - LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMPARATIVO INTERNACIONAL DA CT&I

No Brasil, as legislações relacionadas à CT&I têm contribuído para o aumento da pesquisa científica e tecnológica nos últimos anos (BARBOSA, 2012).

O arcabouço jurídico nacional advindo da Lei de Inovação, do Novo Marco Legal e da regulamentação do Decreto 9.283/2018, trouxe uma análise mais profunda relativas às questões que tratam das diretrizes dos NITS ligados à inovação, à transferência de tecnologia, ao bônus tecnológico e ao risco tecnológico nos projetos tecnológicos e termos contratuais.

Os acordos jurídicos resultantes das relações de propriedade intelectual e transferência de tecnologia têm evoluído, gradativamente, nos projetos firmados em parceria com o governo, a academia e a empresa, resultando em discussões mais justas e seguras para as partes envolvidas, ressaltando sobretudo, a importância econômica e o aumento da competitividade nos resultados aferidos oriundos das negociações, e impactando positivamente na política de desenvolvimento de uma nação.

1.1. Lei de Inovação Tecnológica - Lei 10.973/2004

A Lei de Inovação Tecnológica (Lei 10.973/2004) representa o Marco Legal no Brasil para o fortalecimento do sistema nacional de inovação1, inserindo as instituições públicas no processo de inovação, regulamentando a interação entre instituições científicas e tecnológicas (ICTs) e empresas e estabelecendo os incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo (BRASIL, 2004).

A Lei 10.973/2004 prevê a obrigatoriedade das ICTs na criação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), responsável pela gestão da sua política de inovação, e com seis competências mínimas2 focadas, principalmente, na proteção intelectual e

1 A promulgação da EC nº 85 da CF/88 determina que o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

2 De acordo com o Art 16 da Lei 10.973/2004, são competências do Núcleo de Inovação Tecnológica: I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de

na transferência de tecnologia de licenciamento das criações geradas na instituição (BRASIL, 2004).

A referida Lei está estruturada em importantes fatores tais como ambiente ideal para construção de parcerias entre academia, empresa e institutos de tecnologia, além da participação mais efetiva dos institutos tecnológicos e das empresas no processo de inovação. Ressaltando os benefícios trazidos como a subvenção econômica, a incubação de empresas em ambientes públicos e o compartilhamento de equipamentos, laboratórios, infraestrutura, além da possibilidade da maior interação entre o pesquisador público-empresa, a fim de desenvolver uma maior eficácia na realização dos projetos e, consequentemente, melhor resultado na finalização da produção (BRASIL, 2004).

Quando a Lei 10.973/2004 foi sancionada em 02 de dezembro de 2004, a inovação não estava prevista na Constituição Federal (CF/88); dessa forma, a Emenda Constitucional Nº 85, de 15 de fevereiro de 2015, alterou os dispositivos constitucionais para atualização das atividades de ciência, tecnologia e inovação nos artigos 23, 24, 167, 200, 213, e a inserção dos artigos 218 A e 219 B com a finalidade de estimular a inovação, a pesquisa, o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil (BRASIL, 2015).

1.2. Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação - Lei 13.243/2016

Após a constatação de que a Lei de Inovação não conseguiu a efetiva articulação prevista com o setor produtivo, foi sancionada a Lei 13.243/2016, em 11 de janeiro de 2016.

atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei; III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do art. 22; IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição; V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual; VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição.

Dentre as diversas alterações trazidas pelo novo Marco Legal, destacam-se a ênfase nas facilidades de transferência de tecnologia3 da ICT pública para o setor privado; ampliação de quatro das competências do NIT, englobando os incisos do VII ao X4 relacionados diretamente à transferência de tecnologia disposta na Lei 13.243/16. A referida Lei propõe ao NIT a possibilidade de possuir personalidade jurídica própria; contratação direta da ICT para a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico; estabelecimentos de instrumentos para a inovação nas empresas na forma de bônus tecnológico, do parque tecnológico e do capital intelectual (BRASIL, 2016).

Embora ainda não seja o ideal, o Marco Legal é um grande passo para estimular que o conhecimento gerado nas instituições de ciência e tecnologia seja melhor aproveitado pelas empresas e pela sociedade, de forma a contribuir fortemente para o desenvolvimento econômico e social do país. (CAMPAGNOLO, 2018).

1.3. Decreto Regulamentar da Lei 13.243/16 - Decreto 9.283/18

O Decreto 9.283/18, aprovado em 08 de fevereiro de 2018, que regulamenta o Marco Legal da Ciência Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/16), promoverá alianças entre atividades científicas e o setor privado, estimulando o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação no país, incrementando incentivos para a promoção do ecossistema de inovação, bem como a realização de encomendas tecnológicas, proporcionando maior transparência e segurança jurídica nas importações e simplificando os procedimentos de bens e insumos, tal como na celebração de convênios para a promoção da pesquisa pública. Almeja também, desburocratizar as atividades de pesquisa e inovação, além de incentivar a promoção de transferência de tecnologia gerada nas ICTs, possibilitando

3 De acordo com o INPI, a Transferência de Tecnologia é definida como uma negociação econômica e comercial, que deverá atender a preceitos legais e promover o processo de conhecimento científico e tecnológico, protegido ou não para alavancar o desenvolvimento da inovação no país.

4 Incluído pelo Art 16 da Lei 13.243/16: VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT; VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT; IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as atividades previstas nos arts. 6o a 9o; X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.

maior facilidade para a internacionalização destas ações. Ressaltando, ainda, a diversificação dos instrumentos financeiros de apoio à inovação, e uma maior flexibilização no remanejamento dos recursos orçamentários (PALVARINI, 2018).

1.4. Principais Legislações e Resoluções Nacionais ligadas à Propriedade Intelectual e à Transferência de Tecnologia

 Lei 9279/96 - Regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial.

 Lei 9609/98, regulada pelo Decreto 2556/98 - Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.

 Lei 9610/98 - regulada pelo Decreto 8469/2015 - Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

 Resolução INPI PR 170/2016 - Disciplina o Peticionamento Eletrônico do Sistema e-contratos, denominado Formulário Eletrônico, regido pela presente Resolução e pelas regras que disciplinam o sistema e-INPI, fixadas na Resolução nº 25, de 18 de março de 2016.

 Resolução INPI PR 199/2017 - Dispõe sobre as Diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia.

 Resolução BACEN Nº 38444 e Regulamento Anexo III - Dispõem sobre o capital estrangeiro no país e seu registro no Banco Central do Brasil, e dá outras providências.

 Instrução Normativa INPI Nº 70/2017 - Dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

1.5. Lei Bayh Dole Act - Public Law 00-000 ( XXX Xxxxxxxxx)

A Lei Bayh Dole Act (Public Law 96-517), aprovada nos Estados Unidos em dezembro de 1980, tornou-se um divisor de águas para o desenvolvimento tecnológico e inovativo americano, no qual consolidou a tríplice hélice - universidade, governo e indústria - fomentando a construção de um ecossistema de inovação forte

e desafiador, destacando-se no cenário mundial de proteção intelectual e transferência de tecnologia, e gerando riqueza e renda para o país. O Bayh Dole foi um marco decisivo nas relações construídas entre universidades e empresas com foco na inovação. A referida legislação estimulou, também, o processo de parcerias firmadas entre instituições públicas de pesquisa e da indústria, envolvendo a criação dos escritórios de transferência de tecnologias (ETTs) desenvolvidos nas universidades, focando na capacitação de recursos humanos para atuar fortemente nas relações contratuais de transferência de tecnologia (Public Law 96-517).

Na relação firmada entre academia e empresa, o Bayh Dole permitiu às universidades o direito de comercializar patentes resultantes de pesquisas financiadas pelo Governo (SAMPAT; MOWERY; ZIEDONIS, 2003), que era o detentor dos resultados auferidos das pesquisas. Por meio desse documento, as relações contratuais de negociação de transferência de tecnologia passaram a ser discutidas sob outro enfoque, que ressaltava a importância da pesquisa desenvolvida na academia e da eficácia da transformação do produto pela indústria até a entrega da inovação à sociedade, discutindo diversas vertentes mercadológicas como participação nos royalties, negociação ganha-ganha, contratos firmados com foco em transferência de tecnologia, licenciamento sobre os frutos advindos das pesquisas, comercialização de patentes, fornecimento de know-how tecnológico, além de ganhos econômicos para os pesquisadores envolvidos (RITTER, 2015).

Após o sucesso da Bayh Dole, a lei americana serviu de inspiração para a elaboração de legislações acerca das proteções intelectuais e industriais em diversos países, incluindo o Brasil.

1.6. Lei Civil de Propriedade Intelectual “Loi nº 00-000 xx 0xx xxxxxxx 0000” (Xxx Xxxxxxxx)

Na França, a partir da Lei Civil de Propriedade Intelectual “Xxx Xx 00-000 di 1er juillet 1992”, subdividiu-se em quatro fases direito autoral, direitos conexos, direito geral de propriedade intelectual e direito de marcas e serviços, garantida pelos Direitos Autorais e pela Propriedade Industrial.

O país direcionou os seus pesquisadores para a indústria, com a finalidade de dimensionar a pesquisa aplicada às demandas da empresa, agregando as reais

necessidades do mercado, num processo conhecido como “technology push”5 e, com isso, priorizou os direitos patrimoniais, o que permite ao autor explorar economicamente seus inventos. Estes, por sua vez, podem ser cedidos, vendidos ou transferidos a terceiros para comercialização e produção, assessorados pelos Escritórios de Transferência de Tecnologia (TAFFOREAU, 2004).

5 Technology push é quando o mercado tem um efeito mais forte sobre a inovação do que a pressão por oferta da tecnologia (XXXXXXX, 2009).

2. CAPÍTULO II - AVALIAÇÃO, VALORAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DA TECNOLOGIA

A avaliação e a valoração estão diretamente relacionadas no resultado da comercialização de uma determinada tecnologia (ELOI, 2018).

A avaliação reflete a 1ª etapa do estudo da viabilidade tecnológica definida pela empresa. Nessa fase, a instituição realiza a prospecção tecnológica e analisa os resultados obtidos; a partir desse cenário, decidirá quais tendências mercadológicas irá prospectar, observando os fatores internos e externos de acordo com sua linha de atuação, além de definir quais projetos e recursos serão priorizados para os investimentos de curto e médio prazo.

Quanto à valoração, sua função é a de observar a demanda e a encomenda tecnológica do mercado, analisando os riscos e as incertezas da tecnologia ofertada e quais os impactos envolvidos diretamente no processo, ressaltando a importância de normas regulamentadoras e possíveis investimentos suplementares, bem como a utilização de métodos de valoração adequados, específicos a cada caso (SILVA, 2010).

De acordo com o estudo desenvolvido por XXXX (2018), cada técnica de valoração dependerá de inúmeros fatores como tempo, investimento, competitividade, etapa de maturidade da tecnologia elementos estes envolvidos no processo a serem aplicados.

Existem diversas técnicas de valoração de tecnologia, que foram desenvolvidas para auxiliar na escolha do método mais adequado às espécies de Contrato de Cessão e Licenciamento por Royalties, conforme Quadro 1.

Quadro 1. Principais Técnicas de Valoração de Tecnologia

Contrato de Cessão (valor do projeto)

Método

Descrição

Vantagens

Desvantagens

Aplicabilidade

Baseado em Custos

O valor do ativo intangível é o valor do

investimento ou criação (sunk cost) ou o custo previsto na

substituição.

Abordagem simples e direta.

Desconsidera o valor futuro do negócio.

TALVEZ

Para fins de contabilização ou substituição.

Valor por Múltiplos	Valor estimado com base no preço de ativos comparáveis a tipo de negócio, lucros, valor contábil, vendas.	Valora de forma direta; Valora com base em ativos que podem ser comparáveis (Benchmark) Utilizado amplamente no mercado financeiro.	Dificuldade de encontrar informações no mercado; Super estimativa de valor graças a uma tendência de mercado; As análises podem desconsiderar riscos e potencialidades do ativo.	SIM Com limitações as informações disponíveis no mercado.
Fluxo de Caixa Descontado	Valor presente dos fluxos de caixas futuros, descontado por uma taxa que reflita o risco do ativo; Boa métrica para geração de valor utilizado por empresas de consultoria.	Tradicional e conhecido; Facilidade de aplicação e adequação.	Considera um ambiente estático; Despreza a flexibilidade; Dificuldade para determinar a taxa de desconto adequada para avaliação do risco.	SIM Limitações técnicas quando há grande potencial de incertezas envolvidas; Compra ou fusões de ativos; Avaliação da performance de um negócio.
Teoria das Opções Reais	Adaptações de modelos de precificação de opções financeiras para valorar ativos que possuam opções gerenciais.	Considera a flexibilidade gerencial; Considera a incerteza diretamente; Probabilidade de vários cenários; Auxilia a tomada de decisão por parte da gestão.	Maior complexidade e esforço de análise; Desconhecido por alguns tomadores de decisão.	SIM Com limitações técnicas quanto ao custo/esforço de análise; Ambiente de incertezas (patentes, startups, novas tecnologias).
Licenciamento por Royalties (receita da taxa de sucesso)
Método	Descrição	Vantagens	Desvantagens	Aplicabilidade
Padrões do setor/industriais	Utiliza referências de mercado, podendo incluir padrões por setor, negociações comparáveis ou rankings e ratings.	Valora de forma direta ou indireta baseada em poucas premissas.	Dificuldade moderada de encontrar informações no mercado.	SIM Com limitações em relação à disponibilidade de informações.

Regra dos 25%

O benefício (aumento de

receita ou

redução de

custo) do

licenciamento é repartido da seguinte forma: 25% para o

detentor da patente e 75% para o licenciado.

Baseado em poucas premissas; Considera o

benefício do licenciamento.

Possível desafio de estimar benefício do licenciamento; Possível desequilíbrio (25%).

SIM

Com limitações em relação à disponibilidade de informações.

Lucro Excedente

Para uma dada taxa de retorno esperada para o licenciado é

calculado um valor de royalties que zere o fluxo de caixa previsto com a utilização da tecnologia

licenciada.

Utiliza os

conceitos de FCD; A negociação gira em torno da taxa de retorno exigida pelo licenciado.

Depende do levantamento de informação em conjunto com as partes.

SIM

Limitado pelo

grau de

transparência entre as partes.

Análise do valor do projeto e dos aportes

Abordagem que considera não só os benefícios esperados pelo projeto, mas as participações envolvidas no projeto de P&D para o cálculo do valor justo de royalties a ser pago (pode

utilizar conceitos de opções reais).

Considera o valor econômico do licenciamento e o envolvimento das partes no

desenvolvimento.

Maior complexidade e esforço de análise; Necessidade de levantamento conjunto de informações

SIM

Com limitações técnicas quanto ao custo/esforço de análise.

Fonte: Adaptado de ELOI (2018).

Para as tecnologias que apresentam grande potencial de licenciamento, as metodologias mais indicadas são Valoração por Múltiplos, valoração por Fluxo de Caixa Descontado (FCD) e Valoração por Opções Reais e Royalties.

Quanto à negociação, recomenda-se os cuidados preliminares relacionadas às definições das cláusulas contratuais gerais e específicas, tanto para licenciamento, quanto para transferência de tecnologia de acordo com o acordo jurídico firmado entre as partes, salientando a importância da proteção intelectual e o sigilo das informações vinculadas à tecnologia resultante da pesquisa, bem como as formas de remuneração e pagamento do ativo, a fim de respaldar a segurança jurídica da transação.

A abordagem de toda essa conjuntura poderá resultar na comercialização ou na transferência de tecnologia do produto/processo/serviço, destacada na Figura 1.

Figura 1. Fases da Negociação

•Pesquisadores

•NITs

Prospecção

•Contratos (cessão ou

licença) Jurídicos

•TRL

•CANVAS

•Prospecção Tecnológica

•Métodos de Valoração/Royalties

Negociação

•Pós Execução

•Gestão Ativos de PI

•Acompanhamento da proteção intelectual

.Pagamento de Royalties

Execução

Fonte : Adaptado de ELOI (2018).

Existem outras metodologias de valoração aplicáveis à propriedade intelectual, bem como outras formas de licenciamento, porém estas não serão objeto desse trabalho.

Em um cenário mundial no qual a inovação está atrelada ao nível de desenvolvimento tecnológico de um país, a expertise de quantificar um determinado valor à tecnologia será de suma importância para a realização do negócio, aliando a este, a geração de valor e de sustentabilidade do produto/processo/serviço para aumentar a competividade empresarial. Seguindo essa linha, variados mecanismos de indução poderão ser utilizados para realização da proteção e da apropriação dos conhecimentos gerados, obedecendo aos critérios da propriedade intelectual, e as especificidades as quais se referem.

2.1. Etapas de Avaliação, Valoração e Negociação de Tecnologia.

Alguns procedimentos foram adotados para a criação de um fluxograma que abordassem as etapas de Avaliação, Valoração e Negociação de Tecnologia ocorridas no NIT, tendo como base a Figura 2 :

1. O interessado envia a solicitação de busca de anterioridade para o NIT;

2. O NIT recebe a demanda;

3. O NIT realiza a busca de anterioridade e encaminha o resultado para o interessado;

4. O interessado analisa o referido resultado da busca de anterioridade;

5. Se o Interessado decidir realizar a proteção intelectual, comunicará o NIT. Caso negativo, encerra o processo;

6. O NIT definirá qual o termo e as cláusulas contratuais envolvidas no acordo mais adequado ao tipo de proteção intelectual;

7. Caso ocorra a Transferência de Tecnologia, o NIT lançará um edital de licitação para contratação de consultoria especializada em TT. Caso não haja interesse em transferir a tecnologia, a proteção intelectual seguirá para um banco de tecnologia.

8. A empresa de TT vencedora do processo licitatório avaliará a tecnologia em questão;

9. A empresa de TT realizará a valoração da tecnologia, observando o método de valoração mais apropriado à tecnologia abordada;

10. A empresa de TT realizará a negociação da tecnologia e elaborará os contratos/acordos de TT firmados entre as partes;

11. A tecnologia é transferida.

Figura 2 . Fluxograma de etapas para realização da Avaliação, Valoração e Negociação de Tecnologia

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

3. CAPÍTULO III - RISCO TECNOLÓGICO, BÔNUS TECNOLÓGICO E MATURIDADE TECNOLÓGICA

3.1. Risco Tecnológico

O Art. 2º do Decreto 9.283/18 conceitua o Risco Tecnológico como a possibilidade de insucesso no desenvolvimento de solução decorrente de processo, no qual o resultado é incerto em função do conhecimento técnico-científico insuficiente à época em que se decide pela realização da ação (BRASIL, 2018).

É a análise de decisões da empresa relacionada aos investimentos em inovação em curto, médio e longo prazo, observando os potenciais riscos envolvidos na transação negocial e suas prováveis consequências, uma vez que a carga fiscal agregada à inovação é elevada, e o retorno da empresa é apenas o lucro presumido.

Citam-se alguns tipos de riscos com base no MCTIC:

Riscos tecnológicos, incluindo cibernéticos; Cadeias de suprimento, finanças e logística; Regulamentação e compliance; Riscos ligados aos recursos humanos (incluindo perda de talento, fraudes e conflitos trabalhistas); Riscos geopolíticos; Reputação e imagem; Responsabilidade dos administradores; Responsabilidade ambiental; Catástrofes naturais; Terrorismo e violência política.

3.2. Bônus Tecnológico

O Bônus Tecnológico foi instituído pela Lei nº 13.243/2016, no inciso XIII do Art. 2º da Lei nº 10.973/2004 como uma subvenção a microempresas e a empresas de pequeno e médio porte, com base em dotações orçamentárias de órgãos e entidades da administração pública, destinada ao pagamento de compartilhamento e ao uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, de contratação de serviços tecnológicos especializados ou de transferência de tecnologia, quando esta for meramente complementar àqueles serviços, nos termos do regulamento (BRASIL, 2016).

3.3. Maturidade Tecnológica

Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Nível de Maturidade Tecnológica é definido como:

um sistema de medição e uma métrica sistemática empregada na avaliação da maturidade de uma tecnologia particular, assim como na comparação da maturidade de diferentes tipos de tecnologias, ou seja, trata-se de um avaliador do nível de maturidade de uma tecnologia. (BRASIL, 2014)

Existem diversos modelos de maturidade tecnológica (QUINTELLA; ROCHA, 2007), que podem ser aplicados de acordo com a entidade que a utiliza e com o setor, o qual será abordado. Para isso, será necessária uma análise real de diversos fatores tais como - humanos, econômicos, ambientais, financeiros, além do mercado de atuação, concorrência, fornecedores, clientes, normas e legislações - a fim de avaliar as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças vinculadas ao produto/processo em que atuam, bem como os riscos e incertezas envolvidos no processo de desenvolvimento da pesquisa científica ou tecnológica. Nesse trabalho, será comentada uma das espécies de maturidade tecnológica denominada TRL (Technology Readiness Level).

A métrica TRL foi desenvolvida na década de 70 pelo pesquisador Xxxxxxx Xxxxx, composta inicialmente por 07 níveis de maturidade para analisar os sistemas de hardware e software em missões espaciais (NASA, 2000). Porém em 1995, ela foi acrescida de dois níveis no seu indicador, contemplando atualmente 09 níveis (MANKINS, 2009; SADIN et al.,1989). A escala de maturidade tecnológica é conhecida também por Níveis de Prontidão Tecnológica (MANKINS, 1995), a qual refere-se a uma ferramenta de grande relevância que atua como uma espécie de “termômetro” para medir o grau do risco da maturidade de uma tecnologia, descrita na figura 3.

Figura 3 . Escala de TRL (Technology Readiness Level)

Fonte: Adaptado da NASA (2000)

Nos últimos anos, o referido instrumento tem sido difundido em algumas instituições e universidades para analisar a tecnologia resultante dos seus projetos de pesquisa básica e/ou aplicada. A partir disso, definirá se haverá proteção intelectual do seu ativo intangível, seja ele resultante de patente, marca, desenho industrial, topografia de circuitos integrados ou programa de computador, e se este será inovativo para a sociedade.

Para que o processo transcorra, se faz necessária a avaliação da tecnologia abordada de acordo com a etapa de maturidade tecnológica a qual ela está inserida, e as possíveis negociações contratuais firmadas entre as partes envolvidas.

A TRL além do uso da métrica conhecida mundialmente, pode ser utilizada ainda para analisar os riscos inerentes ao processo de desenvolvimento tecnológico, e fornecer informações relevantes voltadas à pesquisa e ao desenvolvimento para orientação e tomada de decisão dos gestores (ALTUNOK; CAKMAK, 2010; XXXXXXX, 2009).

De acordo com Xxxxxxx (1995), o TRL é um sistema de medição, que auxilia as avaliações de maturidade de uma tecnologia em particular, bem como a comparação dos diferentes tipos de TRL de acordo com a etapa a qual o produto/processo se situa, conforme pode ser visto no Quadro 2.

Quadro 2 - Etapas de TRL (Technology Readiness Level)

TRL

DESCRIÇÃO

ETAPAS

TRL 9: O sistema incorpora a nova tecnologia na sua forma final e foi aplicado nas suas condições reais de aplicação. Encontra-se pronto para comercialização.

ACABAMENTO DE INOVAÇÃO

TRL 8: Sistema qualificado e finalizado através de testes e demonstrações.

Num sistema real, a tecnologia demonstrou estar de acordo com as condições especificadas. No caso de ser uma tecnologia do setor biomédico, enquadra-se neste TRL a terceira fase de ensaios clínicos, enquanto num produto de software uma demonstração pré-comercial

encaixa nesta fase.

TRL 7: Demonstração do protótipo do sistema num ambiente operacional.

A segunda fase de ensaios clínicos insere-se neste TRL, bem como o desenho final do produto e os testes com o protótipo em dispositivos médicos.

TRL 6: Demonstração de funções críticas do protótipo em ambiente relevante.

No setor farmacêutico, corresponde à primeira fase de ensaios clínicos, enquanto no setor dos dispositivos médicos corresponde à demonstração de segurança do dispositivo, e no setor de software a uma versão ‘beta’.

DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO/PROCESSO

TRL 5: Validação das funções críticas dos componentes em ambiente relevante.

Corresponde aos ensaios pré-clínicos no setor farmacêutico e à validação dos componentes do sistema ou processo em produtos de software.

TRL 4: Validação dos componentes da tecnologia em ambiente de laboratório.

Nesta fase, os componentes tecnológicos básicos são desenhados, desenvolvidos e integrados para verificar se

trabalham em conjunto. No caso de produtos de software, inserem-se nesta etapa os ‘alpha tests’.

TRL 3: Estabelecimento de função crítica de forma analítica ou experimental e ou prova de Conceito.

Esses estudos constituem uma prova de conceito preliminar da tecnologia, realizada em ambiente laboratorial. Em tecnologias biomédicas, realizam-se

nesta fase os testes ‘in vitro’.

CONCEPÇÃO DE INOVAÇÃO

TRL 2: Investigação suportada por um conceito tecnológico e/ou ideia de aplicação.

Nesta fase, a ciência ou tecnologia já possui algum grau de sustentação: foram observados alguns princípios básicos e iniciou-se a I&D, mas as aplicações ainda são

especulativas.

TRL 1: Investigação básica ou ideia em desenvolvimento Princípios básicos observados e reportados.

Fonte: Adaptado da NORMA ISO 16290 (2013).

No Brasil, algumas empresas têm incorporado aplicações de TRL aos seus produtos e serviços tecnológicos, sendo recomendável, no início da execução, a utilização do grau mais baixo da maturidade no nível da escala TRL, uma vez que

qualquer projeto está suscetível a riscos e incertezas imprevisíveis durante seu desenvolvimento. A inclusão nos termos contratuais dos indicadores de maturidade tecnológica ainda é incipiente no país, por falta de difusão e conhecimento. O resultado da análise de qual etapa a tecnologia está situada, determinará as diretrizes a serem tomadas de acordo com as etapas desenvolvidas no projeto, observando as especificidades inerentes das áreas tecnológicas abordadas, uma vez que a maturidade difere de uma para outra. Dentre as instituições que aderiram ao indicador de TRL, destacam-se o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Departamento de Desenvolvimento Tecnológico da Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER), o Instituto Técnico da Aeronáutica (ITA) e a Confederação Nacional das Indústrias (CNI). (XXXXXX, 2012).

A transferência de tecnologia ocorre do princípio da oferta e da demanda tecnológica, e pode ocorrer em qualquer fase do ciclo de vida do produto ou processo (iniciação, planejamento, desenvolvimento, execução e término). As fases da TT não precisam estar vinculadas às etapas da TRL, pois, como foi mencionada, a maturidade tecnológica distingue-se uma da outra de acordo com a área tecnológica em questão. Destacam-se como exemplo, escalas de TRL específicas para as indústrias de software (5), aeronáutica (5 a 7), farmacêutica (6), biomédica (8) e de extração de

petróleo e gás (7 a 8).

4. CAPÍTULO IV - CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

4.1. Transferência de Tecnologia

A Transferência de Tecnologia retrata uma série de etapas advindas de transferências de invenções resultantes das pesquisas científicas realizadas pelas universidades ao setor produtivo (STEVENS; TONEGUZZO; BOSTROM, 2005).

A Transferência de Tecnologia ganhou impulso no país, a partir da Lei de Inovação Tecnológica 10.973/2004, a qual está organizada em torno de três eixos: a constituição de ambiente propício a parcerias estratégicas entre universidades, institutos tecnológicos e empresas; o estímulo à participação de institutos de ciência e tecnologia no processo de inovação; e o estímulo à inovação na empresa (COSTA, 2013).

Entende-se por Transferência a ocorrência de cessão ou licença da Propriedade intelectual envolvendo dois ou mais interessados, no qual uma das partes detém a tecnologia, e a outra, necessita adquiri-la por meio de uma transação contratual.

Para os negócios protegidos por propriedade intelectual - patentes, marcas, direito autoral e software - os contratos podem ser firmados por meio de cessão, licença de propriedade ou transferência de tecnologia. Para serviços e segredos industriais, os contratos deverão ser formulados nos moldes de know-how ou de prestação de serviços (FURTADO, 2012).

De acordo com o INPI, a cessão destina-se a transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva, da propriedade intelectual regularmente depositada ou concedida no Brasil, identificando o direito o pedido ou patente concedida (BRASIL,2017).

A cessão poderá ser onerosa (compra e venda) ou gratuita (doação); e a licença poderá ser por locação ou comodato, e com exclusividade ou sem exclusividade. No caso da patente, na maioria dos casos, a negociação por licenciamento ocorre com a patente concedida, contudo, nada impede que essa transação ocorra quando o pedido ainda esteja no período de exame pelo órgão responsável.

Quanto à licença, o INPI autoriza por meio contratual a exploração por terceiros da patente regularmente depositada ou concedida no Brasil, identificando o pedido ou patente concedida, por tempo determinado.

Segundo Xxxxxxx (2012), a transferência de tecnologia divide-se em duas vertentes completamente distintas: a vertical e a horizontal: a transferência de tecnologia vertical transfere a atividade científica de invenção tecnológica ao âmbito comercial, por outro lado, a transferência de tecnologia horizontal envolve transferência de bens imateriais e intangíveis existente de um mercado para outro, menos desenvolvido (XXXXXXX, 2012).

Para que a transferência do ativo ocorra, é necessária a realização dos trâmites legais perante o órgão responsável, que, no caso do Brasil, trata-se do INPI. Ressaltando-se, assim, a importância na formalização de contrato que estipule cláusulas e condições de transferência de tecnologia vinculadas ao objeto desse contrato (FURTADO, 2012).

4.2. Modalidades de Contratos de Transferência de Tecnologia

De acordo com o Art. 2º da INSTRUÇÃO NORMATIVA INPI/PR Nº 070, DE 11 DE ABRIL DE 2017, o instituto averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de tecnologia e de franquia a seguir:

I - Licença de direito de propriedade industrial:

II - Cessão de direito de propriedade industrial:

III - Transferência de tecnologia:

IV - o contrato de Franquia empresarial regido pela Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994.

Foi realizada uma análise comparativa entre as espécies de contratos de Transferência de tecnologia abordados nesse Guia, exceto o contrato de Franquia, de acordo com o Quadro 3.

Quadro 3 - Comparação entre as Modalidades dos Contratos de Exploração de Patentes e Contratos Tecnológicos

CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE PATENTES

CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS

TECNOLÓGICOS

LICENÇA

CESSÃO

FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW)

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇO (SAT)

DEFINIÇÃO

Contratos que objetivam a licença para exploração da patente ou do pedido de patente depositado no INPI pelo titular da patente ou pelo depositante, devendo respeitar o disposto nos Artigos 61, 62 e 63 da Lei

9.279/96 (BRASIL, 1996).

Contratos que objetivam a cessão da patente ou do pedido de patente depositado no INPI, implicando na transferência de titularidade, devendo respeitar o disposto nos Artigo 58 e 59 da Lei 9.279/96 (BRASIL, 1996).

Para requerer a averbação de um contrato de cessão de patente, é necessário que a patente esteja regularmente depositada ou concedida pelo INPI. O número da petição de transferência de titularidade no INPI pode ser informado na carta justificativa do requerimento

de averbação.

O contrato de Fornecimento de Tecnologia tem por finalidade a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial concedido ou depositado no Brasil.

O contrato deverá compreender o conjunto de informação e de dados técnicos para permitir a fabricação dos produtos e/ou processos.

Contratos ou faturas de prestação de serviços de assistência técnica que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados quando relacionados à atividade fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo,

relatório.

OBJETO

Os contratos de Licença de Patente deverão indicar o número do pedido ou da patente depositada ou concedida pelo INPI, o título da patente, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar a patente.

Os contratos de Cessão de Patente deverão indicar o número e o título da patente ou do pedido de patente depositado no INPI.

Os contratos deverão conter uma identificação dos produtos e/ou processos ou serviços no setor de atividade econômica definido no objeto social da empresa cessionária, bem como a tecnologia e conhecimentos tácitos e explícitos a serem adquiridos pela empresa cessionária.

O objeto do contrato e da fatura de prestação de assistência técnica e científica deverá estar relacionado com o escopo de serviços, que impliquem transferência de tecnologia por envolverem a transmissão direta de conhecimentos e informações técnicas.

LICENÇA

CESSÃO

FORNECIMENTO DE

TECNOLOGIA (KNOW-HOW)

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA E SERVIÇO (SAT)

VALOR

Nos contratos que envolvem patentes, as formas de pagamento negociadas são: percentual incidente sobre o preço líquido de venda dos produtos objeto do contrato; valor fixo por unidade vendida ou valor fixo. Os pedidos de patentes ainda não concedidos terão a remuneração suspensa até a concessão da patente. Quando a patente for concedida, a empresa deverá solicitar ao INPI alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à data do início do prazo do contrato

ou do aditivo no INPI.

A remuneração do contrato de cessão do pedido de patente e de patente é estabelecida por valor fixo, conforme negociação entre as partes do contrato.

As remunerações e as formas de pagamento são estabelecidas de acordo com a negociação contratual, usualmente apurada com base em percentagem incidente sobre o preço líquido de venda do produto resultante da aplicação da tecnologia; ou valor fixo por unidade vendida ou valor fixo. Caso haja pagamento adicional pela assistência técnica prestada, o contrato deverá indicar o número de técnicos envolvidos e determinar suas respectivas diárias.

Nesses contratos é necessária a explicitação do custo em função do número de técnicos estrangeiros, as qualificações dos técnicos; o número de horas/dias trabalhados por cada técnico, o valor das diárias (taxa/hora ou dia) detalhado por tipo de técnico e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.

PRAZO

O prazo da licença não poderá ultrapassar o prazo de vigência das patentes que serão licenciadas. O contrato e/ou aditivo deverá estar vigente no momento da apresentação do requerimento de averbação

ao INPI.

Os contratos são averbados pelo prazo declarado no contrato.

Os contratos são registrados pelo prazo declarado do contrato. O contrato e/ou aditivo deverá estar vigente no momento da apresentação do requerimento de registro ao INPI.

Os contratos são registrados pelo prazo previsto para a realização do serviço ou pelo período de realização dos serviços, de acordo com o contrato.

Fonte: Adaptado do INPI (2017).

4.3. Contratos Gerais e Específicos

O contrato é um acordo de vontade entre duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas em prol de um interesse comum para firmar um negócio. Os contratos são instrumentos jurídicos que visam a estruturação de cláusulas específicas para uma melhor adequação e equilíbrio dos termos protegidos entre as partes envolvidas na negociação (FORTEC,2012).

Na Propriedade Industrial (patentes, marcas, segredo de negócios, indicação geográfica e desenho industrial), devido à importância econômica agregada ao desenvolvimento de um país, se aplicam, diretamente, às normas internacionais dos acordos gerais tais como Convenção da União de Paris, Patent Cooperation Treaty - PCT, Convenção de Berna e Acordo Trips, nos quais grande parte dos países são signatários dos tratados de cooperação de propriedade intelectual (propriedade industrial, sui generis e direito autoral) para uma melhor adequação às medidas protetivas contratuais pertinentes aos ativos gerados. Esses tratados internacionais estão sob a gestão da Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI (BARBOSA, 2012).

Para a elaboração de cláusulas gerais nos contratos, via de regra, segue a sugestão elaborada pelo FORTEC (2012), sendo permitido os ajustes necessários a cada caso com alteração ou inserção de cláusulas, conforme Quadro 4.

Quadro 4. Cláusulas Gerais para Contratos

CONTRATO DE [TÍTULO]
Preâmbulo	- qualificação das partes, executores e intervenientes - considerando - definições de termos e expressões - comunicações
Cláusula	- objeto - exclusividades - territorialidade
Cláusula	- preço - condições de pagamento - garantia de pagamento
Cláusula	- propriedade intelectual
Cláusula	- confidencialidade
Cláusula	- garantia - responsabilidades
Cláusula	- prazo
Cláusula	- extinção
Cláusula	- cláusula penal
Cláusula	- alteração contratual - autonomia das cláusulas

	- transferência
Cláusula	Lei aplicável
Cláusula	- foro ou cláusula compromissória de arbitragem
Cláusula	Local e data Assinaturas dos contratantes e intervenientes Assinaturas e CPF de duas testemunhas

Fonte: FORTEC (2012).

Os modelos de acordos contratuais de Transferência de Tecnologia elaborados por alguns dos escritórios internacionais de pesquisa e desenvolvimento servirão de parâmetro para orientar os agentes e especialistas em negociação, quanto aos critérios de pesquisa, desenvolvimento e inovação implantados naqueles, e como adaptá-los à realidade local de acordo com a proteção intelectual definida no contrato.

De acordo com Xxxxxxxxx Xxxxxx (2015), o conhecimento compartilhado dos métodos e procedimentos aplicados às melhores práticas utilizadas pelos escritórios de transferência de tecnologia mundiais agilizará o fluxo dos processos, bem como a segurança jurídica dos contratos firmados entre as partes, conforme Quadro 5.

Quadro 5 - Compartilhamento das melhores práticas utilizados nos modelos de contratos pelos ETTs.

MODELO

PAÍS

OBJETIVOS

DIFERENCIAL

LEGISLAÇÕES

C.R.A.D.A 6- Cooperative Research and Development Agreements

EUA

 Criar uma ferramenta de transferência de tecnologia;

 Otimizar recursos pelas partes;

 Permitir a comercialização da tecnologia.

Não existe um modelo padrão definido pelo C.R.A.D.A;

Acordos firmados entre empresa privada e agências do governo.

Federal Technology Transfer Act of 1986 (Public Law

99-502 - Oct.

20,1986)

Xxxxxxxxx-Wydler Technology Innovation Act

Lei Bayh Dole Act

(Public Law 96-

517)

6 Acordos cooperativos de Pesquisa e Desenvolvimento.


MODELO	PAÍS	OBJETIVOS	DIFERENCIAL	LEGISLAÇÕES
Lambert Agreements	Reino Unido	 Proteger a informação do parceiro;  Firmar acordo de confidencialidade por até 5 anos do resultado da pesquisa;  Compartilhar a PI, resultante do esforço conjunto;  Permitir a retenção de direitos exclusivos de patente ou de licenciamento;  Facilitar negociações entre colaboradores potenciais;  Reduzir o tempo e o esforço requerido para assinatura dos acordos;  Prover exemplos de boas práticas.	Ajuste de implementação nos contratos; Parceria de projetos desenvolvidos entre Universidades e Empresas por meio da ferramenta Lambert Agreement (5 tipos de contratos para atender diferentes situações); Apoiar o profissional nas negociações para definir: A titularidade e direitos de uso dos resultados do projeto; Contribuições financeiras e outras contribuições feitas pelo parceiro comercial; O uso dos resultados pela universidade, para fins acadêmicos.	Manual de Orientação Lambert Toolkit
Acordos da Comunidade Europeia	Países membros da Comunidade Europeia	 Criar acordos, que disponham sobre direitos e obrigação das partes envolvidas  Definir a forma de proteção e utilização do conhecimento e tecnologia de cada uma das partes envolvidas	Regras Gerais ou Guias Específicos; Acordos de Coordenação; Definição dos termos de propriedade intelectual que que integrarão as cláusulas do Acordo de Coordenação (Background7, Sideground8 e Foreground9)	Acordos no âmbito da Programa FP7 e Horizon 2020 da Comunidade Europeia

7 Background - conhecimento das partes, anterior ao início do projeto

8 Sideground - produção do conhecimento, por qualquer uma das partes, fora do projeto

9 Foreground conhecimento desenvolvido pelas partes durante o projeto

MODELO

PAÍS

OBJETIVOS

DIFERENCIAL

LEGISLAÇÕES

NIT -

Núcleo de Inovação Tecnológica

Brasil

 Ajustar os modelos de termos e acordos contratuais desenvolvidos nos escritórios de acordo e cooperação de pesquisa e desenvolvimento internacional às realidades nacionais.

Não existe um modelo padrão definido pelo NIT, devido a diversidade dos modelos jurídicos;

Morosidade nos trâmites jurídicos e administrativos;

Os gestores do NIT não têm legitimidade para assinatura de instrumentos jurídicos.

Lei 9.279/96 Lei 9.610 /98

Lei 10.973/2004 Lei 13.243/2016 IN 70/17 INPI

Decreto 9.283/18

Fonte: Adaptado de Ritter (2015).

5. CAPÍTULO V - AVERBAÇÃO DE CONTRATOS

Para ocorrer a transferência de tecnologia, será necessária a averbação de contratos pelo INPI, referindo-se a todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia, sejam entre empresas nacionais, sediadas ou domiciliadas no exterior. Quaisquer das partes envolvidas no acordo poderão requerer a averbação do contrato. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação na Revista de Propriedade Industrial (Artigos 61, 62, 68, 121, 139, 140 e 211 da Lei 9.279/96) (BRASIL,1996).

A Instrução Normativa INPI/PR Nº 70/2017, de 11/04/2017, dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registros de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. Com a vigência da Instrução Normativa nº 70/2017, o escopo da análise dos contratos e faturas está centrado no objeto contratual, realizados por meio da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC). (BRASIL, 2017).

Em sua quarta edição publicada pelo INPI (2019), o Boletim Mensal de Propriedade Industrial tem como principal objetivo fornecer uma visão geral sobre os serviços prestados pelo Instituto, apresentados por fonte de dados de estatísticas preliminares, obtidos a partir dos pedidos protocolados e outras informações relevantes sobre o uso da propriedade industrial no Brasil (BRASIL, 2019).

Conforme o referido boletim, os pedidos de averbação de contratos de tecnologia por categoria (Uso de Marcas, Exploração de Patentes, Fornecimento de Tecnologia, Serviço de Assistência Técnica e Franquia) descritos no período de 2014 a 2018, reuniu as seguintes estatísticas apresentadas, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1. Pedidos de Averbação de Contratos de Tecnologia por Categoria

700

600

500

400

300

200

100

2014

2015

2016

2017

2018

Uso de Marcas Patentes e Desenho Industrial Fornecimento de Tecnologia

Serviço de Assistência Técnica Franquia

900

Gráfico1 - Pedidos de Averbação de Contratos de Tecnologia por Categoria

800

Fonte: Adaptado do INPI (2018).

Em dezembro de 2018 foram requeridos 31 pedidos de contratos de uso de marcas, o que representa expansão de 19,2% em relação a dezembro/2017. Com relação a contratos de exploração de patentes e desenhos industriais não foram depositados pedidos em dezembro/2018, o que corresponde a uma retração de 100,0% em relação a dezembro/2017. Por sua vez, foram requisitados somente 9 pedidos de contratos de fornecimento de tecnologia em dezembro de 2018, o que representa redução de 52,6% em relação a dezembro/2017. Quanto aos contratos de serviço de assistência técnica, foram solicitados 6 pedidos em dezembro/2018, uma diminuição de 33,3% sobre igual período do ano anterior. No que tange aos contratos de franquia foram apresentados 2 pedidos no mês de dezembro/2018, representando redução de 85,7% em relação a dezembro/2017 (BRASIL, 2018).

Ainda de acordo com Xxxxxxx, observou-se a evolução das decisões dos pedidos relacionados aos contratos de tecnologia (depósitos, decisões, averbações, indeferimentos, arquivamentos e inexistente) no intervalo temporal de 2014 a 2018, de acordo com o Gráfico 2.

Gráfico 2. Evolução das Decisões de Contratos de Tecnologia

2014 0000 0000 0000 0000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

Fonte: Adaptado do INPI(2019).

Dentre o período analisado, o ano de 2014 foi o que obteve o melhor desempenho no mencionado estudo, alcançando 1.710 depósitos, 1.899 decisões e 1.771 averbações de contratos de tecnologia. Para 2015, houve uma redução para todos os dados avaliados: 1.400 depósitos, 1.672 decisões e 1.383 averbações. Em 2016, o resultado alcançado foi inferior aos dois anos anteriores: 1.027 depósitos,

1.377 decisões e 1.245 averbações. Em 2017 houve uma diferença mínima nas estatísticas: 1.166 depósitos, 1.380 decisões e 1.107 averbações, continuando no cenário de 2018: 1.2017 depósitos, 1.268 decisões e 1.085 averbações.

A averbação/registro de contrato de tecnologia é de suma importância para:

1. Gerar bancos de dados;

2. Estabelecer pesquisas setoriais;

3. Gerenciar o desenvolvimento tecnológico;

4.Possibilitar a formulação de política de transferência de tecnologia; 5.Possibilitar o acompanhamento dos dispêndios nacionais em ciência e tecnologia.

Para a realização de averbação dos contratos no INPI, algumas etapas são necessárias para efetivar o procedimento, conforme descrito no Fluxograma de Averbação de Contratos, de acordo com a Figura 4.

1. Criar senha no portal INPI (http//: xxx.xxxx.xxx.xx);

2. Realizar ficha-cadastro no e-contratos;

3. Gerar a GRU (Guia de Recolhimento da União) com o código do serviço específico observado na tabela, e comprovante de recolhimento da retribuição devida;

4. O solicitante demandar ao NIT a documentação para averbar o contrato no INPI (original e cópia do contrato ou do instrumento representativo do ato, devidamente legalizado, procuração, assinaturas e CPF, representante legal e duas testemunhas, tradução juramentada quando redigido o contrato em idioma estrangeiro);

5. O NIT recebe a demanda e analisa a documentação, conforme Res. 199/2017 (INPI);

6. Se a documentação estiver incompleta, devolve ao solicitante. Se estiver ok, gera a GRU sob o código do serviço específico (GRU cod.400 ou 401 a depender do tipo de contrato);

7. Xxxxx explicativa justificando o pedido de averbação com assinatura do solicitante;

8. NIT formaliza o pedido de averbação no e-contratos/INPI e anexa o comprovante de pagamento da GRU, item 6; acrescida da documentação item 4).

9. NIT acompanha publicação do processo, semanalmente, às terças-feiras na RPI/INPI;

10. Se houver exigência, o NIT encaminha as informações ao solicitante;

11. O solicitante responde a manifestação exigida;

12. O NIT gera a GRU de acordo com o código do serviço da exigência, que poderá ser paga ou isenta de taxa;

13. O NIT formaliza o cumprimento de exigência no e-contratos;

14. Se não houver exigência, o NIT aguarda a emissão do certificado de averbação pelo INPI, conforme prazos de Res.199/2017 (INPI);

15. O INPI publicará a expedição do certificado através da RPI, e o NIT gerará o certificado de registro digital e encaminhará ao solicitante.

Figura 4 - Fluxograma de Averbação de Contratos

Fonte: Xxxxxxx; Xxxxxxx (2018).

REFERÊNCIAS

XXXXXXX, Xxxxxx X. X. xx; XXXXXXX, M. do C.O. SENAI-BA. Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia – CIMATEC. Metodologia SENAI CIMATEC

de Desenvolvimento Integrado de Produto e Tecnologia. Salvador: SENAI- BA/CIMATEC, 2018.

XXXXXXX, X.; XXXXXX, X. A technology readiness levels (TRLs) calculator software for systems engineering and technology management tool. Advances in Engineering Software, v. 41, n. 5, p. 769–778, 2010.

XXXXXX, Xxxxxxxxx X. Lessons learned of the planning and execution of technology innovation projects with academic partnership: aerospace industry case study.

Product: Management & Development, v.10, n. 10. 2012. Disponível em: < xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/000000000_Xxxxxxx_xxxxxxx_xx_xxx_xxxx ning_and_execution_of_technology_innovation_projects_with_academic_partnership

_aerospace_industry_case_study>. Acesso em: 11 jul. 2018.

XXXXXXX, Xxxxx X. Contratos em propriedade intelectual. UFRJ, 2012. Disponível em

<xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/.../xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxx al>. Acesso em: 23 jan. 2018.

XXXXXX XXXX, Xxxxx. Arco digital: desafios para o avanço da Ciência Brasileira. Minas Gerais: Universidade Federal de Santa Maria, 2018. Disponível em:

<xxxx://xxxxx.xxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx/?xx000>. Acesso em: 10 jun. 2018.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tipos de contratos de transferência de tecnologia. 2017. Disponível em: <xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx-xx- contratos.> Acesso em: 18 fev. 2018.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Boletim Mensal de Propriedade Industrial. Estatísticas. Rio de Janeiro 2019. Disponível em: < xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx.

>Acesso em: 16 jan. 2019.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Instrução Normativa INPI/PR nº 70/2017. Dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. Vigente a partir de 1º de julho de 2017. Disponível em < xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx-0/XX000000. > Acesso em: 23 Jan. 2018.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Resolução PR 199/2017. Dispõe sobre as diretrizes para averbação ou registro de contrato de licença de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia. Disponível em: < xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx-0/Xxxxxxx0000000. Acesso em: 29 Jul.

2018.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx_00/Xxxx/X0000.xxx>. Acesso em: 29 Jul. 2018.

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pela presente Resolução e pelas regras que disciplinam o sistema e-INPI, fixadas na Resolução nº 25, de 18 de março de 2016. Disponível em:

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Acesso em: 09 mar. 2018.

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BRASIL. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução BACEN nº 3.844, de 23 de

março de 2010 e Regulamento Anexo III -Dispõe sobre o capital estrangeiro no País e seu registro no Banco Central do Brasil, e dá outras providências (Royalties, Serviços Técnicos e Assemelhados, Arrendamento Mercantil Operacional Externo, Aluguel e Afretamento). Disponível em: < xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxXxxxxxxxx.xxx. >. Acesso em 24 Jan .2018.

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XXXXXXXXX-WYDLER. Technology Innovation Act. As Amended Through P.L. 114–329, Enacted January 6, 2017. Disponível em : < xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx/Xxxxx/Xxxxxxxxx- wydler%20Technology%20Innovation%20Act%20Of%201980.pdf >. Acesso em 05 set.2018.

XXXXXXXXX, Xxxxxxx. Droit de la Propriété intellectuelle: propriété littéraire et artistique,propriété industrielle et droit international. Gualiano editer: Xxxxx, 0000.

ANEXO 1. INSTRUÇÃO NORMATIVA INPI /PR IN Nº 70/2017

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA INPI/PR Nº 070, DE 11 DE ABRIL DE 2017

Assunto: Dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL -

INPI no uso da atribuição que lhe confere o artigo 17, inciso XI, do Anexo I do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016:

Considerando que a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, nos artigos 62, 121, 140 e 211, prevê a averbação e registro de determinadas modalidades de contratos;

Considerando que a expedição do Certificado de Averbação ou do Certificado de Registro pelo INPI é um ato administrativo cuja finalidade é produzir efeitos em relação a terceiros.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.

CAPÍTULO I

DOS CONTRATOS AVERBADOS OU REGISTRADOS PELO INPI

Art. 2º O INPI averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de tecnologia e de franquia a seguir:

I - Licença de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de licença e de sublicença para exploração de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 61 a 63 da Lei n° 9.279, de 1996;

5.1. o contrato de licença e de sublicença para exploração de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei n° 9.279, de 1996; e,

b) o contrato de licença e de sublicença para uso d e registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 139 a 141 da Lei n° 9.279, de 1996.

II - Cessão de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de cessão de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 58 a 60 da Lei n° 9.279, de 19 96;

b) o contrato de cessão de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei n° 9.279, de 1996; e,

c) o contrato de cessão de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 134 a 138 da Lei n° 9.279, de 1996.

III - Transferência de tecnologia:

a) o contrato de fornecimento de tecnologia (“know how”) que compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não ampara dos por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços; e,

b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.

IV - o contrato de Franquia empresarial regido pela Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994.

Art. 3° Os contratos de exportação de tecnologia estão dispensados da averbação ou registro no INPI.

CAPÍTULO II

DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO OU DE REGISTRO DE CONTRATO

Art. 4º O pedido de averbação ou de registro e outras petições serão apresentados em formulário próprio do INPI, por qualquer das partes contratantes, instruídos com os seguintes documentos:

I - Formulário de pedido de averbação ou de registro;

II - Comprovante do recolhimento da retribuição devida, com a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU);

III - Procuração, observado o disposto nos artigos 216 e 217 da Lei n° 9.279, de 1996;

IV - Contrato, fatura, ou instrumento representativo do ato, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicável;

V - Tradução para o idioma português, quando redigido em idioma estrangeiro; VI - Formulários Ficha Cadastro da Pessoa Jurídica ou Física contratantes;

VII - Estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil;

VIII - Outros documentos, a critério da parte interessada, pertinentes ao negócio

jurídico.

§ 1º. Em caso de sublicenciamento de direito de propriedade industrial, o requerente apresentará o contrato ou outro documento contendo a autorização formal do titular desse direito para sublicenciamento;

§ 2º. Para os contratos de franquia, o requerente apresentará a Circular de Oferta de Franquia ou uma declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia, nos termos art. 3º da Lei nº 8.955, de 1994;

§ 3º. Em caso de subfranqueamento, o requerente apresentará o contrato ou outro documento contendo a autorização formal do franqueador para subfranqueamento.

Art. 5º O pedido de averbação ou de registro conterá as seguintes especificações: I - Partes contratantes;

II - Modalidade contratual; III - Objeto do contrato;

IV - Valor do contrato;

V - Moeda, valor e forma de pagamento somente para os contratos e faturas de serviços de assistência técnica e científica;

VI - Prazo de vigência do contrato;

VII - Outras observações relacionadas ao contrato, quando for o caso.

Art. 6º O requerente da averbação ou registro será responsável pela validade e licitude do contrato ou fatura.

Parágrafo único. Os contratos e faturas de serviço de assistência técnica e científica serão considerados vigentes até o pagamento das contraprestações, independentemente do tempo em que elas forem realizadas.

Art. 7º No caso de averbação de contratos de licença ou cessão de direitos de propriedade industrial, o título ou o pedido de patente ou de registro deve ter sido concedido ou depositado no INPI.

Parágrafo único. O contrato a ser averbado pelo INP indicará o número de cada pedido ou título concedido pelo INPI, patente ou registro, e respectivo prazo de vigência.

Art. 8º A decisão proferida pelo INPI relativa ao requerimento de averbação ou registro pode ser:

I - Deferimento e emissão do certificado de averbação ou de registro; II - Formulação de exigência;

III - Indeferimento fundamentado; ou, IV - Arquivamento.

§ 1º. O prazo para decisão é de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de publicação da notificação do requerimento na Revista da Propriedade Industrial, observado o disposto no art. 211 da Lei n° 9.279, de 1996.

§ 2º. O prazo para o cumprimento de exigência é de até 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, observado o disposto no art. 224 da Lei n° 9.279, de 1996, sob pena de arquivamento do requerimento.

CAPÍTULO III

DAS PARTES DO CONTRATO

Art. 9º. Deve constar no contrato a identificação das partes do contrato e de seus representantes legais, nome ou denominação e os endereços completos, com logradouro, cidade, unidade da federação e o país.

Art. 10. O INPI observará os seguintes aspectos em relação ao domicílio ou residência das partes:

I - A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações;

II - Nos contratos envolvendo propriedade industrial a referência será a título concedido ou pedido de direito depositado no INPI.

CAPÍTULO IV DOS PRAZOS

Art. 11. O prazo do contrato de licença de direitos de propriedade industrial não poderá ultrapassar a vigência desses direitos no Brasil.

Art. 12. O cancelamento da averbação ou do registro está sujeito à apresentação de distrato ou instrumento representativo do ato assinado pelas partes contratantes, por meio de petição a ser juntada ao respectivo processo.

CAPÍTULO V DO CERTIFICADO

Art. 13. O Certificado de Averbação ou de Registro conterá as seguintes especificações:

I - Número do processo de averbação ou de registro; II - Partes contratantes;

III - Modalidade contratual; IV - Objeto do contrato;

V - Valor declarado do contrato;

VI - Forma de pagamento declarado do contrato para os contratos ou faturas de serviço de assistência técnica e científica;

VII - Prazo de vigência declarado do contrato;

VIII - Prazo de vigência dos direitos de propriedade industrial concedidos pelo INPI, se houver direitos de propriedade industrial em seu objeto;

IX - Data do protocolo do pedido de averbação ou de registro no INPI;

X - Data da publicação do deferimento de averbação ou de registro na Revista da Propriedade Industrial no INPI;

XI - Uma nota informativa com o seguinte conteúdo: “O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e d e remessa de capital para o exterior”;

XII - Observações relacionadas ao contrato, quando for o caso.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 14. Aplicam-se aos contratos de licença e de cessão de registro ou de pedido de registro de topografia de circuito integrado as normas previstas nesta Instrução Normativa, observado o disposto nos artigos 41 a 54, da Lei n° 11.484, de 31 de maio de 2007.

Art. 15. Ficam revogadas as Instruções Normativas nº 16, de 18 de março de 2013, e nº 39, de 22 de junho de 2015.

Art. 16. Esta Instrução Normativa entrará em vigor no dia 1º de julho de 2017.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2017.

XXXX XXXXXX XXXXXXXX

Presidente

APÊNDICE 1. MODELO DE CONTRATO DE CESSÃO E LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE

CONTRATO DE CESSÂO E LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE (EP) QUE ENTRE SI CELEBRAM A (INSTITUIÇÃO A) E A (INSTITUIÇÃO B)

A INSTITUIÇÃO A , personalidade jurídica , com sede na endereço completo , cidade, estado CEP.: , inscrito no CNPJ sob o nº xxxxxx, neste ato representado pelo XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade xxx , estado civil xxx, profissão xxx, RG nº xxxx, xxx, CPF xxx, doravante denominada Licenciante , e, do outro lado, a INSTITUIÇÂO B, com sede na xxx, n. xxx, xxx, cidade xxx, CEP xxx inscrito no CNPJ sob o nº xxxxx, neste ato representado pelo XXXXXXXX, xxx, nacionalidade xxx , estado civil xxx, profissão xxx, RG nº xxxx, xxx, CPF xxx, doravante denominada Licenciada.

CONSIDERANDO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

Conforme usado neste instrumento, os termos em letras maiúsculas terão os significados descritos abaixo e os títulos empregados em qualquer uma das CLÁUSULAS ou ITENS desse contrato são meramente indicativos. Para efeito desse contrato os termos abaixo, quando utilizados no singular ou no plural terão o significado constante na definição a seguir:

CESSÃO DE PATENTE contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva, da patente regularmente depositada ou concedida no Brasil, identificando o direito o pedido ou patente concedida.

BÔNUS TECNOLÓGICO aplicação de recursos diretos na empresa permitidas pelo Estado, denominadas subvenções econômicas, para o pagamento pelo compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, de contratação de serviços especializados ou transferência de tecnologia.

LICENCIANTE que ou quem concede licença ou autorização oficial ou formal, por oposição ao licenciado.

LICENCIADA que ou quem obteve licença ou autorização oficial ou formal.

LICENÇA PARA EXPLORAÇÂO DE PATENTE contrato para autorizar a exploração por terceiros, em tempo determinado, da patente regularmente depositada ou concedida no Brasil, identificando o pedido ou patente concedida.

MATURIDADE TECNOLÓGICA é um meio de avaliar a intensidade tecnológica de um produto, processo ou serviço de uma determinada área do conhecimento. Existe uma métrica denominada TRL (Technology Readiness Level) desenvolvida pela NASA na década de 80, e bastante utilizada para mensurar a tecnologia envolvida por níveis de escala de 1 a 9.

xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx/xxx/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxxx0.xxxx

PATENTE é uma concessão pública, conferida pelo estado, que garante ao seu titular a exclusividade ao explorar comercialmente a sua criação. Deverá ser identificada pelo n0 do pedido de patente e data do depósito no órgão responsável.

TECNOLOGIA é o desenvolvimento do conhecimento técnico e científico, resultando na aplicação desse estudo em uma ferramenta transformadora para uso da sociedade.

RISCO TECNOLÓGICO é a análise de decisões da empresa relacionada aos investimentos em inovação em curto, médio e longo prazo, observando os potenciais riscos envolvidos na transação negocial e suas prováveis consequências, uma vez que a carga fiscal agregada à inovação é elevada, e o retorno da empresa é apenas o lucro presumido.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente contrato estabelece a forma de licença para exploração de patente da tecnologia intitulada “ ”, cuja solicitação de patente foi depositada junto ao xxx (nome do órgão)

sob o número: ... ......... em.. ..../....../.........

A INSTITUIÇÂO A terá licença exclusiva de uso do pedido de patente de invenção xxxx, bem como da patente definitiva.

A INSTITUIÇÂO B declara possuir pessoal qualificado e capacitado para fabricar ditos

......................, desejando ampliar e diversificar o seu campo de atividade.

§1º As partes em comum acordo estabelecerão em qual fase ocorrerá a transferência de tecnologia da patente sob o n0 xxx.

§2º As partes em comum acordo definirão em qual das etapas da TRL ou maturidade tecnológica haverá a transferência de tecnologia. Caso a patente xx alcance o nível de maturidade tecnológica xx na escala de 1 - 9, a INSTITUIÇÃO B pagará também a INSTITUIÇÃO A, sem prejuízo do pagamento integral da quantia acima especificada, o valor de R$ xxx,00 (por extenso), em virtude do "incremento de etapa" da tecnologia.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÔES DAS PARTES

As decisões referentes à patente, cuja titularidade passa a ser compartilhada pelas partes através deste instrumento, serão tomadas por estas, ou, quando feita por apenas uma delas, deverá, obrigatoriamente submetê-la à outra, sempre por escrito.

§1º. A Parte deverá responder às consultas em um prazo de até xx (por extenso) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da consulta. Caso este prazo não seja atendido, considera-se a aceitação tácita da Parte à consulta feita.

§2º. A patente só poderá ser abandonada por qualquer das Partes mediante comunicação formal à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do vencimento de qualquer prazo estipulado pelos órgãos internacionais de patente ou pelo INPI.

§3º. No prazo acima estipulado, a Parte remanescente deverá manifestar à outra o seu interesse na manutenção da patente, hipótese em que esta passará a arcar exclusivamente com todas as despesas diretas e indiretas oriundas desta manutenção, mediante fornecimento de toda a documentação necessária à transferência dos direitos pela Parte interessada no abandono.

§4º. A Parte que tiver conhecimento de qualquer ato que possa representar infração à patente deverá comunicar imediatamente à outra, fornecendo as informações necessárias para a condução de eventuais ações.

§5º. As Partes não garantem o deferimento dos pedidos de patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e/ou pelos escritórios oficiais no exterior.

§6º. A LICENCIADA receberá os bônus tecnológicos decorrentes dos recursos diretos na, denominadas subvenções econômicas, para o pagamento pelo compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, de contratação de serviços especializados ou transferência de tecnologia.

§7º. A LICENCIADA arcará com os riscos tecnológicos resultantes, caso ocorra algum imprevisto durante a execução do projeto, uma vez que a LICENCIANTE já transferiu a tecnologia.

CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL

A licenciante concede à licenciada todas as fórmulas, especificações técnicas, desenhos e todos os dados necessários à execução efetiva do objeto da patente licenciada.

A licenciante se obriga a fornecer imediatamente à licenciada informações detalhadas sobre qualquer aperfeiçoamento ou melhoramento por ela introduzido no produto ou no processo objeto da licença.

A licenciante concorda que pertencerão à licenciada os direitos sobre os aperfeiçoamentos ou melhoramentos por este introduzidos nos , comprometendo-se a licenciada

a dar ciência dos mesmos à licenciante, nas mesmas bases da licença ora concedida.

A licenciada se obriga a fazer uso efetivo da patente licenciada, fabricando e vendendo ininterruptamente os em volume e qualidade tais e satisfazer a demando do

mercado e em obediência às normas de uso efetivo estabelecidas pelo INPI fornecendo as respectivas provas sempre que solicitadas.

A licenciada se obriga a realizar os pagamentos decorrentes das taxas relacionadas à vigência legal da referida patente, bem como o acompanhamento, o monitoramento e o cumprimento das exigências técnicas e formais, caso ocorra.

CLÁUSULA QUINTA – DO LICENCIAMENTO A TERCEIROS

Pelo presente, a licenciante concederá a licenciada a licença exclusiva para fabricação no Brasil e venda dos produtos no Brasil e no exterior, podendo a licenciada conceder sublicenças totais ou parciais a terceiros, previamente aprovadas pela licenciante, em igualdade de condições.

A licenciada se obriga em informar imediatamente a licenciante sobre qualquer violação ou infração dos produtos por parte de terceiros, e a licenciante deverá por sua conta e risco, tomar as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis, contando com a colaboração da licenciada que aqui se obriga a dar. Caso a licenciante não queira punir os contrafatores, por razão própria, então a licenciada poderá fazê-lo as suas expensas.

A licenciante terá direito, através de pessoas credenciadas, durante a vigência deste contrato, a visitar as fábricas e dependências da licenciada, para o controle da qualidade dos

..........................., e a verificação do exato adimplemento das demais obrigações contratuais da licenciada.

CLÁUSULA SEXTA – DA EXPLORAÇÂO ECONÔMICA E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Como contraprestação pela concessão da presente licença, a licenciada se obriga a pagar à licenciante uma importância, a título de royalties ou outro método de valoração acordada pelas partes, correspondente a % (........... por cento) do preço líquido das vendas dos.................................... considerando-se como tal..................................

A licenciante obriga-se a efetuar ditos pagamentos de forma

........................................................................... devendo fornecer, juntamente com o

respectivo pagamento, um demonstrativo de cálculos com o relatório das vendas feitas no trimestre efetuando as cabíveis retenções de fonte do Imposto de Renda conforme a legislação vigente na data dos pagamentos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE

As PARTES se comprometem a manter em segredo todos os dados e INFORMAÇÕES TÉCNICAS, comerciais e financeiras, relativos ao presente Contrato, sob as seguintes condições:

as partes receptoras manterão a informação confidencial, e salvo autorização expressa por escrito, não lhes será facultado revelar nem total nem parcialmente a informação recebida a terceiros, incluindo assessores ou consultores externos, exceto em caso de requerimento judicial;

igualmente as PARTES se comprometem a que todas estas cláusulas sejam respeitadas pelo pessoal envolvido na aplicação da TECNOLOGIA, que possa ter acesso à informação confidencial por razões estritamente profissionais;

se, por omissão ou erro da LICENCIADA, houver vazamento ou acesso a informações a terceiros, as possíveis ações judiciais correrão à conta da LICENCIADA;

se, por omissão ou erro do LICENCIANTE, houver igualmente vazamento ou acesso a informações a terceiros, as possíveis ações judiciais correrão à conta do LICENCIANTE, ressalvado o caso de licenciamento a terceiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá duração de xxx (por extenso) anos a contar da data de sua assinatura, respeitando o prazo de vigência da patente em questão.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA DENÙNCIA

Tanto a licenciante como a licenciada poderão dar por rescindido este contrato nos seguintes casos:

 quanto uma decisão judicial ou resolução qualquer implicar na dissolução de uma das empresas;

 quando houver execução judicial sobre os bens imóveis da outra;

 quando uma delas for judicialmente declarada em estado de falência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

É competente o foro , para dirimir quaisquer dúvidas que resultarem da execução

deste instrumento.

E assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

, de de .

Assinaturas:

Licenciante Licenciada

Testemunhas:

Nome: Nome:

C.P.F: C.P.F:

APÊNDICE 2. MODELO DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW)

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (KNOW- HOW) QUE ENTRE SI CELEBRAM A INSTITUIÇÃO A E, DO OUTRO LADO, A INSTITUIÇÃO B.

Este Contrato de Transferência de Tecnologia de Software para Fornecimento de Tecnologia (know-how), celebrado entre a Instituição A, personalidade jurídica, endereço completo, Cidade, Estado , CEP: , inscrito no CNPJ sob o nº xxxx, neste ato representado pelo XXXXXXXX, nacionalidade xxx , estado civil xxx, profissão xxx, RG nº xxxx, xxx, CPF xxx, doravante denominado LICENCIANTE e a empresa XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede no estado do xxx, município de xx, em xx, CEP, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por seu XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade xxx , estado civil xxx, profissão xxx, RG nº xxxx, xxx, CPF xxx, doravante denominada LICENCIADA. O LICENCIANTE e a LICENCIADA serão doravante referidas, em conjunto, como as PARTES e cada uma, individualmente, como a PARTE.

Considerando:

que o LICENCIANTE é o único detentor de software , que abarca a tecnologia “XXX”, desenvolvido nas instalações da instituição xx;

que a LICENCIADA declara possuir pessoal qualificado e capacitado bem como equipamentos e estrutura necessários para utilizar a tecnologia.

as PARTES contratantes, por este instrumento, acordam o que segue: CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

AVERBAÇÂO DE CONTRATO devem ser averbados/registrados pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia, sejam entre empresas nacionais, ou entre empresas nacionais e sediadas ou domiciliadas no exterior.

BÔNUS TECNOLÓGICO aplicação de recursos diretos na empresa permitidas pelo Estado, denominadas subvenções econômicas, para o pagamento pelo compartilhamento e uso de

infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, de contratação de serviços especializados ou transferência de tecnologia

FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW) contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (Know-how). Incluem-se os contratos de licença de uso de programas de computador (software), desde que prevista a abertura do código fonte, nos termos do artigo 11 da Lei nº 9.609/98.

LICENCIANTE que ou quem concede licença ou autorização oficial ou formal, por oposição ao licenciado.

LICENCIADA que ou quem obteve licença ou autorização oficial ou formal.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA contratos que visam a obtenção de técnicas para elaborar projetos ou estudos e a prestação de alguns serviços especializados.

SOFTWARE é o conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamento de dados; programa, rotina ou conjunto de instruções que controlam o funcionamento de um computador; suporte lógico

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA é a transferência do conhecimento técnico ou científico de caráter econômico ou não, de uma organização a outra, aliada a um produto ou processo. Transferência de Tecnologia Vertical transfere atividade científica de invenção tecnológica no âmbito comercial.

Transferência de Tecnologia Horizontal envolve transferência de bens imateriais e intangíveis existente de um mercado para outro, menos desenvolvido.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objetivo estabelecer as condições de licenciamento à LICENCIADA da TECNOLOGIA de “XX” em caráter não exclusivo, intransferível e remunerada.

§1º. Caso a tecnologia do SOFTWARE “XX” alcance o nível de maturidade tecnológica xx na escala de 1 - 9, a LICENCIADA pagará também ao LICENCIANTE, sem prejuízo do

pagamento integral da quantia acima especificada, o valor de R$ xxx,00 (xxxx reais), em virtude do "incremento de etapa".

CLÁUSULA TERCEIRA – DA OBRIGAÇÂO DAS PARTES

§1º. A LICENCIADA se obriga a fazer uso efetivo da TECNOLOGIA, exclusivamente para industrialização de xxx, explorando ininterruptamente em volume e qualidade de forma que satisfaçam a demanda do mercado, obedecendo às normas previstas para uso efetivo.

§2º. O LICENCIANTE se compromete a fornecer à LICENCIADA todas as INFORMAÇÕES TÉCNICAS necessárias à exploração da TECNOLOGIA.

§3º. O LICENCIANTE se compromete a prestar a ASSISTÊNCIA TÈCNICA necessária para a implementação da TECNOLOGIA, desde já estipulada em (prazo), numa carga horária máxima de xx (por extenso) horas semanais, a contar da data em que as instalações estiverem prontas para a utilização da TECNOLOGIA.

§4º. A LICENCIADA receberá os bônus tecnológicos decorrentes dos recursos diretos na, denominadas subvenções econômicas, para o pagamento pelo compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, de contratação de serviços especializados ou transferência de tecnologia.

§5º. A LICENCIADA arcará com os riscos tecnológicos resultantes, caso ocorra algum imprevisto durante a execução do projeto, uma vez que a LICENCIANTE já transferiu a tecnologia.

CLÁUSULA QUARTA- PROPRIEDADE INTELECTUAL

A LICENCIADA observará as seguintes disposições quanto a:

I - TITULARIDADE - a LICENCIADA reconhece e concorda que o LICENCIANTE é e permanecerá o único proprietário detentor da TECNOLOGIA constante neste Contrato. Todos os outros direitos não concedidos expressamente neste instrumento estão retidos.

II - DO LICENCIAMENTO A TERCEIROS - a LICENCIADA não poderá, em hipótese alguma, sublicenciar a TECNOLOGIA objeto deste Contrato a terceiros, sem a expressa anuência do LICENCIANTE.

III - VIOLAÇÃO DE TERCEIROS - se a LICENCIADA tiver conhecimento de qualquer possível violação ou apropriação indébita de direitos da tecnologia, ela dará notificação do fato imediatamente ao LICENCIANTE. A LICENCIADA concorda em cooperar com o LICENCIANTE para buscar os recursos judiciais para essas violações e apropriações indébitas.

CLÁUSULA QUINTA - REMUNERAÇÃO

Quanto à remuneração, as PARTES observarão as seguintes disposições:

I - ROYALTIES - em contraprestação pelo direito de uso da TECNOLOGIA, cujo licenciamento se constitui no objeto deste instrumento, a LICENCIADA pagará ao LICENCIANTE o montante de R$ 000.000,00 (xxx reais) assim subdivididos:

no ato da assinatura deste instrumento, a LICENCIADA pagará ao LICENCIANTE o valor de R$ 00.000,00 (xx reais);

o saldo remanescente, R$ 00.000,00 (xx reais), será pago em parcelas iguais de R$ 000,00(xx reais), vincendas mensalmente até o décimo dia útil subsequente, a partir do mês de utilização efetiva da TECNOLOGIA, no total de xx (xxx) parcelas.

II – ATUALIZAÇÃO MONETÀRIA - os valores referentes às parcelas descritas no item I supra, serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses, pela média aritmética da variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, fornecido pela Fundação Xxxxxxx Xxxxxx – FGV e do IPC – Índice de Preços ao Consumidor, também fornecido pela FGV ou, na extinção de algum índice, outro índice oficial deverá substituí-lo.

III - PAGAMENTO ATRASADO - sobre qualquer pagamento não efetuado dentro do vencimento incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, mais multa de 10% (dez por cento) sobre o montante do débito atualizado monetariamente com base na variação do IGP-M da FGV, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo.

CLÁUSULA SEXTA - CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES

As PARTES se comprometem a manter em segredo todos os dados e INFORMAÇÕES TÉCNICAS, comerciais e financeiras, relativos ao presente Contrato, sob as seguintes condições:

se, por omissão ou erro da LICENCIADA, houver vazamento ou acesso a informações a terceiros, as possíveis ações judiciais correrão à conta da LICENCIADA;

CLÁUSULA SÉTIMA - LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O LICENCIANTE não se responsabilizará pelo mau uso e/ou aplicação da TECNOLOGIA, objeto do presente instrumento, tampouco se responsabiliza pelo controle de qualidade da LICENCIADA.

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente instrumento é de XX (por extenso) anos, contados a partir da data de início da utilização da tecnologia, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo.

Parágrafo único. PRAZO PARA INÍCIO DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA - Fica estipulado o prazo máximo de XX (por extenso) meses para a LICENCIADA iniciar a utilização da TECNOLOGIA objeto deste instrumento. Após este prazo, mesmo que não tenha sido iniciada a utilização da TECNOLOGIA, por culpa da LICENCIADA, terá início a vigência do presente contrato.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO

Quanto à revisão ou rescisão contratual, as PARTES observarão as seguintes disposições: II - RESCISÃO POR VIOLAÇÃO - se qualquer das PARTES faltar substancialmente com o cumprimento de suas obrigações segundo este instrumento, a PARTE inadimplente concorda em envidar os seus esforços comercialmente razoáveis para corrigir o inadimplemento dentro de 60 (sessenta) dias após notificação por escrito sobre o não cumprimento da PARTE adimplente; ressalvado, contudo, que o período para deixar de efetuar um pagamento no vencimento será de 10 (dez) dias. Se qualquer inadimplemento não for corrigido dentro do período aplicável para a solução, então a PARTE não inadimplente, a seu critério, pode, além de quaisquer outros recursos que ela possa ter, rescindir este instrumento ao fim desse período para a solução.

III - RESCISÃO POR FALTA DE USO DA TECNOLOGIA - se, após o período de 02 (dois) anos, comprovar-se a não utilização da TECNOLOGIA, objeto deste Contrato, por parte da LICENCIADA, o LICENCIANTE poderá rescindir o presente instrumento.

IV - MULTA POR RESCISÃO - em caso de rescisão nos termos do item IV supra, caberá a LICENCIADA o pagamento de uma multa de até 10% (dez por cento) do valor total deste Contrato, como ressarcimento pelos danos causados pela não utilização da TECNOLOGIA.

V - As PARTES poderão rescindir o presente contrato, independente de motivo, mediante aviso prévio com 30 (trinta) dias de antecedência à parte contrária, mediante o pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor total deste contrato. Em face do pagamento inicial de R$00,00 (xx reais), além da multa se observará o seguinte procedimento:

sendo a rescisão promovida pela LICENCIADA, esta perderá os valores já pagos;

sendo a rescisão promovida pelo LICENCIANTE, o valor inicialmente pago (R$00.000,00) será dividido pelo número total de meses e multiplicado pelo número de meses restantes de vigência do contrato, aferindo-se, assim, o valor a ser devolvido pelo LICENCIANTE à

LICENCIADA, atualizado pelos mesmos índices estabelecidos no item II, da cláusula quarta, deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO

É competente o foro , para dirimir quaisquer dúvidas que resultarem da execução

deste instrumento.

E assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

......................, ...... de ......................... de ....

LICENCIANTE

Representante legal

LICENCIADA

Representante legal

Testemunhas:

Nome: Nome:

C.P.F: C.P.F:

APÊNDICE 3. MODELO DE CONTRATO DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÂO DE PATENTE E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW)

CONTRATO DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (KNOW- HOW) QUE ENTRE SI CELEBRAM A INTITUIÇÃO A E, DO OUTRO LADO, A INSTITUIÇÃO B.

Este Contrato de Licença para Exploração de Patente e Fornecimento de Tecnologia Know-how, celebrado entre a Instituição A, personalidade jurídica, endereço completo, Cidade, Estado , CEP: , inscrito no CNPJ sob o nº xxxx, neste ato representado pelo XXXXXXXX, nacionalidade xxx , estado civil xxx, profissão xxx, RG nº xxxx, xxx, CPF xxx, doravante denominado LICENCIANTE e a empresa XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede no estado do xxx, município de xx, em xx, CEP, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por seu XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade xxx , estado civil xxx, profissão xxx, RG nº xxxx, xxx, CPF xxx, doravante denominada LICENCIADA. O LICENCIANTE e a LICENCIADA serão doravante referidas, em conjunto, como as PARTES e cada uma, individualmente, como a PARTE.

Considerando:

 que o LICENCIANTE é o único detentor do pedido da tecnologia, cujo direito de propriedade industrial decorrente da respectiva invenção, conforme Pedido de Privilégio de Patente de Invenção protocolado junto ao Instituto nacional de Propriedade Industrial – INPI, sob o nº xxx, com data do depósito em xxx/xx/xxxx, referente ao “ título da patente”, desenvolvido no âmbito da “ nome da instituição”.

 que a LICENCIADA declara possuir pessoal qualificado e capacitado bem como equipamentos e estrutura necessários para utilizar a tecnologia.

as PARTES contratantes, por este instrumento, acordam o que segue: CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

Conforme usado neste instrumento, os termos em letras maiúsculas terão os significados

descritos abaixo e os títulos empregados em qualquer uma das CLÁUSULAS ou ITENS desse contrato são meramente indicativos. Para efeito desse contrato os termos abaixo, quando utilizados no singular ou no plural terão o significado constante na definição a seguir:

ASSISTÊNCIA TÉCNICA neste Contrato significa o acompanhamento necessário para a implementação do processo em escala industrial.

AVERBAÇÂO DE CONTRATO devem ser averbados/registrados pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) todos os contratos que impliquem transferência de

tecnologia, sejam entre empresas nacionais, ou entre empresas nacionais e sediadas ou domiciliadas no exterior.

FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW) contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (Know-How). Incluem-se os contratos de licença de uso de programas de computador (software), desde que prevista a abertura do código fonte, nos termos do artigo 11 da Lei nº 9.609/98.

INFORMAÇÔES TÉCNICAS significa dados sobre composição química, componentes e concentrações, condições físicas como temperatura e tempo, necessárias para a sua exequibilidade.

LICENCIANTE que ou quem concede licença ou autorização oficial ou formal, por oposição ao licenciado.

LICENCIADA que ou quem obteve licença ou autorização oficial ou formal.

MATURIDADE TECNOLÒGICA é um meio de avaliar a intensidade tecnológica de um produto, processo ou serviço de uma determinada área do conhecimento. Existe uma métrica denominada TRL (Technology Readiness Level) desenvolvida pela NASA na década de 80, e bastante utilizada para mensurar a tecnologia envolvida por níveis de escala de 1 a 9. xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx/xxx/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxxx0.xxxx

PATENTE significa o pedido de patente depositado no órgão responsável, no Brasil, o depósito é realizado no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA contrato que visa a obtenção de técnicas para elaborar projetos ou estudos e a prestação de alguns serviços especializados.

TECNOLOGIA significa a proteção da patente “XX”, cujo licenciamento é Objeto desse Contrato.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA é a transferência do conhecimento técnico ou científico de caráter econômico ou não, de uma organização a outra, aliada a um produto ou processo.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objetivo estabelecer as condições de licenciamento à LICENCIADA da TECNOLOGIA de “XX” em caráter exclusivo, intransferível e remunerada.

§2º. O LICENCIANTE se compromete a fornecer à LICENCIADA todas as INFORMAÇÕES TÉCNICAS necessárias à exploração da TECNOLOGIA.

CLÁUSULA TERCEIRA - PROPRIEDADE INTELECTUAL

A LICENCIADA observará as seguintes disposições quanto a:

I - TITULARIDADE DA PATENTE - a LICENCIADA reconhece e concorda que o LICENCIANTE é e permanecerá o único proprietário do pedido de PATENTE do processo e da TECNOLOGIA constantes neste Contrato. Todos os outros direitos não concedidos expressamente neste instrumento estão retidos.

II - DO LICENCIAMENTO A TERCEIROS - a LICENCIADA não poderá, em hipótese alguma, sublicenciar a TECNOLOGIA objeto deste Contrato a terceiros, sem a expressa anuência do LICENCIANTE.

III - VIOLAÇÃO DE TERCEIROS - se a LICENCIADA tiver conhecimento de qualquer possível violação ou apropriação indébita de direitos da PATENTE, ela dará notificação do fato imediatamente ao LICENCIANTE. A LICENCIADA concorda em cooperar com o LICENCIANTE para buscar os recursos judiciais para essas violações e apropriações indébitas.

CLÁUSULA QUARTA - REMUNERAÇÃO

Quanto à remuneração, as PARTES observarão as seguintes disposições:

a) no ato da assinatura deste instrumento, a LICENCIADA pagará ao LICENCIANTE o valor de R$ 00.000,00 (xx reais);

b) o saldo remanescente, R$ 00.000,00 (xx reais), será pago em parcelas iguais de R$ 000,00(xx reais), vincendas mensalmente até o décimo dia útil subseqüente, a partir do mês de utilização efetiva da TECNOLOGIA, no total de xx (xxx) parcelas.

II - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - os valores referentes às parcelas descritas no item I supra, serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses, pela média aritmética da variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, fornecido pela Fundação Xxxxxxx Xxxxxx – FGV e do IPC – Índice de Preços ao Consumidor, também fornecido pela FGV ou, na extinção de algum índice, outro índice oficial deverá substituí-lo.

CLÁUSULA QUINTA - CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES

As PARTES se comprometem a manter em segredo todos os dados e INFORMAÇÕES TÉCNICAS, comerciais e financeiras, relativos ao presente Contrato, sob as seguintes condições:

a) as partes receptoras manterão a informação confidencial, e salvo autorização expressa por escrito, não lhes será facultado revelar nem total nem parcialmente a informação recebida a terceiros, incluindo assessores ou consultores externos, exceto em caso de requerimento judicial;

b) igualmente as PARTES se comprometem a que todas estas cláusulas sejam respeitadas pelo pessoal envolvido na aplicação da TECNOLOGIA, que possa ter acesso à informação confidencial por razões estritamente profissionais;

c) se, por omissão ou erro da LICENCIADA, houver vazamento ou acesso a informações a terceiros, as possíveis ações judiciais correrão à conta da LICENCIADA;

d) se, por omissão ou erro do LICENCIANTE, houver igualmente vazamento ou acesso a informações a terceiros, as possíveis ações judiciais correrão à conta do LICENCIANTE, ressalvado o caso de licenciamento a terceiros.

CLÁUSULA SEXTA - LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O LICENCIANTE não se responsabilizará pelo mau uso e/ou aplicação da TECNOLOGIA, objeto do presente instrumento, tampouco se responsabiliza pelo controle de qualidade da LICENCIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO

CLÁUSULA OITAVA - REVISÃO E RESCISÃO

Quanto à revisão ou rescisão contratual, as PARTES observarão as seguintes disposições:

I – REVISÃO - se antes do término da vigência deste Contrato for concedida ao LICENCIANTE, através da Carta-Patente pelo INPI, o direito de propriedade industrial sobre a TECNOLOGIA ora licenciada, uma nova negociação entre as PARTES será estabelecida com vistas à comercialização da PATENTE. Mesmo que a LICENCIADA não adquira a PATENTE do LICENCIANTE, fica garantida à mesma a utilização da TECNOLOGIA pelo período descrito no parágrafo único, da cláusula sétima.

II - RESCISÃO POR VIOLAÇÃO - se qualquer das PARTES faltar substancialmente com o cumprimento de suas obrigações segundo este instrumento, a PARTE inadimplente concorda em envidar os seus esforços comercialmente razoáveis para corrigir o inadimplemento dentro de 60 (sessenta) dias após notificação por escrito sobre o não cumprimento da PARTE adimplente; ressalvado, contudo, que o período para deixar de efetuar um pagamento no vencimento será de 10 (dez) dias. Se qualquer inadimplemento não for corrigido dentro do período aplicável para a solução, então a PARTE não inadimplente, a seu critério, pode, além de quaisquer outros recursos que ela possa ter, rescindir este instrumento ao fim desse período para a solução.

IV - MULTA POR RESCISÃO - em caso de rescisão nos termos do item IV supra, caberá a LICENCIADA o pagamento de uma multa de 10% (dez por cento) do valor total deste Contrato, como ressarcimento pelos danos causados pela não utilização da TECNOLOGIA.

V - Uma vez rescindido o presente Contrato, todos os compromissos de sigilo aqui assumidos, se mantêm pelo prazo de 20 (vinte) anos.

VI - As PARTES poderão rescindir o presente contrato, independente de motivo, mediante aviso prévio com 30 (trinta) dias de antecedência à parte contrária, mediante o pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor total deste contrato. Em face do pagamento inicial de R$00,00 (xx reais), além da multa se observará o seguinte procedimento:

a) sendo a rescisão promovida pela LICENCIADA, esta perderá os valores já pagos;

b) sendo a rescisão promovida pelo LICENCIANTE, o valor inicialmente pago (R$00.000,00) será dividido pelo número total de meses e multiplicado pelo número de meses restantes de vigência do contrato, aferindo-se, assim, o valor a ser devolvido pelo LICENCIANTE à LICENCIADA, atualizado pelos mesmos índices estabelecidos no item II, da cláusula quarta, deste instrumento.

CLÁUSULA NONA - FORO

É competente o foro , para dirimir quaisquer dúvidas que resultarem da execução

deste instrumento.

E assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

......................, ...... de ......................... de ....

LICENCIANTE

Representante legal

LICENCIADA

Representante legal

Testemunhas:

Nome: Nome:

C.P.F: C.P.F:

APÊNDICE 4. MODELO DE TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO PARA SER UTILIZADO POR REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS, DURANTE APRESENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS, SOB UM POSSÍVEL LICENCIAMENTO.

Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito (a) no CPF sob o nº xx, abaixo firmado, assume o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas ao desenvolvimento da tecnologia “XXXXX”, a que tiver acesso durante a apresentação realizada nas dependências da Instituição.

Por este Termo de Confidencialidade e Sigilo compromete-se a:

1) utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso na avaliação apenas para desenvolver atividades relacionadas ao projeto e mediante autorização e conhecimento da Instituição;

2) não repassar o conhecimento das informações confidenciais e nem efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação que tiver acesso, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, obrigando-se, assim, a ressarcir à Instituição/empresa pela ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas.

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas:

“Informação Confidencial” significará toda informação revelada através da apresentação da tecnologia, sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios. Inclui, mas não se limita à informação relativa às operações, processos, planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos, segredos de negócio e de fábrica, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, especificações, componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, desenho industrial, patentes, oportunidades de mercado e questões relativas a negócios revelados no projeto da tecnologia mencionada.

“Avaliação” significa todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações entre ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada com a tecnologia XXXX, acima mencionada.

A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida por meio deste termo, terá validade enquanto a informação não for tornada de conhecimento público, ou mediante autorização escrita. Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e sigilo, fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir.

Local, / / . Assinatura

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CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA:

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