CONTRATO DE LICENÇA EXCLUSIVA DE EXPLORAÇÃO DE DIREITO DE PATENTE
CONTRATO DE LICENÇA EXCLUSIVA DE EXPLORAÇÃO DE DIREITO DE PATENTE
Entre
ID, Pessoa colectiva nº …, com sede …, …-… …, representada por …, na qualidade de …, com poderes para o acto, doravante designada por ID ou Primeiro Outorgante;
E
EMPRESA, Pessoa Colectiva nº …, com sede …, …-… …, representada por ..., na qualidade de
…, com poderes para o acto, doravante denominada EMPRESA ou Segundo Outorgante; Considerando:
a) Que a ID é único titular de um direito de patente, requerido em … sob o nº … e com data
…, sob o título “…”, concedido pelo … (adiante designado Office) (adiante designada PATENTE XXX);
[Que a ID é único titular de um PEDIDO de patente, requerido em … sob o nº … e com data
…, publicado em … sob o nº … e com o título “…”, ao … (adiante designado Office) (adiante designada PATENTE XXX)];
b) Que a ID, enquanto único titular da PATENTE XXX, suportará todas as despesas relacionadas com a sua preparação e submissão junto do Office, o cumprimento dos procedimentos necessários até à sua concessão e a posterior manutenção, incluindo honorários de Agente Oficial de Propriedade Industrial, pagamento de pesquisas assistidas e de todas as demais taxas oficiais e despesas diversas e que a dita PATENTE XXX se encontra livre de quaisquer ónus e encargos;
c) Que a ID, titular da PATENTE XXX, pretende licenciar a exploração da invenção patenteada por intermédio de pessoas ou entidades por si autorizadas;
d) Que a EMPRESA pretende obter da ID uma licença de exploração exclusiva da invenção protegida pela PATENTE XXX;
e) A necessidade de fixação dos termos negociais do licenciamento;
É celebrado o presente CONTRATO DE LICENÇA EXCLUSIVA DE EXPLORAÇÃO DE DIREITO
DE PATENTE, submetido às seguintes Cláusulas:
(Objecto)
Pelo presente acordo, as partes estabelecem o âmbito e condições de concessão pela ID à EMPRESA de uma licença de exploração da invenção protegida pela PATENTE XXX.
(Condições Gerais da Licença)
2.1. A ID, enquanto licenciador, concede à Empresa, na qualidade de licenciada, uma licença de exploração de invenção, contemplando o fabrico, uso, fruição, venda e locação dos artefactos ou produtos objecto da PATENTE XXX e o emprego ou aplicação dos meios e processos reivindicados na mesma PATENTE XXX, sujeita ao cumprimento das condições e obrigações infra estabelecidas.
2.2. A ID, enquanto licenciador, concede à EMPRESA, na qualidade de licenciada, uma LICENÇA DE EXPLORAÇÃO, nas seguintes condições gerais:
2.2.1. Âmbito – A presente licença abrange o direito de patente PATENTE XXX “…”, com o número …, todas as subsequentes extensões internacionais do mesmo pedido e todas as subsequentes fases nacionais entretanto objecto de validação, não podendo desta forma ser dividida ou cindida, por qualquer das partes, quanto ao seu âmbito ou extensão;
2.2.2. Exclusiva – A ID obriga-se, por todo o período de concessão da presente licença, a não conceder qualquer outra licença a terceira entidade, conforme o disposto infra na Cláusula Quarta;
2.2.3. Temporária – A presente licença é concedida pelo período de … anos,
eventualmente prorrogável de acordo com o previsto infra na Cláusula Quinta;
2.2.4. Onerosa – A Empresa Licenciada obriga-se ao pagamento de prestações pecuniárias como contrapartida pela fruição exclusiva da Tecnologia, de acordo com o previsto infra na Cláusula Sexta;
2.2.6. Sem possibilidade de sub-licenciamento pela Empresa Licenciada, de acordo com o que se estabelece infra na Cláusula Oitava;
2.2.7. Obrigatoriedade de Exploração – A Empresa Licenciada obriga-se a explorar efectivamente a Tecnologia licenciada, sob pena de resolução do presente acordo, conforme o previsto infra na Cláusula Décima Segunda;
2.2….. Com especial restrição a um campo específico de aplicação – A presente licença habilita a Empresa Licenciada a explorar a Tecnologia acima referida com ESPECÍFICA RESTRIÇÃO AO DOMÍNIO …, conforme se dispõe na Cláusula Oitava;
2.3. A presente licença não abrange quaisquer outros direitos de patente ou outros direitos de propriedade industrial de que a ID seja titular.
2.4. Não é permitida qualquer utilização do nome ou designação da ID ou qualquer marca ou outro sinal distintivo de que este seja titular, excepto nas condições infra enunciadas.
TERCEIRA
(Manutenção dos direitos de patente e averbamentos)
3.1. A ID obriga-se a manter plenamente válida a PATENTE XXX e todas as suas eventuais extensões objecto de licença pelo presente contrato, sob pena de imediata caducidade do mesmo. […, que igualmente se verificará no caso da PATENTE XXX, ainda em estado pendente, ser recusada ou por qualquer causa não concedida.]
3.2. A Empresa Licenciada obriga-se a averbar o direito licenciado citado na Cláusula 2.2.1. junto dos respectivos Offices de registo, a expensas próprias e a dar imediato conhecimento desses actos, por documento escrito, à ID, considerando o disposto, nomeadamente, na alínea b) do nº 1 do artigo 30º do Código da Propriedade Industrial.
QUARTA
(Exclusividade; Melhoramentos efectuados pela Empresa Licenciada)
4.1. A ID, na qualidade de licenciadora de tecnologia, abster-se-á de conceder outras licenças sobre a Tecnologia, a qualquer terceiro ou da prática de quaisquer outros actos susceptíveis de onerar ou limitar os direitos ora concedidos na pendência do presente contrato e em todas as suas eventuais prorrogações, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
4.2. A ID conservará o direito a usar a tecnologia licenciada em actividades próprias de investigação de carácter não comercial, conquanto não infrinja os direitos concedidos e as disposições sobre confidencialidade previstas no presente contrato.
4.3. Na eventualidade da Empresa Licenciada ou qualquer colaborador, em execução de contrato de trabalho ou como prestador de serviços, realizar alterações à tecnologia licenciada que constituam um melhoramento do seu desempenho, ou realizar invenção para a qual venha a obter patente dependente da PATENTE XXX, obriga-se a conceder à ID uma licença, territorialmente irrestrita e abrangendo todas as aplicações, de natureza não exclusiva, gratuita para a exploração dessa patente e/ou know-how associado ou dependente.
4.4. No caso previsto em 4.3., a Empresa Licenciada obriga-se ainda, no caso de conceder licenças onerosas da patente dependente, a entregar à ID uma percentagem de … % (… por cento) dos proveitos brutos obtidos com essas licenças.
QUINTA
(Duração)
5.1. A presente licença tem natureza temporária, sendo concedida pelo prazo de … anos, contados da assinatura do presente acordo.
5.2. A licença pode ser prorrogada por acordo unânime das partes.
5.3. A presente licença terá sempre como limite máximo de validade 20 (vinte) anos contados da data de depósito do primeiro pedido da PATENTE XXX.
SEXTA
(Compensação Financeira)
6.1. A Empresa licenciada obriga-se a remunerar a ID, licenciadora, como contrapartida directa e necessária pela fruição da Tecnologia, mediante um pagamento inicial, a fixação de um royaltie mínimo trimestral independente de qualquer exploração, ao qual acrescem royalties periódicos indexados aos rendimentos brutos auferidos pela exploração, tudo conforme se prevê nos números seguintes.
6.2. Pela celebração do presente contrato, a ID, na qualidade de licenciadora do direito de patente referido na primeira parte de 2.2.1., tem direito a receber da Empresa Licenciada um pagamento inicial no valor de € (… Euros).
6.3. O pagamento mencionado em 6.2. deverá ser cumprido pela Empresa Licenciada junto da ID na data de assinatura do presente contrato.
6.4. O pagamento previsto em 6.2. é totalmente independente das demais obrigações de pagamentos periódicos a que a Empresa Licenciada se obriga nos números seguintes.
6.5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a ID tem ainda direito a receber da Empresa Licenciada pagamentos (royalties) periódicos, indexados aos resultados brutos obtidos pela Empresa Licenciada na exploração da Tecnologia licenciada, numa percentagem fixa de …
% (… por cento), a reportar trimestralmente e por escrito, em documento certificado por Revisor Oficial de Contas, pela Empresa Licenciada à ID, sendo sempre devido por aquela à ID, a título de royaltie mínimo trimestral, o montante de … € (… Euros).
6.6. Os pagamentos previstos em 6.5. deverão ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data de conclusão do trimestre que gerou a obrigação de pagamento.
6.7. Por “RESULTADOS BRUTOS” entende-se todo e qualquer rendimento auferido pela Empresa Licenciada, emergente de:
• Incorporação da Tecnologia em produtos e processos próprios, mediante a sua produção própria ou subcontratada e independentemente do seu esforço de comercialização;
• Fabrico, uso e venda de produtos incorporando a Tecnologia;
• Exploração comercial de qualquer processo integrante da Tecnologia.
SÉTIMA
(Informações periódicas e direito de auditoria)
7.1. A Empresa Licenciada deve entregar à ID, no prazo improrrogável de 90 dias após o final de cada trimestre do ano civil, um relatório escrito, em suporte de papel, com razoável detalhe sobre a facturação e vendas brutas que reflicta a efectiva exploração da Tecnologia licenciada e sujeita à aplicação da fórmula de cálculo de compensações financeiras (royalties) prevista na Cláusula Sexta.
7.2. O relatório trimestral descrito no número 7.1. deve conter dados sobre vendas brutas efectuadas e ainda o resultado da aplicação da fórmula de cálculo das compensações financeiras (royalties).
7.3. A Empresa Licenciada deve manter em seu poder dados contabilísticos certificados, com razoável detalhe, relativos à produção, uso, distribuição, vendas e outros actos dispositivos da Tecnologia.
7.4. Desde que cumprido um período de pré-aviso de 30 dias, a ID tem o direito de, a expensas próprias, realizar ou mandar efectuar por terceiro por si nomeado uma auditoria aos registos mantidos pela Empresa Licenciada, com a finalidade de verificar os valores contabilísticos relevantes e assim atestar o cumprimento do plano de compensações financeiras (royalties) a que a Empresa Licenciada se obrigou.
7.5. Qualquer auditoria baseada no número anterior deve ser realizada no horário de expediente e de forma a causar a mínima perturbação ao decurso das actividades normais da Empresa Licenciada. A Empresa Licenciada não poderá recusar a realização da auditoria nem o acesso a qualquer documento de suporte contabilístico ou outro como contratos ou promessas de contratos, facturas, recibos, guias de remessa, cartas, propostas comerciais, orçamentos, comunicações electrónicas, acesso a instalações, veículos, meios ou suportes informáticos, seja hardware ou software, contacto com trabalhadores, clientes, agentes ou fornecedores, verificação física de existências, ou qualquer outra forma de verificação e auditoria que os auditores designados entendam por conveniente.
7.6. Se os resultados apurados pela realização da auditoria divergirem materialmente dos dados fornecidos previamente pela Empresa Licenciada, esta será responsável pela restituição da diferença apurada, bem assim como pelos custos suportados pela ID com a realização da própria auditoria.
Cláusula …
(Restrição do âmbito da licença)
….1. A licença concedida pelo presente Acordo habilita a Empresa Licenciada a explorar a Tecnologia acima referida com ESPECÍFICA RESTRIÇÃO AO DOMÍNIO TÉCNICO DE …
….2. É absolutamente interdita a exploração doutras possíveis aplicações da Tecnologia, em áreas distintas daquela referida em 8.1., pela Empresa Licenciada ou ainda por qualquer outra pessoa colectiva em que a Empresa Licenciada ou qualquer dos seus sócios detenham, ou venham a deter, qualquer participação, directa ou indirecta, de capital.
Cláusula …
(Menções obrigatórias)
Nos produtos ou embalagens, nos materiais promocionais como brochuras, catálogos, folhetos, propostas comerciais, expositores ou stands em feiras comerciais ou outras, apresentações públicas como conferências ou outras, apresentações ou entrevistas em jornais, revistas, rádio ou televisivas ou presença na Internet que se refiram aos produtos ou processos protegidos pela PATENTE XXX, a EMPRESA obriga-se a fazer referência expressa da menção “PAT N.º …SOB LICENÇA DA ID” [ ou “PATENTE PENDENTE Nº … SOB LICENÇA DA ID] e far-lhe-á referência verbal, sonora ou audiovisual explícita.
OITAVA
(Cessão da Posição Contratual)
A Empresa Licenciada não pode ceder a sua posição contratual no presente contrato sem o consentimento escrito da ID.
NONA
(Vicissitudes Contratuais)
9.1. O presente acordo pode ser objecto de revogação, por acordo unânime das partes, a todo o tempo.
9.2. A ID tem o direito de resolver o presente acordo, caso a Empresa Licenciada não cumpra ou cumpra defeituosamente algum dos termos, convenções e obrigações nele presentes e aceites e no caso previsto na Cláusula seguinte.
9.3. A Empresa Licenciada tem 30 (trinta) dias após ter conhecimento da vontade da ID resolver o contrato, para corrigir ou sanar alguma falta cometida ou cumprir as obrigações em falta. Se tal não ocorrer tempestivamente, a ID tem o direito de resolver o presente contrato.
9.4. A ID tem o direito de resolver o contrato, nomeadamente caso suceda algum ou alguns dos seguintes eventos:
• Se a Empresa Licenciada não efectuar em tempo devido algum dos pagamentos a que se obrigou nos termos do contrato, nomeadamente os previstos infra na Cláusula Sexta, e após ter sido interpelado por escrito pela ID para cumprir no prazo de 8 (oito) dias, ainda assim não cumprir;
• Se a Empresa Licenciada for declarada insolvente, requerer a protecção de credores ou for declarada falida, de acordo com a legislação em vigor. Neste caso, a resolução opera imediatamente após a ID dar conhecimento dessa vontade à Empresa Licenciada;
• Se, no exercício do direito da ID à informação e auditoria previsto na Cláusula Sétima, esta ou um terceiro por si nomeado apurar uma diferença ou discrepância nos dados da Empresa Licenciada relevantes para efeito de cálculo de royalties de mais de 20%, em cada período de 3 (três) meses.
9.5. No caso de cessação dos efeitos do presente contrato, a Empresa Licenciada fica, desde a data de produção dos correspondentes efeitos impedida de continuar a explorar a invenção, incluindo a possibilidade de venda, troca ou cessão gratuita de qualquer bem ou serviço abrangido pela presente licença.
9.6. O presente contrato poderá caducar na hipótese prevista supra em 3.1.. Nesta hipótese, as partes reconhecem e aceitam expressa e incondicionalmente a não retroactividade dos efeitos produzidos pela caducidade e o carácter de execução continuada do presente contrato, não havendo, em conformidade, lugar à restituição de quaisquer montantes pagos ou devidos pela Empresa Licenciada ao abrigo do presente contrato como contrapartida da fruição da PATENTE XXX.
9.7. A obrigação de confidencialidade prevista em 12.4. sobreviverá a qualquer das hipóteses de cessação dos efeitos do presente contrato, mantendo-se plenamente válida e eficaz.
DÉCIMA
(Obrigatoriedade de Exploração)
10.1. A Empresa Licenciada obriga-se a explorar efectivamente os direitos licenciados, de acordo com o previsto supra em 2.2.7., devendo para o efeito iniciar diligências de exploração no prazo máximo de … dias contados da data de assinatura do presente contrato e fazer prova suficiente dos mesmos.
10.2. No caso da Empresa Licenciada incumprir o prazo previsto em 12.2., a ID tem o direito de resolver unilateralmente o presente contrato, desde que respeitado um período de pré-aviso de 30 (trinta) dias.
10.3. Caso a Empresa Licenciada inicie ou retome a exploração dos direitos licenciados e faça prova suficiente dessa exploração antes de expirado o período de pré-aviso de 30 (trinta) dias para a resolução do contrato por parte da ID ou apresente a esta, no mesmo prazo, uma reprogramação da estratégia de exploração prevista, que seja aceite pela ID, o direito desta resolver o contrato fica automaticamente suspenso.
DÉCIMA PRIMEIRA
(Responsabilidade das partes)
11.1. A Empresa Licenciada é a única responsável pela Tecnologia objecto de licenciamento perante consumidores finais, a qualquer título, e perante quaisquer terceiros, obrigando-se a indemnizar a ID por todos os eventuais montantes dispendidos por estas com demandas judiciais, queixas, acções ou processos contra si instaurados com fundamento na Tecnologia.
11.2. A ID por seu turno, não garante, por qualquer meio, a operabilidade ou adaptabilidade para qualquer uso, a segurança, eficácia, aprovação pelas entidades reguladoras nacionais e outras, o tempo e custo eventuais do desenvolvimento e/ou a abertura da Tecnologia objecto de licença no presente contrato.
11.3. A ID igualmente não declara e em consequência não garante que a Tecnologia licenciada pelo presente contrato não infrinja outros direitos de patente já na titularidade, ou em estado pendente, de terceiros ou que não existam causas que possam afectar a validade do direito objecto do presente contrato.
11.4. As partes comprometem-se a cooperar na defesa da PATENTE XXX perante quaisquer acções de terceiros, nomeadamente violações daquele direito ou demandas judiciais nele fundadas.
DÉCIMA SEGUNDA
(Confidencialidade)
12.1. As partes Outorgantes obrigam-se expressamente a tratar e manter de forma absolutamente confidencial toda a informação, respeitante ao presente Contrato ou relativa a qualquer das partes, de que venham a tomar conhecimento no âmbito deste ou das negociações preliminares que conduziram à sua celebração, abstendo-se, igualmente, de qualquer uso da mesma informação
fora do âmbito do mesmo e independentemente dos fins, quer em benefício próprio quer de terceiro.
12.2. Cada parte Outorgante é obrigada, ainda, a tratar da forma supra mencionada toda a informação relativa a assuntos internos e/ou comerciais ou de negócio da contraparte, a que aceder por qualquer forma.
12.3. Exceptuam-se, exclusivamente, as informações transmitidas:
• A favor dos respectivos quadros, consultores e outros elementos afectados às equipas de investigação da ID e da Empresa Licenciada, desde que directamente envolvidos no cumprimento do acordo e na prossecução das actividades pelo mesmo reguladas, obrigando-se as mencionadas partes outorgantes a garantir compromissos de confidencialidade equivalentes a todos os seus colaboradores que intervierem no cumprimento deste acordo;
• No quadro da informação a prestar pela ID e/ou Empresa Licenciada aos respectivos órgãos sociais, para efeitos de cumprimento de obrigações imperativas legais e estatutárias, ou de obtenção das autorizações necessárias ao cabal cumprimento do presente acordo;
• Todas as informações pertencentes ao domínio público ou em relação às quais a parte emissora tenha expressamente dispensado a obrigação ora prevista.
12.4. A obrigação prevista na presente cláusula vincula as partes por um período de 5 (cinco) anos contados da concreta divulgação da informação, independentemente da cessação, por qualquer motivo, do presente acordo.
12.5. O ónus da prova das excepções consignadas em 12.3 à obrigação de confidencialidade recai sobre a parte receptora da informação.
DÉCIMA TERCEIRA
(Lei e Resolução de Litígios)
13.1. O presente acordo é submetido à Lei Portuguesa.
13.2. Para resolução de eventuais litígios emergentes do mesmo, será competente o Foro da
Comarca de …
[PODE SER FIXADA PELAS PARTES UMA CLÁUSULA ARBITRAL, EM ALTERNATIVA À
JURISDIÇÃO DOS TRIBUNAIS COMUNS, de que se junta um exemplo, destinado a substituir o número 13.2., juntando-lhe os números subsequentes:]
13.2. Caso surja um diferendo ou litígio entre as Partes em matéria de interpretação, validade ou aplicação do presente Acordo, que as mesmas não consigam resolver de forma amigável, qualquer das Partes poderá submetê-lo a um tribunal arbitral, com expressa renúncia a qualquer outro tribunal.
13.3. O tribunal arbitral será constituído e funcionará de acordo com as normas definidas pela Lei da Arbitragem Voluntária (Lei nº 31/86, de 29 de Agosto com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 38/2003, de 8 de Março) e será composto por três árbitros, sendo nomeados um por cada uma das Partes e um terceiro por cooptação destas. Na falta de acordo quando à designação do terceiro árbitro, será a sua designação efectuada pelo Juiz Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, a requerimento de qualquer das Partes.
13.4. O processo de arbitragem correrá em Lisboa, em língua portuguesa, salvo acordo em contrário das partes no processo arbitral.
13.5. Sempre que esteja em causa um diferendo ou litígio relativo a matérias de propriedade industrial, a competência para dirimir tais conflitos caberá ao Centro de Arbitragem ARBITRARE, com expressa renúncia a qualquer outro, aplicando-se nesse caso as regras do Regulamento do Centro de Arbitragem.
13.6. O tribunal arbitral e/ou o centro de arbitragem apreciarão os factos e julgarão de acordo com a lei portuguesa e das decisões por eles proferidas não caberá recurso.
As partes declaram conhecer e aceitar integralmente os termos do presente acordo.
Vai o mesmo ser assinado pelos representantes legais da ID e da Empresa Licenciada, ficando cada uma das partes Outorgantes na posse de um exemplar assinado e rubricado em todas as páginas por todos.
Lisboa, … de … de 200… Pela ID
Pela EMPRESA