Licenční smlouvy ve vztahu k ochranným známkám License Agreements concerning trademarks

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

PRÁVNICKÁ FAKULTA

RIGORÓZNÍ PRÁCE

Licenční smlouvy ve vztahu k ochranným známkám License Agreements concerning trademarks

Konzultant: XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Ph.D. Zpracovatel: Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx

Květen 2011

Abstrakt

Rigorózní práce se v první části zabývá teoretickými základy problematiky licenční smlouvy obecně, druhá část obsahuje výklad jednotlivých obsahových náležitostí licenční smlouvy, pozornost je věnována i otázkám souvisejícím, jako jsou zvláštnosti smluv s mezinárodním prvkem, účinnost licenční smlouvy vůči třetím osobám, soutěžní aspekty problematiky licenční smlouvy k ochranné známce a příbuzné smluvní typy. Přílohy obsahují vzorovou licenční smlouvu v českém, anglickém a německém jazyce, smlouvu o franchisingu a smlouvu o merchandisingu v českém jazyce.

Abstract

The rigorous work in the first part deals with theoretical grounds of license agreements issue, the second special part contains interpretation of individual provisions of a license agreement, attention is paid to related issues, such as specifics of contracts with international element, effectiveness of a license agreement to third parties, competition aspects related to license agreement to trademarks and related contractual types. Annex contains sample license agreement in Czech, English and German, franchising agreement and merchandising agreement in Czech.

Prohlašuji, že jsem vypracovala tuto práci samostatně, že všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány, a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Na tomto místě bych chtěla poděkovat JUDr. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Ph.D. za odborné vedení při zpracování této práce.

Děkuji také svým nejbližším za podporu při přípravě této práce.

S laskavým svolením společnosti Škoda Auto a.s.

S laskavým svolením společnosti Heineken Česká republika, a.s.

ÚVOD............................................................................................................... 6

I. OBECNÁ ČÁST ............................................................................................. 8

1. PRAMENY LICENČNÍHO PRÁVA ................................................................ 8

2. POJEM LICENČNÍ SMLOUVY ..................................................................... 10

3. VYMEZENÍ LICENČNÍ SMLOUVY DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

K PŘÍBUZNÝM SMLUVNÍM TYPŮM ................................................................ 12

4. PRÁVNÍ REŽIM LICENČNÍ SMLOUVY K PŘEDMĚTŮM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ .................................................................................................... 16

5. NAVRŽENÁ ÚPRAVA LICENČNÍ SMLOUVY V NOVÉM OBČANSKÉM

ZÁKONÍKU.......................................................................................................... 17

6. PRÁVNÍ POVAHA LICENČNÍ SMLOUVY V ZAHRANIČÍ ............................. 21

7. TŘÍDĚNÍ LICENČNÍCH SMLUV .................................................................... 23

8. FUNKCE LICENČNÍCH SMLUV ................................................................... 29

9. FORMÁLNÍ A MATERIÁLNÍ LICENČNÍ SMLOUVY ...................................... 30

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST ........................................................................................... 33

1. VZNIK LICENČNÍ SMLOUVY ........................................................................ 33

2. NÁLEŽITOSTI LICENČNÍ SMLOUVY ........................................................... 33

2.1 Formální náležitosti ................................................................................ 33

2.2 Obsahové náležitosti .............................................................................. 34

2.2.1 Xxxxxxxxx, definice pojmů .............................................................. 35

2.2.2 Podstatné náležitosti licenční smlouvy ........................................... 36

(a) Určení smluvních stran ............................................................ 37

(b) Určení předmětu smlouvy ....................................................... 39

(c) Určení rozsahu výkonu práva ................................................. 40

(c.a) Věcný rozsah licence ................................................. 41

(c.b) Časový rozsah licence ................................................ 42

(c.c) Osobní rozsah licence ............................................... 43

(c.d) Množstevní rozsah licence ........................................ 44

(d) Určení území k výkonu práva ................................................. 45

(e) Určení úplaty nebo jiné majetkové hodnoty ............................ 47

(e.a) Paušální (pevná) suma .............................................. 47

(e.b) Vstupní poplatky ........................................................ 48

(e.c) Pravé licenční poplatky („royalties“) ............................ 49

(e.d) Minimální (roční) licenční poplatky poplatky .............. 50

(e.f) Související doložky .................................................... 50

(e.g) Oceňování průmyslových práv ................................... 53

2.2.3 Obvyklé náležitosti licenční smlouvy ............................................... 56

(a) Kontrola kvality licencovaných výrobků / služeb....................... 56

(b) Označování licencovaných výrobků / služeb ........................... 59

(c) Platební podmínky ................................................................... 61

(d) Neoprávněné užívání licencovaných ochranných známek ...... 64

(e) Povinnosti nabyvatele ve vztahu k ochraně spotřebitele, odpovědnost za výrobek,

pojištění odpovědnosti ............................................................. 69

(f) Odpovědnost za škodu ........................................................... 71

(g) Doba platnosti smlouvy, ukončení smlouvy ............................ 74

(g.a) Způsoby ukončení licenční smlouvy .......................... 74

(g.b) Následky ukončení licenční smlouvy ......................... 78

(h) Povinnost mlčenlivosti ............................................................. 79

(i) Řešení sporů ..........................................................................	82
(j) Otázka sublicence...................................................................	83
2.2.4 Xxxxxxxx náležitosti licenčních smluv ...........................................	84
(a) Zajištění smluvních závazků – smluvní pokuta .......................	84
2.2.5 Závěrečná ustanovení ..................................................................	86
3. LICENČNÍ SMLOUVY S MEZINÁRODNÍM PRVKEM ....................................	87
3.1 Určení rozhodného práva ....................................................................	87
3.2 Řešení sporů .......................................................................................	89
4. ÚČINNOST LICENČNÍ SMLOUVY VŮČI 3. OSOBÁM .................................	89
5. SOUTĚŽNÍ ASPEKTY LICENČNÍCH SMLUV ...............................................	90
5.1 Soutěžní aspekty obecně ...................................................................	90
5.1.1 Vztah práva soutěžního a práv k nehmotným statkům .................	90
5.1.2 Aplikace základních soutěžních pojmů na ochranné známky .......	92
5.2 Kartelové dohody ...............................................................................	93
5.2.1 Komunitární právní úprava kartelových dohod ..............................	93
(a) Základní právní úprava ...........................................................	93
(b) Xxxxxxx xxxxxxx .......................................................................	95
(c) Vertikální bloková výjimka .......................................................	97
5.2.2 Česká právní úprava kartelových dohod .....................................	100
5.2.3 Licenční smlouvy jako kartelové dohody .....................................	103
5.3 Dominantní postavení ........................................................................	107
5.3.1 Dominantní postavení obecně ......................................................	107
5.3.2 Základní pojmy ............................................................................	107
5.3.3 Jednotlivé skutkové podstaty .......................................................	109
6. PŘÍBUZNÉ SMLUVNÍ TYPY .......................................................................	112
6.1 Franchising ........................................................................................	112
6.1.1 Definice franchisingu .................................................................	112
6.1.2 Základní zásady franchisingu ....................................................	115
6.1.3 Metody franchisingu ..................................................................	116
6.1.4 Xxxxxxx o franchisingu .............................................................	117
6.1.5 Soutěžní aspekty franchisingu..................................................	120
6.2 Merchandising ....................................................................................	122
ZÁVĚR .............................................................................................................	125
RESUMÉ ..........................................................................................................	128
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ...................................................................	131
PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Vzorová licenční smlouva v českém jazyce .................................	1
Příloha č. 2 - Vzorová licenční smlouva v anglickém jazyce ..............................	13
Příloha č. 3 - Vzorová licenční smlouva v německém jazyce ............................	25
Příloha č. 4 - Vzorová smlouva o franchisingu v českém jazyce .......................	38
Příloha č. 5 - Vzorová smlouva o merchandisingu v českém jazyce .................	50

ÚVOD

Předmětem této práce je problematika licenčních smluv ve vztahu k ochranným známkám, tedy smluv, které dle současné právní úpravy tvoří jeden z podtypů licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví, tak jak je upravena v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku (tj. vedle autorské licenční smlouvy na jeden ze dvou základních typů licenční smlouvy v českém právním řádu). Přes tuto obecnou obchodněprávní úpravu se licenční smlouvy k ochranným známkám ve vztahu k ostatním podtypům licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví vyznačují celou řadou specifik, která si dle našeho názoru zaslouží samostatnou pozornost.

Struktura této práce je rozdělena do části obecné mající právně teoretickou povahu, zabývající se prameny práva, pojmem licenční smlouvy, vymezením této smlouvy k příbuzným smluvním typům, právním režimem licenční smlouvy, tříděním a funkcí licenčních smluv a jejich právní povahou. Nutno podotknout, že některé závěry z této části jsou obecně aplikovatelné na licenční smlouvy dle obchodního zákoníku jako takové, samozřejmě s tím, že specifika vztahující se k licenčním smlouvám k ochranným známkám budou autorkou zdůrazněna.

Zvláštní část pak pojedná o konkrétních právních institutech spojených s licenční smlouvou ve vztahu k ochranným známkám. Bude se zabývat například vznikem licenční smlouvy, z největší části se však zaměří na její obsahové náležitosti s rozdělením na podstatné, obvyklé a nahodilé, bude se věnovat specifikům smluv s mezinárodním prvkem, účinností licenčních smluv vůči třetím osobám, soutěžními aspekty licenčních smluv. Předložená práce se soustředí na rozbor licenční smlouvy vztahující se k současné právní úpravě, samostatná kapitola však bude věnována i navržené úpravě licenční smlouvy k nehmotným statkům v návrhu nového občanského zákoníku ve vztahu k předmětu naší práce. Poslední část práce bude věnována příbuzným smluvním typům- franchisingu a merchandisingu. V příloze pak bude obsažena vzorová licenční smlouva k ochranným známkám v českém, anglickém a německém jazyce, smlouva o franchisingu a smlouva o merchandisingu.

Cílem zvláštní části této práce nebude jen právně teoretický rozbor jednotlivých smluvních aspektů, ale také výklad rizik a úskalí spojených s jednotlivými instituty licenční smlouvy k ochranným známkám, tak jak se objevují v praxi. I některé závěry zvláštní části této práce jsou obecně aplikovatelné na všechny licenční smlouvy dle obchodního zákoníku, to však vyplývá z právní povahy zkoumané smlouvy jako takové.

I. OBECNÁ ČÁST

1. PRAMENY LICENČNÍHO PRÁVA Ústavněprávní prameny licenčního práva

Ústavním základem licenčního práva je právo pokojně vlastnit a užívat majetek (čl. 11 Listiny základních práv a svobod). Možnost uzavírání licenčních smluv pak vyplývá ze zásady smluvní volnosti, která je přímým důsledkem základní zásady demokratického právního státu, a sice „vše je dovoleno, co není zakázáno“ (čl. 2 odst. 4 Ústavy, čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod). Právo provozovat hospodářskou činnost pak vyplývá z ustanovení článku 26 Listiny základních práv a svobod1.

Podústavní prameny licenčního práva

Podústavními prameny licenčního práva ve vztahu k průmyslovým právům jsou především zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“ nebo zkráceně též „ObchZ“), a dále právní předpisy upravující jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví obsahující speciální úpravu licenčních smluv ve vztahu ke konkrétním nehmotným statkům2.

Pro obchodní smluvní závazky obecně platí subsidiárně zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo zkráceně též „ObčZ“). Dále pro smluvní závazky se zahraničním prvkem platí zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

1 Xxxx, P.: Licenční vztahy v autorském právu: disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta právnická, 2006, 248 stran. Vedoucí disertační práce: xxxx. XXXx. Xxx Xxxxx, XXx.

2 Ve vztahu k ochranným známkám se jedná zejména o zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů a předpisy jej provádějící. Pro přehlednost uveďme zákonnou úpravu ostatních průmyslových práv: zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb, o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 52/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska prosazování práv hraje významnou roli zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů, který za stanovených podmínek propůjčuje možnost obrany práv z průmyslového vlastnictví i nabyvateli licence – licenciátu (viz níže).

Ze soutěžního hlediska se na licenční smlouvy k ochranným známkám vztahuje zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se současnou roztříštěností právní úpravy licenční smlouvy v českém právním řádu je vhodné uvést, že v rámci rekodifikace českého soukromého práva – tj. návrhu nového občanského zákoníku - je předvídána jednotná typová licenční smlouva pro všechny předměty duševního vlastnictví, tj. jak autorskou tak průmyslověprávní licenční smlouvu3. Blíže se této problematice budeme věnovat níže.

Mezinárodní prameny licenčního práva ve vztahu k ochranným známkám

Mezinárodní smlouvy upravující ochranné známky (tj. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek) otázku jejich licencování neřeší.

Zmínka o licencích je obsažena v článku 21 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS), podle které členové mohou stanovit podmínky pro poskytnutí licence s tím, že se rozumí, že nucené licence na ochranné známky nebudou povoleny4.

3 Srovnej § 2059 – 2092 návrhu občanského zákoníku, přičemž úprava obsahuje dva pododdíly, z nichž první (§ 2059 – 2071) upravuje obecná ustanovení aplikovatelná na všechny licenční smlouvy, druhý (§ 2072 – 2092) pak obsahuje zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem.

4 Poznámka o vyloučení nucených licencí ve vztahu k ochranným známkám nejspíše vyplývá z faktu, že nucené licence jako možný nástroj zajištění uspokojení veřejného zájmu v případě neúspěchu jednání o udělení licence mezi zainteresovanými subjekty, jsou nástrojem vyskytujícím se v patentovém právu. Z odlišnosti obou průmyslových práv vyplývá, že nucené licence ve vztahu k ochranným známkám by ani nemohly sloužit v patentovém právu obvyklému účelu.

Komunitární prameny licenčního práva

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství (dále jen

„Nařízení“), obsahuje velice okrajově zmínku o licencích v článku 22, když ve svém odst. 1 stanoví, že ochranná známka Společenství může být předmětem licence pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, nebo některé z nich a pro celé území Společenství nebo jeho část5. Licence může být výlučná nebo nevýlučná. Odst. 5 tohoto ustanovení doplňuje, že poskytnutí nebo převod licence k ochranné známce Společenství se na žádost jedné ze stran zapíše do rejstříku a zveřejní. Ustanovení odst. 2 – 4 pak stanoví práva majitele ochranné známky Společenství resp. nabyvatele licence pro případ porušení práv z licence resp. licencované ochranné známky. Z pohledu licenciáta pak bude klíčové ustanovení právě odst. 4, které stanoví, že „nabyvatel licence je pro účely získání náhrady škody, kterou utrpěl, oprávněn přistoupit k řízení zahájeném vlastníkem komunitární ochranné známky zahájeném z důvodu jejího porušení“.

Ustanovení čl. 22 odst. 1 Nařízení odpovídá i článek 8 odst. 1 První směrnice Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS). Odstavec 2 pak shodně s předmětným ustanovením Nařízení stanoví, že majitel ochranné známky může uplatnit svá práva z této známky proti nabyvateli, který poruší některé z ustanovení licenční smlouvy týkající se rozsahu licence.

Na licenční vztahy k ochranným známkám se dále aplikují i další evropské normy upravující jednotlivá odvětví citovaná v části věnované českým právním předpisům (prosazování průmyslových práv, soutěžní právo aj.).

2. POJEM LICENČNÍ SMLOUVY

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví je jednou z pojmenovaných obchodních smluv upravených obchodním zákoníkem.

5 Možnost udělení licence jen pro část Evropského společenství představuje jednu z výjimek ze zásady jednotnosti komunitární ochranné známky, tak jak je stanovena v článku 1. odst. 2 Nařízení.

Licenční smlouvou uděluje vlastník průmyslového práva za stanovených podmínek a za současného ponechání si vlastnického práva k předmětnému nehmotnému statku věcně, místně a časově omezené svolení s jeho užitím třetí osobě a tato třetí osoba toto svolení přijímá a zavazuje se poskytnout za to vlastníkovi práva stanovenou odměnu. Tj. licenční smlouvou uděluje vlastník průmyslového práva třetí osobě licenci k užití konkrétně vymezeného nehmotného statku a třetí osoba toto oprávnění přijímá a zavazuje se za něj zaplatit sjednanou odměnu.6

Licencí (z latinského „licere“ – svolovat, povolovat, „licentia“ – svolení, oprávnění) je třeba rozumět poskytovatelem licence nabyvatelovi udělené dovolení (oprávnění) k v licenci popsané činnosti, která by mu jinak z důvodu exkluzivního práva vlastníka předmětného průmyslového práva mohla být zakázána. 7

Udělením licence nedochází k převodu vlastnického práva k licencovanému předmětu. Poskytnutí licence má právní povahu pouze zřizovacího (konstitutivního) soukromoprávního úkonu. Poskytovatel jím z titulu svého absolutního (tedy erga omnes působícího) práva a v jeho rozsahu zřizuje licenciátovi určité dispoziční majetkové oprávnění (odvozené oprávnění chovat se určitým způsobem) k licencovanému předmětu. Dochází tak k relativizaci absolutního majetkového práva k určitému nehmotnému statku, poskytovatel licence tím dobrovolně sám sebe omezuje ve výkonu svého absolutního práva a zároveň v tomto rozsahu dobrovolně sistuje své zápovědní právo ve prospěch nabyvatele licence, vzniká mu povinnost strpět zásah do svého práva v rozsahu a za podmínek udělené licence. Zánikem licence se poskytovatelovo dočasně omezené právo konsoliduje do původní právní podoby8.

Předmětem licenční smlouvy dle obchodního zákoníku jsou licencováníschopná průmyslová práva, tedy:

Patenty k vynálezům

6 V této souvislosti nutno podotknout, že souhlas s užíváním ochranné známky může její vlastník udělit i jiným způsobem než licenční smlouvou, to však není předmětem této práce. Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu 32 Cdo 1817/2008

7 Blíže k tomu Stumppf, G./ Xxxxxxx, M.: Der Lizenzvertrag. Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft, 2005. nebo

Xxxxx, X. Xxxxxx-Lizenzvertrag. Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft, 1995.

8 Telec,I.: Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk, 2002.

Užitné vzory Průmyslové vzory Ochranné známky

Topografie polovodičových výrobků Obchodní tajemství

Obchodní jméno v právně teoretickém smyslu9

3. VYMEZENÍ LICENČNÍ SMLOUVY DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU K JINÝM SMLUVNÍM TYPŮM

Podstata licenční smlouvy je shodná s podstatou smlouvy nájemní – poskytovatel licence přenechává za úplatu nabyvateli licence nehmotný statek v podobě předmětu průmyslového vlastnictví, aby jej nabyvatel licence dočasně (tj. ve sjednané době) ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek užíval.

Na rozdíl od nájemní smlouvy, kdy je předmětem nájmu věc v právním slova smyslu, tj. věc hmotná, je předmětem licenční smlouvy nehmotný statek, který v případě licenční smlouvy dle §§ 508 - 515 obchodního zákoníku navíc náleží do skupiny průmyslových práv. Licenční smlouva je tak vlastně pronájmem průmyslového práva10.

Na rozdíl od nájemní smlouvy, v případě licenční smlouvy není vyloučeno, aby předmět „pronájmu“ užívali poskytovatel i nabyvatel licence a případně i kdokoli další současně vedle sebe. Samozřejmě za předpokladu, že se nejedná o výhradní licenci. Možnost současného užívání průmyslového práva více subjekty najednou vychází ze základního definičního znaku každého nehmotného statku – potenciální ubiquity, neboli schopnosti být kdykoli a na jakémkoli místě současně i následně vnímán a užíván neomezeným počtem subjektů bez újmy na podstatě či funkci nehmotného statku11.

9 Zařazení obchodního tajemství a obchodního jména pod pojem průmyslového vlastnictví však není jednoznačně přijímáno.

10 Srovnej Xxxxxxxxxx, I: Komentář k § 508-515 zák. č. 513/1991 Sb. – Úvodní poznámky. ASPI, LIT17715CZ

11 Potenciální ubiquita bývá také označována jako „schopnost všudypřítomnosti“.

Z licenční smlouvy stejně tak jako ze smlouvy nájemní vzniká nabyvateli relativní právo na užití předmětného statku, tj. v případě licenční smlouvy dle obchodního zákoníku průmyslového práva (užití určitým způsobem), a to nejvýše v rozsahu rovnajícímu se rozsahu možného užití průmyslového práva ze strany poskytovatele licence (tzn. v rozsahu registrace předmětného práva v příslušném rejstříku, nebo nevznikla-li ochrana zápisem do rejstříku, pak rozsahu ochrany předmětného nehmotného statku12) - nemůže mu tedy vzniknout víc práv, než má sám poskytovatel13.

Ty právní řády, které zakotvují širší pojetí věci v právním smyslu, tj. ve kterých je za věc považována nejenom věc hmotná, ale i nehmotný statek, považují licenční smlouvu za druh nájemní smlouvy a ustanovení regulující nájemní smlouvu jsou také na licenční smlouvu subsidiárně aplikovatelná (resp. ustanovení o podnájemní smlouvě na sublicenci), stejně tak jsou aplikovatelná ustanovení smlouvy kupní či darovací na převod práva k nehmotnému statku14. Příkladem může být francouzský právní řád, ve kterém judikatura považuje licenční smlouvu za principielně identickou smlouvě nájemní, a proto se na ní také aplikují ustanovení čl. 1713 a násl. Code Civil. Je-li však licence udělena bez poskytnutí protiplnění, je považována za zvláštní smlouvu o výpůjčce a řídí se ustanoveními čl. 1874 a násl. Code Civil.15

V českém právním řádu však otázka aplikovatelnosti úpravy nájemní smlouvy na licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví zdaleka tak jednoznačně nevyzní. Přímá aplikovatelnost ustanovení nájemní smlouvy je vyloučena, v úvahu přichází aplikace na základě analogie. Odpověď na tuto otázku není ze strany právní vědy přijímána jednoznačně. Jako vhodnější se však možnost podpůrného užití ustanovení upravujících nájemní smlouvu jeví zejména v případě, že se licenční

12 Například v případě všeobecně známé ochranné známky, ochranné známky s dobrým jménem nebo neregistrovaného komunitárního průmyslového vzoru.

13 V souladu se zásadou nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet.

14 Xxxxxxxxxx, X. a kol.: Obchodní právo, II. díl. 2. přepracované vydání. Praha: CODEX BOHEMIA, 1998, str. 360. Profesorka Xxxxxxxxxx uvádí příklad francouzské doktríny i judikatury, která připouští aplikace ustanovení Code civil o nájemní smlouvě na smlouvu licenční.

15 Patent and Trademark License Agreement under French Law, pořízeno na xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx/Xxxxxx_xxx_xxxxx_xxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxxx_xx_Xx ance.pdf

smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví řídí jako smlouva nepojmenovaná režimem občanského zákoníku.

V této souvislosti není nezajímavé zmínit návrh nového občanského zákoníku, který v navrhovaném § 925 nově zavádí široké pojetí věci v právním smyslu po vzoru západní Evropy, když stanoví, že „ustanovení této hlavy se použijí na věci hmotné i nehmotné, na práva však jen potud, připouští-li to jejich povaha a neplyne-li ze zákona něco jiného“. Navržené ustanovení by tak mělo odstranit současnou tripartici věcí, práv a jiných majetkových hodnot, pod které v současnosti nehmotné statky spadají. K navržené úpravě se můžeme přiklonit s tím, že budeme zvědavi, jak se s ní vypořádá právní věda a praxe.

Vraťme se ale nyní k vymezování licenční smlouvy k ostatním smluvním typům. Na rozdíl od smlouvy kupní či jiných smluv, při nichž dochází k převodu práva, na poskytovatelovu vlastnictví předmětného nehmotného statku se udělením licenční smlouvy nic nemění, jeho absolutní vlastnické právo zůstává v nezměněné podobě - nezaniká, pouze se přechodně sistuje tak, že je poskytovatel licence povinen strpět užití svého průmyslového práva ze strany licenciáta. Licencí tedy nelze absolutní právo k nehmotnému statku převést16.

Při porovnávání licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví se smlouvou o převodu průmyslového práva vycházejme z následujícího:

V případě licenční smlouvy si vlastník své průmyslové právo ponechává, pouze umožňuje třetí osobě, aby za jím stanovených podmínek vedle něj nebo případně výlučně vykonávala jednotlivá dílčí práva, typicky půjde o přenechání oprávnění práva držet (ius possidendi), užívat (ius utendi) a požívat, tj. brát z daného předmětu průmyslového vlastnictví plody (ius fruendi), případně omezené právo nakládat s daným předmětem – udělit sublicenci (ius possidendi). Zbylá dílčí práva, která jsou obsahem vlastnického práva – tj. zejména právo nakládat s předmětem vlastnictví, zůstávají vlastníku konkrétního práva17. Tento závěr platí bez dalšího pouze v

16 Xxxxxxx, M.: Licenční smlouvy v oblastni autorských práv. Soubor vědeckovýzkumných prací Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, Praha: 2008. str. 14.

17 V současném platném právu se pod vlastnickým právem rozumí jen vlastnictví k hmotným předmětům, tj. zejména k věci hmotné (res corporalis), jakož i k bytům a nebytovým prostorám – jednotkám. Avšak mezinárodní smlouvy i zákony hovoří o duševním (intelektuálním) vlastnictví,

případě výhradní licence, při licenci nevýhradní zůstávají vlastníku průmyslového práva všechna dílčí oprávnění vyplývající z jeho vlastnického práva, jen je některá z nich současně s ním oprávněna je vykonávat i třetí osoba – licenciát. Jak již bylo řečeno výše, udělením licenční smlouvy nedochází ke ztrátě průmyslového práva Naproti tomu v případě převodu práva k jeho pozbytí dochází, a to za jeho současného nabytí třetí osobou – nabyvatelem.

Při snaze vymezit licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví ke kupní smlouvě vyjdeme z postulátů uvedených při srovnání smlouvy licenční se smlouvou o převodu průmyslového práva, s tím rozdílem, že předmětem kupní smlouvy je věc hmotná (res corporalis), předmětem smlouvy o převodu průmyslového práva věc nehmotná (res incorporalis).

O licenční smlouvu jako samostatný smluvní typ se však jedná pouze tehdy, je-li poskytnutí licence hlavním předmětem smlouvy. Licence jako jeden z vedlejších prvků předmětu smlouvy se však může vyskytovat ve smlouvě o dílo (např. o vytvoření ochranné známky – hlavním předmětem je tam otázka vytvoření daného nehmotného díla), smlouvě o společném vývoji nehmotného statku (hlavní předmět je stejný s tím rozdílem, že v případě smlouvy o společném vývoji je objektem smlouvy řádně definovaný nehmotný statek, který bude předmětem podílového spoluvlastnictví smluvních stran), smlouvy o franšíze (hlavním předmětem je otázka jednotné distribuce výrobků a služeb), smlouvy o ne/výhradní distribuci zboží (hlavním předmětem je úprava podmínek nákupu a dalšího prodeje zboží), smlouvy o merchandisingu a mnoha dalších pojmenovaných i nepojmenovaných smluv.

v užším smyslu pak o vlastnictví průmyslovém. Bylo by tedy přesné mluvit o průmyslových právech, ale použitý termín průmyslové vlastnictví nevzbuzuje ve věci samé pochybnosti o právech a povinnostech majitele průmyslového práva ani dalších osob ve vztazích týkajících se předmětu průmyslového vlastnictví a vyhovuje z hlediska mezinárodního, proto bude i tato práce vycházet z jakési „analogie vlastnictví“ (Xxxxxxxxx/Plíva/Xxxxx a kol.: Obchodní zákoník. Komentář, 11. vydání. Praha: X. X. Xxxx, 2006. str. 1229). Slovo „vlastnictví“ v textu § 508 – 515 Obchodního zákoníku se dá chápat tak, že úprava stanovená v těchto ustanoveních se vztahuje na ta průmyslová práva, která mají absolutní charakter, tj. působí vůči všem (erga omnes) jako tomu je u vlastnictví věci. Takový charakter mohou nabýt především zápisem do rejstříku (Hajn, P.: Licence k neregistrovaným průmyslovým právům. Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví: soubor vědockovýzkumných prací. Praha: 2008, str. 38.

4. PRÁVNÍ REŽIM LICENČNÍ SMLOUVY K PŘEDMĚTŮM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví je tzv. relativním obchodem, jelikož obchodní zákoník výslovně nestanoví, že by se vztahy z oblasti průmyslového vlastnictví měly řídit výhradně jeho ustanoveními18.

Úprava obchodního zákoníku tedy spadá ex lege na vztahy z licenční smlouvy pouze v případě, že smluvními stranami jsou podnikatelé a licenční smlouvu uzavírají v rámci své podnikatelské činnosti. Úprava licenční smlouvy v obchodním zákoníku je aplikovatelná též na závazkové vztahy vzniklé mezi státem nebo samosprávnou územně správní jednotkou a podnikatelem při jeho podnikatelské činnosti, jestliže se předmět smlouvy týká zabezpečování veřejných potřeb (§ 261 odst. 2 obchodního zákoníku).

Smluvní strany, které nesplňují kritéria obchodního zákoníku dle § 261 odst. 1 a 2, se v souladu s ustanoveními § 262 odst. 1 obchodního zákoníku mohou písemně dohodnout, že se jejich závazkový právní vztah založený licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví bude řídit obchodním zákoníkem, a tím na své vztahy režim obchodního zákoníku dobrovolně vztáhnout.19

V této souvislosti patří připomenout celkové zasazení licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví podle obchodního zákoníku do celkového kontextu licenčních smluv v českém právním řádu vůbec.

Systém právní úpravy licenčních smluv v ČR se dělí do tří skupin.

Do první skupiny patří vztahy mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, resp. mezi státem nebo samosprávnou územně správní jednotkou a podnikatelem při jeho podnikatelské činnosti, jestliže se předmět smlouvy týká zabezpečování veřejných

18 Xxxxx, X.: Obchodněprávní smlouvy. 5. aktualizované vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. str. 84

19 Měla-li by ovšem taková dohoda vést ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem, je ex lege neplatná.

potřeb – tzv. obchodní licenční smlouvy upravené jako samostatný typ v § 508 – 515 obchodního zákoníku. Tato úprava je použitelná pouze pro předměty průmyslového vlastnictví (a to ať již zapsané či nezapsané), příp. pro topografie, nové odrůdy rostlin aj. Nelze ji však použít pro autorská díla.

Druhou skupinu tvoří licence, které nemají obchodní povahu, ale netýkají se autorských děl. Pro ně je použitelná obecná úprava občanského zákoníku, v němž však licenční smlouva jako samostatný smluvní typ chybí, jedná se proto o smlouvu nepojmenovanou. Licenční vztahy této skupiny mohou být podřazeny pod režim obchodního zákoníku v případě souhlasného projevu vůle obou smluvních stran. V případě licenční smlouvy mezi nepodnikateli (resp. podnikatelem a nepodnikatelem), na kterou nebude souhlasnou dohodou obou smluvních stran vztažen režim obchodního zákoníku, bude nejspíš třeba analogicky aplikovat ustanovení občanského zákoníku upravující nájemní smlouvu (§ 663 a následující).

Třetí skupinu tvoří licenční smlouvy podle autorského zákona. Ty mají v porovnání s licenčními smlouvami k průmyslovým právům zcela samostatný právní režim. Otázky autorským zákonem neřešené budou posuzovány dle předmětných ustanovení občanského práva.

V této souvislosti zmiňme návrh nového občanského zákoníku, jehož součástí je i nově pojatá jednotná licenční smlouva k nehmotným statkům (§ 2276 – 2305). Ten ale přináší celou řadu otázek. Tou nejdůležitější zůstává další režim autorské a průmyslověprávní licence, který není vzhledem k navrženým společným ustanovením zcela jasný. Více se této problematice budeme věnovat v samostatné kapitole níže.

5. NAVRŽENÁ ÚPRAVA LICENČNÍ SMLOUVY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

Navržená jednotná úprava licenční smlouvy v novém občanském zákoníku si klade za cíl odstranění nedostatků současné právní úpravy licenční smlouvy spočívajících v absenci obecných ustanovení o licenci a licenční smlouvě vycházející z faktu, že obě stávající úpravy licenční smlouvy, tj. licenční smlouva autorská a průmyslověprávní, jsou úpravami speciálními. Navržená jednotná úprava si ani tak

neklade za cíl přinést novou obecně použitelnou úpravu licenční smlouvy pro celou oblast duševního vlastnictví (vždyť toho by ani pouhým spojením úprav nebylo možné), jako spíše naplnění systematického hlediska věci, když spojuje obě speciální úpravy do jedné s tím, že platnou právní úpravu z obou speciálních předpisů přejímá, aniž by ji zásadně měnila, přičemž zároveň respektuje zvláštnosti autorské licence tím, že jí věnuje zvláštní ustanovení. Alespoň tak ji hodnotí sami autoři předkládaného textu20.. Navržená úprava je tak rozdělena do tří pododdílů, první je věnován obecným ustanovením shodným pro oba typy licenční smlouvy, druhý obsahuje zvláštní ustanovení pro autorskou licenci a třetí je věnován nakladatelské licenci. Nakolik se záměr zlepšení úrovně právní úpravy povedl, zůstává otázkou.

Pojďme se navrženým obecným ustanovením s ohledem na průmyslověprávní licenci věnovat blíže.

Základní ustanovení definující smluvní typ licenční smlouvy (§ 2059) přináší pouze jedinou změnu, a tou je možnost bezúplatnosti licenční smlouvy. Celkem zbytečně je v základních ustanoveních rozebírán rozsah licence jako omezený či neomezený, jedná se však spíše o kosmetickou vadu. Písemná forma je předepsána u licence výhradní a průmyslověprávní (tj. zapisované do příslušného rejstříku), stejná zůstává i účinnost průmyslověprávní licence vůči třetím osobám, ta nastává až okamžikem zápisu do příslušného rejstříku. Stejně jako současná právní úprava předepisuje i navržená osnova povinnost využívat licenci, závisí-li trvání práva na jeho výkonu, jak tomu v případě ochranných známek je. Stejně tak má být poskytovatel licence povinen udržovat právo, vyžaduje-li to jeho povaha (což v případě ochranných známek platí). Ustanovení § 2061 je věnováno výhradní a nevýhradní licenci, když ve srovnání s platnou právní úpravou navrhuje ustanovení deklarující zachování platnosti nevýhradní licence, získané nabyvatelem před následným poskytnutím výhradní licence třetí osobě. Současná právní úprava tento závěr nedeklaruje, přesto z ní vyplývá. Z neznámého důvodu opisují § 2062 a 2063 ustanovení § 2061. § 2064 se věnuje možnosti podlicence, která jinými slovy zachovává stávající právní úpravu, když stanoví nutnost souhlasného projevu smluvních stran ji dovolující. § 2065 nově

20 Xxxxx, X. a kol: Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku. str. 490 – 491

navrhuje podmínit postoupení licence souhlasem poskytovatele s tím, že „nabyvatel sdělí postupníkovi bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka“ – patrně je v první části věty zaměněn poskytovatel licence za postupníka. Speciální ustanovení je věnováno převedení závodu nebo jeho části v podobě samostatné složky, kdy má být souhlas poskytovatele k převedení licence vyžadován pouze v případě, že to bylo zvlášť ujednáno. Poněkud zbytečně je tu rozmělňován pojem postoupení licence, který je z nejasného důvodu nahrazen pojmem „převedení“.

Jak řečeno výše, licenční smlouva k průmyslovým právům by dle návrhu mohla být nově sjednána i jako bezúplatná (§2067 upravující odměnu), nově je navrhováno také možnost uzavření licenční smlouvy bez určení výše odměny, z jednání stran o uzavření smlouvy by však v takovém případě musela vyplývat taková vůle – nabyvatel by pak platil odměnu obvyklou v době uzavření smlouvy za obdobných smluvních podmínek. V praxi však k podobné situaci v případě licence k průmyslovým právům dojde pouze sporadicky, to je přitom možné více než doporučit, vždyť popsaný postup by velmi ztěžoval pozici smluvních stran a značným způsobem omezoval jejich právní jistotu ve smluvním vztahu. Z hlediska průmyslověprávní licence tak navržené ustanovení nepovažujeme za šťastné. Za ještě méně šťastné shledáváme navrženou možnost bezúplatnosti licenční smlouvy, aniž by dále byly upřesněny podmínky jejího režimu v případě smluvních stran – podnikatelů. Bezúplatnost k podnikatelské sféře jednoduše nepatří, proto měla-li by být zakotvena tato možnost, kterou ale obecně vítáme, měly by zároveň být nastaveny podmínky jejího využití. Vzhledem k tomu, že je navržený občanský zákoník koncipován jako kazuistický kodex, nacházíme v ustanovení věnujícím se odměně také poskytovatelovu možnost kontroly účetní evidence nabyvatele za účelem „zjištění skutečné výše odměny“. Autor textu měl přitom na mysli spíše ověření si správnosti udávaných údajů, na který je závislá výše licenční odměny, navržené znění bohužel není formulováno úplně přesně. Zvolil-li navrhovatel takto kazuistickou úpravu, bylo zároveń vhodné doplnit navržené znění o vyloučení možnosti pořizovat si opisy/ výpisy z příslušné dokumentace, což je požadavek, který se v praxi vyskytuje opakovaně. V případě výnosové odměny je dále zakotvena nabyvatelova povinnost předkládat poskytovateli pravidelná vyúčtování. Toto ustanovení však považujeme za zcela nadbytečné. Návrh zachovává

poskytovatelovu povinnost poskytnout nabyvateli podklady a informace potřebné k výkonu licence (§2068). Stejná je v návrhu i úprava povinnosti utajování informací nabytých v souvislosti se získanou licencí (§ 2069). Stejná je v návrhu i úprava postupu v případě ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence – nabyvatel je povinen o tom bezodkladně zpravit poskytovatele s tím, že „poskytovatel poskytne nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence“. Ovšem s jedním rozdílem – poskytovatel má totiž nabyvateli poskytnou součinnost k právní ochraně jeho licence. Přitom v rámci poskytovatelovy odpovědnosti za vady licence je přece toto jeho povinností. S navrženým zněním tohoto ustanovení proto nemůžeme souhlasit.

Poslední z obecných ustanovení se věnuje výpovědi, když shodně se stávající úpravou licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví stanoví i výpovědní lhůtu (§2071).

Za klad navržené úpravy považujeme fakt, že vzhledem k její koncepci by bylo možné aplikovat ji i na jiné nehmotné statky než autorská díla a průmyslová práva, a sice na ty nehmotné statky, jejichž zahrnutí do licenční smlouvy k průmyslovým právům nebylo dosud právní vědou přijímáno – zejména know-how. Vítáme i navrženou možnost uzavření bezúplatné licenční smlouvy, v návrhu nám ovšem chybí důsledky její možné bezúplatnosti.

Nakolik se autorům předloženého návrhu podařilo připravit právní úpravu odstraňující nedostatky té současné ve smyslu přípravy ustanovení společných všem možným poddruhům licenční smlouvy, zůstává otázkou. Vždyť pouhé sloučení dosavadních právních úprav nemůže přinést zobecnění v pravém slova smyslu, taková koncepce nové právní úpravy proto nutně vede k otázkám po jejím smyslu, navíc zohledníme-li dále, že navržené znění nově přináší i určitá ustanovení, která by do praxe mohla přinést určité nejasnosti. Dovolíme si také jednu poznámku týkající se systematického pojetí věci, kterou je nejasnost rozdělení navržené úpravy do tří pododdílů, kdy poslední z nich je možná zbytečně věnován nakladatelské licenci patřící pod autorskou licenci.

Vzhledem k tomu, že jsme přesvědčeni, že licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví do obchodněprávních norem patří, bylo by možná de lege ferenda vhodnější ponechat její úpravu v obchodním zákoníku s tím, že by tato byla

doplněna o ustanovení, která v současné právní úpravě chybí, ať již by se jednalo o výslovné zahrnutí know-how do působnosti předmětných ustanovení obchodního zákoníku, nebo upravení otázek odpovědnosti za vady licence nebo možné bezúplatnosti licenční smlouvy.

6. PRÁVNÍ POVAHA LICENČNÍ SMLOUVY V ZAHRANIČÍ

Právní režim licenční smlouvy k ochranným známkám jako pojmenované obchodní smlouvy je ve světě spíše výjimkou. Řada států zvolila odlišný přístup, kdy jejich právní řád licenční smlouvu ať již k předmětům průmyslového vlastnictví nebo k ochranným známkám samotným jako samostatný smluvní typ nezná. Licenční smlouva k ochranným známkám je pak v těchto státech smlouvou sui generis nebo obecně řečeno smlouvou nepojmenovanou, která se přiměřeně řídí ustanoveními příbuzných smluvních typů jako je smlouva nájemní nebo kupní nebo jiná v daném státě typicky se vyskytující smlouva.

Tyto právní řády pak povětšinou ve svých známkových předpisech obsahují obecnou úpravu licenční smlouvy deklarující možnost uzavření licenční smlouvy, možnost její uzavření jako výlučné či nevýlučné, úplné či částečné (možnost udělit licenci pro všechny výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zaregistrována, nebo jen pro některé z nich) a dále pak možnost poskytovatele licence využít známkových práv vůči licenciátu, který zásadním způsobem porušuje ustanovení licenční smlouvy aj.

V Evropském společenství pak vzhledem k ustanovení Směrnice č. 89/04, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, která ve svém článku 8 obsahuje minimální obecnou úpravu licenční smlouvy k ochranným známkám, nacházíme shodnou nebo podobnou úpravu ve všech členských státech.

Níže uvedeme unastínění právní povahy licenční smlouvy k ochranným známkám ve vybraných státech:

Litva: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o ochranných známkách, čl. 44

Švédsko: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o ochranných známkách, čl. 38

Irsko: nepojmenovaná smlouva , obecná úprava: zákon o ochranných známkách, čl. 29 odst. 2 písm. b)

Estonsko: pojmenovaná smlouva upravená v kapitole 18 závazkového zákona

§§ 368 - 374, stejně tak upravena i franšíza (kap. 19 §§ 375 – 378)

Bulharsko: pojmenovaná smlouva, obchodní zákoník, zákon o ochranných známkách Maďarsko: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o ochranných známkách a zeměpisných označeních, čl. 23 – 26

Lotyšsko: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o ochranných známkách a označení původu výrobku, čl. 26

Polsko: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o průmyslovém vlastnictví, čl. 163

Rakousko: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o ochranných známkách, § 14

Německo: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: známkový zákon, § 30 Slovinsko: pojmenovaná smlouva, obecná úprava: obligační zákoník (titul XIV, čl. 704-728), speciální úprava: zákon o průmyslovém vlastnictví (čl. 125-127)

Francie: nepojmenovaná smlouva řídící se ustanoveními o smlouvě nájemní (čl. 1713 a násl. Civil Code), obecná úprava: zákoník o duševním vlastnictví (čl. 613 a násl.)

Španělsko: nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o ochranných známkách, čl. 48

Švýcarsko: nepojmenovaná smlouva

Mexiko, nepojmenovaná smlouva, obecná úprava: zákon o průmyslovém vlastnictví, čl. 136 – 138

Ze států Evropské unie se licenční smlouva k ochranným známkám jako samostatný smluvní typ vyskytuje vedle Česka a Slovenska dále ve Slovinsku, Estonsku a Bulharsku.

7. TŘÍDĚNÍ LICENČNÍCH SMLUV

Přestože se tato práce nazývá „Licenční smlouvy ve vztahu k ochranným známkám“, uvedeme zde za účelem jejich zařazení do celkového kontextu stručný přehled nejfrekventovanějších typů licenčních smluv obecně.

Licence výhradní (výlučná), nevýhradní (nevýlučná), sólová a exkluzivní

Podle rozsahu práva uděleného nabyvateli lze rozlišit licenci výhradní (výlučnou) a licenci nevýhradní (nevýlučnou).

Při poskytnutí výlučné licence se poskytovatel licence zavazuje, že neposkytne předmětné právo jakékoli třetí osobě a zároveň nebude předmětné právo užívat ani sám. Proto převádí-li vlastník ochranné známky na 3. osobu ochrannou známku

„zatíženou“ výlučnou licencí, která se vztahuje na všechny výrobky a služby, pro které je zapsána, převádí jen tzv. holé vlastnictví (nuda proprietas).

Naproti tomu nevýlučná nebo také jednoduchá licence vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví nijak v užívání resp. nakládání s předmětným právem neomezuje, poskytovatel licence může tu samou licenci poskytnout jakékoli třetí osobě a zároveň smí předmětné právo užívat i sám.

Někteří autoři rozlišují i tzv. sólovou licenci, jejíž podstata spočívá v tom, že poskytovatel nesmí udělit stejnou licenci třetím osobám, sám však předmětný nehmotný statek užívat může.

V praxi se vyvinul i další nový typ licenční smlouvy – exkluzivní licence - která sice po obsahové stránce odpovídá jednoduché neboli nevýlučné licenci, ale je udělena výhradně a pouze jednomu subjektu, čímž je tomu při realizaci licence poskytováno exkluzivní postavení na trhu.

Čistá, smíšená a sdružená licence

Čistá licenční smlouva je smlouva, jejímž prostřednictvím dochází výlučně a pouze k upravení vztahů při užívání toho kterého předmětu průmyslových práv. Smíšená licenční smlouva obsahuje kromě licenčních ujednání ještě další s předmětem licence související ujednání.

Prostřednictvím sdružené licenční smlouvy dochází současně k přenechání užívání více nehmotných statků (tj. např. ochranných známek, průmyslových vzorů etc.) najednou, neboli jednou smlouvou dochází k poskytnutí více licencí.21

Aktivní a pasivní licence

Toto třídění licencí zohledňuje fakt, zda licence znamená pro danou smluvní stranu příjem nebo výdaj. Označení licence za „aktivní“ poukazuje na vyvíjenou aktivitu – přenechání práva užívat a z toho plynoucí příjmy. Označení licence za „pasivní“ pak naopak evokuje přijetí nějakého práva a s tím spojené výdaje. To znamená, že aktivní licence je licence z pohledu jejího poskytovatele, pasivní je licence z pohledu jejího nabyvatele.

Vzájemná bezúplatná licence (cross licensing)

V případě vzájemné bezúplatné licence se obě smluvní strany ocitají jak v postavení poskytovatele licence (vlastníka práv) tak v postavení licenciáta (nabyvatele licence)

- pokaždé ale ve vztahu k jinému právu.

Tyto licence se budou typicky vyskytovat v případě potřeby urovnání narušených vztahů mezi vlastníky práv, jejich cílem není získat majetkový prospěch, ale zajistit uklidnění napjaté situace.

Přestože se tento typ licence uplatní zejména v patentových věcech, nevylučujeme ani jeho výskyt v rámci známkové agendy – představitelný je příklad, kdy vlastníci

21 Tzv. Package licence

shodných nebo podobných ochranných známek registrovaných v rámci jednoho teritoria pro rozdílné ale zároveň podobné seznamy výrobků a služeb (patrně v důsledku částečného převodu nebo z jiných historických důvodů) užívají své ochranné známky nad rámec jejich registrace částečně například i pro zboží a služby

„konkurujícího vlastníka“, čímž porušují jeho práva vyplývající z ochranné známky.

Ve výše naznačeném případě by však bylo pravděpodobněji přistoupeno – tak jak je to ve známkové agendě obvyklé – k uzavření koexistenční dohody, proklamující možnou koexistenci obou (všech) ochranných známek vedle sebe a podmínky této koexistence. Jedná se tak o pomyslný „pakt o neútočení“.

Mlčky poskytnutá licence (implied license)

V kontinentálním právním systému v případě průmyslových práv zatím jen těžko akceptovatelný druh licence, vznikající nikoli písemným projevem vůle stran, ale konkludentním jednáním.

Jedná se o typ licenční smlouvy vyskytující se v anglo-americkém právním systému vycházející ze zásady, že ten kdo mlčí souhlasí, neprojeví-li svůj nesouhlas v případě, že může a má.

Nucená a zákonná licence (compulsory license)

Nucenou licencí je nevýhradní licence k patentu, jejíž uzavření bylo nařízeno příslušným úřadem na ochranu průmyslového vlastnictví. Podmínky, za kterých je možné uložit vlastníku patentu nucenou licenci, upravují jednotlivé národní předpisy na ochranu vynálezů samostatně. V obecné rovině se však jedná o tak závažné a naléhavé situace, kdy je třeba upozadit práva indivuduality - vlastníka patentu - ve prospěch zájmů celku. Česká úprava viz § 20 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů22.

22 Podle předmětného ustanovení zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích může Úřad udělit nevýlučné právo k využívání vynálezu (tj. nucenou licenci) ve dvou případech: prvním z nich je situace, kdy majitel patentu bezdůvodně nevyužívá vynález vůbec nebo jej využívá nedostatečně a nepřijal-li v přiměřené lhůtě řádnou nabídku na uzavření licenční smlouvy, a to za stanovených

V tomto bodě vyvstává zajímavá souvislost se soutěžním právem, konkrétně s rozsudky ESD konstatujícími zneužití dominantního postavení v případě odmítnutí udělení licence ze strany vlastníka patentu – dominanta a z toho odvozená deklarace oprávnění příslušného úřadu rozhodnout o uvalení nucené licence (viz část práce věnovaná soutěžním aspektům licenční smlouvy).

Nucená licence k ochranným známkám byla vyloučena již v dohodě TRIPS.

Naproti tomu zákonná licence se vyskytuje typicky v autorském právu, kdy zákon předepisuje, ve kterých případech je možné užívat autorská práva aniž by k tomu bylo zapotřebí licence. Nejedná se o žádný mimořádný stav, ale o užití díla v přesně vyjmenovaných případech, které vychází veřejného zájmu23.

Licence na přihlášku, licence na právo, kterému již byla poskytnuta ochrana

Praktické rozlišování licencí zejména ve vztahu k patentovým právům, kde pravidelně dochází k udělení ochrany patentem až po uplynutí velmi významné doby od podání přihlášky.

V případě licencí k ochranným známkám nemá toto dělení ani teoretické uplatnění, licenční smlouva na „pouhou“ přihlášku je vyloučena. Přijetím přihlášky je sice přihlašovateli poskytována určitá ochrana, ta však spočívá v právu priority, tedy přednosti před každým, kdo by podal shodnou nebo podobnou přihlášku pro shodné nebo podobné výrobky a služby. Přiznání práva priority má tak povahu udělené přednosti v řízení, nikoli propůjčení hmotněprávních účinků, které by opravňovaly jeho adresáta k licencování přihlášky.

podmínek, druhým případem je existence důvodů ohrožení důležitého veřejného zájmu – např. na trhu absentující vakcína proti chorobě decimující určitou skupinu populace.

23 Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, upravuje celou řadu zákonných licencí, jedná se o následující případy: citace; propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje; užití díla umístěného na veřejném prostranství; úřední a zpravodajská licence; užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního; omezení práva autorského k dílu soubornému; knihovní licence; licence pro zdravotně postižené; licence pro dočasné rozmnoženiny; licence pro fotografickou podobiznu; nepodstatné vedlejší užití díla; licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým; licence pro sociální zařízení a užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením.

Sublicence a postoupení práva z licence

Sublicence neboli podlicence je převod práv vyplývajících z udělené pasivní licence na třetí osobu, která bude dále vykonávat práva a povinnosti dle sublicenční smlouvy samostatně (ať již souběžně s nabyvatelem licence nebo ne).

Obchodní zákoník ve svém § 511 odst. 2 stanoví, že „nabyvatel není oprávněn přenechat výkon práva jiným osobám“. Ze zákona je tak udělení sublicence ze strany licenciáta vyloučeno - jedná se však o ustanovení dispozitivní povahy, které může být souhlasným projevem vůle smluvních stran vyloučeno.

Naproti tomu postoupení práva z licence je zvláštním případem cese. Do vztahu s poskytovatelem vstoupí nový nabyvatel a původní nabyvatel – převodce licence – z něho vystoupí.

Licence lze rozlišit i podle typu nehmotného statku – patentová, autorskoprávní, známková, k průmyslovému vzoru nebo třeba k obchodnímu tajemství. U některých průmyslových práv je licence výslovně vyloučena (kolektivní ochranné známky nebo označení původu výrobku či zeměpisné označení), toto vyloučení vyplývá ze samotného charakteru těchto práv24.

Licence lze dále lišit podle typu užití, ke kterému svého nabyvatele opravňují (např. licence výrobková, licence nakladatelská atd.).

Zvláštní případ tvoří licence k know-how (nebo také tzv. nepravá licence)

Jen málo které problematice vztahující se k licencování byla v poslední době věnována taková pozornost ze strany odborné veřejnosti jako právě licencím

24 V případě označení původu výrobku a zeměpisného označení je důvod prostý – pro udělení ochrany tímto průmyslovým právem se vyžaduje úzké navázání výrobků na danou lokalitu. Možnost udělení licence by zcela popřela povahu tohoto práva.

Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka takto označená již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky neb o služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob. Přitom podmínky užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí za jejich porušení musí být upraveny speciální smlouvou o užívání, která musí být uzavřena mezi všemi členy či společníky právnické osoby nebo účastníky sdružení. Jak vidno z dané definice, i zde vychází zákaz licencování ze samotné povahy nehmotného statku.

k know-how. Výsledkem toho jsou dva rozdílné přístupy k věci:

První z nich označuje licence k know-how jako nepravé licence, když vychází z odlišného způsobu ochrany tohoto statku, know-how totiž není chráněno právem absolutní povahy vznikajícím na základě zápisu do příslušného rejstříku, nejedná se o průmyslové právo ale pouze o tzv. jinou majetkovou hodnotu ve smyslu § 118 občanského zákoníku (a proto i předmět občanskoprávních a obchodněprávních vztahů). Označení takové licence za „nepravou“ reflektuje skutečnost, že nabyvatel nezíská právo, ale jen samy utajované informace. Licenční smlouva k know-how je tak dle tohoto názoru uzavírána pouze s použitím analogie §§ 508 a následujících obchodního zákoníku. K tomuto názoru se přiklání i většina právní veřejnosti.25.

Takový postoj k „nepravosti“ licence k právům vyplývajícím z know-how resp. k know- how samotnému však, jak výše naznačeno, není právní vědou přijímán jednoznačně. Někteří autoři vychází z postulátu, že know-how je v podstatě obchodní tajemství podle § 17 ObchZ26 a z § 18 ObchZ, který stanoví: „podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje, má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití“, kterým je know-how přičítán absolutní charakter a jeho vlastníku možnost „udělit svolení k jeho užití“ tj. k licencování, dovozují, že označení dané licenční smlouvy za „nepravou“ není na místě. Bude-li totiž taková licenční smlouva upravovat vztahy mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti (resp. naplňovat podmínky ustanovení § 261 odst. 2 obchodního zákoníku), mělo by se jednat o licenční smlouvu podle § 508 a následujících obchodního zákoníku. Tento názor je však mezi právnickou veřejností v menšině.

Jedná se ovšem o problematiku mimořádně složitou, také proto, že know-how není v českém právním řádu nikde definováno. Navíc se nabízí i celá řada otázek týkajících se faktické realizace takové licenční smlouvy - otázkou zůstává, jakým způsobem bude zajištěno „vrácení“ licencovaného předmětu po skončení licenční

25 Xxxxx, X: Know-how v českém právním řádu. Právní rozhledy, 2003, č. 10

26 § 17 ObchZ uvádí: „Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou či nebo alespoň potenciální materiální či imateriální hodnotu, nejsou v obchodní kruzích běžně dostupné, mají být pode vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejích utajení zajišťuje.“

smlouvy, aby nedocházelo k jeho budoucímu zneužití (na zvážení proto zůstává, zda není lepší know-how převést než licencovat).

Navíc tím, že ochrana know-how nevzniká zápisem do příslušného rejstříku – chybí tu formální stránka věci, know-how nemá stejný režim jako jiná průmyslová práva, v případě žaloby vlastníka know-how, který nebude s rušitelem v soutěžním vztahu, dovodí soud absenci aktivní legitimace na straně žalobce, což tento statek také notně znevýhodňuje.27

Dalším předmětem této práce tak budou licenční smlouvy ve vztahu k ochranným známkám.

8. FUNKCE LICENČNÍCH SMLUV

Obecně řečeno, licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví je významným právním, ekonomickým a marketingovým nástrojem.

Pro poskytovatele licence znamená výrazný zdroj příjmů. Tyto příjmy jsou navíc v případě licenčních smluv k ochranným známkám získávány prakticky bez vzniku výrazných nákladů (resp. pouze nákladů administrativních)28.

Pro vlastníky ochranných známek – poskytovatele licencí - představují licenční smlouvy jako bonus navíc licencí získanou jistotu zachování známkových práv. Užívané ochranné známky totiž nemohou být vystaveny riziku úspěšného návrhu třetí osoby na zrušení ochranné známky v důsledku jejího kvalifikovaného neužívání29.

27 Xxxxx, J: Význam licencí v soudní rozhodovací praxi. Licence v oboru práv k duševnímu vlastnictví: soubor vědeckovýzkumných prací. Praha: MUP, 2008.

28 Tohoto faktu je si bohužel vědoma i celá řada známkových spekulantů, kteří u svého „úřadu původu“ registrují případně jen přihlásí veliký počet ochranných známek, kterým pak blokují registrace známek přihlašovatelů, kteří mají na registraci resp. možnosti užití svých přihlášených ochranných známek opravdový zájem. Tito pozdější přihlašovatelé jsou pak ze strany známkových spekulantů šikanózním způsobem nuceni k poskytnutí nepřiměřených plnění za poskytnutí souhlasných dopisů, uzavření koexistenčních dohod či jiných danou zemí požadovaných dokumentů.

29 Blíže k tomu § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Licenční smlouvy k ochranným známkám navíc pro poskytovatele mohou znamenat i významný nástroj marketingové komunikace. Vhodně zvolená a ve smlouvě řádně ošetřená pozitivní marketingové komunikace licencované ochranné známky ve spojení s licencovanými výrobky, může výrazným způsobem přispět k budování image značky – licencované ochranné známky.

Licenční smlouvy však přináší i řadu výhod nabyvatelům licencí. Ti díky nim získávají oprávnění užívat průmyslová práva, oprávnění čerpat legálním způsobem z jejich dobrého jména, v důsledku čehož rychle rozšiřují spektrum produktů a jejich distribučních sítí, znásobují prodeje, a tak zlepšují své celkové postavení na trhu.

9. FORMÁLNÍ A MATERIÁLNÍ LICENČNÍ SMLOUVY

Na základě praktických zkušeností považujeme za vhodné rozdělit licenční smlouvy pro účely této práce do dvou základních kategorií na materiální a formální a hovořit o funkcích ve vztahu ke každé z kategorií zvlášť.

Za formální licenční smlouvy jsou v této práci označeny smlouvy, jejichž účelem není umožnit licenční výrobu (resp. poskytování služeb na základě licence), ale slouží k jinému známkoprávnímu účelu. Účelem formálních licenčních smluv je tak typicky pouhé „získání“ registrace licence v nejrůznějších známkoprávních případech, proto také pravidelně obsahují pouze podstatné náležitosti licenční smlouvy, tak jak jsou stanoveny v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku (resp. jiného předmětného předpisu - v závislosti na rozhodném právu).

Formální licenční smlouvy budou uzavírány typicky v následujících situacích:

První z nich nastává jako přímý důsledek nezdařené registrace předmětné ochranné známky v určitém teritoriu, kde k zamítnutí udělení ochrany došlo z důvodu existence starší shodné nebo podobné ochranné známky pro shodný nebo podobný seznam zboží a služeb, a subjektu usilujícímu o oprávnění užívat předmětnou ochrannou známku nezbude nic jiného než se obrátit na vlastníka staršího práva s žádostí o

udělení licence30. V případě, že se jedná o formální licenční smlouvu mezi subjekty působícími ve stejné branži, nebude výjimečná ani situace, kdy bude licence udělena za úplatu rovnající se pouhým nákladům na její vyřízení – vždy bude záviset na obchodních zvyklostech vlastních danému odvětví.

Druhá z nich bude v případě, kdy smluvní strany nejprve uzavřou „materiální licenční smlouvu“ (viz níže), která bude obsahovat úplná právní i obchodní ujednání smluvních stran, kterou však z libovolných důvodů nebudou chtít prezentovat příslušnému úřadu na ochranu průmyslového vlastnictví, a proto za účelem registrace licence jako takové přistoupí k uzavření formální licenční smlouvy, aby zajistily registraci licence v rejstříku ochranných známek a tím její účinnost ve vztahu k třetím osobám.

Tento postup však nebude aplikovatelný ve všech státech, některé totiž pro registraci licenční smlouvy vyžadují předložení smlouvy obsahující přesně vyjmenované náležitosti – a to i nad rámec podstatných náležitostí smlouvy (kvalitativní požadavky na licencované zboží, označování výrobků etc.)31.

Opomenout nemůžeme ani formální licenční smlouvu uzavřenou za účelem urovnání vzniklého nebo bezprostředně hrozícího známkového sporu, kdy domnělý porušovatel uzavřením licenční smlouvy odvrací přímo hrozící sporné řízení.

Jako materiální licenční smlouvy jsou v této práci označeny smlouvy, jejichž předmětem je udělení licence pro výrobu a distribuci zboží nebo služeb (dále jen

„licencované zboží“). Jedná se tedy o licenční smlouvy, které kromě podstatných náležitostí licenční smlouvy obsahují další velice precizně koncipované ustanovení obchodní povahy, jejichž účelem je zajistit oběma stranám prospěšnou obchodní spolupráci v rámci produkce a distribuce licencovaného zboží či služeb.

30 V těch teritoriích, kde není možná registrace ochranných známek přihlašovatele z důvodu jejich kolize (tj. shodnosti nebo podobnosti označení při současné shodnosti či podobnosti seznamu výrobků a služeb, pro který je požadována ochrana) se staršími právy třetích osob, obracejí se přihlašovatelé „mladších ochranných známek“ na vlastníky „starších práv“ nejprve s žádostmi o poskytnutí souhlasných dopisů případně o uzavření koexistenčních dohod. V některých teritoriích však ani takovýto postup není možný, protože jej místní právní předpisy buď vůbec neznají, nebo přímo vylučují. V těchto teritoriích pak jedinou možností získání oprávnění k užívání alespoň nějakého označení zůstávají licenční smlouvy poskytnuté ze strany vlastníků starších práv.

31 Takové jsou předpoklady registrace licenční smlouvy např. v Rusku.

Vyjdeme-li z výše naznačeného členění licenčních smluv na formální a materiální, vyvstane i zákonitá rozdílnost jejich funkcí.

Formální licenční smlouvy bývají prostředkem zajištění souladu mezi faktickým a právním tj. rejstříkovým stavem věci, jejich účelem je tedy zajištění nabyvatelovy právní pozice v souladu s jeho představami a/nebo odvrácení hrozícího známkoprávního sporu.

Naproti tomu materiální licenční smlouvy představují právní základ skutečné obchodní spolupráce smluvních stran, jejich funkcí je precizace vzájemných práv a povinností smluvních stran při produkci a distribuci licencovaného zboží či služeb.

V této souvislosti patří uvést, že se v praxi vyskytují i případy, kdy je institut licenční smlouvy zneužit k jinému než „licenčnímu cíli“, kterým bývá typicky převod finančních prostředků z dceřiných společností ve prospěch mateřské společnosti, avšak věříme, že k tomu dnes v praxi dochází už jen ojediněle.

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

1. VZNIK LICENČNÍ SMLOUVY

Vzhledem k tomu, že se jedná o nominátní obchodní smlouvu, bude její vznik posuzován dle předmětných předpisů obchodního, resp. v otázkách obchodním právem neupravených občanského práva. Vznik licenční smlouvy bude tedy primárně posuzován z hlediska ustanovení § 269 – 288 obchodního zákoníku, respektive ustanovení § 43 – 51a občanského zákoníku32.

Obchodní zákoník, oproti občanskému zákoníku, nabízí možnost uzavření smlouvy prostřednictvím veřejného návrhu na uzavření smlouvy33, výslovně je zakotvena možnost konkludentního přijetí návrhu smlouvy bez vyrozumění navrhovatele, v tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn, došlo- li k němu před uplynutím lhůty pro přijetí návrhu34.

2. NÁLEŽITOSTI LICENČNÍ SMLOUVY

2.1 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI

Obchodní zákoník předepisuje ve svém § 508 odst. 2 pro licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví povinnou písemnou formu. Jedná se o výjimku ze zásady neformálnosti smluvního práva korespondující s povinností zápisu licenčních smluv do rejstříků průmyslových práv, jejímž účelem je ochrana dobré víry třetích osob. Nedodržení předepsané písemné formy licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví má za následek její absolutní neplatnost35.

32 Vznik smlouvy je upraven občanským zákoníkem jako základem soukromoprávní úpravy společenských vztahů, obchodní zákoník obsahuje pouze ustanovení speciální - typické pro vztahy mezi podnikateli resp. potřeby z těchto vztahů vyplývající.

33 K tomu srovnej ustanovení § 19 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích upravující nabídku licence učiněnou přihlašovatelem nebo majitelem patentu u Úřadu průmyslového vlastnictví.

34 § 275 odst. 4 ObchZ

35 Přijetí dluhu neplatného jen pro nedostatek formy se dle ustanovení § 455 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se nepovažuje za bezdůvodné obohacení.

§ 509 odst. 1 ObchZ předepisuje zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis – v našem případě zákon o ochranných známkách (§18 odst. 3). V této souvislosti vyvstává zajímavá otázka důsledků nesplnění požadavku registrace licenční smlouvy u ÚPV pro právní vztahy vyplývající z uzavřené smlouvy a právní postavení smluvních stran. Domníváme se, že by právní vztahy mezi smluvními stranami měly zůstat beze změny. Jiná by však byla situace v případě právního postavení licenciáta zejména ve vztahu k možnému prosazování známkových práv z jeho strany. K tomu by totiž takový licenciát bez bližšího prokázání smluvního vztahu s vlastníkem „napadené“ ochranné známky neměl být oprávněn. Právní důsledky absence registrace licenční smlouvy tak nastávají výhradně ve veřejnoprávní rovině - licenční smlouva je pro smluvní strany účinná dnem uvedeným ve smlouvě (zpravidla dnem podpisu smlouvy) a nabyvatel je oprávněn ochrannou známku užívat od účinnosti licenční smlouvy, nikoli až ode dne jejího zápisu do rejstříku ochranných známek.36

2.2 OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

Předmětem další části této práce bude shrnutí obsahových náležitostí licenční smlouvy k ochranným známkám, a to postupně podstatných náležitostí (essentialia negotii), obvyklých náležitostí (naturalia negotii) a nahodilých náležitostí (accidentalia negotii), doplněný o rozbor preambule a závěrečných ustanovení.

Jestliže podstatné náležitosti licenční smlouvy, tak jak jsou předepsány v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku, zůstávají neměnné, mění se pravidelné obsahové náležitost licenčních smluv v závislosti na jejich účelu (viz výše nastíněné tříděním licenčních smluv). V další části práce se proto budeme zabývat pravidelnými obsahovými náležitostmi materiálních licenčních smluv, tedy těch, které slouží k naplnění pravého smyslu licenční smlouvy – umožnění výroby a/nebo poskytování licencovaných výrobků a/nebo služeb.

36 srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 7 A 18/2002 a Nejvyšší soud, 32 Cdo 1817/2008

Sotva bychom totiž hledali shodné pravidelné obsahové náležitosti licenční smlouvy, která slouží jako formální akt nutný například pro nabytí práva užívat ochrannou známku v určitém teritoriu, kde se nepodařilo zrealizovat její částečný převod, s materiální licenční smlouvou, která svému nabyvateli umožní produkci a distribuci zboží opatřeného licencovanou ochrannou známkou, anebo třeba se smlouvou, která smluvním stranám slouží jako prostředek narovnání narušených vztahů v případě křížové licence.

Nahodilé obsahové náležitosti licenčních smluv ve vztahu k ochranným známkám ze své podstaty obecné kategorizaci nepodléhají, budou shrnuty jednotně.

2.2.1 PREAMBULE, DEFINICE POJMŮ Preambule

Ještě než se zaměříme na jednotlivé obsahové náležitosti licenční smlouvy ve vztahu k ochranným známkám, věnujme pozornost nenormativní, avšak pro budoucí možný výklad velmi důležité části licenční smlouvy - preambuli.

Přestože se jedná o nenormativní část smlouvy, která neříká, co ve vzájemném vztahu smluvních stran má býti či smí býti, jedná se o velice důležitou a často podceňovanou součást smlouvy.

V preambuli mají totiž smluvní strany příležitost vylíčit okolnosti vzniku smlouvy a její účel, který pak zejména u dlouhodobějších kontraktů (které jsou v průběhu času často spravovány neustále se obměňujícím personálem smluvních stran) mohou výraznou měrou přispět k objasňování účelu konkrétních pravidel a tak umožnit správnou interpretaci konkrétních smluvních ustanovení bez vzniku sporu.

Vedle výrazného usnadnění interpretace daných smluvních ustanovení pak správně zvolená preambule může usnadnit proces „vyplňování“ případných mezer ve smlouvě za situace, kdy stávající ustanovení smlouvy na určitou věc buď vůbec nepamatují, nebo ohledně ní vznikne mezi smluvními stranami spor. Preambule tak smluvním stranám může poskytnout vítaná výkladová pravidla.

Součástí preambule by mělo být i prohlášení poskytovatele licence, jakým způsobem nabyl ochranné známky, k jejichž užití dává licencí souhlas (nabyl-li je jinak než přihláškou a pozdějším zápisem ochranné známky v příslušném rejstříku), a prohlášení nabyvatele licence, že si je vědom všech parametrů licenční smlouvy a že s nimi souhlasí a bez výhrad přijímá.

Z výše popsaných důvodů je vhodné správné formulaci licenční smlouvy věnovat zvláštní pozornost.

Definice pojmů

Po preambuli vysvětlující postavení stran a výchozí situaci uzavírání licenční smlouvy, mohou následovat definice pojmů vyskytujících se v těle smlouvy.

Typicky jde o vysvětlení pojmů typu ochranné známky, licencované produkty, území, třetí strany, čistá prodejní cena, prodané licencované produkty, daň z přidané hodnoty etc, které už v další části smlouvy nejsou opakovány.

Ustanovení obsahující definice pojmů je institut převzatý ze zahraničních licenčních smluv (typicky amerických), čím dál častěji ho však nacházíme i v licenčních smlouvách uzavíraných v ČR, zejména těch se zahraničním prvkem.

Neobsahuje-li konkrétní licenční smlouva výčet definic následující preambuli smlouvy, najdeme definice jednotlivých pojmů v těle smlouvy u každého konkrétního ustanovení. Nejedná se proto o nijak důležitou část smlouvy, může však výrazně přispět ke snadné orientaci v rámci složitých smluvních textů.

2.2.2 PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI LICENČNÍ SMLOUVY (ESSENTIALIA NEGOTII)

Podstatnými složkami smlouvy jsou takové části jejího obsahu, které ji charakterizují, či ji právně identifikují a zároveň dostatečně odlišují (diferencují) od jiných smluv37.

Obchodní zákoník v § 269 odst. 1 používá označení podstatné části smlouvy pro ty její části, které ji charakterizují jako určitý typ upravený v části třetí hlavy druhé obchodního zákoníku a které musí obsahovat dohoda smluvních stran38.

V případě, že smlouva neobsahuje podstatné náležitosti předepsané pro licenční smlouvu, o licenční smlouvu se nejedná. Může se však za daných okolností jednat o smlouvu nepojmenovanou (§ 51 a § 491 odst. 1 ObčZ, § 269 odst. 2 ObchZ). Přitom je třeba v první řadě vycházet ze zvláštních výkladových pravidel obchodního práva stanovených v § 266 odst. 1 – 4 ObchZ, teprve posléze z obecných občanskoprávních výkladových pravidel stanovených v ObčZ (§ 35 odst. 2.,3.).

Podstatné náležitosti jsou relevantní i z hlediska uzavření smlouvy o budoucí licenční smlouvě (pactum de contrahendo), která musí obsahovat minimálně dohodu o jejich podstatných náležitostech.

K jednotlivým podstatným obsahovým náležitostem licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví obecně:

a) Určení smluvních stran

b) Určení předmětu smlouvy – tj. určení práva průmyslového vlastnictví

c) Určení rozsahu výkonu práva – tj. stanovení věcného, časového a osobního užívacího oprávnění

d) Určení území k výkonu práva – tj. stanovení územního rozsahu užívacího oprávnění

e) Určení úplaty nebo jiné majetkové hodnoty

a) Určení smluvních stran

Obchodní zákoník nazývá smluvní strany licenční smlouvy obecně – osoba poskytující licenci je označena jako „poskytovatel“ (licenciant neboli licensor, cédant de la licence, der Lizenzgeber), osoba přijímající licenci jako „nabyvatel“ (licenciát neboli licensee, le preneur de licence, der Lizenznehmer).

Za účelem vyhovění požadavku určitosti právních úkonů musí být smluvní strany ve smlouvě definovány tak, aby byla vyloučena jejich záměna s jiným subjektem. U fyzické osoby uvádíme jméno, příjmení, bydliště, číslo občanského průkazu popř. rodné číslo39. Právnická osoba je dostatečně určena obsahuje-li smlouva údaje o jejím názvu (obchodní firma nebo název), sídle (místo podnikání), identifikačním čísle, údaje týkajících se zápisu do obchodního rejstříku nebo jiných rejstříků, v případě právnické osoby i osobě oprávněné jednat jménem daného subjektu nebo ho zastupovat aj.

Po dobu platnosti zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, mohla být nabyvatelem licence pouze taková fyzická či právnická osoba, jejíž předmět činnosti pokrýval rozsah seznamu výrobků a služeb nebo jeho část, pro kterou byla ochranná známka zapsána. Proto také licenční smlouvy z této doby obsahovaly ve svých úvodních ustanoveních dlouhé seznamy činností spadajících do předmětu činnosti (podnikání) nabyvatele licence, za účelem deklarace splnění této omezující podmínky. Nutno dodat, že to nijak nepřispívalo k jejich přehlednosti.

Současná právní úprava specializaci nabyvatele licence nepředepisuje, proto současné licenční smlouvy ve vztahu k ochranným známkám obsahují maximální nastínění hlavního předmětu podnikání / činnosti smluvních stran v preambuli smlouvy.

Přestože se může zdát, že určení smluvních stran není nutno věnovat přílišnou pozornost, je třeba si vždy uvědomit, jak zásadní roli v celkovém kontextu smlouvy hraje. Vždy porovnáváme údaje udávané druhou smluvní stranou s údaji zanesenými v obchodním nebo jiném rejstříku – zamezíme tím riziku, že bychom jednali se společností, která již fakticky nevyvíjí žádnou činnost, nebo s osobami, které nejsou k jednání jménem dané společnosti oprávněny etc.

39 U fyzických osob – nepodnikatelů vyvstává v souvislosti se sdělenými osobními údaji otázka, zda nebude vhodné vyžádat si souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nutno podotknout, že k uzavření licenční smlouvy s fyzickou osobou nepodnikatelem bude docházet zřídkakdy, právní režim takové smlouvy by pak byl na vůli smluvních stran (nepojmenovaná smlouva v režimu občanského zákoníku vs. dobrovolný režim obchodního zákoníku).

b) Určení předmětu smlouvy

Úprava licenčních smluv v obchodním zákoníku se dle dikce ustanovení § 508 odst. 1 ObchZ týká výhradně a pouze předmětů průmyslového vlastnictví. Samotný pojem

„průmyslové vlastnictví“ však obchodní zákoník ani jiný předpis nedefinují.

Pomocí slovního spojení „průmyslové vlastnictví“ zákonodárce vyjadřuje, že se nejedná o úpravu obecnou pro oblast duševního vlastnictví, ale jen o úpravu licenční smlouvy pro práva průmyslová, která mají absolutní charakter získaný formálním zápisem do příslušného rejstříku40. Bude se proto typicky jednat o licenční smlouvy k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografiím polovodičových výrobků a ochranným známkám. Případně pak licence k obchodnímu tajemství případně k nezapsanému označení s tím, že právní režim licence k právům vyplývajícím z obchodního tajemství a licencí k nezapsaným označením zůstává otázkou (viz výše).

Ochranná známka, jež tvoří předmět licenční smlouvy, musí být definována dostatečně určitě, aby nemohlo dojít k její záměně s jiným průmyslovým právem (ať již ochrannou známkou nebo jiným). To samozřejmě jak z důvodu splnění požadavku určitosti právních úkonů, tak z důvodu praktické realizace smlouvy.

Přitom platí, že čím vyšší je počet podobných ochranných známek poskytovatele resp. čím nepřehlednější je portfolio shodných či podobných ochranných známek pro shodné či podobné výrobky či služby vyskytujících se na předmětném trhu, tím naléhavější je potřeba zcela přesně definovat předmět licenční smlouvy.

Nejdůležitější identifikační znaky ochranné známky jsou: znění ochranné známky, číslo přihlášky, číslo zápisu, seznam výrobků a služeb. K lepší orientaci pak poslouží specifikace druhu ochranné známky (slovní, obrazová, grafická, etc.), její vyobrazení, údaje o datu podání přihlášky, zveřejnění přihlášky, zápisu a zveřejnění registrace,

40 Srovnej Hajn, P.: Licence k neregistrovaným průmyslovým právům. Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví: Soubor vědeckovýzkumných prací. Praha: MUP, 2008. str. 38 – 42.

označení tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro které je daná ochranná známka zapsána, seznam zboží / služeb41 a další.

Takto popsané vymezení předmětných práv je právně relevantní pro obě smluvní strany. Poskytovateli licence umožní absolutní přehled o právech, k jejichž užívání udělil z titulu svého vlastnického práva souhlas, nabyvatel licence zase dostatečně určitým vymezením předmětných práv získává mantinely, ve kterých se jedině a pouze může při realizaci licence pohybovat.

Z praktického hlediska má však tato specifikace pro nabyvatele licence ještě jednu podstatnou výhodu – díky ní se totiž budoucí nabyvatel může ještě před podpisem smlouvy nahlédnutím do volně přístupného rejstříku ochranných známek přesvědčit o správnosti uváděných údajů, to znamená. ověřit, zda se mu podpisem licenční smlouvy dostane takového právního postavení, jaké od daného právního úkonu očekává. Navíc má možnost ujistit se, zda v případě komplikované struktury vlastnických vztahů shodných či podobných ochranných známek jedná se správným smluvním partnerem, zda byla případná změna vlastnických poměrů ke konkrétní známce již zanesena do registru, zda před samotným uzavřením licenční smlouvy nebude třeba realizace dalších administrativních kroků, zda již ke konkrétní ochranné známce nenabyla licenci (ať již výhradní či nevýhradní) nebo sublicenci nějaká třetí osoba, nebo zda například není ochranná známka zastavena nebo jinak zatížena právy třetích osob. Významnost úlohy rejstříku ochranných známek je zde nezpochybnitelná42.

c) Určení rozsahu výkonu práva – tj. stanovení věcného užívacího oprávnění

Při vymezování rozsahu licence jsou rozhodující aspekty věcného, časového, územního a případně i množstevního rozsahu licence.

41 Dne 1.1.2007 vstoupila v platnost nová devátá verze Niceského třídění výrobků a služeb. Obsahuje celkem 45 tříd výrobků a služeb, z nichž 1-34 obsahuje výrobky, 35-45 obsahuje služby. Všechny přihlášky ochranných známek podané od 1. ledna 2007 musí být zatříděny podle nové verze, přihlášky podané do 31.12.2006 se nepřetřiďují.

42 Rejstřík českých národních, komunitárních a mezinárodních ochranných známek platných na území ČR je dostupný na internetové adrese Úřadu průmyslového vlastnictví ČR xxx.xxx.xx. Rejstřík komunitárních ochranných známek viz xxx.xxxx.xx. Rejstřík mezinárodních ochranných známek viz xxx.xxxx.xxx. Rejstřík českých národních ochranných známek je upraven v ustanovení § 18 zákona. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

S výjimkou posledního ukazatele souvisí všechny zde zmíněné aspekty se zásadou teritoriality, jakožto základní zásadou ovládající veškerá průmyslová práva vázající časově a věcně omezenou ochranu průmyslových práv na udělení registrace pro vymezené teritorium.

Navíc je třeba vycházet ze zásady, že nikdo nemůže převést víc práv, než sám má, proto věcný, časový ani územní rozsah poskytnuté licence nemůže přesahovat rozsah registrace předmětné ochranné známky. V této souvislosti je třeba zmínit, že poskytovatel je povinen po dobu trvání smlouvy udržovat registraci ochranné známky v platnosti (§ 510 ObchZ).

Mezi ustanovení upravující rozsah licence patří i určení, zda se jedná o licenci výlučnou (výhradní), nevýlučnou (nevýhradní) popř. sólovou (k charakteru jednotlivých typů licenční smlouvy viz výše).

c.a) Věcný rozsah licence – tj. přesné vymezení činnosti, ke které uděluje poskytovatel licence souhlas

Licence může být udělena pro všechny výrobky a služby, pro které je předmětná ochranná známka zapsána, nebo jen pro některé z nich. Z právní zásady, že nikdo nemůže převést víc práv, než sám má, vyplývá, že licence nemůže být udělena pro výrobky a služby, které nejsou předmětnou registrací pokryty, tj. pro výrobky a služby, pro které předmětná ochranná známka není chráněna. To samé platí i pro všeobecně známé známky, jejichž ochrana vzniká nikoli aktem registrace v rejstříku, ale tím, že se předmětná ochranná známka stala natolik vžitou, že s ní veřejnost spojuje konkrétní seznam výrobků a služeb43.

Věcný rozsah licence určuje, pro jakou činnost je licence poskytována a v jakém rozsahu je licenciát oprávněn užívat licencované ochranné známky – tj. pro jakou

43 Udělení licence ve vztahu k všeobecně známé ochranné známce má také sporný charakter – přestože k tomu v praxi běžně dochází. Spornost tohoto institutu vyplývá z neformálnosti udělené ochrany – v současnosti totiž neexistuje právně závazný rejstřík všeobecně známých ochranných známek (všeobecná známost označení se totiž musí prokazovat v každém řízení před ÚPV zvlášť), případnou licenci proto není „kam“ zapsat, její účinky vůči třetím osobám v souladu s požadavky § 18 odst. 3 zákona o ochranných známkách proto nemohou nastat.

část seznamu výrobků a služeb, pro které je ochranná známka registrována. Přitom nestačí vymezit seznam výrobků a služeb, ve spojení s kterými je licenciát oprávněn užívat ochranné známky, pouze odkazem na třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb (až na výjimky), vždy je třeba za účelem zachování právní jistoty účastníků právního vztahu vymezit seznam co nejpřesněji, nejlépe taxativním výčtem výrobků a služeb, ve vztahu ke kterým je licenciát oprávněn užívat licencovanou ochrannou známku.

c.b) Časový rozsah licence - tj. doba trvání oprávnění k v licenci popsané činnosti

Licenci je možné poskytnout na dobu určitou či neurčitou. Nevyplývá-li z ustanovení licenční smlouvy jinak, je licence považována za poskytnutou na dobu neurčitou.

Obchodní zákoník obsahuje speciální úpravu běhu výpovědní lhůty, když stanoví, že nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, nabývá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Přitom možnost výpovědi je předvídána pouze u smluv uzavřených na dobu neurčitou (§ 515 ObchZ, první věta).

Vyjdeme-li z klasické konstrukce trvání platnosti a účinnosti smlouvy definující řádnou dobu platnosti smlouvy (určitou či neurčitou) doplněnou o možnosti jejího předčasného ukončení ať již odstoupením od smlouvy z důvodu podstatného porušení nebo výpovědí bez udání důvodů, je zřejmé, že institut výpovědi má sloužit k vyvázání se ze smluvního vztahu v případě, že v něm z jakéhokoli důvodu nechceme dál pokračovat, aniž by nám důvod k rozvázání smluvního vztahu poskytla druhá smluvní strana svým závadným chováním, pak ovšem bude zákonná jednoroční výpovědní lhůta zcela nevyhovující, proto bude třeba zakotvit přiměřenou výpovědní lhůtu (resp. u smluv na dobu určitou možnost výpovědi vůbec) v každé licenční smlouvě zvlášť. Proto by de lege ferenda by bylo vhodné zkrátit zákonem podpůrně stanovenou délku výpovědní lhůty nebo rozlišit délku výpovědních lhůt vzhledem k jednotlivým průmyslovým právům – jednoroční lhůta se totiž může jevit jako optimální v případě licencování patentů, pro ochranné známky se však jeví jako příliš dlouhá.

V této souvislosti srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci 28 Cdo 2747/2004 týkající se délky nájemní smlouvy na dobu přesahující obvyklou délku lidského života, kde Nejvyšší soud judikoval, že „ ujednání o délce nájemního vztahu přesahující obvyklou délku lidského života (v posuzovaném případě 100 let) nemůže požívat výhod smluvního vztahu uzavřeného na dobu určitou“ a diskusi právnické veřejnosti na toto rozhodnutí navazující44. Nezávisle na tom, zda byla licence udělena na dobu určitou či neurčitou, zanikne nejpozději zánikem licencované ochranné známky.

K rozboru ustanovení o době platnosti a účinnosti smlouvy viz níže.

Na ustanovení upravující časový rozsah licence věcně navazují ustanovení upravující následky ukončení licenční smlouvy – viz níže.

c.c) Osobní rozsah licence – tj. udělení licence výhradně a pouze nabyvateli

Osobní rozsah licence typicky představuje udělení licence jejímu nabyvateli. Velmi často se však nabyvatelem licence stává mateřská společnost, a v takovém případě ustanovení vymezující osobní rozsah licence deklarují, že udělenou licenci jsou oprávněny využívat i další právnické osoby – dceřiné společnosti nabyvatele licence nebo další společnosti patřící do jeho koncernu. Pro nabyvatele – mateřskou společnost nebo společnost patřící do koncernu může takové ustanovení výrazným způsobem usnadnit situaci při strukturálních změnách propojených společností – vyhne se tím časově náročnému přesmlouvávání nebo dodatkování již uzavřených licencí a následné administrativní zátěži.

Nezřídka se naopak v licenčních smlouvách setkáváme s deklarací, že „licence je udělena osobně nabyvateli“. Poskytovatel licence tím vyjadřuje navázání udělené licence na konkrétní osobu nabyvatele licence. Toto ustanovení pak bývá doplněno klauzulí v rámci závěrečných ustanovení smlouvy, která výslovně stanoví, že „práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající nemohou být přenechána resp. postoupena jakékoli třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany“.

44 PR 5/2009 str. 8a, PR 5/2009 str. 10, PR 5/2009 str. 10a, PR 10/2008, s. 371 aj.

V této souvislosti srovnej dispozitivní ustanovení § 511 odst. 2 ObchZ vylučující možnost udělení sublicence.

c.d) Množstevní rozsah licence – tj. maximální a / nebo minimální možný počet licencovaných výrobků

Jedním z ukazatelů věcného rozsahu licence může být i množstevní rozsah licence – tj. určení minimálního a / nebo maximálního počtu licencovaných výrobků, který je možné v rámci jedné licence vyrobit a distribuovat.

Za normálních okolností bude zájmem obou smluvních stran, aby počet licencovaných výrobků byl co nejvyšší – s rostoucím počtem prodaných výrobků roste licenciátův obrat a tím při obvyklém rozvržení licenčních poplatků i jeho licenční platby ve prospěch poskytovatele. Licencované výrobky se ve vyšším počtu snadněji dostávají do obecného povědomí spotřebitelské veřejnosti a výrazněji přispívají k budování dobrého jména licencované ochranné známky.

Mohou však nastat situace, ve kterých se tyto zásady neuplatní. Půjde typicky o případy speciálních nebo exkluzivních edicí licencovaných výrobků, kdy vzhledem k výjimečnosti výrobku není vhodná jeho masová přítomnost na trhu.

Může jít ale například i o důsledek toho, že poskytovatel udělí licenci za nestandardních podmínek – například „sleví“ z nároků vyplývajících ze standardních vzorových licenčních smluv - tuto výhodu pak vyvažuje právě množstevním omezením rozsahu licence. V autorčině praxi k takové situaci došlo v případě licencování velmi úspěšné ochranné známky licenciátem se specifickou a unikátní výrobou malého množství zboží, kdy takového licenciáta nebylo možné postavit před standardně aplikované a vynucované podmínky, avšak samotný licencor měl z důvodu reprezentace značky zájem na dobrých vztazích obou smluvních partnerů, proto slevil ze svých standardních požadavků týkajících se například licenčních poplatků, pojištění licenciáta etc., ale zároveň umožnil pouze produkci omezeného množství zboží.

Ustanovení předepisující minimální a / nebo maximální počet vyrobených a distribuovaných licencovaných produktů / služeb bude v naprosté většině případů spíše obchodního rázu - nejčastěji se s ním setkáváme v podobě určení minimálního množství licencovaných produktů, a to z několika možných důvodů – snaha poskytovatele licence zajistit na předmětném trhu uspokojení poptávky po licencovaných produktech ze strany licenciáta, aniž by bylo nutné navyšovat vlastní výrobu, snaha zajistit si určité minimální licenční poplatky plynoucí z dané licence aj. V takovém případě se však jeví jako vhodnější varianta zahrnout do licenčních poplatků i tzv. minimální roční poplatky nezávislé na počtu skutečně vyprodukovaných a distribuovaných licencovaných výrobků (viz níže).

V praxi dochází k sjednání minimálního možného počtu vyprodukovaných licencovaných výrobků nejčastěji v případě výlučných (výhradních) licencí, a to z prostého důvodu – poskytovatel často před poskytnutím výhradní licence volí z více zájemců a pochopitelně má zájem na tom, aby byla licence fakticky realizována. Při nesplnění minimálního předepsaného objemu vyprodukovaných a na trh uvedených licencovaných výrobků pak často následují relativně tvrdé sankce (smluvní pokuty, možnost odstoupit od smlouvy nebo podat výpověď aj.) S tímto přístupem jsme se v praxi setkali i my.

A konečně při sjednávání podobných ustanovení musí smluvní strany pamatovat na předpisy soutěžního práva. Z jeho pohledu totiž může zejména předepsání maximálního možného počtu kusů licencovaných výrobků za určitých okolností představovat ohrožení nebo poškození soutěže na relevantním trhu.

d) Určení území k výkonu práva – tj. stanovení územního rozsahu užívacího oprávnění

Smluvní strany nejsou při určování územního rozsahu licence právními předpisy nijak regulovány – jediným omezením možného územního rozsahu licence je teritoriální dosah registrace ochranné známky.

Územní rozsah licence bývá nejčastěji vymezen územím konkrétního státu nebo společenství států, pro které je ochranná známka registrována (území České

republiky, smluvní státy Madridské smlouvy nebo vyjmenované státy Madridské smlouvy, členské státy Evropského společenství jako celek nebo vyjmenované státy Evropského společenství45), vyloučeno ale není jiné teritoriální vymezení územního rozsahu licence (např. Evropa) nebo celosvětová působnost licence, za předpokladu, že je v tomto území ochranná známka jakoukoli cestou registrována46.

Poskytovateli licence však nic nebrání udělit licenci jen pro vymezenou část státu, důvody proto mohou spočívat jak na straně poskytovatele (například záměr vlastníka ochranné známky udělit více licencí najednou47), tak na straně nabyvatele (např. regionální působnost žadatele o licenci - regionální televize nebo rozhlas) aj.

Vzhledem k tomu, že nabyvatel licence je oprávněn a zároveň i povinen vykonávat práva vyplývající z udělené licence k ochranné známce (§ 509 odst. 2. ObchZ48), je třeba, aby územní rozsah licence odpovídal potřebám a možnostem licenciáta. Vždy je třeba zvážit, zda vůbec bude nabyvatel licence schopen dostát svému závazku užívat předmětnou ochrannou známku na vymezeném území, v případě záporné odpovědi pak omezit licenci na území, jehož exploatace je minimálně pravděpodobná. V autorčině praxi nezřídka došlo k zpracovávání požadavků na megalomansky pojaté licence s celosvětovým územním rozsahem, kdy si žadatelé ne zcela zřejmě uvědomovali, že světová „možnost“ by pro ně znamenala také velkou odpovědnost, které z okolností případu zcela zjevně nebylo možné dostát..

Otázka vhodně zvoleného územního rozsahu licence bude zvlášť naléhavá v případě udělení výlučné licence, kdy pro vymezené teritorium nejenže nemůže být udělena

45 Možnost udělit licenci ke komunitární ochranné známce pouze pro vymezené území Evropského společenství představuje výjimku ze zásady jednotnosti účinků komunitární ochranné známky stanovené v článku I. odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (dále jen „Nařízení o ochranné známce Společenství“). Zásada jednotnosti komunitární ochranné známky znamená, že tu je možno registrovat, převést, vzdát se jí, prohlásit za neplatnou nebo zakázat její užívání pouze pro Evropské společenství jako celek. Výjimka ze zásady jednotnosti komunitární ochranné známky ve prospěch licenčních smluv je stanovena v článku 22 odst. 1 Nařízení o ochranné známce Společenství.

46 Tj. buď jako národní ochranná známka, mezinárodní ochranná známka nebo případně komunitární ochranná známka

47 Motivem k takovému rozdělení licencí může být například snaha vybrat si z několika licenciátů kandidáta, který se později stane nabyvatelem jediné licenci pro celé dosud licenčně roztříštěné území.

48 § 509 odst. 2 ObchZ stanoví: „Závisí-li trvání práva na jeho výkonu, je nabyvatel k tomuto výkonu povinen“. Vzhledem k tomu, že kvalifikované neužívání ochranné známky může vést až k jejímu zrušení na základě návrhu třetí osoby, povinnost užívat licencovanou ochrannou známku je tu jasně daná.

licence žádné další osobě, ale předmětnou ochrannou známku není oprávněn užívat ani vlastník sám49. Následky nenaplnění takové výhradní licenční smlouvy jsou zjevné.

e) Určení úplaty nebo jiné majetkové hodnoty jako protiplnění

Licenční poplatky (License Fees, Lizenzgebühren, Droits de licence) neboli úplatu za udělenou licenci je možné stanovit vícero způsoby. Nejfrekventovanějšími formami licenčních poplatků jsou paušální sumy, vstupní poplatky, „pravé“ licenční poplatky vyjádřené podílem z čisté prodejní ceny vyrobených a distribuovaných licencovaných produktů / služeb a minimální (roční) poplatky, respektive jejich vzájemná kombinace.

e.a) Paušální (pevná) suma

Stanovení licenčních poplatků paušální pevnou částkou není navázáno na rozsah využití licencovaných práv ze strany nabyvatele licence, ale pouze na vznik jistých událostí budoucích.

Paušální pevná suma jako forma úplaty za poskytnutou licenci může být stanovena buď ve formě plateb placených při vzniku přesně určených po sobě následujících událostí, nebo i jedinou konečnou paušální částkou.

Přestože není tato forma poplatků jako jediný druh licenčních poplatků v praxi hojně využívána, dokáže smluvním stranám v návaznosti na konkrétní situaci přinést řadu výhod. Tou největší je oboustranná apriorní znalost konečné a úplné výše licenčních poplatků. Nevýhodou může být zejména to, že smluvní strany stanoví konečnou výši licenčních poplatků, aniž by znaly budoucí průběh realizace licence a tím do značné míry přijímají ekonomická rizika. Z tohoto důvodu se paušální částka jako jediná forma licenčních poplatků nehodí v případech, kdy na základě udělené licence dojde k produkci a distribuci zboží / služeb a naopak – její vhodnost se v plné míře uplatní v případě formálních licenčních smluv (např. v případě licenční smlouvy uzavírané po

49 I když taková výlučná celosvětová licence může být pro žadatele – budoucího licenciáta velice atraktivní, domnívám se, že je třeba „mírnit nadšení“ budoucích licenciátů a přistupovat k vymezení územního rozsahu licence s velkou obezřetností.

neúspěšném pokusu zajistit si ochranu shodné nebo podobné ochranné známky v daném teritoriu50).

Paušální (pevná) suma stojí v přímé souvislosti se vznikem (nastáním) konkrétních událostí budoucích - např. s uzavřením smlouvy, s registrací licenční smlouvy v rejstříku ochranných známek, s udělením konečného souhlasu se zahájením výroby a distribuce licencovaných produktů etc.

Licenční poplatky ve formě paušální částky navazující na administrativně náročnější úkony při realizaci smlouvy mohou velice dobře posloužit jako určitá kompenzace právě vzniklých nákladů na straně poskytovatele licence. Autorka se s nimi v praxi setkala např. jako s kompenzací nákladů na konečné schválení výrobků, kdy toto schválení bylo výsledkem práce celého týmu lidí spolupracujícího s licenciátem za účelem dosažení optimální kvality licencovaného zboží.

Setkáváme se také se stanovením paušálních plateb u příležitosti např. „výročí“ podpisu smlouvy. V tomto případě se samozřejmě nejedná o žádnou kompenzaci nákladů, ale o licenční poplatky v pravém slova smyslu.

e.b) Vstupní poplatky

Tato forma licenčních poplatků je vždy kombinována s licenčními poplatky podle následujícího odstavce (licenční poplatky stanovené jako podíl z celkové čisté prodejní ceny licencovaných výrobků). Jde vlastně o jednu z forem paušálních poplatků - účelem vstupních poplatků je refundovat poskytovateli licence náklady, které mu vznikly v souvislosti s uzavíráním licenční smlouvy. Naopak licenciáta mají motivovat k tomu, aby naplnil to znamená realizoval ustanovení licenční smlouvy.

50 K takovému případu může dojít například v situaci, kdy poskytovatel licence částečně převedl předmětnou ochrannou známku v teritoriu na licenciáta na základě řádné (tj. legální) smlouvy o částečném převodu ochranné známky (Partial Assignment Deed, Vertrag über die Teilübertragung der Marke), avšak samotná realizace částečného převodu ochranné známky se později ukáže být v konkrétním daném teritoriu neuskutečnitelná. Viz například situace částečného převodu ochranné známky s celosvětovou působností (tzn. částečného převodu všech jednotlivých národních registrací po celém světě), v rámci jehož realizace nastanou výše naznačené obtíže.

e.c) „Pravé“ licenční poplatky (royalties)

Jedná se o licenční poplatky závislé na rozsahu využití licencovaných práv ze strany nabyvatele licence stanovené jako určitý podíl z celkové čisté prodejní ceny vyrobených resp. distribuovaných licencovaných výrobků / služeb. Tyto licenční poplatky označuji za „pravé“ vzhledem k tomu, že jsou navázány na samotnou realizaci smlouvy – tj. konkrétní užití ochranné známky nabyvatelem licence v rámci produkce a distribuce licencovaných výrobků / služeb.

Tato forma licenčních poplatků je vhodná zejména v případě očekávání úspěchu licencovaných výrobků / služeb, kdy je spravedlivé, aby se na něm podílely obě smluvní strany.

Royalties vycházejí z dvou základních elementů – základu poplatku, kterým je pravidelně čistá prodejní cena licencovaných výrobků / služeb, a sazby poplatků (tzn. konkrétní procentuálně vyjádřený podíl ze základu) vycházející z okolností konkrétního případu (výsledek obchodního jednání smluvních stran vycházejícího zejména z následujících okolností: postavení ochranné známky na trhu, postavení licenciáta na trhu v návaznosti na získanou licenci, rozsah licence, okolnosti vzniku smlouvy, vztahy mezi smluvními stranami a další.)

Z pohledu poskytovatele licence jde o nejisté příjmy – proto, jak výše naznačeno, je tato forma licenčních poplatků doplňována dalšími druhy poplatků, nejčastěji minimálními (ročními) poplatky, které z hlediska poskytovatele licence naopak představují jisté příjmy budoucí, protože k jejich placení je licenciát povinen nezávisle na úspěchu nebo neúspěchu realizované licence (tj. na počtu vyprodukovaných a distribuovaných licencovaných výrobků / služeb).

V praxi se můžeme setkat i s licenčními poplatky navázanými na zisk z prodeje licencovaných produktů / služeb, z důvodu faktické relativity pojmu „zisk“ však takovou konstrukci royalties nemůžeme doporučit. Důvod k opatrnosti je prostý – zisk je snadno manipulovatelná veličina51.

51 Blíže k tomu Xxxxxxx, R, Xxxx, K, Hajn, P: Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: X.X.Xxxx, 2005. str. 282

e.d) Minimální (roční) licenční poplatky

Neboli licenciátova povinnost zaplatit poskytovateli ve stanovené periodicitě (nejčastěji 1 krát ročně) poplatky v určité výši, a to nezávisle na rozsahu užití licencovaných průmyslových práv.

Minimální roční licenční poplatky jsou obvykle hrazeny pouze nedochází-li za relevantní časové období účinnosti licenční smlouvy zároveň k hrazení „pravých“ licenčních poplatků (royalties) ve formě podílu z čisté prodejní ceny.

Minimální licenční poplatky mají dvě základní funkce – poskytovateli licence pomohou již v průběhu jednání o uzavření licence vyselektovat ty žadatele o licenci, kteří mají větší zájem o utajované informace než o licenci samotnou52 a zároveň mu zajistí minimálně takto stanovený příjem53. Pro licenciáta naopak představují motivaci k využívání udělené licence.

Autorce se v praxi dobře osvědčil model konstrukce licenčních poplatků spočívající v kombinaci výše popsaných licenčních poplatků, kdy nabyvatel licence platí pevné licenční poplatky v okamžiku uzavření licenční smlouvy a v okamžiku zahájení výroby licencovaných produktů / služeb, případně ještě minimální roční poplatky a dále tzv. royalties, jejichž výše je odvozena od rozsahu užití licencovaných práv.

Nemusí však tomu být zákonitě vždy, výše nastíněná kombinace licenčních poplatků nemusí najít obecného uplatnění, vždy bude záležet na konkrétních okolnostech případu.

e.e) Související doložky

Smluvní strany by dále měly zvážit, zda nedoplnit ustanovení předepisující licenční poplatky o případnou inflační doložku, která by výši licenčních poplatků každoročně

52 Viz Čada, K.: přednáška na téma licenčních smluv v oblasti průmyslových práv v rámci studia Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví, 05/2009.

53 Možná formulace licenčních poplatků doplněných o minimální roční poplatky:

„Nabyvatel licence uhradí poskytovateli licenční poplatky ve výši 5% (pět procent) z čisté prodejní ceny licencovaných výrobků, minimálně však 10000,- Kč (deset tisíc korun českých) za každý rok účinnosti této smlouvy.“

automaticky upravovala o inflační nárůst stanovený souhrnným inflačním koeficientem podle sdělení Českého statistického úřadu (či jiného příslušného úřadu) pro předchozí kalendářní rok. Přitom je vhodné posunout účinnost inflační doložky například na druhý rok účinnosti smlouvy, tak aby tato nebyla ze strany licenciáta vnímána jako prostředek umělého navyšování smluvních poplatků. Smluvní strany by si tak ušetřily mnohdy zbytečná kola jednání o navýšení licenčních poplatků zejména v době vysoké inflace.

Jedná-li se o dlouhodobou spolupráci a na straně licenciáta se v souvislosti se zahájením licenční výroby předpokládají vysoké finanční investice, můžeme se setkat s částečným vzdáním se práv ze strany poskytovatele licence, kde smluvní ustanovení předepisující licenční poplatky obsahuje v samotném závěru ustanovení, že se poskytovatel licence v přesně stanoveném období vzdává určité části licenčních poplatků, které by dle této smlouvy měly být odvedeny. Jedná se o podporu poskytovatele licence licenciátovi a snahu motivovat ho k dalšímu řádnému plnění licenční smlouvy. V autorčině praxi došlo k podobnému případu při uzavírání licenční smlouvy s mezinárodním prvkem – licencovaná výroba v zahraničí, která vyžadovala mimořádné vstupní náklady licenciáta.

Tato doložka však také může dodatečně reagovat na nově vzniknuvší situaci – např. v době konjunktury optimisticky nasmlouvané kontrakty jsou mj. i s pomocí této doložky měněny tak, aby odpovídaly aktuální situaci na trhu. Autorka se v praxi s podobnou situací setkala v souvislosti s nedávnou hospodářskou krizí, v jejímž důsledku nebylo možné pokračovat v plnění licenční smlouvy. Poskytovatel licence se tak dostal do situace, ve které musel zvolit mezi předčasným ukončením smlouvy nebo jejím pokračováním v omezeném rozsahu, tj. mj. se sníženými licenčními poplatky.

Součástí ustanovení o licenčních poplatcích může být volba měny – ustanovení určující za měnu licenčních poplatků jinou měnu, než ve které jsou distribuovány licencované produkty. Navíc může být obsažena i měnová doložka deklarující, že takto stanovená výše licenčních poplatků platí po dobu stanoveného intervalu měnového kurzu měny Y vůči měně X. Při vychýlení měnového kurzu nad stanovenou toleranci se licenční poplatky automaticky zvyšují/snižují o určitou částku

(stanovenou například v procentech). Z důvodu měnové nestability je možno v měnové doložce stanovit vymezení měny Y vůči určené komoditě (zlato, stříbro aj.)

V případě sjednání měnové doložky je třeba pamatovat i na určení konverzního kurzu obou měn. Typicky půjde o kurz „střed“ vyhlášený určenou národní bankou k sjednanému datu v rámci relevantního období.

Absence tohoto ustanovení povede k vzájemné nejistotě smluvních stran, která vyvolá potřebu dalšího jednání smluvních stran a pravděpodobně i následnou úpravu smlouvy. V autorčině praxi došlo k podobné situaci, kdy se smluvní strany vyčerpané náročným vyjednáváním nemohly dodatečně shodnout na konverzním kurzu, což notně zkomplikovalo začínající realizaci smlouvy.

Navíc je vhodné, aby ustanovení řešící licenční poplatky obsahovalo doložku vyvazující poskytovatele z povinnosti platit jakékoli poplatky vyplývající z nabyvatelovy „licenční činnosti“, jedině tak bude předejito možným sporům v průběhu realizace spolupráce.

V této souvislosti si ještě dovolíme poznámku k možné bezúplatnosti licenční smlouvy. Jak vidno, licenční smlouva je dle stávající právní úpravy úplatná, jestliže je tak poskytována bezúplatná licence, jedná se o smlouvu nepojmenovanou. De lege ferenda by bylo vhodné jasně vymezit právní režim bezúplatné licenční smlouvy s tím, že by taková úprava přesně určila, případně jaká ustanovení upravující úplatnou licenční smlouvu se na bezúplatnou formu licence nepoužijí. V praxi totiž často dochází k tomu, že v případě bezúplatnosti je uzavírán jen jakýsi strohý

„souhlas“ s užitím předmětného nehmotného statku, aniž by bylo upraveno více.

V této souvislosti bychom chtěli zmínit návrh občanského zákoníku, který ve svém

§ 2284 odst. 1 písm. b) výslovně uvádí možnost bezúplatného uzavření licenční smlouvy. Sjednání odměny by tak dále již nebylo podstatnou částí licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví. Tato změna zřejmě vychází z nové systematizace soukromého práva, kdy zákonodárce chce dále v obchodním zákoníku (zákoně) ponechat pouze smluvní typy, které se vyskytují výhradně a pouze v obchodních vztazích, ostatní smluvní typy pak upraví v občanském zákoníku

jako základním předpise soukromého práva54. Bez další diferenciace právního režimu bezúplatné licenční smlouvy v obchodních vztazích však tento návrh s ohledem na fakt, že bezúplatnost do obchodních vztahů zásadně nepatří, vyznívá značně nejasně.

e.f) Oceňování průmyslových práv

V této souvislosti si dovolíme malou odbočku od problematiky licenčních poplatků k otázce blízce související - oceňování průmyslových práv. Problematika ohodnocování průmyslových práv není upravena samostatným zvláštním právním předpisem. Z tohoto hlediska relevantním je zejména zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který jako základní metodu oceňování majetku předepisuje metodu ocenění cenou obvyklou55. Zákon o oceňování majetku dále umožňuje využití dalších způsobů oceňování majetku – nákladového, výnosového, porovnávacího, podle jmenovité nebo účetní hodnoty, podle kurzové hodnoty a oceňování sjednanou cenou56, ovšem s tím, že většina zde uvedených metod je v praxi oceňování

54 Xxxxx, K: Poznámky před rekodifikací soukromého práva a změnou v právní úpravě veřejných zakázek. Pořízeno na xxxx://xxx.xxx.xxxx.xx/xxxxxxxx/xx00/xxxxx/xxx/xxxxxx/xxxxx.xxx

55 Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim – srovnej § 2 odst. 1 zák. č. 151/1997 Sb.

56 Nákladový způsob vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, výnosový způsob vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), porovnávací způsob vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci, oceňování podle jmenovité hodnoty vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá, oceňování podle účetní hodnoty vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví, oceňování podle kurzové hodnoty vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu, oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen – srovnej § 2 odst. 3 zák. č. 151/1997 Sb.

průmyslových práv nepoužitelná. Cesty ocenění tak ve většině případů směřují k ocenění sjednanou cenou, která však musí vyhovovat kritériu ceny obvyklé57.

V případě větších transakcí s průmyslovými právy je třeba, aby ohodnocení průmyslového práva provedl znalec formou znaleckého posudku, který poslouží správci daně jako doklad „obvyklosti“ ceny transakce.

Ochranné známky se pravidelně ohodnocují s výhledem na deset let. Vychází se přitom z následujících kritérií:

• Délka užívání (čím je ochranná známka starší, tím je na trhu silnější a tudíž má vyšší hodnotu, navíc je třeba zohlednit zhodnocování ochranné známky v průběhu let, za každý rok užívání dochází k navýšení její hodnoty o cca. 1 - 3%).

• Rozsah ochrany (ochranné známky označující širokou paletu zboží a služeb jsou hodnotnější než ty, které označují pouze jediný výrobek / službu nebo několik málo výrobků / služeb),

• Objem užívání (nejdůležitější faktor ohodnocování ochranných známek reflektující postavení konkrétních známek na trhu)

• Teritoriální rozsah ochrany (ochranná známka registrovaná celosvětově poskytuje nabyvateli licence podstatně širší pole působnosti a proto je třeba ji ocenit výše než ochrannou známku registrovanou pouze v jednom nebo několika málo státech, kde je teritoriální rozsah možného užití ochranné známky dopředu podstatně omezený),

• Další údaje týkající se konkrétní ochranné známky (součást známkové řady, součást obchodní firmy vlastníka, ne / licencování ochranné známky, úspěšnost řešení aktivních známkoprávních sporů),

• Marketingová data (tj. forma a rozsah marketingu, objem na marketingovou komunikaci vynaložených prostředků, podporu kultury / sportu a z nich vyplývající umístění ochranných známek v rámci spotřebitelských průzkumů)

• Ekonomická data (roční zisk v minulých letech z prodeje zboží nebo služeb označených konkrétní ochrannou známkou, roční objem výroby zboží a služeb

57 Xxxxxxx, J.: Ohodnocování průmyslových práv pro stanovení licenčních poplatků. Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví: soubor vědeckovýzkumných prací, Praha: MUP, 2008. str. 131

s touto ochrannou známkou, předpoklad zisku a objemu výroby v následujících letech, procento exportu v minulosti a předpokládaného exportu v následujících letech),

• Riziko hodnověrnosti zboží a služeb označených konkrétní ochrannou známkou,

• Posuzované období (plánovaný budoucí přínos ochranných známek, čím větší, tím hůře odhadnutelný – viz riziko hodnověrnosti).

Poměrně hojně využívanou variantou ohodnocení průmyslových práv je metoda licenční analogie58.

Stejné metody oceňování průmyslových práv se používají v případě oceňování hodnoty průmyslového práva pro účely jeho převodu (nebo např. vložení do základního kapitálu společnosti formou nepeněžitého vkladu).

Stanovení výše licenčních poplatků však může záviset i na celé řadě dalších faktorů. Jako například:

• Výše licenčních poplatků, jakou nabyvatel licence zaplatil za užívání podobné ochranné známky.

• Charakter a rozsah licence

• Obchodní vztah mezi poskytovatelem a nabyvatelem licence – tj. míra spolupráce

• Fakt, zda užívání licencované ochranné známky způsobí zjevný nárůst odbytu licencovaných produktů / služeb

• Fakt, zda jsou licencované produkty / služby „produkty / služby zájmu nabyvatele“ nebo zda se naopak jedná o výrobky, které stojí mimo zájem nabyvatele licence

• Znalecké posudky oslovených odborníků etc59.

58 Blíže k tomu Xxxxxxx, J.: Ohodnocování průmyslových práv pro stanovení licenčních poplatků. Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví: Soubor vědeckovýzkumných prací. Praha: MUP, 2008. str. 152 a násl.

59 Blíže k tomu: WIPO: Exchanging value, Negotiating technology licensing agreements, Ženeva: 2005

2.2.3 OBVYKLÉ NÁLEŽITOSTI LICENČNÍ SMLOUVY (NATURALIA NEGOTII)

Obvyklými složkami jsou taková ujednání, která sice bývají ve smlouvě pravidelně uvedena (typicky), ale nejsou pro danou smlouvu nezbytná. Nejsou-li proto tyto složky smluvními stranami sjednány ve smlouvě, použijí se dispozitivní ustanovení zákona60.

Výčet pravidelných náležitostí licenční smlouvy obecně platný pro všechny její druhy bychom našli jen stěží, proto se v následující části zaměříme na výčet pravidelně se vyskytujících obsahových náležitostí materiální licenční smlouvy. Rozdíl mezi formálními a materiálními licenčními smlouvami je popsán výše.

a) Kontrola kvality licencovaných výrobků / služeb

Jak již bylo několikrát zmíněno, základním zájmem každého vlastníka licencované ochranné známky je zachování jejich základních elementů, tj. platnosti, rozlišovací způsobilosti a případně dobrého jména (proslulosti). Dobré jméno ochranné známky je vyjádřením pozitivního vztahu spotřebitelské veřejnosti k dané ochranné známce, resp. výrobkům a službám s ní spojeným. Vyjadřuje důvěru spotřebitelů v ochrannou známku, tj. důvěru, že výrobky a služby opatřené takovou ochrannou známkou budou mít očekávané kvalitativní vlastnosti. Jak vidno jedná se o ryze subjektivní kategorii, a právě proto také kategorii nejvíce „křehkou“- nejsnadněji pozbytelnou. Toho jsou si vlastníci ochranných známek dobře vědomi, proto také pomocí v licenční smlouvě zakotvené kontroly kvality licencovaných výrobků / služeb předcházejí nebezpečí, že by jejich ochranná známka mohla být spojována s čímkoli, co ve spotřebitelské veřejnosti vyvolá negativní reakce a tím ohrozí nebo poškodí vnímání předmětné známky ze strany spotřebitelů.

To platí dvojnásob pro prestižní ochranné známky resp. zboží / služby pod těmito známkami produkované. Viz například rozhodnutí Evropského soudního dvora C- 59/08, zabývající se otázkou, zda porušení licenční smlouvy, které vede k poškození prestiže licencované ochranné známky, vede pouze k smluvní odpovědnosti, nebo

60 Xxxxxxx, X, Xxxxxxx, X. a kol: Občanské právo hmotné. Svazek II. Praha: ASPI Publishing s.r.o., 2002, str. 79

zda má být toto považováno za porušení práv z ochranné známky umožňující vlastníku předmětné známky využít prostředků ustanovení čl. 7 odst. 2 resp. 8 odst. 2 Směrnice č. 89/04, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „Směrnice“), čili zda je daný případ možné subsumovat pod výjimky ze zásady vyčerpání práv – zda je poškození prestižní image značky může být považováno za zásah do kvality zboží / služeb – a to v případě, kdy je ochranná známka takto užívána nabyvatelem licence, u kterého se souhlas vlastníka známky s jejím užitím presumuje61. ESD přitom vycházel z již dříve deklarované premisy, že

„kvalita prestižních výrobků nevyplývá pouze z jejich hmotných vlastností, ale též z luxusní a prestižní povahy, jež jim propůjčuje dojem luxusu“62 a rozhodl následovně:

1) Článek 8 odst. 2 směrnice Rady č. 89/104, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru, musí být vykládán v tom smyslu, že se majitel ochranné známky může dovolávat práv, jež z této ochranné známky plynou, proti nabyvateli licence, který poruší ustanovení licenční smlouvy zakazující z důvodů prestiže ochranné známky prodej takových výrobků, jako jsou ty, o něž se jedná v původním řízení, společnostem zabývajícím se výprodejem, pokud se prokáže, že toto porušení vede k zásahu do image elegance a prestiže propůjčující zmíněným produktům dojem luxusu.

2) Článek 7 odst. 1 směrnice č. 89/104 , ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru, musí být vykládán v tom smyslu, že uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh nabyvatelem licence, který při něm nedodrží některé ustanovení licenční smlouvy, je provedeno bez souhlasu majitele ochranné

61 V českém právním řádu byla otázka užívání ochranné známky třetí osobou se souhlasem jejího majitele předmětem rozhodování NS ve věci 32 Cdo 1817/2008

62 Srov. Rozsudek ESD ve věci C-337/95, Parfums Christian Dior, ECR 1997, I-6013 (body 40-48), jehož předmětem je otázka aplikovatelnosti ustanovení o výjimce ze zásady vyčerpání práv při dalším prodeji zboží. Stejné otázce se věnuje i rozhodnutí ESD ve věci C-63/97, BMW, ECR 1999, které cituje předchozí rozsudek.

Srov. Dále rozsudek ESD ve věci C-337/95, L´Oreál, ECR 1980, 3775 deklarující mj. premisu, že charakter selektivního distribučního systému je schopen zachovat jakost výrobků a zajistit jejich správné užívání ze strany spotřebitelů jako důvod pro aprobaci systému selektivní distribuce ze soutěžního hlediska.

známky, pokud se zjistí, že toto ustanovení odpovídá jednomu z ustanovení uvedených v čl. 8 odst. 2 směrnice č. 89/104 .

3) Musí-li být uvedení prestižních výrobků na trh nabyvatelem licence považováno za provedené se souhlasem majitele ochranné známky, přestože k němu došlo v rozporu s ustanovením licenční smlouvy, může se tento majitel dovolávat zmíněného ustanovení k podání námitek na základě čl. 7 odst. 2 směrnice č. 89/104 proti dalšímu prodeji těchto výrobků pouze v případě, kdy je prokázáno, že s ohledem na skutkové okolnosti daného případu vede takovýto další prodej k poškození dobrého jména dotyčné ochranné známky63.

Toto rozhodnutí tak při naplnění zmíněných požadavků posouvá problematiku kontroly kvality licencovaných výrobků / služeb do další – veřejnoprávní roviny.

V praxi jsme se setkali s následujícím modelem: kontrola kvality licencovaných výrobků ve formě schvalovacího procesu předkládaných vzorků licencovaných výrobků (zkušebních vzorků před oficiálním zahájením výroby, finálních produktů před uvedením na trh i kontrolních vzorků odebíraných v průběhu sériové produkce), v rámci kterého je posuzována kvalita provedení výrobků, obalů, vyobrazení licencovaných ochranných známek, shoda předložených výrobků s prezentovanými vzorky atd.

Kontrola kvality licencovaných služeb pak pravidelně probíhá formou schvalovacího procesu zkušebního a posléze i „ostrého“ provozu služby.

V případě spokojenosti poskytovatele licence s předloženými licencovanými výrobky / předvedenými licenčními službami vystaví poskytovatel licence písemné schválení výrobků (např. písemné schválení zahájení produkce a distribuce licencovaného zboží, pravidelné písemné schválení kvality vyráběných a distribuovaných produktů) / služeb.

63 Úřední věstník Evropské unie, C 141/16 CS, ze dne 20.6.2009, pořízeno na

xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX

Na doručení písemného schválení licencovaných výrobků / služeb je pak často navázána účinnost licence, oprávnění licenciáta zahájit produkci a distribuci licencovaných výrobků / služeb etc. Naopak není-li z důvodu nedostatečné kvality výrobků / služeb možné písemné schválení udělit, má to pro licenciáta citelné následky – ty budou mít nejčastěji povahu smluvních pokut, zkrácení lhůt nebo i nově vzniklého oprávnění poskytovatele licence odstoupit od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.

Povinnost licenciáta podrobit se kontrole kvality výrobků / služeb je vhodné doplnit jeho povinností průběžně a samostatně sledovat a vyhodnocovat kvalitu výrobků / služeb s tím, že v případě zjištěné nedostatečnosti má tento neprodleně informovat poskytovatele licence, resp. na vyzvání v průběhu stanovené doby prokázat znovuobnovení požadované kvality produktů / služeb. Toto ustanovení se však v daleko větší míře uplatní v rámci licenčních smluv k jiným průmyslovým právům.

Povinnosti licenciáta vztahující se ke kontrole licencovaných výrobků / služeb bývají naformulovány velmi striktně – z textu smlouvy tak zcela zjevně vyplyne, o jak zásadní prvek licenční smlouvy se jedná

Vzhledem ke klíčovosti otázky kontroly kvality licencovaných výrobků / služeb by de lege ferenda bylo vhodné zakotvit její úpravu v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku s tím, že by postačilo upravit inspekční oprávnění poskytovatele licence a následky odhalení nedostatečností. Ostatní nechť si smluvní strany upraví dle vzájemných potřeb.

b) Označování licencovaných výrobků / služeb

Povinnost označování licencovaných výrobků / služeb předepsanou formou slouží k dvěma základním cílům:

V prvé řadě je to informační povinnost ve vztahu ke konečnému spotřebiteli, kterému je takto předána informace, že se jedná o oficiální licencovaný produkt / službu poskytovatele licence, díky čemuž konečný spotřebitel má spojit daný licencovaný výrobek / službu s dobrými vlastnostmi přičítanými relevantní ochranné známce.

V druhé řadě tato povinnost nepředstavuje nic jiného než snahu poskytovatele o zakotvení licenciátovi povinnosti vyrábět licencované výrobky / poskytovat licencované služby výhradně a pouze pod tímto označením, a to z prostého důvodu

– na objemu vyprodukovaných licenčních výrobků / služeb je pravidelně závislý výsledný licenční poplatek a poskytovatelé se touto cestou snaží předcházet ztrátám na licenčních poplatcích64 - nutno dodat, že ne příliš úspěšně.

Pravidelně totiž dochází k tomu, a s tím jsme se v praxi setkali i my, že výrobci vedle oficiálně licencovaných produktů vyrábí a distribuují ještě velmi podobné výrobky v nižších cenových segmentech (nezřídka low-endových) samozřejmě nesoucí jiný název, které už ale poskytovateli licence nevykazují, čímž dochází jednak ke vzniku rizika poškození dobrého jména licencovaných ochranných známek a dále pak ke ztrátám na licenčních poplatcích, i když nebezpečí poškození dobrého jména ochranné známky může být často významnějším hazardem – vlastníci skutečně cenných ochranných známek střeží prestiž svých známek velmi bedlivě.

Odhalení takovýchto případů však bývá spíše dílem náhody – „podvádějící“ licenciáti mají systém „vedlejších aktivit“ často velmi propracovaný. Dochází k tomu zejména při kontrolách trhu ze strany poskytovatele licence a důsledky takového zjištění se různí – nabízí se možnost využití jak veřejnoprávních tak soukromoprávních prostředků.

Dalším možným nástrojem pro potírání zkreslování údajů o počtu vyprodukovaných licencovaných produktů je smluvní ustanovení o možnosti poskytovatele licence nahlížet do účetní evidence licenciáta za účelem ověřování shody udávaných a skutečných údaju. Blíže k tomu viz níže v části věnované platebním podmínkám.

De lege ferenda by při kazuistickém pojetí zákonné úpravy, tak jak je obsažena například v návrhu nového občanského zákoníku, z výše uvedených důvodů bylo

64 Tuto povinnost se mnozí nabyvatelé licencí snaží obejít rozdílným pojmenováním jednotlivých řad výrobků (exkluzivních, standardních, low-endových), o čemž poskytovatelé licencí často nemají zdání. Toto zboží je pak odhalováno až při pravidelných kontrolách trhu ze strany poskytovatelů licencí, což v lepších případech vede k jednání o rozšíření udělených licencí, v horších k vymáhání smluvních pokut z důvodu porušení smluvních povinností a dalších sankcí.

vhodné zakotvit povinnost označování licencovaných produktů / služeb na straně nabyvatele licence.

Povinnost označit licencované výrobky / služby spočívá nejčastěji v povinnosti umístit předepsaný text – např. štítek - přímo na výrobku nebo jeho obalu / dokumentaci k poskytované službě, samozřejmě po schválení umístění požadovaného textu na výrobku, jeho obalu resp. dokumentaci ze strany poskytovatele licence.

Někteří vlastníci ochranných známek s dobrým jménem pravidelně poskytující známkové licence mají pro tyto účely zaregistrovanou speciální (nejčastěji kombinovanou) ochrannou známku nesoucí např. text „official licensed product of

…………“, která je licencována spolu s ostatními ochrannými známkami poskytovatele licence 65.

c) Platební podmínky

S problematikou licenčních poplatků úzce souvisí otázka administrace finančních závazků vyplývajících z licenční smlouvy. Licenční smlouvy stanoví podrobnou úpravu způsobu placení licenčních poplatků i povinností na licenční poplatky navazujících.

Aby mohl nabyvatel licence řádně a včas splnit povinnost zaplatit licenční poplatky, potřebuje znát alespoň následující informace:

• Výši a splatnost licenčních poplatků

• Číslo oprávněného účtu (v případě licenční smlouvy s mezinárodním prvkem doplněné o SWIFT a IBAN kód)

• Název, sídlo a příslušnou pobočku bankovního ústavu poskytovatele licence

Výše licenčních poplatků vyplývá z dikce licenční smlouvy. Přesto při vybírání licenčních poplatků vznikají problémy a to zejména v případě licenčních poplatků

65 Viz například mezinárodní kombinovaná ochranná známka společnosti FERRARI S.p.A. „IDEA Ferrari official licensed product“ č. reg. 755442.

určených procentuální částí z čisté prodejní ceny každého vyrobeného či distribuovaného licencovaného produktu / služby.

Aby bylo zamezeno vzniku jakýchkoli nejasností ohledně výše těchto pravých licenčních poplatků (tzv. royalties), je vhodné předepsat licenciátovi povinnost v předem stanovených intervalech hlásit počty prodaných kusů licencovaných výrobků / rozsah poskytnutých služeb (tzv. royalty reports), z kterých budou následně vypočítány licenční poplatky. Navíc pro snadnější orientaci poskytovatele ukládají licenční smlouvy nabyvatelům povinnost doložit každou platbu tzv. „avízem o platbě“, ve kterém shrnou všechny informace relevantní pro tu kterou platbu66. Na základě obdrženého avíza o platbě vystaví poskytovatel licence daňový doklad, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak67.

Aby se však předešlo případnému zkreslování údajů o počtu vyrobených resp. prodaných kusů licencovaných výrobků / rozsahu poskytnutých licencovaných služeb ze strany nabyvatele licence, zakotvují licenční smlouvy ve prospěch poskytovatele licence oprávnění kontrolovat správnost deklarovaných údajů ve formě oprávnění nahlížení do nabyvatelovy účetní evidence a záznamů a to buď přímo osobně poskytovatelem licence, nebo případně jím pověřenou osobou. Tomu odpovídá i nabyvatelova povinnost tuto kontrolu ze strany poskytovatele licence umožnit resp. strpět, případně smluvní pokuty či jiné sankce pro případ porušení této povinnosti.

Náklady auditu pravidelně platí poskytovatel licence, licenční smlouvy však pro případ zjištění odchylky deklarovaných a zaknihovaných údajů vyšší než několik málo procentních bodů obvykle stanoví povinnost hradit náklady auditu nabyvateli licence. V praxi jsme se pravidelně setkávali s pětiprocentní hranicí.

Stejným směrem se vydal i návrh nového občanského zákoníku, který ve svém

§ 2284 odst. 2 předepisuje nabyvateli licence povinnost umožnění kontroly účetní nebo jiné dokumentace ze strany poskytovatele licence za účelem „zjištění skutečné

66 Období, za které jsou poplatky kalkulovány, počet vyrobených a distribuovaných licencovaných výrobků, výpočet poplatků (+ eventuální daň z přidané hodnoty či jiná obdobná daň podle aktuálně platné sazby), celkovou výši poplatků, datum příkazu k úhradě peněžnímu ústavu poskytovatele, obchodní firmu (a případně označení pobočky) peněžního ústavu nabyvatele a číslo účtu nabyvatele, z něhož byla / bude platba poplatků ve prospěch poskytovatele provedena.

67 Některé legislativy takový postup neumožňují, když striktně stanoví, že platba (licenčních poplatků) může následovat až po doručení příslušné faktury.

výše odměny“, i když nutno podotknout, že zvolená formulace nevyznívá zcela přesně. Vzhledem k ustanovení následujícího odstavce předepusujícího nabyvateli povinnost předkládat poskytovateli pravidelná vyúčtování licenční odměny, mělo být ustanovení § 2284 odst. 2 formulováno přesněji, a sice poskytovatelovu možnost následné kontroly účetní evidence, v rámci které by tento mohl porovnat údaje deklarované nabyvatelem licence s údaji skutečnými.

Rozhodl-li se zákonodárce pro kazuističtější úpravu licenční smlouvy, bylo by de lege ferenda dále vhodné vyloučit možnost pořízování výpisu / opisů z účetní či jiné evidence povinné strany přímo v textu návrhu, čímž by byla vyřešena v praxi často se opakující otázka.

Na poskytovatelovo právo auditu navazuje nabyvatelova povinnost udržovat účetní evidenci a záznamy relevantní pro vyhodnocování výše licenčních poplatků po stanovenou dobu po ukončení účinnosti licenční smlouvy s tím, že tato povinnost ipso sensu přetrvá i po ukončení účinnosti licenční smlouvy.

Jakkoli podrobně je v licenční smlouvě zakotveno poskytovatelovo právo kontroly účetní evidence licenciáta za účelem ověření správnosti výpočtů „pravých“ licenčních poplatků ze strany poskytovatele licence, jeho účel bude s výjimkami převážně v preventivním účinku směrem k licenciátovi, při formulaci těchto ustanovení bude vždy třeba šetřit práv a oprávněných zájmů licenciáta, neboť nevhodná formulace tohoto nástroje může být velmi snadno vykládána až jako možná šikana licenciáta ze strany poskytovatele licence. Například již zmiňovaná snaha o zakotvení poskytovatelova práva na pořízení opisů / výpisů z příslušné části účetní evidence nabyvatele již je shledána za nepřípustnou, přesto se s ní resp. se snahou o ní v praxi setkáváme nezřídka.

K platebním podmínkám patří i daňová problematika. Aby poskytovatel licence nemohl být krácen na svých příjmech z licenčních poplatků, měla by každá licenční smlouva obsahovat ustanovení, že ukládá-li zákon nabyvateli licence zaplatit z poplatků srážkovou daň nebo jinou podobnou dávku, zvýší poplatky placené poskytovateli o sraženou daň či jinou podobnou dávku tak, aby poplatky byly zaplaceny poskytovateli v takové výši, jako by takové srážkové daně či jiné podobné

dávky nebylo. Přitom zároveň je vhodné obsáhnout obecnou definici srážkové daně nebo jiného podobné dávky.

V souvislosti s daňovou problematikou není možné opomenout ustanovení zabraňující dvojímu zdanění licenčních plateb v případě smluv s mezinárodním prvkem.

d) Neoprávněné užívání licencovaných ochranných známek

Jak již bylo několikrát zmíněno, pro každého vlastníka ochranných známek je zásadní otázkou zachování jejich platnosti, rozlišovací způsobilosti a případně i dobrého jména (proslulosti). Tyto parametry mohou být ohroženy v případě neoprávněného užití ochranných známek ze strany třetích osob zakládající porušování známkových práv jejich vlastníka. Z tohoto důvodu obsahují licenční smlouvy ujednání předepisující nabyvatelům licence neprodlené ohlášení každého, byť i jak se ukáže domnělého porušování práv k licencovaným ochranným známkám a s tím spojený závazek poskytnout nutnou součinnost při „obraně“ předmětných práv, bude-li o to nabyvatel licence poskytovatelem licence požádán. Přitom obzvláště v případech licenčních smluv s mezinárodním prvkem bude zajištění vzájemné úzké spolupráce smluvních stran víc než žádoucí.

Zjistí-li proto nabyvatel jakýkoli, ať již zřejmý či domnělý, případ neoprávněného užívání licencovaných práv třetí osobou, bude povinen o tom neprodleně vyrozumět poskytovatele. Co se týče dalšího postupu, přichází v úvahu několik variant:

• ativní legitimace poskytovatele licence za součinnosti druhé smluvní strany

• ativní legitimace nabyvatele licence za součinnosti druhé smluvní strany

• ambinace obojího.

Není-li stanoveno jinak (s výjimkou ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 221/2006 Sb., viz níže), svědčí aktivní legitimace poskytovateli licence. Vzhledem k tomu, že poskytovatel hájí jak svá práva, tak i práva nabyvatele licence, obsahují některé licenční smlouvy ustanovení ukládající nabyvateli povinnost hradit určitou procentní

část vzniklých nákladů pro případ, že by se následně ukázalo, že opatření na obranu ochranných známek bylo podniknuto převážně ve prospěch nabyvatele licence K tomu by mohlo dojít například za situace, kdy by licenciát zneužil předmětných ustanovení licenční smlouvy k vedení konkurenčního boje, s čímž jsme se v praxi také setkali.

Méně častá varianta, která se typicky vyskytuje u licenčních smluv s mezinárodním prvkem. Důvodem přesunu aktivní legitimace ve prospěch licenciáta bude typicky znalost práva a poměrů v rámci kontraktačního území nebo zkušenost, personální vybavení a profesionální dovednosti licenciáta. V takovém případě pak poskytovatel licence pouze zajišťuje administrativní podporu licenciáty (podklady nutné pro vedení sporu).

V praxi jsme se setkali s předáním vynucování práv nabyvateli licence jen jednou, a to konkrétně na Ukrajině, kde se exkluzivní licenciát snažil zabránit paralelním dovozům zboží označeného licencovanou ochrannou známkou, které mu způsobovaly značnou ztrátu. Poskytovatel licence pouze zajistil registraci předmětné ochranné známky u celního úřadu a dále zajišťoval nutnou administrativní podporu (registrační certifikáty, čestná prohlášení etc.). V důsledku změny ukrajinské legislativy, která v podstatě přesunula vymáhání známkových práv z veřejnoprávní do soukromoprávní roviny, se však pozice licenciáta natolik zkomplikovala, že v podstatě nebylo možné bez vynaložení výrazně vyšších finančních a časových nákladů předmětná práva prosadit. Licenciát se proto rozhodl od dalších akcí upustit. Nutno dodat, že nastalá situace navíc negativně ovlivnila vztahy mezi oběma smluvními partnery, kdy licenciát nebyl s to uznat, že neúspěch ve věci nebyl zaviněn

„nečinností“ poskytovatele licence.

Paralelní dovozy obecně, zejména však pro licenciáty, kteří uzavřeli výhradní licenční smlouvu a z tohoto titulu předpokládají svoji exkluzivitu na daném trhu, představují velký a často se vyskytující problém, který není současnou právní úpravou (ať již českou nebo komunitární) dostatečně reglementován.

O možnosti aktivní legitimace nabyvatele licence se zmiňuje i ustanovení § 2 odst. 2 zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů

na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví“), které stanoví, že nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka či majitele práva. Souhlas se však nevyžaduje, jestliže ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezahájil vlastník či majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám.

Ještě vzácnější varianta prosazování známkových práv, která stanoví aktivní legitimaci rozdílně pro jednotlivé případy porušování práv zvlášť (např. ve vztahu k různým územím nebo povaze porušování práv).

Zbývá ještě dodat, že kroky podnikané za účelem obhajoby porušovaného práva bývají hrazeny poskytovatelem licence.

Pro případ, že by materiální licenční smlouva neobsahovala ustanovení upravující postup v případě zjištění neoprávněného užívání předmětných ochranných známek, obsahuje základní úpravu obchodní zákoník v ustanovení § 514, podle kterého je nabyvatel licence povinen informovat poskytovatele o každém zjištěném porušení licencovaného práva, poskytovatel licence má povinnost zasáhnout, licenciát je však povinen poskytnout nezbytnou součinnost.

Majitel ochranné známky bude v případě porušování práv z ní vyplývajících, od kterého nebylo dobrovolně upuštěno (třeba na základě varovného dopisu), nucen obrátit se na soud s žalobou proti rušiteli. Může se navíc stát, že se k němu na stranu žalující přidá se svými nároky i licenciát. Konkrétně například s nárokem na náhradu škody vzniklé zásahem do známkových práv. Nebude se určitě jednat o stejnou škodu, nicméně hmotněprávní aktivní legitimaci v takovém případě nemůžeme vyloučit. Srovnej např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4.9.2007 sp. zn. 3 Cmo 97/200768.

Rozhodné však bude, aby licenciát v takovém případě skutečně uplatňoval jen nároky vyplývající z jeho právního postavení, nikoli z postavení vlastníka ochranné

známky. V citovaném případě totiž požadoval licenciát vydání bezdůvodného obohacení z titulu nákladů vynaložených vlastníkem známky, nikoli jím, a proto mu také nemohlo být soudem vyhověno.

Vzhledem k tomu, že porušení známkových (nebo obecně průmyslových) práv v naprosté většině případů zakládá i nekalosoutěžní jednání, jsou také nároky z práv vlastníka ochranné známky velmi často uplatňovány zároveň s nároky na ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání. Je-li navíc soutěžní vztah pouze mezi osobou porušitele a licenciátem uplatňujícím nekalosoutěžní nároky, stává na straně žalující vedle licenciáta i vlastník ochranné známky uplatňující nároky vyplývající z porušení jeho vlastnických práv. Jejich nároky jsou však posuzovány zcela samostatně. Viz například rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18.12.2006 sp. zn 3 Cmo 250/2006.

Z tohoto pohledu je zajímavé srovnat právě popsanou situaci s podobnou situací, kdy se však nebude jednat o domáhání se ochrany práv, jejichž ochrana je odvozená od intabulačního principu, ale o obranu práv k know-how, tedy o tzv. nepravou licenční smlouvu. Jestliže totiž v takovém případě bude na straně žalující jak licenciát tak vlastník know-how, který ovšem nebude s žalovaným v soutěžním poměru, bude právě vlastník práva pozbývat aktivní legitimace. Srovnej odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13.3.2007, sp. zn. 3 Cmo 433/2006.69

V této souvislosti zmiňme ještě možnost porušování známkových práv poskytovatele licence ze strany licenciáta po ukončení licenční smlouvy.

V praxi se vyskytl případ, kdy bývalý licenciát pokračoval v označování vlastních výrobků, shodných s výrobky produkovanými v rámci licence, označením, které dříve užíval na základě licence, a to po ukončení licenční smlouvy a poskytovatelovu předání výrobní dokumentace třetí osobě (novému licenciátu). Nový nabyvatel licence zažaloval původního licenciáta pro nekalé soutěžní jednání, když požadoval uložení povinnosti zdržet se dalšího užívání předmětného označení. Vrchní soud jako odvolací soud v rozsudku ze dne 16.1.2003 sp. Zn. 4 Cmo 856/2000

(mimochodem shodně s prvoinstančním soudem) judikoval, že takové jednání žalovaného není v souladu s dobrými mravy hospodářské soutěže, mj. protože žalovaný takto navozuje dojem, že se jedná o výrobky jiného soutěžitele a mj. dále dovodil, že „klamavého označení zboží se může dopustit každý, kdo označí výrobky klamavým způsobem bez ohledu na to, zda označení je chráněno zvláštním zákonem nebo ne, tedy i držitel ochranné známky“70.

Zbývá jen dodat, že na případ neoprávněného zásahu do práv k průmyslovému vlastnictví pamatuje i zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, když ve svých §§ 4 a 5 upravuje možná opatření k nápravě. Oprávněné osoby se v takovém případě mohou domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel závadného jednáhí a aby byly následky takového jednání odstraněny. Oprávněná osoba má práva na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění v případě vzniku nemajetkové škody. Soud může na návrh stanovit výši těchto nároků paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj (metoda licenční analogie). Nevěděl-li porušovat při výkonu závadné činnosti a ani nemohl vědět, že svým jednáním porušuje práva, bude takto stanovená paušální částka odpovídat nejméně výši licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj.

Ve věcech průmyslového vlastnictví je působnost tímto zákonem svěřena výlučně do rukou Městského soudu v Praze. Ten v těchto věcech jedná ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců.

V souvislosti se smluvní úpravou postupu při porušování práv k ochranné známce třetí osobou otevřme otázku odpovědnosti za vady „licence“ na straně jejího poskytovatele. Ta dle současné právní úpravy není dle našeho názoru dostatečně ošetřena – posuzuje se z hlediska ustanovení o odpovědnosti za vady v kupní smlouvě s tím, že se její ustanovení používají přiměřeně. De lege ferenda by bylo vhodné upravit otázku odpovědnosti za právní a faktické vady licence pro tento

70 Xxxxx, J: Význam licencí v soudní rozhodovací praxi, Soubor vědeckovýkumných prací Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, Metropolitní univerzita Praha, 2008, Praha.

smluvní typ zvlášť případně upravit otázku odpovědnosti za vady zvlášť nezávisle na jakémkoli smluvním typu.

Problematikou odpovědnosti za vady licence se okrajově zabývá i návrh nového občanského zákoníku, když v svém § 2287 předepisuje nabyvateli povinnost oznámit ohrožení nebo porušení jeho licence poskytovateli s tím, že ten „poskytne nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence“. Jakou součinnost a za jakých podmínek však návrh zákona dále neupravuje, proto jej v tomto ohledu shledáváme za nedostatečný.

e) Povinnosti nabyvatele ve vztahu k ochraně spotřebitele, odpovědnost za výrobek, pojištění odpovědnosti

V případě, že je poskytována licence za účelem výroby a distribuce produktů nesoucích licencované ochranné známky, musí poskytovatelé předcházet rizikům vyplývajícím z případných vad licencovaných produktů, a proto jsou do licenčních smluv začleňovány ustanovení ukládávající nabyvatelům povinnosti ve vztahu k ochraně spotřebitele, odpovědnosti za výrobek a pojištění.

Poskytovatelé licence se co se týče odpovědnosti za kvalitativní parametry výrobků od licencovaných produktů distancují (k jinému postupu ostatně ani nemají důvod, produkty jsou vyráběny odlišnými subjekty), v udělené licenci předpokládají jejich bezvadnost a pro případ porušení této povinnosti explicitně potvrzují povinnosti nabyvatelů.

Nabyvatel je na své náklady povinen zajistit bezvadnost licencovaných produktů ve vztahu ke všem zákonným požadavkům, zejména požadavkům kvalitativním (tj. technickým, bezpečnostním a hygienickým) a požadavkům na označování zboží, jak jsou stanoveny jednotlivými právními řády. Z tohoto důvodu bývá zdůrazňována nabyvatelova odpovědnost za škodu způsobenou vadou licencovaných produktů.

Dále je nutné ošetřit případy, kdy by jakýkoli právní řád volal poskytovatele k odpovědnosti za nevyhovění požadavkům na kvalitativní znaky výrobku nebo jeho označování, nebo za škodu způsobenou vadou výrobku. Licenční smlouvy tak typicky zavazují licenciáty k podniknutí veškerých právních a faktických opatření nutných k tomu, aby poskytovatele z této odpovědnosti vyvázali, a v každém případě nahradili poskytovateli v plné výši škody, náklady a jiné újmy (včetně nákladů na právní pomoc), které z toho poskytovateli vznikly.

Důležitou otázku tvoří povinnost pojištění licenciáta pro případ škody způsobené vadou výrobku – licencovaného produktu.

Sjednání odpovídajícího pojištění ve stanoveném rozsahu je naprosto běžnou povinností licenciáta – producenta zboží, s tím, že se doporučuje přesně stanovit, v jaké minimální nominální výši je třeba pojištění sjednat a jaké území má pojistka pokrýt.

V praxi přitom často dochází k nedodržení minimální nominální výše pojistky, licenciáti totiž často přijímají tuto povinnost s jakousi vnitřní výhradou, když se jim požadovaný rozsah pojistky zdá zbytečný a / nebo zbytečně nákladný, na druhou stranu jsou si vědomi toho, o jak klíčovou otázku se z pohledu poskytovatelů licencí jedná, proto si „nedovolí“ toto ustanovení plně odmítnout71.

Tento problém může být elegantně vyřešen v případě licenciáta – subjektu patřícího do koncernu, kdy často stačí pouze prověřit pojištění mateřské společnosti a / nebo. celé skupiny, resp. možností jeho čerpání licenciátem v případě vzniku škodní události.

Nabyvatel licence je povinen před zahájením výroby licencovaných výrobků na vlastní náklady v požadovaném územním rozsahu pojistit svou odpovědnost za škodu a / nebo jiné újmy, které by vůči němu mohly být uplatňovány v souvislosti

71 V souvislosti s tímto odkazujeme na část práce zabývající se rozsahem licence, ve které je zmíněna problematika „nadhodnocených“ licencí.

s plněním práv a povinností podle licenční smlouvy s tím, že poskytovatel si navíc může vymínit, že pojištění musí pokrýt i situace, kdy by byly jakékoli nároky odpovědností povahy uplatňovány vůči němu.

Licenciát prokazuje vznik pojistného vztahu na základě žádosti poskytovatele licence. Podle charakteru výrobku může být prokázání vzniku pojistného vztahu odkládací podmínkou účinnosti licenční smlouvy. A nutno dodat, že k takovému řešení se na základě svých zkušeností přikláníme. Počet licenciátů bezvadně plnících tuto povinnost je totiž v praxi velmi nízký.

Nabyvatel je povinen prokazovat poskytovateli na žádost i trvání pojištění. Navíc bývá nabyvatel povinen toto pojištění udržovat v platnosti po stanovenou dobu od chvíle distribuce posledního licencovaného produktu a / nebo ukončení licenční smlouvy.

Neprokázání trvání pojištění může kromě obvykle se vyskytujících smluvních pokut vést až k poskytovatelově možnosti odstoupit od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení (pamatuje-li na to smlouva).

f) Odpovědnost za škodu

Licenční smlouvy často pro případ porušení smluvních povinností deklarují odpovědnost za škodu povinné smluvní strany. Jedná se samozřejmě o pouhou deklaraci, neboť v případě odpovědnosti za škodu se jedná o druhotnou zákonnou povinnost vyplývající z porušení primární povinnosti odpovědného subjektu.

Mnohem zajímavější je proto zakotvení odpovědnosti za škodu povinné smluvní strany v případech, kdy z důvodu porušení smluvní povinnosti nastupuje vymáhání smluvní pokuty. Vzhledem k tomu, že smluvní pokuta je v podstatě paušalizovaná náhrada škody, znamenala by absence takového ustanovení nemožnost souběžného vymáhání smluvní pokuty i náhrady škody (blíže k tomu viz níže).

V této souvislosti považujeme za vhodné uvést krátké obecné pojednání o odpovědnosti za škodu v obchodních závazkově-právních vtazích. Ta je komplexně upravena v ustanoveních § 373 a následujících obchodního zákoníku.

Předpoklady odpovědnosti za škodu vyplývající z porušení závazkových povinností tvoří:

▪ protiprávnost jednání (tzn. porušení nějaké smluvní povinnosti), a

▪ vznik škody, a

▪ příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem škody (kauzální nexus), a

▪ předvídatelnost vzniku škody (resp. její výše), a

▪ absence okolností vylučujících odpovědnost72.

Jak řečeno, jedná se o obecnou úpravu náhrady škody, ustanovení vztahující se k jednotlivým typům obchodních smluv mohou obsahovat další – zvláštní úpravu náhrady škody, ta pak má před obecnou úpravou dle obchodního zákoníku přednost. V případě licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví dle § 508 – 515 obchodního zákoníku zvláštní úprava obsažena není.

Samostatnou otázku představuje možnost limitace odpovědnosti za škodu mezi smluvními stranami. Tato otázka je ze strany právnické veřejnosti hojně řešena73, ústředním motivem této diskuse je náhled na rozpor předmětných dispozitivních ustanovení § 379, 380 a 381 obchodního zákoníku upravujících rozsah náhrady škody74, s kogentním ustanovením § 386 odst. 1 obchodního zákoníku, které stanoví, že nároku na náhradu škody se smluvní strany nemohou před vznikem škody vzdát.

72 Blíže k tomu např. Xxxxxx, J: Odpovědnost za škodu v obchodních vztazích. Právní praxe, 1993, č. 9, str. 508.

73 Viz například Xxxxx, K.: K limitaci náhrady škody a smluvním pokutám. Právní fórum, 2005, č. 6, str. 236 – 239. Xxxx, Xxxx: Několik dalších poznámek ke smluvní limitaci náhrady škody. Právní fórum (ASPI, a.s.), 2006, číslo 12, strana 428

74 § 379 ObchZ: „Nestanoví-li tento zákon jinak, nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk. Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době povinná strana znala nebo měla znát při obvyklé péči.“

§380 ObchZ: „Za škodu se považuje též újma, která poškozené straně vznikla tím, že musela vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti druhé strany.“

§ 381 ObchZ: „Poškozená strana nemá nárok na náhradu té části škody, jež byla způsobena nesplněním její povinnosti stanovené právními předpisy vydanými za účelem předcházení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu“.

Jestliže ovšem obchodní zákoník umožňuje, aby byla v obchodních závazkových vztazích smluvními stranami sjednaná smluvní pokuta, která má v případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, povahu paušalizované náhrady škody, a proto zároveň povahu limitace odpovědnosti za škodu, nemělo by zřejmě nic bránit smluvní limitaci náhrady škody, bude-li vycházet ze zásady přiměřenosti. Přitom k závěru, zda se jedná o přiměřenou limitaci náhrady škody, bude třeba zohlednit v první řadě výši plnění, které obdržela povinná osoba v rámci dané smlouvy75.

Vzhledem k ustanovení § 379 obchodního zákoníku upravujícího předvídatelnost jako předpoklad odpovědnosti za škodu, bude vhodné koncipovat otázku nalezení hranic závazkové odpovědnosti za škodu resp. její limitace do dvou ustanovení: v prvním mohou smluvní strany deklarovat maximální předvídatelnou škodu, která z jejich smluvního vztahu může vzniknout, a omezí svá plnění z titulu náhrady škody takto určenou maximální částkou, ve druhém pak vyloučí náhradu konsekventní a nepřímé škody pro případ, že to české právo umožní. Tak to alespoň autorka koncipovala v praxi. Tímto rozdělením vymezení resp. limitace náhrady škody bude zajištěna oddělitelnost jejich jednotlivých částí pro případ budoucího možného prohlášení jednoho z těchto ustanovení za neplatné.

Další možnost, jak dosáhnout platné limitace náhrady škody, je podřazení smlouvy pod právní řád, který ji umožňuje (např. Velká Británie), v úvahu přichází i možnost tzv. štěpeného obligačního statutu, kdy pod daný právní řád bude podřazeno jen samotná otázka (limitace) náhrady škody. Z hlediska právní jistoty je první možnost zřejmě vhodnější, nicméně komplikovanější.

Míra odpovědnosti za škodu smluvních stran dle té které licenční smlouvy bude však, jako v celé řadě jiných otázek, záviset na vyjednávací schopnosti smluvních stran.

Vedle nastíněné možnosti pokusu limitace náhrady škody se tak nezřídka setkáváme s odpovědností za škodu výslovně rozšířenou i o následné (konsekvenční) škody, tj. škody, které povinná smluvní strana nemohla v naprosté

75 Korektiv poctivého obchodního styku viz § 265 ObchZ

většině případů při vzniku smluvního vztahu předvídat. Zásadně však bude takové ustanovení třeba vyloučit.

g) Doba platnosti smlouvy, ukončení smlouvy

Licenční smlouvu je možné uzavřít na dobu určitou či neurčitou. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, je licenční smlouva považována za udělenou na dobu neurčitou.

V případě osvědčené spolupráce smluvních stran může být licenční smlouva uzavřená na dobu určitou doplněna o možnost automatického prodloužení smlouvy pro případ, že by ani jedna strana ve stanovené lhůtě neoznámila druhé smluvní straně, že na ukončení smlouvy trvá. V případě automatické prolongace si licenční smlouva zachovává charakter smlouvy na dobu určitou, přitom však v případě absence odchylného projevu vůle druhé smluvní strany je automaticky prodlužována na další předem stanovené období (například jeden rok). Opatrně je s tímto nástrojem třeba zacházet v případě, že by se jednalo o licenční smlouvu podléhající vertikální blokové výjimce dle nařízení ES č. 330/2010 a licenční smlouva by chtěla čerpat výhod z ní vyplývajících (např. možnost zakotvení zákazu konkurence). K tomu by ale dle našeho názoru mohlo dojít jen v teoretické rovině, námi zkoumané licenční smlouvy podmínky Vertikální blokové výjimky v naprosté většině případů nesplňují.

g.a) Způsoby ukončení licenční smlouvy

Jako u každé smlouvy, bude i zde hrát důležitou roli možnost ukončení smlouvy. Ať již se jedná o smlouvu na dobu určitou či neurčitou, měla by licenční smlouva předvídat všechny vhodné právní formy ukončení smlouvy, je-li to v zájmu obou smluvních stran, tj. kromě obecně použitelného vypršení doby platnosti smlouvy a dohody smluvních stran i přesně specifikovanou možnost jednostranného odstoupení od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení a možnost výpovědi smlouvy bez udání důvodů.

Vzhledem k tomu, že udělením licence dochází k podstatnému omezení práv vlastníka ochranné známky ve prospěch licenciáta, což může být ještě znásobeno v případě výhradní (výlučné) licence, musí mít poskytovatel licence vždy možnost předčasného ukončení smlouvy pro případ, že se ukáže, že licence není schopná plnit svůj účel, resp. že nabyvatel není schopen či ochoten plnit svěřená práva a převzaté povinnosti. Zvláštní pozornost je tak třeba věnovat možnosti jednostranného odstoupení od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.

Vzhledem k ustanovení § 345 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku a za účelem dosažení právní jistoty smluvních stran je vhodné přesně určit, porušení jakých smluvních povinností bude druhou smluvní stranou považováno za podstatné porušení opravňující druhou smluvní stranu odstoupit od smlouvy. Ve vztahu k porušením ostatních povinností smluvních stran je vhodné doplnit, že samotné porušení ostatních povinností možnost odstoupení od smlouvy nezakládá, založit však může, nedojde-li k nápravě porušení ve stanovené lhůtě. Jedná se však o opis zákonného ustanovení § 346 odst. 1 obchodního zákoníku, jeho obsažení do smlouvy přispívá právní jistotě smluvních stran, nikoli zakládá práva a povinnosti.

Za podstatné porušení označují licenční smlouvy zejména porušení fundamentálních povinností, které tvoří základ spolupráce smluvních stran. Bude se typicky jednat o porušení následujících povinností nabyvatele licence:

Porušení jakékoli povinnosti vztahující se k užívání ochranných známek, tj. zejména

(a) Zákaz neohrozit platnost, rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno jakékoli licencované ochranné známky

(b) Zákaz užívat jakoukoli licencovanou ochrannou známku v pozměněné podobě

(c) Zákaz užívat jakoukoli licencovanou ochrannou známku v rozsahu přesahujícím udělenou licenci

(d) Zákaz užívat jakoukoli licencovanou ochrannou známku pro jiný účel, než pro který byla udělena licence

(e) Povinnost zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo ohrozit poskytovatelovo vlastnictví jakékoli licencované ochranné známky

(f) Povinnost nepřihlásit k ochraně, nezaregistrovat ani neužívat shodnou nebo podobnou ochrannou známku licencované ochranné známce pro shodný nebo

podobný seznam výrobků a služeb, nebo jedná-li se o licencovanou ochrannou známku s dobrým jménem, pro jakýkoli seznam výrobků a služeb

Porušení základních povinností vztahujících se k produkci a distribuci licencovaných produktů / služeb, tj. zejména

(a) Povinnosti uvést licencované výrobky / služby na trh teprve na základě písemného schválení produktů / služeb ze strany poskytovatele licence

(b) Povinnosti zajistit stálou kvalitu licencovaných produktů / služeb

(c) Povinnost označit všechny vyprodukované licenční výrobky dle pokynů poskytovatele

Porušení základních povinností vztahujících se k licenčním poplatkům

(a) Povinnost řádně a včas platit licenční poplatky

(b) Povinnost řádně a včas vykázat výši licenčních poplatků

Možnost odstoupení od smlouvy je navíc v licenčních smlouvách pravidelně navázána na vznik následujících skutečností:

(a) úpadek kterékoli ze smluvních stran,

(b) nežádoucí změna vlastnické struktury licenciáta (např. nabytí rozhodujícího podílu nad nabyvatelem licence ze strany přímého konkurenta poskytovatele licence aj.

Jedná se o takové okolnosti, které mohou výrazným způsobem ovlivnit budoucí možnou spolupráci smluvních stran.

Katalog podstatných porušení smlouvy se samozřejmě bude smlouva od smlouvy lišit, záleží na celé řadě proměnných. Obecně ale můžeme shrnout, že čím cennější ochranná známka je licencována, tím širší tento katalog bude. Ostatně autorka se v praxi touto problematikou hojně zabývala a přes „odpor“ žadatelů o licence vždy prosadila dostatečně široký okruh definice podstatného porušení, nutno dodat, že se vždy jednalo o v této práci nazvané „materiální“ licenční smlouvy sloužící k realizaci větších projektů, jako je zahraniční výroba zboží pod v daném teritoriu prestižní ochrannou známkou, kde byl na straně licencora vždy enormní zájem o kvalitní ošetření dané materie.

Vzhledem k ustanovení § 345 odst. 2 obchodního zákoníku76 obsahující legální definici podstatného porušení smlouvy, není možné vyloučit, že v průběhu realizace smlouvy dojde k porušení smlouvy, které sice dle dikce smlouvy nezakládá podstatné porušení, ale zakládá jej v souladu s uvedeným ustanovením obchodního zákoníku. Odstoupit od smlouvy je možné, stanoví-li tak smlouva nebo zákon (§ 344 obchodního zákoníku).

Pozornost je třeba věnovat i konstrukci samotného ustanovení – po zhodnocení všech relevantních kritérií (zejména osoba licenciáta, dosavadní zkušenosti s licenciátem, délka platnosti a účinnosti smlouvy, náročnost výroby smluvních produktů / služeb aj.) zvolíme, zda možnost odstoupení od smlouvy navázat na samotné podstatné porušení, nebo zda bude mít poškozená strana oprávnění odstoupit od smlouvy teprve poté, kdy povinná strana nenapravila závadný stav ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí byla k tomuto účelu poskytnuta. Přitom v případě ústupku poskytovatele ve prospěch nabyvatele (tj. grace period) bude smlouva samozřejmě obsahovat přesně specifikovanou délku dodatečné lhůty (např. 15 dní po vyzvání77) a formu, v jaké je třeba povinnou stranu k napravení závadného stavu vyzvat.

V praxi se toto ustanovení stává jedním z bodů úrazu jednání smluvních stran, poskytovatelé licencí chtějí co nejširší katalog podstatného porušení, což samozřejmě naráží na odpor budoucích licenciátů, kteří se obávají, aby je toto ustanovení nepřiměřeně nezatížilo resp. neohrozilo. Nutno dodat, že na takto definovaná podstatná porušení smlouvy pravidelně vedle možnosti odstoupit od smlouvy navazují i smluvní pokuty, což obavám na straně žadatelů o licence nepřidá.

76 § 345 odst. 2 ObchZ: „Pro účely tohoto zákona je porušení smlouvy podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy není podstatné.

77 Předepsání požadované formy je žádoucí zejména pro dosažení právní jistoty obou smluvních stran

a pro vyhnutí se budoucím zbytečným sporům. V případě, že nastanou vážné problémy ve spolupráci smluvních stran, není nic horšího, než ústupky stranně povinné z důvodu formálních nedostatků smluvních ujednání.

V případě výpovědi smlouvy (bez udání důvodů) zanikne licenční smlouva uplynutím stanovené výpovědní doby. Předvídání této právní formy ukončení smlouvy je třeba věnovat zvýšenou pozornost především v případě licenčních smluv uzavřených na dobu určitou, tj. v případě, kdy možnost výpovědi není předvídána zákonem, a v případech, kdy smluvním stranám nevyhovuje jednoroční výpovědní doba podpůrně stanovená zákonem.

Obchodní zákoník totiž stanoví, že není-li licenční smlouva uzavřena na dobu určitou, lze ji vypovědět (§ 515). Podpůrně dále stanoví obecnou jednoletou výpovědní dobu účinnou od konce kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ta bude aplikována v případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak.

g.b) Následky ukončení licenční smlouvy

V souvislosti s ukončením smlouvy je vhodné určit jeho následky. Bude se typicky jednat o povinnost přestat užívat ochranné známky, povinnost přestat distribuovat licencované výrobky / služby eventuelně doplněná tzv. výběhovou doložkou, možnost poskytovatele licence odkoupit vyrobené licencované výrobky, povinnost smluvních stran poskytnout potřebnou součinnost pro zajištění výmazu licence z rejstříku ochranných známek apod. Dále je vhodné vyjmenovat povinnosti smluvních stran, které přetrvají i po ukončení smlouvy, typicky například povinnost zaplatit již uplatněné smluvní pokuty, povinnost mlčenlivosti a další povinnosti, z jejichž dikce vyplývá, že mají být zachovány i po ukončení platnosti smlouvy.

Přitom platí, že striktnost následků ukončení licenční smlouvy by měla odpovídat povaze důvodu zániku licenční smlouvy.

Jestliže licenční smlouva zanikne řádně (uplynutím doby, na kterou byla sjednána nebo dohodou smluvních stran) – bude tomu odpovídat i režim jejího faktického ukončování. V takovém případě se často setkáváme s tzv. výběhovou doložkou, která licenciátovi po přesně stanovenou dobu od ukončení licenční smlouvy (nejčastěji tří měsíců) umožní užívání licencované ochranné známky tak, aby mohl

plynule zanechat produkce a distribuce licencovaného zboží / služeb78. Navíc může být obsaženo poskytovatelovo právo / povinnost odkupu vybraných licencovaných produktů

Na druhou stranu bude-li licenční smlouva ukončena z důvodu jejího podstatného porušení na straně licenciáta, budou následky jejího ukončení výrazně striktnější – licenciát bude typicky povinen zanechat licenční výroby a užívání ochranné známky okamžitě, může být například obsažena i licenciátova povinnost stáhnout vybrané licencované produkty z trhu, nebo výjimečně i je i na své vlastní náklady protokolárně zničit.

Co se týče povinností přetrvávajících zánik licenční smlouvy, bude to v první řadě přesně časově vymezená povinnost zachovávat mlčenlivost o tom, co se smluvní strany v souvislosti s uzavíráním a plněním licenční smlouvy dozvěděly.

Další povinností výslovně přetrvávající zánik každé licenční smlouvy by měla být licenciátova povinnost nepřihlásit, nezaregistrovat ani neužívat jakékoli označení shodné nebo podobné s licencovanými ochrannými známkami pro shodné nebo podobné výrobky a služby ani pro výrobky a služby, které sice nejsou shodné či podobné s těmi, pro které jsou licencované ochranné známky registrovány, ale jejich užívání by mohlo vést ke vzniku nebezpečí záměny licenciátem užívaného označení s licencovanými ochrannými známkami na straně veřejnosti včetně nebezpečí asociace.

Dále pak půjde o povinnost uhradit po dobu trvání licenční smlouvy uplatněné smluvní pokuty a další povinnosti, z jejichž znění vyplývá, že mají být zachovány i po skončení platnosti licenční smlouvy.

h) Povinnost mlčenlivosti

Licenční smlouvy stejně jako jiné obchodní smlouvy pravidelně obsahují dohodu o ochraně důvěrných informací ve formě doložky o mlčenlivosti, jejímž objektem jsou

78 Viz přednáška Xxx. Xxxxx Xxxx na téma licenční smlouvy k průmyslovým právům v rámci Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví, 05/2009.

přesně vymezené informace definované jako důvěrné, na jejichž ochraně mají smluvní strany zájem.

Těmito informacemi jsou nejčastěji veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, právní, technické, finanční, organizační či jiné povahy (tj. např. technická data, materiály, stanoviska, návody, návrhy apod.), které si smluvní strany po dobu své obchodní spolupráce zpřístupní a nejsou běžně dostupné např. z veřejných rejstříků nebo jiných veřejně přístupných databází, a které jsou pro účely nejen licenčních smluv považovány za informace důvěrné povahy (dále jen „důvěrné informace“). Nemusí se přitom nutně jednat o informace tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 ObchZ79.

Protože se jedná o velmi citlivá, obchodně využitelná data, zavazují se smluvní strany navzájem (v první řadě však poskytovatel nabyvatele) ve speciální doložce o mlčenlivosti (non disclosure agreement, NDA) nezpřístupnit obsah těchto sdělení třetím osobám, s výjimkami stanovenými ve smlouvě, případně vyplývajícími přímo z právních předpisů, a dále nepoužít důvěrné informace pro jiný účel, než pro který byly poskytnuty, nebo v rozporu s účelem poskytnutí, a to ve svůj prospěch nebo ve prospěch jakékoli třetí osoby.

Hranice povinnosti mlčenlivosti jsou typicky tvořeny následujícími případy:

• veřejně dostupné informace (za předpokladu, že nejsou veřejně dostupné v důsledku jednání povinné strany);

• povinná strana získala předmětnou informaci zákonným způsobem ještě před tím, než jí ji sdělila druhá smluvní strana;

• informace, k jejichž zveřejnění dala příslušná smluvní strana souhlas;

• poskytnutí informace je vyžadováno věcně příslušným orgánem veřejné moci na základě zákona a v jeho mezích.

Smluvní strany je třeba zavázat i k tomu, aby zajistily utajování důvěrných informací ze strany svých zaměstnanců i jakýchkoli dalších osob, kterým budou důvěrné

79 § 17 ObchZ definuje obchodní tajemství jako „veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje“.

informace v souvislosti s realizací smlouvy zpřístupněny. Za jednání těchto osob však bude odpovědná příslušná smluvní strana.

Smluvní strany přitom, není-li to nezbytně nutné pro účely realizace smlouvy, nebudou oprávněny pořizovat si z důvěrných informací zpřístupněných v jakékoli formě výpisy, opisy ani je jakýmkoli jiným způsobem zpracovávat.

V případě, že kterákoli smluvní strana poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou v dohodě o ochraně důvěrných informací ve formě doložky o mlčenlivosti, nejen že bude druhé smluvní straně odpovídat za škodu tím způsobenou, navíc ale bude vedle odpovědnosti za škodu obvykle povinna uhradit i smluvní pokutu.

Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu účinnosti licenční smlouvy, z její podstaty však vyplývá, že jde o jednu z povinností přetrvávající i po ukončení smlouvy.

Pro případ, že by snad licenční smlouva neobsahovala doložku o mlčenlivosti smluvních stran, nebo by byla sjednána v nedostatečném rozsahu, poslouží ustanovení § 513 obchodního zákoníku upravující povinnost nabyvatele licence utajovat poskytnuté podklady a informace před třetími osobami, která trvá i po zániku smlouvy. Tato povinnost se nevztahuje na informace, z jejichž povahy je zřejmé, že poskytovatel licence nemá zájem na jejich utajování, nebo stanoví-li tak smlouva.

Tato zákonná povinnost navazuje na ustanovení § 512 obchodního zákoníku ukládající poskytovateli licence poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace nutné pro výkon práva ze smlouvy.

O nakládání s důvěrnými informacemi před uzavřením smlouvy – tj. v rámci jednání o uzavření smlouvy - viz § 271 obchodního zákoníku. Informace označené jako důvěrné nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to pod sankcí odpovědnosti za škodu obdobně dle ustanovení §§ 373 a následujících ObchZ80. Tato povinnost váže jednající osoby nezávisle na faktu, zda došlo k uzavření smlouvy či ne.

80 Deliktní odpovědnost příslušného subjektu, vyplývající z porušení povinností stanovených v zákoně (ObchZ).

Ustanovení paragrafu 271 obchodního zákoníku bude relevantní mj. v případě nekorektního jednání žadatelů o licence, kteří svůj zájem pouze předstírají za účelem získání utajovaných informací poskytovatele licence, s čímž jsme se v praxi bohužel také setkali.

i) Řešení sporů

Smluvní strany musí již při uzavírání smlouvy pamatovat na to, že v souvislosti s realizací smlouvy může dojít ke vzniku celé řady sporů. Proto je vhodné určit instituci příslušnou k řešení budoucích možných sporů již v licenční smlouvě. Zejména vhodné je to v případě licenčních smluv s mezinárodním prvkem.

Smluvním stranám se v této souvislosti nabízí celá řada možností. Buď – a tak to bude i v případě, že nebude toto ustanovení do smlouvy začleněno – mohou smluvní strany ponechat rozhodování případných sporů civilnímu soudnictví, nebo zvolí jeden z nástrojů alternativního řešení sporů81.

Způsobů alternativního řešení sporů je celá řada – smluvní strany mají na výběr od nejvíce formalizovaného rozhodčího řízení, jehož výsledkem je pro obě strany sporu závazný rozhodčí nález, který v případě nesplnění povinností z něj vyplývajících může sloužit jako exekuční titul, až po neformální metody typu mediace či konciliace, kde mají smluvní strany průběh řízení pod kontrolou, a jejichž výsledkem je nanejvýš dohoda o narovnání, která v žádném případě nemůže posloužit jako exekuční titul. Možná je také kombinace obojího, kdy formálnější rozhodčí řízení následuje teprve poté, nepodařilo-li se stranám sporu najít konsensu v průběhu volnější mediace či konciliace82.

81 Alternativní řešení sporů neboli Alternative Dispute Resolution (ADR)

82 WIPO Arbitration and Mediation Center vyvinulo vzorové rozhodčí a mediační doložky, stejně tak i doložky podřizující případný spor kombinaci obou způsobů. Blíže k tomu xxxx://xxxxxxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx.xxxx

Volba konkrétního způsobu alternativního řešení sporu leží výhradně a pouze v rukou smluvních stran a závisí na celé řadě proměnných (potřeby smluvních stran, vztahy panující mezi smluvními stranami, zkušenosti s ADR etc.)83.

Obecně však je v alternativním řešení sporů možno shledávat celou řadu výhod oproti klasickému soudnímu řízení, jedná se o rychlejší a důvěrnější metodu řešení sporů ze strany nezávislého orgánu, jejíž průběh a výsledek je více či méně v rukou stran sporu, která navíc umožňuje vyřešit předmět sporu v jediném řízení. Tyto závěry ovšem za podmínky důkladného výběru osob příslušných pro rozhodování sporu.

Na druhou stranu se však také jedná o metodu nákladnější, která v případě, že se jedná o jiné než arbitrážní řízení, nevede k vydání prosaditelného rozhodnutí. I nejvíce formální arbitrážní řízení je použitelné jen pro určitý okruh sporů (tj. výhradně a pouze majetkové spory), rozhodčí nález je v případě absence odlišného ujednání smluvních stran nepřezkoumatelný a řízení finančně náročné.

V některých případech však okolnosti využití alternativních metod řešení sporů neumožňují, v těch pak zůstává jako jediná možná cesta klasické civilní řízení soudní.

j) Otázka sublicence

Možnost sublicence je ze zákona (§ 511 odst. 2 ObchZ) vyloučena. Jedná se však o dispozitivní ustanovení, jehož aplikace může být souhlasným projevem vůle smluvních stran vyloučena.

Z tohoto důvodu obsahují licenční smlouvy ustanovení umožňující udělení sublicence (tj. podlicence) ze strany nabyvatele licence ve prospěch třetích stran, případně

83 Mezi jednotlivé metody alternativního řešení sporů patří např. renegociace, smírčí skupina (Dispute Resolution Board - DRB), expertní zásah (Expert Intervention – EI), zprostředkování (mediace) a její varianty (zprostředkování závislou osobou, částečně závazná mediace, smírčí řízení neboli konciliace), rozhodčí řízení (institucionalizovaná arbitráž či arbitráž ad hoc, které jsou rozhodovány jako arbitráž podle práva, arbitráž přátelským urovnáním a arbitráž podle ekvity). Blíže k tomu Xxxxxxxxx, X. a kol.: Civilní právo procesní. Praha: Linde Praha, 2004. str. 629 a násl.

omezení tohoto práva na vymezený rozsah subjektů (např. subjekty patřící do koncernu nabyvatele, osoby podnikající ve stejném oboru etc.).

Často se však naopak setkáváme s opisem předmětného zákonného ustanovení deklarujícím nemožnost udělení sublicence. Poskytovatel licence totiž při zachování stávajících podmínek nemusí mít zájem na změně osoby oprávněné užívat jeho ochranné známky.

2.2.4 NAHODILÉ NÁLEŽITOSTI LICENČNÍ SMLUVY (MARGINALIA NEGOTII)

Nahodilé náležitosti licenční smlouvy jsou taková ujednání, která se v licenční smlouvě vyskytují nepravidelně (nahodile), upravují otázky podružné, bez nichž se licenční smlouva může obejít a na které zpravidla nepamatují ani dispozitivní právní předpisy84.

Mezi nahodilé náležitosti materiální licenční smlouvy patří například zajištění závazků vyplývajících z licenční smlouvy, odkládací nebo rozvazovací podmínky účinnosti licenční smlouvy a / nebo licence, ujednání o započitatelnosti vzájemných pohledávek, informační povinnost licenciáta vůči poskytovateli licence o důležitých informacích relevantních pro naplňování licenční smlouvy neboli doložka o výměně informací, poskytovatelovo prohlášení, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla narušit realizaci licenční smlouvy ze strany licenciáta, marketingové plány aj.

Z naznačených nahodilých náležitostí vyzdvihněme důležitost smluvní pokuty, proto se jí věnujme podrobněji:

a) Zajištění licenčních smluvních vztahů – smluvní pokuta

Smluvní pokuta je jedním z nástrojů zajištění závazkových právních vztahů, které posilují postavení věřitele vůči dlužníkovi. Smluvní pokuta navíc slouží jako prevence porušení smluvních povinností tím, že představuje konkrétní hrozbu pro případ

84 Knapová, M, Xxxxxxx, X. a kol: Občanské právo hmotné. Svazek II. Praha: ASPI Publishing s.r.o., 2002, str. 79.

nesplnění stanovené smluvní povinnosti. Zároveň však, není-li stanoveno jinak, slouží jako paušalizovaná náhrada škody85.

Jak bylo uvedeno výše, smluvní pokuta může sloužit dvěma různým cílům. Buď se jedná o „pravý“ nástroj zajištění plnění závazkových právních vztahů s tím, že nebude-li plněno, je povinná strana vedle původní povinnosti povinna splnit i další dodatečně přistupující povinnost zaplatit stanovenou částku jako paušalizovanou náhradu škody vzniknuvší druhé, tj. poškozené smluvní straně – a v takovém případě se dopředu předpokládá, že bude smluvní pokuta také vymáhána, nebo se jedná o nástroj čistě preventivní, jehož účelem je psychologicky působit na stranu povinnou tak, aby plnila to co má. V takovém případě však strana, v jejíž prospěch byla smluvní pokuta sjednána, většinou dopředu s vymáháním splatné licenční pokuty nepočítá. Krása smluvní pokuty však spočívá právě v tom, že ipso sensu dokáže oba tyto cíle umě zkombinovat – samozřejmě dle potřeb oprávněné smluvní strany.

Ustanovení zakotvující smluvní pokutu se v licenčních smlouvách vyskytují typicky jako prostředek zajištění splnění fundamentálních právních povinností. V závislosti

85Základní ustanovení upravující smluvní pokutu se nacházejí v § 544 – 545 ObčZ. Zvláštní ustanovení doplňující institut smluvní pokuty v obchodněprávních vztazích obsahují ustanovení

§ 300 – 302 ObchZ.

Ustanovení o smluvní pokutě ukládají dlužníku povinnost zaplatit určitou částku v případě nesplnění konkrétně stanovené smluvní povinnosti. Zákon pro sjednání smluvní pokuty vyžaduje písemnou formu, jinak jde o ustanovení absolutně neplatné. Nevyplývá-li z ustanovení o smluvní pokutě něco jiného, je dlužník povinen plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, i po jejím zaplacení. Zároveň jestliže z ustanovení o smluvní pokutě nevyplývá něco jiného, není věřitel oprávněn požadovat náhradu škody způsobené nesplněním povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta (tzn. jak bylo uvedené výše, smluvní pokuta má povahu paušalizované náhrady škody).

Ustanovení § 301 ObchZ upravuje tzv. moderační právo soudu snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu, když stanoví, že nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, a to až do výše škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody vzniklé později je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty podle § 373 a násl. Jedná se o kogentní ustanovení, které nemůže být vyloučeno shodnou dohodou smluvních stran.

V obchodních závazkových právních vztazích je povinnost zaplatit smluvní pokutu, není-li stanoveno jinak, povinností objektivní – tzn. dlužník se nemůže z povinnosti zaplatit smluvní pokutu vyvinit tím, že prokáže, že porušení smluvní povinnosti nezavinil, anebo prokáže existenci okolností vylučujících odpovědnost v době, kdy mělo být plněno.

Navíc v obchodních závazkových vztazích platí, že odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení již uplatněné smluvní pokuty. Zanikne-li smlouva odstoupením od smlouvy pro porušení smluvní povinnosti ze strany druhé smluvní strany – tj. dle obchodního práva s účinky ex nunc – toto odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení již uplatněné smluvní pokuty. To znamená, že věřitel, který odstoupil od smlouvy z důvodu nesplnění povinnosti druhé smluvní strany, může vynutit zaplacení sjednané smluvní pokuty, která byla po dobu účinnosti smlouvy řádně uplatněna.

na výši sjednané smluvní pokuty se může jednat buď o mírnější nástroj vhodně doplňovaný dalšími nástroji koncipovanými tak, aby donutily druhou smluvní stranu k splnění těchto povinností (např. možnost ukončit smlouvu, zvýšení licenčních poplatků, omezení rozsahu licenční smlouvy apod.), anebo o přísnější nástroj, který může mít pro druhou smluvní stranu fatální následky. Není však vyloučeno, že bude i přísná smluvní pokuta doprovázena dalšími ustanoveními majícími pro stranu povinnou významné právní důsledky.

Otázka začlenění smluvních pokut do licenční smlouvy však není výhradně právně teoretického charakteru. Budoucí poskytovatelé licencí při vyjednávání podmínek licenční smlouvy často naráží na odpor žadatelů o licence vůči smluvním pokutám, které bývají vnímány jako „šikana“ přespříliš zatěžující nabyvatele licence. Marná pak bývá snaha poskytovatele vysvětlit druhé smluvní straně, že se z velké části případů jedná skutečně jen o preventivní nástroj zajišťující plnění vybraných povinností. A tak tato preventivní snaha ošetřit smlouvu pro případy neplnění stanovených povinností v případě trvání smluvních stran na svých stanoviscích může vyústit i v žadatelovo stažení návrhu na udělení licence a tím rozvázání jakékoli spolupráce. S podobnými případy máme z praxe zkušenosti.

2.2.5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Závěrečná ustanovení licenčních smluv se shodují se závěrečnými ustanoveními jakékoli jiné smlouvy, typicky vyskytujícími se ustanoveními jsou doložka o ne / možnosti postoupení práv a povinností vyplývajících z licenční smlouvy na 3. osoby, doložka o ne / možném přechodu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na právní nástupce smluvních stran, doložka citující právní předpisy, kterými se právní vztah smluvních stran řídí v otázkách smlouvou neupravených (tzn. v otázce licenčních smluv typicky obchodní zákoník), doložka o počtu vyhotovení, doložka o příslušnosti k řešení sporů vyplývajících ze smlouvy, salvátorská klauzule, doložka o nutnosti písemné formy pro případ jakýchkoli změn či dodatků, případně doložka obsahující zvláštní ustanovení pro doručování a závěrečná doložka o úplném souhlasu smluvních stran s obsahem smlouvy.

3. LICENČNÍ SMLOUVY S MEZINÁRODNÍM PRVKEM

V případě licenčních smluv s mezinárodním prvkem je mimořádně důležitá otázka volby rozhodného práva a určení instituce příslušné k řešení případných sporů ze smlouvy vyplývajících. Vhodný výběr obou těchto institutů umožňuje podřídit smlouvu právnímu řádu, který aprobuje zamýšlené cíle, které tak budou šetřeny i v případném sporu, a tím zásadně přispívá k právní jistotě smluvních stran.

3.1 Určení rozhodného práva – volba práva

Určením rozhodného práva (tzv. volbou práva) se rozumí shodný projev vůle smluvních stran, že se jejich právní vztah bude řídit (bude podřízen) zvoleným právním řádem.

V českém právním řádu je základní normou mezinárodního práva soukromého a procesního zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, který volbu práva účastníků závazkových právních vztahů s mezinárodním prvkem předvídá v ustanovení § 9. Tato úprava přitom vychází z tzv. neomezené volby práva, kdy účastníci smluvních vztahů mohou zvolit jakýkoli právní řád, aniž by byli nuceni k volbě právního řádu nějakým způsobem souvisejícího s prvky smluvního vztahu86.

Určení rozhodného práva může být učiněno jak výslovně tak zřejmě i konkludentně. Není vyloučena ani situace, kdy různé části závazkového právního vztahu budou podřízeny různým právním řádům (tzv. štěpení obligačního statutu). K takové situaci může dojít například v případě, kdy smluvní strany chtějí do smlouvy zahrnout institut, který v rámci zvoleného právního řádu není přijímán jednoznačně, kdežto v jiném právním řádu je přípustný bez výhrad (například podřazení limitace náhrady škody anglickému právu, když zbytek smlouvy se bude řídit českými právními předpisy).

86 Pauknerová, M: K některým stále aktuálním otázkám obchodních smluv s mezinárodním prvkem. II. část. Právní praxe v podnikání, 1994, č. 12, str. 22.

Obvykle bude volba práva učiněna již v samotné smlouvě, může k ní dojít i dodatečně, například v rámci řešení vzniklého sporu, ale i kdykoli jindy87.

Volba práva je převážně vykládána jako volba hmotného práva. Aby však smluvní strany vyloučily případnou aplikaci kolizních norem daného právního řádu, je třeba toto ve smlouvě výslovně vyloučit.

Určení rozhodného práva není podstatnou náležitostí smlouvy, tedy ani licenční smlouvy s mezinárodním prvkem, proto v případě, že účastníci právního vztahu s mezinárodním prvkem nezvolí rozhodné právo, a na právní vztah se nebude vztahovat žádný soubor mezinárodních či „nadnárodních“ platných právních norem, bude třeba určit rozhodné právo s pomocí kolizních norem obsažených v relevantním právním předpise – v případě České republiky pak zákoně č. 97/1963 Sb, o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů. Tato norma ve svém § 10 odst. 1 v první řadě stanoví: „nezvolí-li účastníci rozhodné právo, řídí se jejich vztahy právním řádem, jehož použití odpovídá rozumnému uspořádání daného vztahu“, přičemž v následujícím odstavci stanoví hraniční určovatele pro vybrané typy smluv. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví však mezi vyjmenovanými smluvními typy chybí, proto na ni bude třeba aplikovat odstavec 3: „Jiné smlouvy spravují se zpravidla právním řádem státu, v kterém obě strany mají sídlo (bydliště); nemají-li sídlo (bydliště) v témže státě a uzavírá-li se smlouva mezi přítomnými, právním řádem místa, kde byla smlouva uzavřena; byla-li uzavřena mezi nepřítomnými, právním řádem sídla (bydliště) příjemce návrhu na uzavření smlouvy“.

To, že smluvní strany přistoupily k zvolení rozhodného práva, neznamená, že na jejich právní vztah nebudou aplikovány veřejnoprávní normy obecné povahy.

Obchodní zákoník stanoví v § 267 odst. 3 oddělitelnost dohody o volbě práva od neplatné smlouvy. Tuto prohlašuje za neplatnou pouze v případě, že se na ni

87 Blíže k tomu Xxxxxxxxxx, A. J.: Volba práva v závazkových vztazích s mezinárodním prvkem. Právní fórum (ASPI, a.s.), 2006, č. 3, str. 82.

vztahuje důvod neplatnosti. A naopak neplatnost dohody o volbě práva se netýká neplatnosti smlouvy, jejíž je součástí88.

3.2 Řešení sporů

I když jsou smluvní strany při uzavírání smlouvy vedeny tou nejlepší vůlí, měly by si vždy uvědomovat, že v průběhu realizace smlouvy může docházet k větším či menším sporům a tyto případy ve smlouvě ošetřit. Smlouvy proto obsahují ustanovení o tom, že případné spory budou řešeny smírně vzájemným jednáním smluvních stran, pro případ neúspěchu těchto jednání však je třeba pamatovat na určení orgánu příslušného pro řešení sporů. V případě smluv s mezinárodním prvkem, tj v našem případě licenčních smluv k ochranným známkám s mezinárodním prvkem, je tato potřeba mimořádně naléhavá. Spolu s otázkou určení rozhodného práva se jedná o klíčové body každé takové smlouvy.

Volba konkrétního způsobu řešení sporů leží výhradně a pouze na smluvních stranách. Vždy je ale žádoucí ji doplnit – smluvní strany se tak vyhnou právní nejistotě - kdo, kde, v jakém jazyce a podle jakých právních předpisů bude který spor rozhodovat.

Smluvní strany mají na výběr mezi civilním soudnictvím nebo nejrůznějšími typy méně formalizovaného řízení jako rozhodčí, mediační či konciliační řízení (blíže k tomu v samostatné kapitole výše). Osobně se přikláníme k doporučení volit v případě ČR příslušnost obecných soudů.

4. ÚČINNOST LICENČNÍ SMLOUVY VŮČI TŘETÍM OSOBÁM

Obchodní zákoník v § 509 odst. 1 stanoví, že „stanoví-li tak zvláštní předpis, vyžaduje se k výkonu práva poskytnutého na základě smlouvy zápis do příslušného rejstříku těchto práv“. Jedná se přitom o ustanovení kogentní povahy.

88 To samé platí o volbě Obchodního zákoníku a dohodě o řešení sporu mezi smluvními stranami.

Zákon o ochranných známkách předepisuje povinnost registrace licenčních smluv v rejstříku ochranných známek ve svém § 18 odst. 3, když stanoví, že „licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku, o zápis do rejstříku je oprávněna požádat kterákoliv ze smluvních stran“.

Náležitosti žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek jsou stanoveny v § 8 vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách89. Nemá-li žádost o zápis licenční smlouvy formální vady (a je-li včas zaplacen správní poplatek), zapisuje Úřad licenční smlouvu do rejstříku ochranných známek velice rychle (během několika dnů až týdnů).

Je třeba však poznamenat, že licenční smlouva je pro smluvní strany účinná dnem uvedeným ve smlouvě (zpravidla dnem podpisu smlouvy) a nabyvatel je oprávněn ochrannou známku užívat od účinnosti licenční smlouvy, nikoli až ode dne jejího zápisu do rejstříku ochranných známek.90 Proto také v praxi dochází hojně k tomu, že se uzavřené licenční smlouvy v rejstříku ochranných známek neregistrují. Blíže k této problematice výše.

5. SOUTĚŽNÍ ASPEKTY LICENČNÍCH SMLUV K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM

5.1 Soutěžní aspekty obecně

5.1.1 Vztah práv duševního vlastnictví a soutěžního práva

Pojďme se úvodem této kapitoly nejdříve věnovat vztahu práv k duševnímu vlastnictví a soutěžního práva obecně.

89 Jsou jimi: údaje o ochranné známce, údaje o totožnosti poskytovatele licence, údaje o totožnosti nabyvatele licence, označení výrobků nebo služeb, jichž se licenční smlouva týká, nebo údaj, že se licenční smlouva týká všech výrobků a služeb, údaj o tom, zda je licence výlučná nebo nevýlučná, podpis.

K žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku se přikládá licenční smlouva nebo jiný doklad prokazující poskytnutí licence. Jsou-li v jiném než českém jazyce, Úřad je oprávněn vyžádat si překlad do češtiny.

90 srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 7 A 18/2002 a Nejvyšší soud, 32 Cdo 1817/2008

Porovnáme-li funkci práv z duševního vlastnictví, kterou je zajistit vlastníkům daných práv určitou ochranu vůči komukoli, kdo by chtěl neprávem těžit z inovace, rozlišovací způsobilosti nebo jiné základní vlastnosti předmětu duševního vlastnictví, a to ve formě absolutně (erga omnes) působících práv, s funkcí soutěžního práva, kterou je zajištění a udržení hospodářské soutěže na relevantním trhu, tj. zajištění fungující plurality soutěžících subjektů a nezkreslené soutěže mezi nimi, potažmo se základní funkcí trhu, jíž je snaha zajistit maximální produkci co nejkvalitnějších výrobků za co nejnižší ceny, můžeme na první pohled usuzovat na vzájemný konflikt soutěžních pravidel a pravidel upravujících práva z duševního vlastnictví. Z tří základních pilířů soutěžního práva máme na mysli právo kartelové a antimonopolní.

Při bližším zkoumání bychom však měli dojít k závěru, že účel obou právních odvětví je rovnocenný, je jím „podpora tvůrčí inovace, ekonomického růstu, soutěživosti a v důsledku toho zlepšení blahobytu konečného potřebitele“9192.

Právo z duševního vlastnictví jakožto právo absolutní povahy vylučující z užívání jeho předmětu - nehmotného statku - bez souhlasu jeho majitele jakékoli třetí osoby, představuje legální časově, teritoriálně a věcně vymezený monopol jeho vlastníka, který v případě úspěšné komercionalizace produktu nesoucího toto právo na trhu získává určitou výhodu vůči ostatním soutěžitelům. Tento legální monopol – exkluzivita – je vyjádřením státní podpory tvořivé lidské činnosti a odměnou za vytvoření něčeho nového.

Obecně řečeno existence práva k duševnímu vlastnictví sama o sobě nezakládá protisoutěžní jednání jeho vlastníka, výkon tohoto práva však soutěžní normy porušit může. Ostatně o tom hovoří i samotná dohoda TRIPS, když ve svém článku 40 odst.

1 deklaruje, že „členové se shodli na tom, že některé licenční praktiky nebo podmínky vztahující se k právům duševního vlastnictví, které omezují soutěž, mají

91 Utěšený, P.: Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu. Praha: X.X Xxxx, 2003. str. 6.

92 Vztah práva k duševnímu vlastnictví a práva soutěžního byl předmětem diskuse i na nedávné Svatomartinské konferenci pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 11. a 12. listopadu 2009. Vztah soutěžních norem a práva duševního vlastnictví bylo popsáno jako

„partnerství pro inovaci“ (rozdílné nástroje za účelem dosažení stejného cíle) – „pod proudem“ (vzájemné omezování). „A partnership for innovation under strain“. Blíže k tomu prezentace Xxxx- Xxxx Xxx: Intellectual property and competition law prezentovaná v rámci této konference. Zdroj: xxx.xxxxxx.xx

nepříznivé účinky na obchod a mohou být překážkou převodu a rozšiřování technologií“.

Výkon práva k duševnímu vlastnictví je způsobilý naplnit obě relevantní skutkové podstaty soutěžního práva, tj. zakázané kartelové dohody a zneužití dominantního postavení93. Navíc bude třeba posuzovat soulad výkonu práva k duševnímu vlastnictví s články 28 až 30 Smlouvy ES94.

5.1.2 Aplikace základních soutěžních pojmů na ochranné známky

Podnik v evropském právu

Vlastník ochranné známky (stejně tak jako vlastníci jiných průmyslových práv) naplňují definiční znaky podniku ve smyslu evropského práva, proto je můžeme považovat za adresáty soutěžních norem.

Soutěžitel v českém právu

Vlastník ochranné známky splňuje definiční znaky soutěžitele ve smyslu českého soutěžního práva, proto s ním může být nakládáno jako s adresátem předmětných právních norem.

Ať již je adresátem soutěžních norem podnik nebo soutěžitel, vlastník ochranné známky naplňuje pro účely posuzování adresnosti soutěžněprávních norem jeho

93 V této souvislosti se hovoří o teorii rozdílu mezi existencí a výkonem práva k duševnímu vlastnictví, která byla doplněna o zajištění tzv. zvláštního předmětu ochrany. Ten je definován pro každé právo z duševního vlastnictví samostatně a takto definovaný předmět ochrany resp. jeho naplnění ze strany vlastníka předmětného nehmotného statku je garantováno. Proto také jednání vedoucí k naplnění zvláštního předmětu ochrany nemůže být posuzováno jako protisoutěžní. Zvláštní předmět ochrany pro ochranné známky byl vymezen následovně: „ochranné známky mají zaručovat, že vlastník má výhradní právo používat ji za účelem prvního uvedení do oběhu výrobků chráněných ochrannou známkou, a tak je chránit proti soutěžitelům, kteří si přejí těžit z postavení a věhlasu ochranné známky prodáváním výrobků nelegálně nesoucích takovou známku“ (věc 16/74 Centrafarm vs. Winthrop) – blíže k tomu Xxxxxxx, X., Xxxxxxx, P., Xxxxx, J.: Soutěžní právo. 1. vydání. Praha: X.X.Xxxx, 2006, str. 197.

94 Čl. 30 Smlouvy stanoví, že články 28 a 29 zakazující množstevní omezení dovozu a vývozu mezi členskými státy nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné mj. ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy.

definici – tj. i jednání vlastníka ochranné známky spadá pod osobní působnost norem soutěžního práva95.

Relevantní trh

Pro správné určení relevantního trhu slouží 3 pomocné kategorie – věcné, územní a časové hledisko.

Věcný relevantní trh dále podle povahy výrobku členíme na primární a sekundární, přičemž platí, že právo k duševnímu vlastnictví poskytuje ochranu výlučně na primárním trhu, sekundární trh by měl být vyhrazen volné soutěži.

5.2 Kartelové dohody

Kartelové dohody jsou dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže.

5.2.1 Komunitární právní úprava kartelového práva

a) Základní právní úprava

Základ komunitární úpravy kartelového práva je obsažen v ustanoveních hlavy VI. kapitoly 1 oddílu 1 Smlouvy ES: Pravidla hospodářské soutěže – pravidla platná pro podniky, konkrétně v článku 81 Smlouvy ES, který ve svém prvním odstavci stanoví:

„Se společným trhem jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na společném trhu, zejména ty, které:

a) přímo nebo nepřímo určují nákupní nebo prodejní ceny anebo jiné obchodní podmínky;

b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický rozvoj nebo investice;

95 Xxxxxxx, X., Xxxxxxx, P, Xxxxx, J.: Soutěžní právo. 1. vydání. Praha: X.X.Xxxx, 2006. str. 207.

c) rozdělují trhy nebo zdroje zásobování;

d) uplatňují vůči obchodním partnerům rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodněni v hospodářské soutěži;

e) podmiňují uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí.“

Tyto dohody jsou prohlášeny za od počátku neplatné.

Podle odstavce 3 téhož článku může být odstavec 1 prohlášen za neúčinný pro dohody nebo kategorie dohod mezi podniky, rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie, které přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře technického nebo hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná a neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části výrobků tímto dotčených.

Z výše uvedeného je zřejmé, že adresátem komunitárních soutěžních norem je

„podnik“, a to aniž by byl tento pojem v některém komunitárním právním předpise normativně vymezen. Definice pojmu podniku byla přenechána evropské judikatuře, dle které naplňují pojem podnik dva definiční znaky: ekonomicky samostatná jednotka - entita (bez ohledu na její právní formu či způsob financování) a výkon hospodářské činnosti96. Pojem podniku je tak založen na funkčním a dynamickém pojetí97.

Charakteristika podniku jako ekonomicky samostatné jednotky98 musí plnit zásadní úlohu ve věci posuzování adresnosti evropských soutěžních norem dceřiným společnostem patřícím do koncernu respektive koncernu samotnému. Praktickými důsledky této úvahy pak bude zejména neaplikovatelnost článku 81 odst. 1 SES na dohody mezi jednotlivými subjekty koncernu (existence soutěže je zde pojmově vyloučena), neaplikovatelnost článku 82 SES na praktiky mezi subjekty koncernu, které by za „normálních okolností“ zakládaly zneužití dominantního postavení (za

96 Rozsudek ESD ve věci Xxxxxx a Xxxxx vs. Macrotron GmbH, 1991, C – 41/90, rozsudek ESD ve věci T-11/89, Shell, SbSD 1992, II-757

97 Xxxxx, J: Podnik nebo soutěžitel … záleží na tom?. Právní rozhledy, 2006, č. 5.

98 Xxxxx, J: Podnik nebo soutěžitel … záleží na tom?, Právní rozhledy, 2006, č. 5.

předpokladu, že nedojde k poškození práv a oprávněných zájmů třetích osob), povinnost zohlednit výši tržního podílu celé skupiny na relevantním trhu a z toho vyplývající konsekvence (posuzování dohody jako dohody de minimis, aplikovatelnost blokových výjimek vztahujících se na dohody do určité hraniční hodnoty, výše hrozících pokut etc.).

Jak uvádí X. Xxxxx, „aby mohly být dceřiné společnosti považovány za podnik (a nikoli jen závislou složku většího „podniku“), musela by být v konkrétním případě doložena jejich ekonomická nezávislost (zejm. co do řízení) na mateřské společnosti nebo společnostech. Není-li taková ekonomická samostatnost doložena, a je-li tedy příslušná dceřiná společnosti jen součástí širší hospodářské jednotky, tvoří dle evropského soutěžního práva spolu s dalšími složkami téže hospodářské jednotky podnik jediný“99.

Od hmotněprávní otázky adresnosti soutěžněprávních norem je třeba rozlišovat otázku přičitatelnosti protiprávního chování, tedy otázku ryze procesněprávní. V této souvislosti bude třeba aplikovat zásadu kolektivní odpovědnosti skupiny za protiprávní jednání jejich složek.

b) Blokové výjimky

Blokové (nebo také skupinové) výjimky jsou vydávány na základě ustanovení čl. 83 odst. 1 a 2 písm. b) a c) Smlouvy ES (článek 103 odst. 1 a 2 písm. b) a c) Xxxxxxx o fungování Evropské unie), dle kterého může Rada na návrh Komise (resp. Komise na základě nařízení Rady č. 19/65/EHS) vydat nařízení nebo směrnice potřebné k provedení zásad stanovených v čl. 81 a 82 Smlouvy ES, ve kterých stanoví podrobnosti ohledně poskytování výjimek a v případě potřeby podrobněji vymezí rozsah uplatnění čl. 81 a 82 Smlouvy ES v jednotlivých hospodářských odvětvích.

Blokové výjimky obsahují především přehled dovolených a nedovolených smluvních ujednání (tzv. bílé a černé klauzule), dříve vydané blokové výjimky obsahovaly i tzv. šedé klauzule, tzn. smluvní ujednání, které nebylo možné jednoznačně označit za dovolená či nedovolená. Výsledek přezkoumání souboru blokových výjimek byl

99 Xxxxx, J: Podnik nebo soutěžitel … záleží na tom?. Právní rozhledy, 2006, č. 5.

shrnut v tzv. Zelené knize. Dva nejdůležitější závěry spočívaly v opuštění systému šedých klauzulí, přičemž důvod tohoto opatření je nasnadě - šedé klauzule nebyly schopné poskytnout podnikům dostatečnou právní jistotu, a v redukci počtu skupinových výjimek cestou sloučení příbuzných materií do jednoho nařízení.

Nejdůležitější blokové výjimky:

▪ Nařízení Komise č. 2790/1999/ES, o aplikaci čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, od 1.6.2010 nahrazené nařízením Komise 330/2010 o použití článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě.

▪ Nařízení Komise č. 2658/2000/ES, o aplikaci čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod o specializaci od 1.1.2011 nahrazené nařízením Komise č. 1218/2010 o použití článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie specializačních dohod.

▪ Nařízení Komise č. 2659/2000/ES, o aplikaci čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod o výzkumu a vývoji od 1.1.2011 nahrazené nařízením Komise č. 1217/2010 o použití článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji.

▪ Nařízení Komise č. 3932/1992/EHS, o aplikaci čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v oblasti pojišťovnictví, toto nařízení bylo nahrazeno nařízením Komise č. 358/2003, jehož platnost skončila 31.3.2010, nahrazeno bylo dále nařízením Komise č. 267/2010 o použití článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví.

▪ Nařízení Komise č. 1400/2002/ES, o aplikaci čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v oblasti motorových vozidel,

které bylo s účinností k 1.6.2010 nahrazeno nařízením Komise č. 461/2010 o použití článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel.

▪ Nařízení Komise č. 240/1996/ES, o aplikaci čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod o poskytování technologií od 1.5. 2004 nahrazené nařízením Komise č. 772/2004 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o převodu technologií.

Dále existuje celá řada blokových výjimek v oblasti dopravy (železniční, silniční i letecké) a rovněž pro oblast vnitrozemské vodní plavby a námořní plavby.

Komise může odejmout výhody blokové výjimky, jestliže zjistí, že jejich poskytnutím je v konkrétním případě narušena soutěž na trhu. Od 1. května 2004 mají toto oprávnění i národní soutěžní úřady členských států.

Licenční smlouvy k ochranným známkám nejsou samostatným předmětem žádné blokové výjimky. Následující blokové výjimky se za určitých podmínek vztahují i na smluvní ujednání obsahující licenci k ochranným známkám:

c) Vertikální bloková výjimka

Komise Evropských společenství vydala s působností pro Evropské společenství Nařízením 2790/1999 blokovou výjimku pro stanovené vertikální dohody (dále též

„Vertikální bloková výjimka“). Do působnosti tohoto nařízení spadají i vymezené vertikální dohody obsahující ustanovení o právech duševního vlastnictví, konkrétně se jedná o vertikální dohody, které obsahují určitá ustanovení o postoupení práv duševního vlastnictví kupujícímu nebo jejich užívání kupujícím100. Čerpat výhody vyplývající z Vertikální blokové výjimky mohou výhradně dohody splňující následující podmínky:

100 Kupujícím se dle ustanovení článku 1 písm. g) rozumí „podnik, který podle dohody spadající pod čl. 81 odst. 1 Smlouvy ES prodává zboží nebo služby jménem jiného podniku“.

• Ustanovení o právech duševního vlastnictví musejí tvořit součást vertikální dohody, tj. jedná se o dohodu, jež stranám stanoví podmínky, za kterých mohou určité zboží nebo služby nakupovat, prodávat či dále prodávat

• Práva duševního vlastnictví musejí být postoupena kupujícímu, případně kupující smí tato práva užívat,

• Ustanovení o právech duševního vlastnictví nesmějí být hlavním předmětem dohody

• Ustanovení o právech duševního vlastnictví se musejí přímo vztahovat k užívání, prodeji, či dalšímu prodeji zboží nebo služeb kupujícím či jeho zákazníky. V případě franšízy, kdy je předmětem užívání práv duševního vlastnictví marketing, zajišťuje distribuci zboží nebo služeb hlavní nabyvatel, případně nabyvatel franšízy

• Ustanovení o právech duševního vlastnictví, pokud jde o smluvní zboží nebo služby, nesmějí obsahovat restriktivní opatření v oblasti hospodářské soutěže, která mají stejný předmět či dopad jako vertikální omezení, jež nesplňují podmínky pro udělení výjimky podle nařízení o blokových výjimkách, tj. ustanovení o právech duševního vlastnictví by neměla mít stejný předmět či účinky jako kterákoli tvrdá restriktivní opatření uvedená v článku 4 Vertikální blokové výjimky nebo jakákoli restriktivní opatření, která byla z působnosti nařízení Vertikální blokové výjimky vyčleněna podle článku 5 101.

To znamená, že omezující opatření týkající se postoupení nebo užívání práv duševního vlastnictví mohou být zahrnuta, pokud hlavním předmětem dohody je nákup či distribuce zboží nebo služeb a pokud zároveň nejsou v dohodě obsažena tvrdá restriktivní opatření dle článku 4 nebo restriktivní opatření dle článku 5 Vertikální blokové výjimky.

Na základě výše řečeného je třeba si uvědomit, že čerpat výhody Vertikální blokové výjimky nemohou čisté licenční smlouvy, ale pouze smlouvy, které přímo souvisí s užíváním, prodejem nebo dalším prodejem zboží. Výhody Vertikální blokové výjimky tak mohou čerpat například franšízové smlouvy (viz výklad k franchisingu v příslušné pasáži této práce).

101 Sdělení Komise Pokyny k vertikálním omezením (2000/C 291/01), body 30-37

Nařízení Komise 2790/999 pozbylo platnosti 31.5.2010, s platností k 1.6.2010 jej nahradilo nařízení Komise 330/2010 o použití článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (platné do 31.5.2022).

Největší změnu, kterou nová úprava přináší, je zdvojení prahové hodnoty tržního podílu na trhu jako předpokladu aplikace výjimky. Bloková výjimka se nově použije za podmínky, že tržní podíl dodavatele nepřesáhne 30% relevantního trhu, na kterém prodává smluvní zboží nebo služby, a tržní podíl kupujícího nepřesahuje 30% relevantního trhu, na kterém nakupuje smluvní zboží nebo služby.

Další změny pak přináší Pokyny k vertikálním omezením (2010/C 130/01), které ve svém bodě 225 nově připouští, že stanovení cen pro další prodej může za určitých okolností vést ke zvýšení účinnosti hospodářské soutěže a tudíž je přípustné102. Vzhledem k tomu, že se jedná o nenormativní text, bude třeba počkat na to, jak se k němu postaví dotčené orgány při posuzování jednání soutěžitelů.

102 „225. Stanovení cen pro další prodej může však nejen omezovat hospodářskou soutěž, ale může někdy vést ke zvýšení účinnosti, které se posoudí podle čl. 101 odst. 3, zejména pokud podnět ke stanovení těchto cen dal dodavatel. Pokud výrobce zavádí nový výrobek, může být stanovení cen pro další prodej zejména užitečné během zaváděcího období, kdy se zvyšuje poptávka, k tomu, aby motivovalo distributora k lepšímu zohlednění zájmu výrobce na propagaci výrobku. Může distributorovi poskytovat prostředky ke zvýšení prodeje a pokud jsou distributoři na tomto trhu pod tlakem konkurenčních podniků, může je to motivovat k rozšíření celkové poptávky a k úspěšnému uvedení výrobku na trh, a to i ve prospěch spotřebitelů ( 1 ). Obdobně platí, že stanovení pevných cen pro další prodej, a nejen maximálních cen pro další prodej, může být nezbytné pro uspořádání krátkodobé kampaně s nízkou cenou (obvykle 2 až 6 týdnů) v rámci systému franšízových dohod nebo podobného systému distribuce s jednotnou formou distribuce, což bude také ve prospěch spotřebitelů. V některých situacích mohou maloobchodníci díky vyšší marži v důsledku stanovení cen pro další prodej poskytovat (dodatečné) předprodejní služby, zejména v případě výrobků založených na zkušenosti nebo složitých výrobků. Pokud tyto služby využije při rozhodování dostatek zákazníků, kteří ale následně zboží zakoupí u maloobchodníků, kteří takové služby neposkytují (a tedy nenesou dané náklady), mohou maloobchodníci poskytující vysoce kvalitní služby omezit nebo ukončit tyto služby, které podporují poptávku po výrobcích od dodavatele. Stanovení cen pro další prodej může zabránit takovému parazitování na distribuční úrovni. Strany budou muset přesvědčivě prokázat, že dohoda o stanovení cen pro další prodej pravděpodobně nejen poskytne prostředky, ale také dá pobídku k překonání případného parazitování na těchto službách ze strany maloobchodníků, a že předprodejní služby celkově přinášejí spotřebitelům prospěch, a to v rámci dokazování, že byly splněny všechny podmínky čl. 101 odst. 3.“

( 1 ) Tím se předpokládá, že dodavatel nepovažuje za praktické, aby všem kupujícím smluvně uložil požadavky na účinnou propagaci, viz také bod 107 písm. a).