FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
N. JÄÄSKINEN fremsat den 24. marts 20111
I — Indledning
1. Denne sag er den seneste præjudicielle forelæggelse i en række sager vedrørende reklamering ved hjælp af søgeord på en in- ternetsøgemaskine.
2. Parterne i hovedsagen udbyder begge en blomsterleveringstjeneste. De sagsøgende selskaber i hovedsagen (herefter samlet »In- terflora«) har påstået, at sagsøgte, Marks & Spencer 2, krænker varemærket INTER- FLORA 3 i det væsentlige ved at have købt
1 — Originalsprog: engelsk.
2 — Den nationale sag mod sagsøgte 2 er blevet forligt, således at Marks & Xxxxxxx er den eneste sagsøgte i sagen.
3 — Interflora er indehaver af varemærke nr. 1329840, INTER- FLORA, i Det Forende Kongerige for forskellige varer og tjenesteydelser i klasse 16, 31, 35, 38, 39, 41 og 42 i Nicear- rangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassifi- cering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret. De omfatter »natur- lige planter og blomster« i klasse 31, »tjenesteydelser i for- bindelse med reklame […] udarbejdet for blomsterhandlere« og »informationsydelser i relation til salg af [...] blomster« i klasse 35 og, »transport af blomster« i klasse 39. Interflora er også indehaver af EF-varemærke nr. 909838, INTERFLORA, for forskellige varer og tjenesteydelser i klasse 16, 31, 35, 38, 39, 41 og 42. De omfatter »naturlige planter og blomster« i klasse 31, »tjenesteydelser i forbindelse med reklame […] udarbejdet for blomsterhandlere« og »informationsydelser i relation til salg af [...] blomster« i klasse 35, »transport af blomster« i klasse 39 og »informationsydelser i relation til salg af […] blomster« i klasse 42.
forskellige rækkefølger af tegn, der svarer til eller ligner dette varemærke, som søgeord i den af Google udbudte annonceringstjeneste AdWords.
3. De fire præjudicielle spørgsmål kan indde- les i to grupper.
4. Den første gruppe spørgsmål vedrører de rettigheder, der tildeles alle varemærker. De relevante bestemmelser findes i artikel 5, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af
21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om vare- mærker 4 og den tilsvarende bestemmelse i artikel 9, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF- varemærker 5. Med hensyn til denne gruppe spørgsmål kan svarene findes i de domme, der blev afsagt i 2010 i sagerne Google France og Google 6, som blev efterfulgt af XxxxXxxxx- te-sagen, eis.de-sagen og Portakabin-sagen 7 .
4 — EFT 1989 L 40, s. 1.
5 — EFT 1994 L 11, s. 1.
6 — Dom af 23.3.2010, forenede sager C-236/08 — C-238/08, Sml. I, s. 2417.
7 — Dom af 25.3.2010, sag C-278/08, Sml. I, s. 2517., kendelse af 26.3.2010, sag C-91/09, og dom af 8.7.2010, sag C-558/08, Sml. I, s. 6963.
Disse sager vedrørte konkurrenters »brug« af tegn, der var identiske med de varemærker, som sagsøgerne i disse sager ejede, i søgema- skineannonceringstjenester på internettet 8.
5. Den anden gruppe spørgsmål er det nye i denne sag: Disse spørgsmål vedrører be- skyttelsen af varemærker med et renommé. Hvad angår sådanne varemærker kan med- lemsstaterne give en udvidet beskyttelse i medfør af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104. Denne udvidede beskyttelse for varemærker med et renommé 9, som også er forudsat for EF-varemærker i artikel 9, stk. 1, litra c), i for- ordning 40/94, har været genstand for mindre
8 — Jf. fodnote 27 nedenfor.
9 — En terminologisk bemærkning: Direktiv 89/104 og forord- ning nr. 40/94 taler om henholdsvis »varemærket er renom- meret« og »varemærket er velkendt«, og ordet renommé vil blive anvendt her. Begrebet et »velkendt varemærke« anvendes dog, når drøftelsen ikke specifikt vedrører en EU-retlig sammenhæng. For klarheds skyld bør jeg tilføje, at direktiv 89/104 indeholder en henvisning til artikel 6 a i Pariserkonvention til beskyttelse af industriel ejendomsret, som taler om »vitterligt kendte varemærker«. TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 2, taler derfor også, når den henviser til Pari- serkonventionen, om vitterligt kendte varemærker (jf. arti- kel 16, stk. 2, i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, der udgør bilag 1C til overenskomst om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen under- tegnet i Marrakech den 15.4.1994 og godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22.12.1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resulta- tet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence, EFT L 336, s. 1, også kendt som
»TRIPs-aftalen«). I De Forenede Stater anvendes begrebet
»berømte varemærker«. For en oversigt, jf. X. Xxxxxxxxxx, The trademark Tower of Babel: dilution concepts in inter- national, US and EC trademark law, International review of intellectual property and competition law, 40. udgave (2009), nr. 1, s. 45-77. Jeg skal endvidere bemærke, at de forskellige udtryk, der er henvist til ovenfor, også er forskellige hvad angår betingelserne for at anse et varemærke for velkendt.
omfattende praksis fra Domstolen end den almene beskyttelse, der er henvist til i oven- stående punkt. Den nye problemstilling her vedrører beskyttelsen af et varemærke med et renommé, og spørgsmålet, under hvilke om- stændigheder en konkurrent udvisker dette varemærke (udvanding ved udviskning) eller drager utilbørlig fordel heraf (snyltning), når denne konkurrent køber et tilsvarende søge- ord i en annonceringstjeneste på internettet 10.
6. Ordet »Interflora« har faktisk tre forskel- lige funktioner i denne sag. For det første er det et søgeord (search term), som kan skrives ind i den internetsøgemaskine, som internet- brugeren måtte vælge. For det andet er det et søgeord (keyword), som annoncører har købt af en søgemaskineoperatørs annoncerings- ydelse på internettet med henblik på at frem- kalde, at der vises en given annonce. For det tredje er det et symbol, der giver mening, som er blevet registreret, og som anvendes som et varemærke, der angiver, at visse varer eller
10 — Det bør tilføjes, at opfattelsen af, hvad der udgør et vare- mærke med et renommé, kan være forskellig i medlems- staterne på trods af de kriterier, som Domstolen definerede i dom af 14.9.1999, sag C-375/97, General Motors, Sml. I,
s. 5421, præmis 19-30, jf. generaladvokat Xxxxxxxxxx for- slag til afgørelse fremsat den 26.6.2008 i sag C-252/07, Intel Corporation, Sml. I, s. 8823, punkt 23.
tjenesteydelser kommer fra en enkelt kom- merciel kilde.
7. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at Kommissionen har kritiseret visse aspek- ter ved Domstolens praksis vedrørende an- dre varemærkefunktioner end oprindelses- angivelsen, fordi Kommissionen er af den opfattelse, at den er forkert og problematisk ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt. Imidlertid forekommer det mig, at det kun er den funktion, som vedrører oprindelses- angivelsen for varer eller tjenesteydelser, der er relevant for anvendelsen af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 i denne præjudici- elle forelæggelse. Fortolkningen af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 forekommer mig hel- ler ikke at føre til en urimelig vid beskyttelse af varemærkeindehaverens interesser i denne sag. Det er derfor efter min opfattelse ikke nødvendigt at dvæle mere ved dette emne.
8. Når dette er sagt, kan det ikke benægtes, at Domstolen står i en ganske udfordrende situation hvad angår det acceptable ved dens praksis vedrørende artikel 5 i direktiv 89/104, også henset til den kritik, der er fremsat af
flere akademiske kommentatorer og ledende nationale varemærkedommere 11.
9. Efter min opfattelse er disse problemer imidlertid delvist opstået på grund af den problematiske udformning af artikel 5 i direk- tiv 89/104. Den aktuelle situation kan måske derfor bedre afhjælpes ved hensigtsmæssige lovgivningsforanstaltninger end ved en nyori- entering i retspraksis, således som eksemplet med udviklingen i USA’s forbundslovgivning om udvanding af varemærker viser 12. Jeg be- mærker, at Kommissionen i december 2010 modtog en undersøgelse af, hvordan vare- mærkeordningen generelt fungerer i Europa,
11 — For så vidt angår sidstnævnte, jf. f.eks. anmodninger om præjudiciel afgørelse fra af Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) i sagen L’Oreal SA & Ors mod Bel- lure NV & Ors [2007] EWCA Civ 968 (10.10.2007), High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) i sagen L’Oreal SA & Ors mod EBay International AG & Ors [2009] EWHC 1094 (Ch) (22.5.2009), og navnlig Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), dom afsagt efter Domstolens svar af 18.6.2009 (sag C-487/07, L’Oreal m.fl., Xxx. I, s. 5185), i sagen L’Oreal SA & Ors mod Bellure NV & Ors [2010] EWCA Civ 535 (21.5.2010).
12 — I De Forenede Stater blev beskyttelsen mod udvanding af varemærker en del af forbundslovgivningen om vare- mærker i 1995 ved Federal Trade Mark Dilution Act, som tilføjede en ny section 45(c) i Lanham Act. Den blev efter- følgende ændret ved Trademark Dilution Revision Act 2005, jf. f.eks. C. Long, »The political economy of trade- mark dilution«, i G. Xxxxxxxxx, og M. Xxxxx, (redaktion), Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research, Xxxxxx Xxxxx, Cheltenham, 2008, s. 132.
og at der forhåbentligt kan forventes yderli- gere skridt på dette område 13.
II — Relevante retsforskrifter
A — Direktiv 89/104
10. Første betragtning til direktiv 89/104 ly- der således 14:
»[…] Den lovgivning, der for øjeblikket gæl- der om varemærker inden for medlemsstater- ne, indebærer forskelligheder, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje
13 — Efter en meddelelse (»En europæisk strategi for industriel ejendomsret, KOM(2008) 465 endelig udg.«) bestilte Europa-Kommissionen i 2009 en undersøgelse hos Max- Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbs- recht af, hvordan varemærkeordningen generelt fungerer i Europa. Den endelige rapport blev indleveret til Europa- Kommissionen den 12.12.2010. Den er på nuværende tids- punkt endnu ikke offentliggjort, jf. xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/indprop/index_en.htm
14 — Direktiv 89/104 blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes til- nærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 299, s. 25), som trådte i kraft den 28.11.2008. Ordlyden af artikel 5, stk. 1 og 2, i direk- tiv 2008/95 svarer i det væsentlige til ordlyden af artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 89/104. Henset til det tidspunktet for de faktiske omstændigheder reguleres tvisterne i hovedsa- gen dog fortsat af direktiv 89/104.
konkurrencevilkårene i fællesmarkedet: Det er derfor nødvendigt at tilnærme medlems- staternes lovgivninger indbyrdes med henblik på det indre markeds oprettelse og funktion.«
11. Niende betragtning til direktiv 89/104 har følgende ordlyd:
»[…] For at lette den frie omsætning af va- rer og den frie udveksling af tjenesteydelser er det af afgørende betydning at sikre, at re- gistrerede varemærker for fremtiden nyder samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener; dette forhindrer dog ikke med- lemsstaterne i at yde varemærker, der nyder et vist renommé, mere omfattende beskyttelse.«
12. Tiende betragtning til direktiv 89/104 ly- der således:
»[…] Den af det registrerede varemærke yde- de beskyttelse, hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af op- rindelse, er fuldstændig i tilfælde af sammen- fald mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; beskyttelsen gælder ligeledes i tilfælde af lighed mellem mærket og tegnet samt mellem varerne el- ler tjenesteydelserne; det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af ri- sikoen for forveksling; det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling, hvilket må vurderes på grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den
association, som det anvendte eller registre- rede tegn fremkalder, lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågæl- dende varer eller tjenesteydelser; spørgsmå- let om, hvordan risikoen for forveksling vil kunne konstateres, navnlig bevisbyrden, hen- hører under de nationale retsplejeregler, som direktivet ikke berører«.
13. Artikel 5 i direktiv 89/104, der har over- skriften »Rettigheder, der er knyttet til vare- mærket«, bestemmer 15 16:
»1. Det registrerede varemærke giver inde- haveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af
a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret
b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjeneste- ydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der
15 — For klarheds skyld skal det bemærkes, at sprogversionerne af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 er forskellige fra hin- anden; jf. Rettens analyse i General Motors-dommen, præmis 20.
16 — Jeg erindrer om, at artikel 4, stk. 3 og 4, i direktiv 89/104, som finder anvendelse på tidspunktet for varemærkeregi- streringen, fastsætter regler, der er identiske med artikel 5, stk. 1 og 2.
er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidst- hed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.
2. En medlemsstat kan ligeledes træffe be- stemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for va- rer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når vare- mærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville med- føre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.
3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er op- fyldt, kan det bl.a. forbydes
[…]
b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjeneste- ydelser under det pågældende tegn
[…]
d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.
[…]
5. Stk. 1 til 4 berører ikke de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyt- telse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mel- lem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemær- kets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«
B — Forordning nr. 40/94
14. Syvende betragtning i præamblen til for- ordning nr. 40/94 17 er i det væsentlige iden- tisk med tiende betragtning i præamblen til direktiv 89/104. Artikel 8, stk. 5, artikel 9 og artikel 12, stk. 1, i forordning nr. 40/94 svarer i det væsentlige til artikel 4, stk. 4, artikel 5 og artikel 6, stk. 1, til direktiv 89/104.
17 — Forordning nr. 40/94 blev ophævet ved Rådets forord- ning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 78, s. 1), som trådte i kraft den 13.4.2009. Ordlyden af artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 er identisk med ordlyden af artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder reguleres tvisterne i hovedsagen dog fort- sat af forordning nr. 40/94.
15. Artikel 9 (»Rettigheder knyttet til EF- varemærket«) i forordning nr. 40/94 har føl- gende ordlyd:
»1. EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervs- mæssig brug af:
a) et tegn, der er identisk med EF-vare- mærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-vare- mærket er registreret
b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjene- steydelser, der er dækket af EF-varemær- ket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risi- koen for, at der antages at være en forbin- delse mellem tegnet og mærket
c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, for varer eller tjeneste- ydelse af anden art end dem, for hvilke EF-varemærket er registreret, når EF- varemærket er velkendt inden for Fælles- skabet, og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse
af EF-varemærkets særpræg eller renom- mé, eller sådan brug skader dette sær- præg eller renommé.
2. Såfremt betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan bl.a. forbydes:
[…]
b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjeneste- ydelser under det pågældende tegn
[…]
d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.«
III — Tvisten i hovedsagen og de præjudi- cielle spørgsmål
A — Søge- og annonceringsydelsen
»AdWords«
16. Google driver en internetsøgema- skine. Når en internetbruger foretager en søgning ved hjælp af et eller flere ord, viser
søgemaskinen de hjemmesider, som svarer bedst til disse ord i nedadgående rækkefølge efter relevansen. Der er tale om såkaldte »na- turlige« søgningsresultater.
17. Google udbyder endvidere en søge- og annonceringsydelse mod betaling med navnet
»AdWords«. Denne ydelse gør det muligt for erhvervsdrivende ved hjælp af en reservation af et eller flere søgeord at få vist et salgsfrem- mende link til deres hjemmesider, når der er overensstemmelse mellem dette eller flere af disse ord og det eller de ord, som indgår i den søgning, som internetbrugeren foretager i sø- gemaskinen. Dette salgsfremmende link vises i rubrikken »sponsorerede links«, som enten vises i højre side af skærmen, til højre for de naturlige resultater eller øverst på skærmen, ovenover de naturlige resultater.
18. Det pågældende salgsfremmende link ledsages af en kort kommerciel meddelelse. Sammen udgør linket og meddelelsen den viste annonce (»ad«) under de sponsorerede links.
19. Annoncøren betaler et vederlag for søge- og annonceringsydelsen hver gang, der klik- kes på hans salgsfremmende link. Vederlaget beregnes bl.a. på grundlag af den »maksimal- pris pr. klik«, som annoncøren i forbindelse med indgåelsen af aftalen med Google om søge- og annonceringsydelsen har erklæret sig villig til at betale, samt antallet af internet- brugeres klik på det pågældende link.
21. Google har opstillet en automatiseret proces for valg af søgeord og udarbejdelse af annoncer. Annoncørerne vælger søgeordene, udarbejder den kommercielle meddelelse og tilføjer linket til deres hjemmeside.
B — Brugen af søgeord i tvisten i hovedsagen
22. Interflora Inc., der er et selskab med hjemsted i staten Michigan (Amerikas For- enede Stater), driver et verdensomspæn- dende netværk for udbringning af blomster. Interflora British Unit er Interflora Inc.’s li- censtager.
23. Interflora-netværket består af uafhæn- gige blomsterhandlere, som kan modtage bestillinger personligt eller over telefonen. Interflora har dog også hjemmesider, som gør
det muligt at afgive ordrer over internettet, hvilke ordrer opfyldes af det medlem af net- værket, der er tættest på den adresse, hvortil blomsterne skal leveres. Portalsiden er www. xxxxxxxxxx.xxx. Denne side henviser til lande- specifikke hjemmesider, såsom www.inter- xxxxx.xx.xx.
24. INTERFLORA er et nationalt varemærke i Det Forenede Kongerige og også et EF-vare- mærke 18. Det er ubestridt, at disse varemær- ker har et betydeligt renommé i Det Forenede Kongerige og i andre af Den Europæiske Uni- ons medlemsstater.
25. Marks & Spencer plc, som er et selskab i henhold til engelsk ret, er en af de største detailhandlere i Det Forenede Kongerige. Sel- skabet sælger et bredt sortiment af varer og leverer tjenesteydelser gennem dets netværk af butikker og via dets hjemmeside www. xxxxxxxxxxxxxxx.xxx. En af selskabets ak- tiviteter er salg og udbringning af blomster. Denne virksomhed udøves i konkurrence med Interflora. Marks & Spencer er ikke en del af Interfloras netværk.
26. I sammenhæng med søge- og annonce- ringsydelsen »AdWords« reserverede Marks & Spencer søgeordet »interflora« og varianter
18 — Vedrørende varemærkeregistreringerne, jf. fodnote 3 o- venfor.
heraf med »mindre fejl« samt udtryk med ordet interflora (såsom »interflora flowers«,
»interflora delivery«, »xxxxxxxxxx.xxx« og
»interflora co uk«) som søgeord 19.
27. Når internetbrugere skrev ordet »inter- flora«, eller en af disse varianter eller udtryk som et søgeord i Googles søgemaskine, blev der derfor vist en Marks & Spencer-annonce under »sponsorerede links«.
28. Det er ubestridt, at den viste annonce ikke indeholdt nogen udtryk, der henviste til Interflora som det valgte søgeord. Annoncen viste heller ikke Interfloras varemærke på no- gen anden måde.
29. Interflora anlagde efter at have konstate- ret disse faktiske omstændigheder sag mod Marks & Spencer for varemærkekrænkelse ved den nationale ret, som besluttede at ud- sætte sagen og forelægge Domstolen en ræk- ke præjudicielle spørgsmål.
19 — I lyset af retspraksis kan disse tegn kvalificeres som iden- tiske med varemærket (jf. dom af 20.3.2003, sag C-291/00, LTJ Diffusion, Sml. I, s. 2799, præmis 54, BergSpechte- dommen, præmis 25, og Portakabin-dommen, præmis 47): Tegnet er identisk med varemærket, såfremt tegnet uden ændring eller tilføjelse reproducerer alle de bestanddele, der udgør varemærket, eller såfremt tegnet, når det betrag- tes i sin helhed, udviser forskelle, der er så ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger.
C — De præjudicielle spørgsmål
30. Ved kendelse af 16. juli 2009 forelagde High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (herefter »High Court«) ti præjudicielle spørgsmål, hvoraf de fire første har følgende ordlyd:
»1) Såfremt et erhvervsdrivende selskab, der er konkurrent til indehaveren af et regi- streret varemærke, og som sælger varer og tilbyder tjenesteydelser af samme art som dem, der er omfattet af varemærket, via sit websted i) udvælger et tegn, der er identisk […] med varemærket, som søgeord i forbindelse med en søgemaski- neoperatørs tjenesteydelse vedrørende sponsorerede links, ii) anmelder tegnet som søgeord, iii) forbinder tegnet med URL’en for dets websted, iv) fastsætter den pris pr. klik, som det vil betale, hen- set til dette søgeord, v) fastlægger timin- gen af visningen af det sponsorerede link og vi) bruger tegnet i en forretningskor- respondance i forbindelse med fakture- ring og betaling af gebyrer eller brugen af dets konto hos søgemaskineopera- tøren, men det sponsorerede link ikke i sig selv indeholder tegnet eller et andet lignende tegn, udgør nogle eller alle disse handlinger da »brug« af tegnet foretaget af konkurrenten, som omhandlet i ar- tikel 5, stk. 1, litra a), i [direktiv 89/104] og artikel 9, stk. 1, litra a), i [forordning nr. 40/94]?
2) Foretages en sådan brug »for« varer og tjenesteydelse, der er af samme art som dem, for hvilke varemærket er registre- ret, som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a) i [direktiv 89/104] og artikel 9, stk. 1, litra a), i [forordning nr. 40/94]?
3) Falder en sådan brug inden for anven- delsesområdet for den ene eller begge af følgende bestemmelser:
a) artikel 5, stk. 1, litra a), i [direktiv 89/104] og artikel 9, stk. 1, litra a), i [forordning nr. 40/94], og
b) artikel 5, stk. 2, i [direktiv 89/104] og artikel 9, stk. 1, litra c), i [forordning nr. 40/94]?
4) Ændres besvarelsen af spørgsmål 3 oven- for, hvis:
a) visningen af konkurrentens spon- sorerede link, der er en følge af en søgning foretaget af en bruger ved hjælp af det omhandlede tegn, kan føre til, at en del af offentligheden
foranlediges til at tro, at konkurren- ten er medlem af varemærkeindeha- verens kommercielle netværk, hvil- ket ikke er tilfældet, eller
b) søgemaskineoperatøren ikke gør det muligt for varemærkeindehavere i den pågældende medlemsstat […] at forhindre andre parter i at udvælge tegn, der er identiske med deres va- remærke, som søgeord?«
31. Efter dommen i sagen Google France og Google og efter at have modtaget et brev fra Domstolens justitssekretær af 23. marts 2010 med en anmodning om præcisering trak High Court ved beslutning af 29. marts 2010, som Domstolen modtog den 9. juni 2010, femte til tiende præjudicielle spørgsmål tilbage og fastholdt alene de første fire spørgsmål, der er citeret i ovenstående punkt. High Court forkortede også spørgsmål 3)b) til den ordlyd, der findes i ovenstående punkt.
32. Interflora, Marks & Spencer, Den Portu- gisiske Republik og Kommissionen har indgi- vet skriftlige indlæg. Med undtagelse af Den Portugisiske Republik deltog alle parter i rets- mødet den 13. oktober 2010 og afgav mundt- lige indlæg. Med henblik på retsmødet havde Domstolen anmodet parterne om at koncen- trere procedurerne om spørgsmål 3)b).
IV — Analyse
A — Generelle bemærkninger
33. Med henblik på bedømmelsen af de to grupper af spørgsmål, der blev opregnet i be- gyndelsen, vil jeg først fremkomme med nog- le generelle bemærkninger om beskyttelsen i henhold til artikel 5 i direktiv 89/104. Jeg vil indledningsvis også anføre, at spørgsmålene alene vil blive behandlet i lyset af artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104, men at den fortolkning, der vil blive fastslået som resultatet af denne behandling, finder tilsvarende anvendelse på artikel 9, stk. 1, litra a) og artikel 9, stk. 1, litra c), i for- ordning nr. 40/94 20.
34. Varemærkebeskyttelsen i henhold til artikel 5 i direktiv 89/104 vedrører brugen af et tegn for at adskille varer eller tjeneste- ydelser, eftersom artikel 5, stk. 5, udelukker medlemsstaternes beskyttelse med hensyn til
20 — Der er dog nogle forskelle mellem direktivet og forordnin- gen. F.eks. er direktivets artikel 5, stk. 2, deklaratorisk, mens den tilsvarende bestemmelse i forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), ikke er det. En anden forskel vedrører den geografiske henvisning, der anvendes ved vurderingen af, om et varemærke har et renommé. Hvad angår den sid- ste problemstilling har Domstolen imidlertid udtalt, at et renommé i en væsentlig del af en medlemsstats område hvad angår direktiv 89/104/EØF eller af Fællesskabets område hvad angår forordning nr. 40/94 var tilstrækkeligt til at forbyde brugen af tegnet (jf. General Motors-dommen, præmis 28 og 29, og dom af 6.10.2009, sag C-301/07, PAGO International, Sml. I, s. 9429, præmis 27 og 30). Selv om den forskellige ordlyd ikke må glemmes, forhindrer den ikke, at resultaterne af denne analyse af direktivet overføres på forordningen.
andre anvendelser fra dens anvendelsesom- råde. Hvad angår omfanget af beskyttelsen i henhold til denne artikel dækker stk. 1 situa- tioner, hvor det tegn og det varemærke, der er i konflikt med hinanden, bruges for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, mens dette krav ikke findes i stk. 2.
35. Beskyttelsen i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 vedrørende identiske tegn og varer eller tjenesteydelser er »abso- lut« i den forstand, at varemærkeindehaveren ikke skal bevise, at der er risiko for forveks- ling 21. Dette kræves derimod for beskyttelsen i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), der dæk- ker situationer, hvor den »dobbelte identitet« mellem tegn og varer eller tjenesteydelser mangler, men tegnene, varerne eller tjene- steydelserne eller begge ligner hinanden. Ved situationer med dobbelt identitet forstår jeg sager, hvor varemærkeindehaverens rettighe- der krænkes af en tredjemand, som bruger et identisk tegn for varer af samme art 22.
21 — Jf. M. Strasser, The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context, Ford- ham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, 10. udgave (2000), s. 375, på s. 393-395.
22 — Med hensyn til retspraksis vedrørende situationer med dobbelt identitet, jf. f.eks. dom af 11.9.2007, sag C-17/06, Xxxxxx, Sml. I, s. 7041.
— Bestemmelsen skaber en mulighed for yderligere beskyttelse for visse varemær- ker, som medlemsstaterne kan vælge at gennemføre eller ikke; Det Forenede Kongerige har ligesom mange andre medlemsstater, hvis ikke alle, gennemført den 23.
— Den beskyttelse, bestemmelsen yder, går videre end beskyttelsen i artikel 5, stk. 1.
— Beskyttelsen står kun til rådighed for va- remærker med et renommé.
37. Det skal her understreges, at Domstolen i Xxxxxxxx-dommen 24 og i dommen i sagen Xxxxxx-Xxxxxxx og AdidasBenelux 25 udtal- te — ganske modstridende med ordlyden af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 — at artikel 5,
23 — Domstolen har udtalt, at hvis en medlemsstat gennemfører direktivets artikel 5, stk. 2, skal den yde varer eller tjene- steydelser af samme eller lignende art en beskyttelse, der er mindst lige så omfattende som den, der ydes varer eller tjenesteydelser af anden art. Medlemsstatens valgmulig- hed vedrører således selve princippet om, at renommerede varemærker skal ydes en større beskyttelse, men ikke situa- tioner der omfattes af denne beskyttelse, når denne ydes. Jf. dom af 23.10.2003, sag C-408/01, Xxxxxx-Xxxxxxx og Xxxxxx Xxxxxxx, Xxx. I, s. 12537, præmis 20.
24 — Dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Sml. I, s. 389, præmis 30.
25 — Jf. dommens præmis 22.
stk. 2, i direktiv 89/104 indfører særlig beskyt- telse i tilfælde, hvor en tredjemand bruger et yngre varemærke eller tegn, der er identisk med eller ligner dette registrerede varemærke med et renommé, ikke kun for varer eller tje- nesteydelser, der ikke er af lignende art, men også for varer eller tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af dette varemærke 26.
B — Anvendelse af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 [spørgsmål 1, 2, 3)a) og 4]
38. Det er med hensyn til spørgsmål 1, 2, 3)a) og 4 [for så vidt som det vedrører spørgsmål 3)a)] nødvendigt at foretage en analyse af for- tolkningen af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 i en situation, hvor en annoncør har valgt at anvende et søgeord, der er identisk med et varemærke, uden varemærkeinde- haverens samtykke i sammenhæng med en søge- og annonceringsydelse på internettet mod betaling.
26 — Da der ikke kan foretages nogen materielle ændringer i det instrument, der kodificeres, er det min opfattelse, at vedta- gelsen i 2008 af en kodificeret udgave af direktiv 89/104 ved direktiv 2008/95 på ingen måde har underkendt Xxxxxxxx- dommen fra 2003 (jf. også Kommissionens forslag i doku- mentet KOM(2006)812 endelig).
39. Jeg erindrer om, at i den eneste dom, som vedrørte en søgemaskineoperatør (sagen Google France og Google), var en af de cen- trale konstateringer, at en søgemaskineopera- tør eller dennes søge- og annonceringsydelse mod betaling ikke »bruger« tegn, der ligner varemærker, hvorfor deres aktiviteter ikke er omfattet af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 27.
40. Efter min opfattelse følger det derfor heraf, at den adfærd, som udbyderen af søge- og annonceringsydelsen udviser hvad angår varemærkeindehaverens mulighed for at for- byde brugen af vedkommendes varemærker som søgeord, er irrelevant for besvarelsen af spørgsmål 1-3)a). Det eneste relevante vare- mærkeretlige punkt her er, at hvis udbyderen af søge- og annonceringsydelsen giver vare- mærkeindehavere en sådan mulighed, kan det i nogle tilfælde udledes, at varemærkein- dehaveren stiltiende har samtykket i brugen af hans varemærker som søgeord 28.
41. Det følger også af dommen i sagen Goog- le France og Google, at det er annoncøren, som vælger et søgeord, der er identisk med
27 — Dommen i sagen Google France og Google, præmis 99, eis.de-dommen, præmis 28, BergSpechte-dommen, præ- mis 41, og Portakabin-dommen, præmis 54.
28 — Dette kan være tilfældet, når varemærkeindehaverne får oplysning om muligheden for at forbyde brugen af deres varemærker som søgeord for tredjemand, og muligheden ikke kræver urimelige formaliteter eller medfører nogen omkostninger.
en andens varemærke, og som anvender va- remærket for enten hans egne varer eller for varemærkeindehaverens. Det kan påvirke op- rindelsesfunktionen, hvis den annonce, der vises i det sponsorerede link, ikke eller kun med vanskelighed giver den gennemsnitlige internetbruger mulighed for at gøre sig be- kendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra vare- mærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller tværtimod hidrører fra en tredjemand 29.
42. Hvad angår begrebet brug for varer eller tjenesteydelser forekommer det mig uvæ- sentligt, om annoncen viste varemærket el- ler ikke 30. Det er for mig åbenbart, at det kan udelukkes, at oprindelsesfunktionen lider skade, hvis annoncen i det sponsorerede link omtaler varemærket, men faktisk adskiller annoncøren fra det, f.eks. gennem lovlig sam- menlignende reklame. Som udgangspunkt udgør en annonce, der vises i et sponseret link, som omtaler eller gengiver det varemær- ke, der blev valgt som søgeord, imidlertid
»anvende[lse af] tegnet på forretningspapirer
29 — Dommen i sagen Google France og Google, præmis 99.
30 — Jeg erindrer om, at Domstolen i dommen i sagen Google France og Google (præmis 65) bemærkede, at »[d]en omstændighed, at det tegn, der anvendes af tredjemand til reklameformål, ikke vises i selve reklamen, […] ikke i sig selv [kan] betyde, at denne brug er udelukket fra begrebet
»brug […] for varer eller tjenesteydelser« i henhold til arti- kel 5 i direktiv 89/104«. Dommen i sagen Google France og Google vedrørte tre sager: I sag C-236/09 fandtes det pågældende varemærke i tredjemandens annonce, mens det pågældende varemærke i sagerne C-237/08 og C-238/08 ikke blev vist i annoncen (jf. dommens præmis 62 og 63).
og i reklameøjemed«, som varemærkeinde- haveren kan forbyde i henhold til artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 89/104, medmindre artikel 6 eller 7 i direktiv 89/104 eller bestem- melserne i direktivet om sammenlignende re- klame 31 finder anvendelse.
43. Da den standard, som Domstolen an- vendte, er, at brugen skal skade nogle af vare- mærkefunktionerne, i denne sag oprindelses- funktionen 32, er det nødvendigt at analysere denne brug konkret. Hvis varemærket ikke er omtalt i annoncen, afhænger denne problem- stillings betydning efter min opfattelse af ar- ten af de varer og tjenesteydelser, der er be- skyttet ved varemærket, og der skal ikke kun tages hensyn til omfanget af den registrerede beskyttelse for varemærket, men også til den betydning og det renommé, som varemærket har opnået ved brug i den relevante kunde- kreds’ bevidsthed.
44. Domstolen fremhævede i dommen i sa- gen Google France og Google, at »i de fleste tilfælde ønsker den internetbruger, som ind- taster navnet på et varemærke som søgeord, at finde oplysninger om eller tilbud på varer
31 — Jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12.12.2006 om vildledende og sammenlignende reklame (kodificeret udgave), EUT L 376, s. 21.
32 — Hvad angår reklamefunktionen synes Domstolens argu- mentation i dommen i sagen Google France og Google (præmis 98) at kunne overføres på denne sag. Jeg vil dog vende tilbage til spørgsmålet om Interfloras forøgede omkostninger til »betaling pr. klik« i sammenhæng med min drøftelse af snyltning nedenfor.
eller tjenesteydelser af dette varemærke. Når der derfor ved siden af eller oven over de na- turlige søgeresultater vises salgsfremmende links til websteder, som udbyder varer eller tjenesteydelser fra konkurrenter til indeha- veren af dette varemærke, kan internetbruge- ren, medmindre han straks ser bort fra disse links som værende uden relevans og ikke forveksler dem med varemærkeindehave- rens links, opfatte de pågældende salgsfrem- mende links som noget, der tilbyder et alter- nativ til varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser« 33.
45. I mange tilfælde synes visning af kom- mercielle alternativer ikke at skade varemær- kets oprindelsesfunktion, fordi visningen af en annonce i et sponseret link efter, at der er skrevet et søgeord, som er identisk med et va- remærke, ikke skaber en association eller en forbindelse mellem varemærket og den vare eller tjenesteydelse, annoncen reklamerer for. Som Domstolen har udtalt, kan internetbru- geren opfatte det salgsfremmende link såle- des, at det tilbyder kommercielle alternativer til varemærkeindehaverens varer eller tjene- steydelser. Dette gælder for varer eller tje- nesteydelser af samme eller lignende art. Ri- sikoen for fejl er endnu mindre sandsynlig i tilfælde af forskellige, men forbundne, varer eller tjenesteydelser. Dette er f.eks. tilfældet, hvis det varemærke, der er valgt som søge- ord, vedrører luftfart, og den viste annonce
33 — Dommen i sagen Google France og Google, præmis 68. Af grunde, som jeg vil forklare senere, er det min opfattelse, at denne antagelse ikke kan anfægtes ved et varemærke, der har et stort iboende særpræg og er unikt. I tilfælde af flere identiske varemærker, der tilhører forskellige indehavere, eller varemærker, der bygger på beskrivende eller generi- ske ord eller navne, kan antagelsen imidlertid være forkert. F.eks. kan det være, at en internetbruger, der skriver »nike«, ikke kun leder efter oplysninger eller tilbud om sportstøj, men måske om en græsk gudinde eller teknologi fremstillet af den svenske virksomhed Nike Hydraulics AB.
vedrører biludlejning eller hotelovernatning. Endvidere er en af internettets velsignelser netop, at det i vidt omfang forbedrer forbru- gernes muligheder for at træffe oplyste valg mellem varer og tjenesteydelser 34.
46. Hvad angår varemærker som IN- TERFLORA, der identificerer et velkendt kommercielt netværk af uafhængige virk- somheder, som leverer en særlig ensartet tjenesteydelse, nemlig udbringning af blom- ster i henhold til en standardprocedure, kan visningen af en anden virksomheds navn i et sponseret link imidlertid efter min opfat- telse sandsynligvis skabe det indtryk, at den i annoncen nævnte virksomhed tilhører det netværk af virksomheder, som varemærket identificerer 35.
34 — Det kan være nyttigt at erindre om, at »[v]aremærkeretten [er] afgørende inden for rammerne af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og oprethol- des efter traktaten« (jf. dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 47). Efter min opfattelse er formålet med økonomisk konkurrence at forbedre forbrugervelfærden ved at indføre bedre (hvad angår kvalitet, kendetegn eller pris) alternativer til eksi- sterende varer, hvorved effektiviteten og innovationen fremmes, hvilket fører til en mere rationel allokering af produktionsfaktorerne.
35 — Følgende angivelse kan findes på en af Interfloras hjemme- sider: »Interflora is the world’s largest and most popular flo- wer delivery network. Interflora has become synonymous with a concept that once would have been impossible to believe — that within a day a beautiful bouquet or gift can be personally delivered with style across the world.« Jf. xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxx?xxxx_xxxxxxxxx_ about (besøgt den 31.1.2011).
47. Således har varemærket INTERFLORA efter min opfattelse ud over den registre- rede betydning fået en »bibetydning« 36, som betegner et bestemt kommercielt netværk af blomsterhandlere, som udbyder en bestemt slags leveringstjeneste, og dette varemærkes renommé vedrører eller er identisk med de positive associationer, som denne betydning har i de relevante kundekredses bevidsthed 37.
48. En association mellem Interfloras vare- mærke og en identisk blomsterleveringstje- neste, som udbydes af Xxxxx & Spencer, er derfor mulig og endog sandsynlig i bevidsthe- den hos en gennemsnitsforbruger, som søger oplysninger om sådanne tjenesteydelser på
36 — Begrebet »et varemærkes bibetydning« er kendt i alle retssystemer, men begrebets betydning (sic!) og anven- delsesomfang er forskelligt. I nogle retssystemer vedrører det situationer, hvor der er opnået en varemærkeret ved brug i stedet for ved registrering, i andre situationer også hvor et tegn, der mangler særpræg, kan registreres som et varemærke, fordi det har opnået en bibetydning, der har særpræg. Det kan også tænkes, at alle varemærker uden undtagelse skal bruges for at blive slået fast i de relevante kredses bevidsthed, hvorved de får et renommé eller en anerkendt bibetydning. Jf. X. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness, Jurist- och samhällvetareför- bundets Förlags AB (JSF), Malmø 1971, s. 117-126.
37 — Om INTERFLORA har en sådan bibetydning, skal afgøres af den nationale ret. Spørgsmål 4)a) synes dog at antyde en sådan betydning, da de relevante varemærkeregistreringer (jf. fodnote 3 ovenfor) ikke antyder noget om, at INTER- FLORA bruges som et varemærke for et kommercielt netværk.
internettet, når vedkommende står over for denne annonce 38:
»M&S Flowers Online
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx
Smukke friske blomster & planter. Bestil in- den kl. 17 til levering næste dag.«
Efter min opfattelse skaber visningen af annoncen, efter at »interflora« er skrevet ind i en søgemaskine i denne sag den as- sociation, at Marks & Spencer er en del af Interflora-netværket.
49. På baggrund af denne analyse for spørgs- mål 1, 2 og 3)a) foreslår jeg, at artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således:
— Et tegn, der er identisk med et vare- mærke, bruges »for varer eller tjeneste- ydelser« i den i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 eller artikel 9, stk. 1,
38 — Jf. forelæggelseskendelsen af 16.7.2009 (nævnt i punkt 30 ovenfor), præmis 29.
litra a), i forordning nr. 40/94 omhand- lede forstand, når det er blevet valgt som et søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet uden varemærkeindehaverens samtykke, og visningen af annoncer organiseres på grundlag af søgeordet.
— Varemærkeindehaveren har ret til at for- byde en sådan adfærd under ovennævnte omstændigheder, når annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver den gennem- snitlige internetbruger mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk for- bundet med denne, eller hidrører fra en tredjemand.
— Der opstår en fejl vedrørende varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, når en konkurrents sponsorerede links kan lede nogle forbrugere til at tro, at kon- kurrenten er en del af varemærkeinde- haverens kommercielle netværk, når han ikke er det. Som følge heraf har varemær- keindehaveren ret til at forbyde brugen af søgeordet i den pågældende konkurrents annoncering.
— Adfærden hos udbyderen af søge- og an- nonceringsydelsen hvad angår varemær- keindehaverens mulighed for at forbyde brugen af dennes varemærker som søge- ord er irrelevant i forhold til ovenstående besvarelse.
C — Udvidet varemærkebeskyttelse for va- remærker med et renommé i henhold til ar- tikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 [spørgsmål 3)
b) og 4]
1. Generelle bemærkninger om beskyttelse mod udvanding af varemærker
50. Udvanding af varemærker 39 vedrører den opfattelse, at varemærkerettens reelle formål bør være at beskytte varemærkeindehave- rens indsats og investeringer og varemær- kets uafhængige værdi (goodwill). Denne
»ejendomsretlige« tilgang til varemærker adskiller sig fra den »vildledningsmæssige« opfattelse om, at varemærkeretten først og fremmest beskytter oprindelsesfunktionen med henblik på at forhindre forbrugere og andre slutbrugere fra at tage fejl af varers og
39 — Begrebet udvanding af varemærker er udviklet i tysk ret om illoyal konkurrence og blev indført i amerikansk teori af Xxxxxxxxx (X. Xxxxxxxxx, »The rational basis of trademark protection«, Harvard Law Review 1927, s. 813). Schech- ter fremhævede opretholdelsen af særpræget for unikke (f.eks. vilkårlige, opfundne eller fantasifulde) varemærker som hovedformålet med beskyttelsen mod udvanding. Den senere udvikling har lagt vægt på problemstillingen om beskyttelse af velkendte varemærker mod tab af sær- præg, som skyldes brugen af identiske eller lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af anden art, jf. Xxxxxxxxx,
s. 147, 155-156, generaladvokat Xxxxxx’ forslag til afgørelse i sagen Xxxxxx-Xxxxxxx og Xxxxxx Xxxxxxx, punkt 37, og generaladvokat Xxxxxxxxxx forslag til afgørelse i Intel Cor- poration-sagen, punkt 30.
tjenesteydelsers kommercielle oprindelse 40. Den ejendomsretlige tilgang beskytter også varemærkers kommunikations-, reklame- og investeringsfunktion med henblik på at skabe et brand med et positivt omdømme og uaf- hængig økonomisk værdi (brandkapital eller goodwill). Varemærket kan derfor bruges for forskellige varer og tjenesteydelser, der ikke har noget til fælles ud over, at de kontrolleres af varemærkeindehaveren. Oprindelses- og kvalitetsfunktionerne 41 beskyttes som fakto- rer, der bidrager til brandets værdi.
51. Udvandingsteorien, som nu navnlig forbindes med velkendte varemærker, ud- strækker varemærkebeskyttelsen til varer og tjenesteydelser af anden art end dem, der er omfattet af det registrerede beskyt- telsesområde. Historisk har teorien haft en tilsvarende funktion som den såkaldte Kodak-regel, som begrunder, at velkendte
40 — Jf. G. Lunney, Trademark Monopolies, Emory Law Journal,
48. udgave (1999), s. 367. Xxxxxx er af den opfattelse, at den seneste udvikling i den ejendomsretlige tilgang i lov- givningen og retspraksis er skadelig ud fra en konkurren- cepolitisk synsvinkel, da den gør det muligt for indehavere af velkendte varemærker at opnå et monopol, som ikke har nogen reelle fordele for forbrugere. Xxxxxxxx, op.cit, forsva- rer det modsatte synspunkt og anser den ejendomsretlige tilgang for fordelagtig, også fra et økonomisk synspunkt.
41 — Som generaladvokat Xxxxxx anførte i sit forslag til afgørelse fremsat den 3.12.2008 i sag C-59/08, Copad, Sml. I, s. 3421, punkt 50, skal »[v]aremærkeretten […] sikre muligheden for at kontrollere produkternes kvalitet, men ikke den fakti- ske udøvelse af denne kontrol«.
varemærker har et udvidet beskyttelsesom- fang mod forveksling 42.
52. Både i EU-retten og i De Forenede Sta- ter henviser udvandingsbegrebet navnlig til to fænomener: beskyttelse mod udviskning (blurring) og beskyttelse mod tilsmudsning (tarnishment) 43. Beskyttelse mod udviskning (eller udvanding i snæver forstand) ydes mod brug, der indebærer en fare for, at varemær- ket mister sit særpræg og dermed sin værdi. Beskyttelse mod tilsmudsning betyder be- skyttelse mod brug, der bringer varemærkets renommé i fare.
53. Endvidere omfatter beskyttelsen mod udvanding i EU-varemærkeretten, men ikke i De Forenede Stater 44, også et tredje fænomen, nemlig beskyttelse mod snyltning eller det at drage utilbørlig fordel af en andens varemær- kes renommé eller særpræg. Hovedindholdet
42 — Jf. f.eks. X. Xxxxx, »The wording is not always what it seems to be — On Confusion, Association and Dilution«, i
L. Xxxx, (red.), 25th Anniversary of ECTA. Past, Present and the Future. The Development of Trade Marks, Designs and Related IP Right in Europe, European Communities Trade Mark Association, Haag, 2005, s. 51-64, på s. 60. Hun henviser også til den såkaldte rottegiftregel i de nor- diske lande (indehavere af varemærker for fødevarer kan forhindre brugen af et tilsvarende varemærke for rottegift) og dommen i sagen CLAERYN mod KLAREIN i Benelux (jf. Beneluxdomstolens dom af 1.3.1975, Colgate-Palmolive mod Bols, sag A 74/1).
43 — Jf. fodnote 12 ovenfor.
44 — I De Forenede Stater er snyltning eller uretmæssig tilegnelse ikke medtaget i den føderale lovbeskyttelse mod udvanding af varemærker, på trods af at det er blevet anerkendt i nogle domme. Jf. I. Xxxxx, »Dilution by blurring — a conceptual roadmap«, Intellectual Property Quarterly, 2010, s. 44-87, på s. 56.
af beskyttelsen mod snyltning er ikke vare- mærkeindehaverens beskyttelse mod, at va- remærket skades, men snarere at varemær- keindehaveren beskyttes mod den krænker, som opnår en utilbørlig fordel ved uretmæs- sig brug af varemærket 45.
54. Hvad angår terminologien forekom- mer det mig, at udvanding i vid forstand i EU-varemærkeretten omfatter udviskning, tilsmudsning (eller forringelse) og snyltning (parasitisme). Udviskning (eller nedslidning eller udvanding i snæver forstand) betyder brug, som kan føre til en proces, hvor vare- mærket udvandes i snæver forstand, dvs. at varemærkets særpræg formindskes.
55. Den forelæggende ret har med spørgs- mål 3)b) og 4 ønsket fastslået de omstændig- heder, hvorunder en annoncør, som bruger et tegn, der er identisk med en konkurrents velrenommerede varemærke, skal anses for at handle
— på en måde, der skader varemærkets særpræg
45 — I mange retsordener kan beskyttelsen mod tilsmudsning og snyltning dog også eller alternativt ydes i sammenhæng med lovgivningen om illoyal konkurrence.
— således, at han utilbørligt udnytter dette varemærkes særpræg eller renommé 46.
2. Finder artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 an- vendelse, hvis situationen også er omfattet af artikel 5, stk. 1, litra a)?
56. En indledende problemstilling i spørgs- mål 3)b) er at analysere, om artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 kan finde samtidig anvendelse, eller om kun en af dem ad gangen kan finde anvendelse.
57. Artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 yder beskyttelse mod de tre former for udvanding af velrenommerede varemærker mod brug af identiske eller lignende tegn for varer el- ler tjenesteydelser af anden art end dem, der er omfattet af varemærket. Som bemærket ovenfor, udvidede Xxxxxxxx-dommen imid- lertid bestemmelsens omfang til også at om- fatte tilfælde, hvor det identiske eller lignende tegn anvendes for varer eller tjenesteydelser
46 — Det forekommer mig, at Interflora ikke anklager Xxxxx & Xxxxxxx for tilsmudsning af Interfloras varemærke.
af samme eller lignende art. Dette udvider beskyttelsen mod udvanding til situationer, hvor der er en direkte økonomisk konkur- rence mellem varemærkeindehaveren og bru- geren af det identiske eller lignende tegn. Jeg erindrer om, at parterne ikke er uenige om, at INTERFLORA har et renommé i den i arti- kel 5, stk. 2, omhandlede forstand.
58. Det følger af Domstolens nyere praksis vedrørende artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, at brugen af et identisk tegn er omfat- tet af denne bestemmelse, forudsat at brugen sandsynligvis skader en af varemærkefunkti- onerne og ikke kun oprindelsesfunktionen 47.
59. Jeg er dog ikke af den opfattelse, at Dom- stolen mente, at alle varemærkefunktionernes rolle skulle begrænses til anvendelsen af arti- kel 5, stk.1, litra a), i direktiv 89/104. I tilfælde af dobbelt identitet mellem tegn og varer eller tjenesteydelser er alle eller nogle af funktio- nerne relevante for anvendelsen af artikel 5, stk. 2. Jeg erindrer om, at andre varemærke- funktioner end oprindelsesfunktionen er be- skyttet ved artikel 5, stk. 2, i de tilfælde, der er henvist til i artikel 5, stk. 1, litra b), hvis der ikke kan fastslås nogen risiko for forveksling.
47 — Jf. dommen i sagen L’Oréal m.fl., præmis 58 og 59, og i sagen Google France og Google, præmis 75-79.
60. I tilfælde af dobbelt identitet er det muligt at have den opfattelse, at beskyttelsen mod udviskning, tilsmudsning og snyltning kun bygger på artikel 5, stk. 1, litra a), og slet ikke artikel 5, stk. 2. Det vil tilfældet, hvis brugen af et tegn, der er identisk med et varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art, kan skade nogle af varemærkefunktionerne. Det mest relevante ville her åbenbart være kvalitets-, reklame- eller investeringsfunktio- nen, men også identifikations- eller adskillel- sesfunktionen, for så vidt som tegnet bruges til at adskille varer og tjenesteydelser med andre formål end at angive deres oprindelse.
61. En sådan fortolkning er i overensstem- melse med den opfattelse, der er kommet til udtryk i tiende betragtning i præamblen til direktiv 89/104, hvorefter beskyttelsen i hen- hold til artikel 5, stk. 1, litra a), er »absolut«. Det er for mig åbenlyst, at alle de former for brug, der er omfattet af artikel 5, stk. 2, i di- rektiv 89/104, kan skade i det mindste nogle af de varemærkefunktioner, der er nævnt ovenfor, navnlig eftersom den udvidede be- skyttelse i artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 sædvanligvis begrundes med en henvisning til varemærkers kommunikations-, reklame- og investeringsfunktioner.
62. Denne begrundelse medfører, at artikel 5, stk.1, litra a), beskytter mod de former for ud- vanding, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, i til- fælde med dobbelt identitet mellem tegn og varer eller tjenesteydelser. Endvidere beskyt- tes særpræget og renomméet i dette tilfælde, uanset om varemærket har et renommé eller ikke i den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 omhandlede forstand, dvs. uanset om det er velkendt eller ikke.
63. En sådan fortolkning er ikke desto mindre i strid med ordlyden, men måske ikke med ra- tio decidendi i Xxxxxxxx-dommen. Domstolen erklærede heri, at artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 ikke kun finder anvendelse i tilfælde af varer af lignende art, men også i tilfælde af varer af samme art, selv om Domstolens be- grundelse kun synes at være relevant for den første situation 48.
48 — I Davidoff-dommen baserede Domstolen sin begrundelse på det forhold, at beskyttelsen af varemærker med et renommé ville være mindre effektiv i tilfælde af varer af lignende art end i tilfælde af varer af anden art, eftersom artikel 5, stk. 1, litra b), kræver risiko for forveksling (præ- mis 27-29). Denne grund forekommer ikke mig at finde anvendelse i tilfælde af identiske tegn og varer eller tjene- steydelser af samme art, da anvendelsen af artikel 5, stk. 1, litra a), ikke kræver, at der er risiko for forveksling (jf. dom- men i sagen L’Oréal m.fl., præmis 58 og 59).
64. Jeg er dog tilbageholdende med at anbefa- le Domstolen at besvare spørgsmål 3 således, at det kun er artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, der finder anvendelse, især da Dom- stolen allerede synes at have godtaget den pa- rallelle anvendelse af artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 49. Uanset hvilken værdi varemærkefunktionernes rolle har ved anvendelsen af artikel 5, stk. 1, li- tra a) 50, forekommer det mig, at udvanding af varemærker som et retligt fænomen i alle til- fælde skal analyseres på grundlag af artikel 5, stk. 2. Dette medfører, at de begreber, der er forbundet med udvanding af varemærker, fortolkes ensartet på trods af forskellene i den grad af lighed, der kræves mellem angiveligt krænkende varer eller tjenesteydelser og de af et varemærke omfattede i de situationer, der er henvist til i henholdsvis artikel 5, stk. 1, litra a), artikel 5, stk. 1, litra b) og artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104. Efter min opfattelse indebærer dette, at alle varemærkefunktioner
— med undtagelse af oprindelsesfunktionen
— kan have en rolle at spille ved anvendel- sen af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104, selv hvis de allerede er blevet anvendt ved afgø- relsen af, om artikel 5, stk. 1, litra a), finder anvendelse.
49 — Dommen i sagen L’Oréal m.fl., præmis 64.
50 — Jf. generaladvokat Xxxxxxxxx forslag til afgørelse i sagen L’Oréal m.fl., punkt 31-61, og de kritiske udtalelser fra de engelske retter, der er henvist til i fodnote 11 ovenfor.
3. Er der en sammenhæng mellem varemær- ket og det tegn, der er valgt som søgeord?
65. I henhold til retspraksis skal der være en
»sammenhæng« mellem varemærket med et renommé og et tegn, som en tredjemand bruger, for at brugen af tegnene er omfattet af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104. Domstolen har defineret en sådan sammenhæng på den- ne måde: »Når de i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a) omhandlede krænkelser indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem det ældre og det yngre va- remærke, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder disse to varemærker med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem. […] Hvis der ikke er en sådan sammen- hæng i kundekredsens bevidsthed, giver bru- gen af det yngre varemærke ikke anledning til utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller til skade på det- te særpræg eller renommé« 51.
66. I denne sag er det pågældende varemær- ke INTERFLORA identisk med et søgeord, som Marks & Spencer har købt i Googles an- nonceringsydelse. Spørgsmålet, om der er en sammenhæng, kan derfor synes meningsløst. Det er desværre ikke tilfældet: Det er langt fra ligegyldigt, om der er en sammenhæng mel- lem et varemærke og et identisk søgeord.
51 — Intel Corporation-dommen, præmis 30 og 31 og den deri nævnte retspraksis.
67. Et søgeord, der kan bruges i sammen- hæng med en søge- og annonceringsydelse på internettet, er en rækkefølge af tegn, som kan svare til, og sædvanligvis gør det, et ord, en rækkefølge af ord eller en sætning i almin- delig sprogbrug. Søgeordet som sådant har ikke nogen mening i søge- og annoncerings- ordningen, da søgemaskinens algoritmer finder identiske rækkefølger af tegn, uanset deres mening i enhver lingvistisk ordning. Søgeord er derfor som sådan semantisk ind- holdsløse 52. De har kun specifikke betydnin- ger og henvisninger for de internetbrugere, som skriver dem. De annoncører, som køber søgeordene, støtter sig på, at der er sådanne associationer i internetbrugernes bevidsthed.
68. Dette skaber forskellige problemer i va- remærkeretten, når den usynlige transaktion, der består i udvælgelsen af en rækkefølge, som svarer til et varemærke, der tilhører en anden, anses for brug af dette varemærke, så- ledes som det blev fastslået i dommen i sagen Google France og Google.
69. Disse problemer vedrører varemær- kers særegenhed. Nogle varemærker er
52 — Det skal tilføjes, at der på forskellige udviklingsstadier findes en gruppe af metoder og teknologier, der kaldes
»semantisk net«, som gør det muligt for maskiner at for- stå meningen — eller »semantikken« — i oplysningerne på World Wide Web. Hvis jeg har fået de korrekte oplysninger, har udbyderne af søge- og annonceringsydelser på internet- tet udviklet flere metoder til forbedring af søgeresultaternes relevans, der tager hensyn hertil, men dette betyder ikke, at søgemaskinerne på internettet »forstår« et søgeords mening.
unikke 53. Når der er et velkendt varemærke, som er vilkårligt, opfundet eller fantasifuldt (f.eks. et fantasiord eller en meningsløs ræk- ke af bogstaver og/eller tal), og som tilhører en enkelt kilde, kan det let antages, at den internetbruger, der skriver det som et søge- ord, tænker på dette varemærke. Det samme gælder for en virksomhed, der køber dette søgeord.
70. De fleste varemærker er dog ikke unikke. Andre indehavere vil ofte registrere et iden- tisk ordmærke for varer eller tjenesteydelser, der ikke er de samme, i samme land eller i ud- landet. Et sådant krav er heller ikke iboende i det EU-varemærkeretlige begreb et varemær- ke med et renommé 54. Der er også varemær- ker, der består af almindelige ord eller beskri- vende ord, og som har opnået et omfattende renommé eller en stærk bibetydning som et varemærke i en bestemt sektor. Det ville dog være dristigt at antage, at en internetbruger, som vælger »apple« eller »diesel« som et sø- geord, altid leder efter computere eller jeans
53 — Det forekommer mig, at INTERFLORA-ordmærket som sådant er unikt. Der er dog ikke desto mindre EF-varemær- keregistreringer, der ligner det noget (f.eks. nr. 3371549, ordmærket INTERFLO i klasse 9, 12 og 37, nr. 2178887, ordmærket INTERFORUM SIGLO XXI i klasse 42 eller nr. 3036944, figurmærket INTERFLOOR i klasse 1, 6, 8, 17, 19, 20, 27 og 37). INTERFLORA synes som varemærke at være et suggestivt varemærke, der næsten er beskrivende (det er dannet af et latinsk ord for blomster med en latinsk forstavelse, der betyder mellem eller blandt).
54 — Jf. Intel Corporation-dommen, præmis 72-74.
af et bestemt mærke og ikke efter frugt eller brændstof. Eller at søgeordet »nokia« altid kun vil blive brugt i søgninger vedrørende mobiltelefoner og aldrig i søgninger efter en by, en sø, en religiøs bevægelse eller et dæk- mærke, som alle har samme navn.
71. Det ville være lige så dristigt generelt at antage, at en virksomhed, der køber tegn som søgeord i en søge- og annonceringsydelse på internettet mod betaling, altid retter sig mod det ene eller andet varemærke, navnlig hvis der er flere identiske varemærker regi- streret af forskellige indehavere i forskellige retssystemer 55.
55 — Jeg erindrer om, at i henhold til EU-varemærkeretten ved- rørende varemærker med et renommé er disse varemær- ker også beskyttet i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art. I henhold til retspraksis regnes også »niche« varemærker, der ikke er unikke, men som er velkendte inden for et forholdsvist begrænset geografisk område, for varemærker med et renommé ved anvendelsen af arti- kel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 (jf. General Motors-dommen, præmis 31, og Senftleben, s. 54). Der kan f.eks. være vare- mærker for medicinsk udstyr, som bestemt har et renommé og er yderst velkendte blandt de relevante personer, men som endnu er helt ukendte i den brede offentlighed (tænk f.eks. på systemer inden for radiologi eller udstyr til tand- kirurgi). Varemærkerne kan også have et renommé inden for en specialiseret kundekreds på et forholdsvis begrænset område (f.eks. visse mærker inden for kirurgiske knive i en tysk delstat). Mens dette er situationen i henhold til direktiv 89/104, skal renomméet være i hele EU i henhold til for- ordning nr. 40/94, jf. forordningens artikel 9, stk. 1, litra a). I De Forenede Stater kræver den føderale lovbeskyttelse mod udvanding derimod i henhold til Trade Mark Dilution Revision Act of 2005, at varemærket er almindelig aner- kendt hos de almindelige forbrugere i De Forenede Stater (jf. fodnote 9 ovenfor).
72. Konkluderende kan identiteten mellem et søgeord og et varemærke med sikkerhed anses for en indikation af, at der er en sam- menhæng mellem dem i tilfælde af reelt unik- ke varemærker, som har et iboende stærkt særpræg. Tilsvarende kan en virksomhed, der køber et søgeord, kun antages at rette sig mod et identisk varemærke, hvis varemærket har disse kendetegn, og søgeordet erhverves af en konkurrent, dvs. en virksomhed, der sælger varer eller tjenesteydelser, som konkurrerer med dem, der er omfattet af varemærket. Efter min opfattelse synes disse betingelser at være opfyldt i det ganske usædvanlige til- fælde med INTERFLORA-varemærket.
73. I andre tilfælde kan en sammenhæng ikke fastslås uden henvisning til faktorer, der ligger uden for den »usynlige« brug af et varemær- ke, som består i valget af et identisk søgeord i en annonce i en søgemaskine. Disse faktorer bør efter min opfattelse vedrøre de markeds- føringsoplysninger, der vises i den annonce, som findes i det sponsorerede link 56.
74. Efter min opfattelse fulgte Domstolen denne vej i begrundelsen i dommen i sa- gen Google France og Google. Domstolen
56 — Jeg bør tilføje, at rammerne i den traditionelle varemær- keret for bedømmelse af forbrugernes svar på brugen af et tegn er problematiske, hvis de kun anvendes på valget af søgeord, fordi ved annoncering i søgemaskiner går associa- tionen i bevidstheden hos den internetbruger, der foretager en søgning med et bestemt søgeord, forud for visningen af den sponsorerede annonce, dvs. det tidspunkt, hvor bruge- ren kan opfatte årsagsvirkningen af brugen af varemærket.
forkastede dér generaladvokatens forslag, hvorefter valget af søgeord skulle klassificeres som annoncørens private brug 57, og udtalte i stedet, at annoncøren »bruger« et varemærke ved at vælge det som et søgeord i en søge- og annonceringsydelse mod betaling. Som jeg tidligere har anført, afhang denne konstate- ring ikke af, om tegnet var medtaget i den vi- ste annonce i det sponsorerede link eller ikke.
75. Domstolen udtalte dog herefter i dom- men i sagen Google og Google France — på trods af, at sagen ikke vedrørte annoncører- ne, men kun udbyderen af søge- og annon- ceringsydelsen på internettet — at »[s]pørgs- målet om, hvorvidt der foreligger et indgreb i denne funktion [som angivelse af varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse] 58 ved va- remærket, når en annonce fra en tredjemand, såsom en konkurrent til varemærkeindeha- veren, ved hjælp af et søgeord, der er iden- tisk med det pågældende varemærke, vises for internetbrugerne, afhænger navnlig af den måde, hvorpå den pågældende annonce vises« 59.
76. Efter min opfattelse kan det udledes af dommen i sagen Google France og Google, at på trods af det valg af søgeord, der udgøres af annoncørens brug af varemærket for varer eller tjenesteydelser, skal betingelserne for,
57 — Præmis 51 og 52, jf. også generaladvokat Xxxxxxx forslag til afgørelse, punkt 150.
58 — Min tilføjelse. 59 — Præmis 83.
om denne brug kan godtages, først og frem- mest 60 bedømmes på grundlag af det synlige resultat, som er annoncørens annonce i det sponsorerede link, der vises for den internet- bruger, som har skrevet søgeordet. Da Dom- stolen ikke erklærede valget af søgeord, der er identiske med tredjemands varemærker, for som sådan at være i strid med varemærke- indehaverens eneret til at bruge varemærket i reklamen for varer eller tjenesteydelser af samme art som de af varemærket omfattede, er det logisk, at virkningerne af annoncen i det sponsorerede link, som internetbrugeren ser, skal være udgangspunktet for analysen.
4. Udviskning
77. I henhold til artikel 2 i direktiv 89/104 skal et tegn, der kan registreres som et varemærke, have særpræg, dvs. være egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Medlemsstaterne kan yde den udvidede varemærkebeskyttelse i henhold til artikel 5, stk. 2, når »brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg
60 — Som jeg har konkluderet ovenfor, kan der under meget spe- cifikke omstændigheder vedrørende varernes eller tjeneste- ydelsernes art under henvisning til varemærkets renommé eller bibetydning ske skade på oprindelsesfunktionen, selv hvis annoncen ikke nævner eller henviser til varemærket (jf. ovenfor).
eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé«.
78. For at have særpræg (og således kunne være et varemærke) skal et tegn enten slet ikke have nogen hovedbetydning eller have en hovedbetydning, som ikke er beskrivende i den generiske forstand, dvs. ikke henvise til de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, deres oprindelse eller egen- skaber, men til andre ting (såsom APPLE for computere). På grænsen ligger suggestive va- remærker, som har en hovedbetydning, der ikke er beskrivende for de pågældende varer eller tjenesteydelser, men som skaber en asso- ciation, der er forbundet med (egenskaberne ved) varerne eller tjenesteydelserne (ligesom TRÉSOR for kvalitetsparfumer) 61.
79. Domstolen har defineret udvanding ved udviskning på følgende måde: »Hvad nærme- re angår skade på det ældre varemærkes sær- præg, der også er betegnet med ordene »ud- vanding«, »nedslidning« eller »udviskning«, foreligger denne skade, når dette varemærkes evne til at identificere de varer eller tjeneste- ydelser, som det er registreret og brugt for, som stammende fra indehaveren af nævnte varemærke, svækkes, idet brugen af det yngre varemærke medfører en opløsning af det æl- dre varemærkes identitet og af dets bekendt- hed i offentlighedens bevidsthed. Dette er
61 — Vedrørende dette spektrum for særpræg, jf. Xxxxxxxxx, x. 17-22.
bl.a. tilfældet, når det ældre varemærke, der gav anledning til en umiddelbar association med de varer eller tjenesteydelser, som det er registreret for, ikke længere kan gøre det« 62.
80. Udviskning henviser således til brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner et va- remærke med et renommé på en måde, som kan svække dets særpræg ved at mindske dets evne til at adskille varer og tjenesteydelser. Ved afslutningen af udviskningsprocessen (eller udvanding i snæver forstand) er vare- mærket ikke længere i stand til at skabe en association i forbrugerens bevidsthed om, at der er en økonomisk sammenhæng mellem en specifik kommerciel kilde 63 for visse va- rer eller tjenesteydelser og varemærket. Det, der er på spil, er derfor selve den evne, som et tegn har, til at udgøre et varemærke, eller med andre ord varemærkets identifikations- eller adskillelsesfunktion.
81. Udviskning eller udvanding i denne for- stand betyder hovedsageligt, at varemærkets særpræg »udvandes« (»Verwässerung« på tysk), da varemærket bliver banalt. Et tegn, der bruges som et varemærke, som henvi- ser til forskellige varer eller tjenesteydelser
62 — Jf. Intel Corporation-dommen, præmis 29, og dommen i sagen L’Oréal m.fl., præmis 39.
63 — Jeg taler her om en kilde eller oprindelse i abstrakt forstand som henvisning til den virksomhed, der kontrollerer frem- stillingen af de varer eller leveringen af de tjenesteydelser, som er omfattet af varemærket, ikke den konkrete fabrikant eller tjenesteyder, jf. f.eks. Arsenal-dommen, præmis 48.
fra forskellige kommercielle kilder, er ikke længere i stand til at identificere de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemær- ket, med en enkelt kilde 64. Risikoen er størst i sager, hvor et velkendt varemærke udsættes for tilstedeværelsen af identiske eller lignende tegn, der henviser til andre varer og tjeneste- ydelser og deres oprindelse.
indebærer også, at særpræget forsvinder, men på en anden måde end ved udvanding i den forstand, at varemærket udvandes 65.
83. Forudsat at artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 også finder anvendelse i tilfælde af dobbelt identitet mellem tegnene og varerne eller tjenesteydelserne, forekommer det mig, at der også skal ydes beskyttelse mod dege- neration på grundlag af denne bestemmelse, fordi det grundlæggende problem, dvs. at særpræget gradvist mistes, er det samme.
82. En sådan udvikling er dog vanskelig at se i sammenhæng med varer eller tjenesteydel- ser af samme eller lignende art. Da Marks & Xxxxxxx ikke bruger varemærket INTERFLO- RA for andre varer eller tjenesteydelser end dem, som Interflora leverer, forekommer det mig, at vi ikke står over for udvanding i den i retspraksis omhandlede forstand. Interfloras problem er derfor ikke her, at INTERFLORA- varemærket bliver banalt og herved mister sit særpræg, men risikoen for, at det degene- rerer, dvs. at varemærket bliver et generisk udtryk eller et almindeligt navneord. Dette
64 — Udviskning i denne forstand skyldes ikke, at varemærkein- dehaveren bruger varemærket som et brand for forskellige varer og tjenesteydelser, forudsat at varemærket har opnået et renommé og en høj grad af særpræg fra annoncering og andre markedsføringstiltag, som varemærkeindehaveren har investeret i for at skabe et renommé for varemærket. I sådanne tilfælde identificerer offentligheden med rette brandets forskellige varer eller tjenesteydelser med en enkelt kommerciel kilde. Det, der skader varemærkets sær- præg, er, at der samtidig eksisterer identiske eller lignende varemærker, som omfatter andre varer eller tjenesteydel- ser fra forskellige kilder, da det forhindrer udviklingen af varemærkets omdømme eller udvander det eksisterende omdømme.
84. Degeneration følger enten af, at der ikke findes et alternativt generisk udtryk som be- tegnelse for den vareklasse, hvori den eneste
65 — Efter min opfattelse er udviskning i betydningen udvanding analog med, at et efternavn mister dets evne til at adskille de forskellige familier som grupper med en fælles oprin- delse. Xxxxx har derfor mindre særpræg som efternavn end Xxxxxxx. Udvanding ved udviskning betyder imidlertid ikke, at varemærket helt mister sit særpræg, dvs. evnen til at fungere som et varemærke. Xxxxx er i stand til at fun- gere som et efternavn på trods af, at det er almindeligt, og STAR er i stand til at fungere som et varemærke på trods af, at det er banalt, dvs. har et svagt særpræg. Et degenereret varemærke har på den anden side mistet sit særpræg og kan derfor ikke længere fungere som et varemærke. Teoretisk udvandede varemærker er derfor ikke semi-degenererede varemærker (jf. Xxxxxxxxx, x. 152). Det forekommer mig dog nyttigt at godtage degeneration som en variant af udviskning for at beskytte velkendte varemærker, i det mindste i retsordener, hvor beskyttelsen for varer eller tje- nesteydelser af samme eller lignende art kræver, at der er risiko for forveksling. I De Forenede Stater medtages dege- neration eller det, at varemærket bliver et generisk udtryk, ofte i udvandingsbegrebet, jf. f.eks. Xxxxx, x. 72-74.
eller den vigtigste repræsentant er den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af vare- mærket, eller af, at et bestemt brand har en overvældende succes i visse vareklasser. De- generation truer navnlig varemærker, som omfatter en ny opfindelse, eller de varemær- ker, der er velkendte inden for specifikke områder 66.
85. Degeneration kan følge af varemærkein- dehaverens egne handlinger eller undladelser, f.eks. hans brug af varemærket som et gene- risk udtryk eller hans undladelse af at udvikle et passende alternativt generisk udtryk for at lette henvisninger til sådanne varer uden at bruge varemærket som et generisk udtryk. Degeneration kan dog også følge af andres brug af varemærket på en måde, som bidra- ger til dets udvikling hen imod et generisk udtryk.
86. Interflora har påstået, at Marks & Spen- cers valg af Interfloras varemærke og udtryk, der kun adskiller sig herfra på grund af små ændringer, som søgeord indebærer en risiko for udvanding af INTERFLORA-varemærket og dermed udgør udviskning, som Interflora er berettiget til at forbyde i henhold til arti- kel 5, stk. 2, i direktiv 89/104. Interfloras ar- gument er, at internetbrugeren ved at skrive
»interflora« søger oplysninger om blomster- handlere, som markedsfører deres tjene- steydelser (og varer, f.eks. blomster) under
66 — Det klassiske skoleeksempel »cellofan« repræsenterer begge kategorier.
varemærket INTERFLORA. Marks & Spen- cers adfærd medfører dermed en risiko for at INTERFLORA-varemærket udvandes, da det får en generisk betydning som betegnelse for enhver gruppe af blomsterhandlere, der ud- byder leveringstjenester, hvor udbringningen kan foretages af en anden butik end den, som modtog ordren.
87. Jeg er bange for, at denne argumentati- onsrække ikke kan tages til følge efter dom- men i sagen Google France og Google, fordi den indebærer, at valget af tredjemands vare- mærker som søgeord i sig selv udgør udvisk- ning, i det mindste i tilfælde af varemærker med et renommé. Ifølge dette argumentet er den association, der opstår ud fra årsagsfor- bindelsen mellem det forhold, at søgeordet skrives, og visningen af det sponsorerede link med tredjemands annonce, årsagen til risi- koen for varemærkets degeneration.
88. Som jeg allerede har anført, fordømte Domstolen imidlertid ikke reklamering ved hjælp af søgeord ved brug af tredjemands va- remærker som sådan, men forbandt spørgs- målet, om det kunne godtages, med indholdet af den i det sponsorerede link viste annonce. Hvis sammenstillingen af et søgeord og en annonce i det sponsorerede link som sådan udgjorde udvanding, ville alle varemærker
89. I den foreliggende sag omfatter det spon- sorerede link, der vises efter, at internetbru- geren har skrevet søgeordet »interflora«, ikke i sig selv tegnet eller et lignende tegn. Som jeg tidligere har forklaret, udelukker dette i tilfælde af et varemærke for varer og tjeneste- ydelser, der leveres af et kommercielt netværk af virksomheder, ikke muligheden for, at der opstår en fejl med hensyn til, at der er en øko- nomisk sammenhæng mellem varemærket og annoncøren. Med andre ord er det muligt, at varemærkets oprindelsesfunktion skades, selv hvis varemærket ikke er omtalt i den an- nonce, der vises i det sponsorerede link.
90. Det er dog ikke min opfattelse, at udvan- ding af et varemærke, dvs. en svækkelse af dets betydning som betegnelse for varer eller tjenesteydelser af en specifik abstrakt kom- merciel oprindelse, lovligt kan ses som en følge af annoncering, hvor varemærket ikke omtales. Udviskning i den betydning, at sær- præget mistes, betyder, når alt kommer til alt, at det tegn, som forbrugeren opfatter, får en alternativ betydning i forbrugerens bevidst- hed. Den alternative betydning kan enten være en ambivalent angivelse af varer eller tjenesteydelser af anden art fra andre kilder, hvis der er tale om varer eller tjenesteydelser
af anden art, eller af en generisk kategori af varer og tjenesteydelser, hvis der er tale om varer eller tjenesteydelser af samme eller lig- nende art 67.
91. Efter min opfattelse skader brugen af tredjemands varemærke som søgeord i søge- maskineannoncering særpræget for et vare- mærke med et renommé i tilfælde af varer el- ler tjenesteydelser af samme art, når følgende betingelser er opfyldt: Tegnet omtales eller vises i annoncen i det sponsorerede link, og markedsføringsmeddelelsen eller kommuni- kationen i annoncen bruger tegnet generisk som henvisning til en kategori eller klasse af varer eller tjenesteydelser og ikke som son- dring mellem varer og tjenesteydelser af for- skellig oprindelse.
5. Tilsmudsning
92. For klarheds skyld skal jeg også nævne det andet element, der er dækket af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104, nemlig tilsmudsning,
67 — Efter min opfattelse ville det, hvis valget af søgeord i søge- maskineannoncering på internettet som sådan kvalificere- des som brug af et tegn, der er i stand til at udviske, føre til et resultat, som ligger meget langt fra den etablerede teori om udvanding af varemærker. Dette ville føre til uoverstige- lige bevisproblemer, fordi sponsorerede annoncer sædvan- ligvis kun repræsenterer en brøkdel af de oplysninger, der vises som søgeresultater for internetbrugeren.
som henviser til skade på varemærkets re- nommé. I dommen i sagen L’Oréal m.fl. be- mærkede Domstolen, at »en sådan skade [opstår], når de varer eller tjenesteydelser, som det identiske eller lignende tegn [af tredjemand] anvendes for, kan have en sådan indflydelse på kundekredsen, at varemærkets tiltrækningskraft herved bliver formindsket. Risikoen for denne skade vil navnlig kunne opstå, når tredjemands varer eller tjeneste- ydelser har et kendetegn eller en egenskab, der vil kunne have en negativ indflydelse på varemærkets image« 68. I den foreliggende sag er der dog ikke tale om tilsmudsning.
6. Snyltning
93. I dommen i sagen L’Oréal m.fl. karakte- riserede Domstolen snyltning som følgende situation: »[N]år en tredjemand ved sin brug af et tegn, der ligner det renommerede vare- mærke, forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økono- misk kompensation, og uden i den forbindelse at foretage en selvstændig indsats, at udnytte
68 — Med hensyn til De Forenede Stater, jf. Supreme Court of the United States, Moseley m.fl., DBA Xxxxxx’x Little Secret mod Secret Catalogue, Inc. m.fl., 537 U.S. 418 (2003), som ændrede dom fra Court of Appeals for the Sixth Circuit, 259 F.3d 464.
den kommercielle indsats, som varemærke- indehaveren har ydet for at skabe og vedlige- holde varemærkets image, skal den fordel, der følger af denne brug, anses for utilbørlig« 69.
94. Domstolen udtalte i dommen i sagen L’Oréal m.fl., at spørgsmålet om en utilbørlig fordel ikke afhænger af, at brugen skader va- remærkeindehaveren. Efter min opfattelse er dette meget problematisk fra et konkurrence- synspunkt, fordi Domstolen faktisk udtaler, at varemærkeindehaveren er berettiget til at bruge sin ret til at forbyde brugen af et tegn under omstændigheder, hvor dette indebæ- rer, at man fjerner sig fra en Pareto-optimal tilstand. Varemærkeindehaverens situation forbedres ikke, da han pr. definition ikke lider nogen skade på grund af brugen, men kon- kurrentens situation forværres, fordi han mi- ster en del af sin forretning. Situationen for de forbrugere, der ikke er blevet vildledt af annoncen, men som bevidst foretrak at købe konkurrentens varer, er også blevet skadet 70.
95. Det er vigtigt at erindre om, at sa- gen L’Oréal m.fl. vedrørte efterligninger af
69 — Præmis 49.
70 — Jf. X. Xxxxxxx, Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing, Fordham Law Review, udgave 74 (2006), s. 1759-1773, på s. 1771.
luksusvarer. I den foreliggende sag er varerne/ tjenesteydelserne »normale« og ikke kopier eller efterligninger. I det mindste er det ikke blevet påstået, at Marks & Xxxxxxx efterligner Interflora på nogen måde.
96. I denne sag søger Xxxxx & Xxxxxxx at præsentere sig selv som et kommercielt alter- nativ for de kunder, der enten søger efter op- lysninger om Interfloras tjenesteydelser eller om udbringning af blomster generelt, og som sandsynligvis kan huske det mest velkendte varemærke for sådanne tjenesteydelser. Det er åbenbart, at Marks & Xxxxxxx i begge til- fælde drager fordel af Interfloras varemærkes renommé, da det er utænkeligt, at valget af søgeord kan forklares med noget andet mo- tiv. Det tilbageværende spørgsmål er derfor, om denne brug er rimelig. Jeg erindrer om, at i henhold til dommen i sagen Google France og Google udgør valget af søgeord under disse omstændigheder brug af Interfloras varemærke for Marks & Spencers varer og tjenesteydelse.
97. I dommen i sagen L’Oréal m.fl. har ge- neraladvokaten også foreslået, at kriteriet for utilbørlig brug kun finder anvendelse, når der er skellig grund til at bruge den anden parts
varemærke. Hvis der ikke er skellig grund, er brugen automatisk utilbørlig 71.
98. Den relevante brug her, defineret som valget af varemærket som et søgeord i en sø- gemaskineannoncering på internettet, skal have skellig grund. For så vidt som vi drøf- ter de typiske tilfælde i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104, dvs. de tilfælde, som vedrører varer og tjenesteydelser af anden art, er det meget vanskeligt at se, hvordan denne betingelse skal fortolkes. Som jeg har nævnt, er sammenhængen mellem søgeordet og va- remærket meget vanskelig at fastslå uden at tage hensyn til oplysninger, der henviser til omstændigheder, som ligger uden for denne brug.
99. I tilfælde af varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art bør formålet med at præsentere et kommercielt alternativ til de varer eller tjenesteydelser, der er beskyttet af et varemærke med et renommé, tælle som skellig grund i sammenhæng med moderne markedsføring, der anvender reklamering ved hjælp af søgeord på internettet. Ellers vil reklamering ved hjælp af søgeord, der bru- ger tredjemands velkendte varemærker, som sådan være forbudt som snyltning. En sådan konklusion kan ikke være berettiget med hen- blik på behovet for at fremme en konkurren- ce, som ikke er fordrejet, og forbrugernes mu- ligheder for at søge oplysninger om varer eller tjenesteydelser. Idéen med markedsøkonomi er trods alt, at velunderrettede forbrugere
71 — Generaladvokat Xxxxxxxxx forslag til afgørelse i sagen L’Oreal m.fl., punkt 105-111.
kan træffe valg i overensstemmelse med de- res præferencer. Efter min opfattelse ville det være upassende, hvis varemærkeindehaveren kunne forbyde sådan brug, medmindre han har grund til at anfægte den annonce, som vises, når der søges med et søgeord.
100. Interflora har gjort gældende, at Marks & Spencers reklamering ved hjælp af søge- ord har øget Interfloras egne annoncerings- omkostninger i betydelig grad på grund af stigningen i prisen pr. klik, som Google op- kræver, og som skyldes konkurrencen i for- bindelse med disse AdWords.
101. Domstolen udtalte følgende i dommen i sagen Google France og Google 72: »Hvad angår internetannoncørers brug som søge- ord af et tegn, der er identisk med en andens varemærke, er det åbenbart, at denne brug
72 — Præmis 93-95.
kan have visse virkninger på varemærkein- dehaverens reklameanvendelse af det på- gældende varemærke samt på indehaverens forretningsstrategi […] Når henses til den vigtige rolle, som reklamer på internettet har for erhvervslivet, er det således sandsynligt, at varemærkeindehaveren får sit eget vare- mærke registreret som søgeord hos udbyde- ren af en søge- og annonceringsydelse med henblik på at få vist en annonce i rubrikken
«erhvervsmæssige link». I denne situation må varemærkeindehaveren i givet fald acceptere at betale en højere pris pr. klik end visse andre erhvervsdrivende, hvis han ønsker, at hans annonce figurerer foran de annoncer, som til- hører de erhvervsdrivende, der ligeledes har valgt det pågældende varemærke som søge- ord. Selv om varemærkeindehaveren desuden er villig til at betale en højere pris pr. klik end den pris, som tilbydes af de tredjemænd, som også har valgt det pågældende varemærke, kan indehaveren ikke være sikker på, at hans annonce vil figurere foran disse tredjemænds annoncer, idet der ligeledes tages hensyn til andre forhold ved afgørelsen af rækkefølgen for visningen af annoncer […] Disse virknin- ger af tredjemænds brug af det tegn, der er identisk med varemærket, udgør imidler- tid ikke i sig selv et indgreb i varemærkets reklamefunktion.«
102. Da en stigning i betalingen pr. klik ikke påvirker reklamefunktionen for et varemærke med et renommé, kan sådanne forøgede om- kostninger efter min opfattelse derfor ikke i sig selv udgøre utilbørlighed, eller at der dra- ges fordel af varemærkets renommé.
103. Da Domstolen i dommen i sagen Goog- le og Google France i princippet godkendte reklamering ved hjælp af søgeord, som bru- ger tredjemands varemærker, er det endvi- dere min opfattelse, at også spørgsmålet om snyltning skal analyseres på grundlag af den annonce, der vises i det sponsorerede link. Hvis denne annonce omtaler eller viser va- remærket, afhænger spørgsmålet, om bru- gen kan godtages, af, om der er tale om lov- lig sammenlignende reklame, eller derimod om at lægge sig i varemærkeindehaverens kølvand 73.
kunde hos Interflora? Hvorfor så ikke prøve Xxxxx & Xxxxxxx denne gang?«).
105. Valget af søgeord i Marks & Xxxxxxxx søgemaskineannoncering indeholder imid- lertid en markedsføringsmeddelelse om, at de tilbyder et alternativ til Interflora. Det er dog min opfattelse, at dette ikke udgør snyltning i den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 om- handlede forstand.
104. I annoncerne sammenligner Marks & Xxxxxxx ikke egne varer og tjenesteydelser med Interfloras (»vores varer og tjeneste- ydelser er bedre/billigere end Interfloras«), Marks & Xxxxxxx præsenterer heller ikke va- rerne som efterligninger eller kopier (»[…] vi tilbyder en tjenesteydelse af samme art som Interfloras«) og præsenterer dem heller ikke udtrykkeligt som alternativer hertil (»Er du
73 — I De Forenede Stater bestemmer Section 43 (c), 4(A) i Lan- ham Act, at »[e]n anden persons rimelige brug af et berømt varemærke i sammenlignende reklame eller markedsføring for at identificere de konkurrerende varer eller tjenesteydel- ser fra indehaveren af det berømte varemærke« ikke kan anfægtes i henhold til Section 43 (c), som vedrører udvan- ding af varemærker.
106. Endelig er det min opfattelse, at de aspekter, der er nævnt i spørgsmål 4, er irre- levante for besvarelsen af spørgsmål 3)b).
V — Forslag til afgørelse
107. På baggrund af ovenstående analyse foreslår jeg at besvare High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, således:
»1) Artikel 5, stk. 1, litra a), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og artikel 9, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker skal fortolkes således:
— Et tegn, der er identisk med et varemærke, bruges »for varer eller tjeneste- ydelser« i den i disse bestemmelser omhandlede betydning, når det er blevet valgt som et søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet uden varemærkeindehaverens samtykke, og visningen af annon- cer organiseres på grundlag af søgeordet.
— Varemærkeindehaveren er berettiget til at forbyde en sådan adfærd under ovennævnte omstændigheder, når annoncen ikke eller kun med vanskelig- hed giver den gennemsnitlige internetbruger mulighed for at gøre sig be- kendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hid- rører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller hidrører fra en tredjemand.
— Der opstår en fejl vedrørende varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, når en konkurrents sponsorerede links kan lede nogle forbrugere til at tro, at konkurrenten er en del af varemærkeindehaverens kommercielle netværk, når han ikke er det. Som følge heraf har varemærkeindehaveren ret til at forbyde brugen af søgeordet i den pågældende konkurrents annoncering.
2) Artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 skal fortolkes således, at brugen af et tegn som søgeord i en søge- og annonce- ringsydelse på internettet for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, der er omfattet af et identisk varemærke med et renommé, også er omfattet af disse bestemmelsers anvendelsesområde, og varemærkeindehaveren kan forby- de brugen, når
a) den annonce, der vises som følge af, at internetbrugeren skriver et søgeord, som er identisk med varemærket med et renommé, omtaler eller viser dette varemærke, og
b) varemærket
— enten bruges heri som et generisk ord, der dækker en klasse eller kate- gori af varer eller tjenesteydelser
— eller annoncøren herved forsøger at drage fordel af varemærkets til- trækningskraft, omdømme eller prestige og at udnytte den kommer- cielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og ved- ligeholde varemærkets image.
3) Det forhold, at udbyderen af internetsøgemaskinen ikke tillader varemærkeinde- havere i det relevante geografiske område at blokere valget af tegn, der er identi- ske med deres varemærker som søgeord for andre parter, er uden betydning for så vidt angår ansvaret for den annoncør, som bruger søgeordene.«