PROPIEDAD INDUSTRIAL

REVISTA

DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBI ERNO

DE LA REPUBLlCA ORIENTAL DEL URUGUAY

Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,

EN EL CONTEXTO

DEL PROGRAMA SECTORIAL DE INVERSIONES URUGUAY - BID

AÑO 1996 NUMER04

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicación oficial Año 1996· Número 4

En los artrculos contenidos en esta Revista, las opiniones emitidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad. Se prohibe la reproducción de cualquier material incluido en esta Revista, sin indicar la fuente.

Se terminó de imprimir el 21 xx xxxxx de 1996 en la imprenta Grafiservice S.R.L. - 00 xx Xxxx 000, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx.

Depósito Legal Nº 289.650/96

PRESENTACION

Dra. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

Los derechos de Propiedad Industrial son alcanzados cada vez más por el fenómeno de globalización de las economías y el comer- cio internacional.

A su vez, el desarrollo y diversificación de los medios de comuni- cación coadyuvan en la difusión de las nuevas tecnologías y produc- tos, lo que trae como consecuencia la necesidad de una mayor tutela jurídicá de dichos bienes.

Todo ello obliga, sin duda, a que los países modernicen y forta- lezcan los sistemas de propiedad industrial para cumplir con los roles y cometidos que impone el nuevo orden internacional.

La Revista de la Propiedad Industrial, se inscribe en el marco de la modernización y se erige como un signo de la misma.

Su divulgación ha trascendido fronteras por lo que celebramos que este número cuente con artículos realizados por destacados expertos extranjeros, así como también con el valioso aporte de pro- fesionales de la Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Auguramos entonces el éxito de esta nueva edición y aprove- chamos la oportunidad para agradecer a la OMPI su continuo apoyo, sin el cual no sería posible el proceso puesto en marcha.

Junio de 1996

SUMARIO

3

• Presentación

Dra. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

Directora Técnica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

• A modo xx xxxxxxx 7

• Actividad Inventiva en el Espacio Ultraterrestre 9

Xx. Xxxxxxx Xxxxxx

• Circuitos Integrados 11

Dra. Xxxxxxxx Road

19

• Armonización de Xxxxxx Xxxxxxxxx en el MERCOSUR

Dra. Xxxxx Xxxxxxxx oartayete

41

• Las Marcas Notoriamente Conocidas

Prof. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx

51

• Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas

Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

...A modo xx xxxxxxx

Irán algunas reflexiones a propósito de cómo el lugar y el ambiente donde se verifica una actividad inventiva que puede dar origen a una patente, puede influir y hasta determinar una situación jurídica muy peculiar.

Nos referimos al ESPACIO ULTRATERRESTRE, a aquella zona, fuera de los Espacios Aéreos sometidos a soberanía etática. A aque- lla zona no susceptible de ejercicio de soberanía ni de actos de apropiación, como lo sostiene el Tratado o Carta Magna del Espacio de 1967 ratificado por todos los Estados. A aquella zona que es PATRIMONIO COMUN DE LA HUMANIDAD.

Esta Revista no podría estar ajena a esta problemática, so riesgo de no asumir que la actividad humana se despliega en su faz inventi- va fuera de la Tierra, y que el Derecho aplicable a la misma debe tener en consideración los principios jurídicos que rigen con carácter general la actividad espacial.

Actividad Inventiva en el Espacio Ultraterrestre:

"El Monopolio otorgado por una Patente de Invención frente al Principio de Patrimonio Común de la Humanidad"

Xx. Xxxxxxx Xxxxxx

A) Nociones Preliminares:

En el Espacio Ultraterrestre, los des- plazamientos, o bien se dan en órbitas fijas o variables; pues bien, fuere en el propio Espacio, o mediante una insta- lación en un Cuerpo Celeste como la Luna, se realizan trabajos espaciales que pueden consistir en la tarea de investigación científica tendiente a ob- tener descubrimientos (esto es hallar en ese medio algún elemento nuevo preexistente a la actividad humana) o bien inventar algo nuevo, es decir, crear a partir de elementos existentes, un producto o un procedimiento para ob- tener un producto conocido, pero por otras vías novedosas; que implican siempre un superar el estado de la téc- nica existente.-

8) Desarrollo de estas nociones:

1) La tarea científica, que según el Tratado del Espacio es totalmente li- bre (y también según el Tratado de la Luna) realizada en el Espacio cuenta con varias ventajas, una es ésta, el clima de libertad favorable a toda acti- vidad de este tipo especialmente; otra . es las características ambientales (au- sencia de atmósfera, etc.).-

Frecuentemente, no se busca des- cubrir nuevas sustancias, sino TRANS- PORTAR SUSTANCIAS TERRES-

TRES Y APARATOS TERRESTRES Y EXPERIMENTAR en CONDICIONES DISTINTAS para DESCUBRIR EL

COMPORTAMIENTO de ciertos ele- mentos y también para conseguir por otros procedimientos lograr el mismo producto farmacéutico, medicinal, ali- menticio, etc.-

También, para INVENTAR, es de- cir, CREAR UN NUEVO PRODUCTO

o un NUEVO INSTRUMENTO aprove- chando tales condiciones.-

C) Reglas jurídicas:

1) Toda esta actividad debe tener en cuenta ciertas reglas: TENDER A FAVORECER LA HUMANIDAD; actuar en COOPERACION; respetar también el Principio de PATRIMONIO COMUN DE LA HUMANIDAD.-

11)También debe tener en cuenta que: Se debe evitar CONTAMINAR EL ESPACIO O LA TIERRA con el pro- ducto de actividades espaciales justa- mente en aplicación específica del Principio de Patrimonio Común, etc.-

111S) in embargo existen algunos ele- mentos que tornan difícil compatibilizar esta actividad científica mencionada con el respeto a los principios jurídicos incluso de Jus Cogens como el de Co- operación que condiciona la licitud de

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toda actividad espacial, el Patrimonio Común, etc.-

IV) Y esto, no solamente por la Con- taminación, sino por el marco técnico y jurídico de las invenciones y descubri- mientos.-

V) En efecto: Si bien es discutible para los simples descubrimientos, pero indudable para los inventos de produc- tos o procedimientos, estos son sus- ceptibles, según la legislación de pa- tentes y convenios existentes: de pro- tección jurídica y espacial, en defensa del inventor, y para estimular su espíri- tu creativo y demás: mediante la cual, existe derecho en determinadas con- diciones de lograr una PATENTE DE INVENCION o similares (regida al res- pecto por Convenios como el de PA- RIS de 1883 y el Acuerdo "TRIPS").-

Pues bien, la PATENTE DE INVEN- CION implica otorgar un derecho de EXCLUSIVIDAD DURANTE UN LAP-

SO, de explotación del invento.-

Que se logre el invento en el Espa- cio que no está sujeto a ninguna sobe- ranía, no muda la cuestión, pues, el Estado de Registro, de Patente, es el obligado a garantizar la exclusividad en su territorio sin perjuicio de los con- venios que haya celebrado; y no im- porta donde el invento se haya logra- do, lo definitorio es el lugar del Regis- tro.-

Sin embargo, habría que analizar si acaso, cesa la obligación de protec- ción, en el Espacio, totalmente.-

Consideramos, que estrictamente en el ámbito sometido a jurisdicción y con- trol de ese Estado (dentro de un obje- to espacial, según arto 8, Tratado del Espacio por ejemplo y concordantes del Tratado de la Luna) dicho Estado

deberá evitar cualquier explotación fue- ra de su legítimo titular o quien éste autorice mediante Licencia.-

VI) PERO EL VERDADERO PRO- BLEMA ESTRIBA EN LO SIGUIENTE:

¿En qué medida es compatible un MO- NOPOLIO de la explotación con la no- ción de PATRIMONIO COMUN?

La única medida de compatibiliza- ción puede estar dada aplicando con- ceptos del Derecho de la Propiedad Industrial, tal cual: Establecimiento de Licencias de Explotación Obligatorias en favor por ejemplo de organismos de Naciones Unidas, etc. Es decir, relativizar el derecho de explotación exclusiva.-

Circuitos Integrados

Dra. Xxxxxxxx Road

LA PROTECCION DEL DISEÑO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Encuadramiento conceptual de los derechos intelectuales

El dominio o propiedad es el dere- cho de gozar y disponer de una cosa arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno (art.486 del Có- digo CiviD.-

Pueden ser objeto de propiedad los bienes corporales e incorporales (art.46ü del mismo Código).-

Entre los bienes incorporales se dis- tinguen las creaciones de la inteligen- cia, que constituyen la llamada propie- dad intelectual reconocida y protegida en el arto 33 de nuestra Constitución cuando dice: "El trabajo intelectual, el derecho de autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley".-

El derecho de propiedad referido a las creaciones del intelecto, no se inte- gra dentro del concepto clásico de pro- piedad sino que se traduce en un uso exclusivo monopólico de duración tem- poral, no permanente.-

Tradicionalmente la propiedad inte- lectual está dividida en dos grandes ramas: la propiedad autoral y la pro- piedad industrial.-

La propiedad autoral protege el de- recho moral del autor de toda creación literaria o artística y le reconoce dere- chos de dominio sobre las produccio- nes de su pensamiento o arte.-

La propiedad industrial protege bie- nes de aplicación en la industria o en el comercio: las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industria- les, marcas de fábrica y de servicio, nombre comercial, indicaciones de pro- cedencia.-

Patentes de invención

Si bien las legislaciones sobre pa- tentes de invención reconocen el de- recho moral del inventor a ser desig- nado y considerado como autor de la invención, su finalidad principal es pro- porcionar un incentivo para favorecer el progreso técnico-industrial en gene- ral: por una parte la concesión de un título de patente otorga a su titular un derecho de exclusividad en la explota- ción económica de su invento, durante un período determinado; a cambio de ello, aquél tiene la obligación de reve- lar de inmediato toda la información ne- cesaria para reproducir el invento patentado y evitar que el monopolio se convierta en un obstáculo para el de- sarrollo científico tecnológico.- Ello se logra, por medio de la divulgación de la invención reivindicada a través de la

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publicación del documento xx xxxxx- te.-

Este xxxxx del Sistema de Patentes que ha actuado como eje en la bús- queda de un balance entre los intere- ses públicos y privados está previsto en nuestra Ley de Patentes de Inven- ción y en el Acuerdo sobre los aspec- tos de los Derechos de Propiedad In- telectual relacionados con el Comercio conocido por la sigla inglesa "Trip's" considerado doctrinariamente como "el catálogo oficial de los problemas del Derecho de Propiedad Industrial inter- nacional contemporáneo".-

Por medio del conocimiento del do- cumento de patente, se puede recupe- rar la información tecnológica como principal elemento difusor del conoci- miento técnico y científico a nivel mun- dial.- Además, desempeña un impor- tante papel para juzgar tendencias de investigación y desarrollo internacional de otras empresas; en la práctica, al- gunas veces debe contarse con la co- laboración del inventor, por ejemplo ad- quiriendo mediante un contrato con él, sus conocimientos y sus planos.-

Por otra parte, la obligación del titu- lar de una patente de explotar su in- vento, constituye una contraprestación al monopolio legal que el Estado le re- conoce por un tiempo determinado en un territorio nacional también determi- nado; ese derecho impide que cual- quier otra persona que no sea el pro- xxx titular o que no tenga el consenti- miento del propietario de aquella la pue- da explotar sin su autorización, y si lo hace podrá deducirse contra el infrac- tor acciones civiles y penales.-

Al finalizar el plazo de monopolio le- gal, tal invención puede ser usufruc- tuada sin restricciones por toda la sociedad.-

Acertado estuvo Xxxxxxx Xxxxxxx, al señalar en una oportunidad, que el sistema de patentes ha aportado el combustible del interés a la llama del ingenio.-

Si el inventor asume la actitud de mantener en secreto su invención, po- seerá un monopolio de hecho y una chance de beneficio librada a las re- gias que imperan en el mercado.-

A su vez la sociedad tendrá altos precios, escasez de productos, dupli- cación de procesos de investigación que en definitiva sólo retardarán los resultados a lograrse en un área técni- ca determinada.-

Nuestra ley de patentes de inven- ción es amplia, puesto que comprende tanto inventos como descubrimientos, requiriendo para su concesión la no- vedad del invento la licitud del mismo y su aplicación industrial.-

En relación a la novedad se entien- de que una invención es nueva si no está comprendida en el estado de la técnica, esto es, el conjunto de todos los conocimientos disponibles al públi- co por diferentes medios (publicacio- nes en el país o fuera de él, por pro- ductos fabricados o comercializados en el mercado) en un área técnica con- creta, antes de la fecha de la solicitud de la patente.-

En cuanto al ámbito de exclusión de licitud, nuestra ley de Patentes no es tan amplio como en el Trips, que establece una lista de invenciones que pueden ser excluidas de patentabilidad por las Partes (Artículos 27-2 y 27-3).-

Así un producto o proceso cuya ex- plotación comercial afecte el orden pú- blico o la moralidad, cause daños gra- ves al medio ambiente, a la vida de las personas, los animales, para proteger la salud o para preservar los vegeta-

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les, los métodos de diagnóstico, tera- péuticos, quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales y determina- das invenciones biotecnológicas, no admiten su patentamiento.-

Con el requisito de la aplicación in- dustrial de una invención para ser pa- tentada nos estamos refiriendo a la po- sibilidad cierta de que el objeto de esa invención se fabrique o utilice en cual- quier clase de industria, quedando ex- cluidos con ello las creaciones pura- mente científicas, literarias y artísticas, generadoras igualmente de derechos intelectuales, pero de naturaleza dife- rente por cuanto no producen resulta- do funcional alguno.-

Nuestra ley acepta el patentamiento de nuevos productos industriales, de nuevos procesos o procedimientos, y la nueva combinación de medios co- nocidos para lograr un producto indus- trial, y si- bien está permitido en mate- ria química y farmacéutica el paten- tamiento del proceso, en cambio, se prohíbe el patentamiento del producto químico o farmacéutico final.-

Al establecer el Acuerdo Trip's que sólo podrán patentarse aquellas inven- ciones que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, no innova de- masiado respecto de la situación ac- tual (art. 27.1).-

La disposición comentada contiene una nota al pie que permite a los países Miembros interpretar la expre- sión "actividad inventiva" como sinóni- mo de no evidente y "susceptible de

aplicación industrial" como sinónimo de útil.-

El Trip's consagra como principio general, la patentabilidad absoluta de todo tipo de invenciones, ya sean de productos o procedimientos, en todos

los campos de la tecnología, siempre que cumplan con las condiciones ob- jetivas de patentabilidad nombradas.-

El Acuerdo Trip's suma a las claúsulas contenidas en el Convenio de París de: Trato Nacional y Derecho de Prioridad, la cláusula de no discri- minación (Art. 27.1) que se refiere tan- to a la disponibilidad como al ejercicio de los derechos de patente, en virtud de la cual no se puede discriminar por el lugar donde se produjo la invención, el campo de la tecnología al cual per- tenece, o el hecho de que los produc- tos sean importados o producidos en el país.-

Esta disposición obligará a recono- cer patentes en todas las áreas, inclu- yendo productos farmacéuticos y otras invenciones hoy privadas de protección en muchos países.-

No obstante ello, el propio Acuerdo admite Excepciones de los derechos conferidos (Art. 30) como válvula de escape para un país Miembro.-

Las referidas excepciones, deben satisfacer tres condiciones: deben ser limitadas, no pueden impedir de ma- nera injustificable una explotación nor- mal de la patente, y no deben perjudi- car injustificablemente los legítimos in- tereses del titular de la patente.-

Sin embargo tales condiciones se aplicarán tomando en consideración los legítimos intereses de terceros.-

Las excepciones podrían ser: utili- zar la invención, para fines docentes, investigación e experimentación Accio- nes realizadas privadamente, con pro- pósitos no comerciales, licencias obli- gatorias, importación de un producto que haya sido puesto en el mercado por el titular de la patente.-

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Circuitos integrados

Ahora bien, la aparición de la tecno- logía de punta, abre una brecha entre las dos ramas tradicionales de la Pro- piedad Intelectual: la autoral y la in- dustrial, produciéndose un desborde ju- rídico, que en algunos casos se ade- cua a los conceptos de propiedad inte- lectual clásicos, y en otras, obliga a adoptar un sistema especial o sui- géneris.-

En la década del ochenta, surge un bien informático de gran importancia en la industria electrónica: los circuitos integrados.-

Los circuitos integrados se caracte- rizan por presentar en un aparato de tamaño reducido, fabricado en un ma- terial semiconductor ("chips") una se- cuencia de dispositivos electrónicos que tienen por finalidad desempeñar ciertas funciones.-

Así tenemos los circuitos integrados ("Iay-out design") que son empleados como procesadores y aquellos que fun- cionan como memorias.-

Los circuitos integrados son un ele- mento esencial en amplios sectores de la industria en especial el mercado de la electrónica, las telecomunicaciones y la computación; siendo también una parte esencial de los armamentos rno- dernos.-

La necesidad de la protección legal del diseño de los circuitos integrados, está fundada en que son una creación intelectual, y en que es posible su re- producción invirtiendo su proceso de diseño lo que posibilita la competencia desleal o piratería.-

En 1984, EE.UU. adoptó una Ley para la protección de las "máscaras" de fabricación de los semiconductores, creando un nuevo y especial título de

Propiedad Intelectual; influida por la tec- nología predominante en el momento de su sanción la ley se refiere a "más- caras" y no diseños.-

Esta Ley se promulgó, ante las de- mandas de la industria de semicon- ductores americana, amenazadas de la copia de diseño de las empresas japonesas, que consideraban que la protección obtenida por el copyright no era suficiente.-

Posteriormente fue tomada como modelo por la mayor parte de los paí- ses desarrollados en la industria elec- trónica, refiriéndose sus leyes en cam- bio a las "topografías" de los circuitos integrados, con lo cual se procura dar una idea del carácter tridimensional de éstos.-

El objeto protegido de esas legisla- ciones no es la tecnología de fabrica- ción de los "chips" sino su diseño.-

Esta forma sui-generis de propiedad intelectual que ha sido llamada "híbri- do conceptual" incluyó una fuerte cláu- sula de reciprocidad sustantiva que im- plica la extensión de los derechos más allá de sus nacionales o residentes. sólo para el caso de igual trato por el país involucrado.-

Fue una medida para fomentar en otros países criterios de protección si- milares.-

En el debate internacional la mayo- ría de los países desarrollados propi- ciaban la protección sui-géneris de los circuitos integrados, en virtud de que por sus características debían tener previsiones propias, las que eran cla- ve para combatir la piratería y la com- petencia desleal.-

Por su parte los países en desarro- llo, en general consumidores de esa nueva tecnología, no encontraban fun- damento para proteger el diseño de un

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"chip" bajo un título especial de Pro- piedad Intelectual, por cuanto no toda creación intelectual tiene entidad tal como para concederle un derecho de exclusiva.-

También se objetó que los diseños de los circuitos integrados protegibles no deben de conformidad con el régi- men sui géneris reunir novedad, ni al- tura inventiva, por lo que se pondría en riesgo los principios que informan la protección de la propiedad intelec-

tual-

Además se señaló que la creación y aplicación de diseños de semicon- ductores influye en su encuadre jurídi- co al estar incorporados a un objeto.-

Finalmente, en el plano internacio- nal se adoptó un Tratado sobre la Pro- tección de los Circuitos Integrados (aprobado en Washington el 26 xx Xxxx de 1989), que establece la obliga- ción de éada parte contratante de ase- gurar en su territorio la protección de la Propiedad Intelectual de los esque- mas de trazado de los circuitos inte- grados protegidos definiéndolos (topo- grafías), por su disposición tridimen- sional requiriendo que esté preparado para un circuito integrado destinado a ser fabricado y al circuito integrado se lo define por su función electrónica.-

Es decir, que el objeto de protec- ción no es la tecnología de fabricación de un "chips", sino su diseño, y para que ese diseño sea protegido, debe ser original o lo que se considera equi- xxxxxxx, resultado de un "esfuerzo in- telectual". -

El Tratado admite que los Estados firmantes sometan el nacimiento de la protección jurídica de la topografía a su explotación o a su registro (Art. 7) buscando así cierto equilibrio a algu- nas legislaciones que dejaban en ma-

nos del titular del derecho el determi- nar cuál información hace accesible al público y cuál no.-

La protección que es por un mínimo de 8 años es independiente de que el circuito integrado se encuentre incor- porado en un artículo (Art.3.1.b.), pero al no establecer de manera expresa procedimientos o sanciones, deja cier- ta libertad a que las leyes y los Tribu- nales determinen los efectos jurídicos en tales casos.-

El Tratado deja librado a cada país la decisión del marco legal bajo el cual se brindará protección (Art. 4), leyes especiales, o su legislación referente a Derechos de Autor, Patentes de Inven- ción, Diseños o Modelos Industriales, Modelos de Utilidad, competencia des- xxxx pero con sujección a los estánda- res mínimos impuestos por el Tratado (Art. 3.2), y, en su caso observarse las convenciones internacionales que rijan en la materia respectiva ya sea paten- tes, copyright, competencia desleal, etc.-

El titular de un esquema de trazado o topografía de un circuito integrado protegido, tendrá el derecho exclusivo de reproducirlo total o parcialmente, importar, vender o distribuirlo quedan- do facultado a autorizar a terceros, siendo ilícitos tales actos si se realizan sin su autorización (Art. 6.1 ).-

En esencia este modelo sui-géneris adoptado, concede un derecho para impedir la copia servil de un diseño protegido, no se confiere un monopo- lio de explotación como en las paten- tes.-

Este derecho del titular tiene ciertas limitaciones (Art. 6.2): en los casos de reproducción privada con fines no co- merciales, de reproducción con fines de análisis, evaluación investigación o

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enseñanza; también se limita el dere- cho conferido al admitirse la "ingenie- ría inversa", en tanto sobre a base de a evolución o e análisis de un esque- ma de trazado protegido ésta conduz- ca a la creación de un nuevo esquema de trazado.-

La ingeniería inversa ha sido consi- derado un medio legítimo de compe- tencia en la industria de semiconducto- res, no obstante requerir capacidades tecnológicas y recursos de entidad.-

En materia de circuitos integrados, el principio que ha prevalecido a nivel internacional hasta el momento, ha sido el de la reciprocidad, es decir que sólo reconocen derechos a los nacionales de otros países, si en esos otros paí- ses se concede una protección esen- cialmente equivalente a los propios nacionales.-

El Tratado xx Xxxxxxxxxx consagra

el principio del Tratado Nacional en su Art. 5.-

A su vez, a partir de la aplicación del Trip's ya no será posible invocar ese principio de reciprocidad material de algunas legislaciones de los países desarrollados, sino que deberá aplicar- se el trato nacional es decir la obliga- ción de cada Miembro de conceder a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el otor- gado a los propios nacionales.-

En cuanto a la relación del Acuerdo Trip's con el Tratado xx Xxxxxxxxxx de 1989, se afirma su compatibilidad al establecerse que ningún país podrá valerse del Trip's para eludir obligacio- nes existentes en virtud de ese Trata- do (art. 2.2).-

De un modo similar, establece (art. 35) que los Miembros otorgaran pro- tección a los esquemas de trazado to- pografías de circuitos integrados, de

acuerdo con ciertos Artículos del Tra- tado xx Xxxxxxxxxx.-

Cabe destacar la utilidad de esta dis-

posición en virtud de que el Tratado referido hasta el día xx xxx, no ha en- trado en vigor y por consiguiente no obliga directamente a ningún país.-

Esta compatibilidad se manifiesta tanto en cuanto al alcance general de la protección (Art. 36), como en rela- ción con los actos que no requieren la autorización del titular del derecho (Art. 37) Y respecto de la duración de la protección y del sistema de adquisi- ción del derecho (Art.38).-

La protección otorgada por el dere- cho sobre una topografía, se extende- rá no sólo al esquema de trazado y al circuito integrado que incorpora dicho esquema, sino también al objeto o pro- ducto que incorpore el circuito integra- do, en la medida en que éste conten- ga un esquema de trazado ilícitamente reproducido (Art.36 in fine).-

Puesto que en nuestro Derecho po- sitivo no existen previsiones regulado- ras de topografías de circuitos integra- dos, la Protección de los mismos de- berá buscarse a través de dos de sus Leyes: la ley de Patentes de Invención (Ley NQ 10.089 de 12/12/41) Y dentro de la Ley de Patentes de Modelos de Utilidad y Modelos o Diseños Indus- triales (Decreto-Ley NQ 14.549 de 29/ 7n6), en los Modelos de Utilidad pues- to que son los institutos que mejor se adaptan al objeto protegido.-

En cuanto a su inclusión en el siste-

ma de protección de los Derechos de Autor-alternativa también planteada a nivel internacional-, entendemos que la creación de un objeto de trazado no encuadra en una creación literaria ar- tística o científica, en virtud de que aun- que es una creación intelectual, tiende

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en sustancia a la producción de un re- sultado utilitario, material y práctico.-

Por lo expuesto, tampoco tendría cabida como Diseño Industrial, en don- de se protege la novedad estética, vi- sible del objeto.-

Las leyes nombradas no son leyes nuevas, se promulgaron en 1941 Ley de Patentes de Invención y en 1976 la de Modelos de Utilidad, por lo que no es fácil incluir en ellas la protección de nuevos temas tecnológicos.-

Los Modelos de Utilidad reclaman los mismos requisitos de objetividad que las patentes, que vimos pero son invenciones de menor entidad, de me- nor altura inventiva en relación a las invenciones propiamente dichas, y se protege las mejoras o modificaciones que se introducen a un objeto indus- trial ya conocido, que importan una me- jor utilización o un mejor resultado en la funcióñ que cumplen-

Este diferente nivel de actividad in- ventiva ha sido considerado por nues- tro legislador otorgándoles un grado de protección menor: un lapso de 5 años con opción a otros 5 años a solicitud del titular.-

Entendemos que si el inventor fabri- ca el circuito integrado con un mínimo de material, la solución al problema ten- drá cabida en el campo de la patente de invención; si una nueva disposición o conformación modifica diseños de tra- zado conocidos dándoles una mejor uti- lización, la solución al problema se in- cluirá dentro de los Modelos de Utili- dad.-

Es obvio señalar que el titular de la topografía de un Circuito Integrado, ten- drá los derechos propios del régimen protector aplicable.-

De la compulsa de las solicitudes presentadas a nuestro organismo Dí-

rección Nacional de la Propiedad In- dustrial surge que se han presentado solicitudes de patente de invención vin- culados al tema, y tales solicitudes se refieren a objetos que tienen incorpo- rado un circuito integrado, no habién- dose planteado una solicitud específi- ca sobre un circuito integrado en sí.-

Conclusión

Si bien en la mayoría de los países en desarrollo hay una actividad limita- da en cuanto a la creación de diseños de circuitos integrados, su protección puede incidir en el comercio de los mis- mos y de los productos industriales que los incorporan.

Se entiende que el sistema de pro- tección jurídica más adecuado para los circuitos integrados deberá encontrar- se en el sistema de Propiedad Indus- trial, porque no solo mantiene el equili- brio de intereses (del inventor y de la sociedad) indispensable para el pro- greso de la técnica, sino constituye un medio de aproximación entre la inves- tigación, tecnología, comercio e indus- tria para alcanzar el máximo desarrollo de un país, defendiendo el capital más válido de éste: [a capacidad de sus hombres.-

Armonización de normas en el MERCOSUR

Ora. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

EL PROTOCOLO DE MARCAS

-.

Introducción

n fecha 26 xx xxxxx de 1991 se suscribió entre ATg'elTfirnr,-BTasil, Pa- raguay y Uruguay el Tratado xx Xxxxxxxx que establece el marco jUrl- d~ ecgAÓFIIico f3ara I?-Creación xxx Xxxxxxx Com(1O del Sur (MERCO""

~ste Tratado se inscribe dentro de la tendencia mundial a constituir es- xxxxxx económicos ampliados y se en- frenta al- avanzado estado de concre- ción de tres megabloques: la Unión Eu- ropea, el NAFTA Y la Unión de Países del Sudeste Asiático.

Concepto de integración

La integración -que puede darse tanto en el plano internacional como en el plano regional-, consiste en un proceso de transferencias de expec- tativas exclusivas del estado-nación a una entidad más amplia. Esta, en su sentido moderno, requiere de una decisión política que la formalice, eri- giéndose sobre la base de la proximi- dad geográfica, la afinidad cultural y el interés económico. Xxxxx define como integración el proceso mediante el cual dos o más gobiernos adoptan, con el apoyo de instituciones comunes, me- didas conjuntas para intensificar su in- terdependencia y obtener así benefi-

cios comunes. Esta definición concibe a la integración como un proceso, sin tener implícita necesariamente la idea de meta final aunque no carente de objetivos: la promoción de una interde- pendencia mutuamente beneficiosa para los participantes. En consecuen- cia, se trata de un devenir dotado de valor intrínseco y no de una evolución hacia una meta predeterminada que deba alcanzarse necesariamente por el solo cumplimiento de etapas prede- terminadas. La participación de las ins- tituciones comunes implica que las ac- tividades mancomunadas deben estar dotadas de cierta continuidad en el tiempo y además que estén sometidas a ciertos procedimientos institucionali- zados. Esto significa que estas rela- ciones deben estar sujetas a un con- junto de normas que señalen los pro- cedimientos aceptables para todos los integrantes del proceso, lo que apunta a la adopción de decisiones por con- senso. Esto excluye, para este autor. sin embargo, que las instituciones de un proceso de integración deban estar dotadas de poderes supranacionales, aunque tampoco lo prohíbe (la supra- nacionalidad implicaría que los miem- bros de sus órganos no representen a ningún Estado, encontrándose desvin- culados de sus nacionalidades, respon- diendo nada más que a intereses co- munitarios, teniendo por otra parte, la potestad de dictar normas obligatorias

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para los Estados miembros cuya apli- cación sea inmediata y prevalente).

El objetivo de la integración sería entonces, para los países en desarro- llo, la contribución que ésta pueda rea- lizar para lograr dicho desarrollo, en vez de crear a largo plazo una unidad mayor cuyas consecuencias son difíci- les de medir por anticipado.

La voluntad integracionista de Amé- rica Latina se ha mantenido presente en diversas iniciativas así como en múltiples convenios de carácter bilate- ral. El antecedente fundamental de este Tratado se consagra con la ALALC, transformada luego en ALADI. Sin em- bargo. en América Latina el concepto de integración actualmente en xxxxx- cia ha cambiado. El criterio fuertemen- te comercialista de las décadas ante- riores ha cedido su lugar a un concep- to más amplio que, además de las po- líticas comerciales, comprende la coordinación progresiva de políticas macroeconómicas, la complementación productiva y la cooperación tecnológi- ca, etc. Este concepto de integración más acabado que se perfila actualmen- te, aparece fuertemente impulsado en los acuerdos subregionales así como en los organismos globales dedicados a fomentar la aproximación entre los países latinoamericanos. La integración global ha dado paso a procesos de subregionalización cuyas dos muestras más expresivas son el Pacto Xxxxxx (hoy Comunidad Andina) y el MERCO- SUR.

El Tratado xx Xxxxxxxx de 26 xx xxxxx de 1991 y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

El Tratado xx Xxxxxxxx de 26 xx xxxxx de 1991 es un acuerdo interna-

cional esquemático y breve que prevé la formación xxx Xxxxxxx Común del Sur en una fecha determinada, el 31 de diciembre de 1994 (afiliándose así a la tesis de integración con una meta final que es la constitución de un mer- cado común en un plazo determina- do). Dicho Tratado entró en vigencia el 29 de noviembre de 1991 a través de mecanismos previstos en el propio tra- tado.

Se trata de un tratado marco para la- constitución de un mercado común futuro. Los tratados-marco fijan objeti- vos comunes a ser concretados en for- ma evolutiva y mediante programas conjuntos; tienen escasas normas bá- sicas obligatorias y sus textos contie- nen sobre todo enunciaciones progra- máticas y principios genéricos no de- sarrollados. Xxxxxx Xxxxxxx define a este tipo de tratados como "un instru- mento que enuncia objetivos y princi- pios generales, propone metas y pro- gramas también globales y, al mismo tiempo, establece una estructura institu- cional, cuyos órganos tienen compe- tencia y poderes para desarrollar, me- diante nuevas normas jurídicas sus dis- posiciones básicas". Pero quizás, mu- cho más importante que la calificación fue la intención que tuvieron los nego- ciadores del Tratado, en cuanto a las consecuencias que pretendían dedu- cir de tal catiticación: transitoriedad, flexibilidad, ausencia de obligatorie- dad, no cesión de soberanía, etc. Sin embargo, la concreción del Mercosur va a dar origen necesariamente, con su consolidación a un nuevo derecho comunitario, el derecho de la integra- ción, cuyo principio rector es el de la equidad y la armonía del desarrollo conjunto para evitar las desigualdades entre los Estados parte.

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - 21

Sin perjuicio del carácter subregio- nal que dimana de su alcance en prin- cipio limitado a los cuatro estados signatarios, queda abierto a la adhe- sión de los demás estados miembros de ALADI, realizándose gestiones en el momento actual para la incorpora- ción de Bolivia y Chile. Siendo un tra- tado de naturaleza mixta, la adhesión de nuevos estados queda supeditada a un pronunciamiento favorable de los contrayentes.

Tanto en el preámbulo como en su texto se establecen sus objetivos: am- pliación de los mercados a través de la integración, como condición funda- mental para acelerar el desarrollo eco- nómico con justicia social; integración de América Latina; adecuada inserción internacional; ampliación de la oferta y la calidad de los bienes y servicios; mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes. En cuanto a los medios son: el eficaz aprovechamien- to de recursos disponibles; la preser- vación del medio ambiente; la coordi- nación de las políticas macroeconómi- cas; la complementación de los dife- rentes sectores de la economía; la pro- moción del desarrollo científico y tec- nológico y la modernización de las economías.

La estructura orgánica es mínima y sumamente simple, y se encuentra contenida fundamentalmente en el Ca- pítulo 11, siendo los órganos allí pre- vistos el Consejo xxx Xxxxxxx Co- mún, el Grupo Mercado Común y la Secretaría Administrativa, siendo to- dos intergubernamentales, carentes de supranacionalidad. El arto13 del Tr - tado revé ue eL§rupo Mercado Co- mún constituya Subgrupos de trabajo para e cump~ e suscometi- dos. Entre ellos se encuentra el Gru-

po No. 7 para Política Industrial y Tec- 'ftelógica-- -

Como ya se expresara, el Tratado xx Xxxxxxxx nació como un tratado transitorio en cuanto a la estructura institucional del Mercosur (art. 18). Con un criterio pragmático se lo tomó como un texto fundacional. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el mismo se creó un Grupo sobre As- pectos Institucionales, el cual celebró cinco reuniones de trabajo y por último una Conferencia Diplomática sobre Aspectos Institucionales del Mercosur que culminó con la aprobación del pro- yecto de Protocolo Adicional al Trata- do xx Xxxxxxxx sobre la Estructura Ins- titucional del Mercosur que se denomi- nó Protocolo de Duro Preto, firmado el 17 de diciembre de 1994. A partir de la vigencia de este Protocolo que que- dó incorporado al Tratado xx Xxxxxxxx, el Mercosur pasó a tener personali- dad jurídica.

En cuanto a la estructura orgánica, la misma fue mantenida y ampliada a la vez que perfeccionada, creándose la Comisión de Comercio, la Comisión Parlamentaria Conjunta y el Foro Con- sultivo Económico-Social. En este Protocolo se subrayó una vez más la ausencia de supranacionalidad, esta- bleciéndose en su arto 2 que los tres órganos con capacidad de dictar nor- mas obligatorias: el Consejo, el Grupo y la Comisión de Comercio, son de na- turaleza intergubernamental. Se man- tuvo, asimismo, en su arto 37 que las decisiones serán tomadas por consen- so y con la presencia de todos los Es- tados Partes.

22 - REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El ordenamiento jurídico del MERCOSUR

La existencia de un Mercado Co- mún requiere de una norma jurídica que la cree y de todo un proceso de integración que como ya vimos tam- bién requiere necesariamente de nor- mas jurídicas que lo regulen.

Todo este conjunto de normas for- ma un orden jurídico claramente iden- tificado que posee sus propias fuen- tes, dotado de órganos y procedimien- tos aptos para emitirlas, interpretarlas, así como para constatar y sancionar sus incumplimientos y violaciones. Es lo que se ha dado en llamar "derecho de la integración" que tiene dos particularidades: la primera es que si bien se constituye mediante tratados o acuerdos internacionales, es decir nor- mas de derecho internacional público, su normativa no se agota en ellos, sino que se continúa por normas emana- das de los órganos creados por dichos tratados; y, la segunda es que si bien emana de tratados, sus normas no van dirigidas a regular únicamente la rela- ción entre Estados, sino que van dirigi- das a regular las relaciones entre los particulares, personas físicas o jurídi- cas de los Estados Partes y por tanto debe integrarse en los órdenes jurídi- cos nacionales. Este ordenamiento ju- rídico es lo que ordinariamente se lla- ma derecho comunitario.

La doctrina y jurisprudencia europea

han caracterizado al derecho comuni- tario por lo siguiente: a) aplicabilidad inmediata, b) aplicabilidad directa y

e) primacía. El Derecho comunitario, por otra parte, se diferencia de los tra- tados clásicos del Derecho Internacio- nal Público en que no se limita a reglar

derechos y obligaciones recíprocos en- tre Estados, sino que crea entidades supranacionales, implicando transfe- rencia de atribuciones de los Estados miembros a dichas entidades supra- nacionales, por lo que algunos auto- res, como el xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx en- tienden que en este caso, se opera una verdadera transferencia de sobe- ranía. Un sector de la doctrina latinoa- mericana (que se encuentra dividida), especialmente el xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, siguiendo x Xxxxxxxx entien- de que al establecerse un sistema jurí- dico comunitario el derecho que surge de sus fuentes no constituye un dere- cho extranjero ni tampoco un derecho internacional; se trata de un derecho que también es propio de los Estados miembros y que posee una fuerza jurí- dica de penetración en el ordenamien- to interno de los países miembros, lo que se revela en las tres notas pecu- liares que ya vimos: aplicación inme- diata, aplicación directa y la primacía sobre los derechos nacionales, afirmán- dose de esta manera, contrariamente a lo manifestado supra. la soberanía de los Estados miembros. La delega- ción limitada de competencia específi- ca que pasa a ser ejercida por una entidad comunitaria, dentro de un pro- ceso integrativo para alcanzar el bien común, no atenta con los principios de derecho público que constituyen el fun- damento del orden constitucional, ni afecta la soberanía nacional robusteci- da cuando se ejercita libremente en la conclusión de un tratado internacional. Esta delegación no significará alterar el orden político interno de los Estados delegantes pues éstos conservarán su identidad y sus valores esenciales que consisten en sus antecedentes históri- cos, sus propias características racia-

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - 23

les, los factores culturales y hábitos de vida.

En América Latina tenemos como

ejemplo la Comunidad Andina, organi- zación subregional nacida del Acuerdo xx Xxxxxxxxx en 1969, donde se ha avanzado mucho en la generación de un derecho comunitario, sobre todo en la materia de legislación industrial que nos atañe. Cuenta con instituciones y mecanismos similares a los de la Co- munidad Europea y prevé la formación de un derecho comunitario derivado que debe ser reconocido y aplicado por las autoridades nacionales de los paí- ses miembros. Asimismo está prevista la existencia de un Tribunal o Corte de Justicia supranacional que garantice la aplicación de las normas de ese dere- cho comunitario y su observancia por parte de las instituciones de la comu- nidad de los países miembros y sus ciudadaños, al mismo tiempo que ase- gure la supremacía del mismo sobre la legislación nacional que le sea con- traria. Este Tribunal de Justicia, crea- do en 1979 tiene sede en Quito te- niendo a su cargo la interpretación pre- judicial del derecho comunitario a rogación de los tribunales superiores de los países miembros.

En el Seminario Internacional sobre

el Derecho de la Integración celebrado en Buenos Aires en agosto de 1991, se observó por Grecco, que no pare- cía que pudiera hablarse en relación con el Mercosur de un ordenamiento jurídico comunitario en razón de que no habían elementos fundamentales a la idea de tal derecho como lo son la coacción y la existencia de un Tribu- nal, así como tampoco definición algu- na sobre la jerarquía de las normas. Sin embargo, parafraseando al Xx. Xxxxx, podemos decir que en el

Mercosur existe un derecho de la in- tegración en status nascendi. A esta altura, en 1996, cabría formularse la pregunta de si existe un ordenamiento jurídico xxx Xxxxxxx Común del Sur y no cabe duda que así es: el Tratado xx Xxxxxxxx, el Protocolo de Brasi- lia, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones, Resoluciones y Directi- vas, siguiendo la definición de Xxx Xxxxx. forman un ordenamiento jurídi- co organizado y estructurado. que po- see sus propias fuentes, dotado de ór- ganos y procedimientos aptos para emitirlas, interpretarlas, así como para

constatar y sancionar los casos de in-

cumplimiento y las violaciones. Sin em- bargo, pese a las gestiones de Uru- guay, no fue aceptado formalmente. para el ordenamiento jurídico del Mercosur la aplicación de estas carac- terísticas. Este está constituido por nor- mas propias de un Derecho primario y un Derecho secundario o de un De- recho originario y un Derecho deri- vado. Mientras el primero está consti- tuido por las disposiciones del Tratado xx Xxxxxxxx y los acuerdos celebra- dos conforme al mismo, el segundo está conformado por los actos jurídi- cos dictados por los órganos previstos en el Tratado. o sea, las decisiones del Consejo Mercado Común. Así sur- ge del Protocolo de Brasilia y lo reco- noce implícitamente el arto 41 del Pro- tocolo de Ouro Preto al establecer las fuentes jurídicas del Mercosur. Las nor- mas de Derecho primario u originario no ofrecen dificultades en cuanto a su aplicación directa en el ámbito interno de los Estados por cuanto deben ser aprobadas conforme a las normas constitucionales respectivas. En cam- bio, la denominada cuestión constitu- cional puede plantearse respecto a las

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disposiciones del Derecho secundario o derivado en orden a determinar en qué medida los órganos internos de los Estados están jurídicamente habili- tados para asumir los compromisos emergentes de la incorporación al pro- ceso de integración económica. Se tra- ta de eventuales contradicciones entre las normas internas de carácter cons- titucional de cada Estado miembro y las normas que integran el llamado De- recho de la integración o Derecho co- munitario. Al respecto es constatable una significativa diversidad en la con- sideración de la cuestión desde la pers- pectiva positiva de las Constituciones de los países involucrados: Argentina (1994), Brasil (1988), Paraguay (1992) y Uruguay (1967). Sobre el particular, la Constitución de la República Argen- xxxx de 1994 atribuye a! Congreso "aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos", agregando que "las normas dictadas en su consecuen- cia tienen jerarquía superior a las le- yes" (art. 75, ord. 24). La Constitución brasileña de 1988 dispone en arto 42 que "la República Federativa del Brasil buscará la integración económica, po- lítica, social y cultural de los pueblos de América Latina, con miras a la for- mación de una comunidad latinoameri- cana de naciones". Xx xxxx 000 xx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx de 1992 prevé que "la República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Es- tados, admite un orden jurídico supra- nacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del de- sarrollo en lo político, económico, so-

cial y cultural". La Constitución urugua- ya preceptúa en el inc. 22 del arto 6 que "la República procurará la integra- ción social y económica de los Esta- dos latinoamericanos, especialmente en lo que refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo propenderá a la efectiva complementación de sus servicios pú- blicos". De los textos transcriptos es posible concluir que sólo las constitu- ciones uruguaya y brasileña consagran disposiciones programáticas en mate- ria de integración con otros Estados latinoamericanos, aunque con distinto alcance. Por otra parte, aunque ningu- na de las Cartas de los países partici- pantes del MERCOSUR regula con precisión la problemática de los órga- nos intergubernamentales y supranacionales, en las Constituciones argentina y paraguaya -las más recien- tes- se avanza en la admisión de la primacía de los tratados en materia de integración sobre otras normas jurídi- cas, y en el reconocimiento de un or- den jurídico supranacional. El artículo

42 del Protocolo de Ouro Preto men- ciona la obligatoriedad del derecho pero fue imposible establecer su aplicación inmediata y directa, en mérito a que las Constituciones nacionales no lo ha- bilitan. La alternativa fue en este caso, la aplicación del principio de aplica- ción simultánea, el cual se encuentra regulado por los arts. 38, 39 Y 40 del Protocolo de Ouro Preto.

Como ya vimos, entonces, en el Mercosur no existe actualmente un de- recho comunitario consolidado, por lo que es necesario pasar a hablar de armonización de legislaciones. Este derecho armonizado, sin embargo, no será todavía derecho comunitario, sino que seguirá siendo derecho interno o

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - 25

nacional de los estados partes en la

medida que lo ratifiquen; aunque Xxxxxxxxxx Xxxxxx, al estudiar el arto

1º del Tratado xx Xxxxxxxx manifiesta

que la armonización legislativa que está prevista en dicho artículo tiene por fin la creación de un orden jurídico comu- nitario, lo que, como ya vimos, es muy debatido en la doctrina de la región porque como dice Papaño, se habla de armonización porque todavía no hay derecho comunitario.

La armonización del derecho en los países del MERCOSUR

Los principales objetivos del Mercosur pueden resumirse así (art. 1º del Tratado xx Xxxxxxxx):

1º) La libre circulación de bienes, servicios' y factores productivos;

2º) El establecimiento de un aran- cel externo común, y la adopción de una política comercial común con ter- ceros Estados;

3º) La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los miembros, a fin de asegurar condi- ciones adecuadas de competencia en- tre ellos; y

4º) La armonización de las legis- laciones en las áreas pertinentes.

Al realizar este último objetivo, los países del Mercosur tienen que tener en cuenta por ejemplo los tratados in- ternacionales relativos a la materia que nos ocupa, por cuanto los mismos han sido aceptados por un número crecien- te de países y su funcionamiento ha puesto de relieve que en muchos as-

pectos es posible acercar posiciones encontradas y arribar a consensos aceptables para todas las partes involu- cradas. Hay una rica experiencia en la materia que debe ser aprovechada por los países del MERCOSUR por cuan- to se trata no solo de normas estudia- das por los principales expertos en los temas, sino que han tenido ya también aplicación práctica, así como la acep- tación de la comunidad internacional. La tradición romanista de los cuatro países permite suponer que no habrá mayores obstáculos en lograr una ar- monización deseable. Sin embargo, en el momento actual sus legislaciones presentan bastantes asimetrías. El Tratado del Mercosur, por otra parte, viene a surgir sobre cuatro países que en algunos casos ya se encontraban vinculados por normas de carácter in- ternacional bilateral y multilateral so- bre la materia. Así tenemos los Trata- dos de Montevideo de 1889 sobre Mar- cas, vigente entre Argentina, Paraguay y Uruguay y el de 1940 sobre propie- dad intelectual vigente entre Paraguay y Uruguay, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Indus- trial celebrado en 1883 y revisado va- rias veces, la última en Estocolmo en 1967 y del cual son parte Uruguay, Ar- gentina y Brasil. Sin embargo debe se- ñalarse que los textos ratificados por estos tres países integrantes del Mercosur no son los mismos, ya que Argentina adhirió al acta xx Xxxxxx y a los arts. 13 a 30 del Acta de Estocolmo, Brasil al acta de Estocolmo con ex- cepción de los arts. 1 a 12 y Uruguay al Acta de Estocolmo. Además, Uru- guay y Brasil se encuentran vincula- dos por el Convenio sobre Marcas y

Privilegios de Invención ratificado el 29

de setiembre de 1955.

26 - REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

De momento cualquier solución armonizadora debe pasar por dos condiciones: el ejercicio legítimo de los derechos de propiedad indus- trial, juzgados de acuerdo a la legis- lación de cada país y el uso impro- xxx de estos derechos, juzgados a la luz de las finalidades del Tratado xx Xxxxxxxx ya que es una obliga- ción jurídica de los Estados signata-

xxxx no frustrar dicha finalidad, tal como lo impone la Convención de Viena so- bre el Derecho de los Tratados (art. 18) y resulta de la buena fe con que deben actuar los signatarios. Por la ar- monización de estos dos principios o condiciones, entonces, va a pasar cual- quier solución al respecto. A nivel internacional existen dos grandes con- venciones universales: la primera, como ya lo expresáramos, el Conve- nio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 xx xxxxx de 1883 y la segunda, el Acuerdo so- bre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido por la sigla in- glesa TRIP'S, suscrito en el marco de la Ronda Uruguay xxx XXXX y ratifica- do por los países miembros del MER- COSUR. Este último acuerdo crea obli- gaciones entre los Estados a efectos de tutelar derechos que específicamen- te se reconocen como privados, adop- tando una estructura normativa primor- dialmente programática. La parte 111 es la más novedosa por cuanto se re- fiere no sólo al reconocimiento de los derechos en sí sino a la obligación de poner a disposición de sus titulares, procedimientos y acciones que permi- tan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos reconocidos en el Acuer- do.

El primer acto jurídico internacional de los cuatro países signatarios del Tra- tado xx Xxxxxxxx fue la celebración de un acuerdo relativo a un Consejo so- bre Comercio e Inversión con los Es- tados Unidos, denominado oficialmen- te, por el lugar de su firma en Was- hington el 19 xx xxxxx de 1991 como el Acuerdo del Jardín de las Rosas, más conocido entre nosotros como el acuer- do "cuatro más uno". En su Preámbu- lo, reconoce la importancia de proveer adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual y medios efec- tivos para el goce de los derechos de propiedad intelectual vinculados con el comercio, teniendo en cuenta las dife- rencias en los sistemas legales nacio-

nales (numeral 20). Asimismo se cele-

bró un acuerdo marco interregional de cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros y el Mercado Común del Sur y sus Estados partes donde se estableció en su arto 9 la co- operación en materia de propiedad in- telectual.

Formas de armonización

Sin perjuicio de que más adelante se detallarán las asimetrías existentes entre las legislaciones relativas a mar- cas en los cuatro países del Mercosur, lo cierto es que existen significativas diferencias entre las normas vigentes en cada uno, particularmente entre Ar- gentina y Brasil. Así mientras Argenti- na, Uruguay y Paraguay regula la ma- teria en leyes independientes, el Brasil tiene un Código de Propiedad Indus-

trial que incluye también la competen- cia desleal. A diferencia del Tratado de Roma de 1957, constitutivo de la Comunidad Económica Europea, que

XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - 00

contiene en su arto 36 una especie de salvaguarda de los derechos naciona- les de propiedad intelectual, el Tratado xx Xxxxxxxx de 1991 nada establece explícitamente al respecto. No obstan- te como ya dijimos, al tenor de su arto 1º, el Mercado Común del Sur impliéa la "coordinación de políticas macroeco- nómicas y sectoriales entre los Esta- dos Partes y el compromiso de armo- xxxxx sus legislaciones". Por lo tanto se impone como obligación a los cua- tro Estados ajustar su normativa en materia de propiedad intelectual a fin de dar cabal respuesta a los desa- fíos de la integración económica, en consonancia con los objetivos del Tratado xx Xxxxxxxx explicitados en su Preámbulo: acelerar los procesos de desarrollo económico con justicia social y mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Es que, como ya dijimos, él MERCOSUR no constituye un estatuto final creador de un orden jurídico definitivo sino un xxxxx xx xxxx- sición que, en relación de recíproca re- levancia con los ordenamientos jurídi- cos estatales de los países miembros, es fuente de sinergia de un ordena- miento jurídico específico. Dentro del cuadro constitucional de los países del MERCOSUR ya descrito, el irreversi- ble camino hacia la integración obliga a profundizar las coincidencias y su- perar las diferencias políticas y le- gislativas. Dicho esfuerzo debe reali- zarse en dos planos: desde dentro de cada país en un marco de coordina- ción y cooperación con los demás (ar- monización horizontal) y desde los órganos que dinamizan el MERCOSUR

como sistema (armonización vertical). En el ámbito interno de cada Estado, es de competencia de los órganos eje- cutivos la fijación de políticas

confluyentes a la uniformidad requeri- da por el logro de los objetivos del Tra- tado, y de los Parlamentos la revisión normativa tendiente a allanar diferen- cias, suprimir restricciones, no estable- cer nuevas y no discriminar en razón de la nacionalidad. Desde los órganos del Mercosur la incidencia de sus de- cisiones en las políticas y normas in- ternas sobre propiedad industrial pue- de ser considerada desde el punto de vista de su contenido y de su aplicabi- lidad efectiva por los órganos propios de cada Estado. Bajo el primer enfo- que, la actuación de los órganos co- munes debe estar presidida por la coordinación de políticas para la armo- nización de las regulaciones vigentes. Sobre la segunda, la relativa a la in- corporación de las normas comunes al Derecho interno de los cuatro países, debe reputarse que las mismas son obligatorias y que su cumplimiento esta impuesto por el deber de no frustrar los fines del Tratado. En efecto el De- recho derivado del Tratado de Xxxx- ción no se aparta de los regímenes constitucionales reseñados por cuanto dicho Tratado fue regularmente adop- tado y los cuatro países se encuentran representados en los órganos creados, donde cada uno aporta su voluntad para alcanzar el consenso necesario para cada decisión ratificado como principio y garantía de igualdad entre los Estados parte por el arto 37 del Pro- tocolo de Ouro Preto. Como conclu- sión, la armonización de normas y políticas de propiedad industrial debe ser construida a través de la cooperación entre todos los secto- res involucrados: gubernamentales, empresariales y académicos, a ni-

vel de cada Estado y de los órga-

nos comunes del Mercosur para evi-

28 - REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

tar que las diferencias entre las le- gislaciones nacionales se erijan en obstáculos a la libre circulación de bienes, servicios y factores produc- tivos (art. 1Q del Tratado xx Xxxxxxxx) ambientando interpretaciones deroga- torias a través de la consideración de tales diferencias como "restricciones no arancelarias a la circulación de merca- derías". Ciertamente como ya dijimos, la armonización es un primer paso ha- cia sistemas uniformes como la euro- pea o como el adoptado en el marco del Pacto Xxxxxx.

Protección marcaria y MERCOSUR

Todo mercado común se funda sobre el principio de la más absoluta libertad de circulación de bienes, ser- vicios y factores a través de las fronte- ras que integran el mismo. A su vez, las marcas, si bien presuponen una economía xx xxxxxxx y un régimen de libre competencia dentro de las con- diciones xxx xxxxxxx, son privilegios concedidos por un Estado, y por lo tan- to estrictamente territoriales, -se otor- ga la garantía dentro de los límites del Estado otorgante-, mediante los cua- les se restringe la competencia en be- neficio de un particular, como recono- cimiento del derecho que le correspon- de a éste por ser el autor de una crea- ción intelectual de finalidad económica dirigida a distinguir productos o servi- cios y mantener o acrecentar clientela. De esta noción surge la necesidad de encarar la posible armonización de estos privilegios de carácter territorial - existentes mediante cuatro legislacio- nes similares pero en modo alguno idénticas, que indudablemente configu- ran una restricción a la libertad de cir-

culación-, y los lineamientos que esta- blece el tratado que ha puesto en mar- cha el MERCOSUR consistente en la libre circulación de bienes.

Como vemos los conceptos de "mer- cado común" y de "propiedad indus- trial" no parecen compatibles sino más bien antitéticos. Por un lado la más absoluta libertad de circulación a tra- vés de las fronteras. Por el otro, privi- legios que consisten en el derecho de explotación exclusiva a favor de un par- ticular y que, por ser restrictivos de la competencia sólo se conceden para te- ner vigencia dentro de los límites nacionales y cada Estado regula se- gún sus propias valoraciones y conve- niencias que, muchas veces no coinci- den con las de otro Estado. Este pro- blema se ha planteado desde siempre con el desarrollo del comercio interna- cional y ha dado lugar a convenciones internacionales tendientes a solucionar o morigerar los conflictos suscitados a raíz de la coexistencia de legislaciones nacionales distintas entre sí o aunque coincidentes, con un alcance estricta- mente ceñido a los límites de cada Es- tado. El empresario que registra una marca, o que celebra un contrato de licencia, el profesional que asesora so- bre estos temas, el legislador que re- gula estos privilegios y el juez que re- suelve sobre los conflictos que ellos plantean ya no podrán pensar en la forma en que lo venían haciendo, sino que deberán tomar otra perspectiva, en función de la nueva realidad que introduce el mercado común. Y obvia- mente, para que éste pueda cumplir con los fines que le dieron origen de- berá adoptar medidas comunes y nor- mas homogéneas, no ya para ser apli- cadas internamente en cada territorio, sino que sean aptas para regular esta

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - 29

materia en forma conjunta en el mer- cado común. También será necesaria la creación de órganos comunes rela- cionados con la aplicación de estos conceptos en la nueva realidad. En este sentido las experiencias de la Co- munidad Económica Europea y de la Comunidad Andina, deben de servir de guía al MERCOSUR.

El actual sistema de propiedad industrial en el MERCOSUR

Cada uno de los cuatro países que conforman elMERCOSUR tiene una legislación propia, relativa a mar- cas, con vigencia exclusiva, lógicamen- te, para su propio territorio. Estas le- gislaciones, si bien inspiradas en los mismos principios, no necesariamente son coincidentes en su totalidad, ni tie- nen el mismo grado de complejidad. El análisis de esas normas legales debe ser complementado también con el de la jurisprudencia, judicial y administra- tiva, que en una materia tan casuística como la del Derecho de marcas, revis- te trascendental importancia. Cada una de las legislaciones nacionales tiene normas relativas al trato que corres- ponde a los extranjeros y como ya vi- mos, cada Estado se encuentra adhe- rido al Xxxxxxxx xx Xxxxx.

XXXXXX XXXXXXXXXXX

XX XXXXXXXXXXX XXXXXXxX

X) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Ley NQ22.362 de 26 de Diciembre de 1981.

Decreto 558/81

Convenio de París

B) República Federativa de Brasil

Código de Propiedad Industrial, Ley NQ 5.772 de 21 de diciembre de 1971.

Xxxxxxx 0000/00 Xxxxxxxx xx Xxxxx

X) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

Ley NQ751 de 20 de Xxxxx xx 0000. Xxxxxxxx xx Xxxxx

X) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

Ley 9.956 de 4 de octubre de 1940. Decreto de 29 de noviembre de 1940

Ley 16.320, xxxx 000 xx 0X xx xx-

xxxxxxx de 1992. Decreto 51/93 Convenio de París

De conformidad con lo que lleva- mos dicho, nos encontramos con el si- guiente cuadro de situación:

1) Cuatro legislaciones nacionales que son similares pero no idénticas ni siempre coincidentes en aspectos relevantes. Cada una de los cuatro Es- tados, por otra parte, tiene su propia infraestructura.

2) Una convención internacional que vincula a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Indus- trial que establece importantes princi- pios: trato nacional, derecho de priori- dad, marca telle quelle, marcas noto- rias, etc.

3) Una convención internacional que vincula a todos los países del MER-

30 - REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

COSUR con carácter vinculante, el Anexo TRIP's de la Ronda Uruguay del GAn.

4) El Tratado xx Xxxxxxxx que tien- de a la constitución de un mercado co- mún.

Como ya expresáramos, el MERCO- SUR conformó el subgrupo 7 el que ha venido realizando trabajos de ar- monización en relación a propiedad in- dustrial e intelectual, los que culmina- xxx en diciembre de 1994 con la re- dacción del PROTOCOLO DE MAR- CAS. Podemos sintetizar la historia del Protocolo de la siguiente manera:

- Los días 30 de setiembre a 2 de octubre de 1992, se llevó a cabo en Brasilia la reunión del Grupo Mercado Común donde se resolvió crear la Co- misión de Propiedad Intelectual por re- solución Nº 25/92 en el ámbito del Sub Grupo 7.

- Los días 25 y 26 de noviembre de 1992 se llevó a cabo en Montevi- deo la primera reunión de la Comisión de Propiedad Intelectual. En ella se es- tableció que los temas de propiedad intelectual tienen gran relevancia para los trabajos de armonización xx xxxxxx- cas industriales y tecnológicas en el MERCOSUR. Asimismo se estableció como tema prioritario, el estudio de las posibilidades de armonización de los respectivos sistemas nacionales en materia de marcas, a cuyos efectos se elaboró un Programa de Trabajo y una Lista de Aspectos relevantes a consi- derar.

- El día 16 xx xxxxx de 1993 se llevó a cabo en Montevideo una reunión don-

de no participó Argentina. Los presentes coincidieron sobre la necesidad de com- plementar la identificación de las sime- xxxxx y asimetrías en materia de protec- ción de marcas existentes.

- Los días 22 y 23 xx xxxxx de 1993 se llevó a cabo en Asunción la reunión donde Brasil comunicó que tie- ne a consideración del Senado, habien- do sido aprobada en Diputados una nueva ley de propiedad industrial. En cuanto a la metodología de trabajo se llegó a un acuerdo acerca de la mis- ma.

- Los días 13 al 18 de setiembre de 1993 se llevó a cabo en Montevi- deo una reunión, con la ausencia de Paraguay, donde se llegaron a conclu- siones sobre marcas.

Las conclusiones fueron las si- guientes:

1) Sistema de derechos: Se con- cluyó que tanto la Argentina, Brasil y Uruguay como los signatarios del Con- venio de París protegen los derechos del usuario anterior. Se coincidió en que el sistema atributivo es aplicado por los cuatro países.

2) Condiciones para ser titular de la marca: Se constataron las diferen- cias existentes en las legislaciones de los países y se concluyó que el punto constituye una asimetría entre las mis- mas.

3) Vigencia del registro: No se efectuaron comentarios del plazo de vigencia, pero existieron diferencias en cuanto al cómputo del plazo a partir del cual se cuenta la renovación del

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registro. Se encontró que el plazo de 10 años rige actualmente en los cuatro países.

4) Protección de la marca noto- ria. Se coincidió en que los países pro- tegen la marca notoriamente conocida en la forma prevista en el arto 6 bis del Convenio de París.

Se detectaron diferentes interpreta- ciones sobre el concepto de marca no- toria por lo que se acordó seguir profundizando el tema para explicitar las diferencias con claridad.

5) Exigencia del uso de la marca: Se constataron diferencias entre las le- gislaciones de Argentina y Brasil, que exigen el uso de la marca y la de Uru- guay que no lo hace. Argentina y Bra- sil sugirieron que se encaminase una armonización que torne obligatorio el uso de lá marca teniendo en cuenta la futura libre circulación de bienes y ser- vicios.

6) Procedimiento de registro: Se han constatado diferencias sensibles entre los procedimientos previstos en cada país.

7) Signos que pueden constituir marcas: Se coincidió en que no existen diferencias entre las legislaciones. La delegación brasileña expuso que el pro- yecto xx xxx elaborado en su país inclu- ye normas sobre marcas colectivas y de certificación. Sobre este aspecto lo más relevante a considerar sería:

- el tratamiento del nombre comer- cial;

- el tratamiento de la marca tridimensional (forma del produc- to);

- la protección simultánea de mar- cas, modelos y diseños industria- les;

el tratamiento del nombre artísti- co, del nombre y del apellido, de los monumentos.

8) Derechos conferidos por el re- gistro: No se encontraron diferencias sustanciales, habiéndose sugerido tra- tar el tema del agotamiento del dere- cho.

9) Cesión y transferencia de de- rechos. Se constataron diferencias sustanciales entre la legislación de Bra- sil y la de los restantes países. Se co- incidió en que la trasmisión puede ser total o parcial.

10) Licencia de uso. Se consta- taron diferencias entre la legislación de Brasil y la de Argentina y Uruguay. Asi- mismo en algunos países es obligato- rio su registro y en otros no.

11) Impugnación administrativa.

Se detectaron diferencias.

12) Infracciones y sanciones. Se detectó que las normas son semejan- tes.

14) Indicaciones geográficas. Se encontraron diferencias entre las legis- laciones de Uruguay y las xx Xxxxxxx- na y Brasil.

15) Competencia desleal. Las de- legaciones coincidieron en la necesi- dad de adoptar medidas para preve- nirla, evitarla y combatirla, lo mismo para el registro especulativo de mar- cas, a través de los dispositivos lega- les ya existentes, la cooperación entre

32 - REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

las oficinas y cualquier otro método vá- lido a tal fin.

- Desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre de 1994 se llevó a cabo, en Asunción, la novena reunión de la Comisión donde estuvieron presentes las delegaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay, así como dos representan- tes de OMPI. En la misma la discusión se centró en la elaboración de un ACUERDO DE CARACTER REGIO-

NAL, sobre la base de los documen- tos presentados por Brasil y Uruguay, teniendo en cuenta lo acordado en la reunión xx xxxxx de 1994. La discusión de las propuestas concluyó con la adopción de un Acuerdo de Armoni- zación de normas sobre propiedad intelectual en el Mercosur, con un capítulo de Marcas y otro sobre In-

dicaciones de Procedencia y Deno-

minaciones de Origen. En la elabo- ración del Acuerdo se observaron las normas establecidas en el Convenio de París para la protección de la Pro- piedad Intelectual (Acta Estocolmo, 1967), y el Acuerdo sobre los aspec- tos de Propiedad intelectual relaciona- dos con el Comercio, firmado el 15 xx xxxxx de 1994 como anexo al Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, negociado en el ámbito de la Ronda Uruguay del GAn. Por otra parte, las delegaciones presentes trataron de contemplar las diferencias existentes entre las respectivas legis- laciones nacionales en vigor, con la adopción de normas de carácter ta- cultativo para los Estados Parte en los casos de asimetrías evidentes. El acuerdo fue concluido con el consen- so de las delegaciones presentes y cu- bre el objetivo de superar las dificulta- des inmediatas relativas a la libre cir-

culación de bienes y servicios, median- te la armonización de principios esen- ciales en la materia. Asimismo las de- legaciones acordaron solicitar a OMPI la elaboración de un proyecto de co- operación técnica para los países del MERCOSUR.

En dicha reunión se aprobó final- mente el ACUERDO DE ARMONIZA· CION DE NORMAS SOBRE PROPIE- DAD INTELECTUAL EN EL MERCO-

SUR, donde se estableció como ex- presión de motivos: a) "reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de los bienes y servicios en el territorio de los Estados Parte xxx Xxxxxxx Co- mún del Sur (MERCOSUR)"; b) "la necesidad de promover una protec- ción efectiva y adecuada de los de- rechos de propiedad industrial y ga- rantizar que el ejercicio de tales de- rechos no represente en sí mismo una barrera al comercio legítimo";

c) "la necesidad de establecer para tales fines reglas y principios que sirvan para orientar la acción admi- nistrativa, legislativa y judicial de cada Estado Parte en el reconoci- miento y aplicación de los derechos de propiedad industrial"; y d) "que tales reglas y principios deben con- formarse a las normas fijadas en los instrumentos multilaterales existen- tes a nivel internacional, en particu-

lar el Convenio de París para la Pro- tección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Pro- piedad Intelectual Relacionados con el Comercio, firmado el 15 xx xxxxx de 1994 como anexo al Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, negociado en el ám- bito de la Ronda Uruguay xxx XXXX".

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - 33

El mismo consta de varios capítu- los, a saber: MARCAS, INDICACIO- NES DE PROCEDENCIA, DENOMI- NACIONES DE ORIGEN.

En el momento actual, dicho PRO- TOCOLO se encuentra a estudio de los respectivos Parlamentos para su ratificación. La Comisión, asimismo, se encuentra abocada a trabajar en la im- plementación de dicho Acuerdo, apro- bado por el Consejo Mercado Común en su reunión de enero de 1995, así como continuar avanzando en la negociación de Acuerdos relativos a otras materias relacionadas a la pro- piedad intelectual, como por ejemplo, Modelos de Utilidad y Diseños Indus- triales, Derechos de Autor, Cultivares, Patentes, Topografía y Circuitos Inte- grados.

EL PROTOCOLO

DE ARMONIZACION DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MERCOSUR,

EN MATERIA DE MARCAS, INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

En función de lo establecido por el arto 13 del Tratado xx Xxxxxxxx, la De- cisión NQ4/91 del Consejo del Merca- do Común, la Resolución NQ39/94 del Grupo Mercado Común y la Recomen- dación NQ7/94 del SubGrupo NQ7,en mérito a la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada de los

derechos de Propiedad Intelectual en materia de marcas, de indicaciones de procedencia y denominaciones de ori- gen y a que se deben establecer para tales fines reglas y principios que sir- van para la aplicación de los derechos de Propiedad Intelectual en materia de

marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, el CON- XXXX XXX XXXXXXX COMUN deci-

dió aprobar el Protocolo de Armoni- zación de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Mate- ria de Marcas, Indicaciones de Pro- cedencia y Denominaciones de Ori- gen que consta como Anexo a la deci- sión.

Consta de:

a) Capítulo de Disposiciones Ge- nerales;

b) Capítulo de Marcas;

e) Capítulo de Indicaciones de Pro- cedencia y Denominaciones de Origen; y

d) Capítulo de Disposiciones Fina- les.

DISPOSICIONES GENERALES

En dicho Capítulo se establece la garantía efectiva por los Estados Par- te de la protección a la propiedad indus- trial en materia de marcas, indicacio- nes de procedencia y denominaciones de origen, pudiendo éstos conceder una protección más amplia, siempre que no sea incompatible con el Trata- do xx Xxxxxxxx y los Tratados Interna- cionales de los que sean partes.

Asimismo se obligan a observar las normas de la Convención de París (acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo TRIP'S de la OMC, así como la cláusula del Tratamiento Nacional para los nacionales de los demás Es- tados Parte.

34 - REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MARCAS

Definición de marca (Art. 5)

Se establece que los Estados Parte reconocerán como marca para efec- tos de su registro cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el co- mercio productos o servicios (inclu- yendo así directamente a las marcas de servicio). Asimismo establece con carácter optativo que cualquier Esta- do parte podrá exigir como condición de registro que el signo sea visualmente perceptible. Se protege- rán las marcas de servicio y las mar- cas colectivas y se podrá, con carác- ter optativo proteger las marcas de certificación.

Al respecto las legislaciones argen-

xxxx y uruguaya carecen de una defini- ción de marca, conteniéndola solamen- te las legislaciones brasileña (arts. 59 a 66) y paraguaya (art. 1Q).

Signos considerados como marcas (Art. 6)

Se establece una enumeración no taxativa de signos, incluyendo como marcas las indicaciones geográficas nacionales o extranjeras que no con- travengan las disposiciones sobre de- nominaciones de origen o indicaciones de procedencia, así como la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios.

Esta enumeración tiene las mismas características xx xxxx sus países miem- bros por cuanto en las cuatro legislacio- nes la enumeración de los signos que pueden ser marcas no es taxativa. En la

Argentina se encuentra incluida en su arto 1Q conteniendo las marcas de pro- ductos y servicios. En Brasil se encuen- tra en sus arts. 64 y 80 (sobre productos farmacéuticos o veterinarios), incluyen- do a las marcas de industria, comercio, genéricas, colectivas y de certificación. En Paraguay se establece en su arto 1Q incs. 2 y 3, donde se incluye asimismo las marcas de productos y servicios y las denominaciones de origen. Uruguay lo contiene en su arto 1Q.

Condiciones para ser titular de la marca (Art. 7)

Se establece que podrán solici- tar el registro de una marca las perso- nas físicas o jurídicas de derecho público o de derecho privado que tengan un interés legítimo. Se intro- duce el concepto de interés legítimo el cual se encontraba exclusivamente incorporado a la legislación argentina.

La legislación brasileña contiene una limitación mayor por cuanto exige el ejercicio de actividad compatible con los productos o servicios. Uruguay exi- ge por otra parte, la capacidad de ejer- cicio del solicitante.

Derecho de prelación (art. 8)

Establece el derecho de prelación a aquél que primero lo solicitara salvo que sea reclamado por un tercero que lo haya usado en forma pública, pa- cífica y de buena fe, durante un plazo mínimo de seis meses y siem- pre que al formular su impugnación so- licite el registro de la marca. En este artículo se está considerando al uso como atributivo de derechos, tomando

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - 35

así en parte lo que establece nuestra legislación.

Signos que no pueden ser marcas (art. 9)

Contiene cuatro tipos de prohibicio- nes:

1) La de los signos descriptivos o genéricos empleados para designar los productos o servicios que la marca distingue o que constituya indicación de procedencia o denominación de origen.

2) La de los signos engañosos, los contrarios a la moral o al orden pú- blico, los ofensivos a las personas vivas o muertas o a los credos, los constituidos por símbolos nacionales de cualquier país, los susceptibles de sugerir falsamente vinculación con per- sonas vivas o muertas o con símbolos nacionales de cualquier país, o los atentatorios de su valor o respetabili- dad.

3) Los que afecten derechos de terceros o los solicitados de mala fe que afecten comprobadamente de- rechos de terceros.

4) El que imite o reproduzca, en todo o en parte, una marca que el solicitante no podía desconocer como perteneciente a un titular do- miciliado o establecido en cualquie- ra de los Estados parte, y suscepti- ble de causar confusión o asocia- ción.

En cuanto a los signos que no pue- den ser marca todas las legislaciones

de la región contienen prohibiciones expresas, de carácter taxativo, apa- rejando consecuentemente nulidad su incumplimiento. La ley Argentina contiene 14 prohibiciones en sus arts. 2º y 3º, la ley brasileña contiene 21 prohibiciones en sus arts. 65 y 66, la ley paraguaya 5 prohibiciones en su arto 2º y la ley uruguaya 13 prohibicio- nes en su arto2º.

Protección de la marca notoria (art. 9 nums. 5 y 6)

Toma el arto 6 bis de la Conven- ción de París y lo aplica asimismo mutatis mutandis a los servicios. En cuanto al concepto de marca notoria acepta el criterio de notoriedad restrin- gida ya que para determinar ésta se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector xx xxxxxxx perti- nente. En cuanto a la xxxxx xxxxx- xxxxx el numeral 6) establece que los Estados Parte asegurarán en su xxxxx- xxxxx la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Parte que hayan alcanzado un grado de co- nocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio.

En los Estados parte la marca noto- ria está protegida por el Convenio de París. trayendo las leyes brasileña y uruguaya algunas previsiones.

Vigencia del registro (Art. 10)

Establece un plazo de 10 años pro- rrogables indefinidamente por perío- dos iguales, no pudiéndose introdu- cir modificación alguna ni agregar

36 - REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

productos o servicios. Asimismo a los efectos de la prórroga, ningún Es- tado Parte podrá: a) realizar un exa- men de fondo del registro; b) llamar a oposiciones o admitirlas, e) exigir que la marca esté en uso; d) exigir que la marca se haya registro o pro- rrogado en algún otro país u oficina regional.

Al respecto los Estados Parte tienen legislación compatible siendo en los mismos el plazo xx xxxx años prorro- xxxxx indefinidamente por períodos igua- les (Xxxxxxxxx, xxxx 00; Brasil, arto 85; Paraguay, arto 18 y Uruguay, arto 11).

Derechos conferidos

por el registro (Arts. 11, 12 Y 13)

Los derechos que confiere el regis- tro son los siguientes:

- Derecho de uso exclusivo;

- Derecho de impedir el uso no autorizado;

- Excepciones:

a) su nombre o dirección o los de sus establecimientos mer- cantiles;

b) indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utiliza- ción aplicación o compa- tibilidad de sus productos o servicios, en particular con re- lación a piezas de recambio o accesorios.

En el arto 13 se prevé el agotamien- to del derecho, estableciéndose que el registro de una marca no podrá im- pedir la libre circulación de los produc- tos marcados, introducidos legítima-

mente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo.

Al margen de la consideración le- gislativa que acabamos de hacer so- bre los derechos conferidos por el re- gistro, la doctrina europea ha elabo- rado lo que ha dado en llamarse la doctrina del agotamiento del derecho que puede sintetizarse así: Los dere- chos subjetivos del titular de la mar- ca, con relación al producto marca- do, se agotan en la primera comer- cialización hecha por el titular o con su autorización, salvo que el pro- ducto haya sido alterado. Esto se re- laciona con el llamado derecho de se- guimiento (Xxxxxxx y Xxxxxxxxxx, De- recho de Marcas, Tomo 11, pág. 113) que se define como el derecho a con- trolar la suerte del producto marcado o su genuinidad. Se debe armonizar en- tonces, la limitación resultante de la teo- ría del agotamiento del derecho con las facultades resultantes del derecho de seguimiento. La jurisprudencia y doctrina argentinas, son las que en la región han llevado a cabo esta tarea. Así Xxxxxxxx, trabajando el tema de las importaciones paralelas nos dice que la marca cumple su función de identificar el producto y su legítimo ori- gen y no es un instrumento creado para dividir mercados o imponer determina- das condiciones a los compradores, por lo que no puede recurrirse al derecho de exclusividad que ella otorga para lograr fines distintos a los menciona- dos. El contrato que liga al titular de la marca con su distribuidor, licencíata- rio, concesionario, etc. constituye "res inter allios acta", y por tanto no es opo- nible a terceros.

En cuanto a la legislación de los Es- tados parte, la Argentina confiere, de acuerdo a sus arts. 42, 62, 34 Y 35 el

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - 37

derecho de propiedad, de uso exclu- sivo y oposición, de impedir el uso no autorizado, de solicitar la nuli- dad de marca confundible y de tras- mitir la marca. La legislación brasile- ña confiere los derechos de propie- dad, de uso exclusivo, de impedir el uso no autorizado y de trasmitir la marca (arts. 59 y 87). La ley paraguaya confiere el uso exclusivo, el derecho a oponerse al registro, la concesión de licencias, el derecho a ceder o trasmitir la marca y una presunción de propiedad exclusiva (arts. 15, 29 Y ss Y 37 Y ss). La ley uruguaya con- cede la propiedad exclusiva, el de- recho de uso, de trasmisión, el de- recho a acciones marcarias y el de- recho de oposición (arts. 6, 9, 10, 29 Y ss). En ninguna legislación se pre- vé el agotamiento del derecho.

Sistema de Derecho

Como consecuencia del articulado comentado supra, surge que el siste- ma de derecho estatuido por el Proto- colo es el atributivo, concordando con el estipulado por la Argentina, Brasil, Paraguay. Uruguay tiene un sistema mixto declarativo-atributivo.

Nulidad del Registro

y Prohibición de uso (art. 14)

La nulidad la puede pedir cualquier interesado, y previo el debido proceso, la autoridad nacional competente del Estado Parte la declarará si el registro se efectuó en contravención con al- guna de las prohibiciones previstas en los arts. 8 y 9. Se prevé asimismo que se declare la nulidad de alguno de

los productos o servicios para los que la marca fue registrada.

Es optativo de los Estados Parte es- tablecer un plazo de prescripción para la acción de nulidad. Sin embar- go ésta no prescribirá cuando el regis- tro se hubiera obtenido de mala fe.

Exigencia de uso (Arts. 15 y 16)

Para los Estados Parte donde se encuentra prevista la obligación de uso de la marca, a pedido de cualquier inte- resado y previo el debido proceso, la autoridad nacional competente del Es- tado Parte podrá cancelar cuando ésta no se hubiese usado en ninguno de los Estados Parte durante los cinco años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. No se cancelará cuando el interesado justifique la falta de uso. Asimismo en los Estados Parte donde esté prevista la obligación de uso de la marca, se podrá prever la caducidad parcial del registro cuando la falta de uso solo afectase algunos productos o servicios comprendidos en la marca.

Se prevé asimismo que el uso en

cualquiera de los Estados Parte evita- rá la cancelación del registro en los otros. Asimismo se prevé la inversión de la carga de la prueba en cuanto que corresponderá probar su uso al titular de la marca.

En cuanto a los Estados Parte para

la República Argentina, el uso es obli- gatorio en el 2Q quinquenio (arts. 4, 5 Y 20) a los solos efectos de su renova- ción. Para el Brasil el no uso a los dos años de su registro es causal de ca- ducidad (art. 94). En Paraguay y Uru- guay el uso el facultativo.

38 - REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Procedimiento de registro (Arts. 4 y 17)

No contiene disposiciones salvo: la dispensa de legalización de la prue- ba (art. 4), y el compromiso de los Es- tados Parte a prever procedimientos administrativos de oposición y nuli- dad.

INDICACIONES DE PROCEDENCIA

Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Se encuentran previstas en los arts.

19 y ss. del Protocolo.

Al respecto éste obliga su protec- ción, da una definición de las mismas y prohíbe su registro como marca. De- fine como indicación de procedencia el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio. que sea conocido como centro de extrac- ción, producción o fabricación de deter- minado producto o de prestación de determinado servicio. Define a la de- nominación de origen como el nom- bre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio que designe productos o servicios cuyas cualida- des o características se deben exclu- siva o esencialmente al medio geográ- fico. incluidos factores naturales y hu- manos.

En cuanto a los Estados Parte con-

tienen asimetrías en este tema por cuanto Argentina establece su no re- gistro tanto de las nacionales como de las extranjeras. El Brasil sólo regla- menta las indicaciones de proceden- cia y el Paraguay y el Uruguay no con- tienen disposiciones en su legislación.

DISPOSICIONES FINALES

En las disposiciones finales (Arts. 21 y ss.) se prevé la protección de las variedades de plantas y otras obtenciones vegetales como paten- tes u otro método sui-géneris, así como la represión de la piratería, es- tableciéndose como forma de solución de controversias las negociaciones diplomáticas directas y en su defecto el sistema vigente en el MERCOSUR.

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- Facultad de Derecho, Uruguay, 1995.

Las marcas notoriamente conocidas:

El Convenio de París, La Decisión 344, NAFTA Y TRIPS

Horario Xxxxxx Ot1iz(*)

SUMARIO

1. La problemática de las marcas notoriamen- te conocidas.

2. Las marcas notoriamente conocidas y el tri-

ple interés protegido.

3. Incorporación de disposiciones sobre la mar-

ca notoria en el Convenio de Paris.

4. Denegación o cancelación del registro y pro- hibición de uso.

5. La aplicación del artículo 6 bis.

6. El sistema tradicional de protección a las marcas.

7. Territorialidad.

8. Especialidad.

9. Inconvenientes del sistema tradicional.

10. Excepciones al principio de la territorialidad

y al pnncipio de la especialidad.

11. El artículo 6bis del Convenio de Paris y pos- teriores desarrollos: la Decisión 344 del Acuerdo xx Xxxxxxxxx, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y el Acuerdo TRIPS.

12. La marca notoria en la Decisión 344 del Acuerdo xx Xxxxxxxxx.

13. Diferencias entre el régimen del Convenio de Paris y el de la Decisión 344.

14. La marca notoria en el Capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).

15. La marca notoria en el Acuerdo sobre as- pectos de los derechos de propiedad inte- lectual relacionados con el comercio, inclui- do el comercio de mercancias falsificadas (TRIPS).

16. Diferencias entre el régimen del Convenio de Paris, el de TRIPS y el de la Decisión 344.

17. La marca notoriamente conocida en el Tra- tado de Libre comercio entre México y Boli- via, el Tratado de Libre Comercio entre Méxi- co, Colombia y Venezuela y el Tratado de Libre Comercio entre México y Xxxxx Rica.

18. Observaciones finales.

~ La problemática de las marcas notoriamente conocidas

Todos sabemos que algunas mar- cas poseen tan vasta reputación que, incluso si no se encuentran registra- das ni se utilizan en el país, son noto- riamente conocidas por el consumidor medio. Por tanto, si tal marca es utili- zada por terceros no autorizados, el

(*) Socio xx XXXXXXX, XXXXX XXXX &

XXXXXXX, S.C.

Presidente del Grupo Mexicano de la AIPPI. Presidente Electo de la Asociación Interna- cional de Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual (ATRIP).

Profesor de Derecho de la Propiedad Inte- lectual, Universidad Panamericana.

consumidor puede pensar equivocada- mente que los bienes y servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente co- nocida. Cabe la posibilidad que el con- sumidor espere una determinada cali- dad que representa la marca notoria- mente conocida. Como lo ha hecho no- tar la OMPI, 1 el problema de la utiliza- ción no autorizada de marcas notoria- mente conocidas, especialmente

Organizacion Mundial de la Propiedad Inte- lectual (OMPI), Aspectos de la protección del consumidor relacionados con la propie- dad industrial (Proyecto de memorándum revisado por la Oficina Internacional), BIG/ 206, Ginebra, marzo de 1981, pág. 23.

42 - REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

extranjeras, es particularmente frecuen- te en los países en desarrollo y como las marcas extranjeras notoriamente conocidas suelen gozar de un xxxxxx- gio en esos países, la probabilidad de confusión es también especialmente grande en esos casos.

2. Las marcas notoriamente conocidas y el triple interés protegido.

Por estas razones, se puede hablar de un triple interés en la protección de las marcas notoriamente conocidas. In- xxxxxx a los dueños de marcas noto- riamente conocidas que el prestigio y el activo intangible simbolizados por sus marcas se hallen protegidos con- tra el uso indebido y, eventualmente, el deterioro provocado por su utiliza- ción no autorizada. Pero interesa tam- bién a los consumidores, particularmen- te en los países en desarrollo, hallarse protegidos contra el engaño y la con- fusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por terceros no autorizados utilizando marcas notoriamente cono- cidas. De ahí que la protección contra la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas beneficie tan- to a los titulares de estas marcas como a los consumidores, además de pro- mover en general prácticas comercia- les equitativas y honestes?

2 Ibid.

3. Incorporación de disposiciones sobre la marca notoria

en el Convenio de Paris

La versión original del Convenio de Paris para la Protección de la Propie- dad Industrial de 1883 no contenía disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. Esta figura es adoptada en el Conve- nio de Paris a partir de la Revisión de la Haya de 1925. En esta revisión se incluyeron por primera vez disposicio- nes relacionadas con la protección de las marcas notoriamente conocidas a través de la inclusión del artículo 6 bis. Las modificaciones realizadas al artí- culo 6 bis en las revisiones de Lon- dres y xx Xxxxxx" fueron posteriormente adoptadas por las naciones que suscri- bieron las actas correspondientes.

~ Denegación o cancelación

del registro y prohibición de uso

En la conferencia xx Xxxxxx el artí- culo 6 bis fue objeto de una discusión detallada y su aplicación, que antes se refería únicamente a la denegación o cancelación del registro de una marca notoriamente conocida en el país de que se trate, se extendió a la prohibi- ción de uso de la marca.

5. La aplicación del artículo 6 bis

Lejos de constituir una noción xxxxx- xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx-

0 Véase G.H.C. Bondehausen. Guia para la aplicación del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial revi- sado en Estocolmo en 1967, BIRPI, Gine- bra 1969, pág. 97.

XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - 00

tión de la protección a las marcas notoriamente conocidas en términos de lo previsto en el artículo 6 bis del Con- venio de Paris ha sido objeto de fre- cuente exploración en diversos países de la Unión de Paris. En la jurispru- dencia mexicana, las decisiones más notables en materia de marcas noto- riamente conocidas fueron dictadas du- rante los años cincuenta y sesenta. Durante este período, los tribunales aplicaron sistemáticamente el artículo

6 bis en una serie de juicios que se inicia con el famoso caso XXXXXX en el que se adopta la regla de la notorie- dad como fuente de derechos. 4 Las nociones del caso XXXXXX fueron pos- teriormente aplicadas en otros juicios que involucraban marcas notoriamen- te conocidas como G.E., CADILLAC, SEARS, SINGER, SPRITE, GUER- XXXX, XXXXXX, GUCCI, CARTIER, BUDWErSER, TDK, etc. 5

6. El sistema tradicional

de protección a las marcas

Las fuentes del derecho a la marca reconocidas por la doctrina y adopta- das por las legislaciones de distintos países son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la pro- tección del signo marcario. Ello no obs-

4 Gaceta de la Propiedad Industrial, México, noviembre de 1950, pág. 1489.

5 Véase Xxxxx XXXXXX XXXXXX, La protec- ción de las marcas notorias en la jurispru- dencia mexicana, en Actas de derecho in- dustrial, 10, Madrid, 1984-85, págs. 35-60. Véase también Xxxxxxx XXXXXX XXXXX, Notorious Mark and Prior Use - Recent Mexican Jurisprudence, Trademark World, Intellectual Property Publishing Ud., London, June 1990, págs. 34 - 37.

tante, existe una tercera categoría que

4. reconoce como fuente del derecho lo mismo el registro que el uso: los sistemas mixtos. El sistema adoptado por países como México puede consi- derarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del dere- cho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Como sea, de conformi- dad con el sistema tradicional de pro- tección a las marcas, la protección se sustenta en dos principios: el principio de la territorialidad y el principio de la especialidad.

7. Territorialidad

De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la mar- ca está circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada. Si se registra una marca en un país como México, los efectos de tal registro se extienden únicamente a ese país. Si se quiere que el derecho sobre esa marca sea respetado en otros paises como Estados Unidos o Japón, tendrá que registrarse la misma marca en cada uno de dichos países. Esto se debe al principio de la territorialidad, según el cual el ámbito de validez de la marca termina con las fronteras del país donde se tiene reqistrada."

a Especialidad

El principio de la especialidad de la marca consiste en otra limitación al de-

6 Véase Xxxxx XXXXXX XXXXXX, La protec- ción de las marcas notorias ... , op. cit., pág. 33.

44 - REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

recho que el registro de la marca confiere a su titular. Esta restricción tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusi- vo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los produc- tos o de los servicios idénticos o simi- lares. Quien pretende el derecho ex- clusivo de la marca debe indicar expre- samente en la solicitud de registro qué objetos, qué productos distingue con ella, de tal suerte que un tercero podrá adoptar la misma marca para produc- tos enteramente distintos. Si se usa la marca para dar a conocer zapatos, el derecho que se adquiera estará reser- vado al campo de los zapatos y no se extenderá a la industria de los refres- cos, ni a la de los libros, ni a la de los automóviles?

Por la trascendencia que el princi- xxx de la especialidad tiene en el cam- po de las marcas notorias, es perti- nente dejar bien claro que la marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada, y que de aquí surge la regla general según la cual la marca no puede registrarse para pro- teger, indeterminadamente, cualquier mercancía, así como la de que el al- cance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los produc- tos para los que fue registrada. Lo que quiere decir que de esa misma marca puede apropiarse cualquier otra per- sona para distinguir productos de dife- rente clase.

7 lbid,

9. Inconvenientes

del sistema tradicional

Pero la práctica ha demostrado que una estricta aplicación del principio de la territorialidad y del principio de la especialidad de la marca, puede pro- vocar abusos que se traducen en frau- des para los legítimos dueños de las marcas y para el consumidor. Se dice, en efecto, que debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se aprove- chará de una marca extranjera que to- xxxxx no ha sido registrada en su pro- xxx xxxx, para depositar esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Y en cuanto a la especialidad, se afirma también que un comerciante podrá registrar una marca que ya haya conquistado éxito frente a la clientela, bastando para ello con que solicite el registro en relación a productos de naturaleza distinta. De este modo aprovechará el éxito de la marca reproducida, sin haber incurrido en gastos publicitarios y sin haber te- nido ante la clientela título alguno para merecer su confianza."

1Q., Excepciones al principio de la territorialidad

y al principio de la especialidad

La institución de la marca notoria funciona sobre la base de una excep- ción a los principios de la territorialidad

B Véase Xxxxxx XXXXXXX. Las marcas noto- riamente conocidas o de alto renombre, en Revista Mexicana de la Propiedad Indus- trial y Artística, año IV, núm. 8, julio-diciem- bre de 1966, México, D.f. págs. 339 y ss. Véase también Xxxxx XXXXXX XXXXXX,

La protección de las marcas notorias ..., op. cit., pág. 34.

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - 45

y de la especialidad que tradicional- mente han regulado la adquisición de derechos marcarios. 9 Esto último, tal como se desprende del texto del artí- culo 6 bis del Convenio de Paris, cuya finalidad es evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confu-

9 En este trabajo no se discuten las peculiari- dades propias de la no aplicación de los principios de la especialidad y de la territo- rialidad y las formas de conciliar estas ex- cepciones con la aplicación de los princi- pios tradicionales del Derecho marcario. Es- tos aspectos han sido discutidos durante los últimos cuarenta años por autores de distintas nacionalidades, sin que a la fecha se haya alcanzado un acuerdo definitivo en estas materias. Véase por ejemplo Xxxxxxx

X. XXXXX, International Protection of Well- known Trademarks en Trademark Reporter. Vol. 41, pág. 661; Xxxx XXXXX ER, Le droit ce la propriete industriel/e 11, Editions du Xxxxxx Xxxxx, 1954, pág. 564; Xxxx SAINT- GAL, Concurrence déioyete et concurrence ou agissements parasitaires en R.I.P.I.A., 1956, páq, 73 Y la protección de las marcas notorias en el derecho comparado en Re- vista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística (r.m. de la P.I.A. Estudios en Ho- menaje a Xxxxxxx X. Xxxxx), México 1973, pág. 387. Xxxxx XXXXXX XXXXXX, Trata- do de Derecho Xxxxxxxx, Xxxx. Libros de México, México 1960, pág. 35: XXXXXXX y BRONWNSTONTE, Protection oi Trademark Rights Acquired by International Reputation Without Use or Registration en Trademark Reporter, bol. 71, pág. 1: Ernes- to XXXXXXX ZORRAOUIN, La pirateria de marcas ante los tribunales argentinos, r.m. de la P.I.A ENERO-JUNIO 1966, AÑO iv, Núm. 7, págs. 107-120; XXXXXXXXX XXXXX, El relieve juridico de la notoriedad de la marca en Revista de Derecho Mer- cantil, Vol. 112, 1969, pág. 183; XXXXX- XXXXXX, A protecao Da Marca Notoriamen- te Conhecida ea Congreso de Bruxelas de 1954 AIPPI, XXXL Boletim da Facultade de Direito 2 Univeridade xx Xxxxxxx, Portugal, Pág. 1, Xxxxxxx XXXXXX XXXXX, Protection ot Wel/-known Marks in Mexico, The Trademark Reporter, Vol. 78 , págs. 209-

224 Y la protección de la marca notoria en

las reformas a la Ley de Invenciones y Mar- cas, en El Foro, Organo de la Barra Mexi- cana Colegio de Abogados, Octava Epoca, tomo 1, Número 2,1988, págs. 77-95.

sión con otra ya notoriamente conoci- da en el país de registro o de utiliza- ción, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no hay sido protegida en el país mediante un re- gistro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamen- te conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión, equival- dría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y tam- bién se puede considerar perjudicial para los intereses de los que pueden ser inducidos a error. lO

Otras razones que sirven también de fundamento para brindar ese trato privi- legiado a las marcas notorias, se en- cuentran en la necesidad de proteger el trabajo honesto, yen el deber de evitar que alguien pudiera apropiarse indebida- mente de los signos de propiedad de otro. Pero sobre todo, el registro o el empleo de una marca no debe usurpar indebidamente los derechos de un ter- cero. Ante la seguridad que conceden los registros, debe prevalecer el respeto a los derechos que otro haya adquirido a través de su trabajo."

11. El artículo 6 bis del Convenio de París y posteriores desarrollos: la Decisión 344 del Acuerdo xx Xxxxxxxxx, el Tratado de Ubre Comercio de América del Norte (NAFTA) y el Acuerdo TRIPS

El texto vigente del artículo 6 bis del Convenio de Paris hasta la Revisión

10 Véase XXXXXXXXXXX, op. eit. pág. 100.

11 Xxxxx XXXXXX XXXXXX, La protección de las marcas notorias ... , op. clt., pág. 39.

46 - REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

de Estocolmo de 1967 es como sigue: "1) Los países de la Unión se com- prometen, bien de oficio, si la legisla- ción del país lo permite, bien a instan- cia del interesado, a rehusar o invali- dar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imita- ción o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autori- dad competente del país del registro o

del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocu- rrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear con- fusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mí- nimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe."

En resumen, los países miembros de la Unión obligados por el texto an- tes transcrito adquieren los compromi- sos que más adelante se mencionan, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 bis:

- A NEGAR el registro de la marca que sea igualo semejante a otra notoriamente conocida.

A NULlFICAR el registro que in- debidamente haya sido concedi- do respecto de una marca noto- ria.

- A PROHIBIR el uso indebido de una marca notoria.

lb La marca notoria en la Decisión 344 del Acuerdo xx Xxxxxxxxx

Los artículos 83, 84 Y 85 de la Deci- sión 344 del Acuerdo xx Xxxxxxxxx 12 tratan el tema de la marca notoriamen- te conocida.

"Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos sig- nos que, en relación con derechos de terceros, presente algunos de los SI- guientes impedimentos:

d) Constituyan la reproducción. la imitación, la traducción o la transcrip- ción, total o parcial, de un signo distin- tivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplica- ble, con independencia de la clase, tan- to en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos produc- tos o servicios amparados por la mar- ca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente cono- cida;

12 El Acuerdo xx Xxxxxxxxx rige en los paises miembros del Pacto Xxxxxx: Bolivia. Xxxxx- bia, Ecuador, Perú y Venezuela.

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - 47

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente- mente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente cono- cida;"

"Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los si- guientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como sig- no distintivo de los productos o servi- cios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; e) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análi- sis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca."

"Artículo 85.- A fin de facilitar la pro- tección de las marcas notorias, las ofi- cinas nacionales competentes estable- cerán un sistema adecuado de notifi- cación e información."

13. Diferencias entre el régimen del Convenio de Paris

y el de la Decisión 344

En lo substancial puede afirmarse que el articulado de la Decisión 344 en materia de marcas notorias sigue los lineamientos generales del artículo 6 bis. Sin embargo, entre el régimen del Convenio de Paris y el de la Decisión 344 existen algunas diferencias impor- tantes, incluyendo la incorporación de algunos desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios en el texto de la Decisión

344 que no aparecen en el artículo 6 bis del Convenio de Paris. Por el mo- mento, hay que destacar seis aspec- tos que caracterizan al régimen xxxxxx en materia de marca notoria y lo dis- tinguen del previsto en el artículo 6 bis del Convenio de Paris.

a. El régimen de protección de la Decisión 344 se extiende de modo expreso al caso de las marcas de servicio. El texto del Convenio de Paris se limita a la protección de marcas de productos.

b. El régimen de protección previsto en la Decisión 344 se extiende a pro- ductos y servicios distintos. El Con- venio de Paris se limita a prever la protección de marcas notoriamente conocidas en relación con productos idénticos o similares.

c. El régimen de protección previsto en la Decisión 344 incluye cuatro cri- terios ilustrativos y no limitativos que deberán tomarse en cuenta en la determinación sobre si una mar- ca es notoriamente conocida. El Convenio de Paris es omiso en cuanto a los criterios que sirven para determi- nar si una marca es notoriamente co- nocida.

d. El régimen de protección previsto en la Decisión 344 incluye referencias expresas al conocimiento que exis- ta de la marca en el comercio inter- nacional como elemento determi- nante de la notoriedad de la marca. El Convenio de Paris no incluye refe- rencias expresas al hecho que la mar- ca pueda beneficiarse de las disposi- ciones del artículo 6 bis cuando el sig- no es notoriamente conocido en el co- mercio internacional.

e. La Decisión 344 se refiere ex- presamente al conocimiento de la marca entre "los sectores interesa-

48 - REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

dos" como elemento determinante del carácter notorio del signo. El Convenio de Paris nada dice sobre el tema.

f. El reconocimiento de la notorie- dad de una marca por razón de su presencia en el comercio internacional se condiciona al hecho que exista re- ciprocidad. El Convenio de Paris no se refiere al asunto del comercio inter- nacional como tampoco se refiere al tema de la reciprocidad.

14. La marca notoria

en el Capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA)

El artículo 1708 apartado 6 del Tra- tado de Libre Comercio de América del Norte (mejor conocido en el ámbito internacional por sus siglas en inglés NAFTA), que obliga a Canadá, Esta- dos Unidos y México, se refiere expre- samente al tema de la marca notoria. "Artículo 1708 (6). El artículo 6 bis del Convenio de Paris se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los ser- vicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector corres- pondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del pú- blico que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión."

De modo similar al sistema adopta- do por los redactores de la Decisión 344, en el caso del apartado 6 del artí-

culo 1708 de NAFTA, se incorporan algunos desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios que no aparecen en el tex- to del artículo 6 bis del Convenio de Paris, como son:

a. la extensión de la protección a las marcas de servicio;

b. el conocimiento de la marca en el sector correspondiente; y

c. la promoción de la marca como factor de la notoriedad.

A diferencia del texto de la Decisión 344, el de NAFTA nada dice respec- to de la extensión de la protección en situaciones que involucren pro- ductos o servicios distintos."

15. La marca notoria en el Acuerdo sobre los aspectos

de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. incluido

el comercio de mercancías falsificadas (TRIPS)

El tema de la marca notoria es ob- jeto de regulación en el artículo 16, pá- rrafos 2 y 3 del Acuerdo TRIPS resul- tado de las negociaciones de la Ronda

13 Diferencia similar existe entre el texto de NAFTA y el de TRIPS, pues el Acuerdo TRIPS si se refiere al caso de la protección de la marca notoria en situaciones que involucren productos y servicios distintos. Obsérvese, sin embargo, que el texto del apartado 14 del articulo 1708 de NAFTA pudiera servir eventualmente como apoyo para extender la protección de las marcas notorias a situaciones que involucren pro- ductos o servicios distintos en tanto que en dicha disposición se prevé que "las partes negarán el registro a las marcas que con- tengan o consistan en elementos inmora- les, escandalosos o que induzcan a error ...",

XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - 00

xx Xxxxxxx en el contexto xxx XXXX/ üMC.

"Artículo 16 (2) El artículo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conoci- da, se tomará en cuenta si ésta se conoce en el sector pertinente del pú- blico inclusive si se conoce en el Miem- bro de que se trate a consecuencia de su promoción."

"Artículo 16 (3) El artículo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condi- ción de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bie- nes o se-rvicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los inte- reses del titular de la marca registra- da."

1§., Diferencias entre el régimen del Convenio de Paris,

el de TRIPS

y el de la Decisión 344

Como se sabe, el texto del Capítulo XVII de NAFTA tuvo como principal fuente de inspiración el texto del pro- yecto del Acuerdo TRIPS. La norma que trata de las marcas notorias es un ejemplo de ello. Por tanto, algunas de las diferencias ya apuntadas entre el artículo 6bis del Convenio de Paris y el texto de NAFTA son también evi- dentes al comparar el texto del Conve- nio y el de TRIPS.

Es el caso de las referencias a los servicios y a la promoción en el Acuer- do TRIPS que no aparecen en el Con- venio de Paris. Sin embargo, en el Acuerdo TRIPS sí se hace referencia expresa a la protección de las marcas notorias en situaciones que involucren productos o servicios que no sean si- milares, tema que no está expresamen- te previsto en el Convenio de Paris, como ha quedado dicho.

También está bien averiguado que, a diferencia de NAFTA, la Decisión 344 sí se refiere a la protección de marcas notorias aún cuando los productos o servicios involucrados no sean simila- res. Esto último, siguiendo un esque- ma similar al de TRIPS. Ello no obs- tante, la Decisión 344 no condiciona la protección en situaciones que involucren productos y servicios distin- tos, al hecho que el uso de la marca indique una conexión entre los bienes y servicios y el titular de la marca registrada por un lado, y al hecho que sea probable que el uso lesione Intere- ses del titular de la marca registrada. por otro, como con toda corrección se condiciona la protección en el Acuerdo TRIPS cuando ésta se extienda a pro- ductos o servicios que no sean simila- res.

JL La marca notoriamente conocida en el Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia, el Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia

y Venezuela, El Tratado de Libre Comercio entre México

y Xxxxx Rica

De conformidad con las tendencias que muestran las legislaciones inter-

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nacionales de nuestros tiempos en ma- teria de comercio libre, los acuerdos de libre comercio recientemente cele- brados entre México y Bolivia." Méxi- co, Colombia y Venezuela," y México y Xxxxx Hica" en todos los casos inclu- yen disposiciones expresas sobre la protección de las marcas notoriamen- te conocidas .

.1.!h Observaciones finales

El breve recorrido que se ha hecho de la reglamentación de la marca no- toria desde su incorporación al texto del Convenio de Paris en la Revisión de la Haya en 1925 hasta nuestros días, pasando por la Decisión 344, NAFTA, TRIPS, y los acuerdos de co- mercio libre de más reciente celebra- ción en las Américas, pone de mani- fiesto que la marca notoria es una ins- titución en plena vigencia. Este breve recorrido también pone de manifiesto que, lejos' de tratarse de una figura estática, la marca notoria es una insti- tución en pleno desarrollo; lo mismo puede afirmarse respecto de las con- diciones bajo las cuales ha de dispensarse la protección que el Dere- cho confiere a estos signos. Por eso, a diferencia de la situación que preva- leció en el tiempo en que el Convenio de Paris era la única fuente en el De- recho internacional que se ocupaba del tema, en nuestros días habrá que acu- dir a las fuentes citadas en las instan- cias concretas en que sea de impor-

14 Artículo 16 -17. Diario Oficial de la Federa- ción de 11 de enero de 1995.

is Artículo 18 -10. Diario Oficial de la Federa- ción del 9 de enero de 1995.

16 Artículo 14 -11. Diario Oficial de la Federa- ción del 10 de enero de 1995.

tancia precisar si un signo es o no merecedor de la protección privilegia- da que los congresistas de la Haya acordaron dispensar a las marcas no- toriamente conocidas.

Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas

Excepciones al Derecho Exclusivo

y libre movimiento de productos y servicios

Xxxxxx Xxxxx Xxxxx (*)

SUMARIO

1- Introducción: la marca como mecanismo informativo

2- Contenido del derecho de marca: especial referencia al riesgo de confusión y a la pro- tección de la marca renombrada

3- Limitación de los efectos de la marca

4- Agotamiento del derecho conferido por la marca

1.-lntroducción: la marca como mecanismo informativo

Al enfrentarse con el contenido del derecho de marca, vale la pena recordar la dimensión comunicativa de este signo distintivo, que la denominada "econo- mía de la información" ha sabido expli- car de manera muy convincente.

Como en la doctrina española aca- ba de recordar XXXXXXXXXX, la ta- rea principal de un sistema jurídico re- gido por principios de eficiencia - en- tendida ésta como mejor empleo de los recursos sociales- habrá de ser do- tar a las partes de los pertinentes ins- trumentos o facultades que les permite minimizar los costes de transacción. Y en un mundo en el que la información es poder, buena parte de los recursos necesarios para llevar a cabo la co- rrespondiente transacción, viene gene- rada por los costes de obtención de información. Las carencias de informa- ción constituyen, en efecto, un obs-

(*) Catedrático de Derecho Mercantil, Universi- dad de Santiago de Compostela (España).

xxxxxx para la satisfacción óptima de las necesidades y hasta pueden hacer desistir de transacciones deseadas cuando los costes de información su- xxxxx la utilidad de aquéllas. En cual- quier caso, ante la inabarcable diversi- dad de los productos el nivel de cali- dad adquiere una importancia cada vez mayor; y la insuficiencia informativa que padece el consumidor contrasta viva- mente con el predominio informativo del agente empresarial. De ahí que las incertidumbre cualitativas dificulten cada decisión de compra y provoquen transacciones insatisfactorias.

En este contexto la marca se revela como un instrumento que reduce los costos de búsqueda del consumidor y alienta al empresario a ofrecer produc- tos o servicios de alta calidad. De un lado, la marca se constituye en meca- nismo de diferenciación y con ello de identificación de los productos o servi- cios que posibilitan su reconocimiento reiterado. De otro lado, la marca con- tiene un conjunto de informaciones mediatas en forma compacta, que ate- núa los costes de información y elimi-

52 - REV!STA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

na en buena medida los riesgos deri- vados de la asimetría de información. En este sentido, la marca se nos xxxx- tra como el medio más apto de comu- nicación entre oferta y demanda, por su aptitud para informar acerca de la procedencia, calidad e imagen. Se eri- ge así en pieza clave para el favoreci- miento de la transparencia del merca- do y el sostenimiento de una competen- cia basada en las propias prestacio- nes: en el esfuerzo desplegado, en los recursos invertidos y, en definitiva, en los resultados alcanzados por cada operador económico.

Atribuido a la marca su significado

como instrumento que proporciona in- formación al mercado, va de soi la con- cepción de la protección jurídica de la marca como instrumento de represión de las interferencias comunicativas. La utilización no autorizada por terceros interfiere el proceso de comunicación e impide la superación de las xxxxx- cias informativas. Por tanto, no debe ofrecer duda alguna la conveniencia económica de reprimir jurídicamente estas conductas.

Mas también es innegable que la

protección del mecanismo informativo que la marca representa, no debe su- poner la concesión de un derecho de exclusión absoluta e ilimitada a su titu- lar. Sería un error ignorar que los sis- temas de derechos exclusivos también tienen costes y que un ponderado equi- librio entre monopolio y libertad de imi- tación resulta lo más eficiente. El dere- cho de marca no debe impedir que en algunas supuestos los competidores puedan utilizar lealmente ese signo para proporcionar necesaria informa- ción al mercado. De la misma manera tampoco debe obstaculizar los movi- mientos de integración económica y de

liberalización del comercio mundial; procesos que continúan avanzando inexorablemente y que, en mí opinión, deben valorarse positivamente a pe- sar de sus inevitables y, en ocasiones, duros desajustes y fricciones. Los in- tercambios benefician a todos los paí- ses que los practican. Como expuso en el siglo XIX XXXXX XXXXXXX Y re- cientemente ha reiterado XXXX X. XXXXXXX, el comercio entre las na- ciones suele elevar el nivel de vida en ambas, incluso aunque una de ellas tenga que competir a base de bajos salarios. A este respecto, los expertos se han atrevido a aventurar que en los próximos años 1.200 millones de tra- bajadores que ganan entre 1,25 Y 20 dólares diarios van a competir de una forma u otra forma con los 250 millo- nes de europeos y norteamericanos que tienen unas ganancias medias del orden de los 85 dólares al día.

En suma, el derecho que confiere

la marca registrada tiene, como todo derecho subjetivo, un contenido con- creto que se manifiesta en un haz de facultades y unos límites impuestos por la ley, cuya función es definir los con- tornos de aquellas facultades, de tal manera que puedan coexistir con los derechos de los demás.

2- Contenido del derecho de marca: especial referencia al riesgo de confusión y a la protección de la marca renombrada

Lo primero que debe destacarse es que el derecho de marca -al igual que los restantes derechos de propiedad indus- trial- es un derecho exclusivo o, si se prefiere, un property right según la termi- nología anglosajona últimamente muy

XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - 00

extendida. Esta calificación como dere- cho exclusivo se puede decirquede una u otra manera está presente en la tota- lidad de los ordenamientos. Nos limita- remos a citar, en primer lugar, el arto102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo xx Xxxxxxxxx que -como es sabido- entró en vigencia e11º de enero de 1994 y contiene el "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" del llamado Grupo Xxxxxx (Bolivia, Colombia, Ecua- dor, Perú y Venezuela), objeto de fructí- fera interpretación - en palabras de Bal- do KRESALJA - por parte del Tribunal de Justicia del Acuerdo con sede en la ciudad de Quito; en segundo término, el arto 16 del conocido Acuerdo TRIP'S (Acuerdo sobre los aspectos de los de- rechos de propiedad intelectual relacio- nados con el comercio, incluido el co- mercio de mercancías falsificadas), que por formar parte del Acta Final de la Ronda LJruguay del GATT, ya en vigor en muchos países, se espera que con- tribuya decisivamente al fortalecimiento de la propiedad industrial en el proceso de globalización de la economía que quiere potenciar la recién creada Orga- nización Mundial del Comercio; y, por último, la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproxi- mación de las legislaciones de los Esta- dos miembros en materia de marca: Directiva que ha arrastrado la moderni- zación de las Leyes de Marcas de los Estados miembros de la hoy llamada Unión Europea y cuyo arto5, referente a los derechos conferidos por la marca, empieza con esta expresiva afirmación: "la marca registrada confiere a su titular

un derecho exclusivo".

Básicamente, como ha señalado XXXXXXXXX-XXXXX, el derecho ex- clusivo sobre la marca se ramifica en

tres facultades típicas: 1º) la de desig- nar con la marca los correspondientes productos o servicios, insertando el sig- no en el propio producto o en el envol- xxxxx, envase o presentación, como acto preparatorio del proceso de comercia- lización; 2º) la de introducir en el mer- cado los productos o servicios diferen- ciados mediante la marca, que debe englobar no sólo la oferta, comer- cialización o almacenamiento, sino tam- bién la importación, exportación o so- metimiento a cualquier otro régimen aduanero como, por ejemplo, el tránsi- to o depósito; y 3º) la de emplear la marca en la publicidad y documenta- ción mercantil (correspondencia, fac- turas, listas de precios, circulares, etc.).

Ahora bien, dentro del derecho ex- clusivo sobre la marca y de las facul- tades que comprende, conviene distin- guir dos vertientes: una positiva y otra negativa. La vertiente positiva implica que el titular de la marca está faculta- do para usarla, cederla o licenciarla; la vertiente negativa supone que el titular está facultado para prohibir que los ter- ceros usen la marca (ius prohibendi). y ciertamente como ha subrayado XXXXXXXXX, es esta vertiente nega- tiva la que cobre mayor importancia, en cuanto es la que garantiza la exclu- sividad del derecho de marca. De ahí que tanto la Decisión Andina (art. 104) como la Directiva Europea (art. 5) ha- yan optado acertadamente por enume- rar ad exemplum los principales actos de uso de una marca que los terceros tienen prohibido realizar sin consenti-

miento del titular.

Así las cosas, importa resaltar que el ius prohibendi no se ciñe exclusiva- mente a la forma o estructura del sig- no y a los productos o servicios que figuran en el registro. Antes al contra-

00 - XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

xxx, se extiende, por una parte, tanto a los signos iguales como a los signos semejantes; y comprende, por otra par- te, tanto los productos o servicios idén- ticos como los similares.

A diferencia de la patente y demás derechos sobre creaciones industriales, la marca no otorga normalmente un monopolio legal absoluto, sino circuns- crito a un determinado sector económi- co, acotado por la universalmente acep- tada regla de la especialidad. De esta manera y en contra de lo que durante bastante tiempo erróneamente mantu- vo la jurisprudencia española, es perfec- tamente posible que el mismo signo distintivo sea registrado como marca por dos o más empresarios para distin- guir productos o servicios no similares. Mas, por otro lado, parece oportuno advertir que en el Derecho europeo, contrariamente a lo que hemos creído leer en las sentencias del Tribunal de

Justicia del Acuerdo xx Xxxxxxxxx (PROCESOS Nº IP-1-87 e IP-2-94, en-

tre otros), "la clase" no limita la protec- ción que se otorga a la marca. Dicho con otras palabras, la regla de la es- pecialidad no se rige por el Nomenclator o Clasificación Internacio- nal establecida en el Arreglo de Niza. Esta clasificación tiene un simple valor taxonómico u orientador, cuyo alcance acaba de ser, además, afectado por el Tratado sobre el Derecho de Marcas, concluido el 28 de octubre de 1994 al término de una Conferencia Diplo- mática convocada por la OMPI en su sede xx Xxxxxxx: la innovación más importante de este Tratado respecto de la solicitud de registro reside en el hecho de que toda Parte Contratante deberá aceptar productos o servicios pertenecientes a diferentes clases de la Clasificación Internacional en una

única solicitud, que tendrá como efec- to un solo registro.

En modo alguno ha de vincular el Nomenclator a las Oficinas de Marcas y a los Tribunales de Justicia a la hora de apreciar la similitud entre productos o servicios. Según apreciación certera del Prof. venezolano Xxxxxx XXXXXXX en su reciente Reconstrucción del De- recho Marcario, la clase es una mera técnica de registro sin consecuencias legales. Téngase en cuenta que- como ha advertido en Chile XXXXXX XXXXXXXX- en cada una de las 42 clases de la Clasificación Internacional coexisten productos o servicios muy diferentes como, por ejemplo, maletas y paraguas en la clase 18; al tiempo que otros productos entre los que exis- te una clara similitud o conexión com- petitiva están adscri os a clases dife- rentes: por ejemplo, las frutas y legum- bres frescas en la clase 31 y las frutas y legumbres en conserva en la clase

29. Por consiguiente, para determinar la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos o ser- vicios confrontados, habrá que aten- der a su naturaleza, propiedades y, so- bre todo, finalidad así como a sus ca- nales de comercialización. Al igual que la semejanza entre los signos, la simi- litud entre los productos o servicios re- quiere complejos y sutiles juicios valo- rativos para dilucidar, con ayuda de las pautas o criterios que la jurisprudencia ha ido elaborando, sí existe o ni riesgo de confusión; aunque evidentemente, como proclama el arto 16.1 del Acuer- do TRIP'S se presumirá que existe tal probabilidad de confusión siempre que se use un signo idéntico para distin- guir productos o servicios idénticos.

El riesgo de confusión, que es la prohibición de registro de marcas más

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frecuentemente invocada, se erige tam- bién así en pieza clave para delimitar el alcance del derecho exclusivo de marca. En el Derecho europeo su pe- rímetro se ha visto sensiblemente am- pliado al proclamar la Directiva y, en consecuencia, las nuevas leyes nacio- nales que el riesgo de confusión com- prende el riesgo de asociación. A la vista de estas disposiciones legales, cabe mantener que el titular de la mar- ca goza la protección frente a todas las categorías de riesgo de confusión perfiladas por la jurisprudencia y la doc- xxxxx en función de las distintas repre- sentaciones erróneas que la violación del derecho subjetivo de marca puede generar en el tráfico.

En primer lugar, se separa el riesgo de confusión en sentido estricto del riesgo de confusión en sentido amplio. Y, a su vez, dentro de la confusión en sentido estricto se distingue entre ries- go de confusión mediato e inmediato. En el riesgo de confusión en sentido estricto, el error se proyecta sobre la identidad de la empresa titular. Cuan- do la distinción entre los signos resulte compleja -esto es, cuando para los con- sumidores y usuarios se trate de un mismo signo-, se estará en presencia de un riesgo de confusión inmediato. Por contra, el riesgo de confusión me- diato tendrá lugar en aquellos casos en que aun sin resultar confundibles los signos entre sí, sus características comunes puedan hacer creer razona- blemente a los consumidores que uno es derivación del otro y, por lo tanto, ambos poseen un origen empresarial común: en estos supuestos, el riesgo de asociación será más probable si en el correspondiente sector xxx xxxxxxx se detecta una tendencia generalizada a la diversificación de actividades que

desemboca en la formación de con- glomerados empresariales; y es indu- dable que el riesgo de asociación será todavía más verosímil cuando el titular de la marca acredita que su empresa está inmersa en un proceso de ramifi- cación de sus actividades económicas. Finalmente, se detectará la existencia de un riesgo de confusión en sentido amplio cuando en el tráfico se aprecie que se trata de empresas diferentes pero, debido a la similitud entre los sig- nos, se considere erróneamente que entre ambos operadores median co- nexiones económicas u organizativas: por ejemplo, que el titular de la marca patrocina o autoriza el uso del signo por virtud de una licencia colateral; fe- nómeno conectado con el xxxxxxx- dising que se da con bastante frecuen- cia con respecto a ciertos tipos de mar- cas (como las constituidas por una creación gráfica) yen relación con cier- tas clases de productos (prendas de vestir, juegos y juguetes, etc.).

Sin minusvalorar la importancia que la figura del riesgo de asociación pue- de tener de cara al fortalecimiento del derecho exclusivo de marca, conviene no olvidar que, en todo caso, requiere la similitud entre los productos o servi- cios enfrentados; es decir, que siem- pre ha de respetar la regla de la espe- cialidad. Por este motivo, resulta asi- mismo del mayor interés poner de ma- nifiesto el cauce por el que en algunos supuestos el titular de la marca puede ver tutelado su derecho exclusivo más allá de la regla de la especialidad. Nos referimos a la protección de las mar- cas renombradas, que cuenta con una tradición relativamente larga en el De- recho continental europeo y ha adqui- rido carta de naturaleza en los más recientes textos normativos.

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En efecto, el arto 16.3 del Acuerdo TRIP'S dispone que "el artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se apli- cará mutatis mutandis a bienes o ser- vicios que no sean similares a aque- llos para los cuales una marca de fá- brica o de comercio ha sido registra- da, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca re- gistrada". Paralelamente y en términos todavía más elaborados, la Directiva Comunitaria Europea establece en el artículo 5.2 que "cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su con- sentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuan- do ésta goce de renombre en el Esta- do miembro y con la utilización del sig- no realizado sin causa justa se preten- da obtener una ventaja desleal del ca- rácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos".

Este facultativo pero modélico siste- ma de protección de la xxxxx xxxxx- xxxxx ha sido incorporado por las dife- rentes leyes nacionales, con alguna excepción como la constituida por el ordenamiento español en el que la la- mentable laguna de la Ley de Mar- cas de 10 de noviembre de 1988 no puede colmar, no obstante, acudiendo a la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991. De esta suerte, en el territorio de la Unión Europea se

permite a los titulares de marcas re- nombradas defenderse eficazmente no sólo contra los actos de explotación de la reputación ajena, sino también contra los actos lesivos del renombre y contra el aguamiento o dilución de la fuerza distintiva y publicitaria del co- rrespondiente signo. Apoyándonos, una vez más, en las enseñanzas de FER- NANDEZ-XXXXX en su última obra sobre El Sistema Comunitario de Mar- cas, podemos decir que en los orde- namientos europeos es posible conju- rar el doble riesgo que amenaza a las marcas renombradas: el riesgo de de- bilitamiento del carácter distintivo de la marca, que aproximadamente se co- rresponde con lo que en la doctrina norteamericana McCARTHY denomina dilution by blurring; y el riesgo de envi- lecimiento del prestigio de la marca, que se corresponde con lo que la doc- xxxxx y jurisprudencia norteamericana denominan dilution by tarnishment.

El riesgo de debilitamiento del ca- rácter distintivo de la marca surge JUs- tamente cuando comienzan a prolife- rar las empresas que utilizan una mar- ca idéntica o confundible con la marca renombrada en relación con productos o servicios variados. Si los consumi- dores contemplan como un signo idén- tico o confundible es aplicado sucesi- vamente a productos o servicios dis- pares entre sí, inevitablemente se pro- ducirá una erosión gradual del carác- ter distintivo de la marca y se irá extin- guiendo la aureola de exclusividad in- herente a la marca renombrada. Como en 1932 declaró XXXXXXXXX ante un Comité del Congreso de los Estados Unidos de América, si se permitieran restaurantes, cafeterías, pantalones y caramelos ROLLS XXXXX, en diez años se habría diluido tan prestigiosa

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marca de automóviles. Esta destruc- ción progresiva del carácter distintivo y del prestigio de la marca renombrada lesiona, obviamente, los legítimos inte- reses del titular; y al mismo tiempo be- neficia, de modo indebido, los intere- ses del infractor que trata de cosechar donde no ha sembrado: sin incurrir en gasto alguno se aprovecha parasita- riamente, como cualquier polizón o free rider, de las inversiones y de los es- fuerzos que a lo largo de los años ha efectuado el titular de la marca para convertirla en un signo afamado.

El riesgo de envilecimiento entraña el atentado más grave contra el good- will o prestigio de la marca renombra- da. Surge, por una parte, cuando un tercero utiliza un signo idéntico o se- mejante en relación con productos o servicios que tienen una calidad y un precio notablemente inferiores a la ca- lidad y precio de los productos diferen- ciados por la marca renombrada. Así, por ejemplo, si la marca renombrada distingue productos de elevado precio y calidad máxima, el riesgo de envilecimiento se producirá en el su- puesto de que un tercero aplique una marca idéntica a producto de consu- mo masivo y bajo precio que se ven- den indistintamente en cualquier esta- blecimiento xxx xxxx. Un caso de esta naturaleza fue resuelto por el Tribunal del Distrito Central de California en la sentencia de 28 de enero de 1981 (Steinway & Sons v. Xxxxxx Xxxxxx & Friends, 212 USPO, págs. 854 y ss.). La demandante era titular de la renom- brada marca "Steinway", que diferen- cia pianos de gran calidad con una me- recida reputación en el mundo entero. La compañía demandada aplicaba la marca "Xxxxx-Way" a cestas de latas de cerveza y demás botes destinados

a contener bebidas, que se vendían a un precio muy bajo en establecimien- tos de muy diversa índole (supermer- cados, tiendas de comestibles y bebi- das, etc.). El Tribunal prohibió a la de- mandada el uso de la marca "Xxxxx- Way" , manteniendo que tal uso depre- ciaba la imagen y la reputación de la marca de la demandante.

El riesgo de envilecimiento surgirá, por otra parte, cuando un signo idénti- co o confundible con la xxxxx xxxxx- xxxxx aparece en un contexto degra- xxxxx o escandaloso. Así ocurrirá, sin- gularmente, si el signo idéntico o se- mejante es empleado para designar productos o actividades relacionadas con la pornografía, el consumo de dro- gas, etc. Cabe citar a este propósito el conocido caso norteamericano The Coca-Cola Company v. Gemini Rising Inc. resuelto por la sentencia de 00 xx xxxxx xx 0000 xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxx de Nueva York (175 USPO, págs. 56 y ss.). En este caso el Tribunal pro- hibió a la demandada la distribución de carteles publicitarios en los que se reproducía el eslogan "enjoy Coca- Cola" sustituyendo la palabra coca-cola por la palabra cocaine que aparecía con los caracteres tipográficos típicos de la marca "Coca-Cola".

Aunque el Tribunal de Justicia del Acuerdo xx Xxxxxxxxx ya identificó de- bidamente las marcas renombradas en el PROCESO Nº 1-IP-87, creo no equi- vocarme al afirmar que este concepto todavía está escasamente implantado en Latinoamérica, a diferencia de lo que sucede con el concepto de marca notoria. No está de más, por lo tanto, apuntar sucintamente sus diferencias en la medida en que ambas figuras o instituciones tratan de dar respuesta a problemas diferentes: la protección de

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la marca sin registro, por un lado, y la protección de la marca más allá de la regla de la especialidad, por otro.

En rigor, la marca renombrada -o su equivalente la marca reputada, pres- tigiosa, famosa o célebre- es un tipo singular de la categoría genérica de las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 bis del Conve- nio de la Unión de París. La marca renombrada es, en efecto, una marca que además de ser conocida por los círculos interesados, suscita en el mis- mo fundadas expectativas acerca de un alto nivel de calidad de los corres- pondientes productos o servicios o, más exactamente, evoca ante los con- sumidores una imagen netamente posi- tiva de las características tangibles e intangibles de los productos o servi- cios que diferencia. Por lo mismo, quien pretenda extender el ámbito de pro- tección de su marca fuera del sector xxx xxxxxxx delimitado por la regla de la especialidad, habrá de probar, en primer lugar, que se trata de una mar- ca notoria.

A diferencia de los hechos notorios que forman parte del conocimiento pri- vado del juez, la notoriedad de la mar- ca necesita ser probada, como acerta- damente sostiene el Tribunal de Quito (PROCESO Nº 5 -IP- 94) invocando, entre otros, al recientemente fallecido tratadista colombiano Xxxxxx XX- XXXX. y hay que reconocer que la prueba de la notoriedad no es una ta- rea fácil, justamente porque la notorie- dad es una situación fáctica compleja que presupone la difusión y el subsi- guiente conocimiento de la marca en el mercado. Por un lado, el titular de la marca podrá aportar pruebas directas fundadas en encuestas de opinión o estudios xx xxxxxxx que demuestren

convincentemente el grado de difusión de la marca entre los consumidores y usuarios. Por otro lado. la notoriedad de la marca podrá basarse en indicios objetivos: el volumen de ventas de los productos revestidos con la correspon- diente marca, las inversiones publicita- rias efectuadas para dar a conocer la marca en el tráfico económico, la cuo- ta xx xxxxxxx que posee, la antigüe- dad de la marca y su uso constante, etc.; criterios todos ellos recogidos en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo xx Xxxxxxxxx.

Además de ser notoria, la marca re- nombrada ha de ser portadora de un goodwill o prestigio acrecentado. Y para probarlo, su titular podrá aportar tam- bién relevantes sondeos de opinión o apoyarse en los siguientes factores: el elevado nivel de calidad de los pro- ductos o servicios, la intensa publici- dad realizada en torno a la marca, y el propio carácter distintivo y fuerza su- gestiva intrínseca (selling power o fun- ción publicitaria autónoma) del signo constitutivo de la marca.

De todos modos, no cabe descono- cer que en la realidad del tráfico eco- nómico notoriedad y renombre tienden a solaparse: los signos que resultan familiares a la mayoría de los consu- midores poseerán frecuentemente una reputación elevada y un valor que ex- cede del meramente distintivo. Por tan- to, la superación de un concreto nivel de implantación en el mercado puede relevar al titular de la carga de la prue- ba de la explotación o lesión del re- nombre o carácter distintivo de su mar- ca, y trasladar a la parte demandada la acreditación flexible que permite ex- tender, caso a caso, el ámbito de pro- tección de la marca a medida que su notoriedad y prestigio aumentan, es la

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que mejor parece convenir a la solu- ción de los conflictos de intereses plan- teados por la competencia entre sig- nos distintivos. De ahí que nos mani- festemos contrarios a la creación de registros especiales de marcas noto- rias y renombradas, como el estableci- do en 1980 por el INPI brasileño en desarrollo del arto 67 de la Ley de 21 de diciembre de 1971.

Finalmente, es menester tener pre- sente que el derecho exclusivo de mar- ca reclama protección frente a cual- quier uso de un signo idéntico o seme- jante en el tráfico económico. No es necesario, por ende, que el signo con- fundible se utilice a título de marca para distinguir los correspondientes produc- tos o servicios. El uso publicitario del signo en compañía de una marca líci- ta, o -como ha señalado en la doctrina xxxxxxxx XXXXXXX- el uso de la mar- ca por réferencia, e incluso el empleo de la marca como elemento decorati- vo o configuración formal (mer- chandising), también pueden ser pro- hibidos. Es más, algunos tribunales como los del Benelux (Bélgica, Holan- da y Luxemburgo) han interpretado, en ocasiones, muy extensivamente el tér- xxxx tráfico económico, para compren- der en él una película de cine, un artí- culo de periódico y hasta un talonario de recetas médicas.

Mas todo parece indicar que la tute- la del derecho exclusivo de marca debe ceñirse a los actos realizados con finali- dad concurrencia!. El Derecho de Mar- cas no debe servir para reprimir con- ductas resultado del ejercicio de dere- chos fundamentales, como el derecho de expresar y difundir libremente los pensamientos y el derecho a comuni- car o recibir libremente información ve- raz (free speech o libertad de expre-

sión esgrimida ante los tribunales es- tadounidenses en defensa de la sátira y la parodia). Existen instrumentos de Derecho común (civiles y penales) que permiten reprimir los daños ocasiona- dos por estas conductas, cuando se rebasan los límites del ejercicio legíti- mo de los anteriores derechos. Y aun en el supuesto de que se considere que los actos lesivos de la marca se han realizado en el tráfico económico, siempre cabrá la posibilidad de probar que respondían a una justa causa.

3.- Limitación de los efectos de la marca

Como al principio hemos avanzado, el mecanismo informativo que la marca representa, puede colisionar con la exis- tencia de otras informaciones que los competidores tienen necesidad de efec- tuar y los consumidores y usuarios tie- nen derecho a recibir. De este potencial conflicto fueron conscientes los redac- tores del Acuerdo TRIP'S, xxxx xxxxxxxx 00 permite que los Estados miembros establezcan excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la mar- ca y de terceros. Así ha sucedido en el artículo 105 de la Decisión Andina y en el artículo 6 de la Directiva Europea. A tenor de este último precepto, el dere- cho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del ser-

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vicio o a otras características de éstos; y c) de la propia marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

Vemos, pues, como se neutralizan relativamente los efectos excluyentes de la marca y, en primer lugar, se pro- tege el legítimo interés de los opera- dores económicos en emplear los me- dios identificadores de su personalidad. En efecto, la referencia al nombre debe ser entendida en un amplio sentido para abarcar tanto el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio de identificación de las personas físicas, como la razón o denominación social de las personas jurídicas. En segundo término, se tutela el interés de los ope- radores económicos en utilizar las in- dicaciones descriptivas de los produc- tos o servicios, que, como es sabido, pueden convertirse en marcas cuando adquieren un significado secundario x xxxxxxxx (secondary meaning o distintividad sobrevenida, en afortuna- da expresión de XXXXX XXXXXX). Finalmente, se ampara el interés xxx xxxxxxx en saber que el producto o servicio identificado por una marca está relacionado con otros productos o servicios. Esta tercera limitación del derecho exclusivo de marca tiene una importancia vital para los fabricantes y distribuidores de accesorios y piezas sueltas, por ejemplo en el sector del automóvil: si no pudiesen utilizar la mar- ca del producto principal para poner de manifiesto el destino específico de los accesorios o piezas sueltas, los fa- bricantes y distribuidores tendrían blo- queado el acceso al correspondiente sector xxx xxxxxxx, con el consiguien- te perjuicio para el interés de los con- sumidores y el interés general.

Ahora bien, estas excepciones al ius prohibendi del titular de la marca no operan con carácter absoluto, sino que, a su vez, tienen que acomodarse a las prácticas leales en materia industrial o comercial (fair use). Al invocar expresa- mente las prácticas leales, se conectan implícitamente las limitaciones expues- tas con la prohibición general de realizar actos de competencia desleal. Quiere esto decir que al utilizar en el tráfico económico los medios identificadores de su personalidad, indicaciones des- criptivas u otros signos constitutivos de la marca de un tercero con la que se relacionan los propios productos o ser- vicios, hay que abstenerse de llevar a cabo actos de confusión o de aprove- chamiento indebido de la reputación aje- na. A tal efecto, será siempre necesario insertar la propia marca en forma tipográficamente destacada de tal modo que en la presentación y publicidad del producto sea el elemento dominante y captatorio de la atención del publico.

Evidentemente. no se ajustará a las prácticas leales el uso de una denomi- nación social seleccionada por su coincidencia con una prestigiosa mar- ca. De la misma manera que se consi- dera igualmente desleal la llamada pu- blicidad adhesiva: aquella que -corno proclama en el ordenamiento español el artículo 6º b) de la Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988- haga uso injustificado de la de- nominación, siglas, marcas o distinti- vos de otras empresas o instituciones, con el fin, obviamente, de aprovechar- se de su goodwill o renombre.

En cambio, pese a la radical oposi- ción de voces tan autorizadas como la xx XXXXXXX en la doctrina argenti- na, se ha ido abriendo paso en algu- nos ordenamientos, como el francés,

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el suizo o el español, la licitud de la denominada publicidad comparativa; modalidad publicitaria actualmente ob- jeto de una Propuesta de Directiva en la Unión Europea, que puede definirse como aquella publicidad en la que el empresario anunciante compara su oferta con la de uno o varios competi- dores, identificados o inequívocamen- te identificables, con el resultado, di- recto o indirecto, de resaltar las venta- jas de los propios productos o servi- cios frente a los ajenos. Mientras en la publicidad adhesiva, el anunciante pre- tende equiparar la mercancía propia con la ajena destacando a este fin sus características comunes, en la publici- dad comparativa el anunciante desea subrayar las diferencias que median entre su oferta y la oferta competidora. Pero para ser considerada lícita la

publicidad comparativa habrá de ser objetiva y verídica. De ahí que el artí- culo 6Qc) de la Ley española conside-

re desleal la publicidad comparativa cuando no se apoye en características esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o servi- cios, o cuando se contrapongan bie- nes o servicios con otros no similares o desconocidos, o de limitada partici- pación en el mercado.

4.-Agotamiento del derecho conferido por la marca

Una ulterior e importante limitación es la que se desprende de la doctrina del agotamiento, conforme a la cual el derecho exclusivo de marca deja de surtir efecto una vez que los corres- pondientes productos o servicios han sido introducidos en el mercado por el titular de la marca o por un tercero con

su consentimiento. En términos eco- nómicos se podría decir que en fun- ción del principio del agotamiento, el derecho exclusivo de marca permite al titular fijar el precio de venta de su pro- ducto o servicio, pero no le faculta para controlar el subsiguiente proceso de co- mercialización e imponer el precio de reventa. De esta manera, la xxxxx xxx- de desempeñar satisfactoriamente las funciones que le son propias sin res- tringir innecesariamente la competen- cia empresarial.

Prima facie, el agotamiento del dere- cho de marca sólo debería producirse cuando los productos o servicios que distingue se introduce en el correspon- diente mercado nacional. No se puede olvidar que los Sistemas de Marcas se rigen por el principio de la territorialidad, según el cual una marca registrada en diversos países genera en cada uno de ellos un derecho autónomo. Mas tampo- co cabe ignorar que la aplicación estricta de este principio obstaculiza seriamente la liberalización e intensificación del co- mercio internacional y en especial, los movimientos de integración económica. El derecho exclusivo de ámbito estricta- mente nacional choca con una de las metas fundamentales de las estructuras supranacionales de integración econó- mica: la libre circulación de mercancías. Por este motivo, la doctrina del agota- miento nacional del derecho de marca se ve desplazada en muchos ordena- mientos por la doctrina del agotamiento internacional o, al menos, por la doctrina del agotamiento comunitario.

De modo un tanto sorprendente, el

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), concluido por Canadá, Estados Unidos y México, y al que pre- tenden adherirse otros Estados latinoa- mericanos, no se pronuncia en términos

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precisos sobre el tema. Elartículo 1701.1 dispone que cada una de las Partes otorgará en su territorio, a los nacionales de otra Parte, protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual, asegurando a la vez que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en obstácu- los al comercio legítimo. Nada dice, sin embargo, el Tratado sobre el alcance con el que deberá interpretarse la expre- sión "comercio legítimo". En la doctrina mexicana Xxxxxxx XXXXXX ha sugeri- do que existe un margen de tolerancia para que cada país continúe dando al controvertido tema el tratamiento que más convenga conforme a las normas de Derecho doméstico. Pero permíta- senos dudar que pudiera ser compatible con el Tratado una política de tabicación de los mercados nacionales articulada a través de una red de filiales o licen- ciatarias a las que se atribuyera en cada país el derecho exclusivo sobre la co- rrespondiente marca.

Ninguna vacilación suscita, en cam- bio, la Decisión 344 del Pacto Xxxxxx, que en artículo 106 consagra inequí- vocamente el agotamiento internacio- nal del derecho de marca. De acuerdo con esta doctrina, fervientemente de- fendida en Alemania por XXXXX y en España por DE LAS XXXXX, el agota- miento se produce una vez que los productos son comercializados por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento en cualquier país del mundo. En consecuencia, resulta más difícil practicar en la subregión una po- lítica de precios y distribución distinta; lo cual beneficia no sólo a los exporta- dores de terceros Estados, sino tam- bién a los consumidores del área.

En la Unión Europea, por el contra- rio, ha sido proclamado por el Tribunal

de Justicia (sentencia de 31 de octu- bre de 1974 que falló el leading case "Centrapharm x Xxxxxxxx" y sentencia de 15 xx xxxxx de 1976 que resolvió el caso "EMI c. CBS", entre otras) e in- corporado a la Directiva de Marcas (art. 7) el principio del agotamiento comuni- tario. Según este principio, el derecho de exclusión atribuido al titular de la marca en cada Estado miembro care- ce de efecto en relación con los pro- ductos introducidos en el tráfico eco- nómico por él mismo o por un tercero con su consentimiento en cualquier par- te del territorio de la Unión. El protec- cionismo nacional ha sido reemplaza- do así por un proteccionismo comuni- tario, que el Profesor holandés XXXXXX estima justificado en la medida en que de país a país y, sobre todo, xx xxxxx- nente a continente, pueden diferir las características de los productos, en fun- ción de los diferentes gustos y actitu- des y también de las materias primas disponibles. Esta fue la razón de que en la sentencia de 18 xx xxxxx de 1988, que resolvió el caso "Colgate c. Warkwell" el English High Court acce- diera a la pretensión del titular de la marca "Colgate" de impedir la importa- ción paralela de pasta de dientes ela- borada en Brasil con su consentimien- to pero con una calidad muy inferior.

y en otros países como Xxxxxxxx, xxx- de la jurisprudencia había implantado el principio del agotamiento internacio- nal (casos "Maja" y "Cinzano"), la nue- va Ley que entró en vigor el1 Q de ene- ro de 1995 también acoge en el artícu- lo 24 el principio del agotamiento co- munitario.

Ahora bien, conviene destacar que, por contraste con el Derecho de Pa- tentes en el que el principio del agota- miento opera siempre, en el Derecho

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de Marcas la comercialización del pro- ducto por parte del titular de la marca o un licenciatario no implica la extin- ción definitiva del ius prohibendi con respecto al correspondiente producto. Antes bien, el derecho de exclusión se reaviva si el titular de la marca demues- tra que existen motivos legítimos para oponerse a la comercialización de los productos introducidos en el mercado por él mismo o por un tercero autori- zado.

Entre estos motivos legítimos, tanto el artículo 7.2 de la Directiva Europea como el artículo 106 de la Decisión Andina mencionan expresamente la modificación o alteración del estado o características de los productos tras su comercialización. Cuestión que es ob- jeto de pormenorizado análisis en los casos de rellenado o reenvasado de productos químicos o farmacéuticos por parte de un tercero. Hace ya mu- chos años que la Corte Suprema ar- gentina declaró la ilicitud de esta prácti- ca en el caso "Stanco x. Xxxxxxx". No obstante, la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -en sen- tencias de 25 xx xxxx de 1978 y 3 de diciembre de 1981 que pusieron fin a los casos "Xxxxxxxx La Rache c. Centrapharm" y "Pfizer c. Eurim- Pharm"- admite la licitud de la opera- ción de reenvasar efectuada xx xxxx- ra que no afecte al estado originario del producto. Así puede ocurrir, por ejemplo, cuando el titular de la marca ha distribuido el producto en un doble envase y la operación de reenvasar concierne tan sólo al envase exterior, dejando intacto el envase interior; o bien cuando la operación de reenvasar es controlada por una autoridad públi- ca a fin de garantizar la integridad del

producto. Actualmente, penden ante el Tribunal nuevos casos en los que al- gunos expertos (CASADO) esperan que la interpretación prejudicial sea más tuitiva del derecho de marca.

De todos modos, no se puede per- der de vista que el agotamiento sólo se produce si hay relación de consen- timiento o, lo que viene a ser lo mis- mo, si median lazos jurídicos, económi- cos u organizativos entre las empre- sas titulares de una misma marca en diferentes Estados. Estos lazos han se ser, además, actuales ya que el ori- gen común, roto forzosa o voluntaria- mente por una expropiación o por un acuerdo con la última doctrina estable- cida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los casos HAG 11 e IDEAL STANDARD (senten-

cias de 17-XII-1990 y 22-VI-1994 res- pectivamente) .

Cuando por consecuencia del prin- cipio de territorialidad un mismo signo distintivo se ha convertido en dos o más países en la marca de productos o servicios fabricados, distribuidos o prestados por empresas distintas y no vinculados entre sí, el derecho de ex- clusión de cada titular es plenamente operativo en su respectivo territorio y puede, por lo tanto, impedir la libre cir- culación de mercaderías a través de las correspondientes fronteras. En es- tos casos, la coexistencia en el merca- do de las marcas idénticas o semejan- tes sólo puede llegar a producirse si sus titulares concluyen un convenio de delimitación que no atente contra la li- bre competencia y -como atinadamente exige el arto 107 de la Decisión Andina- adopte las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión de los con- sumidores: por ejemplo, delimitando con claridad los productos o servicios

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distinguidos por las respectivas mar- cas (caso estadounidense DUPONT) o modificando la estructura o presen- tación del correspondiente signo dis- tintivo (casos europeos PERSIL y BAYER).

La solución, sin embargo, más sa- tisfactoria para los movimientos de in- tegración económica es la creación de un Sistema de Marcas que extienda su ámbito de protección a todo el xxxxx- xxxxx de la correspondiente unión adua- nera. En esta dirección creo que cons- tituye un hito significativo la creación en el continente europeo de la marca comunitaria, mediante el Reglamento del Consejo CE NQ 40/94 de 20 de diciembre de 1993, que ya ha sido mo- dificado por el Reglamento del Conse- jo CE NQ3288/94, de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuer- dos celebrados en el marco de la Xxx- da Uruguay. Desde que a principios del año 1996 ha comenzado efectiva- mente a funcionar este sistema, los operadores económicos pueden adqui- rir un derecho exclusivo de marca en todo el territorio de la Unión Europea mediante una sola solicitud presenta- da y tramitada en la oficina de Armoni- zación xxx Xxxxxxx Interior (OAMI) asentada a la orilla del Mar Mediterrá- neo en la ciudad española de Alicante.