CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE ENTRE

CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE ENTRE

LA UNIVERSIDAD XX XXXXXX Y

[…]

En Xxxxxx xx Xxxxxxx, a día […] de diciembre de 2017

REUNIDOS

De una parte, la Universidad xx Xxxxxx (UAH), cuyo CIF es Q 2818018 J, con sede en Xxxxxx xx Xxxxxxx (Madrid), Plaza de San Xxxxx s/n. Interviene, en su nombre y representación, Dña. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Vicerrectora de Investigación y Transferencia de la citada Institución, en virtud de nombramiento de fecha 18 xx xxxxx de 2014 y con competencia para este acto de acuerdo con la Resolución de delegación de competencias del Rector de la UAH de fecha 0 xx xxxxxxxxxx xx 0000 (XXXX nº 219, de 15 de septiembre de 2015).

De otra parte, la […]

La UAH y La empresa recibirán en adelante la denominación de la “Parte” por separado y las “Partes” de forma conjunta.

Se reconocen ambas Partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y, a tal efecto

EXPONEN

I. La UAH presentó con fecha 24 xx xxxxx de 2016 una solicitud de patente nacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas bajo el título “Dendrímeros Carbosilanos con Grupos Polifenólicos y sus usos” (P201600529) de la que son inventores X. Xxxxxxxxx Xxxxxx xx xx Xxxx xx xx Xxxx, X. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, D. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx y Dña. Xxxxx Xxxxxx Xxxx; extendida internacionalmente por la vía PCT (PCT (PCT/ES2017/070436) dentro del año de prioridad.

II. La empresa desarrolla su actividad en el sector de la investigación y desarrollo de fármacos y tratamientos para el tratamiento y cuidado de enfermedades y dolencias humanas y animales y tiene los recursos y la capacidad técnica, financiera y comercial para desarrollar y comercializar el Producto (tal y como se define más adelante) según los términos de este Contrato.

III. La empresa está interesada en Desarrollar y Comercializar el Producto en el Territorio y obtener una licencia exclusiva de los Derechos de Patente que corresponden a la UAH como titular de la misma, comprometiéndose, además, a financiar todos los costes derivados del proceso de la entrada de la patente referida en las diferentes fases nacionales.

IV. Por lo tanto, en consideración de lo expuesto anteriormente y de los compromisos expresados en este documento, la UAH y la empresa, y con la intención de obligarse legalmente, acuerdan por este documento que serán de aplicación las siguientes:

CLÁUSULAS

1. DEFINICIONES

En este Contrato, los siguientes términos ya sea en singular o en plural, tienen los siguientes significados:

“Aprobación Reglamentaria”: cualquier aprobación, registro, permiso o autorización otorgada por cualquier autoridad y que se requiera para el Desarrollo, fabricación o Comercialización del Producto en el Territorio.

“Campo de Aplicación”: todas las aplicaciones cubiertas por cualquier Derecho de Patente válido.

“Clientes”: cualquier entidad de la cual la empresa, sus Filiales o Sublicenciatarios reciba cualquier tipo de ingreso obtenido de la explotación de los Derechos de Patente.

“Comercialización”, “Comercializar”: todas las actividades que se relacionan con el etiquetaje, la publicidad, la promoción, el marketing, la acción de poner el precio, la distribución, el almacenaje, el ofrecimiento para la venta, la venta, y el servicio y apoyo al cliente.

“Contrato”: este contrato de licencia, incluyendo cualquier tabla, apéndice, anexo o adenda que pueda ser añadida o anexada a este documento, de acuerdo con sus estipulaciones.

“Derechos de Patente”: cualquier derecho reconocido por la legislación o el reglamento de patentes aplicable y que se haya generado reclamando la prioridad de la Solicitud de Patente, incluyendo, pero no limitándose a, los derechos generados por:

a) Cualquier solicitud de patente, continuación en parte, divisional o extensión para dicha solicitud, y cualquier patente concedida en base a dicha solicitud;

b) Certificado de inventor, modelos de utilidad o similares.

“Desarrollo”, “Desarrollar”: actividades relacionadas con el desarrollo del Producto, incluyendo la validación, estudios y análisis de producto, ensayos de estabilidad, desarrollo de procesos, aseguramiento de la calidad, control de calidad, estudios previos y posteriores a la Aprobación Reglamentaria, y aspectos reglamentarios.

“Fecha de Entrada en Vigor”: fecha indicada en la primera página del presente Contrato.

“Filial”: cualquier entidad legal bajo el control directo o indirecto de la empresa, o bajo el mismo control directo o indirecto que la empresa, entendiéndose control como:

a) Tener directa o indirectamente el 50% o más del valor nominal del capital de la entidad legal en cuestión, o

b) Tener la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o asociados de esa entidad, o

c) Tener la propiedad directa o indirecta de hecho o legalmente, de los poderes de toma de decisión en dicha entidad legal

“Información Confidencial”: toda información incluyendo, pero no limitándose a, la información técnica, científica y empresarial, conocimientos, know-how, datos y materiales de una naturaleza confidencial o propietaria de, o controlada por una Parte (Parte Emisora) y que sea comunicada a la otra Parte (Parte Receptora) en el marco de este Contrato. Esta información también incluye la información confidencial de carácter comercial (proveedores, etc.), regulatoria (relación e información de agencias reguladoras como EMA, FDA, etc.), socios comerciales y/o de I+D de la Empresa, datos e información de costes de producción, know how de producción, etc.

“Parte Emisora”: para una determinada Información Confidencial, es la Parte que es la primera en revelar dicha Información Confidencial a la otra Parte, en el marco de este Contrato.

“Parte Receptora”: para una determinada Información Confidencial, es la Parte que recibe dicha Información Confidencial de la Parte Emisora, en el marco de este Contrato.

“Procedimiento”: cualquier método o proceso que esté cubierto por cualquier Reivindicación Válida en el país en el cual se lleva a cabo dicho método o proceso.

“Producto”: cualquier producto que

a) está cubierto en todo o en parte por cualquier Reivindicación Válida en el país en el cual el Producto se Desarrolla o Comercializa;

b) se produce por, o usando el, Procedimiento;

c) su uso está cubierto por cualquier Reivindicación Válida en el país en el cual el Producto se Desarrolla o Comercializa.

“Reivindicación Válida”: cualquier reivindicación

a) de una patente concedida y que no haya expirado, y que esté incluida dentro de los Derechos de Patente, siempre que no haya sido declarada definitivamente como no aplicable por decisión judicial o de una agencia gubernamental competente para ello; o

b) de una solicitud de patente incluida dentro de los Derechos de Patente y que esté siendo gestionada activamente de acuerdo a lo establecido en este Contrato.

“Solicitud de Patente”: Solicitud de patente española que se ha presentado por la UAH ante la OEPM con número P201600529 titulada “Dendrímeros Carbosilanos con Grupos Polifenólicos y sus usos”.

"Sublicenciatario": cualquier Tercero al que la empresa conceda una sublicencia de un Derecho de Patente. “Tercero”: cualquier entidad distinta de cualquiera de las Partes o de sus Filiales.

"Territorio": Cualquier país donde hay un Derecho de Patente válido.

"Ventas Netas": significa, con respecto al Producto la cantidad bruta facturada por ventas de la empresa, Filiales o Sublicenciatarios, a Clientes en cualquier país del mundo menos las siguientes deducciones, siempre que estén incluidas en la factura de venta de dicho Producto:

a) Descuentos comerciales y por volumen de ventas habituales en el Campo de Aplicación, realizados efectivamente y, en el caso de devoluciones del Producto, créditos asociados y ajustes de precio, y

b) Impuestos sobre ventas, sobre el valor añadido e impuestos especiales, aranceles, y otros impuestos y cargas estatales directamente relacionados con la venta y que estén soportados por la empresa, sus Filiales o Sublicenciatarios, siempre y cuando no sean recuperables.

Cuando el Producto forme parte de una promoción basada en ofertas múltiples, los descuentos comerciales a los que se refiere el apartado a) deben ser coherentes con los aplicados por la empresa al mismo Cliente cuando el Producto no está combinado con otros productos o servicios.

No se considerará venta al uso del Producto en ensayos y programas de marketing en los cuales el Producto sea suministrado sin ninguna contraprestación. Sin embargo, si la empresa, o sus Filiales o Sublicenciatarios reciben contraprestaciones por este uso, la cantidad recibida se incluirá en el cálculo de Ventas Netas.

Ni la empresa, ni sus Filiales o Sublicenciatarios aceptarán ventas no basadas en contraprestación dineraria.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es:

1.- La concesión por parte de la UAH, y la aceptación por la empresa, de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato, de una licencia exclusiva a la empresa, sobre los Derechos de Patente que le corresponden a la UAH como titular de la misma, para:

a) Desarrollar, utilizar y Comercializar el producto en el Territorio y en el Campo de Aplicación, y

b) Fabricar y contratar la fabricación del Producto sólo si es para su Desarrollo, utilización o Comercialización en el Territorio y en el Campo de Aplicación, siempre que cualquier Tercero al cual la empresa contrate dicha fabricación acepte no fabricarlo para ninguna otra entidad o persona distinta a la empresa, o sus Filiales o Sublicenciatarios.

3. ÁMBITO TERRITORIAL

La licencia otorgada bajo este Contrato se concede solo para el Territorio.

4. DURACIÓN

Este Contrato será efectivo a partir de su Fecha de Entrada en Vigor. Excepto si queda resuelto antes de acuerdo a esta Cláusula, su duración se extenderá para cada uno de los países definidos en el Territorio mientras haya una Reivindicación Válida que cubra el Producto o Procedimiento en dicho país, o hasta el final de cualquier otra protección legal adicional que pudiera obtenerse para los objetos de la Patente en el país en cuestión.

En todo caso, este contrato quedará resuelto transcurridos veinte años a contar desde el día 00 xx xxxxx 0000 fecha de la solicitud de la Patente objeto del presente contrato, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

5. TERMINACIÓN

5.1. Terminación. Este Contrato se extinguirá por su cumplimiento, es decir, por la expiración del término convenido en la cláusula 4, o por su resolución de acuerdo con los siguientes apartados:

5.2. Terminación por incumplimiento. Cualquier Parte tendrá derecho a dar por finalizado el Contrato, mediante una comunicación por escrito a la otra Parte, cuando se haya producido un incumplimiento por la última (Parte incumplidora) de las obligaciones y compromisos contraídos por este Contrato que haya continuado durante sesenta (60) días después de que se le advirtiera por escrito y fehacientemente.

5.2.1. Efectos de la terminación por la UAH debido a incumplimiento de la empresa. Sin renuncia a las indemnizaciones y otros remedios que le puedan corresponder legalmente, si la UAH da por finalizado este Contrato por incumplimiento de la empresa, la empresa renunciará a la titularidad de los Derechos de Patente que le corresponden por el presente contrato, quedando la UAH como único propietario de los mismos, y la licencia de los Derechos de Patente concedidos por la UAH a la empresa bajo este Contrato finalizará inmediatamente en todo el Territorio. En este caso, la empresa transferirá a la UAH, o a quien la UAH designe, sin ningún cargo:

a) Todas las aprobaciones reglamentarias y las solicitudes de aprobación reglamentarias que sean de su propiedad para el desarrollo, fabricación o comercialización del Producto o uso del Procedimiento, y

b) Todas las copias y muestras que estén bajo la posesión o control de la empresa y que contengan Información Confidencial de la UAH.

5.2.2. Efectos de la terminación por la empresa debido a incumplimiento de la UAH. Si la empresa da por finalizado este Contrato por incumplimiento de la UAH, la UAH deberá indemnizar a la empresa por los daños y perjuicios que dicho incumplimiento pudiese ocasionarle.

En caso de que el incumplimiento de la UAH consista en no conceder a la empresa la licencia en exclusiva de la Patente objeto del presente contrato sin ninguna causa que lo justifique, la empresa devengará titular de los derechos sobre la Patente.

5.3. Terminación debida al incumplimiento de los objetivos de rentabilidad. La UAH tendrá derecho a resolver unilateralmente en contrato en el supuesto de que no haya recibido por parte de la empresa licenciataria una cantidad mínima en concepto de regalías de 15.000 dolares en cinco años.

5.4. Terminación debido al cese del Desarrollo o Comercialización. La empresa podrá dar por finalizado este Contrato ante la imposibilidad de Desarrollar y/o Comercializar el Producto por razones técnicas o comerciales. En tal caso serán de aplicación los puntos a) y b) del apartado 5.2.1. En este supuesto, las partes no se exigirán mutuamente indemnizaciones ni compensaciones monetarias ni de otro tipo, salvo la devolución por parte de la empresa a la UAH de los derechos que hasta ese momento ha ostentado sobre la patente.

5.6. Terminación por concurso de acreedores. Cualquiera de las Partes podrá dar por finalizado este Contrato si la otra entra en un proceso de concurso de acreedores o similar por el que deba asignar sus activos o actividades o el control de las mismas a un Tercero.

5.6. Terminación debido a errores en el pago de regalías de la empresa a la UAH detectados por un auditor independiente. Si un auditor independiente, escogido de común acuerdo por ambas partes, determina que la diferencia entre la cantidad pagada a la UAH y la que le correspondía para cualquier periodo de pago anual dado es mayor de un diez por ciento (10%) de la cantidad pagada, lo comunicará a la empresa y en el caso de que no subsanara este error de modo inmediato, la UAH podrá dar por finalizado el Contrato, y serán entonces de aplicación los apartados 5.2.1. y 5.6 de este Contrato.

5.7. Derechos y obligaciones tras la finalización o terminación. Si una de las Partes da por terminado el Contrato, exceptuando la aplicación del apartado 5.2.2, la UAH tendrá el derecho de licenciar los Derechos de Patente que le corresponden a Terceros sin necesitar autorización alguna por parte de la empresa y sin obligación de dar contraprestación alguna a la empresa.

Una vez finalizado o terminado el presente Contrato, cesarán todas las obligaciones y derechos de las Partes establecidos en él, excepto:

a) las obligaciones relativas a la Confidencialidad (Cláusula 7), que permanecerán según lo establecido en dicha Cláusula; y

b) las obligaciones relativas a indemnizaciones, reconocimiento de los derechos de propiedad industrial, exceptuando los supuestos contemplados en las cláusulas 5.2.1, 5.2.2 y jurisdicción, que permanecerán indefinidamente; y

c) las obligaciones de pago contenidas en este Contrato y que sean de aplicación anterior a la fecha de terminación efectiva.

6. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

Los inventores de la Patente pondrán a disposición de la empresa los conocimientos técnicos relacionados con la Patente que resultasen necesarios para que la empresa pueda explotar comercialmente la misma, incluyendo, aunque no limitados a, conocimientos sobre mecanismos de acción a nivel biológico, propiedades biofísicas, conocimiento sobre fabricación y producción industrial (escalado de lotes, etc.). La empresa cubrirá cualquier coste ocasionado por los viajes y demás gastos que ello pudiera suponer para dichos inventores.

En todo caso, la transferencia de conocimientos de la UAH a la empresa referente a trabajos o desarrollos anteriores al presente contrato que no estuvieran vinculados de forma necesaria a la explotación comercial de la patente así como a desarrollos o trabajos de investigación posteriores al presente contrato vinculados o no con la misma, deberán ser objeto de contratos aparte en el marco del artículo 83 de la XXX.

7. CONFIDENCIALIDAD

7.1. Tratamiento de la Información Confidencial. Durante la vigencia de este Contrato, y en los 5 (cinco) años siguientes a la finalización o terminación del mismo, ambas Partes se obligan a:

a) no divulgar ni comunicar a terceros, en su totalidad o en parte, Información Confidencial sin el consentimiento expreso y por escrito de la Parte Emisora;

b) no utilizar, en su totalidad o en parte, Información Confidencial para fines distintos del cumplimiento del objeto de este Contrato;

c) facilitar la Información Confidencial únicamente a su personal, consultores, asesores, subcontratistas o sublicenciatarios, y siempre y cuando sea necesario, y usando la misma diligencia que usaría la Parte Receptora en proteger su propia información confidencial;

d) impedir la copia o revelación de Información Confidencial por o a Terceros (incluyendo pero no limitándose a sus Filiales), sin el consentimiento expreso y por escrito de la Parte Emisora;

e) sin perjuicio de las anteriores disposiciones, suministrar la Información Confidencial a sus Filiales y a Terceros solo cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto de este Contrato, y siempre que dichas Filiales o Terceros acepten por escrito términos de confidencialidad equivalentes a los de esta cláusula.

7.2. Excepciones al tratamiento de la Información Confidencial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7.1., las Partes podrán usar o difundir Información Confidencial que:

a) sea de conocimiento público o llegue al conocimiento público por medios diferentes a una infracción del presente Contrato por cualquiera de las Partes, o

b) se haya generado, de forma independiente, por o para la Parte Receptora, sin ninguna conexión con la Información Confidencial, y siempre que dicha generación pueda ser documentada por petición de la Parte Emisora, o

c) fuera conocida por la Parte Receptora con anterioridad a la fecha en la que la recibió de la Parte Emisora, siempre que la Parte Receptora lo pueda demostrar documentalmente, o

d) deba ser comunicada por ley o por requerimiento judicial o gubernamental.

Este Contrato puede elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las Partes, que deberá cubrir todos los costes relacionados.

8. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

8.1. Solicitud, gestión y mantenimiento de los Derechos de Patente. Durante la vigencia de este Contrato, la empresa será responsable de la preparación, solicitud, gestión y mantenimiento de los Derechos de Patente y correrá con todos los gastos relacionados. Previa solicitud de la UAH, la empresa informará a la UAH, al menos anualmente y por escrito, del estado de todos los Derechos de Patente licenciados.

Las Partes cooperarán razonablemente en la gestión de todos los Derechos de Patente y en preparar la respuesta a cualquier comunicación, u otro tipo de acción, procedente de cualquier oficina de patentes.

Si durante el presente Contrato, o tras la finalización del mismo, la empresa tuviesen la intención de dejar expirar o abandonar cualquier Derecho de Patente notificarán a la otra Parte sobre dicha intención al menos sesenta (60) días antes de la fecha en la que tales Derechos de Patente expiren o sean abandonados, y esta última tendrá el derecho, pero no la obligación, de asumir la responsabilidad sobre la preparación, solicitud, gestión y mantenimiento de dichos Derechos de Patente en su nombre. La Parte que tuviese intención de abandonar los Derechos de Patente facilitará los documentos para que se realice el correspondiente traspaso de la titularidad de los mismos a la otra Parte, y se asegurará de que todas las personas que consten como sus inventores en la Solicitud de Patente se comprometen a colaborar con la otra Parte en la solicitud, gestión o mantenimiento de los Derechos de Patente, firmando los documentos necesarios y notificando sus cambios de domicilio y datos de contacto.

El efecto de este Contrato finalizará entonces para los Derechos de Patente a los que ha renunciado una de las Partes. En el caso de que el renunciante sea la empresa, la UAH podrá licenciar dichos Derechos de Patente a cualquier Tercero sin necesitar autorización alguna por parte de la empresa y sin obligación de dar contraprestación alguna a la empresa.

8.2. Defensa frente a la demanda por infracción de los Derechos de Patente de un Tercero. En el caso de que la empresa o cualquier filial o Sublicenciatario sea demandado por un Tercero o advertido por escrito de una posible demanda, investigación o procedimiento judicial de naturaleza similar, en base a la infracción de un derecho de propiedad intelectual o industrial de ese Tercero debido a la explotación de cualquier Derecho de Patente, la

empresa deberá notificarlo inmediatamente a la UAH, proporcionándole toda la información que posea al respecto. La empresa tendrá el derecho, pero no la obligación, de actuar en primer lugar para defender sus derechos de explotación de los Derechos de Patente. Si esa defensa implica la defensa de un Derecho de Patente, las Partes colaborarán para intentar que no resulte en litigio judicial. Si finalmente se produjera éste, el abogado que represente los intereses de la empresa deberá elegirse en conformidad con la UAH, quien tendrá además el derecho a ser representada de forma independiente por un consejero o asesor legal que sea aceptable para la empresa, y cuyo coste correrá a cargo de la UAH. En cualquier caso, la UAH colaborará con la empresa en cualquier demanda, juicio, investigación o procedimiento de naturaleza similar en la que la empresa esté implicado por las causas definidas en este apartado 8.2.

Las Partes darán por finalizado este Contrato de mutuo acuerdo y por escrito, dentro de un periodo máximo de sesenta (60) días tras la comunicación por escrito y fehacientemente de la empresa a la UAH demostrando que la empresa está permanentemente obligado por resolución judicial a no hacer uso de uno o más de los derechos concedidos por este Contrato, debido a que dicho uso infringe derechos de propiedad intelectual o industrial de un Tercero. En tal caso serán de aplicación los puntos a) y b) del apartado 5.2.1. y el apartado 5.7.

8.3. Defensa frente a infractores de los Derechos de Patente. En el caso de infracción de cualquier Derecho de Patente por un Tercero, la Parte que tenga conocimiento de ello lo notificará a la otra, proporcionándole toda la evidencia de dicha infracción de la que disponga.

Las Partes cooperarán y harán los esfuerzos razonables para detener tal infracción sin llegar a litigio judicial. Si se requiere litigio, las Partes se comunicarán mutuamente su intención de iniciar las acciones legales pertinentes. El abogado que represente los intereses de la empresa y la UAH deberá elegirse de común acuerdo.

Ninguna de la Partes aceptará, ni se comprometerá a aceptar, ninguna solución, incluida cualquiera que se pueda alcanzar durante cualquier juicio, acción o procedimiento legal, relativa a la infracción por Terceros de cualquier Derecho de Patente, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte.

8.4. Uso no comercial de Derechos de Patente. La UAH mantendrá el derecho a usar cualquier Derecho de Patente para propósitos no comerciales, en particular, para sus actividades internas de investigación, desarrollo y académicas, incluyendo cualquier investigación financiada por fuentes externas.

8.5. Modificaciones y perfeccionamientos de la Patente.

Las modificaciones del producto bajo licencia solo se permiten con la autorización escrita de la UAH. La empresa informará a la UAH de todos los perfeccionamientos realizados en el producto licenciado. Si la UAH ha participado en el desarrollo del perfeccionamiento tendrá derecho a utilizar el perfeccionamiento y participar de los beneficios resultantes de su explotación comercial. Las partes negociarán las condiciones de buena fe.

La UAH informará a la empresa de todos los posibles perfeccionamientos del producto objeto de licencia antes de comenzar a hacerlos y así la licenciataria tendrá derecho colaborar en dicho perfeccionamiento y/o a obtener una licencia de explotación comercial de los mismos en aquellos supuestos en los que haya financiado su desarrollo. En aquellos supuestos en los que no haya financiado íntegramente su desarrollo la UAH le informará igualmente para darle la posibilidad de solicitar una licencia.

Se entiende como perfeccionamiento, a efectos de esta cláusula, a todo avance o desarrollo que se pueda utilizar y aplicar directamente en el producto objeto de licencia y que cumpla los requisitos para obtener una protección mediante patente.

9. REPRESENTACIÓN y GARANTÍAS

9.1. Representación y garantías por parte de la empresa. La empresa declara y garantiza a la UAH que, en la Fecha de Entrada en Vigor, es una compañía con existencia y validez legal plena según la legislación del País donde la empresa esté registrada y las legislaciones de cada jurisdicción donde su propiedad, licencia de derechos de propiedad, o el ejercicio de sus actividades así lo requieran.

9.2. Representación y garantías por la UAH. La UAH declara y garantiza a la empresa que, en la Fecha de Entrada en Vigor:

a) es una de Institución de Derecho Público encargada de la prestación del servicio público de la educación superior, que desarrolla mediante la investigación, la docencia y el estudio. La Universidad xx Xxxxxx goza de plena autonomía, de conformidad con el artículo 27.10 de la Constitución, la Ley Orgánica de Universidades (XXX) y demás disposiciones que le sean de aplicación, así como según lo dispuesto en sus estatutos aprobados por Decreto 221/2003 de Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (modificados por Decreto 18/2012 de 26 de enero). La Universidad xx Xxxxxx tiene entre sus fines la promoción del desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología y la innovación como aplicación de los resultados de la investigación universitaria.

b) tiene el derecho, poder y autoridad suficiente para conceder a la empresa, sin que ningún otro acuerdo del que sea parte lo impida, la licencia según este Contrato;

c) no hay otros acuerdos válidos, opciones o compromisos con, de o hacia ninguna otra persona legal o natural para que la misma reclame ningún derecho respecto a ningún Derecho de Patente en el Territorio;

d) no tiene conocimiento de que se haya iniciado ningún procedimiento legal para invalidar ninguno de sus Derechos de Patente.

9.3. Representación y Garantías por las Partes. Cada una de las Partes declara y garantiza a la otra Parte que, en la Fecha de Entrada en Vigor:

a) tiene derecho legal a ejercer su actividad tal y como la ejerce actualmente, y tal y como se contempla que la llevará a cabo en el marco de este Contrato; y

b) está debidamente autorizada para ejecutar este Contrato y que este Contrato constituye una obligación legal, válida y vinculante para dicha Parte de acuerdo con todos sus términos, excepto por las limitaciones impuestas por la legislación aplicable a una situación de bancarrota, insolvencia o por cualquier legislación que pueda afectar a los derechos de sus acreedores.

9.4. Garantías no cubiertas. Ninguna de las Partes ofrece ningún tipo de garantía distinta a las afirmadas expresamente en este Contrato.

La UAH no ofrece ningún tipo de garantía en relación con la patentabilidad o comercialización de cualquiera de las solicitudes de Patente incluidas dentro de los Derechos de Patente o la posibilidad de extender dichos derechos, ni garantiza que el uso de las reivindicaciones de la Patente o de cualquier información o know-how licenciados por este Contrato no infrinja ninguna patente u otros derechos de propiedad intelectual e industrial de un Tercero.

10. RESPONSABILIDADES SOBRE EL DESARROLLO Y LA COMERCIALIZACIÓN

10.1. Responsabilidades sobre el Desarrollo y la Comercialización. La empresa será el único responsable de los daños, perjuicios, pérdidas o gastos que puedan derivar del Desarrollo y/o Comercialización.

10.2. Diligencia por la empresa en el Desarrollo. La empresa deberá hacer todos los esfuerzos razonables en Desarrollar el Producto con la mayor diligencia posible. Sin embargo, la empresa podrá terminar dicho Desarrollo por razones técnicas o comerciales en aplicación del apartado 5.3.

Si la empresa no inicia ninguna actividad de Desarrollo dentro de un periodo de seis (6) meses a partir de la Fecha de Entrada en Vigor, la UAH podrá dar por finalizado este Contrato, previa comunicación por escrito a la empresa con diez (10) días de antelación, y serán de aplicación los apartados 5.3 y 5.6 de este Contrato.

10.3. Diligencia por la empresa en la Comercialización. La empresa deberá hacer todos los esfuerzos razonables en Comercializar el Producto con la mayor diligencia posible.

En este sentido, si la empresa no lleva a cabo comercialización alguna dentro de un periodo de dos años y medio a partir de la Fecha de Entrada en Vigor, la UAH podrá dar por finalizado este Contrato, previa comunicación por escrito a la empresa con treinta (30) días de antelación. No obstante, si la empresa justifica que dicha comercialización no ha podido realizarse por excusas legítimas, dicho periodo se ampliará a cinco años.

Será la empresa la que podrá dar por finalizado el contrato si no es posible la explotación comercial por alguno de los siguientes motivos:

a) Alguna de las agencias reguladoras correspondientes (FDA, EMA, AEMPS, etc.) designa como no comercializable algunos de los componentes directamente derivados de la Patente.

b) Los productos directamente derivados de la Patente muestran toxicidad en ensayos animales y/o humanos o cualquier otra característica que les haga poco eficientes o que haga que sea imposible derivar en un fármaco comercializable en el futuro.

c) Los resultados de la preclínica regulatoria (ADMET, toxicidad, biodistribution, vida media, etc.) con el producto no permiten su desarrollo futuro como fármaco.

d) No se han alcanzado ventas netas de al menos 500.000 dólares en los tres años siguientes a la puesta del producto en el mercado.

10.4. Referencia a esta licencia. La empresa, en aquellos casos en los que la legislación aplicable a los productos farmacéuticos lo permita, incluirá una referencia en los mismos o en elementos asociados a ellos (tales como comunicados de prensa, folletos técnicos o de publicidad, sitios web, póster, informes, expositores comerciales y similares) informando de que el Producto está protegido mediante Patente titularidad de la UAH.

La empresa proporcionará a la UAH fotografías que evidencien la inclusión de las referencias indicadas en el párrafo anterior.

No se permite el uso de logotipos, imágenes o símbolos de identidad de la UAH por parte de la empresa excepto previa aprobación por escrito de la UAH.

11. CONDICIONES ECONÓMICAS

11.1. Regalías. En contraprestación por los derechos conferidos por la UAH en este Contrato, la empresa abonará a la UAH regalías por un mínimo del 3 % calculadas respecto a las Ventas Netas según el año natural iniciado en la Fecha de Entrada en Vigor y por cada país.

Cuando del cálculo de regalías totales por aplicación de los porcentajes establecidos anteriormente resulte una cantidad anual inferior a 3.000 dolares no será aplicable el porcentaje previsto en el párrafo anterior y la cantidad anual a pagar por la empresa será de 3.000 dolares para todos los países en total por dicho concepto y año durante los primeros cinco años de duración del contrato.

Transcurridos los cinco primeros años de duración del contrato, cuando del cálculo de regalías totales por aplicación de los porcentajes establecidos anteriormente resulte una cantidad anual inferior a 10.000 dólares no será aplicable el porcentaje previsto en el párrafo anterior y la cantidad anual a pagar por la empresa será de 10.000 dólares para todos los países en total por dicho concepto y año durante los primeros cinco años de duración del contrato.

11.2. Informes de regalías. Dentro de un periodo de treinta (30) días después de que se cumplan los periodos anuales naturales iniciados en la Fecha de Entrada en Vigor y a petición de la UAH, la empresa enviará anualmente a la UAH un informe por escrito en el que se detallarán especificando Producto a Producto y país a país:

a) Las ventas brutas

b) Todas las deducciones que se hayan aplicado según los puntos a) y b) de la definición de Ventas Netas

c) Las Ventas Netas, y

d) Las regalías a pagar

En el caso de no existir ninguna venta del Producto en una anualidad la Empresa lo notificará igualmente a la UAH en el informe de regalías.

11.3. Procedimiento de Pago. Después de haber recibido el Informe de Regalías, la UAH emitirá las facturas correspondientes a cargo de la empresa con referencia al presente Contrato.

El pago será realizado por la empresa tal y como se indique en dichas facturas. Si no se da indicación alguna, el pago deberá efectuarse antes de noventa (90) días tras la fecha de emisión de la factura, por transferencia bancaria a la cuenta especificada en la factura. Asimismo, si no se da indicación en la factura en otro sentido, la empresa identificará la transferencia bancaria con el número de la factura y la siguiente referencia: “Licencia de la Patente Número de la patente prioritaria - Nombre y apellido del investigador según el expositivo primero”.

11.4. Pagos atrasados. Cualquier pago relacionado con este Contrato que no se efectúe dentro de un periodo de noventa

(90) días después de la fecha debida, se recargará con una tasa de interés desde el primer día tras la fecha en la que fuera debido, siendo esta tasa la media mensual del Euribor para el mes en el que el pago fuera debido, según establezca el Boletín Oficial del Estado. Si dicho retraso en el pago no es debido a mala acción de la empresa sino a causas externas y ajenas a ella, dicha penalización no será aplicable.

Este interés deberá incluirse en todos los pagos correspondientes. La aceptación por la UAH de dichos pagos no implicará su renuncia a indemnización de daños y perjuicios si procedieran.

11.5. Contabilidad y Auditoría. La empresa llevará archivos de contabilidad y documentación de apoyo, Producto a Producto, para el cálculo de las Ventas Netas y de las regalías. Estos archivos y la documentación de apoyo deberán mantenerse al menos durante tres (3) años tras el final del periodo de pago con el que estén relacionados. Asimismo estos archivos y la documentación de apoyo deberán estar disponibles durante horas normales de oficina para la inspección por un auditor independiente elegido por las UAH partes, de forma que no interfiera materialmente con la actividad habitual de la empresa.

La UAH notificará por escrito su intención de llevar a cabo esta auditoría con al menos noventa (90) días de antelación. Las auditorías no podrán efectuarse más de una vez al año. El auditor no podrá comunicar a la UAH ninguna información distinta a aquella necesaria para verificar si los informes y pagos hechos o que deban hacerse son correctos.

Los resultados de la auditoria deberán ser comunicados por escrito a cada una de las Partes. Si la auditoria determina un pago a realizar por la empresa superior al que en su momento se realizó, la diferencia entre ambas cantidades deberá ser abonada por la empresa a la UAH en un plazo máximo de treinta (30) días desde la fecha de dicha comunicación. Si como resultado de la auditoría se determina que hubo un sobrepago por parte de la empresa, la cantidad excedente será abonada por la UAH a la Empresa en un plazo máximo de treinta (30) días.

La UAH correrá con todos los gastos y tasas de dicha auditoria, pero si de la misma se deduce que la diferencia entre la cantidad pagada a la empresa y la que le correspondía para cualquier periodo de pago anual dado es mayor de un diez por ciento (10%) de la cantidad pagada, la empresa deberá correr con todos los gastos y tasas de dicha auditoria y deberá abonar la diferencia como si la misma fuera un pago atrasado desde la fecha en la que se realizó el pago incorrecto, tal y como se establece en el punto 11.4.

Si la diferencia entre la cantidad pagada a la UAH y la que le correspondía para cualquier periodo de pago anual dado es mayor de un diez por ciento (10%) de la cantidad pagada, la UAH lo comunicará a la empresa y en caso de que éste no subsanara este error de modo inmediato, la UAH podrá dar por finalizado el Contrato, y serán entonces de aplicación los apartados 5.2.1., 5.3, 5.5 y 5.6 de este Contrato.

11.6. Tasa de cambio. Las regalías se pagarán en DOLARES USA y sobre ventas en divisas distintas al US dollars se calcularán usando la tasa de cambio que corresponda según la normativa aplicable en cada momento y de acuerdo a la naturaleza de cada operación.

12. CLAÚSULA DE MEJOR FORTUNA

Cuando debido a circunstancias que no se hubiesen tenido en cuenta en la tasación de la Patente objeto del contrato, realizada en el momento de celebración del mismo, se apreciase que el valor de transferencia de titularidad del derecho de licencia sobre la Patente fue inferior al que hubiese resultado de tenerse en cuenta dichas circunstancias; la UAH y la empresa se comprometen recíprocamente a proceder de buena fe a revisar las condiciones económicas del contrato ajustando las regalías al nuevo valor. Para ello, podrán acudir a la mediación de un tercero independiente designado por ambas partes.

13. CESIÓN Y SUBLICENCIAS

13.1. Cesión. La empresa no podrá ceder ni transferir total o parcialmente los derechos que se le otorgan por este Contrato. Así, la empresa no podrá vender, asignar, transferir, hacer préstamo de, o hipotecar en parte o en su totalidad, ninguno de los derechos concedidos por este Contrato, ni delegar ninguna de sus obligaciones o deberes exigidos por el mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la UAH. La fusión, consolidación o reorganización de la empresa con uno o más Terceros no implicará la transferencia sustancial de ninguno de los derechos concedidos por este Contrato sin el previo consentimiento por escrito de la UAH. Este consentimiento no será denegado o retrasado injustificadamente por la UAH.

13.2. Sublicencias. La empresa no podrá conceder licencias ni sublicencias a Terceros sin el previo consentimiento por escrito de la UAH.

14. NOTIFICACIONES

Las comunicaciones científicas y técnicas relacionadas con la ejecución de este Contrato deberán dirigirse a:

Para la empresa

Para la UAH

X. Xxxxxx de la Mata Dto. Química Inorgánica Facultad de Farmacia Universidad xx Xxxxxx

Cualquier otra comunicación relativa a este Contrato deberá hacerse por escrito y se considerará como efectuada cuando la reciba el destinatario de forma efectiva. Estas comunicaciones podrán enviarse por correo electrónico, seguidas de confirmación inmediata por correo certificado a la siguiente dirección de la Parte que deba ser notificada o a la dirección que dicha Parte designe:

Para la empresa Para la UAH Colegio de Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx

15. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

15.1. Ley aplicable. Este Contrato se regirá por la legislación española.

15.2. Jurisdicción. Las Partes realizarán todos los esfuerzos razonables para resolver, mediante negociaciones de buena fe, cualquier controversia, diferencia o reclamación que pueda surgir durante la ejecución de este Contrato. En el caso de

que las Partes no puedan resolver la controversia, diferencia o reclamación de mutuo acuerdo, acudirán al arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

15.3. No renuncia a los derechos de las Partes. Las compensaciones de cualquier tipo otorgadas por una Parte a la otra Parte no implicarán necesariamente que alguna de las Partes renuncie a los derechos conferidos por este Contrato. En consecuencia, la aceptación por una Parte de una compensación no implica su renuncia a ejercer los derechos que contra la otra Parte pueda haber adquirido previa o posteriormente a dicha aceptación en el marco de este Contrato.

Asimismo, si una Parte, en cualquier momento y por cualquier periodo de tiempo, no es capaz de hacer que la otra Parte cumpla cualquiera de las estipulaciones de este Contrato, no implicará necesariamente que la primera Parte renuncie a que dichas estipulaciones sean aplicables en el futuro.

16. MISCELÁNEA

16.1. Contrato. Este Contrato y, en su caso, sus Anexos, definen enteramente el acuerdo entre las Partes y reemplazan cualquier acuerdo previo, oral o escrito, entre las Partes y/o sus predecesores respecto a sus contenidos. Consecuentemente, las Partes renuncian a cualquier derecho a reclamaciones basadas en estipulaciones previas que no hayan quedado recogidas en este Contrato, en lo referente a los aspectos específicos que implica su ejecución y aplicación.

16.2. Modificación. Cualquier modificación o enmienda a este Contrato será válida sólo si se hace por escrito y está firmada por los representantes autorizados de las Partes. Las Partes pueden enmendar, modificar o alterar cualquiera de las estipulaciones de este Contrato, pero sólo mediante un documento escrito y ejecutado por ambas Partes.

16.3. No representación. Este Contrato no supone una autorización a ninguna de las Partes para actuar como representante o agente de la otra Parte, ni supondrá de facto que tiene tal autorización. Ninguna de las Partes podrá realizar afirmaciones o contraer compromisos de cualquier tipo o desarrollar cualquier acción que obligue a la otra Parte, excepto tal y como se especifica en este Contrato.

16.4. Divisibilidad. Si alguno de los términos de este Contrato es declarado no válido, ilegal, no aplicable o nulo por una decisión final e inapelable según la jurisdicción competente, las Partes no estarán obligadas a su cumplimiento, pero sólo en el grado en que el término específico sea no válido, ilegal, no aplicable o nulo. Si el resto del Contrato puede ejecutarse sin alteración sustancial, entonces los términos no afectados por dicha decisión seguirán siendo aplicables hasta el grado permitido legalmente.

16.5. Nombres de las cláusulas y apartados. Los nombres de las cláusulas y apartados de este Contrato son sólo una referencia y no deben afectar a su significado o interpretación.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, las Partes suscriben el presente Contrato en dos ejemplares, en el lugar y la fecha indicados anteriormente, a través de sus representantes debidamente autorizados.

Por la UAH Por la empresa

Fdo. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx