CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCAS
CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCAS
En la ciudad de Montevideo, el [ ] de [ ] de 2023, ENTRE POR UNA PARTE: La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PORTLAND
(en adelante “ANCAP” o el “PROPIETARIO”), con domicilio en Paysandú s/n esquina Avenida Libertador Brig. Gral. Lavalleja (Edificio ANCAP) de esta ciudad, representada en este acto por [ ], en su calidad de [ ] con facultades suficientes para el presente otorgamiento y POR LA OTRA PARTE: (Sociedad a completar de acuerdo a adjudicación) (en adelante el “USUARIO”) inscripta en la Dirección General Impositiva con el No. [ ] con domicilio real y constituido a estos efectos en [ ], representada en este acto por [ ]y [ ] en sus calidades de [ ] con facultades suficientes para el presente otorgamiento, celebran este CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCAS (en adelante el “Contrato”) sujeto a los términos y condiciones que a continuación se expresan:
PRIMERO: ANTECEDENTES.
1. ANCAP es una persona jurídica estatal de la República Oriental del Uruguay, que desarrolla, entre otras actividades, la de producción de cementos y cal, siendo titular de las marcas registradas en la República Oriental del Uruguay que se incluyen en el ANEXO I al presente Contrato, el que firmado por las partes, se considera parte integrante de este Contrato (de aquí en adelante denominadas las “Marcas”).
(Sociedad a completar de acuerdo a adjudicación) es una sociedad anónima uruguaya, (A completar de acuerdo a adjudicación).
Con fecha [____] ANCAP realizó el llamado [completar con los datos del llamado a realizarse] (en adelante, “Llamado”) a efectos de [ ] (en adelante,
el “Proyecto”) habiendo resultado adjudicatario [XX].
2.
3.
4. Simultáneamente con el presente otorgamiento, ANCAP celebra los siguientes contratos: con [Adjudicatario] a) un Contrato de Compraventa de acciones , b)un Convenio de accionistas , c) un Acuerdo Marco, y con la Sociedad, d) un Contrato de Comodato y e) un Contrato de Suministro xx Xxxxxx.
5. En el marco del Llamado y adjudicación antes referido es de interés del PROPIETARIO conceder a favor de (Sociedad de acuerdo a adjudicación) el
derecho de uso de las Marcas objeto del presente Contrato con el fin de que emplee dichas Marcas en el desarrollo de su actividad motivo por el cual las partes acuerdan el presente Contrato.
SEGUNDO: OBJETO Y PLAZO. El PROPIETARIO por el presente otorga al USUARIO el derecho de uso gratuito e intransferible de las Marcas, en el Territorio de la República Oriental del Uruguay (en adelante, "Territorio”), única y exclusivamente en relación con las siguientes actividades a desarrollar por el USUARIO, producción, comercialización y distribución de cemento pórtland y productos afines, así como de cal., durante el término de este Contrato.
El plazo del presente contrato será por 40 años, prorrogable por períodos de 10 años hasta un máximo de 6 veces.
En caso de que una de las Partes no desee prorrogar el presente contrato, deberá comunicar a la otra parte su decisión de rescindir el presente contrato, con al menos 5 años de anticipación al vencimiento del plazo original o de sus respectivas prórrogas.
Lo establecido en el párrafo que antecede es sin perjuicio de las causales establecidas en la cláusula [Décimo] bajo las cuales el PROPIETARIO podrá dar por terminado el presente Contrato en forma unilateral, previo al vencimiento de dicho plazo.
TERCERO: CONTROL POR EL PROPIETARIO DEL USO Y LA PRESENTACIÓN DE LAS
MARCAS POR EL USUARIO. Con el fin de que el PROPIETARIO pueda asegurarse que la forma y el alcance del uso de las Marcas por parte del USUARIO se ajustan a los niveles y estándares de calidad aplicables por el PROPIETARIO, el USUARIO se obliga especialmente a:
a) Xxxxxxxse a las instrucciones proporcionadas por el PROPIETARIO acerca de la forma y el alcance del uso de las Marcas permitido por el presente. Se establece adicionalmente que el PROPIETARIO periódicamente proporcionará al USUARIO instrucciones acerca de la forma y el alcance del uso de las Marcas permitido por el presente y el USUARIO acepta y acuerda cumplir y ajustarse a dichas
instrucciones.
b) Todas las muestras y representaciones de las Marcas que el USUARIO tenga la intención de utilizar deberán ser primero presentadas al PROPIETARIO para que éste apruebe su diseño, color, naturaleza y alcance, así como el texto asociado con dichas presentaciones y otros detalles y las mismas no serán usadas por el USUARIO en tanto no haya recibido la previa autorización expresa y por escrito del PROPIETARIO.
c) El USUARIO deberá incluir en todas y cada una de las utilizaciones de las Marcas para aquellos productos que se comercialicen con las mismas (salvo que ello no sea requerido en las instrucciones mencionadas en el literal b) que antecede) un asterisco impreso inmediatamente delante de cada presentación impresa de las Marcas, al que se relacionará, en la misma página o plano visual, la leyenda “*Marca registrada utilizada bajo licencia de A.N.C.A.P.”
d) El USUARIO periódicamente incluirá en su publicidad una declaración en el sentido de que las Marcas son de propiedad del PROPIETARIO y de que el uso de las mismas por parte del USUARIO es objeto de una licencia y se realiza bajo el control del PROPIETARIO.
CUARTO: CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS CON
LAS MARCAS. Con el fin de que el PROPIETARIO pueda asegurarse que la calidad de los Productos que se consideran parte del presente Contrato, que el USUARIO identifique con las Marcas, cumplen las normas de calidad aplicables del PROPIETARIO:
a) El USUARIO deberá mantener la certificación bajo las normas de calidad de UNIT que correspondan para los diferentes Productos. Como mínimo se deberá cumplir con la reglamentación vigente.
b) El USUARIO reconoce que los Productos que identifique con las Marcas del PROPIETARIO deben ser de un estándar, calidad, estilo y apariencia, compatible y adecuada con el prestigio de las Marcas del PROPIETARIO, debiendo propender a mantener y mejorar su buen nombre y reputación, obligándose el USUARIO a cuidar que la utilización de las Marcas no tenga efecto adverso sobre dicho buen nombre y prestigio.
c) En el caso de que el USUARIO utilice las Marcas del PROPIETARIO en conjunción
con otras marcas (“Co-Branding”), del USUARIO o de terceros, dichas otras marcas no podrán tener destaque con relación a las Marcas del PROPIETARIO. Asimismo, dichas otras marcas deberán corresponder a productos que tengan una calidad y nivel que sea compatible con los estándares de calidad y buen nombre de las Marcas del PROPIETARIO.
d) El USUARIO utilizará las Marcas en relación con los Productos, con sujeción a la legislación de la República Oriental del Uruguay que se encuentre en vigencia al momento de utilización de las Marcas por el USUARIO.
e) El USUARIO acepta y conviene que la utilización de las Marcas en relación con los Productos cumplirá con todos los estándares y reglamentaciones de la industria a que refieren, y normas gubernamentales, del Territorio, ya sean municipales, departamentales, o nacionales.
f) El PROPIETARIO tendrá el derecho de inspeccionar y evaluar, con notificación previa, la utilización de las Marcas con relación a los Productos por parte del USUARIO con el fin de asegurar que las normas y estándares de calidad de utilización de las Marcas sean debidamente observados por el USUARIO. El USUARIO y sus empleados pondrán de inmediato a disposición de los representantes del PROPIETARIO toda la información que éstos requieran al realizar dicha inspección y evaluación.
QUINTO: OBLIGACIONES DEL USUARIO. Sin perjuicio de otras obligaciones a que refiere el presente Contrato, el USUARIO se obliga además a: (i) asumir por su exclusiva cuenta y riesgo todos los riesgos del uso que éste haga de las Marcas durante todo el tiempo de vigencia del Contrato y hasta que cese su utilización incluyendo la responsabilidad civil y penal hacia terceros; (ii) asumir los tributos y cualesquier contribución, gravamen, impuesto, patente, tasa, tributo, etc., creados o a crearse, derivados del uso de las Marcas por el USUARIO; (iii) inscribir el presente Contrato ante el registro correspondiente de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y asumir todos los costos y gastos que se generen con ocasión de la inscripción del presente.
SEXTO: MODIFICACIÓN DE LAS MARCAS. El USUARIO no modificará ni alterará las Marcas y no utilizará ninguna otra marca registrada o marca de servicio que sea similar,
sustancialmente similar o se parezca a las Marcas de forma que se generen engaños o equívocos. En caso de duda acerca de la similitud de una marca, el USUARIO se obliga a consultar al PROPIETARIO debiendo cumplir con las definiciones e instrucciones que el PROPIETARIO indique.
SEPTIMO: CESIÓN DEL CONTRATO. El USUARIO no podrá ceder el presente Contrato o los derechos de licencia otorgados por el presente y no otorgará ninguna sublicencia, ni permitirá el uso de las Marcas a terceros, ni directa ni indirectamente, sin el consentimiento previo y por escrito del PROPIETARIO.
OCTAVO: PRESTIGIO ASOCIADO A LAS MARCAS DEL PROPIETARIO. El USUARIO
reconoce que el PROPIETARIO es titular de las Marcas y del prestigio, identidad y significación secundaria (esta última si correspondiere), correspondiente a las mismas, y reconoce que dicho prestigio, identidad y significación secundaria, asociados al uso de las Marcas, tanto anterior, concomitante y posterior al presente Contrato, pertenece y es de propiedad del PROPIETARIO, y se compromete a firmar, durante o después de la finalización de este Contrato, todos los documentos, y realizar todos los actos que sean necesarios a fin de que dicho reconocimiento, identidad, prestigio o significación secundaria, sean colocados o permanezcan en nombre del PROPIETARIO. El USUARIO acepta y acuerda que no impugnará la validez o la propiedad de las Marcas y su prestigio, o su registro en ningún país y que no negará que el uso de las Marcas por el USUARIO se realiza en nombre y beneficio del PROPIETARIO.
NOVENO: PROTECCIÓN DE LAS MARCAS. En caso de que el USUARIO tome conocimiento de una infracción o intento de infracción de las Marcas, o del uso de una marca de productos o de la existencia de una marca registrada que sea tan similar a las Marcas como para hacer que su parecido genere confusiones, o de cualquier situación de confusión real, imitación o de otra forma, o de que un tercero alegue o reclame que las Marcas son pasibles de generar engaños o confusión en el público, el USUARIO deberá notificar de inmediato al PROPIETARIO por escrito indicando los detalles de dicha situación y brindando toda la información y asistencia necesarias en caso de que el PROPIETARIO decida, a su opción, iniciar acciones o defensas, en cuyo caso dichos
procedimientos se llevarán a cabo bajo el exclusivo control del PROPIETARIO.
DÉCIMO: RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula SEGUNDO, el PROPIETARIO podrá rescindir unilateralmente el presente Contrato en forma inmediata en caso de:
i) Incumplimiento del USUARIO a cualquiera de sus obligaciones bajo este Contrato. En tales casos el PROPIETARIO podrá si así lo entiende conveniente, otorgar al USUARIO según la entidad de la infracción un plazo de hasta 30 días corridos para remediar el incumplimiento, vencido el cual, si el USUARIO no subsanare el incumplimiento a total satisfacción del PROPIETARIO, éste podrá ejercer la facultad rescisoria.
ii) Incumplimiento del USUARIO o del Adjudicatario a cualquiera de las obligaciones que asume cualquiera de ellos bajo cualquiera de los contratos a que refiere el numeral 4 de la cláusula de antecedentes.
En cualquiera de dichos casos, el PROPIETARIO podrá rescindir el presente contrato a partir de la fecha en la que se verifique la terminación de cualquiera de los contratos antedichos por incumplimiento, según los términos convenidos en cada uno de dichos contratos, debiendo el USUARIO cesar en el uso de las Marcas en forma inmediata a partir de la notificación recibida del PROPIETARIO (debiendo proceder según lo dispuesto en la cláusula Decimo Segundo), sin perjuicio de los daños y perjuicios que corresponda resarcir al incumplidor.
DÉCIMO PRIMERO: XXXX. La parte que incumpla las obligaciones emergentes de este Contrato caerá en xxxx en forma automática y sin necesidad de interpelación, requerimiento o notificación judicial, extrajudicial de especie alguna, excepto cuando otra cosa se pacte en alguna otra cláusula del presente Contrato.
DÉCIMO SEGUNDO: CESE DEL USO DE LAS MARCAS. Operada la terminación del presente Contrato por cualquier causa:
a) El USUARIO dejará de utilizar las Marcas y cualesquiera otros símbolos, diseños, nombres de comercio o servicios, marcas, colores, estilo, “trade dress”, nombres de dominio, dominios de correo, y cualesquiera otros elementos que sean similares o se
asemejen a las Marcas de forma tal de llevar a engaño, equívoco o la posibilidad de confusión, y eliminará y destruirá o dispondrá que se eliminen o destruyan todas las muestras y representaciones de las Marcas, siguiendo en todo caso las instrucciones recibidas del PROPIETARIO
b) El USUARIO realizará por sí, o conjuntamente con el PROPIETARIO, cualquier solicitud o petición que sea necesaria para cancelar o dejar sin efecto cualquier registro del USUARIO como usuario registrado o licenciatario con respecto a las Marcas.
c) El USUARIO no tendrá derecho de reclamo alguno contra el PROPIETARIO por el “market share” y/o promoción de la marca que pudiera haber realizado durante la vigencia del presente Contrato.
DÉCIMO TERCERO: DERECHOS DEL USUARIO CONFORME AL CONTRATO. El presente
Contrato no transfiere al USUARIO ningún derecho, título o interés sobre las Marcas, ni sobre el prestigio, identidad y reconocimiento inherente a las mismas, constituyendo solamente la autorización para usar las Marcas conforme a los términos y condiciones del presente.
DÉCIMO CUARTO: NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS. Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales de este contrato, las partes fijan domicilio en el indicado como suyo en la comparecencia. Las partes podrán variar sus domicilios, siempre que sea en esta ciudad, comunicándolo a la otra parte con una antelación no menor a diez días.
Las partes acuerdan la validez de las notificaciones, intimaciones y comunicaciones que se realicen mediante telegrama colacionado con acuse de recibo, acta notarial o cualquier otro medio fehaciente de notificación. Se admitirán asimismo las comunicaciones y notificaciones realizadas a los siguientes destinatarios y correos electrónicos:
PROPIETARIO
Att: [ ] Correo: [ ]
Con copia a: [ ]
USUARIO
Att: [ ]
Correo: [ ]
Con copia a: [ ]
DÉCIMO QUINTO: INDEPENDENCIA DE LAS PARTES. Ninguna disposición del presente Contrato será interpretada como la creación de una relación de mandante y agente entre las partes. Las relaciones entre el USUARIO, ANCAP y sus empleados son de entera responsabilidad de cada una de las partes y totalmente ajenas a la otra parte.
DECIMO SEXTO: CONFIDENCIALIDAD. Las partes se obligan a no usar en beneficio propio o de terceros, cualquier asunto o información confidencial de la otra parte, de sus negocios, o de sus afiliadas, incluyendo, sin que implique limitación alguna, secretos, listas de clientes, detalles de contratos, políticas de precios, métodos operativos, planes de marketing, estrategias, técnicas o planes de crecimiento y desarrollo, planes de adquisición de empresas, planes de contratación de nuevo personal y cualquier otro asunto o información comercial de la otra parte y se obligan a no revelarlos a persona alguna, salvo que ambas partes lo consientan en forma previa y por escrito; estableciéndose sin embargo que lo antedicho no será aplicable a: (i) aquella información que se encuentre disponible al público en general; (ii) aquella información obtenida por cualquiera de las partes de un tercero que tenga derecho a divulgar tal información; y (iii) aquella información que deba revelarse por disposición de una norma legal o reglamentaria, o en virtud de una resolución administrativa o judicial. La presente obligación sobrevivirá la vigencia del presente Contrato.
DECIMO SEPTIMO: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. El PROPIETARIO no tendrá
responsabilidad alguna para con el USUARIO ni para con ninguna otra persona por los daños y perjuicios que sean reclamados al USUARIO o a que el USUARIO haya sido condenado, incluyendo, a título meramente enunciativo, cualquier acción o procedimiento relativo a, violación de derechos del consumidor, responsabilidad del fabricante, medio ambiente, derecho de la competencia, violación de legislación antimonopólica, competencia desleal, regulación comercial, o de cualquier otra naturaleza.
DECIMO OCTAVO: INDEMNIDAD. El USUARIO se obliga a mantener indemne y a indemnizar al PROPIETARIO (incluidos sus directores, administradores, gerentes o empleados), de toda reclamación, acción, daño, pérdida, penalidad, costo o gasto de cualquier naturaleza (incluyendo honorarios razonables de abogados) sufrido por el PROPIETARIO, a consecuencia de un reclamo de cualquier tercero, como consecuencia de: (i) el incumplimiento por parte del USUARIO de cualquiera de las obligaciones estipuladas en este Contrato o que le correspondieren conforme a la ley, y/o (ii) de cualquier hecho, acto u omisión del USUARIO vinculado directa o indirectamente a este Contrato.
DECIMO NOVENO: NO RENUNCIA. En caso de que el PROPIETARIO o el USUARIO
renuncien a ejercer cualquiera de sus derechos conforme al presente Contrato, o a exigir al USUARIO o al PROPIETARIO el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, dicha renuncia no será considerada como una renuncia frente a una violación continuada o ulterior a cualquiera de las disposiciones de este Contrato, o como una renuncia a dicha disposición, ni afectará el derecho del PROPIETARIO o del USUARIO, según sea el caso, de exigir el cumplimiento de dicha disposición, o a cualesquiera otros derechos u obligaciones emergentes de este Contrato.
VIGÉSIMO: INVALIDEZ. Si alguna de las disposiciones de este Contrato resultara inválida, la validez de las restantes disposiciones no se verá afectada ni perjudicada de ningún modo, y la parte inválida deberá ser interpretada, en la medida de lo posible, de manera de reflejar la intención de las partes.
VIGÉSIMO PRIMERO: ÚNICO ACUERDO. El presente Contrato (incluyendo la totalidad de sus anexos) recoge el acuerdo único y completo de las partes respecto al objeto del mismo. En consecuencia, reemplaza y deja sin efecto todas las conversaciones, cartas, presentaciones, negociaciones y acuerdos previos entre las partes relacionadas con dicho objeto.
VIGÉSIMO SEGUNDO: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. Este Contrato se
regirá y será interpretado conforme a la legislación de la República Oriental del Uruguay,
y a todos los efectos a que dé lugar el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
VIGÉSIMO TERCERO: CARÁCTER VINCULANTE DEL CONTRATO. El presente Contrato
será vinculante y se aplicará a las partes y sus respectivos sucesores.
Se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha más arriba indicados y cada parte recibe el suyo en este acto.
Por ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PORTLAND
Por (a completar de acuerdo a adjudicación)
ANEXO I: Marcas registradas en la República Oriental del Uruguay