ACUERDO ESPECIFICO ENTRE ………………………………. Y ...................... DE COTITULARIDAD DE LA INVENCION TITULADA “.....................”
ACUERDO ESPECIFICO ENTRE ………………………………. Y ...................... DE COTITULARIDAD DE LA INVENCION TITULADA “.....................”
En ............., a 00 xx xxxxx xx 0000
XXXXXXXX
De una parte, A………………….
Y de otra , B.....
Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente acuerdo y, al efecto
EXPONEN
1.- Que, como consecuencia del trabajo conjunto realizado por los investigadores del Grupo ................ del Instituto ........... de……(A)……… D. ....... , D. ....... y de los investigadores del Grupo ................ de . (B)...... D. ........... y D. ................., se han generado resultados susceptibles de explotación consistentes en “ ..................”.
Por ello, ambas partes
ACUERDAN
Suscribir el presente Acuerdo de Cotitularidad, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- COTITULARIDAD DE LOS RESULTADOS.
La titularidad de la invención conjunta indicada en el exponendo 1º de este acuerdo corresponde en las proporciones : X% e Y%, dividiéndose en idéntica proporción los derechos y obligaciones inherentes a la misma.
Segunda.- TRAMITACIÓN
La gestión y tramitación de la protección corresponderá a (A), por lo que (B) autoriza a (A), en la persona de su representante, a la realización de los correspondientes trámites administrativos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u Oficinas Autorizadas de propiedad industrial de otros países. Por tanto, en el caso que (A) tuviera que incurrir en cualquier gasto en relación con la solicitud y mantenimiento de la patente, dichas cantidades serán abonadas en la proporción mencionadas en la cláusula primera del presente acuerdo, desde el momento en que se efectúen y previo requerimiento acompañado del justificante de pago
Tercera.- EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN
La extensión de la protección a otros países será acordada por escrito por las partes; de no estar interesada alguna de ellas la otra podrá continuar en su nombre, adquiriendo todos los derechos y obligaciones sobre los resultados en aquellos países que realice por sí misma la solicitud; en todo caso, ambas partes respetarán las condiciones suscritas en este Acuerdo, en relación con el reparto de beneficios y gastos generales de mantenimiento de la patente.
Cualquiera de las partes podrá renunciar en los términos establecidos en la cláusula octava a sus derechos sobre la extensión de la protección a otros países.
Cuarta.- MANTENIMIENTO EN OTROS PAÍSES
Los gastos de mantenimiento de la patente en otros países correrán a cargo de la entidad solicitante en dichos países, manteniendo la proporción indicada en el punto primero, en el caso de una solicitud conjunta.
Quinta.- NEGOCIACIÓN TRANSFERENCIA Y REPARTO DE BENEFICIOS.
Ambas entidades acuerdan que (A) desarrolle todas las negociaciones tendentes a la explotación de la patente, así como a la concesión de licencias de explotación en exclusiva o no de la invención negociados por (A). La otra parte acatará las decisiones que (A) adopte al respecto, respetándose en todos caso los derechos económicos que le corresponde a la cotitular de la invención.
En el supuesto de licencias o cualquier otro negocio jurídico con la invención (A) lo comunicará previamente a (B) quien podrá manifestar lo que considere oportuno. Los cotitulares colaborarán, en la medida de sus posibilidades, en las actividades que sean necesarias para una mejor explotación de la invención.
(B) podrá indicar a (A) posibles licenciatarios interesados en la explotación de la patente. Si en el plazo de 1 mes desde la comunicación de posibles licenciatarios (A) no hubiese acometido las acciones oportunas encaminadas a la obtención de la licencia la otra parte asumirá la capacidad de negociación y decisión.
Las negociaciones a las que se hace referencia en los puntos anteriores, se desarrollarán bajo la premisa preferente, aunque no exclusiva, de conseguir la mejor oferta.
El posible contrato de licencia de patente se firmará por ambos titulares. Las partes acordarán con el licenciatario la forma en que éste deberá hacer efectivos los pagos correspondientes.
Sexta.- INFORMACIÓN Y NOTIFICACIONES
Ambas partes intercambiarán información periódicamente sobre la negociación, gestión y balances económicos referentes a la patente.
A efectos de cualquier comunicación relativa al presente contrato, se establecen las siguientes direcciones:
Contacto…
Dirección
Teléfono
Fax
Contacto…
Dirección
Teléfono
Fax
Las partes se comprometen a informar los cambios de domicilio a efecto de comunicación de cualquier extremo relativo a sus obligaciones en la tramitación de los títulos de propiedad industrial o intelectual, acuerdos de comercialización, etc..
Séptima.- DURACIÓN
El presente contrato surtirá efectos desde la fecha de su firma y mantendrá su validez en tanto se encuentren en vigor los títulos de propiedad intelectual e industrial a que puedan dar lugar los resultados del exponiendo 1º, así como los contrato firmados al amparo del presente acuerdo.
Octava.- RENUNCIA O ABANDONO
Cualquiera de las partes, podrá renunciar a los derechos y obligaciones derivados del presente acuerdo, debiendo comunicarlo expresamente a la otra parte con suficiente antelación para que esta puede ejercer los derechos correspondientes, que en el caso de patentes u otros títulos de propiedad intelectual o industrial será la fecha última para la toma de decisión que condicionará el mantenimiento del derecho.
La parte interesada en la extensión de la patente a otros países la podrá llevar a cabo a su cargo y nombre, adquiriendo todos los derechos y obligaciones sobre la patente en aquellos países en que realice por sí misma la solicitud.
Cualquier renuncia o abandono de los derechos derivados del presente acuerdo se realizará por escrito.
En cualquier caso, la entidad renunciante, se asegurará de que todos sus investigadores que consten como inventores en la solicitud de patente, se comprometen a colaborar para la continuación de la tramitación de la patente, facilitando la firma de documentos y la notificación de posibles cambios en su domicilio, manteniéndose localizados en todo momento. La entidad renunciante cumplirá con las obligaciones adquiridas hasta ese momento.
Novena.- JURISDICCIÓN
(A) y (B) se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir entre las partes.
En caso de conflicto ambas partes acuerdan el sometimiento a la ley nacional aplicable y a la jurisdicción competente.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente acuerdo por duplicado, en lugar y fecha arriba indicados.
POR (A) POR (B)
NOTAS
CUESTIONES QUE SURGIERON EN LA DISCUSIÓN DEL MODELO DE ACUERDO DE COTITULARIDAD EN EL GRUPO T-TRIP.
A continuación se enumeran una serie de temas relacionados directa o indirectamente con los acuerdos de cotitularidad de patente y que en ocasiones son recomendaciones basadas en la experiencia o bien advertencia sobre hechos o normas que nos pueden afectar en la ejecución de este tipo de contratos, pero en ningún caso son obligatorios para las partes que lo estén negociando.
1º) Se pone de manifiesto la conveniencia de firmar el acuerdo antes de haber presentado la patente o título de protección que corresponda. Esto es así porque será más fácil llegar al acuerdo cuando todavía no se ha determinado el porcentaje de participación de cada cotitular.
2º) Si no se ha establecido en el acuerdo cuál es el porcentaje de cotitularidad de cada parte, se entiende que será a partes iguales entre los cotitulares. El número de investigadores de cada entidad que intervengan como inventores no necesariamente determina el porcentaje de participación de cada parte en la invención, aunque puede ser indicativo para fijar de mutuo acuerdo ese porcentaje.
En el caso de las Universidades y Instituciones Públicas de Investigación, se pone de relieve que en caso de que decidan no participar como cotitulares en la invención o bien renunciar a sus derechos en la misma, tendrán obligación de ofrecer esta posibilidad a sus investigadores para que lo hagan en su propio nombre y a su xxxxx.
3º) En cuanto al tema de determinación de las personas que deben constar como inventores se puso de relieve que la legislación de algunos países como Estados Unidos, es bastante dura en este tema e incluso a denegado patentes por incluir como inventores a los jefes de alguna empresa que no habían participado en los procesos de obtención de la invención o a otras personas que no se consideró que tenían una participación relevante.
4º) Para evitar la pérdida de derechos, cuando alguna de las partes no quiera firmar o contestar a alguna de las decisiones que se tomen durante la tramitación de la patente, se le requerirá fehacientemente (correo certificado con acuse de recibo). En caso de que no conteste, se continuará siguiendo las decisiones del resto de cotitulares y como si esa parte hubiese solicitado su retirada en la tramitación que se realice a partir de ese momento.
5º) Cuando se prevé la concesión de licencias para la explotación de la invención en el extranjero, puede ser conveniente que la Universidad ser reserve una licencia no exclusiva para investigación a título gratuito y durante el tiempo de vigencia de la patente o título equivalente.
6º) El acuerdo se puede completar con una cláusula en la que las partes se comprometen a no difundir el know-how que va asociado a la patente si se considera que es importante mantener en secreto esa información.
7º) Sería aconsejable para la entidad que se vaya a encargar de la tramitación de los títulos de protección correspondientes incluir en el momento en que se remite copia de la solicitud de patente o título equivalente a los otros cotitulares, una tabla con las fechas más importantes a tener en cuenta para evitar pérdidas de derechos (como por ejemplo el derecho de prioridad en el caso de las patentes).
Valencia, 5 de noviembre de 2002.
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