CONTRATO DE LICENCIA ENTRE UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
ENTRE
UNIVERSIDAD XXXXX XXXXX
Y
[NOMBRE EMPRESA]
Con fecha [xx] de [xxx] del año 20[xx], entre la UNIVERSIDAD XXXXX XXXXX, Rol Único Tributario [agregar], representada por su [agregar cargo de representante legal] don [agregar nombre representante legal que representará en este acto a la Universidad], cédula nacional de identidad [agregar], y por su [agregar cargo de representante legal] don [agregar nombre representante legal que representará en este acto a la Universidad], cédula nacional de identidad [agregar] todos con domicilio en [agregar], comuna de [agregar], en adelante también la “Universidad”; y por la otra parte, [agregar nombre de EMPRESA], Rol Único Tributario [agregar] representada para este acto por don [agregar], cédula nacional de identidad [agregar], ambos con domicilio en [agregar], comuna de [agregar], en adelante también [agregar] o la “Empresa”; y en adelante ambos, conjunta e indistintamente denominados como “la Parte” o “las Partes”.
CONSIDERANDO,
1. Que la Universidad es una institución de educación superior que desarrolla actividades de investigación, formación y desarrollo científico y tecnológico en diversas áreas;
2. Que como consecuencia de sus actividades de investigación surge la Tecnología [“agregar nombre de la tecnología”], que ha sido protegida mediante solicitud de patente de invención denominada [“título de la solicitud de patente”], solicitada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) con el número [agregar número de solicitud] y con fecha [agregar], cuyo titular es la Universidad.
3. Que asimismo, y en relación a lo señalado en el numeral anterior, la Universidad es titular de las solicitudes de patente de invención indicadas en el ANEXO I denominado “Listado de solicitudes de patentes de invención comprendidas en la Tecnología”, el que firmado por las Partes, forma parte integrante del presente Instrumento.
4. Que [agregar] es una empresa del rubro de [agregar], que tiene por objeto [hacer breve descripción de la empresa y su misión];
5. Que la Empresa desea obtener una licencia sobre la Tecnología, para usar, producir y comercializar y vender productos y servicios en base a la Tecnología.
Ahora, en virtud de lo anterior, las Partes acuerdan que la relación entre ellas estará sujeta a los términos y condiciones de este Contrato:
PRIMERA. Definiciones.
Para efectos del presente Contrato, se deja expresa constancia que los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se especifican:
a. “Tecnología” o “Tecnología Licenciada”, corresponde a la información, conocimientos técnicos, fórmulas, desarrollos tecnológicos que estén amparados por derechos de propiedad intelectual o industrial, que son de propiedad de la Universidad. Asimismo, comprende toda aquella información técnica no patentada, desarrollada por la Universidad antes de la Fecha de Entrada en Vigor de este Contrato, y que no se encuentra en el dominio público (“Know How”).
En concreto, y para efectos de este contrato, se entenderá por Tecnología Licenciada la [“agregar nombre de la tecnología”].
b. “Producto(s) Licenciado(s)” significa cualquier producto, componente, método o procedimiento que incorpora y/o en cuyo desarrollo, manufactura, producción o venta se hace uso, en parte o todo, de la Tecnología Licenciada.
c. “Entidad Relacionada”, significa cualquier persona, organización o entidad que controle, sea controlada por, o esté bajo control conjunto con otra persona, organización o entidad. Sólo para los efectos de esta definición, “control” de otra persona, organización o entidad significará la posesión, directa o indirecta, del poder de dirigir la dirección y/o administración de las actividades o políticas de dicha persona, organización o entidad, ya sea a través de la titularidad de acciones con derecho a voto, por acuerdo o de cualquier otra forma. Sin que la enumeración siguiente sea taxativa, el control se presumirá existente cuando una persona, organización o entidad (a) posea o directamente controle el cincuenta por ciento (50%) o más de las acciones con derecho a voto en la organización o entidad, o (b) posea, directa o indirectamente, la facultad de elegir o seleccionar el cincuenta por ciento (50%) o más de los miembros del cuerpo administrativo de la organización o entidad.
d. “Ventas Netas”, significa el importe bruto facturado por o en nombre de la Licenciataria, o por una Entidad Relacionada a ella, dentro del Territorio Licenciado, descontado los impuestos respectivos, entre otros, el Impuesto al Valor Agregado (IVA). No se permitirán ajustes o deducciones a las Ventas Netas por concepto de comisiones de ventas, costos de recaudación o en general cualquier otro ítem.
Este importe bruto facturado dice relación con la venta y/o cualquier otra forma de comercialización o traspaso de los Productos Licenciados.
e. “Ingresos Netos”, significa el importe bruto recibido por la Licenciataria, dentro del Territorio Licenciado, descontado los impuestos respectivos, entre otros, el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Este importe bruto recibido por la licenciataria dice relación con la venta y/o cualquier otra forma de comercialización o traspaso de los Productos Licenciados, que se hayan realizado a través de un Sublicenciatario.
f. “Periodo Anual”, significa un año calendario, comenzando el 1 de enero y terminando el 31 de diciembre, durante el Plazo de Duración del Contrato.
g. “Fecha de Vencimiento del Pago”, significa las fechas en que las regalías y los pagos serán exigibles y pagaderos dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos posteriores al término de cada Periodo Anual.
h. “Unidad de Fomento” o “UF”, significa la unidad de valor que se reajusta mensualmente según la variación que haya expresado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes calendario anterior al de su fijación. En el evento que la UF, por cualquier razón, dejare de ser un patrón de reajustabilidad diaria sobre la base de la variación del IPC, en los mismos términos y forma de ser calculada actualmente, o su valor se modificare por la autoridad, los montos que contempla este Contrato se reducirán a pesos moneda corriente nacional, al primer día del mes de la modificación, y se reajustarán mensualmente desde ese instante y en adelante para todos los efectos del presente Contrato, en la misma proporción en que variare el IPC determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el organismo que legalmente lo sustituya o reemplace
i. “Sublicencia”, significa cualquier acuerdo o contrato celebrado entre la Licenciataria y un tercero, que tiene por objeto conceder una licencia u otra autorización para permitir cualquier uso de la Tecnología Licenciada o de otra manera permitir el desarrollo, fabricación, comercialización, distribución, uso y/o venta de Productos Licenciados. Para efectos de este contrato, el tercero que haya recibido derechos de la Licenciataria es un Sublicenciatario.
j. “Acuerdo”, “Instrumento” o “Contrato”; corresponde a este Contrato de licencia.
SEGUNDA. Objeto del contrato.
El objeto del presente Contrato es otorgar a la Licenciataria una licencia exclusiva, no transferible, en el Territorio Licenciado, por el periodo de duración del Contrato, sobre la Tecnología Licenciada para desarrollar, fabricar, hacer fabricar, comercializar, ofrecer en venta, vender, ser vendido, exportar e importar los Productos Licenciados, por cuenta propia o por encargo, en los términos y condiciones establecidos en el presente Instrumento.
El Licenciante autoriza a la Licenciataria para que, excepcionalmente, comercialice, venda y/o distribuya los Productos Licenciados, dentro del Territorio Licenciado, a través de Entidades Relacionadas, sin que ello sea considerado una Sublicencia.
TERCERA. Uso permitido y Alcance de la Licencia.
3.1. Uso autorizado. La Empresa recibe una licencia de la Tecnología, sometida al pago de derechos, para su uso, limitada al lugar, tiempo y objeto señalados en este Contrato.
El uso de la Tecnología Licenciada incluye cualquier aprovechamiento de ella, que derive en un beneficio económico. La licencia se otorga con el objeto de desarrollar, fabricar, hacer fabricar, exportar e importar, ofrecer en venta, vender, ser vendido y, en general, comercializar productos y/o servicios que incorporen o usen la Tecnología licenciada.
3.2. Exclusividad. La licencia concedida a la Empresa es única y exclusiva, según los términos convenidos en el presente Instrumento. En conformidad a lo anterior, el Licenciante se comprometen a no conceder otra licencia a un tercero con respecto a los derechos concedidos por este Contrato.
3.3. Territorio Licenciado. Las Partes acuerdan que la licencia objeto del presente Contrato se otorga para el territorio de Chile.
3.4. Ámbito de Aplicación. Comprende [agregar campo de aplicación de la Tecnología].
3.5. Facultad de Sublicenciar y Procedimiento. Las Partes acuerdan que la Licenciataria podrá sublicenciar a una Entidad Relacionada o tercero relacionado, según lo dispuesto en el título XV de la Ley 18.045, todo o parte de los derechos otorgados en virtud del numeral 3.1 de esta cláusula.
Cualquier Sublicencia acordada por la Licenciataria deberá contar con la aprobación por escrito de la Universidad, y deberá ser otorgada en términos y condiciones compatibles con los términos de este Contrato.
De esta forma, si la Licenciataria desea Sublicenciar, la totalidad o parte de sus derechos, deberá proporcionar al Licenciante información completa respecto a los términos y condiciones comerciales del contrato de sublicencia y Sublicenciatario en un plazo máximo de veinte días hábiles, a partir de la recepción de la oferta final del potencial Sublicenciatario.
El Licenciante podrá oponerse a un posible sublicenciamiento si estiman que la oferta no es lo suficientemente atractiva comercialmente, en base a los antecedentes proporcionados por la Licenciataria o en casos justificados, tales como si se pone en peligro la imagen de la Institución o si pudiere verse eventualmente afectada la seguridad nacional. El plazo del Licenciante para oponerse en los términos señalados en el párrafo anterior será de hasta veinte días hábiles, contado desde la recepción de los antecedentes enviados por la Licenciataria. Una vez transcurrido dicho plazo sin que haya oposición alguna por parte del Licenciante, se entenderá aceptada la oferta.
Si el Licenciante se opone a un posible sublicenciamiento, en los términos señalados en el párrafo precedente, se entenderá por este sólo hecho rechazada la oferta de sublicenciamiento.
Desde ya, las Partes acuerdan que cualquier Sublicencia que sea aprobada por la Universidad, deberá concederse en virtud de contratos escritos, que deberán contener, al menos, los siguientes elementos: (a) todas las disposiciones necesarias para garantizar la capacidad del Sublicenciatario para llevar a cabo sus obligaciones; (b) una disposición que aclare que, en el caso de extinción de la licencia establecida en la cláusula segunda y en el numeral 3.1 de esta cláusula, ya sea en todo o en parte, terminará cualquier Contrato de sublicencia existente; (c) una disposición que prohíba al SUBLICENCIATARIO sublicenciar sus derechos en virtud de dicho contrato de sublicencia; (d) una disposición que prohíba al Sublicenciatario ceder el contrato de sublicencia sin el consentimiento previo por escrito de la Universidad.
3.6. Licencia para fines académicos y/o de investigación. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la Universidad se reserva la facultad de empleo de la Tecnología Licenciada y para fines académicos y de investigación.
3.7. Mejoras. Cualquier mejora de la Tecnología Licenciada hecha con recursos humanos o materiales de la Universidad será de su propiedad exclusiva. La Licenciataria, por su parte, tendrá la primera opción de comercialización de las mejoras de la Tecnología Licenciada.
En caso de existir mejoras realizadas por la Licenciataria o un Sublicenciatario, la Licenciataria deberá notificar inmediatamente a la Universidad, con el objeto de acordar el porcentaje de participación de la Universidad en dichas mejoras. En este caso, la Universidad se obliga a licenciar dichas mejoras a la Licenciataria en los mismos términos de este Contrato.
CUARTA. Duración de la Licencia.
4.1. Duración de la licencia. La licencia se otorga por un plazo de [agregar plazo], contado desde la entrada en vigencia del presente Instrumento. El plazo en comento podrá prorrogarse por todo el periodo de vigencia de la protección de la Tecnología mediante patente de invención. El listado de solicitudes de patente de invención que comprende la Tecnología se encuentran individualizados en el ANEXO I de este Contrato.
La prórroga de la duración de la licencia queda condicionada al estricto cumplimiento, por parte de la Licenciataria, de los hitos establecidos en el ANEXO II denominado “Hitos de desarrollo y comercialización de la Tecnología”, el que firmado por las Partes, forma parte integrante del presente Contrato.
En caso de prorrogarse la duración de la licencia, las Partes deberán suscribir un Anexo a este Contrato de licencia, en el cual el Licenciante podrá establecer, entre otras cosas, nuevos hitos y actividades que deberá cumplir la Empresa.
4.2. Rechazo de patente de invención comprendida en la Tecnología Licenciada. Si durante la vigencia de este Contrato o en caso de prórroga del mismo, alguna de las solicitudes de patente de invención es rechazada en cualquiera de los países cuya concesión esté pendiente sin derecho a ulteriores recursos, o siendo concedida, caduque o se revoque sin derecho a recurso alguno, el presente Contrato se resolverá automáticamente para el país en cuestión, manteniéndose en vigor en aquellos países donde la protección esté aún vigente.
4.3. Revisión del Contrato. No obstante lo señalado en esta cláusula, los Licenciantes revisarán anualmente el presente instrumento, basándose en el cumplimiento o incumplimiento de las actividades e hitos del año correspondiente, todos ellos descritos en el ANEXO II. En el caso que la Empresa no diere cumplimiento a las actividades e hitos del año correspondiente, comprendidos en el ANEXO II, la Universidad tendrá el derecho a resolver el contrato unilateralmente, dando aviso a su contraparte con a lo menos sesenta días de anticipación.
QUINTA. Derechos de propiedad sobre la Tecnología Licenciada.
La Empresa reconoce que la Tecnología Licenciada fue creada por y le pertenece a la Universidad. De esta manera, nada en este Acuerdo comprenderá una cesión de los derechos de propiedad que tiene la Universidad sobre la Tecnología Licenciada a la Empresa. Asimismo, la Empresa se obliga a no intentar patentarlo, ni protegerlo mediante cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial en Chile u otro país, ni por sí ni por interpósita persona, sin acuerdo previo por escrito con la Universidad.
SEXTA. Regalías.
6.1. Pago por cumplimiento de hitos. La Empresa deberá pagar a la Universidad la suma de [agregar]UF, calculada al día de su pago efectivo, al realizar [agregar la condición o hito que justifica el pago], según lo señalado en el ANEXO II.
El pago en comento deberá realizarse tras la aprobación del primer informe escrito que debe presentar la EMPRESA al finalizar el primer año de vigencia de la licencia, de acuerdo a lo establecido en la cláusula sexta de este instrumento. El método y forma de pago se realizará según lo señalado en el numeral 5.3 de esta cláusula.
6.2. Regalías: La Licenciataria se obliga a pagar por concepto de regalías a la Universidad, los montos que a continuación se detallan:
a. La Empresa deberá pagar anualmente una regalía de un [agregar]% de las ventas netas de los Productos Licenciados u otra forma de comercialización de la Tecnología Licenciada, efectuadas por ella misma o por un tercero dentro del Territorio Licenciado. Dichos pagos se harán sobre las ventas facturadas en el año calendario anterior y contra factura emitida por la Universidad.
b. En caso de Sulicenciamiento aprobado por la Universidad, la Empresa deberá pagar anualmente al Licenciante una regalía equivalente al [agregar]% sobre los ingresos netos percibidos por la Empresa por este concepto en el año calendario inmediatamente anterior y contra factura emitida por la Universidad.
La Empresa no tendrá derecho a repetición en contra de la Universidad por las regalías pagadas en caso de nulidad de la patente o de no concesión, de encontrarse pendiente.
7.1. Pago de Regalías y Método de Pago. De acuerdo a lo estipulado en la cláusula sexta, la Licenciataria realizará los pagos de regalías e ingresos por Sublicencias a la Universidad en o antes de la Fecha de Vencimiento del Pago o, en su defecto, dentro del plazo de siete días hábiles, contado desde la fecha en que la Empresa reciba la factura emitida por la Universidad.
Las cantidades antes mencionadas se pagarán en pesos chilenos y deberán incrementarse con el correspondiente IVA, cuando proceda, y se harán efectivas al Licenciante a través de un cheque nominativo o transferencia bancaria a nombre de la Universidad o transferencia bancaria.
7.2. Pagos atrasados. Cualquier pago atrasado de la Empresa, tendrá un recargo equivalente al interés corriente de la fecha en la cual debió haberse efectuado el pago.
7.3. Informes de Regalías. Dentro de cinco (5) días hábiles después de la conclusión de cada Periodo Anual, la Licenciataria deberá entregar a la Universidad un informe que contenga, al menos, la siguiente información:
a. La cantidad de Producto(s) Licenciado(s), vendida y/o comercializada de alguna otra forma que no sea venta directa, tanto por la Licenciataria como por una Entidad Relacionada, durante el Periodo Anual que se informa.
b. El importe bruto facturado por Producto(s) Licenciado(s), vendida y/o comercializada de alguna otra forma que no sea venta directa, tanto por la Licenciataria como por una Entidad Relacionada, durante el Periodo Anual que se informa.
c. Un cálculo de las ventas netas durante el Periodo Anual que se informa.
d. Una relación detallada de todos los ingresos de sublicencia recibido durante el Periodo Anual que se informa, en caso de ser aplicable.
e. El monto total a pagar a la Universidad en pesos chilenos.
Sin perjuicio de que no existan ventas asociadas a la Tecnología Licenciada, la Empresa deberá informar a la Universidad de todas las actividades tendientes a la comercialización de la Tecnología Licenciada, así como las actividades e hitos comprometidos en el ANEXO II, en el año respectivo. Cada informe anual será preparado y certificado en nombre de la Licenciataria por un contador público certificado e independiente como cierto, correcto y completo en todos los aspectos materiales.
Cabe destacar que los informes señalados en la presente cláusula deberán entregarse aún cuando no se devengue la obligación de pago de regalías en el período correspondiente. La entrega de informes incompletos, con información falsa o con errores de cálculo importantes por parte de la Licenciataria constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el presente Contrato, por lo cual las Partes acuerdan que ello dará lugar a la terminación inmediata del mismo, bastando para ello, la sola notificación por escrito de parte de la Universidad a la Licenciataria.
Desde el momento de la recepción del informe, el Licenciante tendrá un plazo de quince días corridos para revisar el documento. Si el Licenciante rechaza o requiere información adicional de la Empresa, ésta tendrá un plazo de siete días para responder a los reparos del Licenciante. Por su parte, en caso que el Licenciante apruebe el informe, se emitirá la factura respectiva a la Empresa para que se realice el pago correspondiente.
OCTAVA. Registros y Auditorías
8.1. Registro de ventas. La Licenciataria mantendrá registros completos y precisos de Productos Licenciados manufacturados, usados, vendidos o comercializados de cualquier otra forma en virtud del presente Contrato; la cantidad a satisfacer a la Universidad en relación con dichos Productos Licenciados, y todos los ingresos de sublicencias recibidos por la Licenciataria. Los registros deberán contener información suficiente para permitir a la Universidad confirmar la exactitud de los informes o entregados, según lo dispuesto en la cláusula séptima.
Esta obligación de conservar registros se extenderá, al menos, por cinco (5) años después de la conclusión de cada Periodo Anual. La Licenciataria entregará copia de tal Registro a la Universidad en el momento en que la Universidad lo solicite, lo cual no ocurrirá más de una vez por Periodo Anual.
8.2. Auditoría del Registro de Ventas. La Licenciataria deberá conservar y mantener una contabilidad adecuada en relación con la fabricación, utilización, distribución, ventas, sublicencia y otros usos de la Tecnología Licenciada.
La Universidad tendrá el derecho, a su xxxxx, a revisar los registros de ventas de la Licenciataria para verificar su conformidad con las disposiciones del presente Contrato, mediante un contador o auditor independiente o a quien ésta haya designado como representante. El alcance de dicha inspección incluirá, entre otros, registros de facturas emitidas, informes de análisis de ventas, facturas originales, registros de inventario, listas de precios, libros mayores de contabilidad y declaraciones de impuestos de ventas. Dicha inspección tendrá lugar una vez por año calendario, previo aviso a la Licenciataria con treinta (30) días de anticipación. Si a consecuencia de la inspección se llegare a determinar que la Licenciataria realizó un pago insuficiente que difiere en más de un cinco por ciento (5%) del monto que efectivamente correspondía pagar para cualquier periodo examinado, la Licenciataria abonará a la UDEC el monto de dicho pago insuficiente más los intereses estipulados en el numeral 7.2 de la cláusula séptima y reembolsará a la Universidad todo gasto asociado al contador revisor.
Finalmente, en el caso que la diferencia de las regalías, entre los cálculos efectuados por la Licenciataria, y los cálculos efectuados por el auditor designado por el Licenciante, superase el 10% (diez por ciento) de lo informado por la Empresa, el Licenciante podrá poner término al presente instrumento, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula décima quinta. El ejercicio de esta facultad no eximirá a la Licenciataria de cumplir con las obligaciones pendientes.
NOVENA. Administración de la patente, administración comercial y gastos de patentamiento.
9.1. Gestión de Patentamiento. La Universidad asumirá la gestión y administración de las solicitudes de patente y/o patentes de invención que comprenden la Tecnología, que se encuentran detalladas en el ANEXO I. Así, se encargará de proceder a preparar, presentar, tramitar y mantener los privilegios industriales ya mencionados, comprometiéndose la Empresa a asesorar, en términos razonables, en dicha presentación, tramitación y mantenimiento, si fuese requerido por la Universidad
No obstante lo anterior, la Universidad informará periódicamente a la Licenciataria de los avances en el proceso de patentamiento.
9.2. Costos de Patentamiento. La Licenciataria asumirá los costos asociados a la mantención de las solicitudes de patente y/o patentes de invención que comprenden la Tecnología, que se encuentran detalladas en el ANEXO I. Se entiende por “costos asociados a la mantención de la patente” todas las tasas y honorarios relativos a la presentación, tramitación, mantenimiento, y defensa de la Patente.
Para el pago de los costos asociados a la mantención de la patente, la Universidad emitirá una factura semestral a la Empresa, junto con el desglose de todos los gastos asociados a la mantención de la patente.
Con todo, la Empresa deberá hacerse cargo íntegramente de todos los costos asociados a la mantención de la patente a nivel nacional e internacional, especialmente, los honorarios profesionales por esa causa, devengados a la fecha de terminación del presente instrumento, por cualquier causal por la que se haya producido dicho fin.
DÉCIMA. Infracciones.
10.1. Notificación de infracciones. La Licenciataria reconoce que la Tecnología Licenciada es de gran valor para la Universidad y, por tanto, la Licenciataria se compromete a tomar todas las medidas apropiadas para proteger los intereses de la Universidad en relación con dicha Tecnología Licenciada, excepto que se trate de actividades autorizadas bajo el presente Contrato.
En caso que alguna de las Partes tenga conocimiento de alguna eventual infracción o sospecha de infracción de cualquier conocimiento, se encuentre o no protegido por algún derecho de propiedad intelectual o industrial, que forme parte de la Tecnología Licenciada, incluyendo una eventual patente o solicitud de patente de invención, dicha Parte deberá notificar la eventual infracción sin dilación a la otra y proporcionarle todos los detalles, para que en conjunto decidan las acciones apropiadas a emprender.
En atención a lo señalado en el párrafo anterior, en caso de acreditarse la infracción de un tercero, las Partes de mutuo acuerdo podrán sanear dicha infracción mediante el Sublicenciamiento de la Tecnología Licenciada al tercero infractor. En dicho sublicenciamiento, el Sublicenciatario infractor deberá realizar el pago de regalías por el tiempo que hizo uso de la Tecnología Licenciada sin la debida autorización.
10.2. Derecho de iniciar acciones legales. No obstante lo señalado, la Licenciataria tendrá la primera opción para notificar a un infractor y/o iniciar acciones legales para poner fin a la infracción. Previo a ejercer acciones legales, la licenciataria deberá notificar a la Universidad de tal situación con por lo menos treinta (30) días corridos de antelación. La Licenciataria no iniciará acciones legales sin efectuar previamente un estudio acucioso de la situación, el cual deberá servir de respaldo a un informe que será acompañado a la notificación mencionada precedentemente.
En el evento en el que la Licenciataria no notifique al infractor o no inicie acciones legales dentro de un plazo de noventa (90) días desde que tome conocimiento de la eventual infracción, la Universidad podrá, a su sola discreción, notificar al eventual infractor o impetrar las acciones legales por su cuenta. En dicho caso, la Licenciataria deberá reembolsar a la Universidad todos los gastos tendientes a obtener una solución legal (judicial o extrajudicial) satisfactoria. Para el efecto, la Universidad notificará a la Licenciataria de su decisión de perseguir la infracción en un plazo no superior a treinta (30) días corridos. En el evento en que la Licenciataria se opusiese a la impetración de acciones legales (cuestión que deberá comunicar a la Universidad en un plazo no superior a diez (10) días hábiles posteriores a la notificación anteriormente mencionada) quedará eximida de la obligación de reembolso y el contrato de licencia de este Acuerdo perderá su carácter de exclusivo, manteniéndose en vigor todas las otras obligaciones de las Partes presentes en él. Por su parte, en caso que la Licenciataria no se opusiese dentro de dicho plazo o manifestase su conformidad al ejercicio de acciones legales, la Licenciataria deberá reembolsar todos los gastos relacionados con las mismas dentro de un plazo no superior a sesenta (60) días contados desde la notificación de parte de la Universidad que comprenda un informe con las acciones seguidas y los costos de las mismas. La Universidad tendrá la obligación de emitir dicho informe de manera semestral.
10.3. Indemnización Pecuniaria o Acuerdo Extrajudicial. En el evento en que se cumplieren copulativamente las dos siguientes circunstancias:
a. Que La Universidad iniciase acciones legales y que la Licenciataria no se hubiere opuesto a las mismas y, a su vez,
b. Que la Licenciataria hubiere reembolsado todos y cada uno de los costos relacionados con las mismas,
Y, a su vez, en el caso que habiéndose cumplido ambas circunstancias se lograse obtener una indemnización pecuniaria por resolución judicial firme o ejecutoriada o por acuerdo extrajudicial favorable a la Universidad en razón de la infracción de la Tecnología Licenciada, la Universidad se obliga a pagar un cincuenta por ciento (50%) del monto recibido por dicho concepto a la Licenciataria dentro de un plazo de treinta (30) días contados desde que los hubiere recibido.
UNDÉCIMA. Cesión de derechos.
La Empresa no podrá ceder a terceros los derechos u obligaciones derivados del presente Contrato, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento previo y por escrito de la Universidad.
DUODÉCIMA. Confidencialidad.
Se entenderá por Información Confidencial toda información, conocimiento y datos técnicos o no, incluyendo pero no limitada a patentes, derechos de autor, secretos comerciales e información propietaria, conceptos, ideas, bocetos, dibujos, documentos, modelos, invenciones, know-how, métodos, técnicas, procesos, aparatos, equipamientos, algoritmos, información técnica y científica, datos de investigaciones, descubrimientos no publicados, reportes técnicos, programas computacionales, fórmulas, protocolos, datos financieros o de marketing, planes de negocios, que se den a conocer por una Parte a la otra durante la vigencia de este Contrato.
Las Partes acuerdan que toda información que sea transmitida, revelada y/o divulgada entre ellas debe ser considerada confidencial sin necesidad de ninguna identificación especial, ya sea que se transmita de forma verbal, escrita, digital o de cualquier otra forma, sea tangible o no.
Las Partes utilizarán la Información Confidencial únicamente en relación con los objetivos del presente Contrato y no la darán a conocer a ningún tercero, aparte de sus propias filiales, empleados, directivos, funcionarios o terceros vinculados por obligaciones de confidencialidad similares que deban tener acceso a la Información Confidencial para alcanzar los objetivos de este Contrato.
El estándar de cuidado de protección de la Información Confidencial impuesto a la Parte receptora será el grado de atención que la Parte receptora utiliza, pero no menos de un cuidado razonable, para evitar la divulgación, publicación o difusión de su propia Información Confidencial. Para mayor certeza, las Partes se obligan a seguir el estándar de culpa leve para estos efectos.
La Partes reconocen que la Parte divulgadora sufrirá un daño irreparable en el evento de que la Parte receptora incumpla sus obligaciones en virtud del presente Instrumento. Por lo tanto, en caso de que la Parte receptora viole o incumpla cualquiera de los términos y condiciones de este Contrato, la Parte divulgadora podrá solicitar medidas cautelares y perseguir las demás responsabilidades penales, civiles y administrativas que puedan concurrir. De esta forma, la Parte receptora indemnizará completamente a la otra por todos los daños, costos, reclamos, impuestos, costas y gastos que provengan de tal incumplimiento, incluyendo los honorarios razonables de abogados y costas judiciales.
Se exceptúa del carácter de confidencialidad y reserva aquella Información que:
a. La Parte receptora pruebe que, al tiempo de su entrega por la Parte divulgadora, se encontraba en el dominio público, había sido desarrollada por la Parte receptora con anterioridad o fue puesta a su disposición por un medio y dueño legítimo distinto al indicado en este Contrato.
b. Con posterioridad a su entrega llegue a ser de dominio público, en cualquier forma que no signifique violación al contenido de este Contrato.
c. Sea dada a conocer con la aprobación por escrito de la Parte divulgadora o sea divulgada por la Parte divulgadora a terceros sin restricciones.
Las disposiciones del presente Contrato no se extienden a ninguna Información Confidencial que sea requerida por la ley, corte, tribunal, autoridad, organismo regulador o bolsa de valores para ser revelada. Sin embargo, previo a la divulgación que deba hacer la Parte receptora, ésta deberá notificar inmediatamente por escrito a la Parte divulgadora para que pueda solicitar las medidas necesarias tendientes a impedir o limitar el alcance de la necesidad de divulgar la Información Confidencial. Al realizar cualquier divulgación bajo este artículo, la Parte receptora sólo comunicará la Información Confidencial estrictamente necesaria para cumplir con el requisito aplicable.
Las obligaciones establecidas en esta disposición se mantendrán vigentes por el plazo de 5 años después de finalizado el presente Instrumento.
DÉCIMA TERCERA. Exclusión de garantías y defensa.
La Universidad no ofrece ningún tipo de garantía respecto a la Tecnología Licenciada, ni garantiza que la información provista por la Universidad se encuentre libre de errores o defectos. La Universidad no hace aseveración alguna con respecto al alcance o el potencial comercial, o la rentabilidad o los ingresos a generarse a partir de la Tecnología Licenciada; ni afirma que ésta pueda ser explotada por la Licenciataria sin infringir derecho alguno de terceros. La Universidad no se obliga a defender ninguna reclamación por infracción por parte de un tercero. La Universidad no garantiza que producto o servicio alguno que se encuentre dentro del alcance de la Tecnología Licenciada vaya a cumplir con los requerimientos específicos de la Licenciataria o de cliente alguno de la Licenciataria. En definitiva, LA UNIVERSIDAD NO HACE AFIRMACIÓN ALGUNA NI ENTREGA GARANTÍA ALGUNA DE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL LICENCIADA EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO Y DE MANERA EXPRESA NIEGA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O VIABILIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO ESPECÍFICO O APLICACIÓN DE USO CONCRETO Y CUALQUIER OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA EN RELACIÓN CON LAS CAPACIDADES, LA SEGURIDAD, LA UTILIDAD, EL COMERCIO, EL USO O LA APLICACIÓN COMERCIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LICENCIADA EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.
DÉCIMA CUARTA. Daños, Perjuicios e Indemnización.
14.1. Responsabilidad legal. La Universidad no asumirá responsabilidad legal alguna ante la Licenciataria o sus respectivos clientes y partes vinculadas en relación con cualquier daño especial, incidental, indirecto o consecuente que resultare de defectos de diseño, testeo, etiquetado, manufactura, distribución, venta, uso u otra aplicación de cualquier Producto Licenciado desarrollado, manufacturado, testeado, diseñado o vendido bajo el presente Contrato.
14.2. Indemnización. La Licenciataria defenderá, indemnizará y eximirá de responsabilidad a la Universidad con respecto a cualquier y toda demanda, exigencia o acción judicial, administrativa o de cualquier otra índole que surja en relación con cualquier lesión, pérdida o responsabilidad, o cualquier daño, de cualquier tipo, que surgiere como consecuencia, ya sea directa o indirecta, de la utilización de la Tecnología Licenciada, Know How o las solicitudes o patentes de invención que la comprendan, acorde al presente Contrato, o del uso, la explotación, la distribución o la venta de Producto(s) Licenciado(s).
14.3. Notificación de reclamaciones. La Licenciataria notificará a la Universidad sin demora acerca de toda reclamación que involucre a la Universidad y proveerá cualquier información que la Universidad solicite para la evaluación de cualquier reclamación de esta índole.
DÉCIMA QUINTA. Vigencia y Terminación anticipada.
15.1. Vigencia y duración. Este Contrato entrará en vigor a partir de la suscripción y su duración será por el plazo de vigencia de la licencia, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula cuarta.
15.2. Terminación Anticipada. El Licenciante podrá terminar anticipadamente el presente Contrato sin causa alguna, en cualquier momento y sin derecho a indemnización a la Licenciataria, en los siguientes casos:
a. Incumplimiento en los pagos de regalías. El contrato terminará ipso facto, sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de un incumplimiento por parte de la Licenciataria en efectuar el pago a la Universidad de cualquier monto exigible en virtud de lo establecido en el presente Contrato, y siempre que la Licenciataria no pague las sumas adeudadas dentro del plazo xx xxxx (10) días hábiles contado desde la fecha de remisión de una carta certificada de parte la Universidad en la cual expresamente se le requerirá el pago por los conceptos adeudados.
b. Incumplimiento a obligaciones de Informes de Regalías: De acuerdo a lo indicado en la cláusula séptima del presente Instrumento, en el evento en que la Licenciataria entregase informes incompletos, con información falsa o con errores de cálculo importantes el contrato terminará ipso facto, sin necesidad de declaración judicial previa y en la fecha en que la Universidad remita por escrito a la licenciataria una notificación que dé cuenta de dicha falta.
c. Incumplimiento a obligaciones de confidencialidad: En el evento en que la Licenciataria incumpliese con alguna de las obligaciones indicadas en la cláusula décimo primera del presente instrumento el contrato terminará ipso facto, sin necesidad de declaración judicial y en la fecha en que la Universidad remita por escrito a la Licenciataria una notificación que dé cuenta de dicha falta.
d. Incumplimiento en la ejecución del ANEXO II. En caso de un incumplimiento por parte de LA LICENCIATARIA en la ejecución de las actividades del ANEXO II denominado “Hitos de desarrollo y comercialización de la Tecnología”, se entenderá que ésta ha incumplido las obligaciones que le impone éste Contrato. En tal caso, la Licenciataria podrá subsanar tal incumplimiento dentro del plazo que la Universidad le fije. Extinguido dicho plazo sin que la Licenciataria hubiese subsanado el incumplimiento observado, se entenderá que el presente contrato terminará ipso facto, por el sólo ministerio de la Ley, sin necesidad de declaración judicial previa.
e. Uso indebido. En caso de que la Licenciataria hiciere uso indebido de la Tecnología Licenciada, vale decir, fuera de los términos y limitaciones impuestas en el presente Contrato, el Contrato terminará ipso facto, por el sólo ministerio de la Ley, sin necesidad de declaración judicial previa en la fecha en que la Universidad remita por escrito a la Licenciataria una notificación que dé cuenta de dicha falta.
f. Insolvencia. En el caso que la Empresa se encuentre en proceso de liquidación o sea permanente insolvente el Contrato terminará ipso facto, por el sólo ministerio de la Ley, sin necesidad de declaración judicial previa en la fecha en que la Universidad remita por escrito a la Licenciataria una notificación que dé cuenta de ello.
15.3. Terminación por parte de la Licenciataria. La Licenciataria podrá terminar su licencia en virtud del presente Contrato sin causa alguna, en cualquier momento y sin derecho a indemnización a la Universidad, bastando para ello entregar una notificación por escrito a la UDEC con un plazo no menor a tres (3) meses de antelación a la fecha en la que la Licenciataria desea que dicha terminación se haga efectiva.
En caso de término por parte de la Licenciataria conforme a la presente cláusula, la Licenciataria acuerda, en caso de que la Universidad lo solicite, hacer llegar a la Universidad toda información existente que apoye el registro del(los) Producto(s) Licenciado(s) para los Campos de Aplicación ante cualquier entidad regulatoria relevante cuya autorización se requiera para la comercialización de dicho(s) Producto(s) Licenciado(s). La Universidad tendrá el derecho no restringido de entregar dicha información a terceros.
En caso que la Licenciataria haga uso de su derecho de terminación del Contrato, se encontrará impedida de comercializar los Producto(s) Licenciado(s), por un plazo de cinco (5) años, contado desde la fecha de terminación de este Contrato de Licencia.
15.4. No renuncia. El hecho de que la Universidad, en cualquier momento, o durante cualquier periodo de tiempo, no exija el cumplimiento de cualquier obligación que el presente Contrato impone a la Licenciataria no se considerará una renuncia a dicha obligación ni tampoco una renuncia por parte de la Universidad al derecho de exigir su cumplimiento.
15.5. Vigencia de obligaciones con posterioridad a la terminación del contrato de licencia. Las obligaciones de la Licenciataria respecto de la Universidad impuestas en virtud de lo establecido en las cláusulas sexta, séptima en lo referido al método de pago y pagos atrasados, octava, novena, duodécima, décima tercera y décima cuarta del presente Contrato, seguirán teniendo vigencia de manera posterior a la terminación del presente Contrato.
15.6. Acciones legales. En los casos en los cuales el contrato se entienda terminado por el sólo ministerio de la Ley, la Universidad podrá perseguir la indemnización de perjuicios respectiva por concepto de incumplimiento de contrato.
15.7. Licencias en caso de término anticipado. En el evento en que el contrato termine de manera anticipada, ya sea por el sólo ministerio de la Ley, previo acuerdo de las Partes, por resolución judicial o por la Licenciataria, ésta se obliga a otorgar en favor de la Universidad una licencia exclusiva, con fines comerciales y no comerciales a nivel mundial, de todas las mejoras, se encuentren ellas protegidas o no mediante derechos de propiedad intelectual o industrial, que hubiere efectuado a la Tecnología Licenciada.
Las Partes acuerdan que todas las comunicaciones formales que recíprocamente procedieren, deberán realizarse por escrito en los domicilios indicados al inicio de este Contrato. No obstante, cuando se trate de materias de mera gestión las comunicaciones podrán realizarse por correo electrónico o telefónicamente en las direcciones o números telefónicos previamente designados por las Partes para estos efectos.
Para estos efectos, la Universidad designa como su representante a [agregar], domiciliado en [agregar]; teléfono [agregar]; correo electrónico [agregar]; quién podrá ser reemplazado por quien él determine.
Por su parte, la Empresa designa como su representante a don [agregar], domiciliado en [agregar]; teléfono [agregar]; correo electrónico [agregar]; quién podrá ser reemplazado por quien él determine.
DÉCIMA SÉPTIMA. Domicilio y Resolución de Controversias.
En caso de cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este convenio o cualquier otro motivo las Partes se comprometen a realizar todos los esfuerzos razonables para resolverlo de forma amistosa, mediante negociaciones y discusiones directas entre las personas autorizadas por cada parte al efecto.
Si un acuerdo amistoso no fuera posible, para todos los efectos derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
Alternativa: Para los efectos del presente Contrato, las Partes fijan domicilio en la comuna de Santiago.
No obstante, todas las controversias que se susciten entre las Partes con motivo del incumplimiento, interpretación, terminación, fijación de multas y cualquier otra dificultad o disputa que se derive del presente Convenio, de sus documentos modificatorios o complementarios o cualquier otra causa será sometida a Arbitraje conforme al reglamento pertinente del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., el cual es conocido y aceptado por los contratantes y se entiende parte integrante de este Convenio.
Las Partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud de cualquiera de ellas, designe al árbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes y Mediaciones antes referido. En contra de las resoluciones del arbitrador no procederá recurso alguno, salvo el recurso de queja, por lo que las partes renuncian expresamente a ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción y deberá establecer en su sentencia de cargo de quién serán las costas procesales y personales.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, serán competentes los Tribunales Ordinarios de Justicia para (i) la solicitud de las medidas precautorias y/o cautelares que en derecho correspondan; y (ii) la ejecución xxx xxxxx Arbitral.
DÉCIMA OCTAVA. Personería y copias.
La personería de [agregar] para actuar en representación de la Universidad consta en [agregar].
La personería de don [agregar], para actuar en representación de la Empresa consta en la escritura pública de fecha de [agregar] de [agregar] del [agregar], otorgada ante Notario Público de [agregar], Número de Repertorio [agregar].
Se firma el presente contrato en cuatro (4) ejemplares, quedando dos (2) ejemplares en poder de cada Parte.
_______________________________ [Nombre] [Cargo] [Universidad] | _______________________________ [Nombre] [Cargo] [Empresa] |
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