CONTRATTO DI OPZIONE DI LICENZA DI TECNOLOGIA PROPRIETARIA TRA

CONTRATTO DI OPZIONE DI LICENZA DI TECNOLOGIA PROPRIETARIA

TRA

l’Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito denominata ENEA o LICENZIANTE), con sede legale e domicilio fiscale in Xxxx, 00000 Lungotevere G. A. Thaon di Revel, 76 (C.F. 01320740580 e Partita IVA 00985801000), nella persona del Dott./Ing. …….. , nella sua qualità di ……………….., domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia, da una parte,

E

Progress Tech Transfer S.r.l. (nel seguito denominata PROGRESS TECH TRANSFER o LICENZIATARIO), con sede legale in Milano, 20121 Xxx Xxxxxx, 00 (codice fiscale e P. IVA 10949880966), nella persona dell’Amministratore unico Avv. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, dall’altra parte,

(l’ENEA e PROGRESS TECH TRANSFER nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”)

PREMESSO CHE:

• l'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e dello sviluppo economico sostenibile;

• il Programma di valorizzazione “Programma di Proof of Concept ENEA 2020.02 – PoC ENEA 2020.02” (nel seguito definito il Programma), presentato nell’ambito del Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) delle Università italiane, degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblicato nella G.U. n. 283 del 03/12/2019 e successivamente modificato con decreti prot. n. 51946 del 25/02/2020, prot. n. 71147 del 09/03/2020 e prot. n. 102123 del 14/04/2020, è stato ammesso al finanziamento;

• PROGRESS TECH TRANSFER è una società soggetta alla direzione e al coordinamento di un fondo di investimento denominato Progress Tech Transfer SLP – RAIF (in appresso, genericamente denominato anche come il “FONDO”);

• il FONDO è stato sottoscritto dal Fondo Europeo degli Investimenti e da Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito della piattaforma ITAtech e ha attivato un programma di finanziamento per il Proof of Concept di tecnologie con applicazioni nel campo della sostenibilità;

• il PROGRESS TECH TRANSFER ha manifestato formalmente il proprio interesse alla partecipazione al Programma accettando di finanziarne la parte rimanente (pari al 30% del totale e per un importo previsto pari a 90.000 euro) con risorse proprie e ricevendo come contropartita la previsione un diritto di opzione per la licenza esclusiva sui titoli di proprietà industriale su cui i progetti finanziati sono basati;

• ciascun Dipartimento ENEA ha presentato una o più proposte di progetto rispondenti ai criteri di ammissibilità predeterminati;

• le proposte di progetto sono state valutate da una apposita commissione composta da 2 membri indicati da MITO Technology srl, advisor del fondo Progress Tech Transfer, e da 1 membro indicato dal Servizio ISV-MARK dell’ENEA, sulla base del potenziale innovativo e commerciale della tecnologia oggetto della proposta progettuale, nonché della qualità ed efficienza del piano di implementazione dello stesso;

• in seguito a tale valutazione è stata valutata positivamente e giudicata finanziabile la proposta di progetto dal titolo “……………………..” (nel seguito definita il “Progetto” e le cui attività sono descritte nell’Allegato al presente contratto), finalizzata allo sviluppo della tecnologia oggetto della domanda di brevetto italiano n. ________ (di cui è titolare _________), con priorità: xx/xx/xx, estensione _____ n. ________ (nel seguito definita la “Domanda”).

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2 - OGGETTO

L’ENEA concede a PROGRESS TECH TRANSFER, che accetta, un’opzione per la stipula di un contratto di licenza esclusiva sulla Domanda con diritto di sub-licenza. Le Parti concordano che il corrispettivo di tale opzione a carico di PROGRESS TECH TRANSFER sarà costituito dal pagamento di un diritto di opzione pari a € ______ + IVA che vincola l’ENEA a garantire l’esclusiva per la futura licenza dei diritti derivanti dalla Domanda a PROGRESS TECH TRANSFER e a garantire il mantenimento in vita della Domanda per tutto il periodo di durata dell’opzione.

Il presente Contratto di opzione sarà valido solo in seguito al pagamento del diritto di opzione di cui sopra.

ART. 3 – DURATA DELL’OPZIONE

L’opzione potrà essere esercitata da PROGRESS TECH TRANSFER entro ______ mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto ad opera delle Parti.

Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo tra le Parti, per una sola volta e per pari o inferiore periodo temporale. La proroga dovrà risultare da atto scritto.

ART. 4 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE

La dichiarazione di PROGRESS TECH TRANSFER di voler esercitare l’opzione di cui al presente Contratto dovrà pervenire all’ENEA all’indirizzo PEC xxxx@xxxx.xxxx.xx dal legale rappresentante di PROGRESS TECH TRANSFER.

In caso di non esercizio dell’opzione da parte di PROGRESS TECH TRANSFER entro il termine stabilito ovvero in assenza di mutuo accordo di proroga del termine di cui all’art. 3, il presente Contratto sarà automaticamente risolto.

ART.5 – CONDIZIONI DI LICENZA SULLA DOMANDA

L’esercizio dell’opzione da parte di PROGRESS TECH TRANSFER comporterà la sottoscrizione di un contratto di licenza esclusiva sui diritti sorgenti dalla Domanda, con diritto di sub-licenza.

Le Parti si impegnano a negoziare secondo buona fede i termini e le condizioni del contratto di licenza e concordano fin da ora che:

1. la licenza si intenderà concessa per i campi d’uso che verranno definiti congiuntamente dalle Parti e fino alla scadenza dell’ultimo dei brevetti concessi sulla Domanda;

2. PROGRESS TECH TRANSFER riconoscerà all’ENEA un corrispettivo una tantum a copertura dei costi di brevettazione già sostenuti, inclusi i costi per l’estensione internazionale della domanda originaria, fino al momento della stipula del contratto di licenza;

3. In caso di esercizio del diritto di opzione, PROGRESS TECH TRANSFER si farà carico della manutenzione della Domanda, e dei relativi costi e di ogni altra attività necessaria per il conseguimento dei diritti di brevetto, sostenendone comunque i costi. Ogni decisione di abbandono di una procedura dovrà essere tempestivamente comunicata all’ENEA e concordata fra le Parti;

4. In caso di domande divisionali e/o continuazioni, PROGRESS TECH TRANSFER dovrà procedere facendo designare l’ENEA come titolare delle domande;

5. PROGRESS TECH TRANSFER avrà la facoltà di concedere sub-licenze e di trasferire a Terze Parti i diritti sulla Domanda. PROGRESS TECH TRANSFER avrà il diritto di trasferire la licenza ai suoi Affiliati e di concedere sub-licenze agli Affiliati e a Terze Parti, a condizione che il trasferimento della licenza o la concessione di sub-licenze abbiano il consenso dell’ENEA, che non dovrà essere irragionevolmente negato. PROGRESS TECH TRANSFER fornirà all’ENEA copie di ciascun accordo di sub-licenza da stipularsi con qualsiasi Terza Parte e qualsiasi trasferimento della licenza a qualsiasi Affiliato prima della stipula dell’accordo o dal trasferimento della licenza. PROGRESS TECH TRANSFER assicurerà, e farà sì che il suo Affiliato a cui viene trasferita la licenza o la Terza Parte a cui viene concessa una sub-licenza assicurino che gli obblighi e gli impegni, che corrispondono o sono comparabili a quelli contenuti nel presente Contratto, siano inclusi nei termini e nelle condizioni di qualsiasi accordo di sub-licenza stipulato da PROGRESS TECH TRANSFER ai sensi del presente Articolo 5. In ogni caso PROGRESS TECH TRANSFER sarà pienamente responsabile nei confronti dell’ENEA per la condotta del sub-licenziatario in relazione all'uso e allo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale contrattuali;

6. PROGRESS TECH TRANSFER riconoscerà all’ENEA quale detentrice dei diritti patrimoniali sulla Domanda una compartecipazione agli utili che deriveranno a qualunque titolo dallo sfruttamento della tecnologia oggetto della Domanda. In particolare:

i. in caso di sub-licenza a Terze Parti della Domanda: i proventi a qualsiasi titolo pagati dalle Terze Parti, al netto dei costi sostenuti da PROGRESS TECH TRANSFER, da suddividersi nelle seguenti quote: _% a PROGRESS TECH TRANSFER, _% all’ENEA;

ii. in caso di licenza ad Affiliati, incluse società spin-off costituite ad opera di uno o più inventori della Domanda con l’obiettivo di valorizzare la tecnologia oggetto della Domanda, l’Affiliato pagherà all’ENEA una percentuale, da stabilirsi tra la misura minima del … e massima del …., da negoziarsi al momento della concessione della licenza, del fatturato netto annuale derivante dallo sfruttamento della Domanda, inclusa la commercializzazione dei prodotti da essa derivati, che formeranno parte integrante dell’oggetto della licenza.

Altri termini contrattuali, ivi comprese le modalità di composizione delle controversie, le condizioni risolutive, la legittimazione ad agire in caso di contraffazione attiva e passiva e la titolarità dei miglioramenti e dei perfezionamenti saranno negoziati in buona fede dalle Parti.

ART. 6 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Per tutti i titoli di proprietà intellettuale generati nell’esecuzione del Progetto varranno le condizioni stabilite nel presente contratto.

Resta inteso che i ricercatori coinvolti nell’attività di sviluppo per la natura del loro incarico e rapporto di lavoro con l’ENEA conducono anche ricerche e attività sperimentale in altri campi che non sono in connessione e/o collegate con le attività oggetto del presente Contratto e su cui PROGRESS TECH TRANSFER non potrà vantare i diritti previsti nel presente Contratto.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE

È fatto divieto a ciascuna delle Parti, a pena di risoluzione del presente Contratto, di cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi nascenti dallo stesso.

ART. 8 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

L’estensione e la validità dei diritti di proprietà intellettuale in relazione alla Domanda è regolata dalla legge dello Stato all’interno del quale il brevetto è concesso.

Per tutte le controversie inerenti o relative all’interpretazione, all’esistenza, alla validità, all’efficacia e alla esecuzione del presente Contratto e dei rapporti da esso scaturiti sarà competente a giudicare il Foro di Milano, con esclusione di ogni foro alternativo e/o concorrente.

ART. 9 – REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente Contratto, sotto forma di scrittura privata, è redatto in formato digitale ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, della Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, a cura del richiedente la registrazione e con oneri a carico della parte giudicata inadempiente.

ART. 10 – COMPLETEZZA DEL CONTRATTO E MODIFICHE

Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso tra le Parti sul medesimo oggetto. Esso potrà essere modificato e integrato solo attraverso il mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto a pena di nullità.

I rapporti fra le Parti sono integralmente disciplinati dal presente Contratto.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ

L’ENEA garantisce di essere legittimata a concedere il diritto di opzione e l’eventuale licenza sulla Domanda. Non fornisce alcuna garanzia circa la commerciabilità della tecnologia brevettata e non garantisce che la Domanda e le sue eventuali estensioni giungano a concessione in seguito alle procedure di esame.

Art. 12 – ATTIVITÀ NEGOZIALE

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano che il suo contenuto è stato congiuntamente predisposto e negoziato in ogni sua parte, pertanto non trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, avendo le parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà ed autonomia.

Art. 13 – RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza verso terzi per tutto ciò che riguarda l’esecuzione di attività e le negoziazioni previste nel presente Contratto. Comunicati stampa e notizie da divulgare a terzi circa il Contratto devono essere espressamente autorizzate da entrambe le Parti.ART.14 - TOLLERANZA

L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle obbligazioni qui previste.

ART. 14 - COMUNICAZIONI

Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

Per l’ENEA:

Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile

Xxxxxxxxxxx X. X. Xxxxx xx Xxxxx 00

00000 Xxxx

PEC: xxxx@xxxx.xxxx.xx

Per PROGRESS TECH TRANSFER:

Progress Tech Transfer S.r.l.

Xxx Xxxxxx 00

00000 Xxxxxx

PEC: xxxxxx@xxx.xx

ovvero ad ogni ulteriore domicilio che le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente. Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere effettuate con ogni mezzo scritto, ivi compresa la posta elettronica, purché la Parte inviante ne conservi copia.

ART. 15 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l’estinzione degli obblighi oggetto del presente Contratto, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

La risoluzione non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell’altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l’ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il contratto.

ART. 16 – FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Ciascuna Parte si obbliga ad informare prontamente l’altra Parte dell’insorgenza di circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta della prestazione che non consentano il regolare adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell’altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

ART. 17 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente contratto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa italiana al GDPR 2016(679).

Letto, confermato e sottoscritto.

ROMA,

Per PROGRESS TECH TRANSFER	Per l’ENEA
Firm ato digitalmente Avv. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx Amministratore unico	Firmato digitalmente ____________________ Direttore del Dipartimento _______

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