DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESAME

Sia i marchi registrati dell’Unione europea (MUE) sia le domande di marchio registrato dell’Unione europea possono essere oggetto di contratti di licenza (licenze), diritti reali o esecuzione forzata oppure di procedure d’insolvenza o procedure analoghe. Salvo disposizione contrarie, la prassi applicabile ai MUE, si applica anche alle domande di MUE.

Sia i disegni o modelli comunitari registrati (DMC) sia le domande di DMC possono essere oggetto di licenze, diritti reali o esecuzioni forzate oppure di procedure d’insolvenza o procedure analoghe.

Le disposizioni contenute nel RDC e nel REDC che trattano di licenze, diritti reali, esecuzioni forzate oppure procedure d’insolvenza o procedure analoghe concernenti i disegni o modelli sono quasi identiche alle disposizioni equivalenti contenute rispettivamente nel RMUE e nel REMUE. Quanto segue si applica pertanto, mutatis mutandis, anche ai DMC. Le eccezioni e le peculiarità dei disegni o modelli comunitari sono esposte al punto 8 che segue. Le procedure specifiche per i marchi internazionali sono esposte al punto 9 che segue.

La presente sezione delle Direttive tratta le procedure per la registrazione, la cancellazione o la modifica di licenze, diritti reali, esecuzione forzata e procedure d’insolvenza.

1.1 Definizione di contratti di licenza

Una licenza di marchio dell’Unione europea è un contratto in forza del quale il titolare di un marchio (licenziante), pur conservandone la proprietà, autorizza un terzo (licenziatario) all’uso in commercio del marchio, subordinatamente alle condizioni ed entro i limiti pattuiti nel contratto stesso.

La licenza dà luogo ad una situazione in cui i diritti del licenziatario di usare il marchio dell’Unione europea derivano dal rapporto contrattuale con il titolare. La tolleranza o il consenso del titolare all’uso del marchio da parte di terzi non costituisce una licenza.

1.2 Definizione di diritti reali

Un «diritto in rem» o «diritto reale» è un diritto di proprietà limitato, che è un diritto assoluto. Il diritto reale si riferisce a un’azione legale nei confronti di una proprietà piuttosto che nei confronti di una particolare persona, che concede al titolare del diritto l’opportunità del recupero, del possesso o del godimento di un oggetto specifico. Questi diritti si applicano a marchi, disegni o modelli e consistono, tra l’altro, in diritti di uso, usufrutto o pegni. I diritti «in rem» si differenziano dai diritti «in personam», rivendicati nei confronti di una particolare persona.

I diritti reali più comuni per marchi, disegni o modelli sono pegni o garanzie, che assicurano il rimborso di un debito del titolare del marchio, disegno o modello (ossia il debitore) consentendo al creditore (ossia il titolare del pegno o della garanzia) di ricevere il rimborso del debito, qualora il debitore non sia in grado di provvedervi, ad esempio vendendo il marchio, disegno o modello.

Il richiedente può chiedere di iscrivere nel registro dei MUE due tipi di diritti reali:

• diritti reali di garanzia (pegno, onere, ecc.);

• diritti reali non di garanzia (usufrutto).

1.3 Definizione di esecuzioni forzate

Un’esecuzione forzata è l’atto con cui un ufficiale giudiziario si appropria di un bene di un debitore in virtù di una sentenza di possesso ottenuta da un attore in un procedimento giudiziario. In questo modo, un creditore può recuperare il proprio credito dai beni del debitore, ivi compresi i diritti su marchi.

1.4 Definizione di procedure d’insolvenza o procedure analoghe

Ai fini delle presenti direttive, per «procedure d’insolvenza» s’intendono le procedure concorsuali che comportano lo spossessamento parziale o totale di un debitore e la designazione di un curatore e possono comprendere la liquidazione decisa da un giudice o soggetta alla sua supervisione, la liquidazione volontaria da parte dei creditori (con la conferma del giudice), amministrazione, concordati volontari ai sensi della legislazione sull’insolvenza, fallimento o sequestro; per «curatore» s’intende qualsiasi persona o organo la cui funzione è di amministrare o di liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi affari e può comprendere liquidatori, supervisori di un concordato volontario, amministratori, curatori ufficiali, fiduciari e funzionari giudiziari (judicial factor); per «giudice» s’intende l’organo giudiziario o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d’insolvenza o a prendere decisioni nel corso di tale procedura; per «decisione» in relazione all’apertura di una procedura d’insolvenza o alla nomina di un curatore, s’intende la decisione di qualsiasi giudice competente ad aprire tale procedura o a nominare un curatore (per la terminologia in altri territori, cfr. il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza.

1.5 Diritto applicabile

Articolo 19, RMUE

Articolo 27, RDC

Il regolamento sul marchio dell’Unione europea non stabilisce disposizioni unificate e complete applicabili alle licenze, ai diritti reali o alle esecuzioni forzate di marchi dell’Unione europea o di domande di marchi dell’Unione europea. Piuttosto, l’articolo 19, RMUE, fa riferimento alla legislazione di uno Stato membro per quanto riguarda l’acquisizione, la validità e gli effetti del marchio dell’Unione europea in quanto oggetto di proprietà e per quanto riguarda la procedura per le esecuzioni forzate. A tal fine, una licenza, un diritto reale o un’esecuzione forzata di marchio sono assimilati,

nella loro totalità e per l’intero territorio dell’Unione europea, ad una licenza, un diritto reale o un’esecuzione forzata di marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare ha la propria sede o il proprio domicilio. Se il titolare non ha una sede o un domicilio nello Stato membro, la licenza, il diritto reale o l’esecuzione forzata di un MUE saranno trattati come una licenza, un diritto reale o un’esecuzione forzata di marchio registrato nello Stato membro in cui il titolare ha una stabile organizzazione. Nei casi in cui il titolare non abbia una stabile organizzazione in uno Stato membro, la licenza, il diritto reale o l’esecuzione forzata di un MUE sono assimilati a una licenza, un diritto reale o un’esecuzione forzata di marchio nazionale registrato in Spagna (Stato membro in cui è ubicata la sede dell’Ufficio).

Quanto precede, tuttavia, si applica soltanto nella misura in cui gli articoli da 20 a 28 del RMUE non dispongano diversamente.

L’articolo 19, RMUE è limitato agli effetti di una licenza o di un diritto reale in quanto oggetto di proprietà e non si estende al diritto contrattuale. L’articolo 19, RMUE non disciplina il diritto applicabile a un contratto di licenza o a un contratto relativo a un diritto reale, né la sua validità, e pertanto il RMUE non influisce sulla libertà delle parti contraenti di assoggettare il contratto di licenza o il contratto sul diritto reale a una data legge nazionale.

Articolo 21, paragrafo 1, RMUE

Articolo 31, paragrafo 1, REDC

Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza

Le presenti Direttive hanno altresì lo scopo di illustrare la procedura dinanzi all’Ufficio per la registrazione dell’apertura, modifica o chiusura di procedure d’insolvenza o procedure analoghe. Ai sensi dell’articolo 16, RMUE, tutte le altre disposizioni sono disciplinate dalla legge nazionale. Inoltre, il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza disciplina le disposizioni relative a giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in materia di procedure d’insolvenza.

I regolamenti stabiliscono espressamente che la sola procedura d’insolvenza nella quale un marchio dell’Unione europea può essere incluso è quella avviata nello Stato membro sul cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. L’unica eccezione si presenta quando il debitore è un’impresa di assicurazione o un ente creditizio, nel qual caso la sola procedura d’insolvenza nella quale un marchio dell’Unione europea può essere incluso è quella avviata nello Stato membro in cui detta impresa o detto ente sono stati autorizzati. Per «centro degli interessi principali» si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi.

1.6 Vantaggi della registrazione

Articoli 27 e articolo 57, paragrafo 3, RMUE

Articolo 33 e articolo 51, paragrafo 4, RDC

Articolo 27, paragrafo 2, REDC

La registrazione dell’iscrizione, nel registro dei MUE, di un accordo di licenza, di un diritto reale, di un’esecuzione forzata o dell’apertura, modifica e chiusura di procedure d’insolvenza presenta dei vantaggi particolari.

a) Alla luce delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafi 1 e 3, RMUE, nei confronti di terzi che abbiano acquisito o iscritto nel registro dei MUE diritti sul marchio che siano incompatibili con la licenza, il diritto reale o l’esecuzione forzata registrati, il rispettivo licenziatario, creditore pignoratizio o beneficiario ha facoltà di avvalersi dei diritti che gli sono conferiti dalla licenza, dal diritto reale o dall’esecuzione forzata in questione esclusivamente:

• se sono stati iscritti nel registro dei marchi dell’Unione europea, o

• se il terzo ha acquisito i propri diritti successivamente alla data di uno qualsiasi degli atti giuridici di cui agli articoli 20, 22, 23, 25 e 26, RMUE, (ovvero trasferimento, diritto reale, esecuzione forzata o precedente licenza) essendo a conoscenza dell’esistenza di tale licenza, diritto reale o esecuzione forzata.

Alla luce delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 4, RMUE, nei confronti di terzi che abbiano acquisito o iscritto nel registro diritti sul marchio che siano incompatibili con la procedura d’insolvenza registrata, i relativi effetti sono disciplinati dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata secondo la legislazione nazionale o convenzioni applicabili in materia.

b) Nel caso in cui una licenza o un diritto reale di marchio dell’Unione europea siano iscritti nel registro dei MUE, la rinuncia o la rinuncia parziale a tale marchio da parte del titolare sarà iscritta nel registro dei MUE soltanto se il titolare del marchio indica di avere informato rispettivamente il licenziatario o il creditore pignoratizio in merito alla propria intenzione di rinunciare.

Il titolare di una licenza o il creditore pignoratizio di un diritto reale registrati ha pertanto il diritto di essere informato in anticipo dal titolare del marchio in merito alla sua intenzione di rinunciare al marchio.

Nel caso in cui una procedura d’insolvenza o un’esecuzione forzata nei confronti di un MUE siano iscritte nel registro, il titolare perde il diritto ad agire e pertanto non può prendere iniziative dinanzi all’Ufficio (quali ritiro, rinuncia, trasferimento, partecipazione a procedimenti inter partes, ecc.).

c) Nel caso in cui una licenza, un diritto reale, un’esecuzione forzata o una procedura d’insolvenza per, o nei confronti di, un MUE siano iscritti nel registro, l’Ufficio comunica rispettivamente al licenziatario, al creditore pignoratizio o al curatore almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione che tale registrazione si sta avvicinando alla scadenza.

d) La registrazione delle licenze, dei diritti reali, delle esecuzioni forzate e delle procedure d’insolvenza (come pure della loro modifica e/o cancellazione, a seconda dei casi) è importante per mantenere la veridicità del registro dei MUE, in particolare nel caso di procedimenti inter partes.

Tuttavia,

a) quando una parte nei procedimenti dinanzi all’Ufficio deve dimostrare l’uso di un MUE, qualora tale uso sia stato effettuato da un licenziatario non è necessario che la licenza sia stata iscritta nel registro dei MUE affinché quell’uso sia considerato autorizzato mediante il consenso del titolare ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, RMUE;

b) la registrazione non è una condizione per ritenere che il creditore pignoratizio abbia utilizzato un marchio a norma del contratto sul diritto reale con il consenso del titolare ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, RMUE;

c) l’Ufficio raccomanda vivamente al curatore di informare debitamente l’Ufficio del ritiro, della rinuncia o del trasferimento di MUE assoggettati a una procedura d’insolvenza prima della liquidazione definitiva.

2 Requisiti per la domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un’esecuzione forzata e una procedura d’insolvenza

Articoli 22, paragrafo 2, 23 paragrafo 3, 24 paragrafo 3, e 25 paragrafo 5, 26 e

111 paragrafo 3, RMUE

Articoli 29, paragrafo 2, 30 paragrafo 3, 31 paragrafo 3 e 32 paragrafo 5, RDC

Articoli 24 e 25, REDC

La domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un’esecuzione forzata o una procedura d’insolvenza deve soddisfare le seguenti condizioni.

2.1 Modulo di domanda

Articolo 146, paragrafo 6, RMUE

Articolo 65, paragrafo 1, lettera f), RDMUE

Articoli 68, paragrafo 1, lettera d) e articolo 80, REDC

Si raccomanda di presentare la domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un’esecuzione forzata o una procedura d’insolvenza relativi a un MUE per xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx il sito web dell’Ufficio (e-recordals). Utilizzare la registrazione elettronica offre diversi vantaggi, quali ad esempio il ricevimento automatico di una conferma elettronica immediata della domanda o l’utilizzo della funzione di gestione per la compilazione rapida del modulo.

Articolo 20, paragrafo 8 e articolo 26, paragrafo 1, RMUE

Articolo 23, paragrafo 6 e articolo 24, paragrafo 1, REDC

Può essere presentata un’unica domanda di registrazione di una licenza per due o più marchi dell’Unione europea, purché il titolare registrato e il licenziatario siano gli stessi e i contratti contengano le stesse condizioni, limitazioni e clausole in ciascun caso (cfr. il punto 2.5 che segue).

Può essere presentata un’unica domanda di registrazione di un diritto reale o di un’esecuzione forzata per due o più marchi dell’Unione europea registrati, purché il titolare registrato e il beneficiario siano gli stessi in ciascun caso.

2.2 Lingue

Articolo 146, paragrafo 6, lettera a), RMUE Articolo 80, lettera a), REDC

La domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un’esecuzione forzata o una procedura d’insolvenza relativi a una domanda di MUE deve essere redatta nella prima o nella seconda lingua della domanda di MUE.

Articolo 146, paragrafo 6, lettera b), RMUE Articolo 80, lettera c), REDC

La domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un’esecuzione forzata o una procedura d’insolvenza relativi a un MUE deve essere depositata in una delle cinque lingue dell’Ufficio, segnatamente spagnolo, tedesco, inglese, francese o italiano.

Tuttavia, quando la domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un’esecuzione forzata o una procedura d’insolvenza si presenta con il modulo fornito dall’Ufficio conformemente all’articolo 65, paragrafo 1, lettera f), RDMUE, e all’articolo 68, REDC, è possibile usare il modulo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea, ma è necessario compilarlo in una delle lingue dell’Ufficio per quanto riguarda gli elementi di testo.

2.3 Tasse

Articolo 26, paragrafo 2 e allegato I, parte A, paragrafi 26 e 27, RMUE Articolo 23, paragrafo 3 e articolo 24, paragrafo 1, REDC

Allegato, paragrafo 18, RTDC

La domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale o un’esecuzione forzata si considera depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa, pari a 200 EUR per ciascun marchio dell’Unione europea per il quale si richiede la registrazione.

Tuttavia, qualora in un’unica domanda si chiedano più registrazioni di licenze, diritti reali o esecuzioni forzate e il titolare registrato e il licenziatario (come pure le

condizioni contrattuali), il creditore pignoratizio o il beneficiario siano gli stessi in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di 1 000 EUR.

Lo stesso importo massimo si applica qualora vengano richieste più registrazioni di licenze, diritti reali o esecuzioni forzate nello stesso momento, purché siano state depositate in un’unica domanda e il titolare registrato, il licenziatario, il creditore pignoratizio o il beneficiario siano gli stessi in tutti i casi. Per la registrazione di licenze o diritti reali, anche le condizioni contrattuali devono essere le stesse. Ad esempio, una licenza esclusiva e una licenza non esclusiva non possono essere depositate in un’unica domanda, anche se riguardano le medesime parti.

Una volta versata, la tassa corrispondente non sarà rimborsata se la domanda di registrazione viene respinta o ritirata.

Nel caso di un’esecuzione forzata, se il richiedente la registrazione (cfr. il punto 2.4.1 che segue) è un tribunale o un’altra autorità, non sono dovute tasse e si applica la cooperazione amministrativa.

Non è previsto il pagamento di una tassa per la registrazione di procedure d’insolvenza o procedure analoghe.

2.4 Parti nella procedura

2.4.1 Richiedenti

Articolo 22, paragrafo 2, articolo 25, paragrafo 5, e articolo 117, paragrafo 1, RMUE

Articolo 29, paragrafo 2 e articolo 32, paragrafo 5, RDC

La domanda di registrazione di una licenza o di un diritto reale può essere richiesta presso l’Ufficio:

a) dal titolare/dai titolari del MUE; o

b) dal titolare/dai titolari del MUE congiuntamente al licenziatario/ai licenziatari oppure al creditore pignoratizio/ai creditori pignoratizi; o

c) dal licenziatario/dai licenziatari oppure dal creditore pignoratizio/dai creditori pignoratizi; o

d) da un tribunale o un’autorità.

Articolo 23, paragrafo 3, e articolo 23, paragrafo 3, RMUE

Articolo 30, paragrafo 3 e articolo 31, paragrafo 3, RDC

La domanda di registrazione di un’esecuzione forzata o di una procedura d’insolvenza può essere richiesta:

a) dal titolare/dai titolari del MUE;

b) dal beneficiario dell’atto di esecuzione forzata/dal curatore nella procedura d’insolvenza;

c) da un tribunale o altra autorità.

Le condizioni formali che la domanda deve soddisfare dipendono da chi la deposita.

2.4.2 Indicazioni obbligatorie riguardanti il marchio dell’Unione europea e il licenziatario, il creditore pignoratizio, il beneficiario o il curatore

Articolo 24, paragrafo 2, e articolo 26, paragrafo 1, RMUE Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) ed e), REMUE

Articolo 13, RDMUE

Articolo 31, RDC

Articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), articolo 23 e 24, REDC

La domanda di registrazione di una licenza, un diritto reale, un’esecuzione forzata o una procedura d’insolvenza deve contenere le seguenti informazioni:

a) Il numero di registrazione del marchio dell’Unione europea interessato. Se la domanda si riferisce a più marchi dell’Unione europea, occorre indicare ciascun numero di registrazione.

Inoltre, per le procedure d’insolvenza, l’Ufficio registra la procedura d’insolvenza nei confronti di tutti i MUE/DMC collegati al numero di identificazione del titolare presso l’Ufficio.

Se il titolare è comproprietario di un MUE o di un DMC, la procedura d’insolvenza si applica alla sua quota di comproprietà.

b) Il nome, l’indirizzo e la nazionalità del licenziatario, del creditore pignoratizio, del beneficiario o del curatore nonché lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. Tuttavia, se l’Ufficio ha già attribuito un numero identificativo, basta che tale numero sia indicato assieme al nome.

c) Se il licenziatario, il creditore pignoratizio o il curatore designa un rappresentante, occorre indicarne il nome e il numero di identificazione (ID) attribuito dall’Ufficio. Se il rappresentante non ha ancora ricevuto un numero di identificazione, occorre indicarne l’indirizzo professionale.

2.4.3 Firma

Articolo 63, paragrafo 1, lettera a), RDMUE Articolo 67, paragrafo 4, REDC

I requisiti riguardanti la firma, la prova e la rappresentanza variano a seconda della persona che deposita la domanda. Dove si fa riferimento al requisito della firma, nelle comunicazioni tramite mezzi elettronici l’indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.

Si applicano le norme generali sulla firma (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini).

2.4.4 Rappresentanza

Articolo 119, paragrafo 2, e articolo 120, paragrafo 1, RMUE

Articolo 77, paragrafo 2 e articolo 78, paragrafo 1, RDC

Si applicano le norme generali sulla rappresentanza (cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale).

2.4.5 Prova

Per le disposizioni particolari e i requisiti specifici riguardanti la prova si fa riferimento ai punti in appresso, che contengono informazioni specifiche a seconda del tipo di diritto in fase di registrazione (punto 4.1 per le licenze, punto 5.1 per i diritti reali, punto 6.1 per le esecuzioni forzate e punto 7.1 per le procedure d’insolvenza).

2.4.6 Traduzione della prova

Articolo 146, paragrafo 6, RMUE

Articolo 24, REMUE

Articolo 80 e articolo 81, paragrafo 2, REDC

La prova deve essere:

a) nella lingua dell’Ufficio divenuta lingua procedurale per la registrazione della licenza, del diritto reale, dell’esecuzione forzata o della procedura d’insolvenza, cfr. il punto 2.2, che precede; o

b) in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE diversa dalla lingua procedurale. In questo caso l’Ufficio può esigere che entro un termine da esso indicato venga presentata una traduzione del documento in una delle lingue dell’Ufficio: l’Ufficio stabilirà un termine per la presentazione della traduzione e, se la traduzione non viene presentata entro tale termine, il documento non sarà preso in considerazione e non s’intenderà presentato.

2.5 Esame della domanda di registrazione

2.5.1 Tasse

Articolo 26, paragrafo 2, RMUE

Articolo 23, paragrafo 3 e articolo 24, paragrafo 1, REDC

In caso di mancato ricevimento della tassa richiesta, l’Ufficio comunica al richiedente (a meno che il richiedente sia un tribunale o un’autorità, nel qual caso non sono previste tasse, cfr. il punto 2.3 che precede) che la domanda non s’intende depositata perché non è stata pagata la relativa tassa. È comunque possibile presentare una nuova domanda in qualsiasi momento, purché sia stato versato fin dall’inizio l’importo esatto della tassa.

Non è previsto il pagamento di alcuna tassa per la registrazione di procedure d’insolvenza o procedure analoghe.

2.5.2 Esame delle formalità obbligatorie

Articolo 24, paragrafo 1, RMUE

Articolo 31, paragrafo 1, RDC

Per le procedure d’insolvenza, l’Ufficio verifica che non vi siano altre iscrizioni pendenti e che non siano già state registrate altre procedure d’insolvenza per il titolare interessato.

Articolo 26, paragrafo 4, RMUE

Articolo 24, paragrafo 3, REDC

L’Ufficio verifica se la domanda di registrazione è conforme ai requisiti formali menzionati al punto 2.4 che precede e ai requisiti specifici sotto riportati, a seconda del tipo di diritto in fase di registrazione (cfr. il punto 4.1 per le licenze, il punto 5.1 per i diritti reali, il punto 6.1 per le esecuzioni forzate e il punto 7.1 per le procedure d’insolvenza).

Articolo 26 e articolo 120, paragrafo 1, RMUE

Articolo 78, paragrafo 1, RDC

Articolo 24, REDC

L’Ufficio verifica se la domanda di registrazione della licenza, del diritto reale, dell’esecuzione forzata o della procedura d’insolvenza è stata debitamente firmata. Ove la domanda sia firmata dal rappresentante del licenziatario, del creditore pignoratizio, del beneficiario o del curatore può essere richiesta un’autorizzazione da parte dell’Ufficio o, nell’ambito di procedimenti inter partes, dall’altra parte nel procedimento. In tal caso, se non viene presentata un’autorizzazione il procedimento prosegue come se non fosse stato nominato alcun rappresentante.

Ove la domanda di registrazione della licenza, del diritto reale, della procedura d’insolvenza o dell’esecuzione forzata sia firmata dal rappresentante del titolare già designato come rappresentante per il marchio dell’Unione europea in questione, le condizioni relative alla firma e alle autorizzazioni sono soddisfatte.

Articolo 26, paragrafo 4, RMUE

Articolo 24, paragrafo 3, REDC

L’Ufficio informa per iscritto il richiedente in merito a eventuali irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato in tale comunicazione, che di norma è fissato in due mesi dalla data di notificazione, l’Ufficio respinge la domanda di registrazione del diritto. La parte interessata può depositare un ricorso avverso questa decisione.

Per ulteriori requisiti sulle formalità specifiche riguardanti solo le licenze e i diritti reali, si prega di consultare le disposizioni particolari in appresso (cfr. i punti 4.3 e 4.4 per le licenze e il punto 5.2 per i diritti reali).

3 Procedura di cancellazione o modifica della registrazione

Articolo 29, paragrafo 1, e articolo 117, paragrafo 1, RMUE

Articolo 26, paragrafo 1, REDC

La registrazione di una licenza, un diritto reale, un’esecuzione forzata o una procedura d’insolvenza viene cancellata o modificata su richiesta di una delle parti interessate, vale a dire il richiedente, il titolare del marchio dell’Unione europea o il licenziatario registrato, il creditore pignoratizio, il beneficiario o il curatore, o l’autorità nazionale o il tribunale competente.

La registrazione di una licenza o di un diritto reale può essere inoltre trasferita (cfr. il punto 4.6 per le licenze e il punto 5.4 per i diritti reali). La domanda dovrebbe indicare chiaramente se si tratta di una richiesta di modifica o di trasferimento.

l’Ufficio respinge la cancellazione, il trasferimento e/o la modifica di una licenza, una sublicenza o un diritto reale se la licenza o il diritto reale principale non sono stati iscritti nel registro dei MUE.

3.1 Competenza, lingue, presentazione della domanda

Articolo 29, paragrafi 3 e 6 e articolo 162, RMUE

Articolo 104, RDC

Articolo 26, paragrafi 3, 6, 7, REDC

Si applicano i punti 2.1 e 2.2 che precedono.

Si raccomanda vivamente di presentare la domanda di cancellazione o modifica di una licenza, un diritto reale, un’esecuzione forzata o una procedura d’insolvenza utilizzando i moduli ufficiali disponibili sul sito web dell’Ufficio. Le parti del procedimento possono anche utilizzare il modulo internazionale dell’OMPI n. 1, richiesta di modifica/cancellazione di una licenza, (che figura nell’allegato alla raccomandazione congiunta concernente le licenze di marchi, adottata dall’Assemblea dell’Unione di Parigi e dall’Assemblea generale dell’OMPI, riunioni del 25 settembre – 3 ottobre 2000) scaricabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx/000/xxx000.xxx, o un modello di analogo contenuto e formato.

3.2 Depositario di una richiesta di cancellazione o modifica

Articolo 29, paragrafi 1 e 6, e articolo 117, paragrafo 1, RMUE

Articolo 26, paragrafi 1, 4 e 6, REDC

La domanda di cancellazione o modifica della registrazione può essere depositata dalle stesse parti che possono depositare le domande di registrazione (cfr. il punto 2.4.1 che precede).

3.2.1 Licenze

3.2.1.1 Cancellazione di una licenza

Se il titolare del MUE e il licenziatario presentano una domanda congiunta, o se la domanda è presentata dal solo licenziatario, non è necessaria la prova della cancellazione della licenza perché la domanda stessa implica una dichiarazione del licenziatario con cui questi acconsente alla cancellazione della registrazione della licenza. Quando è presentata soltanto dal titolare del MUE, la domanda deve essere corredata dalla prova dell’avvenuta estinzione della licenza registrata oppure da una dichiarazione del licenziatario con cui esso acconsenta alla cancellazione.

Quando la domanda di cancellazione è presentata soltanto dal licenziatario registrato, il titolare del marchio dell’Unione europea non viene informato della domanda.

Se il titolare del marchio dell’Unione europea accusa il licenziatario di frode, dovrà produrre una decisione finale dell’autorità competente. Non spetta all’Ufficio effettuare indagini in merito.

Quando è stata richiesta contemporaneamente la registrazione di più licenze, è possibile cancellare singolarmente ciascuna registrazione.

L’iscrizione nel registro di licenze limitate nel tempo, vale a dire licenze temporanee, non scade automaticamente e deve invece essere cancellata dal registro.

3.2.1.2 Modifica di una licenza

Se il titolare del MUE e il licenziatario presentano una domanda congiunta, non occorrono ulteriori prove per la modifica della licenza.

Se la domanda è presentata dal titolare del marchio dell’Unione europea, la prova della modifica della licenza è necessaria soltanto se la modifica, di cui si chiede l’annotazione nel registro dei MUE, è di natura tale da ridurre i diritti del licenziatario registrato. Ciò si verifica, ad esempio, se cambia il nome del licenziatario, se una licenza esclusiva diventa non esclusiva o se la licenza diventa territorialmente limitata, temporanea o limitata a determinati prodotti o servizi.

Se la domanda è presentata dal licenziatario registrato, la prova della modifica della licenza è necessaria soltanto se la modifica, di cui si chiede l’annotazione nel registro dei MUE, è di natura tale da estendere i diritti del licenziatario registrato. Ciò si verifica, ad esempio, se una licenza non esclusiva diventa esclusiva o se una delle limitazioni apportate alla licenza quanto al territorio, alla portata, alla durata o ai prodotti o servizi viene cancellata del tutto o in parte.

Se è necessaria una prova della modifica della licenza, è sufficiente la presentazione di uno qualsiasi dei documenti menzionati al punto 4.1.4 che segue, fermo restando che:

• l’accordo scritto deve essere firmato dall’altra parte contraente e deve riferirsi alla registrazione della modifica della licenza come richiesto;

• la domanda di modifica o di cancellazione di una licenza deve indicare la licenza nella sua forma modificata;

• la copia o l’estratto del contratto di licenza deve indicare la licenza nella sua forma modificata.

3.2.2 Diritti reali

3.2.2.1 Cancellazione della registrazione di un diritto reale

Se il titolare del MUE e il creditore pignoratizio presentano una domanda congiunta, o se la domanda è presentata dal solo creditore pignoratizio, non è richiesta la prova della cancellazione della registrazione del diritto reale, poiché la domanda stessa implica una dichiarazione con cui il creditore pignoratizio acconsente alla cancellazione della registrazione del diritto reale. Quando è presentata dal titolare del MUE, la domanda di cancellazione deve essere accompagnata dalla prova dell’avvenuta estinzione del diritto reale registrato, o da una dichiarazione con cui il creditore pignoratizio acconsente alla cancellazione.

Quando il creditore pignoratizio registrato presenta autonomamente la domanda di cancellazione, il titolare del MUE non ne viene informato.

Quando è stata richiesta contemporaneamente la registrazione di più diritti reali, è possibile cancellare singolarmente ciascuna registrazione.

3.2.2.2 Modifica della registrazione di un diritto reale

Se il titolare del MUE e il creditore pignoratizio presentano una domanda congiunta, non occorrono ulteriori prove per la modifica della registrazione del diritto reale.

Se la domanda è presentata dal titolare del MUE o dal creditore pignoratizio registrato, è richiesta la prova della modifica della registrazione del diritto reale.

Se occorre una prova della modifica della registrazione del diritto reale, è sufficiente che siano presentati i documenti di cui al punto 5.1.4 che segue, fermi restando i seguenti requisiti.

• L’accordo scritto deve essere firmato dall’altra parte contraente e deve riferirsi alla registrazione della modifica del diritto reale come richiesto.

• La domanda di modifica o cancellazione della registrazione di un diritto reale deve indicare il diritto reale nella sua forma modificata.

• La copia o l’estratto del contratto relativo al diritto reale deve indicare il diritto reale nella sua forma modificata.

3.2.3 Esecuzioni forzate

3.2.3.1 Cancellazione della registrazione di un’esecuzione forzata

La domanda di cancellazione della registrazione di un’esecuzione forzata deve essere accompagnata dalla prova dell’avvenuta estinzione dell’atto di esecuzione forzata registrato. La prova comprende la decisione finale dell’autorità competente.

3.2.3.2 Modifica della registrazione di un’esecuzione forzata

Un provvedimento di esecuzione forzata può essere modificato dietro presentazione della relativa decisione finale dell’autorità competente recante la modifica in questione.

3.2.4 Procedure d’insolvenza

3.2.4.1 Cancellazione della registrazione di un’insolvenza

La domanda di cancellazione della registrazione di una procedura d’insolvenza deve essere accompagnata dalla prova dell’avvenuta eliminazione dell’insolvenza registrata. La prova comprende la decisione finale dell’autorità competente.

3.2.4.2 Modifica della registrazione di un’insolvenza

La registrazione di procedure d’insolvenza può essere modificata dietro presentazione della corrispondente decisione finale dell’autorità competente recante tale modifica.

3.3 Contenuto della richiesta

Articolo 29, paragrafo 1, RMUE

Articolo 12, REMUE

Articoli 19 e 26, REDC

Si applica il punto 2.4 che precede, tranne per il fatto che i dati concernenti il licenziatario, il creditore pignoratizio, il beneficiario o il curatore non devono essere indicati, salvo nel caso di una modifica del nome del licenziatario registrato, del creditore pignoratizio, del beneficiario o del curatore.

Se viene richiesta una modifica della portata di una licenza, ad esempio se una licenza diventa temporanea o se si modifica l’area geografica di una licenza, si applica il punto 4.2 che segue.

3.4 Tasse

3.4.1 Cancellazione

Articolo 29, paragrafo 3 e allegato I, parte X, xxxxxxxxx 00, XXXX Articolo 26, paragrafo 3, REDC

Allegato, paragrafo 19, RTDC

Qualsiasi richiesta di cancellazione di licenze, diritti reali ed esecuzioni forzate è considerata non effettuata fino a quando non viene versata la tassa che è pari a 200 EUR per ciascun MUE per il quale è chiesta la cancellazione.

Tuttavia, se varie richieste di cancellazione di licenze, diritti reali ed esecuzioni forzate sono presentate in un’unica domanda o nello stesso momento e il rispettivo titolare registrato e il licenziatario (compresi i termini contrattuali), il creditore pignoratizio o il

beneficiario sono gli stessi in tutti i casi, la tassa di cancellazione è limitata a un importo massimo pari a 1 000 EUR.

Quanto indicato si applica indipendentemente dalla modalità con cui sono state depositate le domande iniziali relative alla registrazione di tali licenze, diritti reali o esecuzioni forzate. Ciò significa che se le domande iniziali di registrazione dei diritti in questione sono distribuite nel tempo e non potevano pertanto beneficiare dell’importo massimo pari a 1 000 EUR, possono ancora beneficiare di tale tassa massima se la loro cancellazione è chiesta nella stessa domanda di cancellazione.

Le richieste di cancellazione della registrazione di procedure d’insolvenza non sono soggette a tasse.

3.4.2 Modifica

Articolo 29, paragrafo 3, RMUE

Articolo 26, paragrafo 6, REDC

La modifica della registrazione di una licenza, un diritto reale, un’esecuzione forzata o una procedura d’insolvenza non è soggetta a tasse.

3.5 Esame delle richieste di cancellazione o modifica

3.5.1 Tasse

Articolo 29, paragrafo 3, RMUE

Articolo 26, paragrafo 3, REDC

Qualora non sia stata versata la tassa dovuta per la domanda di cancellazione di una licenza, un diritto reale o un’esecuzione forzata l’Ufficio comunica al richiedente la cancellazione che la domanda non s’intende depositata.

In base a quanto sopra indicato, le richieste di cancellazione della registrazione di

procedure d’insolvenza non sono soggette a tasse.

3.5.2 Esame da parte dell’Ufficio

Articolo 29, paragrafi 2 e 4, RMUE

Articolo 26, paragrafi 2 e 4, REDC

Per quanto riguarda gli elementi obbligatori della domanda, si applica mutatis mutandis il punto 2.5.2 che precede, anche rispetto alla prova, nella misura in cui tale prova sia richiesta. Inoltre, i requisiti delle formalità specifiche si applicano alle licenze (cfr. il punto 4.3 che segue), ai diritti reali (cfr. il punto 5.2 che segue), alle esecuzioni forzate (cfr. punto 6.1 che segue) e alle procedure d’insolvenza (cfr. il punto 7.1 che segue).

L’Ufficio notifica al richiedente la cancellazione o la modifica eventuali irregolarità, fissando un termine di due mesi. Se le irregolarità non vengono sanate, l’Ufficio respinge la domanda di cancellazione o di modifica.

Articolo 29, paragrafi 1, 2, 4 e 5, articolo 111, paragrafo 6, e articolo 117, paragrafo 1, RMUE

Articolo 26, paragrafo 6 e articolo 69, paragrafo 6, REDC

Si applica il punto 4.4 che segue nella misura in cui la modifica della licenza ne dovesse mutare la natura o la limitazione a una parte dei prodotti e servizi coperti dal marchio dell’Unione europea.

La registrazione della cancellazione o modifica di una licenza, un diritto reale, un’esecuzione forzata o una procedura d’insolvenza viene comunicata a tutte le parti interessate.

3.6 Registrazione e pubblicazione

Articolo 111, paragrafo 3, lettera s), e articolo 116, paragrafo 1, lettera a), RMUE Articolo 69, paragrafo 3, lettera t), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

La creazione, la cancellazione o la modifica sono iscritte nel registro dei MUE e pubblicate sul bollettino dei MUE.

4 Licenza — Disposizioni particolari

4.1 Requisiti riguardanti la prova

Articolo 19 e articolo 26, paragrafo 1, RMUE

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e articolo 13, paragrafo 3, lettera a), REMUE Articolo 27, RDC

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), articolo 23, paragrafo 4 e articolo 24, paragrafo 1, REDC

4.1.1 Domanda presentata unicamente dal titolare del MUE

Quando la domanda di registrazione di una licenza viene presentata unicamente dal titolare del marchio dell’Unione europea, deve essere firmata dal titolare del marchio. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

Non è necessaria alcuna prova della licenza.

L’Ufficio informa il licenziatario nel momento in cui la licenza è registrata nel registro dei MUE.

Il licenziatario potrà presentare presso l’Ufficio una dichiarazione con cui si oppone alla registrazione della licenza. L’Ufficio non intraprende ulteriori iniziative in merito a tale dichiarazione e registra la licenza. In seguito alla registrazione della licenza, un licenziatario che non approvi tale registrazione può richiedere la cancellazione o la modifica della licenza (cfr. il punto 3 che precede).

L’Ufficio non tiene conto dell’eventualità che le parti, pur avendo stipulato un contratto di licenza, abbiano o meno pattuito di registrarlo presso l’Ufficio. Qualsiasi controversia riguardante la licenza deve essere risolta tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale pertinente (articolo 19, RMUE).

4.1.2 Domanda presentata congiuntamente dal titolare del MUE e dal licenziatario

Quando la domanda di registrazione di una licenza è presentata congiuntamente dal titolare del marchio dell’Unione europea e dal licenziatario, deve essere firmata sia dal titolare del MUE sia dal licenziatario. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

In questo caso, la firma di entrambe le parti costituisce prova della licenza.

Qualora si riscontri un’irregolarità formale riguardante la firma del licenziatario o il rappresentante, la domanda s’intende comunque accettata nella misura in cui sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo titolare del MUE.

Lo stesso vale nel caso di un’irregolarità riguardante la firma o il rappresentante del titolare del marchio dell’Unione europea, ma nella misura in cui la domanda sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo licenziatario.

4.1.3 Domanda presentata unicamente dal licenziatario

La domanda di registrazione di una licenza può essere presentata anche dal solo licenziatario. In questo caso, deve essere firmata dal licenziatario che deve anche presentare una prova della licenza.

4.1.4 Prova della licenza

Si considera prova sufficiente della licenza il fatto che la domanda di registrazione della licenza sia accompagnata da uno dei seguenti documenti:

• una dichiarazione, firmata dal titolare del marchio dell’Unione europea o dal suo rappresentante, in cui si acconsente alla registrazione della licenza.

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), REMUE, si considera prova sufficiente anche il fatto che la domanda di registrazione della licenza sia firmata da entrambe le parti. Questo caso è già indicato al punto 4.1.2 che precede.

• Il contratto di licenza, o un estratto del medesimo, che indichi le parti e il marchio dell’Unione europea oggetto della licenza e rechi le rispettive firme.

In molti casi, le parti contraenti non desiderano divulgare tutti i dettagli del contratto, che può contenere informazioni riservate sui diritti di licenza e su termini e condizioni della licenza. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto del contratto, purché identifichi le parti contraenti, specifichi che il MUE in questione è oggetto di una licenza e rechi le firme di entrambe le parti. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.

• Una dichiarazione non certificata di licenza, redatta usando il modulo internazionale n. 1 dell’OMPI per la richiesta di registrazione di una licenza. Il modulo deve essere firmato sia dal titolare del marchio dell’Unione europea o dal suo rappresentante sia dal licenziatario o dal suo rappresentante. È reperibile all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx/000/xxx000.xxx

Non occorre che i documenti siano forniti in originale. I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti delle semplici fotocopie. Non è necessario autenticare o legalizzare i documenti originali o le fotocopie, salvo che l’Ufficio nutra ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti.

4.2 Contenuto facoltativo della domanda

Articolo 25, paragrafo 1 e articolo 26, paragrafo 3, RMUE

Articolo 32, paragrafo 1, RDC

Articolo 25, REDC

In funzione del tipo di licenza, la domanda di registrazione della licenza può contenere, oltre alla richiesta di registrazione, anche altre indicazioni, in particolare quelle riportate ai punti da a) ad e) dell’elenco che segue. Tali indicazioni possono essere inserite singolarmente o in qualsiasi combinazione, per una licenza (ad esempio una licenza esclusiva limitata nel tempo) o per più licenze (ad esempio una licenza esclusiva per A in relazione allo Stato membro X e un’altra per B in relazione allo Stato membro Y). Sono inserite nel registro dei MUE dall’Ufficio soltanto se nella domanda di registrazione della licenza stessa se ne richieda espressamente la registrazione. In mancanza di tale richiesta esplicita, l’Ufficio non registra le indicazioni contenute nel contratto di licenza se tali indicazioni sono presentate, ad esempio, come prova della licenza.

Tuttavia, se è richiesta l’iscrizione nel registro di una o più di queste indicazioni, devono essere specificati i seguenti elementi.

a) Se una domanda di registrazione di una licenza è limitata a determinati prodotti o servizi, devono essere indicati i prodotti o servizi per i quali è concessa la licenza.

b) Se una domanda riguarda la registrazione di una licenza territorialmente limitata, nella domanda deve essere indicata la parte dell’UE per la quale è concessa la licenza. Una parte dell’UE può consistere in uno o più Stati membri o in una o più ripartizioni amministrative interne di uno Stato membro.

c) Se viene chiesta la registrazione di una licenza esclusiva, nella domanda di registrazione deve essere fornita una dichiarazione in tal senso.

d) Se viene chiesta la registrazione di una licenza concessa per un periodo di tempo limitato, deve essere specificata la data di scadenza della licenza. Inoltre, è possibile indicare la data d’inizio della licenza.

e) Quando la licenza è concessa da un licenziatario la cui licenza sia già iscritta nel registro dei MUE, la domanda di registrazione può specificare che si tratta di una sublicenza. Le sublicenze non possono essere registrate se prima non è stata registrata la licenza madre.

4.3 Esame delle formalità specifiche (licenze)

Articolo 26, paragrafo 4, RMUE

Articolo 24, paragrafo 3, REDC

Se la domanda di registrazione di una licenza è stata presentata congiuntamente dal titolare del marchio dell’Unione europea e dal licenziatario, l’Ufficio invia la comunicazione al titolare trasmettendone copia al licenziatario.

Se anche il licenziatario ha presentato e firmato la domanda, non gli sarà consentito di contestare l’esistenza o la portata della licenza.

Nei casi in cui la domanda di registrazione della licenza è depositata unicamente dal titolare del marchio dell’Unione europea, l’Ufficio non informa il licenziatario.

L’Ufficio informerà per iscritto il richiedente in merito a qualsiasi irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato in tale comunicazione, che di norma è fissato in due mesi dalla data di notificazione, l’Ufficio respinge la domanda. La parte in questione può presentare un ricorso contro tale decisione.

4.4 Esame degli elementi facoltativi (licenze)

Articolo 26, RMUE

Articolo 25, REDC

Se una domanda di registrazione di una licenza specifica che la licenza va registrata come:

• licenza esclusiva,

• licenza temporanea,

• licenza territorialmente limitata,

• licenza limitata a determinati prodotti o servizi, o

• sublicenza,

l’Ufficio verifica che siano indicate le informazioni menzionate ai punti 2.4 e 4.1 che precedono.

Per quanto riguarda l’indicazione «licenza esclusiva», l’Ufficio accetta unicamente tale espressione disattendendo le altre formulazioni. Se non viene indicato espressamente

«licenza esclusiva», l’Ufficio considera la licenza come non esclusiva.

Se la domanda di registrazione indica che si tratta di una licenza limitata a determinati prodotti o servizi coperti dal marchio dell’Unione europea, l’Ufficio verifica se i prodotti e servizi siano correttamente raggruppati e siano effettivamente coperti dal marchio dell’Unione europea.

Per quanto riguarda la sublicenza, l’Ufficio verifica se sia stata concessa da un licenziatario la cui licenza sia già iscritta nel registro dei MUE. L’Ufficio respinge la

registrazione di una sublicenza quando la licenza principale non sia stata iscritta nel registro dei MUE. Tuttavia, l’Ufficio non verifica la validità della domanda di registrazione di una sublicenza come licenza esclusiva quando la licenza principale non è una licenza esclusiva né verifica se il contratto di licenza principale esclude la concessione di sublicenze.

È compito del richiedente la registrazione di una licenza prestare attenzione a non stipulare e registrare contratti incompatibili e a cancellare o modificare iscrizioni nel registro che non siano più valide. Ad esempio, se una licenza esclusiva è stata registrata senza limitazioni per quanto riguarda i prodotti e il territorio ed è chiesta la registrazione di un’altra licenza esclusiva, l’Ufficio registra la seconda licenza, anche se entrambe le licenze sembrano incompatibili a prima vista.

Le parti, inoltre, sono invitate ad aggiornare regolarmente e prontamente tutte le informazioni iscritte nel registro dei MUE attraverso la cancellazione o la modifica delle licenze esistenti (cfr. il punto 3 che precede).

Articolo 25, paragrafo 1, e articolo 26, paragrafi 3 e 4, RMUE

Articolo 32, paragrafo 1, RDC

Articolo 24, paragrafo 3 e articolo 25, REDC

Se mancano le indicazioni menzionate nel punto 4.2 che precede, l’Ufficio invita il richiedente la registrazione a presentare le informazioni supplementari. Se il richiedente non risponde a tale comunicazione, l’Ufficio non tiene conto delle suddette indicazioni e registra la licenza senza menzionarle. Il richiedente ne viene informato e può presentare un ricorso contro tale decisione.

4.5 Procedura di registrazione e pubblicazioni (licenze)

Articolo 22, paragrafo 5, articolo 111, paragrafo 3, lettera j), e articolo 116, paragrafo 1, lettera a), RMUE

Articolo 32, paragrafo 5, RDC

Articolo 69, paragrafo 3, lettera t), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

L’Ufficio iscrive la licenza nel registro dei MUE e la pubblica nel bollettino dei MUE. Se del caso, l’iscrizione nel registro dei MUE indica unicamente che la licenza è:

• una licenza esclusiva,

• una licenza temporanea,

• una licenza territorialmente limitata,

• una sublicenza, o

• una licenza limitata a determinati prodotti o servizi coperti dal MUE. Nella pubblicazione non sono indicati:

• il periodo di validità di una licenza temporanea,

• il territorio coperto da una licenza territorialmente limitata,

• i prodotti e servizi coperti da una licenza parziale.

Articolo 111, paragrafo 6, RMUE

Articolo 69, paragrafo 5, REDC

L’Ufficio notifica la registrazione in questione al soggetto che ha chiesto la registrazione della licenza.

Nel caso in cui la domanda di registrazione della licenza sia stata depositata dal licenziatario, l’Ufficio informerà della registrazione della licenza anche il titolare del marchio dell’Unione europea.

4.6 Trasferimento di una licenza

4.6.1 Disposizione per il trasferimento di una licenza

Una licenza riguardante un marchio dell’Unione europea può essere trasferita. Il trasferimento di una licenza è diverso dal trasferimento di una sublicenza in quanto, nel primo caso, l’ex licenziatario perde tutti i diritti conferiti dalla licenza ed è sostituito da un nuovo licenziatario, mentre nel caso di un trasferimento di una sublicenza, la licenza principale rimane in vigore. Parimenti, il trasferimento di una licenza è diverso da una modifica del nome del titolare in quanto non implica nessuna modifica della titolarità (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti).

4.6.2 Norme applicabili

Articolo 26, paragrafi 1 e 5 e allegato I, parte A, paragrafo 26, lettera b), RMUE Articolo 24, paragrafi 1 e 3, REDC

Allegato, paragrafo 18, lettera b), RTDC

La procedura per la registrazione del trasferimento di una licenza segue le stesse norme applicabili per la domanda di registrazione di una licenza.

Il trasferimento di una licenza è soggetto al pagamento di una tassa. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni menzionate al punto 2.3 che precede.

Se, in conformità delle regole summenzionate, è necessaria una dichiarazione o la firma del titolare del marchio dell’Unione europea, quest’ultima deve essere sostituita da una dichiarazione o dalla firma del licenziatario registrato (ex licenziatario).

5 Diritti reali — Disposizioni particolari

5.1 Requisiti riguardanti la prova

Articolo 19, e articolo 26, paragrafo 1, RMUE

Articolo 2, paragrafo 1 lettera b), e articolo 13, paragrafo 3, lettera a), REMUE Articolo 27, RDC

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), articolo 23, paragrafo 4 e articolo 24, paragrafo 1, REDC

5.1.1 Domanda presentata dal solo titolare del MUE

Quando una domanda di registrazione di un diritto reale è presentata dal solo titolare del MUE, deve essere firmata dal titolare del MUE. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

La firma del titolare del MUE costituisce la prova del diritto reale; di conseguenza, non sono necessarie ulteriori prove del diritto reale.

L’Ufficio informa il creditore pignoratizio nel momento in cui il diritto reale è registrato nel registro dei MUE.

Se il creditore pignoratizio deposita presso l’Ufficio una dichiarazione con la quale si oppone alla registrazione del diritto reale, l’Ufficio la trasmette al titolare del MUE a puro scopo informativo e non prende ulteriori iniziative in merito a tale dichiarazione. Successivamente alla registrazione del diritto reale, un creditore pignoratizio che non approvi tale registrazione può richiederne la cancellazione o la modifica (cfr. il punto 3 che precede).

L’Ufficio non considera se le parti abbiano concordato o meno di registrare un diritto reale. Eventuali controversie riguardanti il diritto reale sono questioni che devono essere risolte tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale pertinente (articolo 19, RMUE).

5.1.2 Domanda presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio

Se presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio, la domanda di registrazione di un diritto reale deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune.

In questo caso, la firma delle due parti costituisce prova del diritto reale.

Nel caso di un’irregolarità formale concernente la firma o il rappresentante del creditore xxxxxxxxxxxx, la domanda s’intende comunque accettata nella misura in cui sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo titolare del MUE.

Lo stesso vale nel caso di un’irregolarità concernente la firma o il rappresentante del titolare del MUE, ma nella misura in cui la domanda sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo creditore pignoratizio.

5.1.3 Domanda presentata dal solo creditore pignoratizio

La domanda può essere presentata anche dal solo creditore pignoratizio. In questo caso, deve essere firmata dal creditore pignoratizio.

Inoltre, occorre presentare una prova del diritto reale.

5.1.4 Prova del diritto reale

Costituisce prova sufficiente del diritto reale il fatto che la domanda di registrazione del diritto reale sia accompagnata da uno dei seguenti documenti.

• Una dichiarazione, firmata dal titolare del MUE, del suo assenso alla registrazione del diritto reale.

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), REMUE, costituisce prova sufficiente anche il fatto che la domanda di registrazione del diritto reale sia firmata da entrambe le parti. Questo caso è già indicato al punto 5.1.2 che precede.

• Il contratto relativo al diritto reale, ovvero un estratto dello stesso, che indichi il MUE in questione, le parti e recante le relative firme.

È sufficiente presentare il contratto relativo al diritto reale. In molti casi, le parti contraenti non desiderano divulgare tutti i dettagli del contratto, che può contenere informazioni riservate su termini e condizioni del pegno. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto del contratto, purché identifichi le parti contraenti e il MUE oggetto del diritto reale e rechi le firme di entrambe le parti. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.

• Una dichiarazione non certificata di un diritto reale firmata da titolare del MUE e creditore pignoratizio.

5.2 Esame dei requisiti per le formalità specifiche (diritti reali)

Articolo 26, paragrafo 4, RMUE

Articolo 24, paragrafo 3, REDC

Se la domanda di registrazione di un diritto reale è stata presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio, l’Ufficio invia la comunicazione al titolare del MUE, trasmettendone copia al creditore pignoratizio.

Se anche il creditore pignoratizio ha presentato e firmato la domanda, non gli sarà consentito di contestare l’esistenza o la portata del diritto reale. Se la domanda di

registrazione del diritto reale è presentata dal solo titolare del MUE, l’Ufficio non ne informa il creditore pignoratizio.

Se il titolare del marchio dell’Unione europea accusa di frode il creditore pignoratizio, dovrà produrre come prova una decisione finale dell’autorità competente in materia. Non spetta all’Ufficio effettuare indagini in merito.

L’Ufficio informerà per iscritto il richiedente in merito a eventuali irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato in tale comunicazione, che di norma è fissato in due mesi dalla data di notifica, l’Ufficio respinge la domanda. La parte interessata può presentare un ricorso contro tale decisione.

5.3 Procedura di registrazione e pubblicazioni (diritti reali)

Articolo 22, paragrafo 2, articolo 111, paragrafo 3, lettera h), e articolo 111,

paragrafo 6, RMUE

Articolo 29, paragrafo 2, RDC

Articolo 24, paragrafo 4 e articolo 69, paragrafo 3, lettera j) e paragrafo 5, REDC

Per i marchi dell’Unione europea l’Ufficio iscrive il diritto reale nel registro dei MUE e lo pubblica nel Bollettino dei MUE. L’iscrizione non viene pubblicata nel caso di domande di MUE.

L’Ufficio notifica la registrazione in questione al soggetto che chiede la registrazione di un diritto reale.

Quando la domanda di registrazione del diritto reale è stata depositata dal creditore pignoratizio, l’Ufficio informa della registrazione anche il titolare del MUE.

5.4 Trasferimento di un diritto reale

Articolo 26, paragrafi 1 e 5 e allegato I, parte A, paragrafo 26, lettera d), RMUE Articolo 24, paragrafo 1, REDC

Allegato, paragrafo 18, lettera d), RTDC

5.4.1 Disposizione per il trasferimento di un diritto reale

Un diritto reale può essere trasferito.

5.4.2 Norme applicabili

La procedura per la registrazione del trasferimento di un diritto reale segue le stesse norme della registrazione di un diritto reale.

Il trasferimento di un diritto reale è soggetto al pagamento di una tassa. Si applica mutatis mutandis il punto 2.3 che precede.

Qualora in conformità delle norme applicabili sia richiesta una dichiarazione o una firma del titolare del MUE, quest’ultima deve essere sostituita da una dichiarazione o firma del creditore pignoratizio registrato (ex creditore pignoratizio).

6 Esecuzioni forzate — Disposizioni particolari

6.1 Requisiti riguardanti la prova

Articolo 26, paragrafo 1, RMUE

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), REMUE

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e articolo 24, paragrafo 1, REDC

6.1.1 Domanda presentata dal titolare del MUE

Quando è presentata dal titolare del MUE, la domanda di registrazione di un’esecuzione forzata deve essere firmata dal titolare del MUE. In caso di comproprietà, tutti i comproprietari devono firmare o nominare un rappresentante.

L’Ufficio informa il beneficiario nel momento in cui l’atto di esecuzione forzata è registrato nel registro dei MUE.

Il beneficiario può depositare presso l’Ufficio una dichiarazione con la quale si oppone alla registrazione dell’atto di esecuzione forzata. Successivamente alla registrazione dell’atto di esecuzione forzata, un beneficiario che non approvi tale registrazione può richiederne la cancellazione o la modifica (cfr. il punto 3 che precede).

Eventuali controversie riguardanti un’esecuzione forzata sono questioni che devono essere risolte tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale vigente (articolo 19, RMUE).

6.1.2 Domanda presentata dal beneficiario

La domanda di registrazione di un’esecuzione forzata può essere presentata anche dal beneficiario. In questo caso, deve essere firmata dal beneficiario.

Inoltre, occorre presentare prova dell’esecuzione forzata.

6.1.3 Domanda presentata da un tribunale o altra autorità

La domanda di registrazione di un’esecuzione forzata può essere presentata anche dal tribunale o altra autorità che emette la sentenza. In tal caso, deve essere firmata dal tribunale o altra autorità.

Inoltre, occorre presentare prova dell’esecuzione forzata.

6.1.4 Prova dell’esecuzione forzata

Costituisce prova sufficiente dell’esecuzione forzata il fatto che la domanda di registrazione dell’esecuzione forzata sia accompagnata da una decisione finale dell’autorità nazionale competente.

In molti casi, le parti nel procedimento di esecuzione forzata non desiderano divulgare tutti i dettagli della sentenza, che può contenere informazioni riservate. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto della sentenza di esecuzione forzata, purché identifichi le parti, il MUE oggetto dell’esecuzione forzata e il carattere definitivo della sentenza. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.

6.2 Procedura di registrazione e pubblicazioni (esecuzioni forzate)

Articolo 111, paragrafo 3, lettera i) e articolo 116, paragrafo 1, lettera a), RMUE Articolo 69, paragrafo 3, lettera k), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

Quando il marchio è registrato, l’atto di esecuzione forzata viene iscritto nel registro dei MUE e pubblicato nel Bollettino dei MUE.

L’Ufficio notifica la registrazione in questione al soggetto che chiede la registrazione di un’esecuzione forzata.

Se del caso, viene informato anche il titolare del MUE.

7 Procedure d’insolvenza — Disposizioni particolari

7.1 Requisiti riguardanti la prova

Costituisce prova sufficiente della nomina di un curatore e della procedura d’insolvenza il fatto che la domanda di registrazione della procedura d’insolvenza sia accompagnata da una decisione finale dell’autorità nazionale competente.

È sufficiente presentare la decisione d’insolvenza. In molti casi, le parti oggetto della procedura d’insolvenza non desiderano divulgare tutti i dettagli della decisione, che può contenere informazioni riservate. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto della decisione, purché identifichi le parti. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare.

7.2 Procedura di registrazione e pubblicazioni (procedure d’insolvenza)

Articolo 111, paragrafo 3, lettera i) e articolo 116, paragrafo 1, lettera a), RMUE Articolo 69, paragrafo 3, lettera k), e articolo 70, paragrafo 2, REDC

All’atto della registrazione del marchio, la procedura d’insolvenza viene iscritta nel registro dei MUE e pubblicata nel bollettino dei MUE. La pubblicazione contiene il numero o i numeri di registrazione del MUE, il nome dell’autorità che chiede l’iscrizione nel registro dei MUE, la data e il numero d’iscrizione come pure la data di pubblicazione dell’iscrizione nel bollettino dei MUE.

L’Ufficio notifica la registrazione in questione al soggetto che chiede la registrazione della procedura d’insolvenza.

I dettagli di contatto del curatore vengono registrati come «indirizzo per la corrispondenza» del titolare del MUE nella banca dati dell’Ufficio e i terzi possono consultare tutti i dettagli della procedura d’insolvenza presentando una domanda di ispezione di documenti (cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli).

8 Procedure per i disegni o modelli comunitari registrati

Articoli 27, 29, 30, 31, 32, 33 e articolo 51, paragrafo 4, RDC

Articoli da 24 a 26 e articolo 27, paragrafo 2, REDC

Allegato, paragrafi 18 e 19, RTDC

Le disposizioni giuridiche contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC in merito alle licenze, ai diritti reali, alle esecuzioni forzate e alle procedure d’insolvenza corrispondono alle rispettive disposizioni dei regolamenti RMUE, RDMUE e REMUE.

Di conseguenza, i principi giuridici e la procedura in materia di registrazione, cancellazione o modifica di licenze, diritti reali, esecuzioni forzate o procedure d’insolvenza relativi a marchi si applicano mutatis mutandis ai DMC, salvo per le seguenti procedure specifiche.

8.1 Domande multiple relative ai DMC

Articolo 37, RDC

Articolo 24, paragrafo 1, REDC

Una domanda di registrazione di licenze, diritti reali ed esecuzioni forzate per un DMC può assumere la forma di una domanda di registrazione multipla che contenga più disegni o modelli.

Ai fini degli effetti giuridici delle licenze, dei diritti reali e delle esecuzioni forzate nonché della procedura di registrazione delle licenze, dei diritti reali e delle esecuzioni forzate, ogni disegno o modello incluso in una domanda multipla va trattato come se si

trattasse di domande separate; lo stesso vale anche dopo la registrazione dei disegni o modelli inclusi nella domanda multipla.

In altri termini, ogni disegno o modello contenuto in una domanda multipla può costituire oggetto di licenze, pegni o esecuzioni forzate indipendentemente dagli altri.

Per le licenze in particolare, le indicazioni facoltative relative al tipo di licenza e la procedura di esame menzionata ai punti 4.2 e 4.4 che precedono (con l’eccezione della licenza limitata a determinati prodotti, che non è possibile) si applicano a ciascuno dei singoli disegni o modelli inclusi in una domanda multipla separatamente e indipendentemente.

Allegato, paragrafi 18 e 19, RTDC

La tassa di 200 EUR per la registrazione di una licenza, un diritto reale o un’esecuzione forzata, il trasferimento di una licenza o di un diritto reale oppure la cancellazione di una licenza, un diritto reale o un’esecuzione forzata si applica per ciascun disegno o modello e non per ciascuna domanda multipla. Lo stesso vale per il tetto di 1 000 EUR in caso di presentazione di domande multiple.

8.2 Altre iscrizioni nel registro per i DMC

Inoltre, le seguenti iscrizioni nel registro sono specifiche per i DMC:

• avvio di procedimenti per la rivendicazione della titolarità dinanzi a un tribunale dei disegni o modelli comunitari;

• decisioni finali sui procedimenti per la rivendicazione della titolarità dinanzi a un tribunale dei disegni o modelli comunitari;

• cambio di titolarità in seguito a una decisione di un tribunale dei disegni o modelli comunitari.

9 Procedure per i marchi internazionali

Regola 20 e regola 20 bis, regolamento di esecuzione comune ai sensi dell’accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e il protocollo relativo a tale intesa (REC)

9.1 Registrazione di licenze

Il sistema di Madrid consente la registrazione di licenze nei confronti di una registrazione internazionale.

Tutte le domande di registrazione di una licenza vanno presentate utilizzando il modulo MM13:

• direttamente all’Ufficio internazionale dal titolare registrato, o

• all’ufficio della parte contraente del titolare registrato, o all’ufficio di una parte contraente cui è concessa la licenza, o

• all’ufficio del licenziatario.

Le domande non possono essere presentate direttamente all’ufficio Internazionale dal licenziatario. Non deve essere utilizzato il modulo di domanda dell’Ufficio.

Informazioni dettagliate sulla registrazione delle licenze si possono trovare nella parte B, capitolo II, punti da 92.01 a 92.04 della guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell’accordo di Madrid e del protocollo di Madrid (xxx.xxxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxx/). Per ulteriori informazioni sui marchi internazionali, cfr. le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

9.2 Registrazione di diritti reali, esecuzioni forzate o procedure d’insolvenza

Il sistema di Madrid consente la registrazione di diritti reali, esecuzioni forzate o procedure d’insolvenza nei confronti di una registrazione internazionale (cfr. la regola 20, REC). Per comodità degli utenti, è disponibile il modulo MM19 per richiedere che nel registro internazionale sia annotata la restrizione del diritto di disporre del titolare. L’uso di questo modulo è fortemente raccomandato per evitare irregolarità.

Le domande devono essere presentate:

• direttamente all’Ufficio internazionale dal titolare registrato, o

• all’ufficio della parte contraente del titolare registrato, o

• all’ufficio di una parte contraente cui è concesso il diritto reale, l’esecuzione forzata o l’insolvenza, o

• all’ufficio della parte contraente del creditore pignoratizio, beneficiario o curatore.

Le domande non possono essere presentate direttamente all’Ufficio internazionale dal creditore pignoratizio, dal beneficiario o dal curatore. Non deve essere utilizzato il modulo di domanda dell’EUIPO.

Informazioni dettagliate sulla registrazione dei diritti reali, delle esecuzioni forzate o delle procedure d’insolvenza si possono trovare nella parte B, capitolo II, punti da 92.01 a 92.04, della guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell’accordo di Madrid e del protocollo di Madrid (xxx.xxxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxx). Per ulteriori informazioni sui marchi internazionali, cfr. le Direttive, parte M, marchi internazionali.

Document Metadata

Table of Contents

DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESAME

Document Metadata