P1811GU5A

글로벌 라이센스 계약

일반 조항

P1811GU5A

손에 잡히는특허Report

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라이센스 경과 및 계약서

 라이센스 경과

 라이센시 측의 계약서

 해외xx이전 시의 검토사항

일반조항

 존속조항

 계약기간 조항

 종료 조항

 통지 조항

 xxx 조항 및 xx xx 조항

 불가항력 조항

 계약양도 조항

 xx xx의 분리가능성 조항

 권리포기 조항

 비밀유지 조항

 준거법 조항

 말미xx과 xx 조항

라이센스 경과 및 계약서

1. 라이센스 경과

특xxx(Fact Issue) ● Home Network Computer xx 하기 특허 및 그 Family 및 xxx xx - 등록특허 : USP 8,795,432 - 출원중특허 : 11/345,678, 11/456,789 ● xx 특허는 정부 xx을 받은 과제로 총 xx개발 비는 2년간 10억원이고, 정부 출연금은 8억이었음 ● 과제 결과로 3개의 특허가 한국, 일본, 미국 3개국 에 특허 등록 및 출원 xx ● 특정 xx개발 사업의 xx에 따라 xx이전 x x 부출연금 이상을 5년 내에 납부xxx 함 ● xx의 개발자는 Hankook xx 전자공학과 xx ABCxx로 특허에 xx 권리는 산학협력단이 xx xx 받은 xx임 ● 등록된 특허의 만료일은 2020년 5월 1xx	실시권자 (Fact Issue) ● YYY회사는 미국 Ohio주 Madison시티에 xx함 ● 2009년 xx 미국에 30만대를 대당 100달러에 판매 할 것으로 xx 됨 ● 미국 외 일본, 유럽, 중남미에도 연간 10만 대씩 판매 계획을 하고 있음 ● 432특허에 대해서는 자사 제품이 일xxx 침해된다 고 내부분석을 마친 xx임 ● Hankook xx 산학협력단이 xx하고 있는 특허뿐만 아니라 프로그램소스에 xx xxx를 적용시에 제작 xx이 감소할 수 있을 것으로 보고 있음
특xxx(협상 목표) ● Initial Fee xx 원함 ● 비배타적 실시권(Nonexclusive License) 허여 xx ● Field of use에 특허 제품으로 xxx기를 원함 (가정용) ● 향후 시장의 급격한 성장이 xx되므로 Lump Sum Royalty 보다는 Running Royalty를 xx함 ● 대당 로열티는 최소한 2% 원함 ● 국내 xx과의 라이센스계약 시 xx보증 xx로 xx에 휘말린 사례가 있기 때문에 xx에 xx 면책 을 해주지 않기를 원함	실시권자(협상 목표) ● 대당 0.8% 선에서 계약하기를 희망함 ● 향후 Business가 급성장하고 미국 외 국가에도 제품이 판매될 것으로 보이므로 Lump Sum 계약 하기를 원함 ● xxxx을 확실히 받기를 원함 ● 세금은 특xxx가 xx를 원함
협상경과 ● YYY회사는 협상 중 자사가 판매하는 xx xx의 70% 선에서 특xxx에게 공개함 ● 특xxx는 지속적인 수입 xx 및 향후 급성장이 xx되므로 Running Royalty 를 요구함 ● 특xxx는 R/R를 2.5% xx하고, YYY회사는 대당 0.5% 제시함 ● YYY회사는 미국시장에서 자사가 배타적 실시권(Exclusive License)을 가지기 원함 ● 특xxx는 배타적 실시권을 허여하는 xx 반대 급부로 Initial Fee를 요구함 ● YYY회사는 배타적 실시권 및 특xxx가 가지고 있는 xx에 xx xx을 요구함 ● 계약기간은 특xxx는 xx를 원했으나, 실시권자는 R/R일 때는 단기를 요구함
합의사항 ● 계약기간 : 2011년 12월 29일부터 3년간 ● 가정용에 한하여 배타적 실시권 허여 ● Initial Fee : $500,000 ● R/R : 1.2%/대당

라이센스 경과 및 계약서

일반조항

1. 존속조항

2. 계약기간 조항

3. 종료 조항

4. 통지 조항

5. xxx 조항 및 xx xx 조항

6. 불가항력 조항

7. 계약양도 조항

8. xx xx의 분리가능성 조항

9. 권리포기 조항

10. 비밀유지 조항

11. 준거법 조항

12. 말미xx과 xx 조항

일반조항의 xx는 게약서의 일반적인 xx을 xx한다는 xx는 아니고, 본 조항 앞에 소개된 조항의 xx 라이센스 계약서에서만 볼 수 있는 xxx에 반하여, 일반 조항 부분에 나오는 조항의 xx는 라이센스 계약서 외 일반 계약서에서도 볼 수 있다는 xx이다.

일반 조항 부분에서 소개될 조항의 일부는 계약서 후반부에 통합적으로 같이 xx되는 xx도 있 으나, 일반 조항 중, 계약 기간 및 종료 조항은 계약서 작성 및 xx시에 중요한 조항 중 하나로 통상 별도로 작성되는 조항이고, 특히 xx 이슈가 되는 M&A, 파산 등에 따른 계약 양도 및 소 xx xx에 관한 조항도 중요한 조항이다.

따라서 일반 조항의 xx도 주의 깊게 검토하는 것이 필요하다.

존속조항(Survival Provisions)

Key Point

● 계약 종료 이후, 특히 조기 종료 시에 라이센서의 권리 xx를 위해 존속이 필요한 조항이 있는 지 검토한다.

1. 라이센서 협상안 및 계약서

1) 협상안

• 존속조항 xx 협상안 없음

2) 계약서안

일반조항

(1) 조문 xx

22. Survival

22.1 The provision of Paragraph 14.1, 15.1, 16.1, 17.1,19.1,20.1, 21.1 and 23.1 hereof

shall survive any termination of this Agreement in accordance with their respective term.

22. 존속조항

22.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 19.1, 20.1, 21.1, 및 23.1 조항은 각각의 xx에 따라, 이

계약의 어떠한 종료 이후에도 존속한다.

(2) 문제점

• 14.1 (준거법), 15.1(xx), 16.1(통지), 17.1 (가분성 조항), 20.1(xxx), 21.1(불가항력), 23(비밀유지) 등을 존속조항으로 xx 하였으나, 감사 조항 등 일부 조항이 빠져 있다.

2. 의의

• 라이센스 계약 종료 시 계약 당사자 간의 권리·xx도 동시에 소멸되는 것이 원칙xxx, 실무적으로는 계약이 종료되더라도 계속적으로 효력이 유지되는 것이 필요한 사항이 있게 되며, 이러한 xx을 xx하는 조항을 존속 조항 또는 생존 조항이라고 한다.

• 특히 계약이 조기 종료되는 xx 종료되는 조항과 존속 조항에 의해 생존하는 조항의 확인이 필요하다

3. 주요xx

• 존속 조항은 당사자 간의 약속 또는 계약의 본질적 특성(예:비밀유지xx 등)에 의해 결정되며, 일반적으로 라이센스 계약에서 존속조항의 xx에 포함시키는 조항은 다음과 같다.

계약기간 조항 (Term)

Key Point

● xx 체결된 계약 이후 갱신 가능성이 있는지 검토한다.

● 특허 및 xx비밀, xxx의 복합 라이센스인 xx, 각각 기간을 고려해서 계약 만료일이 결정되었는지 확인한다.

● 계약xx와 xx의 xx하게 xx되었는지 확인한다.

1. 라이센서 협상안 및 계약서

1) 협상안

• 계약 기간은 3년으로 한다.

2) 계약서안

(1) 조문 xx

1.1. “Effective Date” shall mean December 29, 2011.

8. Term

8.1 This License Agreement shall commence on Effective date, and shall continue for a period of three(3) years from such date, and This Agreement automatically extend for a second 3-year term unless Licensee provide written notice not to extend.

1.1 “효력일”은 2011년 12월 29일을 뜻한다.

8. 기간

8.1 이 라이센스는 효력일에 시작하여 그 날로부터 3년간 지속한다. 그리고 라이센시가 연장하지 않는다는 서면 통지를 하지 않는 한, 두 번째 3년 xx에 대해 자동으로 연장된다.

(2) 문제점

• 라이센서 입장에서 라이센스 계약의 연장여부가 라이센시의 결정에 달려있다는 것은 바람직하지 못하다.

2. 의의

• 라이센스 계약에서는 계약기간과 갱신은 사업 또는 사업부문 자체의 존속을 좌우할 정도로 중요하다.

• 특히 라이센시 입장에서, 독점적인 권리나 xx를 xxx고 있는 xx나 Minimum 로열티, 최저판매xx 또는 최저 xxxx 등의 xx이 있는 xx에 약속된 xx 판매를 못하는 xx, 계약기간과 그의 갱신에 되지 않을 수가 있어 주의가 필요하다

※ 3년 계약기간과 그 후 1년씩 자동갱신 조항을 신뢰하여, 공장을 xx하거나, 프랜xxx 사업을 전국적인 xx로 전개x x 계약이 갱신되지 않는다면 사업에 큰 위험을 xx하게 된다.

• 특히 xx하지 않은 중xxx의 xx는 중요하며, 때때로 심각한 결과를 xx한다. 기대하고 있던 기간의 갱신이 행해지지 않은 xx도 xx하다.

• 라이센서의 입장에서는 이러한 라이센시의 xx을 xx하여 협상을 하는 것이 필요하고, 일반적으로 장기간 계약이 라이센서에게 xxxx 통상 3,5년 단위로 갱신하는 것이 보통이다.

3. 주요 xx

1) 계약기간의 xx(始期)와 xx(終期) 정하는 방법

• 계약의 xx를 특정한 년월일로 표시할 수 있다. 실무상 계약의 xx는 ‘계약일’, 또는 ‘계약 xxx’ 로부터 xx하다고 xx하고, 계약 xxx로부터 계약이 xx하다고 하는 xx은 합리적이고 현실적인 xx이다. 양 당사자가 xx을 동시에 하지 않는 xx, 양 당사자 중 나중에 xxx는 날짜가 계약xxx(xx)로 xxx기도 한다.

• 기간 만료일의 xx 특정한 년월일을 xx하는 것이 일반적이다.

2) 자동갱신

종료 조항(Termination)

Key Point

● xx되는 xxx료 조항이 적절하게 xx xx되었는지 검토한다.

● 중대한 위반에 xx 구체적인 사례가 명시적으로 xx되었는지 확인한다.

● xxx료 조건 발생시, xx할 수 있는 기간은 확보되었는지 확인한다.

● 종료 후 잔존 권리는 무엇xx 검토한다.

1. 라이센서 협상안 및 계약서

1) 협상안

• 종료 조항과 관련된 협상안 없음

2) 계약서안

(1) 조문 xx

11.2 Termination for cause:

Upon any failure by Licensee to make any royalty payment under Paragraph 3.1, or upon breach by Licensee of any other term, condition, provision, or covenant of this License Agreement, Licensor may terminate this License Agreement by giving Licensee thirty (30) days prior written notice, unless Licensee shall fully remedy and cure such breach within said thirty (30) day period.

11.2 종료 xx

3.1조에서 명시된 로열티 지불의 실패 또는 이 계약서의 다른 조건, 조항, 약속의 라이센시의 위반에 대하여, 라이센시가 30일 기간 xx 그러한 위반을 xx하려는 노력을 하지 않는 한 라이센서는 30xx에 사전 서면통지로 계약을 종료할 수 있다.

(2) 문제점

• 계약 조기 종료 조건으로 로열티 미지급의 xx와 모든 계약 조건의 위반을 명시하였는데, 중대한 위반으로 xxx지 않는 xx 사소한 위반 등에 xx 계약 종료 다툼의 가능성이 있다.

• 파산 시 및 지xxx xx 등에 xx xx도 명시적인 xx을 하는 것이 바람직하다.

2. 의의

• 잘 작성된 종료 조항은 양측의 권리에 상당히 xx을 줄 수 있다. 따라서 계약의 조기 종료를 발생시키는 조건을 명시적으로 xx하는 것은 중요하다.

• 조기 종료 발생 조건들은 로열티에 xx 지불 불이행 같은 중대한 계약 위반(material breach)에서부터 xx비밀 유지 불이행 또는 라이센스의 xx된 매출량을 충족시키지 못할 xx 또는 xx된 기간 안에 라이센스된 xx재산권을 xxx 상품을 생산하지 못한 xx까지 다양하다.

• 계약 종료 조항 검토 시에는 종료 후에도 유지되어야 하는 존속조항도 같이 검토하는 것이 필요하다.

3. 주요 xx

• 종료는 당사자 간에 합의한 기간 이후 종료되는 xx만료와 계약 당시에는 예측하지 못했던 xx xxxx 양 당사자의 합의 등의 사유로 계약기간보다 먼저 종료되는 xxx료가 있다.

• xxx료의 주요사유는 로열티 미지불 등 일방의 중대한 계약위반, 일방의 xx악화로 인한 회사파산, 법xxx에 xx되는 xx, 계약의 계속적인 이행이 불가한 xx 등이 있다.

[예문]

Either party may terminate this Agreement by giving a written notice to the other with

immediate effect, if any of the following events should occur:

(a) if either party fail to make any payments to the other when due under this Agreement and such failure continues for more than fourteen (14) calendar days after receipt of a written notice specifying the default;

국제 라이센스 계약

통지 조항(Notice)

Key Point

● 계약서 내에 통지 방법이 적절하게 xx되었는지 검토한다.

● 계약서 내에 통지 당사자가 특정되었는지 확인한다.

● 통지 시 통지에 xx 효력 발생 xx에 xx xx여부를 확인한다.

1. 라이센서 협상안 및 계약서

1) 협상안

• 통지 조항과 관련된 협상안 없음.

2) 계약서안

(1) 조문 xx

16. Notices

16.1 All notices and statements shall be given or made at the respective addresses as set forth herein, unless notification of a change of address is given in writing, and the date of receipt shall be deemed the date the notice or statement is delivered to the respective addresses herein.

16.2 If to Licensee

Address : 126W MainSt, Madison city, Ohio, USA Name: Xxxxx Xxxx

If to Licensor

Address : 000 Xxxxxxxx xxxx, Xxxxx, Xxxxx Name: Xxx xxxxx xxx

16. 통지

16.1 주어지는 모든 통지와 신고와 모든 지불할 금액은 서면으로 주소 xx의 통지가 없는 한, xx의 주소로 각각 통지 또는 지불xxx 한다. 수령일은 통지 또는 신고가 각각의 주소에 전달된 날로 간주한다.

16.2 라이센시

주소 : 미국 오xxx xxx 메인스트리트 126W 이름 : xxx x

라이센서

주소 : xxxx xx xxx 000 이름 : xxx

xx이 xx될 xx에는 마지막에 그러한 취지의 xx을 xx한다.

2) 통지방법

• 통지방법으로는 통상적으로 우편, 특히 항공우편(air mail)xx 등기우편 (registered mail)의 방법에 의하는 것이 일반적xxx, e-mail, fax, 전화 등에 의한 통지도 가능하다. 계약당사자는 이 가운데 서로에게 편리한 수단으로 결정해서 계약서에 xx하면 된다. 다만 fax나 전화로 통지하는 때에는 즉시 서면통지에 의한 확인을 추가하는 것이 바람직하다.

3) 통지의 효력발생xx

• 자동갱신, xx절차 등의 xx xx 통지가 행해진 것으로 보는 지가 중요한 xx가 된다.

• 일반적으로 의사표시, 즉 통지의 효력이 어느 xx에 발생하는가의 xx에 대하여는 아래와 같이 차이가 있다.

발신주의 (Mailbox rule)	xx법계	xxxx를 불문하고 발신한 시점에서 효력이 발생하는 것으로 xx
xxx의	xx법계	발신시점에 xx없이 통지가 실제로 상대방에게 xxxxx 그 효력이 발생하는 것으로 xx

※ 우리나라의 xx도 xxx의 원칙으로, 민법 제111조 제1항에 상대방 있는 의사표시는 그 통지가 상대방에 xxx 때로부터 그 효력이 생긴다고 xx하고 있다.

• 그러나 발신주의, xxx의의 입법 태도도 당사자 간에 특약이 있으면 그 특약이 xxx므로 통지가 상대방에게 xxx 때 그 효력이 발생하는지, 아니면 xxx 때에 효력이 발생하는지에 xx 명백한 xx이 필요하다.

• 통지 효력 발생에 xx 당사자 간에 별도 xx이 없는 xx 준거법을 어느 국가의 법으로 할 것인가에 따라 xx에 차이가 있을 수 있다.

xxx 조항(Entire Agreement)과 xx·xx 조항 (Amendment and Modification)

Key Point

● 계약협상에서 합의된 모든 xx이 계약서에 반영되었는지 검토한다.

● 본 계약과는 별도로, 꼭 반영되어야 하는 이면계약 합의가 없었는지 검토한다.

1. 라이센서 협상안 및 계약서

1) 협상안

• xxx 및 수xxx 조항과 관련된 협상안 없음.

2) 계약서안

(1) 조문 xx

20.1 This Agreement constitute the entire agreement between the Party respecting terms and conditions and supersede all prior agreements whether oral or written understandings between the Party with subject of the terms and conditions.

20.1 이 계약x x 당사자 간의 완전한 계약서를 xxx고, 계약 조건의 xx에 대하여 당사자 간의 구두 또는 서면의 이해에 xx 모든 사전의 계약을 대체한다.

(2) 문제점

• 수xxx 조항과 관련된 작성된 xx이 없다.

2. 의의

• xxx 조항과 xx, xxx항은 상대방이 계약체결 후 구두계약, 양해사항 (Oral Agreement; oral understanding)에 의해 계약을 xx 또는 xx했다고 주장하는 것을 배제하기 위한 조항이다.

• xxx 조항은 계약서의 작성에 있어서 기존 계약과의 xx를 검토하여

불가항력 조항(Force Majeure)

Key Point

● 발생 가능한 구체적인 사례를 xx 구체적으로 xx했는지 검토한다.

● 불가항력 사항 발생 시, 통지 조항이 있는지 확인한다.

● 불가항력 사항 발생 시, 해제권에 xx 검토여부를 확인한다.

● 불가항력 사항 발생 시, 금xxx에 대하여 지불 면책할 것인지 검토한다.

1. 라이센서 협상안 및 계약서

1) 협상안

• 불가항력 조항과 관련된 협상안 없음.

2) 계약서안

(1) 조문 xx

21.1 Neither Party shall be in default or liable for any loss or damage resulting form delays in performance or form failure to perform or comply with terms of this Agreements due to any causes beyond its reasonable control, which causes include but are not limited to Acts of God, war, fire, flood, strikes or riot, provided that the nonperforming party uses commercially reasonable efforts to avoid or remove such causes of nonperformance and continues performance under this Agreement with reasonable dispatch whenever such causes are removed.

21.1 어느 당사자도 xx지변, 전쟁, xx, xx, 파업, 폭동을 포함하여 합리적인 통제를 벗어나는 xx으로 이 계약의 조건을 따르거나 이행하는데 실패하거나 이행을 지체하여 발생하는 어떠한 xx 또는 손해에 대하여 책임을 지지 않는다. 단 이행을 못하는 당사자는 그러한 이행 못하는 xx을 제거xxx 상업적이고 합리적인 노력을 하고, 그러한 xx을 제거된다면 합리적인 조치로 이 계약의 이행을 지속해야 한다.

(2) 문제점

• 불가항력 조항 xx 문제점은 없다.

국제 라이센스 계약

2. 의의

• 계약의 이행xx에 있어서 계약당사자의 xx이행이 기대한 바와 같이 순조롭게 이루어진 xx에는 순탄하게 종료하게 되지만, xx하지 않은 사유로 인하여 계약의 이행이 불가능하게 된 xx가 발생할 수 있다.

• 계약 당사자에게 귀책사유가 있는 xx와 귀책사유가 없는 xx로 구별할 수 있는데, 전자는 xx불이행의 xx에 속하며, xx의 xx 중 소위 불가항력조항은 당사자에게 귀책사유 없는 이행불능의 책xxx를 해결하기 위한 계약조항이다.

• 불가항력조항은 영미법xx Frustration에서 xx(통상 “Acts of God” 또는 “Force Majeure”라고 표시)된 것으로 xx지변 등 당사자의 책임으로 돌릴 수 없는 사유에 의해 주변 xx이 현저하게 달라진 xx (단, xxx의 귀책사유 없는 후발적 이행불능사유에 xx)에 계약xx 그대로의 이행을 xx할 수 없기 때문에 그 책임을 면제시키려는 취지의 제도이다.

3. 주요 xx

• 불가항력으로 xx되려면 어떠한 xx이 충족되어야 할 것인가에 관하여는 일정한 xx이 있지 않고 계약의 종류와 당사자의 합의xx에 따라 그 xx이 달라진다. 따라서 불가항력 사유, 통지xx, 당사자의 면책 및 책임의 범위, 계약의 xx 등에 관하여 당사자 간에 충분히 협의를 x x 계약서 조항에 이를 명시할 필요가 있다.

준거법	불가항력 xx의 명시 필요성 여부
대륙법 계통	당해 계약서에 불가항력에 xx 명시적 xx이 없다라도 당연히 xx된다고 보는 xx이 강함. 그러나 불가항력의 xx범위에 대하여도 xx이 나뉨
영미법 계통	계약서 명시적 xx이 없는 xx, 불가항력을 xx하지 않으려는 xx임

1) 불가항력사유

• 구체적으로 어떤 사유가 이에 해당하는 것인지 해석상 분쟁의 여지가

계약 양도 조항(Assignment)

Key Point

● 계약 양도를 xxx는 xx 허용 조건이 xx하게 xx되었는지 확인한다.

● 합병 등의 사유로 계약이 포괄 xx되는 xx 제한 조건이 있는지 확인한다.

● 일방 당사자의 소유권이 xx되는 xx 계약 유지할 것인지 확인한다.

● 양 당사자가 xx 합병의 주체가 되는 xx 추가로 xx한 회사까지 계약 범위를 확대할 것인지 확인한다.

1. 라이센서 협상안 및 계약서

1) 협상안

• 양도 조항과 관련된 협상안 없음.

2) 계약서안

(1) 조문 xx

11.1 Automatic termination:

This agreement shall be deemed terminated automatically, effective immediately, upon the occurrence of any attempt by Licensee to grant a sub-license or any attempt by Licensee to assign any right or duty under this License Agreement to any person, corporation, partnership, association, or any other third party, without the prior written consent of Licensor;

11.1 자동 종료

이 계약은 라이센서의 사전 서면 xx 없이 라이센시가 서브라이센스를 허여하는 시도를 하거나, 이 계약서하에서 어떠한 권리 또는 xx를 법인, 개인, 파트너쉽, 제3자에게 양도하려고 시도하는 xx, 자동으로 종료된 것으로 간주하고 즉시 효력을 가진다.

19.1 The Licensee may not assign this Agreement or any portion thereof, or transfer its rights, duties, obligations and responsibilities hereunder to any successor-in-interest or surviving person upon an acquisition or to any other person without obtaining the written consent Licensor to such assignment, which consent will not be unreasonably withheld

19.1 라이센시는 양도에 대하여 라이센서의 서면xx 없이 이 계약 또는 계약의 일부를 양도하거나, 권리 및 xx를 승계인 또는 합병 시 존속자 또는 다른사람에게 이전하지 못한다. 그러한 서면xx는 합리적이지 않게 xx되어서는 안 된다.

(2) 문제점

• 라이센시의 소xxx xxx 일반적으로 양도로 보지 않기 때문에 이에 xx xx이 필요하다.

2. 의의

• xx, know-how 또는 xx의 제공과 같은 라이센스 계약에 있어서는 물품 등의 매매계약과는 다르게 당사자의 신뢰xx가 특히 중요하다.

• 특히 라이센서 입장에서는 라이센시의 판매능력을 믿고 로열티수입을 기대하였으나, xxxx가 당해 계약을 판매능력에 xx이 가는 제3자에게 임의로 양도하는 xx, 라이센서의 xxx계에 큰 xx을 끼친다.

• 라이센스 계약에 있어서 계약의 당사자가 변한다는 것은 계약 당사자에게 중요한 사안이 될 수 있으므로 일반적으로 계약의 양도는 원칙적으로 xx되지 않는다고 xx하는 것이 바람직하고, 양도를 허여하는 xx에도 엄격한 제한과 조건을 두는 것이 일반적이다.

3. 주요 xx

• 양도에는 계약의 전부 또는 일부의 양도가 있다.

계약당사자의 xx, 즉 당사자로서의 지위를 제3자에게 포괄적으로 이전

계약전부의 양도

국제 라이센스 계약

xxxx의 분리가능성 조항 (Severability)

Key Point

● 계약 xx이 강행 법규와 xx되어 xx 가능성 있는 조항이 있는지 확인한다.

● 특히 계약 목적상, 중요한 조항 중 xx 가능성이 있는 조항이 있는지 확인한다.

1. 라이센서 협상안 및 계약서

1) 협상안

• 분리 가능성 조항과 관련된 협상안 없음.

2) 계약서안

(1) 조문 xx

17.1 If any provision in this Agreement is invalid or unenforceable in any jurisdiction, the remaining provisions shall remain in effect. The Party agree in good faith to reformulate any such invalid or unenforceable provision to preserve the original intentions.

17.1 이 계약서의 어떤 조항이 xx 또는 어떤 관할권에서 집행 불가한 xx, 나머지 조항은 xxx을 유지한다. 당사자는 그러한 xx 또는 집행 불가한 조항이 xx 의도를 xxx도록 선의로 재xxx는 것을 xx한다.

(2) 문제점

• 기본적인 조항으로 문제점 없음.

2. 의의

• 의도하였던 계약의 일부가 적용법의 강행법규에 저촉되어 효력을 xx하게 되는 xx가 있다. 이와 같이 계약의 일부 조항이 xx가 되는 xx 다른 xx 또는 계약 전체의 xxx에 어떠한 xx을 미치는지, 계약 전체가 xx가 될 것인지, 그러지 않으면 다른 xx에는 전혀 xx을

권리포기조항(No Waiver)

Key Point

● 계약서 xx 권리 포기는 서면으로만 가능xxx 되어 있는지 확인한다.

1. 라이센서 협상안 및 계약서

1) 협상안

• 권리 포기 조항과 관련된 협상안 없음.

2) 계약서안

(1) 조문 xx

18.1 If at any time a party shall elect not to assert this rights under any provision of this Agreement, such action or lack of action in that respect shall not be construed as a waiver of its rights under any provision of this Agreement.

18.1 언제든지 한 당사자가 계약서의 조항에 xx 권리를 행사하지 않기로 하기는 xx 그러한 행위 또는 부작위가 본 계약서의 조항에 xx 권리를 포기하는 것으로 간주되지 않는다.

(2) 문제점

• 권리포기 조항에 xx 문제점 없음

2. 의의

• xx 계약법은 xx xx하고 있던 권리라 해도 상대방에 대하여 행사하지 않는 일이 자주 반복되면 그 후에 행사하려 해도 권리를 포기한 것으로 간주되는 xx가 있다.

• 권리포기 조항의 목적은 그러한 권리xx을 회피하기 위한 수단으로 xx

비밀유지 조항 (Confidentiality)

Key Point

● 비밀xx의 xx이 적절하게 xx되었는지 검토한다.

● 비밀 유지 기간이 적절한지 검토한다.

● 비밀xx xx 시, 처벌 및 xx 조항이 적절한지 검토한다.

● 법원 또는 정부에서 xx 시 xx 방안 있는지 검토한다.

1. 라이센서 협상안 및 계약서

1) 협상안

• 비밀 유지 조항과 관련된 협상안 없음.

2) 계약서안

(1) 조문 xx

23.1 Notwithstanding any to the contrary in this Agreement, either Party agreed to maintain confidential of whole or part, of information relating to this Agreement. Either Party shall be entitled to disclose to third parties that Licensee has entered into this Agreement.

이 계약서에서 반대하는 xx를 제외하고는, 양 당사자는 이 계약의 관련된 xx의 부분 또는 전체를 비밀로 xxx기로 합의한다. 양 당사자는 xxxx가 이 계약을 체결했다는 것을 제3자에게 공개할 수 있는 권리를 가진다.

(2) 문제점

• 계약서 자체의 비밀유지여부를 고려하는 것에 더하여, 특허 라이센스 시 xx지도 및 xxx 등 xxxx 제공 시 xx xx의 비밀유지 xx이 필요하다.

2. 의의

• 라이센스 계약의 특성상 라이센스 조건 등은 외부에 공개되지 않고,

party that the information is confidential and proprietary of the disclosing party, and shall confirm in writing within thirty (30) days after such disclosure.

비밀xx는 xx 이 계약서 하에서 제공되며 xx의 xx으로 비밀xxx고 표시된 것만을 xx한다.

a) xxx태로 제공될 xx 제공시점에서 비밀xxx고 반드시 표시가 되어 있어야 한다.

b) 구두나 다른 시각적인 xx, 혹은 설비, 장치, 샘플xx 다른 아이템을 살펴봄으로써 제공되는 xx 제공하는 측에서 제공시 비밀xx이며 제공자의 소유물이라는 것을 통보하고 30일 안에 서면으로 확인해야 한다.

[예문] 비밀xx의 넓은 xx

For the Purpose of this Agreement, Confidential Information is defined as any and all information, other than information in public or expressly designated by the disclosing party as ‘Non-Confidential’, which is directly or indirectly disclosed to the receiving party.

이 계약서의 목적 하에, 비밀xxx 제공자의 xx과 xx하여 직접적이든 간접적이든 어떤 xx로든 수령자가 알게 되며 xx 공개되었거나 비밀xx가 아니라고 제공자가 명시하지 않은 모든 xx를 xx한다.

[예문] 비밀xx의 예외 조건

The receiving party is not liable for the disclosure or use of the Confidential Information if it is:

a) proved that the receiving party already know prior to the disclosure (by written records); or

b) lawfully known to the receiving party from a source other than the disclosing party

without obligations of confidentiality (as evidenced by written records); or

c) in or enters public domain by other than breach of this Agreement (as evidenced by written records).

d) is required to disclose by government or court order, provided that the receiving party gives the disclosing party a prompt notice of the order and reasonably cooperate with the disclosing party to protect the confidentiality of the Confidential Information.

준거법 조항(Governing Law)

Key Point

● 일방에 xx 또는 불리한 지역으로 준거법을 결정했는지 확인한다.

● 준거법과 더불어 재판 관할지까지 결정했는지 확인한다.

1. 라이센서 협상안 및 계약서

1) 협상안

• 준거법 조항과 관련된 협상안 없음.

2) 계약서안

(1) 조문 xx

14. Governing Law

14.1 This License Agreement shall for all purposes be governed by, construed, enforced, and performed according to the laws of Madison County, Ohio.

14.1 이 라이센스 계약은 모든 목적에 대하여 오하xxx xxx 카운티 법에 따라 xx되고, xx되고, xx되고, 이행된다.

(2) 문제점

• 준거법을 라이센시의 연고지로 결정하고 있어, 라이센서 입장에서는 라이센서의 연고지 또는 최소한 xx지역으로 xxx는 것이 바람직하다. 단 특허의 xx 및 xx 등의 판단에 대하여는 각 해당국의 법으로 xx한다는 예외를 허용할 수 있다.

3. 의의

• 계약 xx에 xx xx 및 계약서에서 합의하지 못한 사항에 xx 분쟁이 발생하는 xx xx하는 xx 법률을 무엇으로 할 것인지에 xx 조항은 반드시 필요하다.

자신에게 유리한 법을 준거법으로 xx하는 것이 바람직하다.

• 라이센서가 한국 업체인 xx 먼저 한국법을 준거법으로 주장하고, xx으로는 양 당사자의 법이 아닌 제3국의 법을 xx하는 것도 방법 이다.

3) 관할 법원 xx

• 준거법과 xx의 관할지를 동시에 xx하는 것도 가능하다.

본 계약은 뉴욕주법을 준거법으로 한다. 당사자는 본 계약으로부터 생기는 분쟁의 해결을 위해서 뉴욕시의 연방재판소의 전속 관할권에 따르는 것에 합의한다.

[예문]

This Agreement shall be governed by the laws of the State of New York. The parties hereto consent to the exclusive jurisdiction of the federal court in the City of New York for the resolution of any dispute arising out of this Agreement.

• 준거법과 xx관할지를 다르게 xx하는 것도 가능xx, 통상은 같이 xx하는 것이 바람직하다. 예를 들어 두 지역을 다르게 xx한 xx 뉴욕주를 xx관할지로 하고, 준거법은 한국법으로 한 xx 뉴욕주에서 xx을 하기 위해서는 한국법 전문가(변호사 등)이 증인으로 출석하여 재판에 참여하는 것이 필요xx, 이는 양 당사자 xx에 부담이다.

• 국제사법156)에 xx에 따라, 대xxx 법원은 대xxx과 실질적 xx이 있는 xx 국제 재판 관할권을 가진다.

• 국제사법(Conflict of Law)은 계약이 다른 국가 간 혹은 다른 주 사이에 발생한 xx 어느 국가 혹은 어느 주의 법률을 적용할지에 xx xx이 필요하고, 미국에서는 “conflicts of laws” (xx법, 법의 저촉의 룰)로

156) 제2조(국제재판관할) ①법원은 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 대xxx과 실질적 xx이 있는 xx에 국제 재판관할권을 가진다. 이 xx 법원은 실질적 xx의 xx를 판단함에 있어 국제재판관할 배분의 이념에 부합하는 합리적인 원칙에 따라야 한다.

말미xx과 xx(Testimonium and Signature)

Key Point

● xxx가 xx할 권한이 있는지 확인한다.

1. 라이센서 협상안 및 계약서

1) 협상안

• 말미 xx과 관련된 협상안 없음.

2) 계약서안

(1) 조문 xx

IN WITNESS WHEREOF, each of the Party has caused this Agreement to be executed as of the date first written above by their respective duly authorized officers.

(2) 문제점

• 말미 xx과 관련된 문제점 없음.

2. 의의

• 말미xx은 계약의 xx 및 계약서의 xx를 xx하게 하며, 계약서의 분실, 위조를 xxx는 것을 목적으로 작성되지만, 법적 xxxx은 아니기 때문에 생략하여도 계약의 효력(effect of contract)에는 xx을 주지 않는다.

3. 주요xx

1) xx날인 상대방의 권한 및 입증

• xx 중인 계약에 xx 모든 사항을 협의하고 이를 문서로 작성하더라도 여전히 xx 계약자를 xx하는 사람이 이러한 계약을 맺고 이행할 권한이 있는 지에 xx 입증이 필요하며, 특히 계약에 xx xx 분쟁 가능성이

• 전통적으로 계약서에 xx을 적절히 하고 xx을 한 사람에게 계약서를 전달하는 것으로 계약이 체결되지만, 다음 두 xxx 가지는 법적 xx가 서로 다를 수 있음은 알아야 한다.

xx	효력 xx
Xxxx X. Xxxxx President ABC Corporation	계약에 xx을 하는 개인이 당해 계약에 xx 책임이 있으며, 그 직책과 xx은 단순히 xx확인을 위해 참고로 제시되어 xx 자체는 계약과 xx이 없다는 암시
ABC Corporation By Xxxx X.Xxxxx President	xx을 한 개인보다 xx이 실제 계약 당사자임을 나타내는 옳은 xx xx

• 계약 대상물에 xx 권리를 xx과 xx을 하는 xx이 xx 공유할 수 있어, xx 자체 xx과 개인의 xxx xx 필요한 xx가 있음을 xx해야 한다.

(3) 날짜

• xxx가 같은 장소에서 직접 만나 xxx는 xx에는 그날이 체결일이 되며, 우편으로 송부하여 각각이 xx한 xx에는 후에 xx한 날이 체결일이 된다.

• 실무적으로 계약서 전문 또는 기간조항에 계약의 효력 발생일을 정하기 때문에 계약의 체결일과 별도로 계약의 효력이 발생하는 xx가 있다.

4. 유의 사항 및 라이센서의 xx

• xx사항 없음.

Key Point xx

● 국제간의 xx인 xx, 계약 상대방이 잘 모르는 회사인 xx가 많은데, 특히 계약 체결자의 xx 및 회사 내의 위치 등에 대해서는 명함 이외는 확인할 방법이 적절하지 않은 xx가 많다. 이때 xx스러운 xx는 충분히 확인하는 것이 필요하다.

About Us

IPMS

xxxx 전문가 xx인 ‘xxxx네트워크(IPMS, 회장: xxx)’는 한국 xxxx xx을 높이겠다는 목표로 이 분야 전문가와 일반인이 함께 참여 한 민간 단체이다. 지난 2002년 삼xxx연구소 온라인 포럼에서 출발해 2009년부터 비영리·비정부 사회단체 xx로 xx 중이다. xx 분과xx

400명 등 온라인 xx 3700xx을 두고 있다.

IPMS는 ‘IP라이선스전략분과’ 등 xx 13개 분과로 xx돼있다. xxxx xx는 물론, 세미나와 교육·xx 콘퍼런스 등도 xx한다. 지난 2007년 ‘지적xx전략교본’ 발행을 시작으로 △사례 xx의 실무자를 위한 국제 라 이센스 계약(2008년) △국제 라이센스 계약 실무(2009년) 등을 펴냈다.

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Bio xx계약 총서 일반조항(Ⅱ)

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라이센스 협상 전략

협상의 3요소

xx(information)와 시간(time), 협상에서의 지위(power)는 협상에서 중요한 3가지 요소라 고 일컬어진다. 따라서 협상 테이블에 앉기 전에, 협상에 필요한 xx를 xxx 수집함으로써 협 상에서 우월한 지위를 확보하고, 협상의 마감시 한에 쫓겨서 마지못해 협상을 xxx 않는다면 자기에게 유리한 조건으로 협상을 마무리할 수 있다는 것이다.

[xx] 협상의 3요소 - xx, 시간, 지위

협상에 필요한 상대방에 xx xx로는, 상대방 이 요구할 것으로 xx되는 협상 조건뿐 아니라, 상대방의 사업실적, 협상에 참여하는 담당자 x x, 협상과 관련된 xxx계자의 xx 등을 포함 하여 폭넓은 xx가 포함될 수 있다. 또한, 협상 에 필요한 xx에는 협상에 임하는 자신의 xx 도 포함된다는 것을 간과해서는 안 될 것이다. ‘나를 알고 적을 알면 백xxx’이라는 말도 있

지 않는가?

협상에 임할 때, 협상 마감시한을 내부적으로 x x놓을 수는 있지만 이를 상대방이 알게 되면 상 대방의 xx조건에 따를 수밖에 없는 xx이 발 생할 수 있다. 이 xx, 상대방은 협상 마감시한 까지 협상을 xx시키다가 마감시한이 임박해 서 협상조건을 제시하게 될 것이고, 결국 제대로 협상을 해보지도 못하고 협상을 종료하게 될 수 도 있다. 따라서 협상 마감시한은 가급적 xxx 을 가지고 정하되, 때에 따라서는 협상 기간을 연장할 수 있음을 상대방에게 암시하는 것도 필 요하다.

일반적으로는 라이센서가 협상에서의 우월적 지위를 가지게 된다. 협상 조건을 라이센시x x 용하지 못하는 xx에, 라이센스를 허락하지 않 x x 있고, 이 xx 라이센시는 사업을 그만두 거나 침해를 할 수밖에 없는 xx가 발생할 수 있다. 그러나, 협상에서의 우월적 지위는 시간 이 해당 국가의 xx 정책xx 사회적 분위기가 바뀜에 따라, 라이센서와 라이센시의 역학xx 가 xx될 수도 있으므로, 라이센서가 협상 기간 xx 지나치게 우월적 지위를 xxx는 것은 바 람직하지 않을 것이다.

협상 장소

xxxx는 협상에서의 우월적 지위를 xxx 여 자기의 홈그라운드에서 협상을 하고자 할 것 이고, 그 결과 라이센시는 라이센서가 지정한 장 소를 xxx는 것이 통상적이다. 이로 인해, 라 이센서는 라이센서가 유리한 위치 및 회의실 환

Bio xx계약 총서 일반조항(Ⅱ)

▶ 역할분담

국가 간의 협상, 협상금액이 xx 큰 xx, 또는 협상결과에 따라 회사의 존립이 결정되는 xx와 같이 아주 예외적인 xx를 제외하고는, 대체로 협상 테이블에 앉는 xxx은 2 ~ 5명 내에서 이 루어지는 xx가 많다. 이 때, 협상에 참여하는 구 xx을 선별하고 각자의 역할을 분담하는 것이 필요하다. 크게는 협상 리더, xx 역할(Good Guy) 및 나쁜 역할(Bad Guy)로 구분할 수 있다. 리더는 협상을 xx하고, 필요한 xx 팀의 다른 xxx에게 지시를 하거나 xxx들을 조율하는 역할을 한다. xx 역할(Good Guy)은 상대방의 조건에 xx 공감과 이해를 표시함으로써, xx 방이 안도감을 가지xx 안심시켜서 긴장을 늦추 xx 하며, 자신의 팀이 제시한 조건을 xx할 x x xx xx xxxxx xx. xxx xx xx (Xxx Xxx)은 협상 xx을 방해하면서, 상대방이

제시하는 주xxx 관점을 xx시키고 때에 따라 서는 상대편을 위협하고 약점을 폭로하기도 한다. 만약, 협상 참여자가 5인 정도로 xx되는 xx에 는 xx 전술을 통하여 협상을 xx시키고, xx 방이 제시한 xx을 xx시키xx 만들며, 협상 xx을 관찰하고 xx하는 강경파(Hard Liner)와 교착xx의 협상에서 벗어날 수 있는 방법xx 전 술을 xx하고, 협상이 주요 쟁점에서 너무 멀리 벗어나지 않도록 하는 관리자(Sweeper) 역할로 더욱 세분화할 수도 있다.

이 같이, 협상 xxx은 역할을 분담하고 각자의 역할에 따라, 때로는 협상을 부드럽게 xx하기도 하고, 때로는 협상을 결렬시킬 듯한 험악한 분위 기를 xx하기도 하면서 유리한 조건에 합의가 이 루어지도록 해야 한다. xx [xx]은 협상팀이 5 인으로 구성된 xx에, 각각의 역할을 맡은 담당 자의 효과적인 자리배치의 예시를 나타낸 것이다.

[그림] 협상 구성원의 협상 테이블 자리배치 예시도

소송에서 이기는 기술계약 라이센스 세부 조항과 특허협력

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기술계약 업무 흐름

기획․계획 단계

기술계약 수립은 법무부문에 대하여 특정 안건 에 대한 사업부, 연구․개발부문 내지 기술․엔지 니어링부문, 또는 현업부문(제조․물류부문)의 제안․의뢰에서부터 시작된다. 즉, 그 전에 통상 적으로 의뢰하는 부서(주관부서)에서 해당 안건

․사업에 대한 계획(기획,입안)이 수립된다. 도대체 무엇(안건, 문제, 비즈니스)을 누구와 어 떻게 하고자 하는가? 목적, 목표는 무엇인가? 기업전략, 사업(부) 전략은 무엇이며, 그것은 회 사방침에 따른 것인가, 상대방 선정은 적절한가? 하는 등의 이른바 5W1H의 요소에 의한 해석을 하고, 계획을 세운다.

큰 안건, 프로젝트에서는 프로젝트팀(태스크포 스)을 구성하는 경우도 있다. 프로젝트팀은 사 업부문, 경영기획부문, 경리재무부문, 연구개발 부문, 제조부문, 법무부문의 구성원으로 편성되 는 경우가 많으며, 여러 각도에서 조사 및 검토 하고 시뮬레이션을 실시한다. 경리․재무상황, 수익(력) 예측, 시장규모, 판매경로․채널의 강약, 상대방․경쟁업체의 비중․지위, 경쟁력의 조사․ 분석 등 실현가능성에 대한 연구를 한다. 이를 위하여 계약후보자(예상 고객)와 사전평가를 위 한 비밀유지계약(SA)를 체결하는 경우도 있다.

계약서 작성 단계

법무부문의 전문가에 의하여 초안이 작성되는 것이 일반적이며, 바람직하기도 하다. 법무부문 은 제안부서의 의뢰를 근거로 의견을 듣고 계약 원안을 작성한다. 제안부서(담당소관부문)가 직 접 스스로 기안하는 경우에는 반드시 법무부문 전문가의 검토․확인을 받는 것이 필요하다. 특히 일반인이 계약서를 작성하는 경우에는 생 각지 않은 허점(하자․누락)이 있게 된다. 또한

체크리스트를 작성해 두고, 계약안에 대한 자기 점검을 하는 것도 중요하다. 체크리스트에 의하 여 최소한 규정되어야 할 사항, 부족한 사항이 없는지(5W1H, 특히 명확한 계약취지․목적의 기술), 규제 법규에 저촉하고 있지 않는지 등을 점검한다.

초안자(법무부문)와 의뢰 부서(소관부서․제안 부서)의 긴밀한 합의․커뮤니케이션이 중요하다. 각각 서로가 생각하는 부분이 있기 때문에 이를 해소하여 보다 좋은 형태로 보정(brushup)할 필요가 있다. 의뢰부서는 자신들의 의도가 충분 히 반영된 계약안인지 여부를 검토해야 한다.

협상 단계

상대방에 대하여 계약안을 제시함으로써 협상 은 시작된다. 송부하는 수단으로서는 상대방 담 당자에게 우송, 팩스, 이메일, 면담 중에 직접 건 네는 방법이 있지만, 최근에는 사전에 이메일로 송신하고 검토하도록 하는 것이 일반적이다. 협상은 1대 1로 하는 경우도 있지만, 협상단을 구성하여 수행하는 경우가 많다. 협상단은 의뢰 한 부문(의뢰부서․소관부서/사업부서), 연구개 발부문, 경영기획부문, 법무부문(법무․지적재 산)의 구성원으로 이루어지는 것이 일반적이다. 협상에서 중요한 것은 상대방의 진의, 목표가격, 절대가격을 신속히 간파하는 것이다. 핵심의 주 위에 있는 본질적이 아닌 부분, 내용이나 가치가 없는 장식(이른바 꾸밈)에 현혹되어서는 안된다. 자신들은 무엇을 양보하고, 무엇을 양보해서는 안되는가? 때로는 수단으로서 협상하는 경우도 있지만, 최저한도는 확보되어 있어야 한다. 상 대방으로부터 획득하고자 하는 진정한 목적, 원 래 의도, 목적물(금전, 제품, 기술, 정보)은 무엇 인가? 협상이 진전되지 않는 경우에는 항상 원

소송에서 이기는 기술계약 라이센스 세부 조항과 특허협력

계약교섭 노하우

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효율적인 계약교섭을 위해서는 기업과 대학 모 두 아래 사항들을 반드시 인지해야 한다.

명학한 조문 작성

국내계약이든 국제계약이든 일단 양자가 합의 하여 조인한 계약은 자의적으로 자사의 상황에 따라 변경하거나 이행을 하지 않는 것은 불가능 하다. 특히 외국인·외국기업과의 계약은 세계 공통의 민법이 존재하지 않는다는 점과 계약조 항만이 양자의 유일한 약정인 점에 비추어 불명 료한 사항이나 장래 해석이 불분명하여 논쟁이 나 분쟁이 염려되는 경우, 이러한 일을 미연에 방지하고 또한 후일 사정을 알지 못하는 제3자

가 계약 조항을 읽어도 이해할 수 있도록 상세하 고 명료하게 조문을 작성해야 한다.

사전 정보 수집

교섭개시 전에 상대방의 상황을 충분히 조사하 고, 자사( 自 社 )와 비교 검토를 하여 본 프로젝트 (공동연구, 위탁연구, 라이센스 등)에 대한 상대 방의 의도를 충분히 파악한다. 라이센스 교섭이 면 라이센스 허락 후보국가, 후보기업의 실태를 보여주는 자료를 활용한다. 구체적으로 정부기 관, 무역진흥회, 국제협력기구, 종합상사, 상대 방 대사관, 상대국의 대표 조사기관(은행 등을 포함), 국제적 라이센스 중개인 등 이용할 수

합리적인 교섭태도

1) 분명하고, 솔직하게 그리고 명랑한 태도로 직접적으로 자기(자사)의 주장을 한다.

2) 예의 바르고 정중한 언어로 상대방의 주장․의견도 충분히 듣는다.

3) Yes․No는 확실히 한다. 애매한 대답으로 수용이 불가능한 사항에 대하여 상대방에게 기대를 갖지 않게 한다.

4) 상대방이 알지 못하는 곳에서 무의미하게 양보하지 않는다.

5) 상대방의 계책에 넘어가지 않는다.

6) 위협이나 속임수에 걸리지 않는다.

7) 상대방의 마음을 열게 하면 교섭은 절반 이상 성공이다.

8) 이를 위해서는 자신이 먼저 마음을 연다.

9) 일류 협상자는 일류 인물이다.

10) 라이센스 등 교섭은 전인격적 활동이다.

있는 정보를 수집해 해석한다.

현지의 대표적인 은행과 법률사무소를 방문하 여 직접 정보를 수집하는 것도 중요하다. 동일 업계에서의 평판도 참고가 된다. 또한 직접 라이 센스 허락 후보기업의 경영자를 방문하여

소송에서 이기는 기술계약 라이센스 세부 조항과 특허협력

기술계약 체크 리스트

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기술계약과 관련해 향후 분쟁이 발생할 것을 고 려하면, 기업과 대학 모두 아래 사항들은 반드시 유념해야 한다.

A. 국내뿐만 아니라 외국기업·대학과의 계약은 계약서에 기재된 사항만이 상대방과 약정된 사 항이다. 특히 상대방이 외국인인 경우에 기업이 나 대학 모두 계약에 기재되지 않은 사항은 약정 되지 않은 것임을 명심하여야 한다.

B. 라이센스 계약 특성상 계약서 조항이 많은 사항과 관련되기 때문에 약정항목에 누락이 생 기지 않도록 관계부문의 라이센스 계약담당자 가 충분히 협의하거나 사전에 라이센스 부문 담

당자가 정보 수집을 충분히 하여 누락이 없도록 한다.

C. 비밀유지계약, 공동연구계약, 연구위탁계약 등은 각각의 대상기술을 명확히 하고 범위를 특 정하도록 노력한다. 대가․비용 등 금액이 표시 되는 경우에는 대가․비용의 내역을 명확하게 기 재한다. 공동연구를 포함하여 성과의 취급에 대 하여는 계약 체결 시에 기본원칙을 결정해 두어 야 함에도 불구하고, 나중에 별도 협의하는 것으 로 규정하는 사례를 볼 수 있다. 후일 예상하지 못한 결과가 발생한 경우 각자 권리를 주장하여 수습하지 못하게 될 우려도 있다.

주요 체크 리스트

A. 연구위탁비의 경우

가) 위탁받은 연구 활동에 필요한 비용만을 말하는지 아니면 그 밖의 비용도 포함되는지의 여부

나) 비용만이라고 하면 연구·시험에 필요한 재료비·연구분석장치의 운전비·광열수도비 기 타 유틸리티 비용 외에 인건비도 포함되어 있는지 여부

다) 연구성과가 특허인 경우에 특허를 받을 수 있는 권리의 대가결정 방법 등

B. 공동연구계약의 경우

가) 기본적으로 자사의 연구개발능력을 파트너가 보완해 줄 것

나) 따라서 양자 간의 협력에 의해 공통목표인 공동연구의 성과에 도달할 수 있을 것

다) 위와 같은 점에서 필연적으로 공동연구의 성과는 양자가 실질적으로 균등분배하여 그 이 익을 받는다.

D. 예방법학적 소송대책과 관련하여 계약상의 수단을 추가해둔다. 공동 연구가 충분한 성과를 거두지 못하고 종료된 경우에 특히 검토해야 할 사항은 상호 교환한 기술정보, 기술연락회의에 서 교환된 정보, 공동연구의 성과취급, 공동연

라이센스 계약 체크리스트

조항	체크 사항	비고
1. 전문	a.계약 당사자의 명칭 등의 표시 (회사명, 본점 소재지, 창립 준거법) b.계약 목적의 개요의 표시	b. 국내 계약인 경우에 기재
2. Whereas Clause	a.계약 당사자 종사 업무의 소개 b.라이센서의 보유 권리, 허락되어 있 는 권리에 관한 진술 c.계약 당사자의 계약 체결 의사 표시	국내 라이센스 계약에는 없음 필요한 경우에는 「 경위 」 「배경」등의 조항을 마련
3. 전문 대상	약인 (in consideration of) 을 기재	상대방이 미국 기업인 경우
4. 정의	a. 특히 대상 기술은 상세히 정의한다. 본문에 더해, 첨부, 부속서 등을 이 용해 오해가 없도록 정의를 작성한 다. 또한, Patent Lists 를 첨부한다. b. 주요한 정의 대상 항목 본 기술, 본 제품, 본 특허, 노하우, 판매 가격, 고객, 화폐, 상표권, 관련회사, 허락지역, 선적, 개량 기술, 비밀정보 등	a. 특허 계쟁 회피의 목적의 라이센스 계약에서는 대상 특허의 정의는 국가명과 특허 번호만 기재하면 된다.
		b. 생략형(abbreviation)도 자 주 사용된다.
5. 라이센스의 대상	a.라이센스의 형태 독점 또는 비독점인가, 독점인 경우 라이 센서는 자기 실시 가능한가, 재실시권 첨 부인가 b.실시 허락의 제한, 범위 ⅰ) 제조, 판매제한 (지역, 수출처, 생산 량, 목적, 용도 등) ii) 허락 지역 이외의 취급 (수출 금 지 or 라이센서의 승인 사항여부) iii) 국내에 있어서의 라이센스 허락 인 경우, 타국의 라이센시가 제조 한 제품의 국내로의 수입은 제한 되어 있는가 c.특허 라이센스 허락특허 표시, 특허 리스트의 제시 d.노하우, 라이센스 라이센스 범위의 특정, 기술이전·기 술정보 제공 범위의 특정 e.상표 라이센스가 부수되어 있는 경우: ⅰ)상표의 제시는 의무 or 권리 ii) 사용 형태 iii) 품질 관리 규정	비독점인 경우, 다른 라이센시 의 유무, 가능하면 다른 라이센 시의 명칭을 확인 c.국내 특허 라이센스 계약인 경우에는 전용실시권인지 통 상실시권인지를 명시