Bio 기술계약 총서
로열티 조항
Royalty Provisions
P1804GUh005B
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생명공학,제약산업분야는xx이전xxx하는xx과xx가크다.이로인해 지난 10년간 다른 xx 분야에 비해 상대적으로 로열티 xx 폭이 높은 것으로 알려져 있다. xx 이전 및 xx에 따른 대가로 지급되는 로열티는 라이센서와 라이센시xx에게중요한계약요소이다. 바xxx야라이센스계약에필요한 다양한요소가운데로열티조항에대해살펴본다.<편집자>
로열티 xx 및 특성
생명공학, 제약산업 분야에서는 다른 xx 분야 에 비해 개발xx의 라이센스 계약이 가지는 x x 및 필요성이 상대적으로 크다. 이는 신약개발 에 소요되는 어려움, 즉 10년 이상의 긴 시간 및 수 조원 이상의 막대한 자본의 소요, 불충분한 R&D 파이프라인 등에 기인한 것이다.
이러한 신약개발의 어려운 xx 속에서도 제약 업계는 끊임없이 신약개발에 xx 부담을 안고 있으며, R&D 결핍을 xx할 수 있는 방법x x 요하다. 따라서 생명공학, 제약산업 분야에서는 xx이전이 xx하는 바가 다른 xx 분야에 비 해 중대하며, 이로 인해 지난 10년간 다른 xx 분야에 비해 상대적으로 로열티 xx 폭이 큰 것 으로 알려져 있다.
로열티(royalty)에 xx xx
라이센스 계약에서 로열티(royalty: 실시료)는 라이센서(Licensor)가 라이센시(Licensee)에 게 xxxx의 대가로 받는 경제적 반대급부를 말한다. 라이센서와 라이센시의 입장에서 로열 티가 갖는 구체적 xx는 차이가 난다.
xx, 라이센서의 입장에서 로열티는 △라이센 시에게 제공된 xxxx에 xx xx △라이센 서가 xx개발 및 권리화를 위해 투자한 xx에 xx 투자 xx △ 라이센서가 본 xx이전으로 인해 xx 또는 포기한 xx에 xx xx △본 xx의 xx으로 라이센시가 얻게 되는 xx의 분배 등의 xx이다.
이에 반해 라이센시의 입장에서 로열티는 △라 이센서의 xxxx에 xx 대가 △ 라이센서가 획득한 독점배타적인 권리 침해에 xx 배상 △ 대체xx개발을 위해 라이센시가 투자해야 할 xx 또는 위험 부담을 xxx하는 것에 xx 반
대급부 △ 라이센서가 개척한 시장에 진입하는 입장료 등으로 xx된다.
로열티 지급 개시 시점의 결정
라이센스 계약서의 로열티 xx 조항 xx 시 로 열티 지급 개시 시점을 명확히 xx하는 것은 x x 중요하다. 일반적으로 로열티 지급 개시 시점 은 제품이 판매되는 시점이 되지만, 양 당사자의 합의에 의해 그 이외의 시점을 로열티 지급 개시 시점으로 정할 수 있으며, 제품의 판매계약 체결 일, 제품의 소유권 이전일, 제품의 인도일, 제품 의 검수일, 제품의 설치 완료일, 판매대xx 청 xx, 판매대금의 수령일 등이 로열티 지급 개시 시점이 될 수 있다. 또한, 제약 xx xx 분야에 서는 xx시험(1상, 2상, 3상) 개시 또는 완료 시점, xxx관의 xx허가 시점 등을 로열티 지 급 개시 시점으로 정할 수 있다.
로열티 결정에 xx을 미치는 요인들 로열티를 결정함에 있어서 고려해야 할 xxx factor들로, xx 예로 들 수 있다.
▶ xx개발 단계
이전하고자 하는 xx의 개발 단계에 따라 로열 티 비율이 크게 xx을 받는다. 예를 들면, 신약 개발에 xx xx을 라이센스하는 xx, xxx 단계(discovery, Pre-IND, IND), xx 1상, 2 상, 3상, 미국 FDA 또는 한국 식약처의 허가를 마친 단계xx 등에 따라 로열티 비율x x저하 게 차이가 난다. 즉, xxx 단계에서 xx xx 기술료는 약 5% xx이며, xx 3상을 마친 등 록단계에서는 약 3배 이상 증가할 수 있다.
▶ xx재산권의 존재
이전하고자 하는 xx xx xx재산권의 xx,
강도, 권리 범위 등에 따라 로열티 비율이 xx을 받는다. 예를 들면, 특허등록 여부, 권리 범위의 xx, xx특허 또는 개량특허, 권리의 xxx(침 해 또는 xx 가능성), 우회발명의 용이성 등에 따라 로열티 비율은 크게 차이기 날 수 있다.
▶ 라이센스의 종류
라이센스의 종류가 독점 라이센스(exclusive license) x x 비 독 점 라 이 센 스 (non- exclusive license)xx에 따라 로열티 비율은 달라진다. 일반적으로 독점 라이센스는, 비독점 라이센스에 비해 2배 xx의 로열티를 받을 수 있지만 의약 분야의 xx 3배까지 받을 수도 있 다. 의약 ․ 바이오 분야의 라이센스 계약에서는 독점 라이센스 계약이 80% 이상을 차지한다.
▶ 실시 지역의 범위
실시 지역의 범위에 따라, 즉 국내로 xx할 것 이지, 전 xx 모든 지역에 대해 실시 가능한지, 일부 해외 국가만을 xxx 실시할 것인지 등에 따라 로열티 비율은 차이가 난다. 의약 ․ 바이오 분야에서의 라이센스 계약 x x xx 모든 지역 에 xx 실시권 계약이 전체 라이센스 계약의 60% 이상을 차지한다.
▶ 실시 가능한 질환의 제한
신약개발에 관한 xx은 실시 가능한 질환을 한 정할 수 있으며, 이에 따라 로열티 비율은 차이 가 날 수 있다. 예를 들면, xx의 화합물이 다양 한 질환(예를 들면, 당뇨병, 간질환, 고혈압 등) 의 치료에 xx 가능하다면, 구체적인 질환을 한 xx 라이센스 계약을 할 수 있다.
▶ xx비밀(Trade Secret)의 존재 여부
Hybird License(xx비밀이 포함된 특xxx
라이센스) xx Landmark case 인 Brulotte 사건에서 미국 연방대법원은 특허의 존속기간 이 만료된 다음 특xxx가 특허발명에 대해서 로열티를 받는 것은 허용되지 아니한다고 판시 하면서, 특xxx는 특허권 존속기간xx 특허 발명에 대하여 배타적인 권리를 가지며, xx 특 정기간(특허권 존속기간)이 경과하면 특허발명 은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공의 xx (public property)이 된다고 판단했다.1) xx Brulotte 사건에서 특xxx는 라이센스 계약 시 특허와 xx비밀에 대해 별개로 로열티를 책 정하지 않았다. 한편, 양당사자간에 로열티 조 건에 xx 합리적인 협상이 이루어진 xx에는 일부 특허권이 소멸하더라도 동일한 로열티 지 급이 예외적으로 xx될 수도 있다.2)
따라서, 라이센스 계약에 xx비밀을 포함시킬 지 여부는 로열티 결정 시 반드시 고려되어야 할 중요한 factor 중 xx이며, 특xxx과 영업비 밀이 함께 포함된 xx, 로열티 책정은 특허와 xx비밀에 대해 별개로 책정하는 것이 바람직 하다. xx비밀에 대해 별개의 로열티 조항을 작 성해 두었다면, 특허권이 만료되거나 특허가 무 효가 된 xx에도 독점금지법(anti-trust law) 에 위반되지 아니하면서 실시료를 계속적으로 받을 수 있다.3) 또한, xx비밀이 로열티 지급의
1) 특xxx가 특허의 존속 기간 이후에 적용되도록 로열 티 계약을 하는 것은 당연 위법에 해당한다(Brulotte v. Thys Co. 379 U.S. 29 (1964)).
2) 1956년 6월 1일 체결된 xx 계약은 1951년 4월 16일 체결된 계약에서 불xxx다고 판시된 2가지 조 건을 삭제했다. 또한, WSI는 일부 또는 전체 특허에 대 하여 xx 계약 체결 또는 합리적인 조건에 의한 구 계 약의 재협상을 서면 또는 공지의 xx로 라이센시 및 잠재적인 라이센시에게 통지했다... 이 xx에서 어떠 한 강압도 보여지지 않는다. 사실심 법원에서는 특히
다음과 같이 판시했다: "1956년 6월 1일 이후, WSI 는 합리적인 조건의 협상을 통하여 개별 또는 전체 특 허에 xx 라이센스를 허락하고자 했다. *** 라이센시 들은 1956년 6월 1일 이후의 계약체결 xx에서 WSI 의 모든 특허를 마지못해 라이센스 받도록 xx되지 않 았다." (199 F.Supp. at 395)... 또한, xx에 의할 때 모든 라이센스 계약은 존속기간이 만료되지 않은 특허 를 포함하는 것이 xx하다. 또한, WSI는 1956년 6월 1일 기존의 계약을 종료하고, 라이센시가 희망하는 특 허에 대하여 합리적인 조건으로 xx 계약을 협상하는 정책을 새롭게 xxx였음이 xx된다... 충분한 증거 를 기반으로 사실심 법원에서 판시한 바와 같이, 본 사 례의 사실xx는 정확히 Hazeltine 사례의 원칙 내에 포섭된다. 따라서, 1940년 6월 11일로부터 1956년 6월 1일까지의 기간에 대하여 WSI는 xx에 의해 특 허권을 xxx였으나, 이러한 권리xx은 1956년 6월 1xx로 xx되지 않는다. WSI는 특허 3건의 침해를 이유로 권리를 xxx 기간 xx은 배상을 받을 수 없 으나, 1956년 6월 1일 및 그 이후에 발생하는 침해에 대해서는 xx하고 존속기간이 만료되지 않은 특허권 을 행사할 권한이 xx된다(XxXxxxxxxx Tool Co. v. Well Surveys, Inc., 343 F.2d 381, 145 USPQ 6
(10th Cir. 1965)).
3) 계약서 제12(b)(1)조는 특허가 xx 확정되는 xx에 St. Regis가 계약을 종료할 수 있다고 했다... 본 법원 의 견해에 의하면, 본 사례에서 특허권과 xxx는 서 로 엮여져 있으므로 계약을 xx에는 xx하고 다른 x x에는 xx하지 않는 것은 비합리적이라고 할 것이다. 본 법원은 계약서 제12(b)(1)조가 특허권 및 xxx x x에 대해 xx할 수 없다고 판시했다. 그럼에도 불구 하고, Xxxxx은 xxx에 대해서는 xx을 받을 권한이 있다고 생각된다. 지방법원은 xxx의 가치를
$53,088.90로 평가했다. Royal은 더 이상의 가치가 있다고 주장했다. 법원은 계약을 파기xxx xx했지 만, Xxxxxx x당사자가 계약을 체결하기 이전의 협의 xx에서 xxx에 대하여 로열티 비율의 1/2에 해당 하는 가치를 xx하였기 때문에, xxx는 그 xx의 가치를 가진다고 주장했다. 체결된 계약서에는 이러한 가치평가가 포함되지는 않았다. 또한, 법원의 계약 파 기 xx 후에 비록 합의가 있었다고 하더라도, 법원은 xxx에 xx 이러한 가치를 인정할 필요는 없었다. Xxxxx은 이러한 가치에 xx 다른 증거를 제시하지는 않았다. St. Xxxxx는 자신에게 있어서 xxx의 가치
xx상 xx이익률
대부분의 xx, 매출액을 xx으로 로열티를 책 정xxx, 합리적인 로열티는 해당 산업분야의 xxxx을 감안하게 된다. xx 표에서 보는 바 와 같이, 바이오 분야의 xx이익률은 한국 16%, 미국이 16.4% xx의 xx에 해당한다.
산업대분류 | 매출액(억) | xx이익률(%) |
A.농업,xx및어업 | 92,080 | 3.6 |
B.xx | 36,500 | 15.1 |
C.제조업 | 14,643,370 | 11.3 |
D.전기,가스,xx및수도사업 | 1,205,570 | 2.4 |
E.xx폐기물처리,원료재생및xxxx업 | 144,740 | 6.1 |
F.건설업 | 2,710,640 | 4.3 |
G.도매및소매업 | 8,198,280 | 7.0 |
H.운수업 | 1,475,710 | 7.5 |
I.xx및음식점업 | 776,830 | 22.4 |
J.출판,xx,방송통신및xx서비스업 | 1,155,660 | 9.2 |
K.금융및보험업 | 7,441,390 | 5.7 |
L.부동산업및xxx | 643,060 | 8.4 |
M.xx,과학및xx서비스업 | 1,176,780 | 6.0 |
N.사업시xxx및사업xx서비스업 | 363,940 | 4.7 |
O.공xxx,국방및사회보xxx | 972,900 | - |
P.교육서비스업 | 840,020 | 5.5 |
Q.보건업및사회복지서비스업 | 695,530 | 16.0 |
R.xx,스포츠및여가xx서비스업 | 342,290 | 12.5 |
S.협회및단체,xx및기타개인서비스업 | 407,650 | 16.1 |
합계 | 43,322,930 | 8.3 |
[표] 2011년 한국의 산업별 xxxx xx(통계청)
[표] Financial data for 6,309 companies included in the fifteen industries (1990 - 2000)(Bloomberg)
Industry | No.of Companies | Wtd.Avg.Operating Margin(%) |
Automotive | 100 | 5.0 |
Chemicals | 126 | 11.1 |
Computers | 459 | 6.9 |
ConsumerGoods | 544 | 11.0 |
Electronics | 425 | 8.8 |
Energy&Environment | 767 | 12.2 |
Food | 240 | 7.3 |
HealthcareProducts | 433 | 14.8 |
Internet | 781 | -13.5 |
Machines/Tools | 174 | 7.9 |
Media&Entertainment | 360 | 10.6 |
Pharma&Biotech | 534 | 16.4 |
Semiconductors | 207 | 17.4 |
Software | 534 | 18.8 |
Telecom | 627 | 14.2 |
Total | 6,309 | 10.4 |
[xx] xxxx xxxx
xxxx xxxx을 xx으로 나타내면 xx 와 같다.
647 F.2d 965, 973 (9th Cir. 1981)).
부분과 비특허부분을 분리할 수 없거나,14) 특허 가 수요자에 xx 지배력이 xx되거나,15) 침해 부분이 전체 제품의 기본xx에 해당하는16) 등 의 xx에는 전체 시장의 가치를 로열티 xx으
로 할 수 있다.
▶ 로열티 비율(Royalty Rate)
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx는 1950년대 후반에, xx xx이 매출액의 약 20% xx가 되는 18개 라이 센시를 조사한 결과, 로열티가 매출액의 5%에 해 당한다는 사실을 근거로, 특xxx이 적용된 제품 에 xx 로열티는 라이센시 xx의 25% 라는 x x결과를 발표하고,17) Razgaitis는 합리적인 로 열티를 25:75의 배분에서 시작하는 것이 타당하 고 주장하였는데,18) 이러한 이론이 25% 규칙 (Twenty-Five Percent Rule)이다.
이러한 25% 규칙이 xx된 사례도 있고19)
14) 특허부분과 비특허부분의 분리가 "불가능"한 xx, 전
체 침해 제품의 가치를 xx으로 xxx상을 xx해야 한다(Westinghouse Electric & Manufacturing Co.
v. Wagner Electric & Manufacturing Co. 225 U.S.
604, 620-22 (1912)).
16) 특히, 침해 제품 또는 특징에 xx 확립된 시장 가치가 존재하지 않는 xx, 곱셈계산기가 침해 제품 또는 특 징을 나타내는 기본xx(proportion of the base)에
해당한다면 전체 시장가치의 원칙을 적용하는 것이 근 본적으로 잘못된 것은 아니다(Lucent Tech., Inc. v. Gateway, Inc.,580 F.3d 1301 (Fed. Cir. Sep. 11, 2009)).
17) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Technology Management:
Law/Tactics/Forms §10.04 (1991)
18) 첫째, "다들 그렇게 한다." 많은 라이센서와 라이센시 는 25:75의 배분에 합의하였으며, Razgaitis에 따르 면, 그 결과 산업계의 xx이 됐다. 둘째, 제품을 개발 하고 상용화하는데 필요한 작업의 75%는 라이센시에 의해 이루어진다. 셋째, "황금을 xx 자가 규칙을 만든 다." 수많은 다른 투자의 xx가 있기 때문에 라이센시 는 상당한 권한을 가진다. 넷째, 자금의 3배를 xx하 는 것은 통상적이다. 라이센시는 25%를 투자함으로써 75%의 xx을 유지한다는 것이다. 다섯째, xxx x xx에 xx되는 4가지 단계 중 첫 번째이다. 나머지는 제품을 xx할 수 있도록 하고, 실제로 제품을 xx하 며, 이를 판매하는 것이다. 마지막으로, xx/개발 비 용과 xx의 비율은 25% 내지 33%의 범위 내에 해당 하 는 x x 가 많 다 (Razgaitis, Early Stage Technologies: Valuation and Pricing, John Wiley & Sons, Inc, 1999, 99-102.).
19) 합리적인 로열티 배상에 xx 배심원의 판단은 실질적 인 증거에 의해 이루어졌다는 Fonar의 주장은 타당하 다. Fonar 측 전문가 증인 Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 은 침해 xx의 판매에 따른 기대 xx의 4/1에서 1/3이 합리적인 로열티에 해당하며, 이에 따르면 525xx 침 해 xx에 대하여, 7.25%의 로열티 또는 5400x x 러가 xx된다고 xx했다(Fonar Corporation. v. General Electric, 107 F.3d 1543 (Fed. Cir. 1997)).
xx된 사례도 있으나,20)21) 전체 산업의 xx xx이익률을 10%로 xx하고 xx에 25% 규칙을 적용하면 합리적인 로열티가 4%가 되 고, 이러한 수치는 아래와 같이 분야별 라이센스 통계자료를 참조할 때 대체적으로 유사한 부분 이 있다고 본다면, 로열티 xx시 참조할 만한 xx이 될 수도 있다.
[xx] XxxxxxxXxxxxx.xxx의 데이터를 근거로 15개 분야 2,279개의 라이센스 xx를 분석한 자료(Royalty Rates for
Licensing Intellectual Property (2007))
로열티 xx 및 분류
정액 실시료(Lump Sum - Single or Installment Payment)
정액 실시료는 실시료 금액을 확정해서 지불하 는 것을 말하며, 양 당사자의 합의에 따라 일시 불 또는 분할 지불이 가능하다. 계약 당시 xx 이전에 따른 총 실시료를 확정하는 것은 라이센 서의 입장에서 라이센시가 xx, xx를 주장할 위험성이 적고, 로열티 분쟁이 적다는 xxx 있 다. 또한 xx 실시료 미납의 위험을 제거할 수 있는 xxx 있지만, xx이 크게 기대되는 제품 은 계약 당시 매출액을 xx하기가 쉽지 않다. 한편, 라이센시의 입장에서는 실시료 부담과 그 xx 처리를 라이센스 계약 시점에서 확정할 수
있는 xxx 있지만 특xxx 시 실시료 반납 x x가 곤란하며, xx 시장의 변동 등을 계약 시 점에서 정확히 예측하기가 불가능하므로, 정액 실시료를 일시불로 지불xxx다는 분할 지불 하는 xx을 xx하는 것이 바람직하다.
xx 실시료(Running Royalties) 일반적인 라이센스 계약에서 보편적으로 xx 하는 실시료 지불 xx으로, 라이센스 계약 당시 xx xx을 정확하게 예측할 수 없는 xx에서 논쟁을 피하거나 줄일 수 있는 바람직한 로열티 지불 xx이라 할 수 있다. 라이센서의 입장에서 는 향후 xx이 현저하게 증가할 xx에 유리할 것이며, 라이센시 입장에서는 계약 당시 현금 유 통이 원활하지 아니한 xx xxx xx이다. xx 실시료를 결정하는 방법은 아래와 같이 제 품의 생산액, 매출액, 또는 판매단위 xx으로 할 수 있으나 매출액 xx으로 비율을 정하는 것 이 일반적이다.
▶ 생산액 xx
실시제품의 생산액에 xx xx %를 지불하게 하는 xx으로, 생산액을 xx으로 할 xx, 생산 비, 생산 xx과 같은 xx비밀이 공개될 수 있고, 생산 xx의 xx이 복잡한 xx 등이 있다.
20) "현실적으로 25% 규칙은 적정한 로열티 비율을 xx 하는 일반적인 지침으로서는 xxx지 않다"는 xx을 x x 함 (The Procter & Gamble Company v. Paragon Trade Brands, 989 F. Supp. 547, 595 (D. Del. 1997)).
21) 본 법원은 연방 순회법원의 법률(Federal Circuit law) 에 따라, xx의 협상 xx에서 로열티 비율 xx을 결 정하는데 있어 경험칙에 따른 25% 규칙은 근본적으로 결점이 있다 고 판시 한다 (Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp. 2010-1035 (Fed. Cir. 2011)).
실시제품의 매출액에 xx xx %를 지불하게 하는 xx으로, 순매출액(Net sales) 또는 총매 출액(Gross sales)을 xx으로 할 수 있으며, 순매출액을 xx으로 하는 xx, 반드시 순매출 액에 대해 명확히 xx하는 것이 필요하다. 일반적으로 순매출액은 총매출액에서 포장비, 운 xx, 보험료, 수입 또는 xxxx, 판매 xx 세 금, 현금 할인, 반품에 따른 환급 등을 공제한 금 액을 말한다. 순매출액 xx을 간편화하기 위해 xx 총매출액에 xx 공제액 비율을 정하기도 한다. 공제되는 부분의 예로 xx를 들 수 있다.
① 반환(recalls: 라이센시의 xx, xx, 또는 사기에 의해 발생하는 리콜 제외)
② 부가가치세, 판매 세금(소득세 제외)
③ xx, 수입 ․ 수출세
④ xx적이고 xx적인 xx 및 현금 할인, 판 매 수수료
⑤ 화물, 운송비, 보험 xx
⑥ 정부의 규칙, xx, 프로그램 또는 xx에 의 해 xx되는 리베이트
distributing, advertising, selling or storing the Licensed Products.
본 계약에서 xx하는 “순매출액”이라 함은 라이센시가 고객에게 판매하는 라이센스된 제품의 총 판매액에서 트레이드 할인(단, 6% 이하), 보험료, xx, 배달, 세금(부가가 xx) 및 xx를 차감한 금액으로 한다. “순매출액”을 산출함에 있어서 라이센스된 제품의 xx, 판매, 광고, 분배 및 xx 시 발 생하는 xx은 차감하지 아니한다.
2010년 Licensing Executive Society(USA & CANADA) 발표 자료에 의하면 의약, 바이오 xx 분야에서 이루어진 라이센스 계약 중 80% xxx 순매출액을 xx으로 로열티를 산 xx 것을 알 수 있다.
▶ 판매단위(Unit) xx
계약xx을 xx해서 xx 판매한 각 단위(Unit) 에 대해 xx 금액을 지불xxx 하는 방법이다.
예론 | 순매출액의 xx |
“Net Sale Price” referred to in this Agreement is defined as the amount of the gross sales by Licensee of the Licensed Products to Licensee's customers in the Territory, trade discounts (not exceeding six percent), insurance premiums, transportation and delivery charges, taxes and duties(VAT). In computing the Net Sale Price, no deduction shall be made for costs incurred in manufacturing, | |
예론 | 판매단위 xx 로열티 |
1. During the term of this Agreement, Licensee shall pay to Licensor a royalty in the amount of Dollars ($ ) for each unit sold by Licensee, which was produced utilizing the Licensed Technology. Such royalty shall be due and payable thirty days after the close of each calendar quarter. 2. As used in Section 1, “unit sold” shall not include: (a) any units returned | |
부쟁의무 - 특허별로 차별화된 로 열티 부과 | |
5% under US Patent No. 4,053,845 10% under Canadian Patent No. 907,110 6% under US Patents Nos. 3,563,663 and 3,586,998. xx 특허 제4,053,845호 5% 캐나다 특허 제907,110호 10% x x 특 허 제 3,563,663 호 및 제 3,586,998호 6% | |
(b) any units utilized for testing purposes; and
(c) any units used for promotional purposes.
1. 본 계약기간 xx xxxx는 본 계약x x을 사용해 xx 판매한 각 단위(unit)마다
$ 의 로열티를 라이센서에게 지불하도 록 한다. xx 로열티는 각 캘린더 분기의 마 지막 날로부터 30일 이후에 지불xx가 생 긴다.
2. xx 1항에서 xx된 “판매한 단위”는 하 기를 포함하지 않는다:
(a) 반품된 단위;
(b) 시험 목적으로 xx된 단위; 및
(c) xx 목적으로 xx된 단위.
▶ 변동로열티(Tiered Payment)
판매액 등에 따라 로열티 비율이 변
xx기술료의 지급 xx
xx기술료는 라이센스 계약 전체 기간 xx 일 xx 비율로 지급될 수도 있으며, 단계별로 그 비율을 xx해 지급될 수도 있다.
▶ xx 로열티(Fixed Payment)
xx기술료 개시 시점부터 계약이 만료될 때까 지 판매액의 증감과 xx하게 일정한 비율의 로 열티를 지급하는 xx을 말한다.
예론 | 판매액에 따른 변동로열티 |
Licensee shall pay to Licensor a royalty of 5% of Net Revenues until Licensee has realized cumulative Net Revenues of $10 million; after Licensee has | |
예를 들면, 이전하고자 하는 xx xx 특허가 여러 개인 xx, 각 특허별로 차별화된 로열티를 정할 수 있으며, xx개발 단계별, xx실시 국 가별로 차등화된 로열티를 정할 수 있다.
화하는 지급 xx으로, 판매액에 따라 로열티 비율이 증가 또 는 감소할 수 있다. 예를 들면, 시장 xx 및 성 장이 불확실한 xx, 라이센시는 매출액이 어느 xx xx까지 오르는 것을 확인하고 더 높은 로 열티를 지불할 수 있으며 이 xx 판매액이 증가 함에 따라 로열티 비율을 높일 수 있다. 반면, 초 기에 라이센시의 막대한 투자로 인해 매출액이 어느 xx을 xx할 것이라고 xx되는 xx에 는 판매액이 증가함에도 불구하고 로열티 비율 은 낮아질 수 있다. 판매액에 따라 차등화된 로 열티 비율을 책정하는 것은 라이센시 및 라이센 서 xx xx 리스크를 분배시킬 수 있는 방법이 될 수 있다.
Sales of a subLicensee, whichever is greater.
xxxx는 xxxx에게 하기와 같은 서브 라이센스 로열티를 지불xxx 한다: 서브라 이센시x x매출액에 대해 지불한 xx실시 료의 25% 또는 서브라이센시x x매출액의 2% 중 더 큰 금액을 지불xxx 한다.
서브라이센스 로열티 (Sublicensing Royalties)
xxxx가 본 계약기간 xx 계약xxx x3 자에게 서브라이센스를 제공하는 xx, 라이센 시 는 xx 서 브라이 센스에 의 거한 수입 (sublicense income)의 xx %를 라이센서에 게 지급하는 것이 일반적이다.
예론 | 서브라이센스 로열티(서브라이 센스 수입 xx) |
In the event Licensee grants any sublicense to Non Affiliated Third Party during this term of this Agreement, Licensee shall pay Licensor any additional royalty at the rate of percent ( %) of the Sublicense Income collected by Licensee under such sublicense. 본 계약기간xx 라이센시x xxx 제3자 에게 서브라이센스를 허여하는 xx, 라이센 시는 xx 서브라이센스로 라이센시가 얻게 되는 수입의 % 를 추가 로열티로 라이센 서에게 지급해야 한다. | |
로열티 조항의 일반적인 xx
예론 | 일반적인 로열티 조항 |
① In consideration for the license granted hereunder, Licensee shall pay to Licensor, concurrently upon execution of this Agreement, a non- refundable, lump sum payment in the amount of $150,000, which shall be creditable toward royalties payable in respect of Licensed Product. In addition, Licensee shall pay to Licensor, as hereinafter provided, during the term of this Agreement, the following Royalty Amount: (a) a royalty of 2% on the aggregate of all Net Sales for Licensed Product; and (b) a royalty of 15% on all sublicens | |
예론 | 서브라이센스 로열티(서브라이 센스 수입 또는 서브라이센시x x매출액 xx) |
Licensee agrees to pay Licensor sublicensing royalties as follows: twenty-five percent(25%) of earned royalties paid by a subLicensee on Net Sales or two percent (2%) of the Net | |
로열티는 일시불로 지급되는 선급기술료, 판매 액 등에 xx없이 비율이 일정한 xx실시료 및 최저 실시료의 조합(combination) xx으로 지급되는 것이 일반적이다.
본 계약에 따라 xx 내에 로열티를 지불하 지 아니한 xx 라이센시는 이에 따른 xx 를 부담해야 한다. xx는 지불 xx의 연체 xx로 xx되며, 뉴욕 체이스 맨해튼 xx 에서 보고되는 Prime rate에 2% 추가된 이 자율 또는 법률에 xx되는 최대 이자율 중 낮은 것에 따른다.
라이센시가 로열티를 xx 내에 지불하지 아니 할 xx를 대비해 연체 이자율을 xx해야 한다.
예론 | 연체 이자율의 xx(선택적) |
Royalty payments due from Licensee that are not paid on the date such paymen ts are d ue under this Agreement shall bear interest at the prime rate as reported by the Chase Manhattan Bank in New York plus an | |
의약, 바이오 xx 분야 로열티 사례 22) xx [xx]은 생명공학 및 제약분야에 있어서 특허 이전에 따른 로열티 비율 통계 자료를 나타 낸 것이다.
예론 | 환율 및 xx xx |
All amounts payable to Licensor under this Agreement shall be payable in U.S. Dollars by wire transfer to a bank account designated by Licensor. If any currency conversion shall be required in connection with the payment of royalties hereunder, such conversion shall be made by using the exchange rate at the Chase Manhattan Bank in New York, USA on the last business day of the Calendar month of the quarterly reporting periods to which such royalty payments relate. 본 계약에 따라 라이센서에게 지불되어야 하 는 모든 금액은 라이센서가 지정한 계좌에 전신 송금을 통해 미국 달러로 지불되어야 한다. xx xx이 필요할 xx, 그러한 xx 은 로열티 지불과 관련된 분기 보고 기간의 월 마지막 영업일에 적용되는 미국 뉴욕 x x 체이스 맨해튼 xx의 환율에 따른다. | |
[xx] 1990년 9월에서 2005년 12월 사이에 생명공학 및 제약분야의 IP 이전에 따른 로열티 비율
[Royalty Rates for Pharmaceuticals and Biotechnology, Sixth Edition xx]
(출처: Royalty Rates for Licensing Intellectual Property
(2007))
22) 이 보고서에 기재된 사례는 2010년 LES(Licensing Executive Society, USA & CANADA) 발표 자료에 xx해 xx한 것으로, 참고 자료로만 xx되어야 하며 개별 계약의 로열티 xx와 비율은 개별 계약의 다양한 특수 xx에 맞게 결정해야 함은 당연하다.
TechnologyDescription | Royalty | Licensor/Licensee |
Adenocard,HeartDiseaseTreatment | 25% | MedcoResearch/ Fujisava |
Alzheimer'sDiagnosticTestTechn. | 5% | CornelUniversity/ Biopharmaceutics,Inc. |
AntiviralCompositionandMethod | 5% | StateUniversityofNY/Biopharmaceutics |
OptionforContraceptiveRegime | 3~5% | Gynex/Organon |
CoughMedicine | 7% | P&G/Upjohn |
CypressStemCelsResearch | 3% | UniversityofArizona/Cryo-Cell |
DermatologyProduct | 15% | DermaSciences/ TransCanaDerm |
DiabetesTreatment | 10% | Ajinomo/ Sandoz |
DNABindingInvention | 4% | PrincetonUniversity/Onocorpharm,Inc |
GeneticResearch | 8% | GeneticTherapy/NationalInstituteofHealth |
HepatitisAVaccine | 15% | Medeva/AmericanBiogenetics |
InfluenzaDrug | 6% | Biota/Glazo |
MichellamineB/TropicalVineLeaves | 3~5% | UniversityofYaunde/NationalCancerInst. |
NeupogenforChemotherapy | 3% | Amgen/MemorialSloan-KetteringCancer |
NucleicAcidProbeTechnology | 4% | MolecularBiosystems/DuPont |
OralContraceptive | 30% | Gynex/OrganonGroup |
HypoixTumorCelRadiosensitizer | 10% | RobertsPharma./DuPont-Merck |
DiagnosticTestKitTechnology | 6% | DiseaseDiagnostics/MeridianDiagnostics |
Spirulina | 8% | SpirulinaResearch/Cynatech |
WartRemovalProducts | 6% | Taumura/BradleyPharmaceuticals |
Water-jelBurnDressings | 5% | TrillingMedical/Pfizer |
[표] xx 분야별 xx이전 사례 및 로열티
[표] 신약개발 단계별 로열티 비율
StageofDevelopment | AverageFlat RoyaltyRates(%) |
Preclinical | 4.5 |
IND(InvestigationalNewDrug)filedthrough PhaseI enroled | 6.3 |
PhaseIIcompletedthroughPhaseIIIcompleted | 14.0 |
Registration/ NDA(NewDrugApplication)Submittedthroughto Launched | 14.6 |
xx x x로열티 (Average Flat Royalty Rates)는 xxx 단계(Preclinical)에서는 약 5% xx이며, xx 3상을 마치고 등록 단계 (Registration)로 가면 3배 xx 증가함을 알 수 있다.
[표] xxx 단계에서 질환별 로열티 비율
Disease | AverageFlatRoyaltyRates(%) |
CNS | 3.1 |
Oncology | 3.4 |
InfectiousDisease | 6.5 |
AllOther | 3.7 |
xxx 단계에서 질환별로 살펴보면, 감염질환 (Infectious Disease)의 xx xx xx로열티 가 가장 높은 것을 알 수 있다.
[표] 잠재적 최고 판매액에 따른 Flat Royalties v. Tiered Royalties
ShareofDeals(%) | ||
PeakSalesPotential(US$Millions) | ||
Flat | Tiered | |
0~100 | 74.1 | 25.9 |
101~250 | 72.0 | 28.0 |
251~500 | 37.5 | 62.5 |
501~1,000 | 58.0 | 42.0 |
>1,000 | 33.0 | 67.0 |
잠재적 최고 판매액(Peak Sales Potential)이 증가할수록 대체적으로 변동로열티(Tiered Royalties)의 비율이 증가하는 것을 알 수 있다.
[표] 신약개발 단계에 따른 Upfront Payment
StageofDevelopment | AverageUpfrontPayment (US$Millions) |
Preclinical | 4.4 |
INDfiledthroughPhaseI enrolled | 23.0 |
PhaseIIcompletedthroughPhaseIIIcompleted | 15.3 |
Registration/NDASubmittedthroughtoLaunched | 15.9 |
선급금의 xx, xxx 단계는 평균적으로 약 5 xx 달러 미만이며, IND xx 후 xx 2상까지 의 단계에서 선급금(Upfront Payment)x x 저하게 증가함을 알 수 있다.
[표] Oncology (Fixed Royalty Rate)
FixedRoyaltyRate(%) | ||
StageofDevelopment | ||
mean | median | |
Discovery(n=9) | 5.8 | 4.0 |
IND/Track/Pre-IND(n=4) | 3.0 | 3.0 |
Phase2(n=3) | 4.7 | 5.0 |
Approved/Launched(n=3) | 8.0 | 7.0 |
항암제 분야에서는 xx개발 단계별 xx xx 료(Fixed Royalty Rate)의 xx 평균값(mean) 과 중앙값(median)을 비교해 보았을 때, 편차 가 크지 아니한 것을 알 수 있다.
[표] Immunology
면역질환 분야(Immunology)의 discovery 단 계 에서의 xx기 술료는 xx 항암제의 discovery 단계와 비교 시 상대적으로 로열티 비율이 높은 것을 알 수 있다.
[표] Infectious disease (Bacterial Deals)
StageofDevelopment | UpfrontPayment(US$ Millions) | |
mean | median | |
Discovery(n=5) | 3.22 | 0.05 |
IND/Track/Pre-IND(n=3) | 5.67 | 1.50 |
[표] Infectious Disease (Viral Deals)
StageofDevelopment | UpfrontPayment(US$ Millions) | |
mean | median | |
Discovery(n=4) | 0.99 | 0.08 |
감염질환(Infectious Disease) 분야의 xx, 박테리아 xx 감염질환 분야와 바이러스 xx 감염질환 분야의 선급금(discovery 단계)을 비 교 시 박테리아 xx 감염질환 분야가 바이러스 xx 감염질환 분야에 비해 xx 로열티 비율이 현저히 높은 것으로 나타났지만, 평균값(mean) 과 중앙값(median)을 비교해 보았을 때 편차가 아주 심한 것을 알 수 있다.
StageofDevelopment | UpfrontPayment(US$ Millions) | |
mean | median | |
Discovery(n=4) | 1.35 | 1.00 |
[표] Respiratory Disease
FixedRoyaltyRate(%) | ||
StageofDevelopment | ||
mean | median | |
Discovery(n=4) | 8.5 | 6.5 |
합성의약품 개발의 역사
인류는 오래전부터 천연물을 약으로 사용해 왔 으나 xx적인 xx의 이해에 근거해 의약품을 개발한 것은 19xx 말에 와서야 시작됐다. Xxxx Xxxxxxx와 J.N. Xxxxxxx는 각각 19xx 말부터 20xx 초에 걸쳐 수용체 개념을 제시 했는데, 이는 생체 내에 존재하면서 특정 xx물 질과 선택적으로 결합해 특정 xx를 발생시키 고 전달하는 역할을 하는 것이다. 이러한 수용체 가 작동하지 않거나 오작동하거나 지나치게 많 다거나 또는 적다거나 하는 것은 곧 질병으로 연 결된다. 따라서 이러한 수용체가 제대로 작동할 수 있게 해준다면 질병을 치료할 수 있다는 것이 xx 의약품 개발의 기본 개념이 됐다.
수용체와 특정 xx물질 간의 선택적 결합x x 통 자물쇠와 열쇠의 비유를 들어 xx되어왔다. 질병과 직접적으로 연관된 수용체(자물쇠)를 x x하고 이에 선택적으로 결합해 원하는 xx를 발생시키고, 제거할 수 있는 xx물질(열쇠)을 찾는다면 이것이 곧 해당 질병의 치료제로 작용 할 수 있다는 것이다. 이 같이 Ehrlich와 Langley의 수용체라는 개념은 xx 제약 xx 발전에 근본적인 바탕을 제xxx었지만, 그러 한 수용체(다른 말로는 표적이라고도 한다)를 정확하게 xx하고 그에 딱 들어맞는 xx물질 을 찾아내는 xx의 발전이 뒤따르지 못해서 바 로 의약품 개발에 적용되지는 못했다.
따라서 xx에서는 약효가 xx 알려진 천연물 등에서 실제로 효과에 기여하는 xxx합물을 분리해내고 이를 합성해 의약품으로 만들어 내
는 것이 대부분이었고, 그 대표적인 사례가 Xxxxx Xxxxxxxx이 xxxx로부터 아세틸살 리실산을 추출해내고 ‘아스피린’이라는 이름으 로 상품화한 것이다.
20xx 전반부에는 xxx학이 발전하여 미생 물 등의 천연물에서 비롯되거나, 아니면 실험실 에서 합성된 다양한 xx물질의 라이브러리가 구축됐다. 그러나 생체 내의 수용체에 xx 이해 는 여전히 부족한 xx였고, 따라서 소위 무작위 검색 -자물쇠에 xx 이해 없이 xx하고 있는 열쇠를 xx 꽂아 보는- 을 통해 의약품을 개발 하는 것이 대부분이었다. 이러한 xx을 통해 x x 최초로 화학적으로 합성된 항생제인 설파닐 아마이드가 개발되었고, 이후 설파계 항생제라 고 알려진 유도체 그룹의 기반이 됐다.
1933년 carbohydrase라는 효소가 발견되었 는데, 이는 xx 설파계 항생제의 표적이 되는 효소로서 Ehrlich가 수용체의 개념을 제시한 지 60x x 만에 드디어 의약품의 표적이 되는 생 체 내의 수용체가 발견되기 시작한 것이다. 이후 carbohydrase 저해제로 알려진 이뇨제 그룹을 xx로 다양한 수용체와 그를 표적으로 하는 의 약품의 개발이 이어졌다.
다양한 화합물(열쇠)의 라이브러리가 갖춰지고 생체 내 수용체(자물쇠)의 존재가 xx되기 시 작했지만, 이 둘 사이에 적절한 짝을 찾기 위해 서는 또 다른 엄청난 xx의 xx과 xx, xx 가 xx됐다. 따라서 20xx 전반에 걸쳐 의약 품 개발은 밝혀진 수용체(표적)를 xx으로 하 여 xx ․ 합성 화합물을 무작위로 검색하는 방
xx재산권의 부당한 행사에 xx 심사 지침
공xxx위원회는 2010.3.31. 기존의 심사지 침을 전면 개정하면서 xx재산권 행사에 xx 공xxx법 적용의 일반 원칙과 구체적 심사x x을 제시했다(2013. 3. 31., 2014. 12. 17.
추가 개정됨)
▶ 적용 범위
심사지침의 적용 범위는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 등의 xx재산권 행 사를 적용 xx으로 하며, 외국 사업자가 국내외 에서 행한 계약 ․ 결의나 그 밖의 행위를 통해 국내 시장에 xx을 미치는 xx에도 적용한다. 따라서 이는 외국 사업자가 국내에 xx 거점을 두고 있는지 또는 그의 xx 상대방이 국내 사업 자 혹은 소비자xx 여부와 xx없이 적용할 수 있다.
▶기본 원칙
xx재산권에 의한 정당한 권리행사에 해당하 는지는 해당 xx재산권 행사가 (1)새로운 발명 등을 xx ․ 장려하고 xx xx의 xx을 도모 함으로써 산업 발전을 촉진하고자 한 xxxx 권 제도의 xx 취지에 부합하는지 여부 (2)x x 시장의 경쟁 xx과 xxx xx 질서에 미치 는 xx을 xx으로 판단한다.
다만 xx재산권 행사가 공xxx 저해 효과와 효율성 증대 효과를 동시에 발생시키는 xx에 는 양 효과의 비교 xx을 통해 법 위반 여부를 심사함을 원칙으로 한다. 해당 행위로 인한 효율 성 증대 효과가 공xxx 저해 효과를 상회하는 xx에는 위법하지 않은 행위로 판단할 수 있다.
▶ 위법성 판단 시 고려사항
먼저는 xx 시작을 획정해야 하는데, xxxx 권 행사와 관련해 xx xx에 따른 시장 획정을 할 때는 통상적인 상품 ․ 용역이 xx되는 ‘상품 시장’ 이외에도 실시허락 계약 등의 xx로 x x xx이 xx되는 ‘xx시장’을 고려할 수 있 다.
xx 시장이 획정되면 나아가 공xxx 저해 효 과를 분석해야 한다. xx재산권 행사가 xx 시 장에 미치는 공xxx 저해 효과는 법 위반 행위 유형별 로 경쟁 제한성 또는 불공 xx (unfairness) 등으로 구체화할 수 있다. 경쟁제 xxx xx 시장의 가격 xx, 산출량의 감소, 경쟁사업자 xx 감소, 상품의 다양성 감소, 혁 신의 저해 등과 같은 경쟁제한 효과를 발생시키 거나 발생시킬 우려가 있음을 xx한다. 한편 불 xxxxx 경쟁 수단 또는 xx xx이 정당하 지 않음을 xx한다. 경쟁 수단의 불xxxx x 품 또는 용역의 가격과 질 이외에 바람직하지 않 은 경쟁 수단을 xx함으로써 정당한 경쟁을 저 해하거나 저해할 우려가 있음을 xx한다. xx xx의 불xxx은 xx 상대방의 자유로운 의 사 결정을 저해하거나 불이익을 강요함으로써 공xxx의 기반을 침해하거나 침해할 우려가 있음을 xx한다.
그리고 마지막으로 xx재산권의 행사가 xx 의 xx과 xx을 촉진시키는 등으로 xx 시장 의 효율성을 증대시키는 xx에는 이러한 효율 성 증대 효과를 위법성 판단 시 고려한다. 해당 행위로 인한 효율성 증대 효과가 공xxx 저해 효과를 상회하는 xx에는 위법하지 않은 행위 로 판단할 수 있다. 효율성 증대 효과는 해당 x x재산권 행사보다 공xxx 저해 효과가 더 적 은 다른 방법으로는 xx할 수 없는 것이어야 하
시료 할인을 받기 위해 자체 모뎀 칩을 개발 하거나 갑 이외의 사업자로부터 모뎀 칩을 구입하려는 시도를 포기했다. 결국 갑은 디 지털 이동통신 xx 시장의 시장 지배적 지 위를 바탕으로 모뎀 칩 시장에서의 지위 또 한 유지 ․ 강화할 수 있었다.
이처럼 부당하게 실시료를 차별적으로 부과 한 갑의 행위는 xx 시장의 xxx xx를 저해할 우려가 있는 것으로서 특허권의 정당 한 권리행사 범위를 벗어난 것이라 판단할 수 있다. 특히 해당 xx이 표준으로 xx되 어 xx 업계에 유력한 xx로 널리 xx되 고 있었다는 점, 갑이 xx표준 xx 당시 실 시료의 비차별적 부과를 확약한 점, 실시료 를 차별적으로 부과한 목적이 xx 시장의 경쟁제한과 xx되는 점, xx 시장의 경쟁 사업자 수가 감소하고 진입 장벽이 xx되는 등 실제 경쟁제한 효과가 발생한 점 등x x 합적으로 고려해 볼 때, 동 행위는 특허권의 정당한 권리 범위를 벗어난 것이라 판단할 수 있다.
며, 사업자의 내부 xx 절감에 그치지 않고 소 비자 후생 증대와 국민 xx 전반의 효율성 증대 에 기여할 수 있는 것이어야 한다.
공xxx법 위반의 xx
(1) 부당하게 다른 사업자와 공동으로 실시료를 결정 ․ 유지 또는 xxx는 행위
(2) 통상적인 xx xx에 비추어 볼 때 현저히 불합리한 xx의 실시료를 부과하는 행위
(3) 부당하게 xx 상대방 등에 따라 실시료를 차별적으로 부과하는 행위
공xxx위원회는 위 지침에서 실시료의 차별 적 부과 행위와 관련해 아래와 같은 사례를 제시 하며 실시료를 차별적으로 부과하는 행위가 공 xxx법에 위반될 수 있음을 제시하고 있다.
갑(甲)은 디지털 이동통신 xx xx 특허를 보유한 사업자이다. 갑은 해당 xx의 실시 허락을 통해 실시료로 xx을 xx하는 한편, 해당 xx을 xxx 휴대전화에 xx되는 모 뎀 칩을 직접 xx ․ 판매한다. 갑의 디지털 이동통신 xx은 통신산업 xx 협회에서 x x표준으로 xx되었으며, 갑은 표준 xx 당시 해당 xx을 합리적이고 비차별적인 조 건으로 실시허락하겠다고 확약했다. 그 후 갑의 xx을 xxx는 휴대전화가 널리 xx 되었으며, 갑은 디지털 이동통신 xx xx 시장에서 상당한 시장 지배적 지위를 점하게 됐다. 한편 갑은 모뎀 칩 시장에 xx 진입 사 업자가 등xxx 자사의 모뎀 칩 xx 여부 에 따라 디지털 이동통신 xx의 실시료를 차별적으로 부과했다. 표준으로 xx된 갑의 디지털 이동통신 xx실시가 필요했던 휴대 전화 제조업자 을(乙) 등x x이 제공하는 실
(4) 부당하게 실시허락된 xx을 xx하지 않은 부분까지 포함해 실시료를 부과하는 행위
다만 공xxx위원회는 특히 경쟁사업자x x 술이 사용된 부분까지 포함해 실시료를 산정하 는 행위는 경쟁사업자의 기술 이용에 따른 비용 을 인상시키고, 그 기술에 대한 수요를 감소시킬 수 있다는 점에서 부당한 행위로 판단될 가능성 이 크다고 판단하고 있다. 그러나 실시 수량 측 정상의 한계 등으로 인해, 실시료 산정을 위한 불가피한 방법으로 인정되는 경우에는 제외될 수 있을 것이다.
(5) 부당하게 특허권 소멸 이후의 기간까지 포
를 기술료로 요구하고 있다. 이 때 상품 X가 갑이 제조한 부품 Y를 탑재하고 있는 경우에 는 해당 부품 Y의 가격이 기술료 대상 매출액 에서 공제된다. 또한 부품 Y를 갑으로부터 구 매하는 사업자는 관련 매출액의 4%를, 그렇 지 않은 사업자는 5%의 기술료를 지불하게 된다. 이러한 기술료 정책을 통해 갑은 x1기 술을 이용해 X상품을 제조하는 사업자들이 갑의 Y부품을 구입하도록 유도하였고, 실제 Y부품 관련 시장에서 갑의 점유율은 표준 선 정 이후 20%에서 80%로 급증했다.
(6) 실시료 산정 방식을 계약서에 명시하지 않 고 특허권자가 실시료 산정 방식을 일방적으로 결정 또는 변경할 수 있도록 하는 행위
특허 라이센스 계약 공정화를 위한 가이 드라인
공정거래위원회는 2012.1.17. 특허 라이센스 계약 과정의 불공정거래행위 예방을 위해 법 위 반 사례, 권장 계약 방안 등을 해설한 ｢특허 라 이센스 계약 공정화를 위한 가이드라인｣을 제정 했는데, 여기서 로열티와 관련해 두 가지의 사례 를 예시해 설명하고 있다.
▶ 경쟁사업자 및 그 거래 상대방에 대한 기술 료 차별
⊙ 공정거래법 위반 우려 : 사안에서 갑의 기술은 동종업계 사업자간 협의를 통해 표준기술로 선 정되면서 관련 기술 시장에서 90%에 달하는 독점적 지위를 획득할 수 있었다. 특히 표준으 로 인한 영향력 확대가 예상되는 상황에서 갑 이 라이센스 조건을 공정하고 비차별적으로 결 정할 것을 확약했다는 점을 고려할 때, 이에 반 하는 차별적 기술료를 통해 기술시장의 영향력 을 상품시장으로 전이시킨 행위는 부당하다고 볼 수 있다. 이러한 차별적 기술료 부과로 갑의 시장 점유율이 급증하는 등 실제 경쟁제한 효 과가 상당한 바, 이러한 행위는 공정거래법에 위반될 우려가 있다.
사 례 | |
갑(甲)은 X상품과 관련된 핵심 기술 x1에 대 해 특허권을 보유하고 있는 사업자이다. 갑 은 X상품에 포함되는 부품 Y를 제조 판매하 며 Y 매출액은 갑의 전체 매출액의 70%를 차지한다. 상품 간 호환성이 중요한 X상품의 기술적 특성으로 인해, 관련 사업자들은 X상 품 제조에 필요한 기술을 표준화하기로 합의 했다. 이 과정에서 갑이 보유한 x1기술의 우 수성이 검증되었고, 갑은 자신이 특허권을 보유한 x1기술을 표준으로 선정하는 대신 해 당 기술을 합리적이고 비차별적으로 라이센 스하겠다는 확약에 서명했다. x1기술은 업계 표준기술로 선정되었고 이후 X상품을 제조 ․ 판매하는 사업자들의 90%가 갑의 x1기술 을 이용하게 됐다. 갑은 x1기술 이용에 대한 대가로 x1기술을 이용한 X 매출액의 4~5% | |
⊙ 공정화 가이드라인 : 원칙적으로 특허권자는 특허기술 이용에 따른 기술료를 계약 당사자 간 합의에 따라 자율적으로 결정할 수 있다. 그 러나 해당 기술이 공식적인 업계 기술표준으로 지정되거나, 특정 사업 부문을 영위하기 위한 필수 기술에 해당되어 관련 기술이 시장에 미 치는 영향력이 상당한 경우에는 해당 기술의 준 공공재적 특성을 고려해 부당한 차별이 발 생하지 않도록 기술료 산정 시 주의를 기울여 야 한다.
내국법인의 소득 또는 국내 사업장이 있는 외국 법인의 국내원천소득의 경우 사용료 소득에 대해 서는 원천징수의무가 없다. 또 거주자의 소득 또
는 국내 사업장이 있는 비거주자의 국내원천소득 은 사업소득의 경우 사용료 소득은 원천징수 대 상이 아니며 인적용역 소득만 원천징수 대상이 된다. 기타소득의 경우 국내에서 거주자에게 기 타소득을 지급할 때에는 그 기타소득 금액에 원 천징수세율을 적용해 계산한 소득세를 원천징수 해야 한다.
한편, 내국법인 및 국내 사업장이 있는 외국법인, 거주자 또는 국내 사업장이 있는 비거주자인 라 이센시는 사용료를 손금 또는 필요 경비에 산입 할 수 있다.
바이오시밀러와 바이오베터
기존 의약품(저분자 합성의약품)- 제네릭 신약 또는 오리지널 의약품의 특허가 만료되면 이와 주성분, 제형, 함량, 안전성, 품질, 용도 등 을 동일하게 만든 제네릭(카피약 또는 복제약이 라고도 함)을 생산 ․ 판매할 수 있게 된다. 일반 적으로 이러한 저분자 의약품은 잘 정의되고 엄 격하게 제어되는 제조 과정을 통해 화학적으로 합성되므로 일단 제조 과정이 확립되면 오리지 널 의약품과 화학적으로 동일한 활성 성분을 일 관되게 생산하는 것이 가능하다. 이러한 제네릭 은 오 리 지 널 의 약 품 과 같 은 성 분 명 (International Non-proprietary Name: INN)을 사용함으로써 영국과 같이 성분명만으 로 처방하는 국가에서는 제네릭의 사용이 매우 활성화되기도 한다.
제네릭 의약품은 오리지널 의약품이 동물에서 의 안전성 및 유효성, 그리고 사람에서의 임상 1, 2, 3상 시험을 모두 거쳐 허가받는 것과는 달리 생물학적 동등성 시험만 통과하면 허가를 받게 되므로, 개발 기간 및 개발 비용이 신약과는 비 교할 수 없이 적게 소요된다. 1980년대 이후 대 형 합성의약품의 특허가 만료되기 시작하면서 제네릭 제약사들이 급성장했는데, 대표적인 회 사가 이스라엘의 테바(Teva) 사와 인도의 란박 시(Ranbaxy) 사이다.
기존 의약품(저분자 합성의약품)- 슈퍼 제네릭
신약 또는 오리지널 의약품의 물리화학적 특성, 구조, 제형 등을 개선함으로써 약효 개선, 대상
질환 변경, 부작용 감소 또는 편의성 증대를 도 모한 의약품을 개량신약(슈퍼제네릭이라고도 함)이라고 한다. 개량신약은 오리지널 제약사들 이 자사 제품의 수명을 연장시키는 전략으로도 사용되지만, 제네릭 회사들이 기존 의약품의 특 허만료 이전에 제품을 출시할 목적으로도 개발 된다. 개량신약은 제네릭보다는 많은 비임상 및 임상 자료를 제출해야 되지만 신약보다는 적은 양의 자료가 요구되고 개발 기간 및 개발 비용도 신약보다는 적게 소요되며, 약가 우대도 기대할 수 있으므로 적은 투자로 높은 성공 확률을 얻고 자 하는 제약사들이 선호한다.
개량신약은 그 자체가 특허로 보호받을 수 있는 경우도 많아서 제네릭과는 달리 장기적인 독점 이 가능할 수 있는 반면 기존 의약품의 특허를 침해할 가능성도 크기 때문에 신중한 분석이 필 요하다.
[표] 오리지널 의약품, 개량신약, 제네릭의 비교
항목 | 오리지널의약품 | 개량신약 | 제네릭 |
시험항목 | 유효성,독성(전체), 임상시험(1,2,3상) | 유효성,독성(일부), 임상시험(일부) | 생물학적동등성 시험 |
개발기간 | 10~15년 | 3~5년 | 2~3년 |
개발비용 | 8~10억달러 | 0.02~0.3억달러 | 0.01~0.1억달러 |
독점기간 | 물질특허20년 | 물질특허20년 특허분쟁가능 | 특허분쟁및 과다경쟁 |
바이오시밀러와 바이오베터 합성의약품과는 달리 바이오 의약품은 살아 있 는 유기체 또는 그로부터 인공적으로 유래된 세 포에서 생산되며 분자량이 크고 매우 복잡한 구
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IPMS
지식재산 전문가 모임인 ‘지식재산네트워크(IPMS, 회장: 최치호)’는 한국 지식재산 수준을 높이겠다는 목표로 이 분야 전문가와 일반인이 함께 참여한 민간 단체이다. 지난 2002년 삼성경제연구소 온라인 포럼에서 출발해 2009년부터 비영리·비정부 사회단체 형태로 운영 중이다. 현재 분과회원 400명 등 온라인 회원 3700여명을 두고 있다.
IPMS는 ‘IP라이선스전략분과’ 등 모두 13개 분과로 구성돼있다. 지식재산 연구는 물론, 세미나와 교육·연구 콘 퍼런스 등도 진행한다. 지난 2007년 ‘지적재산전략교본’ 발행을 시작으로 △사례 중심의 실무자를 위한 국제 라 이센스 계약(2008년) △국제 라이센스 계약 실무(2009년) 등을 펴냈다.
IPTargets 콘텐츠 이용에 대해…
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