BIO 기술계약 총서
BIO xx계약 총서
저자: xxxx네트워크(IPMS)
특허 xx과 xx 비밀유지·물질이전 xxx발·xx시험 xxx항·실시허락 로열티 조항 개량xx·부쟁의무 보고감사·보증면책 일반조항(I) 일반조항(II)
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Bio xx계약 총서
특허 xx과 xx
Intellectual Property Creation & Utilization
P1804GUh001B
손에 잡히는특허Report
IPReportswithinYourGrasp
바xxx야는살아있는생물체와관련된발명을xx으로하기때문에다른x x분야와는다른독특xxxxx제도가존재한다.빠른속도로발전하는바이 xxx로 인해 새로운 xx의 특허출원이 빠르게 늘면서 다양한 역사적인사 건을 통해 새로운 특허 xx들이 만들어 지고 있다. 바xxx업에 xx 기본설 명과함께xxxxxx및xx전략을소개한다. <편집자>
바xxx업 개요
다양한 바xxx업
바xxx업에는 다양한 분야가 존재하는데 일 반적으로 크게 세 가지로 구분하며 의약품 xx 분야는 레드바이오, 농업 xx 분야는 그린바이 오, 그리고 산업 xx 분야는 화이트바이오라고 한다.
레드바이오는 바xxx업 중 의약품 또는 의료 xx 등과 관련된 분야를 일컫는다. 바이오 xx 은 별다른 xxx 없으면 바로 이 레드바이오 x x을 xx한다. 레드바이오에는 단클론 항체 등 을 포함한 단백질 의약품 이외에도 면역세포 치 료제, xx세포 치료제, 유전자 치료제 등이 포 함된다. 레드바이오는 시장 xx xx으로 바이 오산업의 대부분을 차지한다.
그린바이오는 주로 농업 및 식품과 관련된 분야 로 대표적인 산물은 유전자 xx 작물이다. xx
자 xx 작물은 1996년부터 상업적으로 xx 되기 시작해 2008년에는 25개국의 1,330만 농민에 의해 1억2천5xx 헥타르에서 xx됐 다. 이는 xx 경작지 면적의 9%를 xxx며, 우리나라 경작지 면적의 68배에 해당한다. 가 장 많이 xx되는 유전자 xx 작물은 면화, 콩, xxx 등인데, 광범위하게 보급되었음에도 아 직까지도 많은 사람으로부터 우려의 눈초리를 받고 있는 것이 xx이다. 그러나 생산성을 향상 시키고 각종 병충해 및 xx에 강하며 특정한 성 질을 보유한 농작물을 개발하기 위한 노력x x 재에도 지속되고 있다. 식품 분야에서는 기능성 식품xx 식품의 안전성을 측정하는 xx 등을 개발하는 것이 그린바이오 xx의 한 예이다. 산업 바이오 xx이라고도 불리는 화이트바이 오는 주로 생물xx과 관련된 분야이다. xx 화 학물질 시장에서 화이트바이오 xx이 xxx
xx과학과 직접 연결되는 바xxx업 바이오 의약품 분야는 xx과학이 곧 산업으로 연결된다. 즉, xx의 xxxx 성과가 바로 라 이센싱xx 학내 xx 등을 통해 xx으로 연결 되며, 한편으로는 xx의 연구소에서도 아주 x x적인 xx의 xx를 xx하는 xx가 다반사 이다.
바xxx업은 전형적인 xx산업으로서 과학자 또는 기술자의 역할이 xx 중요하다. 1xx ‘x x 과학자’가 곧 xx의 벤처 회사가 되거나 나 아가서는 xx 바이오벤처의 허브 역할을 하게 되는 xx가 숱하게 발생한다. 비록 이들의 발명 이 특허라는 xx로 공개되기는 xxx, 타 분야 와 비교했을 때 바이오 특허를 실시하는 데에는
명시적으로 표현될 수 없는 묵시적 xxx가 큰 역할을 하는 xx가 많다. 따라서 이러한 xxx 를 보유한 인적 자원의 역할이 xx 중요하다. 이를 반영하여 바이오 분야의 비밀유지 계약서 나 기타 계약서에는 이직권xxx 조항(non- solicitation)이 자주 삽입된다.
주로 xx 및 xx 위주의 xx ․ 개발을 수행해 오면서 새로이 등장하는 바이오 xx에 xx 이 해가 부족할 수밖에 없었던 기존 제약 xx들은 높은 위험성과 불확실성 때문에 대규모 투자를 주저했다. 그래서 바xxx업의 초기에는 xx xx 소규모 xx 벤처 회사들이 xx개발x x 도했다. 그러나 생산, xx시험 및 인 ․ 허가에 막대한 자본과 xx, 그리고 xxx을 필요로 하 는 의약품 상용화 xx에서 벤처 회사들이 직접 모든 개발 단계를 xx할 수 없기 때문에 어느 xx의 개념이 입증된 xx은 xx 제약사에 x x이전을 통해 후속 상용화가 이루어지는 것이 일반적이다. 따라서 라이센스나 xxx발 등의 xx xx는 바이오 의약품의 개발에서 거의 x x적인 요소로 자리 잡고 있으며, 바xxx업의 생태계를 지탱하는 근간이 되고 있다. xx과학과 산업이 직접적으로 대면하는 바이 오산업에서는 xx 간의 문화적 차이가 xx하 는 일이 빈번하다. 대표적인 것이 xx의 공개 ․ 공유와 비밀 ․ 독점의 xx이다. xx과학x x 본적으로 xx을 공개하고 공유하는 것을 기반 으로 축적되고 발전하는 반면, 산업에서는 xx
․ xx과 관련된 비밀의 xx을 xxx고 독점 적으로 xx하는 것이 xx xx의 기반이다. 따 라서 xx 결과를 빨리 공개해 xx받고 과학x x의 누적적 발전에 이바지하고자 하는 연구자 의 xx와 이를 xx비밀로 xxx거나 특허화 해 독점적으로 xx하고자 하는 xx의 xx가
복잡한 xx와 인〮허가 절차
의약품은 생명과 직결된 제품이기 때문에 xx 복잡한 xx의 xx이며 까다로운 인 ․ 허가를 거 쳐야만 판매가 가능하다. 의약품 개발 xx은 크 게 xx, 개발, xx시험의 단계로 나눌 수 있다.
[xx] 의약품 개발 단계 개요
xx 단계에서는 체내에서 질병 치료에 활용할 수 있는 새로운 표적xx 기작을 발견하거나 또 는 기존에 알려진 표적xx 기작을 새로운 xx 으로 질병 치료에 xx하는 방법을 찾는 등 xx xx를 xx한다. 그 다음에는 이러한 표적과 반 응하거나 기작에 xx을 미쳐서 질병에 xx을 줄 수 있는 xx물질을 발굴하고 최적화한다. 개발 단계에서는 비xxx험을 xx하는데, 위 와 같이 xx된 xx물질들의 효능과 안전성 등 을 확인하기 위해 동물을 xx으로 실험하게 된 다. 또한 xx물질이 생체 내에서 시간에 따라 어떻게 변화하고 어떤 변화를 일으키는지도 측 정한다. 비xxx험은 GLP(Good Laboratory Practice)라는 xx에 맞추어 xx되어야 한다. 비xxx험 결과를 xx 당국에 제출해 xx시 x xx를 받은 후에는 사람을 xx으로 후보물 질의 안전성과 xxx을 평가한다. xx시험은 보통 1상, 2상, 3상으로 구분하는데, 시판 후 수
행하는 xx을 4상으로 xxx기도 한다. xx 시험에 사용될 후보물 질은 GMP(Good Manufacturing Practice)라는 xx에 맞추어 생산되어야 하고, xx시험은 GCP(Good Clinical Practice)에 맞추어 xx되어야 한다. xx 1상: 보통 10~30xx 건강한 자원자를 xx으로 xx물질의 안전성을 확인하면서 적 절한 투약량을 결정한다. 그러나 항암제 같이 일 반적으로 인체에 위해한 xx물질xx 안전성 이 충분히 검증됐다고 xx 어려운 첨단 xxx 은 xx 1상에서부터 xx를 xx으로 xx시 험을 xx하기도 한다.
xx 2상: 보통 50~300xx xx를 xx으로 약효와 부작용을 확인한다.
xx 3상: 보통 1,000명 이상의 xx를 대상으 로 약효를 재확인하고 장기적 안전성을 확인한다. xx시험을 완료한 후에는 그 결과를 xx 당국 (우리나라는 식품의약품안전처, 미국은 Food and Drug Administration 등)에 xx하고 시 판허가를 받아야 비로소 해당 국가에서 동 의약 품을 판매할 수 있다.
이렇게 복잡한 의약품 xx xx 및 인 ․ 허가는 xx에서 언급된 것처럼 의약품 개발에 소요되 는 시간과 xx을 증대시키는 역할만 하는 것이 아니고 xx 전문 인력의 필요성도 증대시켰다. 이는 제약업계에 xx 진입하려는 xx이 독자 적인 상용화를 xxx는 것을 어렵게 만드는 또 xx의 진입 장벽으로 작용한다.
막대한 개발 시간과 xxx적 개발 xx xx의 개념 구상 단계와 상용화 단계 간의 간극 이 상대적으로 짧은 타 산업과 xx 바xxx업 은 모든 개발 xx이 순조롭게 이루어진다 하더 라도 10~15년이 소요되며 이 기간 xx 막대한
급증하는 바이오 라이센스 계약
20 x x 에 이 루 x x 바 이 x x 술 (Biotechnology: BT)의 발전은 의약품, 식품, 에너지, 농업, 생물xx 등 거의 모든 분야에서 새로운 패러다임을 만들어 나가고 있다. OECD(2005)5) 에 따르면 바이오 xx은 xx, xx 및 서비스를 생산할 목적으로 생물 또는 무 생물을 xx시키는 xx에서 생물체 또는 그 일 부, 산물 및 모델에 과학과 xx을 적용하는 x x이다. 따라서 바xxx업은 생명과학에서 창 출된 xx을 바탕으로 바이오 xx을 개발하고 xxx 부가가치를 xx하는 산업이다. 바xxx업의 대부분을 xxx고 있는 의약품 산업은 xx 성과를 특허화하는 비율이 가장 높 은 산업이다. Xxxxx(1997)과 Arundel 및 Kabula(1998)가 각각 미국과 유럽의 xx을 xx으로 xx 성과물의 특허 권리화 비율을 산 업 부문별로 조사해 본 결과, [표]와 같이 의약 품 산업이 제품xx xx으로 각각 96%, 79% 를 나타냈다.6)
[표] 산업 부문별 xx 성과물의 특허권리화 비율(%)
<미국> | |||
산업 | 제품xx | xxx술 | |
의약품 | 96 | 42 | |
컴퓨터 | 56 | 28 | |
전자부품 | 35 | 9 | |
반도체 | 49 | 21 | |
통신장비 | 60 | 49 | |
의료장비 | 68 | 32 | |
정밀xx | 41 | 24 | |
xxx공 | 51 | 36 | |
전체 | 52 | 33 | |
<유럽> | ||
산업 | 제품xx | xxx술 |
의약품 | 79 | 46 |
사무용품및컴퓨터 | 57 | 21 |
전자장비 | 44 | 22 |
통신장비 | 47 | 23 |
의료정밀xx | 56 | 47 |
운xxx | 31 | 11 |
xx서비스 | 21 | 12 |
전체 | 36 | 25 |
5) xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxx/00/0,0000,xx
_2649_34537_1933994_1_1_1_1,00.html, STATISTICAL DEFINITION OF BIOTECHNOLOGY (UPDATED IN 2005)
6) Xxxxx, X. X., Xxxxxx, P. R. and Xxxxx, X., 1997, “Appropriability Conditions and Why Firms Patent and Why They Do Not in the American Manufacturing Sector”, Carnegie Mellon University, Mimeo, 1997, June 24.Arundel, A. and Xxxxx, I., 1998, “What Percentage of Innovations are Patented? Empirical Estimates for European Firms”, Research Policy, Vol.27, pp.127~141
합성의약품 개발의 역사
인류는 오래전부터 천연물을 약으로 사용해 왔 으나 xx적인 xx의 이해에 근거해 의약품을 개발한 것은 19xx 말에 와서야 시작됐다. Xxxx Xxxxxxx와 J.N. Xxxxxxx는 각각 19xx 말부터 20xx 초에 걸쳐 수용체 개념을 제시 했는데, 이는 생체 내에 존재하면서 특정 xx물 질과 선택적으로 결합해 특정 xx를 발생시키 고 전달하는 역할을 하는 것이다. 이러한 수용체 가 작동하지 않거나 오작동하거나 지나치게 많 다거나 또는 적다거나 하는 것은 곧 질병으로 연 결된다. 따라서 이러한 수용체가 제대로 작동할 수 있게 해준다면 질병을 치료할 수 있다는 것이 xx 의약품 개발의 기본 개념이 됐다.
수용체와 특정 xx물질 간의 선택적 결합x x 통 자물쇠와 열쇠의 비유를 들어 xx되어왔다. 질병과 직접적으로 연관된 수용체(자물쇠)를 x x하고 이에 선택적으로 결합해 원하는 xx를 발생시키고, 제거할 수 있는 xx물질(열쇠)을 찾는다면 이것이 곧 해당 질병의 치료제로 작용 할 수 있다는 것이다. 이 같이 Ehrlich와 Langley의 수용체라는 개념은 xx 제약 xx 발전에 근본적인 바탕을 제xxx었지만, 그러 한 수용체(다른 말로는 표적이라고도 한다)를 정확하게 xx하고 그에 딱 들어맞는 xx물질 을 찾아내는 xx의 발전이 뒤따르지 못해서 바 로 의약품 개발에 적용되지는 못했다.
따라서 xx에서는 약효가 xx 알려진 천연물 등에서 실제로 효과에 기여하는 xxx합물을 분리해내고 이를 합성해 의약품으로 만들어 내
는 것이 대부분이었고, 그 대표적인 사례가 Xxxxx Xxxxxxxx이 xxxx로부터 아세틸살 리실산을 추출해내고 ‘아스피린’이라는 이름으 로 상품화한 것이다.
20xx 전반부에는 xxx학이 발전하여 미생 물 등의 천연물에서 비롯되거나, 아니면 실험실 에서 합성된 다양한 xx물질의 라이브러리가 구축됐다. 그러나 생체 내의 수용체에 xx 이해 는 여전히 부족한 xx였고, 따라서 소위 무작위 검색 -자물쇠에 xx 이해 없이 xx하고 있는 열쇠를 xx 꽂아 보는- 을 통해 의약품을 개발 하는 것이 대부분이었다. 이러한 xx을 통해 x x 최초로 화학적으로 합성된 항생제인 설파닐 아마이드가 개발되었고, 이후 설파계 항생제라 고 알려진 유도체 그룹의 기반이 됐다.
1933년 carbohydrase라는 효소가 발견되었 는데, 이는 xx 설파계 항생제의 표적이 되는 효소로서 Ehrlich가 수용체의 개념을 제시한 지 60x x 만에 드디어 의약품의 표적이 되는 생 체 내의 수용체가 발견되기 시작한 것이다. 이후 carbohydrase 저해제로 알려진 이뇨제 그룹을 xx로 다양한 수용체와 그를 표적으로 하는 의 약품의 개발이 이어졌다.
다양한 화합물(열쇠)의 라이브러리가 갖춰지고 생체 내 수용체(자물쇠)의 존재가 xx되기 시 작했지만, 이 둘 사이에 적절한 짝을 찾기 위해 서는 또 다른 엄청난 xx의 xx과 xx, xx 가 xx됐다. 따라서 20xx 전반에 걸쳐 의약 품 개발은 밝혀진 수용체(표적)를 xx으로 하 여 xx ․ 합성 화합물을 무작위로 검색하는 방
법이 xx을 이룰 수밖에 없었다. xx 사용되고 있는 의약품의 약 95%가 이러한 방법으로 개 발된 것이다.
화합물의 구조와 기능에 xx 이해가 깊어지면 서 원하는 치료 효과를 보이는 리드화합물을 찾 아내는 것이 다소 용이해졌지만, 의약품으로 사 용될 수 있는 xx의 효과와 안전성을 보여주는 물질을 찾기 위해서는 리드화합물로부터 수많 은 유사체를 만들어 내어 실험해보는 수밖에 없 었다. 이러한 전통적인 합성 xx으로는 1xx 화학자가 3만 달러의 xx을 들여서 x x xx 일할 xx 4개의 화합물을 생산할 수 있었다.
20xx 후반에 들어와서 화합물의 하위 xx 요소를 조합하는 xx으로 빠르게 화합물을 합 성할 수 있는 조합xx이 등장했다. 이 xx으로 1xx 화학자가 4만 달러의 xx을 들여서 x x xx 3,300개의 새로운 화합물을 생산하는 것이 가능해졌다. 이는 무작위적 검색에 xx되 는 서로 다른 xx ‘열쇠’들을 엄청난 속도로 생 산함으로써 의약품으로 사용될 수 있는 후보물 질의 발견 가능성을 획기적으로 높였다.
유전자 재조합 바이오 의약품의 등장 생체 내에 존재하는 다양한 수용체나 이에 결합 해 각종 xx를 발생 ․ 제거하는 xx ‘열쇠’ 자 체를 의약품으로 xx하는 것은 과학자들의 오 랜 희망 사항이었다. 그러나 이들 생체물질(주 로 단백질)은 저분자 물질이라고 불리는 기존의 합성의약품과 비교했을 때 훨씬 크고 복잡한 물 질(고분자 물질)로서 기존 방법으로는 생산이
불가능했다. 예를 들어, 대표적인 저분자 의약품 인 아스피린은 23개의 원자로 xx되어 있는 반 면, 바이오 의약품 중에서 비교적 간단한 축에 속 하는 적혈구 xx xx EPO는 1,297개 원자로 이루어져 있다. 따라서 꼭 이러한 단백질들이 필 xx xx에는 동물 또는 사람으로부터 이들을 분리 추출해내는 것이 xxx 생산 방법이었다. 당뇨병 치료에 필요한 인슐린은 돼지 췌장에서 xx되었는데, xx 1xx 1년 xx 필요로 하는 인슐린을 생산하려면 돼지 50xx를 희생해야 했다. 또한 왜소증 치료에 필요한 인간 xxx르 몬은 인간 사체의 뇌하수체 선에서 xx되었으며, 혈액 응고에 필요한 제8xx는 살아 있는 사람의 혈액에서 분리해냈다. 그러나 이러한 방법은 공 급이 원활하지 않은 것은 물론 각종 감염성 질환 의 위험으로부터 결코 자유로울 수 없었다.
1973년에 xxx xx(Xxxxxxx Xxxxx)8) 과 x xx 보이어(Xxxxxxx Xxxxx)가 개발한 유전자 재조합 xx9) 이 이러한 xx를 xx해주는 열쇠 가 됐다. 유전자 재조합 xx은 동물xx 식물의 유전자 중 xx가 원하는 특정 유전자를 미생물 에 도입하고, 이렇게 특정 유전자를 발현하는 미 생물을 xx 배양함으로써 동 유전자의 발현 산 물인 단백질을 xx으로 생산하는 것을 가능하게 xx었다.
8) 여러 자료에서 혼선이 있는데, 1986년 xx 생리의학 상 수상자와는 xxxxx다.
9) 이 xx은 1980년 미국특허로 등록됐다(미국특허 제 4,237,224호).
바이오 특허의 필요성
바xxx업은 막대한 xx ․ 개발비가 투입되고 장기간의 xx ․ 개발 기간이 소요된다. 특히 의 약품은, FDA(미국식품의약청) 등 각국의 xx xx이 xx 하는 xx 시험 및 Good Manufacturing Practice(GMP: xxxxxx xx)를 만족시키고 시판 허가를 받으려면 xx 의 제품을 개발하는 데만도 총 1조원 이상의 비 용과 15년 이상의 기간이 소요된다고 알려져 있다. 따라서 특xxx에게 독점적인 권리를 허 용하지 않는다면 어느 회사도 감히 바이오 제품 을 xx하고 개발하는 데 소요되는 xx과 시간 을 부담하려고 하지 않을 것이다.
또한 바이오 분야의 많은 xx이 벤처 등 소규모 xx 회사에서 비롯된다는 xx을 감안할 때 바 이오 분야 특허 확보는 경쟁사들이 해당 xx을 상업적으로 xxx는 것을 막는다는 전통적인 기능은 물론 개발사가 제품의 xx, 개발에 필요 한 자금을 투자 및 유치하는데 결정적인 역할을 한다는 점에서도 xx 중요하다.
이 같이 바이오 분야에서는 의약품 개발에 소요 되는 xxx적인 xx 때문에 다른 분야보다도 더욱 절실하게 특허가 xx된다. 바이오 분야는 빠르게 발전하고 있고 치열한 경쟁이 이루어지 고 있으므로 대부분의 회사는 주요 xx ․ 개발 품, 예를 들면 신약 xx물질, xx 항체 및 그 xx, 의약품의 xx 및 투여 방법 등에 대해 특 허로 xx받고자 한다.
특허 이외에도 xx 물질의 xx을 결정하거나 생산하는 xx에서 얻게 되는 2차적인 xxx 를 xx하는 수단으로 xx비밀이 xx될 수 있 다. 예를 들면, 세포 배양 배지에서 특정 xx의 변화가 생산 효율을 현저히 증가시킨다는 발견 은 xx비밀로 유지될 수 있을 것이다. 이로 인
해 xx 개발자는 xx 물질 자체에 xx 특허가 만료된 후에도 생성 물질의 실제 xx에 있어서 상당한 경쟁력을 가질 수 있게 되고, 이는 타 x x이 제네릭 제품(복제약)을 신속하게 도입하는 데 상당한 xx 요인으로 작용할 수 있다.
바이오 xx의 특허성
바이오 발명의 특허성 여부는 다음 두 가지 질문 으로 요약될 수 있다. 첫째, 바이오 결과물은 “xx의 산물”이라 할 수 있으므로 xx특허법 제101조11) 에서 xx하는 xxx “xx 발명” 으로 볼 수 없는 것이 아닌지? 둘째, 바이오 발 xx 유기체 전부를 포함하고 있을 때, xx 생 명체가 제품 또는 조성물이 될 수 있는지?
첫 번째 질문에 xx 논란은 오래된 것이다. x x전부터, xx xx에는 존재하지 않는 xxx 고 순수한 xx로 “ xx물질 (natural substance)”을 xx하고 분리할 수 있는 방법 을 처음으로 고xx 자들은 “xx물질”에 대해 서 특xxx를 받아왔다.
Parke Xxxxx & CO. v. X.X. Xxxxxxx & Co., 196 F. 496 (2d. Cir. 1912) 판결에서는 부신 (adrenal gland) 추출물에 대해 특허를 부여했 는데, 이 판결은 100년이 지난 지금까지도 널리 xx되고 있다.
11) xx특허법(35 U.S.C.) 제101조 (특허받을 수 있는 발명). xxx고 xxx 프로세스(new and useful process), xx, 제조물xx 조성물(composition of matter), 또는 이의 xxx고 xxx 개량발명 (improvement)을 발명하거나 발견한 자는 누구든지 본법의 xx 및 절차에 따라 특허를 받을 수 있다.
우리나라의 생명xxx야 심사실무가이드에 따 른 특xxx xx은 다음 [표]와 같다.
구분 | xx | 특허여부 | 비고 | |
물질 | 유전자 (DNA서열) | 특허가능 | xxx이 밝혀진 xx만 특 허가능 (단순한 유전체 xxx으로는 특허불가) | |
단백질 (아미노산 서열) | 특허가능 | |||
단세포생명체 (바이러스, xx) | 특허가능 | xx미생물기xxx | ||
동물 | 특허가능,단공서양속에반하지않는것 | |||
식물 | xx번식xxx물만특허가능 (2006.3.3이전출원) | |||
특허가능 (2006.3.3xxx원) | xx 번식 식물은 xx xx 을통해재현xxx충족 | |||
인간,신체의 부분 | 특허불가 | 인간의 존엄성을 해치는 발 명은특xxx에서배제 (인체에서분리,배출된부분 은특허허여가능) | ||
방법 | xx,치료법 | 사람 | 불가 | 사람의 치료,진단방법은의 료 행위에 해당하므로 산업 상 xx 가능성이 없는 것으 로봄 |
동물 | 가능 | |||
유전자치료법 | 사람 | 불가 | ||
동물 | 가능 | |||
진단방법 | 사람 | 불가 | ||
동물 | 가능 | |||
[표] 한국에서의 바이오 특xxx xx
바이오 분야 xxx xx
xx특허법 제102조의 xxx은 대부분의 바 이오 발명에서 실질적으로 가장 중요한 xx라 할 수 있다. 동일한 발명이 xxx하게 xx에 알려지거나 공개되지 않았으면(즉, 발명자가 최 초로 발명을 구상한 xx) 그 발명은 xxx을 가진다.18) 이와 관련해 발명이 xx 어느 지역 에서 어떤 언어로 공개되었는지 여부는 xx가 되지 않는다. 또한 발명이 1)발표(공개)되거나, 2)미국 이외의 다른 xx에서 출원되거나, 3)공 중이 xx 가능하게 되거나, 또는 4)판매된 후 발명자가 오랜 기간 특허출원을 xx시킨 xx 에는 xxx이 xx된다. 미국에서는 xx 조건
에 해당된 후 1년 이내에 출원한 xx에만 특허 로 xx된다. 유럽 및 해외 일부 국가에서도 이 같은 “유예 기간(grace period)”의 이점에 대 해 논의되고 있지만, 대부분의 다른 xx에서는 xx 발명의 공개, xx의 xx 또는 판매 시 특 xxx를 받을 수 없다.
바이오 xx이 자신의 발명을 특허화하고 xx 에게 공지해 회사의 평판 및 가치를 높이는 것과 비밀을 xxx는 것의 장단점을 비교 평가해 그 상대적 중요성을 결정하는 것은 xx 고민스러 운 xxx다. xx 결정을 함에 있어, 특허 등록 여부와 xx없이 특허출원 후 18개월이 되는 시점에 명세서가 공개되는 점을 고려해야 한다. 따라서 비록 경쟁자들이 얼마 xx은 모를 수 있 다 해도 xx의 공개 절차로 인해 특허를 출xx 후 18개월이 비밀유지 기간의 xx가 된다. 한편, 기존에 알려진 물질이라 하더라도 새로운 xx가 발견되는 xx , xx 발명 (use invention)으로서 xxx이 xx된다.
비자xx과 xxx 판단
xx특허법 제103조의 비자xx 규xx 제 102조의 xxx과 밀접하게 연관된 것으로서 이는 발명이 당해 xx 분야의 당 업자에게 xx 하지 아니할 것을 xx한다. 바이오 분야에서 비 자명성 판단의 모호함은 바이오 특허의 불확실 성을 야기하는 최대 요인 중 하나이다.19)
18) xx특허법(35 U.S.C.) 제102조 (특허받을 수 있는 xx: xxx 및 특허권의 포기). 다음의 xx는 특허에 xx 권리를 가지지 못한다(a) 발명이 출원인의 발명 전에 타인에 의해 미국 내에서 공지 또는 xx, 미국 내 또는 외국에서 특허 또는 간행물에 xx되어 있는 xx
19) xx특허법(35 U.S.C.) 제103조 (특xxx; 발명 의 비자xx)(a) 본 법 102조에서 제시된 바와 같이
질을 유지시키며 특허만료 후 xx이 이를 xx 할 수 있게 해 준다.
미생물 xx 제도
xx 제도는 xx, 바이러스, 동식물 세포, xx 자, 벡터 등을 포함하는 미생물 발명이면서 해당 미생물을 쉽게 입수할 수 없는 xx, 그 미생물을 xxxxxx에 xxxxx 하는 제도이다. 이 러한 xx 제도를 xxx면 제3자가 해당 미생 물을 분양받아서 당해 발명을 용이하게 xx할 수 있다. 즉, 이는 확실성과 xx 가능성을 확보 하기 위한 수단으로서 반복 xx 가능성의 xx 를 xx하기 위한 서면주의의 예외에 해당한다. 부다페스트 조약은 특허 절차상 여러 xx에 미 생물 xx 발명을 출원할 xx, xx의 국제xx xx에 기xx 후 조약동맹국에 출원 시 그 효과 를 xx xx하는 것을 주 xx으로 하며, 1980 년 8월 19일 발효되었고 우리나라는 1987년 에 가입했다.
[표] 미생물 xx, 출원 및 분양 절차
한국의 미생물 기xxx은 다음과 같다. xx 특 허청장이 정하는 기xxx(특허청 미생물xx xxxx 등에 관한 고시 제2012-25호)으로
는 ①xx생명xxx구원 생물자원센터, ②사 단법인 xxx균협회부설 xxx생물보존센터,
③국립농업과학원 농업유전자원센터가 있으며, 국제기xxx의 지위를 취득한 xx(부다페스 트 조약 제7조)으로는 ①xx생명xxx구원 생물자원센터, ②사단법인 xxx균협회부설 xxx생물보존센터, ③xx세포주 xxxx이 있다.
xx생명xxx구원 생물자원센터(KCTC)는 가 장 폭넓은 생물자원에 대해 xx 서비스를 제공 하는데 xx에는 미생물자원(xx, 곰팡이, 바 이러스 등), 동물자원(사람, 동물세포, 수정란 등), 식물자원(식물세포 및 xx 등), 유전체자 원(RNA, 플라스미드 등)이 포함된다. 그러나 위 험하다고 판단되는 성질을 xx 미생물, 특별한 xx의 실험실 xx이 필요한 미생물은 제외된 다. xxx균협회부설 xxx생물보존센터 (KCCM)는 xx, xxx, 곰팡이, xx, 플라스 xx, 플라스미드를 함유한 xx, 바이러스 및 박테리오파아지에 관한 특허 xx 서비스를 제 공하는데, 특별한 위험을 초래할 수 있는 미생물 은 제외된다.
국립농업과학원 농업유전자원센터(KACC)는 국제기xxx에 해당하지 않아 국내 특허출원 은 가능xx 국제특허출원은 할 수 없다. 또한 xx세포주 xxxx(KCLRF)은 세포주(인체 및 동물 세포주, 유전자 도입 세포주, xx세포 주, 하이브리도마주 등)에 xx xx 서비스를 제공하는데, 국제기xxx으로만 xx되어 있 xx 국제xx 시 국제특허출원뿐만 아니라 국 내특허출원도 가능하다.
xx의 실시 xx
xx의 실시 xx 조건은 실시 가능성 조건x x
(A) 인간조직 xx 제품
인간조직 xx 제품의 권리와 관련된 xx로는 Xxxxx v. Regents of University of California, 51 Cal.3d 120, 793 P.2d 479(Ca.1990)가 가장 xxx다. 구체적으로 살펴보면, Xxxxx의 백혈병을 치료하는 xx에 서 비장을 제거해야 했는데, Xxxxx를 치료한 의사(Xxxxx) 및 그의 동료들은 제거한 Xxxxx 의 비장조직이 xx의 사이토카인을 풍부하게 생산할 수 있음을 발견했다. Xxxxx는 xx 비장 조직에 대해 xx를 계속해 마침내 xx의 중요 한 사이토카인 생성물에 xx 유전자 서열을 밝 히고 이에 대해 특허를 받아서 Genetics Institute 및 Sandoz에 양도했다(미국특허 제 4,438,032호). Xxxxx는 자신의 신체 조직의 상업적 xx에 대해 통지받은 적이 없으며 그 x x을 xx하지 않았고 또한 xx 조직을 사용해 얻어진 xx 결과물로부터 생성되는 xx에 대 해 권리가 있음을 주장했다. 캘리포니아 주 대법 원은 Xxxxx에게 통지 및 xx을 받지 않은 부 분에 대해서는 Xxxxx 주장을 받아들였지만 x x 결과물로 얻어진 xx에 xx 권리 주장은 인 정하지 않았다. 인간은 그의 신체에서 제거된 조 직에 대해 재산권을 가지지 않으며 따라서 캘리 포니아 주법에 의해 생명공학 제품으로부터 얻 은 xx에 대해 xx는 권리를 주장할 수 없다고 5 대 2로 판결했다. Moore case에서 xx된 이슈와 xx하여 인간 조직에서 xx되는 제품 을 생산하고자 하는 xx, 조직의 주인인 xx에 게 그의 조직이 질병 치료에 사용될 수 있는 상 업적으로 귀중한 생산품을 만들기 위한 xx에 사용될 수 있다는 사항을 충분히 이해시키는 일 이 필요할 것이다.
(B) 생물자원 xx 제품
전통적 xx에 xx한 발명에 xx 토착xx 권 리 xx도 큰 논란이 되고 있다. 이 xx는 토착 xx 권리와 토착민이 거주하고 있고 민간요법 의 식물자원이 있는 주권국 사이의 내재적 xx 가능성으로 인해 더욱 복잡해진다. 식물자원으 로부터 합성 가능한 저분자물질이 분리 xx된 다면, 그러한 물질의 xx 생산이 xxx원 xx 등으로 인한 생물학적 다양성의 xx을 xx하 지 않을 것은 분명하다. 그럼에도 UN협약x x 약회사들이 생물학적으로 다양한 xx에 함유 되어 있는 풍부한 화학적 포트폴리오의 주요 상 업적 수혜자의 위치에 있다는 이유를 들어, 생물 자원 탐사 xx은 생물학적 다양성의 xx에 x x xx를 해결하는 데 기여할 수 있는 방향으로 이루어져야 한다는 입장을 취하고 있다.
결국 지난 2010년 10월 29일, 국제연합(UN) 생물다xxx약(United Nations Convention on Biological Diversity) 회원국들은 일본 나 xx에서 ｢유전자원에 xx 접근과 xx 공유에 관한 의정서(Access and Benefit Sharing Protocol, Protocol on ABS)｣를 xx했다. 이 의정서는 유전자원을 xx함으로써 발생하는 xx을 유전자원 제공 국가와 공평하게 나눌 수 있도록 하고 있다. 예를 들어, xx를 휩쓸었던 xx xx는 타미플루 제조사에 xxx적x x 익을 안겨줬으나 만약 xx 플루가 유행하기 전 에 나고야 의정서가 타결됐다면 타미플루 제조 사는 중국과 그 이익을 나눠 가져야만 했을 것이 다. 왜냐하면 타미플루는 중국에서 해열제로 사 용된 팔각이라는 식물에서 해열제 성분을 규명 하고 이를 합성해 만든 것이기 때문이다. 세계자연보호기금(World Wide Fund for Nature)은 생물 다양성 보존 계획을 포함한 의
IP 이용 성공 사례 - 유전자 재조합 기술 유전자 재조합 기술은 Stanford 대학 ‘스탠리 코헨(Stanley Cohen)’과 California 대학 ‘허 버트 보이어(Herbert Boyer)’가 개발했다. 두 꺼비(Wenopus Laevis)의 somatostatin 유 전자를 벡터에 삽입하고 대장균에 형질 전환하 여 진핵세포(고등생물)의 유전자임에도 원핵세 포 생명체(미생물)에서 DNA 복제, RNA 전사 및 Translation을 거쳐서 단백질을 만들어 내 는 것이 가능해졌다. 이 기술은 전략적으로 특허 화되고 라이센싱 되어 총 2억5천만 달러가 넘 는 로열티 수입을 창출했다.
기술 개발자인 코헨은 특허 출원을 주저하며 사 업화 가능성에 대해 부정적인 입장을 보였으나 Stanford 대학의 기술이전센터 직원이던 라이 마스가 기술 개발 소식을 신문 지상으로 접하고 코헨에게 연락해 설득했다. 유전자 재조합 기술 에 대해 3개 특허를 출원한 Stanford 대학은 이 3개의 특허로 포트폴리오를 구성해 라이센싱 협상에 착수함과 동시에 자연과학 분야의 최고 학술지인 Nature와 Science에 이 기술을 홍보 하기 위한 광고를 게재하고, 상당히 낮은 로열티 조건을 걸었다.
기술 우수성과 강력한 특허권, 낮은 로열티를 통 한 박리다매 방식의 전략을 구사한 것이 주효해 450개가 넘는 기업과 라이센싱 계약을 체결했 다. 다수의 기업이 소송에 휘말려 손해배상을 청 구당하거나 다른 기술을 개발하기 위해 초기 투 자에 필요한 막대한 자금을 투입하는 대신 저렴 한 로열티를 지불하고 코헨과 보이어의 기술을 안전하게 사용하는 방법을 선택한 것이다. 유전자 재조합 기술의 특허는 바이오벤처 부흥 의 원동력이 됐다. 보이어는 Genentech를 설 립하고 재조합 기술을 이용해 1978년 인슐린
을 대장균에서 생산하는 데 성공했고, 1980년 나스닥에 주식을 공개해 세계 최고의 생명공학 기업으로 성장시켰다. 이후 수많은 바이오 기업 이 유전자 재조합 기술을 이용해 바이오 의약품 의 개발에 뛰어들었으며 이 기술은 바이오 시대 의 문을 여는 열쇠 역할을 했다.
IP 포기 후 대중화 사례 - 단클론 항체 기술
단클론 항체 기술은 영국 의료회의 연구원인 캐 사르 밀슈타인(Caesar Milstein)과 조지스 코 헬러(Georges Koehler)이 개발했다. 하이브 리도마 세포를 이용해 단클론 항체를 제조하는 방법을 최초로 개발하고 이 업적으로 노벨상을 수상한 이들은, 과학기술은 모두에게 공개되어 서 학문의 발전을 촉진해야 한다는 이유로 이 기 술을 특허화하지 않았다.
덕분에 글로벌 제약사들은 단클론 항체 기술을 이용해 다양한 신약 개발에 성공했다. 여기에는 로슈의 결장직장암 치료제 ‘아바스틴’, 유방암 치료제 ‘허셉틴’, 존슨&존슨의 관절염 치료제 ‘레미케이드’ 등이 포함된다.
국제적 시장조사기관인 Datamonitor에 따르 면 단클론 항체 치료제의 2015년 시장 규모는 약 630억 달러로 추정된다.
바이오 IP 라이센싱 시 실시허락 조항과 특징
실시허락 조항은 라이센시가 라이센스 특허나 기술을 실시할 수 있는 범위를 정하는 규정이다. 라이센스 허락은 독점성 부여 여부에 따라서 독 점적 라이센스(exclusive license)와 비독점적 라이센스(non-exclusive license)로 구분될 수 있다. 또한 라이센스는 분야와 지역을 구분해
(A) 독점적 라이센스가 다수
바이오 의약품 라이센스 계약은 독점적 라이센 싱이 많다. 이는 의약품의 인가 및 허가 제도와 도 관련이 되는데, 하나의 신약을 판매하기 위해 서는 장기간의 임상시험을 거쳐서 효능과 안전 성을 확인하고 관계 당국으로부터 허가를 받아 야 한다. 그래서 타 산업 분야처럼 여러 개의 업 체가 같은 제품을 동시에 판매하는 일이 드물고 상용화를 추진해 관계 당국으로부터 허가를 받 은 하나의 업체가 해당 의약품을 해당 국가 내에 서 독점적으로 판매하는 경우가 대부분이기 때 문이다. 따라서 의약 ․ 바이오 분야의 라이센스 계약에서는 독점적인 라이센스 계약이 80% 이 상을 차지한다. 그러나 유전자 재조합 기술처럼 의약품 자체의 물질 특허가 아닌 일종의 기반기 술 성격을 지닌 특허들은 다수에게 비독점적으 로 라이센스를 허락하기도 한다.
(B) 라이센스 대상 특허 수는 소수
의약품과 관련된 라이센스 계약에서는 계약 건 당 라이센싱의 대상이 되는 특허 수가 매우 적다. 적게는 수십 개, 많게는 수천 개 이상의 특허가 걸려 있는 타 산업 분야의 제품들과는 달리 의약 품은 신물질과 관련된 원천특허 1~2개와 그를 둘러싼 소수의 제법 ․ 제형특허 등으로만 구성 되어 있는 경우가 많다. 따라서 각각의 특허만료 나 특허무효 등의 결과가 주는 영향이 타 산업보 다 크며, 이를 충분히 고려해서 라이센스 계약서 (특히 특허 보증 및 면책 조항에 유의)를 작성해 야 한다.
(C) 라이센스 분야 및 지역 구분이 용이
의약품 분야의 라이센스 계약에서는 타 산업 분 야에 비해서 분야 및 지역을 구분해 라이센스를 주는 것이 상당히 용이할 뿐만 아니라 일반화되 어 있다. 의약품의 경우 주로 대상 질환을 기준 으로 분야를 구분한다. 사용 분야를 제한하는 것 이 상대적으로 어려운 타 산업 분야와는 달리 의 약품은 기본적으로 대상 질환별로 판매허가를 받기 때문에 허가를 받은 대상 질환 이외의 질환 에 사용하는 것은 거의 불가능하고 따라서 대상 질환을 구분하여 라이센스를 허락하는 것이 일 반적이다. 즉, 위암을 대상으로 하여 개발되고 허가받은 치료제를 유방암에 사용하기 위해서 는 다시 대규모의 비임상, 임상시험을 수행해서 허가를 받아야 하므로 라이센시가 라이센서 몰 래 새로운 용도로 해당 의약품을 개발하고 사용 한다는 것이 원천적으로 불가능하다.
비슷한 이유로 지역을 구분하여 라이센스를 허 락하는 것도 매우 용이하고 일반화되어 있다. 의 약품 판매허가는 각 나라별로 이뤄지기 때문에 여러 국가의 특허에 대한 라이센스를 모두 받았 다 해도 각 국가에서 의약품을 판매하기 위해서 는 해당 국가별로 인 ․ 허가 과정을 모두 거쳐야 한다. 따라서 어느 한 나라에서 판매허가를 받아 서 판매되는 제품을 판매허가를 받지 않은 다른 나라에서 판매하는 것이 원칙적으로 불가능하 고, 타 산업 분야와는 달리 별도의 규정을 만들 거나 조치를 취하지 않더라도 국가별로 라이센 스를 허락하고 이를 지키게 하는 것이 용이하다.
(D) 특허권 소유 관계 점검이 중요
바이오 기술은 기초과학이 곧바로 산업화되는 경우가 많으므로 대학 등의 교육기관이나 정부 산하 연구소(출연연구소 등)와 기업체 간에 계 약이 체결되는 경우가 많은데, 이때 특허권의 소
바이오시밀러와 바이오베터
기존 의약품(저분자 합성의약품)- 제네릭 신약 또는 오리지널 의약품의 특허가 만료되면 이와 주성분, 제형, 함량, 안전성, 품질, 용도 등 을 동일하게 만든 제네릭(카피약 또는 복제약이 라고도 함)을 생산 ․ 판매할 수 있게 된다. 일반 적으로 이러한 저분자 의약품은 잘 정의되고 엄 격하게 제어되는 제조 과정을 통해 화학적으로 합성되므로 일단 제조 과정이 확립되면 오리지 널 의약품과 화학적으로 동일한 활성 성분을 일 관되게 생산하는 것이 가능하다. 이러한 제네릭 은 오 리 지 널 의 약 품 과 같 은 성 분 명 (International Non-proprietary Name: INN)을 사용함으로써 영국과 같이 성분명만으 로 처방하는 국가에서는 제네릭의 사용이 매우 활성화되기도 한다.
제네릭 의약품은 오리지널 의약품이 동물에서 의 안전성 및 유효성, 그리고 사람에서의 임상 1, 2, 3상 시험을 모두 거쳐 허가받는 것과는 달리 생물학적 동등성 시험만 통과하면 허가를 받게 되므로, 개발 기간 및 개발 비용이 신약과는 비 교할 수 없이 적게 소요된다. 1980년대 이후 대 형 합성의약품의 특허가 만료되기 시작하면서 제네릭 제약사들이 급성장했는데, 대표적인 회 사가 이스라엘의 테바(Teva) 사와 인도의 란박 시(Ranbaxy) 사이다.
기존 의약품(저분자 합성의약품)- 슈퍼 제네릭
신약 또는 오리지널 의약품의 물리화학적 특성, 구조, 제형 등을 개선함으로써 약효 개선, 대상
질환 변경, 부작용 감소 또는 편의성 증대를 도 모한 의약품을 개량신약(슈퍼제네릭이라고도 함)이라고 한다. 개량신약은 오리지널 제약사들 이 자사 제품의 수명을 연장시키는 전략으로도 사용되지만, 제네릭 회사들이 기존 의약품의 특 허만료 이전에 제품을 출시할 목적으로도 개발 된다. 개량신약은 제네릭보다는 많은 비임상 및 임상 자료를 제출해야 되지만 신약보다는 적은 양의 자료가 요구되고 개발 기간 및 개발 비용도 신약보다는 적게 소요되며, 약가 우대도 기대할 수 있으므로 적은 투자로 높은 성공 확률을 얻고 자 하는 제약사들이 선호한다.
개량신약은 그 자체가 특허로 보호받을 수 있는 경우도 많아서 제네릭과는 달리 장기적인 독점 이 가능할 수 있는 반면 기존 의약품의 특허를 침해할 가능성도 크기 때문에 신중한 분석이 필 요하다.
[표] 오리지널 의약품, 개량신약, 제네릭의 비교
항목 | 오리지널의약품 | 개량신약 | 제네릭 |
시험항목 | 유효성,독성(전체), 임상시험(1,2,3상) | 유효성,독성(일부), 임상시험(일부) | 생물학적동등성 시험 |
개발기간 | 10~15년 | 3~5년 | 2~3년 |
개발비용 | 8~10억달러 | 0.02~0.3억달러 | 0.01~0.1억달러 |
독점기간 | 물질특허20년 | 물질특허20년 특허분쟁가능 | 특허분쟁및 과다경쟁 |
바이오시밀러와 바이오베터 합성의약품과는 달리 바이오 의약품은 살아 있 는 유기체 또는 그로부터 인공적으로 유래된 세 포에서 생산되며 분자량이 크고 매우 복잡한 구
비밀유지·물질이전
Confidential Information & Material Transfer
P1804GUh002B
손에 잡히는특허Report
IPReportswithinYourGrasp
바이오 분야에서 체결하는 기술계약의 종류는 다양하다. 가치사슬 단계별로 여 러종류의 계약을 체결할수있다. 계약 당사자들은 사업 모델에 따라 별개로하 나씩계약을진행하거나, 2개이상이결합되는형태로체결하기도한다.바이오 분야에서필요한다양한기술계약가운데비밀유지,물질이전계약에대해설명 한다.<편집자>
비밀유지 계약
예론 | 비밀유지 계약의 목적 |
The Receiving Party is willing to receive disclosure of the Confidential Information of the other Party pursuant to the terms of this Agree ment for the purpose of . 정보수령 자는 . 목적으로 본 계약의 조건에 따라 상대방의 비밀정보의 공개를 수령한다. | |
비밀유지 계약은 비밀정보를 보유한 자가 사업 협력 등을 위해 비밀정보를 타인에게 공개하면 서 정보의 비밀성을 유지하기를 원할 때 체결하 는 계약이다. 비밀유지 계약에 서명함으로써 정 보수령자에게는 비밀정보를 공개하지 않을 의 무가 발생한다. 비밀유지 계약은 기술이나 사업 협력과 관련된 주된 계약이 체결되기 이전에 체 결된다. 비밀정보의 공개는 한 방향으로 공개되 거나 쌍방의 상호 공개 형태일 수 있으며, 이러 한 형태는 계약 상황에 맞게 선택해야 한다.
비밀유지 계약의 목적
향후 계약 해석에 대한 다툼을 예방하기 위해 비 밀유지 계약의 목적을 잘 정의하는 것이 필요하
다. 공개되는 비밀정보의 범위와 정보수령자가 비밀정보를 수령하여 사용하는 범위가 계약의 목적 범위 이내로 제한되기 때문이다.
예론 | 비밀유지 계약의 목적 |
The Disclosing Party and the Receiving Party will be having discussions concerning the Disclosing Party’s business activities to develop, construct, own and operate (hereinafter referred to as the “Authorized Purpose”), which discussions will require the Disclosing Party to disclose information to the Receiving Party that the Disclosing Party deems proprietary and confidential. 정보공개자와 정보수령자는, (이하 “승인된 목적”이라 함)을 개발, 구축, 소유 및 운영하기 위해 정보공개자의 사업 활동에 대한 논의를 할 것이며, 이러한 논의 는 정보공개자가 정보수령자에게 정보공개 자의 재산이며 비밀이라고 여겨지는 정보를 공개할 것이 요구된다. | |
“Proprietary” 또는 “Confidential”로 명기하 며, 비문서 형태로 공개하는 경우에는 공개 후 일정 기간 이내에 문서화하여 서면으로 확인하 는 것으로 정한다.
예론 | 비밀정보의 정의 |
"Confidential Information" means any technical or business information furnished by one party(the "Disclosing Party") to the other party(the "Receiving Party") for the Purpose and specifically designated as confidential. Such Confidential Information may include, without limitation, trade secrets, know-how, inventions, techni cal data or specifications, testing methods, business or financial information, research and develop ment activities, product and marketing plans, and customer and supplier information. Confidential Information that is disclosed in writing shall be marked with a legend indicating its confidential status. Confidential Information that is disclosed orally or | |
비밀정보의 정의의 대한 예시는 다음과 같으며, 계약 상황에 따라 정의의 범위나 구체적 예시는 계약의 목적에 따라 적절히 수정할 수 있다.
비밀정보의 정의
비밀정보는 경쟁자나 공중에게 일반적으로 알 려지지 않은 경제적 가치가 있는 정보로서, 연구 결과나 데이터, 화학 조성, 개발 정보, 실험 방법, 제조에 관한 영업비밀1) 등의 기술과 관련된 정 보뿐만 아니라 영업적, 재정적 및 마케팅 정보가 포함된다. 정보를 공개하는 측은 비밀정보의 정 의를 가능한 한 넓게, 정보를 수령하는 측은 이 를 되도록 좁게 한정하고자 할 것이다. 일반적으로 비밀정보는 문서 또는 매체로 된 것 과 구두 또는 시각으로 전달된 것을 모두 포함하 는 것으로 정의될 수 있으며, 문서로 된 것은
1) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조제2 항에 따르면, "영업비밀"이란 공공연히 알려져 있지 아 니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.
물질이전 계약은 유형적 물질을 소유한 제공자 와 그 물질을 사용해 연구나 평가 등을 하고자 하는 수령자 간에 그 유형적 물질을 이전할 때 체결하는 것으로, 물질제공자 및 수령자의 권한, 의무 등을 정하는 계약이다.
물질이전 계약의 유형
형식적 관점에서, 물질이전 계약은 고정된 양식 에 체크 표시를 하는 간단한 형태이거나 자세하 게 정해놓은 복잡하고 긴 계약서 형태를 띨 수 있다.
간단한 양식의 예로는, 대학이나 비영리기관 간 에 비독점적 물질의 이전을 위해 미국의 국립보 건원(NIH) 에서 제공하는 약식 서신 계약 (“Simple Letter Agreement for Transfer of Non-Proprietary Biological Material”) 이 있다.
미국의 국립보건원(NIH)와 대학기술이전협의 회(AUTM)는 연구자의 연구 수단(research tool)을 공유하는 프로세스를 장려하고 물질이 전을 용이하게 하기 위해 1995년 3월 3일, 표 준 생 물 학 적 물 질 이 전 계 약 (Uniform biological material transfer agreement, 이 하 ‘UBMTA’라 함)과 상기의 약식 서신 계약을 표준계약서로 사용하고 있다. 이는 비영리 공공 기관 사이에 물질이전에 대한 절차를 단순화하 고자 마련된 것이지만 기업과의 물질이전 시에 도 기본적인 틀은 참고할 수 있다.
또한 내용적 관점에서는 물질 제공자 및 수령자 가 모두 대학이나 비영리기관인 경우, 대학이나 비영리기관이 기업으로부터 물질을 이전 받는 경우, 기업이 대학이나 비영리기관으로부터 물 질을 제공받는 경우, 기업간에 물질을 이전하는
경우로 나눌 수 있다.
비영리기관 간의 물질이전은 비교적 어려움 없 이 간단한 양식으로 계약을 체결하는 경향이 있 다. 이러한 유형은 미국 NIH가 권장하는 UBMTA나 약식 서면계약 등을 참고할 수 있다. 반면, 기업과 대학 등 비영리기관 간의 협상은 구체적 상황에 따라 표준계약서와는 달리 결정 될 수 있으며, 일반적으로 비영리기관의 연구 결 과의 공개, 그 소유권 귀속, 실시 및 처분 등의 이슈로 인해 다소 복잡하고 시간이 오래 걸릴 수 있다.
2011년 미국 AUTM에서 수행한 물질이전 계 약에 대한 설문 보고서4) 에 따르면, 기업과의 계 약에 있어 기업이 물질제공자인 경우에는 지식 재산권 및 연구 성과의 소유권 측면에서의 협상 이 가장 중요하고 어렵다. 기업은 물질수령자가 단독으로 완성한 발명에 대해 지식재산권의 소 유권이나 무상의 독점적 라이센스를 원하고, 물 질수령자가 획득한 연구 성과에 대한 소유권을 요구한다. 반면, 비영리기관 간의 물질이전 계 약에서는 상기 지식재산권 및 연구 성과 이슈 이 외에 비밀유지 관련 협상이 중요하고 어렵다고 생각하는 것으로 나타났다. 즉, 물질제공자는 상업적 목적으로 지식재산권을 사용할 권한이 나 실시권을 원하고, 물질수령자의 연구 성과를 양도 받아 소유하며, 그 연구 성과를 비밀로 유 지하기를 희망한다고 한다.
본 장에서는 모델로서 참고할 만한 미국 NIH의 UBMTA를 중심으로 주요 조항을 설명한다.
4) AUTM 2011 Material Transfer Agreement Survey Report, xxxx://xxx.xxxx.xxx/XXX_Xxxxxx.xxx
계약의 전문은 계약 체결의 목적과 배경을 설명 하는 도입부로서, 계약의 당사자 및 주소, 계약 체결 일자를 기재하며 추가적으로 계약의 대상 이 되는 물질, 계약의 목적, 동기, 경위 등을 포 함한다.
예론 | 전문의 예 |
This Material Transfer Agreement(this “Agreement”), dated as of _ (the “Effective Date”), is entered into between (“the Provider”) and (“the Recipient”; with the Provider, the “Parties”; each, a “Party”). WHEREAS, the Provider desires to provide certain Materials (as defined below) to the Recipient and the Recipient desires to conduct research using the Materials. 본 물질이전 계약은 (“물 질제공자”라 함)와 (“물 질수령자”라 함) 간에 일 자로 체결한다. 물질제공자는 물질수령자에 게 특정 물질(하기에서 정의)을 제공하기를 원하며 물질수령자는 그 물질을 사용해 연구 를 하고자 한다. | |
물질이전 계약 -정의(Definition) 계약서와 관련된 분쟁은 많은 경우 용어의 해석 에 관한 것이다. 따라서 계약서에는 용어의 통일 화, 명확한 해석을 위해 정의 조항을 포함하며,
물질이전 계약에서는 이전되는 물질, 그 후손 (progeny)이나 비변형 파생물(unmodified derivative), 변형물질(modified material)에 대한 정의가 일반적으로 포함된다.
물질의 정의와 관련하여 물질제공자는 제공되 는 물질이 자신의 소유이므로, 그 정의로서 제공 되는 물질, 그 물질의 후손이나 비변형 파생물 뿐만 아니라 물질수령자가 만들어 낸 물질이나 정보까지 포함하기를 요구하기도 한다. 바이오 분야에서 이전되는 물질의 예로는 일반적으로 미생물, 세포주, 배양액, 핵산, 플라스미드, 단백 질, 시약, 형질 전환 동물, 벡터, 의약 물질 등을 들 수 있다.
ORIGINAL MATERIAL: The description of the material being transferred will be specified in an implementing letter.
MATERIAL: ORIGINAL MATERIAL, PROGENY, and UNMODIFIED DERIVATIVES. The MATERIAL shall
not include: (a)MODIFICATIONS, or (b)other substances created by the RECIPIENT through the use of the MATERIAL which are not MODIFICATIONS, PROGENY, or UNMODIFIED DERIVATIVES.
PROGENY: Unmodified descendant from the MATERIAL, such as virus from virus, cell from cell, or organism from organism.
UNMODIFIED DERIVATIVES:
정의 조항의 예
예론
미국 NIH가 제공하는 UBMTA이 제시하는 다 음의 용어 정의를 참고할 수 있다.
바이오 분야 기술계약
바이오 분야에서 체결될 수 있는 계약의 종류는 사업이나 개발 추진 정도에 따라 가치사슬 단계 별로 나누어 볼 수 있다. 가치사슬 단계의 어느 한 부분에서만 계약을 체결하거나 단계별로 여 러 종류의 계약을 체결할 수도 있다. 또한 계약 당사자들의 사업 모델에 따라 별개로 하나씩 체 결될 수도 있고, 2개 이상이 결합되는 형태, 예 를 들어 공동 개발 계약과 제조 및 공급 계약의 조합 등으로 체결되기도 한다. 바이오 분야에서 흔히 체결되는 기술계약을 개략적으로 나타내 면 다음과 같다.
가치사슬 단계 | 연구 ‣ 개발 ‣ 임상 ‣ 생산 ‣ 판매 | |||
계약의종류 | 비밀유지계약 | |||
의향서 타당성조사계약 공동연구또는개발계약 물질이전계약 라이센스계약 지식재산권양도계약 | 임상 시험계약 | 제조및공급 계약 | 판매계약 | |
[표] 바이오/제약 분야 기술 계약의 종류
비밀유지 계약
의향서나 양해각서 등을 체결하여 연구나 사업 협력을 추진할 때 상대방의 비밀 정보에 접근해 그 타당성을 평가할 필요가 있으므로 본 계약이 체결되기 이전에 일반적으로 비밀유지계약을 체결한다.
비밀유지계약은 비밀정보의 공개 방향에 따라 일방 또는 쌍방 공개의 형태가 있으며, 비밀 정 보를 공개할만한 사항이 있는지를 고려하여 그 형태를 신중히 결정하는 것도 필요하다. 비밀유
지 계약의 일반적 내용은 비밀정보의 내용, 범위 및 예외, 비밀정보의 사용 용도 및 용도 외 사용 금지, 비밀정보의 공개 금지, 비밀정보의 유지 및 관리 방법, 비밀정보의 폐기 또는 회수 방법, 손해배상 등이 포함된다.
비밀유지계약은 당사자 간의 협력 초기에 별도 로 체결하는 것이 일반적이지만, 향후 관계가 진 전됨에 따라 비밀 정보의 내용이 변화할 수도 있 고 좀 더 구체적으로 언급하기 위하여 본 계약에 서도 비밀유지 조항을 포함시킨다.
의향서(Letter of Intent)
의향서는 일반적으로 합작 투자, 기술 제휴 등의 주계약에 들어가기에 앞서 당사자의 의도, 목적, 일반적 원칙에 대한 합의사항 등을 확인하기 위 해 문서로 작성하는 당사자 간의 예비적 합의를 표명하는 문서이다. 의향서는 일방적 의사표시 또는 양 당사자의 합의로 작성되기도 한다. 의향서의 법적 성격으로, 일반적으로 법률적 구 속력이 없지만 의향서의 내용, 사용한 용어 및 표 현에 따라 상호 간의 법적인 구속과 의무가 발생 할 수 있으므로 정식 계약서와 마찬가지로 신중 하게 취급할 필요가 있다. 구체적인 합의 내용으 로 작성되거나, ‘동의한다’ 또는 ‘해야 한다’ 등의 표현을 사용하는 경우에는 의향서가 법적 구속 력이 있는 것으로 이해될 수 있다. 그러나 법적 구속력을 원하지 않는 경우라면 ‘~할 수 있도록 협력한다’, ‘하고자 한다’, ‘최선의 노력을 한다’ 등의 표현을 사용하고, 당사자간에 법적 관계를 형성하거나 주된 계약 체결할 의무가 없다는 문
한편 당사자 간에 의향서를 체결한 경우, 그 의향 서에서 정한 조건에 근거하여 주된 계약서가 작 성되므로 당사자가 의향서에서 합의한 사항은 정당한 사유나 상대방의 합의가 없는 한 변경하 기가 곤란할 것이다.
의향서의 형식은 의향서의 내용에 따라 다를 수 있으나, 일반적으로 당사자 특정, 라이센스, 매 매 또는 연구 ․ 개발 등 주계약으로 협력하고자 하는 대상의 종류, 협력의 범위, 성실하게 협력할 의무, 제3자와의 협상금지 의무, 비밀유지의무, 비용 분담(연구 ․ 개발인 경우에는 연구 협력에 필요한 자금 및 인력의 투입), 의향서의 유효기 간 등이 포함된다.
의향서의 유효기간을 명기하는 것이 필요한데, 이는 불확실한 상황이나 조건에 기한 없이 당사 자가 구속되는데서 오는 위험을 줄이기 위해서다.
타당성 조사(Feasibility Study) 계약 공동연구개발 계약 또는 라이센스 계약 등의 주 계약을 체결하기 전에 계약의 내용이 되는 상대
방의 기술이나 제품에 대해 예비적 시험을 통해 기술의 적정성이나 사업의 타당성을 확인하는 경우가 있다. 특히 바이오 또는 제약 분야는 실험 의 재현성이 이슈가 되고 결과에 대한 불확실성 이 커서 타당성 조사 계약의 유용성이 매우 크다. 타당성 조사 계약의 주요 조항으로 계약의 목적, 각 당사자의 역할, 비밀유지의무, 조사 기간, 시 험 결과 보고 여부 및 방법, 타당성 조사 중에 발 생하는 기술적 정보 및 지식재산권의 소유권 귀 속, 비용 등을 규정한다.
공동연구개발 계약
한 기업 단독으로는 효율적이고 경제적으로 달 성할 수 없는 목표를 상호 보완적인 자산이나 역 량을 가진 기업과 협력해 목표를 달성하기 위하 여 공동연구 또는 공동 개발 계약을 체결한다. 바이오 분야 공동연구계약의 대상 중 많은 경우, 유망하지만 아직 검증되지 않은 기술에 관한 것 이며, 이러한 기술은 연구 ․ 개발에 있어 많은 비용이 들고 실패할 위험도 매우 크기 때문에 당 사자는 성공시의 보상과 실패의 위험을 분담할 목적으로 체결한다.
공동연구 또는 공동 개발 계약에서 협력의 목적 및 대상, 이를 위한 당사자의 역할과 책임, 성과 물과 지식재산권의 귀속 및 활용, 성과물의 공개 여부 등이 명확하게 정해져야 하고, 협력의 성과 인 제품의 생산, 마케팅, 유통 및 판매에 대한 역 할 분담 및 비용과 수익에 대한 배분까지 포함되 기도 한다.
라이센스 협상 전략
협상의 3요소
정보(information)와 시간(time), 협상에서의 지위(power)는 협상에서 중요한 3가지 요소라 고 일컬어진다. 따라서 협상 테이블에 앉기 전에, 협상에 필요한 정보를 최대한 수집함으로써 협 상에서 우월한 지위를 확보하고, 협상의 마감시 한에 쫓겨서 마지못해 협상을 하지만 않는다면 자기에게 유리한 조건으로 협상을 마무리할 수 있다는 것이다.
[그림] 협상의 3요소 - 정보, 시간, 지위
협상에 필요한 상대방에 대한 정보로는, 상대방 이 요구할 것으로 예상되는 협상 조건뿐 아니라, 상대방의 사업실적, 협상에 참여하는 담당자 현 황, 협상과 관련된 이해관계자의 정보 등을 포함 하여 폭넓은 정보가 포함될 수 있다. 또한, 협상 에 필요한 정보에는 협상에 임하는 자신의 정보 도 포함된다는 것을 간과해서는 안 될 것이다. ‘나를 알고 적을 알면 백전백승’이라는 말도 있
지 않는가?
협상에 임할 때, 협상 마감시한을 내부적으로 정 해놓을 수는 있지만 이를 상대방이 알게 되면 상 대방의 요구조건에 따를 수밖에 없는 상황이 발 생할 수 있다. 이 경우, 상대방은 협상 마감시한 까지 협상을 지연시키다가 마감시한이 임박해 서 협상조건을 제시하게 될 것이고, 결국 제대로 협상을 해보지도 못하고 협상을 종료하게 될 수 도 있다. 따라서 협상 마감시한은 가급적 유연성 을 가지고 정하되, 때에 따라서는 협상 기간을 연장할 수 있음을 상대방에게 암시하는 것도 필 요하다.
일반적으로는 라이센서가 협상에서의 우월적 지위를 가지게 된다. 협상 조건을 라이센시가 수 용하지 못하는 경우에, 라이센스를 허락하지 않 을 수 있고, 이 경우 라이센시는 사업을 그만두 거나 침해를 할 수밖에 없는 경우가 발생할 수 있다. 그러나, 협상에서의 우월적 지위는 시간 이 해당 국가의 규제 정책이나 사회적 분위기가 바뀜에 따라, 라이센서와 라이센시의 역학관계 가 변경될 수도 있으므로, 라이센서가 협상 기간 동안 지나치게 우월적 지위를 남용하는 것은 바 람직하지 않을 것이다.
협상 장소
라이센서는 협상에서의 우월적 지위를 이용하 여 자기의 홈그라운드에서 협상을 하고자 할 것 이고, 그 결과 라이센시는 라이센서가 지정한 장 소를 방문하는 것이 통상적이다. 이로 인해, 라 이센서는 라이센서가 유리한 위치 및 회의실 환
▶ 역할분담
국가 간의 협상, 협상금액이 매우 큰 경우, 또는 협상결과에 따라 회사의 존립이 결정되는 경우와 같이 아주 예외적인 경우를 제외하고는, 대체로 협상 테이블에 앉는 구성원은 2 ~ 5명 내에서 이 루어지는 경우가 많다. 이 때, 협상에 참여하는 구 성원을 선별하고 각자의 역할을 분담하는 것이 필요하다. 크게는 협상 리더, 선한 역할(Good Guy) 및 나쁜 역할(Bad Guy)로 구분할 수 있다. 리더는 협상을 수행하고, 필요한 경우 팀의 다른 구성원에게 지시를 하거나 구성원들을 조율하는 역할을 한다. 선한 역할(Good Guy)은 상대방의 조건에 대한 공감과 이해를 표시함으로써, 상대 방이 안도감을 가지도록 안심시켜서 긴장을 늦추 도록 하며, 자신의 팀이 제시한 조건을 철회할 경 우 이에 대한 의사표시를 한다. 반대로 나쁜 역할 (Bad Guy)은 협상 진행을 방해하면서, 상대방이
제시하는 주장이나 관점을 약화시키고 때에 따라 서는 상대편을 위협하고 약점을 폭로하기도 한다. 만약, 협상 참여자가 5인 정도로 구성되는 경우에 는 지연 전술을 통하여 협상을 지연시키고, 상대 방이 제시한 의견을 철회시키도록 만들며, 협상 과정을 관찰하고 기록하는 강경파(Hard Liner)와 교착상태의 협상에서 벗어날 수 있는 방법이나 전 술을 제안하고, 협상이 주요 쟁점에서 너무 멀리 벗어나지 않도록 하는 관리자(Sweeper) 역할로 더욱 세분화할 수도 있다.
이 같이, 협상 구성원은 역할을 분담하고 각자의 역할에 따라, 때로는 협상을 부드럽게 진행하기도 하고, 때로는 협상을 결렬시킬 듯한 험악한 분위 기를 연출하기도 하면서 유리한 조건에 합의가 이 루어지도록 해야 한다. 아래 [그림]은 협상팀이 5 인으로 구성된 경우에, 각각의 역할을 맡은 담당 자의 효과적인 자리배치의 예시를 나타낸 것이다.
[그림] 협상 구성원의 협상 테이블 자리배치 예시도
공동개발·임상시험
Collaboration Program & Clinical Trial
P1804GUh003B
손에 잡히는특허Report
IPReportswithinYourGrasp
바이오 분야에서 체결하는 기술계약의 종류는 다양하다. 가치사슬 단계별로 여 러종류의 계약을 체결할수있다. 계약 당사자들은 사업 모델에 따라 별개로하 나씩계약을진행하거나, 2개이상이결합되는형태로체결하기도한다.바이오 분야에서필요한다양한기술계약가운데공동개발, 임상시험계약에대해설명 한다. <편집자>
공동 개발 계약
기술이 복잡하고 다양해지며 개발에 소요되는 시간과 비용이 증가하는 반면, 최근 새로이 허가 되는 신약의 수가 감소되고 있는 상황에서, 개발 에 따르는 리스크와 비용을 분산하고 자사와 상 대방이 보유하는 기술의 장단점을 활용하여 자 사 기술의 보강, 기술 영역의 확대, 신규 분야 진 입, 연구 ․ 개발 기간의 단축 등을 목적으로 공 동연구, 공동연구 ․ 개발 또는 공동 개발(이하, “공동 개발”이라 함)이 이루어진다.
일부 공동 개발 계약은 연구 ․ 개발 수준의 협력 을 넘어서 개발 제품의 생산, 마케팅, 판매에 대 한 역할 분담 및 비용과 수익의 배분까지 포함하 기도 한다. 이러한 계약은 대규모 제약 회사와 소규모 개발 회사와 같이, 규모와 역량이 서로 다른 당사자 간에 이루어지는 경우가 많다.
공동 발명에 대한 규정
특허를 받을 수 있는 권리는 발명자의 인격적인 권리로 인정될 수 있으며 1), 이에 따라 특별한 경우를 제외하고는 발명의 완성 시점에 발명자 에게 원시적으로 귀속된다. 2)다수 발명자가 공 동으로 발명을 완성하는 경우에는 공동 발명자 로서 특허를 받을 수 있는 권리를 공동으로 소유 하게 되는데,3) 공동 발명 여부를 판단하는 기준 이 국가마다 다르다.
1) 공업 소유권 보호를 위한 파리협약 제4조의 3(특허: 특 허에 있어 발명자의 명시) 발명자는 특허에 발명자로서 명시될 권리를 갖는다.
2) 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ①발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의해 특허 를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고 는 재직 중 특허를 받을 수 없다.
한국은 공동 발명에 대한 요건을 특허법에서 별 도로 규정하고 있지 않고 판례에 의해 몇 가지 기준이 제시되고 있다. 공동 발명이 인정된 사례 를 예를 들면, 공동 발명자가 개발한 최종 발명 물이 동일한 경우,4) 발명의 완성을 위하여 실질 적 상호 협력 관계에 있는 경우5)6)7) 등을 들 수 있다. 반대로, 공동 발명이 인정되지 않는 사례 로 는 기본적인 아이디어만 제공한 경우,8) 지시 를 받아 설계 도면을 작성하고 기계 제작을 담당 한 경우, 9) 일반적인 지시나 보고를 받은 경우
10) 통상적인 관리 ․ 감독을 수행한 경우11) 등이 있다.
3) 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ②2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다.
4) 피고가 위 접속관 외함의 제조를 위해 제일엔지니어링 과 태백정밀과 여러 차례 회의를 가졌고, 태백정밀이 맡았던 금형 제작을 제외한 나머지 부분, 즉 CAE 분석 을 통한 내부 리브에 대한 연구를 행해 제일엔지니어링 과 태백정밀 측에 보고하거나 의논한 사실이 인정되나, 더 나아가 이 사건 특허발명의 기술적 특징인 접속관 외함의 내부 리브를 형성하는 기술에 관해 원고가 피고 에 협력해 내부 리브를 형성하는 것이 사출 후 변형의 방지에 유리하다거나 내부 리브를 설치할 것을 피고에 게 권유했음을 인정할 아무런 증거가 없고, 오히려 원 고나 그 하청 업체인 주식회사 제일엔지니어링, 태백정 밀 측은 원고의 위 개발 자료에 도시된 구조의 기본 설 계(3×4개의 리브)의 리브를 삭제하거나 그 이상 리브 의 설치를 적극 반대해 온 사실이 인정될 뿐이므로, 이 사건 특허발명이 2인 이상이 공동으로 발명한 경우에 해당한다고 할 수 없다(공동발명이 성립하기 위한 전제 조건은 공동발명자가 개발한 최종의 발명물이 동일한 것이어야 하므로, 여기에서 공동발명의 대상은 원고가 넘겨준 원고의 발명은 고려될 수 없고 내부 리브가 5×7인 이 사건 특허발명이 되어야 한다.)(대법원 2005.2.18. 선고 2003후2218 판결).
5) 이 사건 특허권 등은 보일러를 생산 ․ 판매하는 원고와 소외 회사들이 그 생산 ․ 판매 과정에서 보일러의 기능
향상 및 생산비 절감에 관해 얻은 아이디어 등을 토대로 한 것이거나, 다른 보일러 제조회사와 신제품 ․ 신기술개 발을 위해 경쟁하는 과정에서 획득된 것일 가능성이 크 고, 그 기술의 내용에 비추어 단순한 구상만으로는 개발 이 불가능하며, 기술의 실현 가능성, 효율성 등을 검증하 기 위해 시제품의 제작 및 다양한 실험이 필요하고, 거기 에는 상당한 설비 및 비용이 소요될 것이므로 어느 한 개 인의 힘으로 이를 모두 고안해 내는 것은 매우 어려운 것 으로 보이는 점 등을 종합해 보면, 이 사건 특허권 등이 소외인 명의로 되어 있기는 하지만, 실제로는 원고가 개 발했거나 소외인과 공동으로 개발한 것으로 원고와 소외 인의 공동 소유이고 원고의 지분 비율이 최소 50%를 상 회한다는 사실이 충분히 추정된다(대법원 2008.5.29. 선고 2006두13831 판결).
6) 공동발명자가 되기 위해서는 발명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상 호 보완을 통해 발명의 완성에 유익한 공헌을 해야 하 며, 발명의 완성을 위해 실질적으로 상호 협력하는 관 계에 있어야 한다(대법원 2001.11.27. 선고 99후 468 판결, 특허법원 2009허6601 판결).
7) 공동발명자에 해당하는지 여부의 판단은 발명에 나타 난 기술적 사상의 창작 및 발명의 구성에 실질적으로 협력했느냐를 기준으로 판단해야 하고, 단지 발명자의 지시에 의해 발명에 관계되는 장치의 작성 등을 담당한 것에 불과한 자는 공동발명자에 해당한다고 보기 어렵 다(특허법원 2003.5.30. 선고 2001허7141 판결).
8) 공동 개발 및 공동출원에 관한 약정을 하고 초창기에 기본적인 과제와 아이디어를 제공했으나, 그 이상의 기 술을 제공했다거나 기술의 개발에 기여했다고 볼 증거 가 없으므로 공동발명자의 지위를 갖는다고 볼 수 없다 (대법원 2001.6.29. 선고 98후2405 판결).
9) 피고들은 1996.11.9. ㈜ 우◇티앤이(1998.12.17.
우리산업㈜에 합병됨)를 방문해 이중 원단 제품의 가격 경쟁력을 높이기 위해 어떠한 벨트 위에 접착제를 코팅 해 건조시킨 후 라미네이팅하는 1회의 작업 공정으로 이중 원단 제품을 생산할 수 있는 기계의 개발을 요구 했고, 이에 ㈜우◇티앤이의 설계부차장인 이□련은 피 고들과의 협의를 거쳐 이 사건 특허발명의 출원 전인 1996.11.15. 라미네이팅 머신에 관한 1차 설계도면 (갑5호증)을 작성했으며, 그 후 다시 협의를 거쳐 1996.12.6. 최종 설계도면(갑6호증)을 완성했는데, 그 내용은 콤마 앤드 리버스 코터에서 엔드리스벨트상 에 접착제를 도포하고 에어히터를 거쳐 건조된 접착제
XXX will promptly inform YYY of any such solely owned or jointly owned discovery or invention and provide YYY with a detailed written description of such discovery or invention. YYY will have one hundred and twenty (120) days from the date it receives such written description of any discovery or invention to exercise its Exclusive Option with respect to each discovery or invention (“Option Period”). During the Option Period or any mutually agreed upon extension thereof, XXX may not disclose such discovery or invention to any third party.
(b) To exercise the Exclusive Option, the YYY will notify the XXX prior to the end of the Option Period that it wishes to enter into a license agreement. The parties will have up to one hundred and twenty (120) days following the end of the Option Period to negotiate such a license agreement in good faith and on commercially reasonable terms.
(c) After the expiration of the Option Period, or any mutually agreed upon extension thereof; if the YYY has not exercised its Executive Option or provided written notice to the XXX that it does not wish to exercise its Exclusive Option, or if the XXX has exercised its Exclusive Option but the parties, after negotiating in good faith,
<표> Lambert Model Research Collaboration Agreement
유형 | 내용 |
1 | 대학이연구성과의IP를소유하고스폰서에게특정지역및특정분야에연구성과를활용할수있는 비독점라이센스를허여 |
2 | 대학이연구성과의IP를소유하고스폰서에게특정지역및특정분야에연구성과를사용할수있는 라이센스를허여하고,특정결과에대해서는독점라이센스확보의옵션을부여 |
3 | 대학이연구성과의IP를소유하고스폰서에게특정지역및특정분야에연구성과를사용할수있는 라이센스를허여하고,특정결과에대해서는특허를양수할수있는옵션을부여 |
4 | 스폰서가 연구 성과의IP를소유하지만,대학에게 스폰서의 정보에 대한비밀을 유지하고연구 성과 에대해특허성에해를가하지않는다는조건으로연구목적으로사용할수있는권리를부여함 |
5 | 스폰서가연구성과의IP를소유하고대학이연구성과를공개할권한이없음(이경우의계약은보통 공동연구계약이라기보다는위탁연구계약이라고일컫는다.) |
공동 개발 계약에서 라이센스를 허여한다고 정 할 때 옵션 라이센스나 실제 라이센스 허여 형태 중에서 합의할 수 있다. 옵션 라이센스는 실제 라이센스 계약을 체결하기 전에 개발 성과에 대 해 검증할 수 있는 기회가 있다는 장점이 있다. 옵션 라이센스를 허여할 때 옵션 행사 기간을 정 하는 것도 잊지 말아야 한다. 옵션의 부여 및 행 사에 대한 예문은 아래와 같다.
예론 | 라이센스 발명에 대한 독점적 옵 션 부여 |
(a) XXX hereby grants to YYY an Exclusive Option to acquire an exclusive, worldwide license with the right to grant and authorize sublicenses, to XXX's entire right, title and interest in all discoveries and inventions conceived or reduced to practice solely by employees or agents of the XXX or jointly by YYY and employees or agents of the XXX in connection with the Research Project. | |
예론 | 임상시험 계획서 등의 준수 |
The Institution and Sponsor agree to conduct the Study in conformance with Exhibit(Protocol), which is attached hereto. Both parties shall comply with their own policies, all applicable law and regulations, particularly the laws, rules and regulations concerning clinical studies promulgated by the Food and Drug Administration and the laws, rules and regulations concerning privacy of health information under the federal Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996(HIPPA). In conducting the Study, both parties will also adhere to the current good clinical practices guidelines of the International Conference on the Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use(ICH). 시험기관 및 시험 책임자는 별첨(프로토콜) 에 따라 시험을 실시하는 데 동의한다. 양 당 사자들은 각자의 정책, 적용 가능한 모든 법 률 및 규칙, 특히 식약청이 임상시험에 관해 고시한 법률, 규칙 및 규정 및 1996년의 건 | |
본 조항은 임상시험 위임에 있어 해당 시험이 합 의된 시험실시 계획서나 기타 관련 법률 등을 준 수해 신중하면서도 적절하게 실시되도록 약속 하는 것이다.
강보험 양도 및 책임에 관한 연방법(HIPPA) 상의 건강 정보의 프라이버시에 관한 법률, 규칙 및 규정을 준수해야 한다. 시험을 실시 함에 있어, 양 당사자들은 의약품국제협력조 화회의(ICH)의 우수 임상시험 실무 가이드를 준수한다.
임상시험 - 윤리위원회 승인
임상시험 실시 기관 측의 윤리위원회(IRB)의 승 인을 받은 후에 임상 시험이 실시되어야 하므로 CRO가 윤리위원회의 승인을 얻도록 요구한다.
예론
윤리위원회의 승인 후 시험 실시
Institution, through its Investigator,
shall provide Sponsor (a)with written evidence of review and approval by the applicable Institutional Review Board of both the Protocol and the Patient consent form prior to the initiation of the Study; (b)with written evidence of the Institutional Review Board's continuing review and approval of the Study whenever it is reviewed, but at least once per year; (c)with written evidence of that Institution and its Researcher are obtaining appropriate authorizations (acceptable to Sponsor) for use and disclosure of protected health information as required by HIPAA.
시험 책임자를 통해 시험기관은 위탁자에게
(a)임상시험을 하기 전에 프로토콜 및 피험
generally, a breach of this Agreement.
시험윤리위원회 또는 윤리적인 의료 실무에 서 요구하는 바대로 프로토콜에 의학적으로 필수적인 변경이 인정되면(임상시험 제품이 투여되는 날짜 및 주기에서 필요한 변경과 관 련된 것을 포함해), 시험 책임자가 의학적으 로 필요한 변경 또는 윤리적 의료 실무를 해 결하는 데 필요한 범위 내에서 프로토콜에서 벗어날 수 있고 시험 책임자는 즉시 원본 문 서에서 그러한 변경을 기록하며, 즉시 스폰서 에게 그 변경을 보고하며, 연구윤리위원회 필 요에 따라 그러한 변이는 프로토콜 준수 위반 이나 본 계약의 위반을 구성하지 않는다.
예론 | 시험실시 계획서의 변경 |
Where allowance is made for medically necessary variations to the Protocol by the Research Ethics Board, or as required for ethical medical practice, (including without limitation in connection with any required variation in the dates on which or the frequency with which the Investigative Medicinal Product is administered), the Investigator may diverge from the Protocol to the extent required to address the medically necessary variation or ethical medical practice, and the Investigator shall immediately record any such divergence in the source document, promptly report the variation to Sponsor and, as necessary the Research Ethics Board, and any such variation shall not constitute a failure to follow the Protocol or more | |
시험 실시계획서의 변경이 필요한 경우 윤리위 원회 승인 등 변경 절차에 대해 정한다.
임상시험 - 피험자에 대한 보호
각국마다 피험자의 개인 정보 보호를 위한 법규 를 마련해 놓고 있으므로 국가별로 법규에 따라 피험자의 의료 기록 등 개인 정보 활용 범위를 확인한다.
예론 | 피험자의 보호 |
Study participants will be promptly informed by the Investigator and/or Sponsor (as appropriate following consultation between the parties and based on the nature of the information and which party has primary knowledge or control of such information) of any events, deviations, Study results, or any other information of which Institution and Sponsor become aware which could directly | |
정의조항·실시허락
Definitions & Grant of License
P1804GUh004B
손에 잡히는특허Report
IPReportswithinYourGrasp
바이오분야에서체결하는라이센스계약은다양한조항들을검토해야한다.이 가운데정의조항은라이센스계약서에사용되는주요용어에대한정의를한곳 에모아둔부분으로향후라이센스계약서의해석에근거가될수있는매우중요 한부분이다.또실시허락조항은라이센스계약이미치는범위를표현하는법률 적특성을갖는부분이다.바이오분야라이센스계약에필요한다양한요소가운 데정의및실시허락조항에대해설명한다.<편집자>
정의 조항 (Definitions)
정의 조항은 라이센스 계약서에 사용되는 중요 한 용어의 정의를 한곳에 모아둔 부분으로 향후 라이센스 계약서의 해석에 근거가 될 수 있는 매 우 중요한 부분이다. 특히 국제계약에 있어서는 계약 당사자의 국적이 다름으로 인한 언어와 문 화의 차이로, 같은 용어라 하더라도 서로 이해하 는 바가 다를 수 있기 때문에 향후 이해 차이로 인한 분쟁의 소지를 해소하기 위해 정의 조항이 특히 필요하다.
또한 해당 라이센스 계약서에서 당사자 간에 협 의한 특정한 의미의 용어를 사용할 때마다 반복 해 그 의미를 풀어서 설명할 필요 없이 정의 조 항에 그 의미를 명시함으로써 계약서 조항을 보 다 간결하게 작성할 수 있는 편의성을 부여하는
기능을 한다. 예컨대, 라이센스하는 기술에 대 한 “Drug Technology”라는 용어가 계약서 여 러 부분에서 사용될 수 있는데, 해당 기술에 대 해 이 용어를 사용할 때마다 반복해 설명하는 것 보다는 정의 조항에 그 용어의 의미를 명확하게 규정해 놓는다면 향후 해석에 근거가 될 수 있을 뿐만 아니라 계약서 조항마다 반복되는 문구를 줄이고 좀 더 간결하게 계약서를 작성할 수 있다. 한편 정의 조항을 별도의 항목으로 둠으로써 계 약 당사자들은 중요한 용어에 대해서 보다 유의 해서 검토할 수 있게 되는 장점이 있다. 예컨대, 당사자는 계약서의 정의 조항 부분에 앞에서 예 시한 “Drug Technology”라는 용어에 대한 정 의를 규정함으로써 당사자 간에 합의된 라이센 스 기술에 대해 다시 한번 점검할 수 있는 기회 를 갖게 된다.
정의 조항의 중요성과 사례
듀퐁과 쉘의 분쟁 사례1) 는 명확한 정의 조항의 문구의 중요성에 대해 시사해주고 있다.
이 사건에서 쉘은 듀퐁으로부터 특허받은 살충 제인 methomyl의 제조 및 판매를 위한 비독점 라이센스를 받았다. 듀퐁은 라이센스 계약서에 명시적으로 라이센스 특허에 대해 재실시권을 주는 것을 금지했지만, 특허제품을 “have made” 할 수 있도록 했다.
라이센스 계약을 하고 나서 몇 년 후에 유니온 카바이드라는 회사가 Larvin 이라는 살충제를 개발하게 되었는데, 그 중간체로 methomyl이 사용되어서, 유니온 카바이드는 이 중간체인 methomyl의 공급처를 찾게 됐다. 유니온 카바 이드는 처음에는 쉘로부터 이 물질을 제조할 라 이센스를 받기를 희망했으나 쉘과 듀퐁 간의 라 이센스 계약이, 쉘이 이 물질의 제조에 대해 재 실시권을 허락할 권한을 부여하지 않았음을 알 게 됐다. 또 한편으로 쉘은 이 물질을 직접 생산 해 유니온 카바이드에 판매할 만큼 생산 시설 여 력이 없었다.
이에 쉘은 toll conversion ․ buy-back(요금 전환 ․ 되사기) 거래를 제안했는데, 쉘과 듀퐁 간의 계약서에 허락되는 “have-made” 규정에 따라서 유니온 카바이드가 쉘을 위해서 이 물질
을 제조한 다음, 쉘의 판매 또는 재판매 권리에 따라서 그 즉시 쉘이 유니온 카바이드에게 이 물 질을 되파는 방식이었다. 유니온 카바이드가 이 러한 거래 방식에 동의하자 듀퐁은 이를 금지하 기 위해 소송을 제기했다.
1심 법원에서 듀퐁은 쉘과 듀퐁 간의 라이센스 계약이 서브라이센스를 금지하고자 하는 의도 로 작성되었음을 강조하고 쉘이 이러한 의도를 선의로 준수하지 않았음을 주장했다. 그러나 법 원에서는 쉘과 유니온 카바이드의 거래 약정은 듀퐁 라이센스에 위반되는 서브라이센스를 구 성하지는 않는다고 판단했다. 이에 듀퐁은 이 판 결에 불복해 항소했고, 항소법원인 델라웨어 대 법원은 1심법원의 판결을 파기하고 듀퐁의 손 을 들어주었다.
델라웨어 대법원은, 비독점 라이센스는 특허에 대한 특정 권리를 라이센시에게 개별적으로 주 는 것이므로 특정 권리를 특별히 허락하는 규정 이 없으면 해당 권리를 허락했다고 볼 수 없다고 전제하고, 듀퐁과 쉘 간의 라이센스 계약서에 재 실시권을 허락하지 않음을 명시적으로 규정하 고 있음을 지적했다. 그리고 쉘이 제안한 toll conversion ․ buy-back 거래 방식은 실질적 으로 재실시권의 효과를 갖는 것이므로 그 거래 명칭을 무엇이라고 부르던 상관없이 듀퐁과 쉘 간의 라이센스 계약에서 금지하고 있는 재실시 권에 해당된다고 판단했다.
1) E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Shell Oil Co., 227 USPQ 233(Del. 1985)
“Best effrots” means, as to a party hereto, an undertaking by such party to perform or satisfy an obligation or duty or otherwise act in a manner reasonably calculated to obtain the intended result by action or expenditure not disproportionate or unduly burdensome in the circumstances, which means, among other things, that such party shall not be required to (i)expend funds other than for payment of the reasonable and customary costs and expenses of employees, counsel, consultants, representatives or agents of such party in connection with the performance or satisfaction of such obligation or duty or other action or (ii)institute litigation or arbitration as a party of its best efforts.
최선의 노력의 정의
예론
예론 | 사용 지역의 정의 - 특정 국가 |
“Licensed Territory” means the Republic of Korea. “라이센스 지역”은 대한민국을 의미한다. | |
정의 조항 - 사용 지역(Territory) 라이센스 계약 시에 해당 특허 및 기술을 사용할 수 있는 지역을 전 세계로 허락할 수도 있으나, 경우에 따라서는 특정 국가에만 한정해 허락할 수 있다. 라이센스 특허 및 기술의 사용 지역에 대해서는 허락 조항에 둘 수도 있으나 정의 조약 에서 사용 지역에 대해 정의해 두고 계약서의 다 른 부분에서는 간단히 사용 지역(territory)이라 는 용어를 사용하는 것이 편리하다.
정의 조항 - 최선의 노력(Best Efforts) 라이센스 당사자가 최선의 노력을 기울인다는 의미에 대해서도 별도의 정의를 해둘 필요가 있 다. 최선의 노력에 대한 정의 규정은 당사자 간 에 부과된 의무의 이행에 관한 분쟁이 발생할 경 우, 그 이행 정도의 합당성에 대한 논란의 발생 가능성이 있기 때문에 미리 그 기준을 정해 둔다 는 점에서 중요하다. 특히 로열티와 관련해서는 라이센서가 받을 수 있는 로열티 액수는 로열티 의무를 갖는 라이센시의 영업에 전적으로 의존 하게 되기 때문에 어느 정도의 로열티 확보를 위 해서는 최선의 노력에 대한 규정이 필요하다.
예론 | 사용 지역의 정의 - 전 세계 |
TERRITORY. The territory (“Territory”) shall be worldwide. In addition, territorial rights as described in the Agreement shall not be abridged because of a change in the official name of a country or principality or the like or a change in geographic boundaries associated with same. 사용 지역. 사용 지역은 전 세계를 말한다. 또 한, 본 계약서에서의 지역적 권리는 국가나 공국의 공식 명의 변경 또는 그와 관련된 지 형적 경계선의 변경으로 인해서 축소되지는 않는다. | |
use, have used, sell, and have sold the Drug Technology in the Field.
Section 4. 실시허락
4.1. 상기 제3조에 규정된 로열티의 지불 및 본 계약서의 다른 조건을 충족한다면, 라이센 서는 라이센시와 그 계열사에게 라이센서 특 허권 및 라이센서 기술권 모두 또는 그 일부에 대해서 서브라이센스할 권리를 포함해 “의약 기술”을 “분야”에서 전 세계적으로 생산, 사용, 양도할 권리, 그리고 생산, 사용, 양도하게 할 권리에 대해 로열티 있는, 이전 불가한 독점 라이센스를 허여한다.
실시허락 조항은 라이센스 계약이 미치는 범위 를 표현하는 법률적 특성을 갖는 조항이다.
실시허락 조항의 표현과 의미
라이센스를 허락하는 표현으로는 미국특허법에 규정되어 있는 특허의 실시와 관련된 규정을 참 조해, “make, use, offer to sell, sell and import 10)(생산, 사용, 청약, 양도 및 수입)”라 는 표현을 그대로 사용할 수 있다. 그러나 이 경 우 라이센시의 입장에서는 라이센스 특허나 기 술에 대해 향후 사업상 다양한 형태의 이용을 할 수 있기 때문에 법률 조문에 규정되어 있는 실시 의 형태에 대해서만 라이센스 허락을 받기를 원 치 않을 수 있다. 따라서 보다 다양한 표현을 실 시허락 규정에 사용할 수 있다. 예를 들어, “lease, research, design, develop, modify, improve, enhance, export, market, advertise, distribute, disposed” 등과 같은 표현을 실시허락 조항에 사용할 수 있다.
예론 | 일반적인 실시허락 조항 |
Section 4. GRANT 4.1 Subject to the payment of the royalties provided in Article III and the fulfillment of the other terms and conditions of this Agreement, Licensor hereby grants to Licensee and its affiliates a worldwide, royalty-bearing, non-transferable, exclusive license under all of the Licensor Patent Rights and Licensor Technology Rights, including the right to sublicense any or all of such rights, to make, have made, | |
실시허락 조항은 라이센시가 라이센스 특허나 기술을 실시할 수 있는 범위를 정하는 규정이기 때문에 라이센시는 장차 자신이 라이센스 받는 특허나 기술을 사용할 사업의 형태를 충분히 고 려해 실시허락 조항에 포함시킬 필요가 있다. 예 를 들어 의료장비에 대한 특허와 기술에 대한 라 이센스를 받으면서 실시허락 조항에는 “make, use, sell, offer to sell and import”라는 표 현만을 사용했다고 가정하자. 그런데, 라이센시 가 사업을 진행하면서 병원들이 해당 의료장비 를 사는 것보다는 임대해서 쓰는 것을 선호한다 는 것을 알게 됐다. 이때 실시허락 조항에는 “임 대(lease)”에 대한 실시허락이 없기 때문에 라
10) 미국 특허법 제 271 조 (a)Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.
상대방의 기술, 노하우, 특허, 특허출원, 제 품에 대한 소유권이나 다른 권리를 갖지 않 는다.
한편, 라이센시가 라이센스 기술에 상당 기간 투 자를 해 제품을 만들고 판매하고 또 개량까지 할 경우에는 라이센시 입장에서는 실시 기술에 대 해 당연히 권리를 갖는다는 주장을 하게 될 수 있다. 이때, 라이센서 입장에서는 라이센스 계 약서의 실시허락 조항에 “make, use and sell” 이라는 표현이 지나치게 넓게 해석될 수 있다는 우려를 가질 수 있다. 이 같이 라이센스 계약 당 시에 양 당사자가 협의했던 라이센스의 범위를 벗어나서 취득된 기술이나 권리에 대해 양자가 권리 주장하는 것을 제한하는 규정으로 다음과 같은 예문을 활용할 수 있다.
라이센스 허락의 종류
라이센스 허락은 독점성 부여 여부에 따라서 독 점 라이센스(exclusive license)와 비독점 라 이센스(non-exclusive license)로 구분할 수 있다.
예론 | 독점 라이센스에서 독점성을 명 시하는 규정 |
In order to establish exclusivity for Licensee, Licensor hereby agree that it shall not grant any other license to make, have made, use, lease and sell Licensed Products or to utilize Licensed Processes throughout the world in any and all fields of use during the period of time commencing with the Effective Date of this Agreement and terminating with the expiration of this Agreement. Further provided that in the event of the territorial exclusivity or period of exclusivity of the license granted hereunder is limited by applicable | |
독점 라이센스는 라이센서 이외의 자가 라이센 서와 계약으로 정한 범위 내에서 해당 특허나 기 술을 업으로서 독점배타적으로 실시할 수 있는 권리를 말한다. 이러한 독점성을 보장하기 위해 서 라이센스 계약서에는 다음과 같은 독점성을 명시하는 규정을 두기도 한다.
예론 | 실시허락 조항 - 추가 기술에 대 한 권리의 제한 |
NO FURTHER TECHNOLOGY RIGHTS. Except as otherwise expressly provided in this Agreement, under no circumstances shall a party hereto, as a result of this Agreement, obtain any ownership interest in or other right to any technology, know-how, patents, pending patent applications, products of the other party. 추가적 기술에 대한 권리의 불허. 본 계약에 서 달리 명시적으로 제공하지 않는 한, 어떠 한 경우에도 당사자는 본 계약의 결과로서 | |
로열티 조항
Royalty Provisions
P1804GUh005B
손에 잡히는특허Report
IPReportswithinYourGrasp
생명공학,제약산업분야는기술이전이차자하는비중과의미가크다.이로인해 지난 10년간 다른 기술 분야에 비해 상대적으로 로열티 상승 폭이 높은 것으로 알려져 있다. 기술 이전 및 사용에 따른 대가로 지급되는 로열티는 라이센서와 라이센시모두에게중요한계약요소이다. 바이오분야라이센스계약에필요한 다양한요소가운데로열티조항에대해살펴본다.<편집자>
로열티 정의 및 특성
생명공학, 제약산업 분야에서는 다른 기술 분야 에 비해 개발기술의 라이센스 계약이 가지는 의 미 및 필요성이 상대적으로 크다. 이는 신약개발 에 소요되는 어려움, 즉 10년 이상의 긴 시간 및 수 조원 이상의 막대한 자본의 소요, 불충분한 R&D 파이프라인 등에 기인한 것이다.
이러한 신약개발의 어려운 상황 속에서도 제약 업계는 끊임없이 신약개발에 대한 부담을 안고 있으며, R&D 결핍을 보강할 수 있는 방법이 필 요하다. 따라서 생명공학, 제약산업 분야에서는 기술이전이 의미하는 바가 다른 기술 분야에 비 해 중대하며, 이로 인해 지난 10년간 다른 기술 분야에 비해 상대적으로 로열티 상승 폭이 큰 것 으로 알려져 있다.
로열티(royalty)에 대한 정의
라이센스 계약에서 로열티(royalty: 실시료)는 라이센서(Licensor)가 라이센시(Licensee)에 게 기술사용의 대가로 받는 경제적 반대급부를 말한다. 라이센서와 라이센시의 입장에서 로열 티가 갖는 구체적 의미는 차이가 난다.
우선, 라이센서의 입장에서 로열티는 △라이센 시에게 제공된 기술사용에 대한 보상 △라이센 서가 기술개발 및 권리화를 위해 투자한 비용에 대한 투자 이익 △ 라이센서가 본 기술이전으로 인해 상실 또는 포기한 이익에 대한 보상 △본 기술의 사용으로 라이센시가 얻게 되는 이익의 분배 등의 의미이다.
이에 반해 라이센시의 입장에서 로열티는 △라 이센서의 기술사용에 대한 대가 △ 라이센서가 획득한 독점배타적인 권리 침해에 대한 배상 △ 대체기술개발을 위해 라이센시가 투자해야 할 비용 또는 위험 부담을 최소화하는 것에 대한 반
대급부 △ 라이센서가 개척한 시장에 진입하는 입장료 등으로 해석된다.
로열티 지급 개시 시점의 결정
라이센스 계약서의 로열티 관련 조항 기재 시 로 열티 지급 개시 시점을 명확히 규정하는 것은 매 우 중요하다. 일반적으로 로열티 지급 개시 시점 은 제품이 판매되는 시점이 되지만, 양 당사자의 합의에 의해 그 이외의 시점을 로열티 지급 개시 시점으로 정할 수 있으며, 제품의 판매계약 체결 일, 제품의 소유권 이전일, 제품의 인도일, 제품 의 검수일, 제품의 설치 완료일, 판매대금의 청 구일, 판매대금의 수령일 등이 로열티 지급 개시 시점이 될 수 있다. 또한, 제약 관련 기술 분야에 서는 임상시험(1상, 2상, 3상) 개시 또는 완료 시점, 정부기관의 승인허가 시점 등을 로열티 지 급 개시 시점으로 정할 수 있다.
로열티 결정에 영향을 미치는 요인들 로열티를 결정함에 있어서 고려해야 할 주요한 factor들로, 아래 예로 들 수 있다.
▶ 기술개발 단계
이전하고자 하는 기술의 개발 단계에 따라 로열 티 비율이 크게 영향을 받는다. 예를 들면, 신약 개발에 대한 기술을 라이센스하는 경우, 전임상 단계(discovery, Pre-IND, IND), 임상 1상, 2 상, 3상, 미국 FDA 또는 한국 식약처의 허가를 마친 단계인지 등에 따라 로열티 비율은 현저하 게 차이가 난다. 즉, 전임상 단계에서 평균 경상 기술료는 약 5% 정도이며, 임상 3상을 마친 등 록단계에서는 약 3배 이상 증가할 수 있다.
▶ 지식재산권의 존재
이전하고자 하는 기술 관련 지식재산권의 상태,
강도, 권리 범위 등에 따라 로열티 비율이 영향을 받는다. 예를 들면, 특허등록 여부, 권리 범위의 광협, 원천특허 또는 개량특허, 권리의 안정성(침 해 또는 무효 가능성), 우회발명의 용이성 등에 따라 로열티 비율은 크게 차이기 날 수 있다.
▶ 라이센스의 종류
라이센스의 종류가 독점 라이센스(exclusive license) 인 지 비 독 점 라 이 센 스 (non- exclusive license)인지에 따라 로열티 비율은 달라진다. 일반적으로 독점 라이센스는, 비독점 라이센스에 비해 2배 정도의 로열티를 받을 수 있지만 의약 분야의 경우 3배까지 받을 수도 있 다. 의약 ․ 바이오 분야의 라이센스 계약에서는 독점 라이센스 계약이 80% 이상을 차지한다.
▶ 실시 지역의 범위
실시 지역의 범위에 따라, 즉 국내로 한정할 것 이지, 전 세계 모든 지역에 대해 실시 가능한지, 일부 해외 국가만을 한정해 실시할 것인지 등에 따라 로열티 비율은 차이가 난다. 의약 ․ 바이오 분야에서의 라이센스 계약 중 전 세계 모든 지역 에 대한 실시권 계약이 전체 라이센스 계약의 60% 이상을 차지한다.
▶ 실시 가능한 질환의 제한
신약개발에 관한 기술은 실시 가능한 질환을 한 정할 수 있으며, 이에 따라 로열티 비율은 차이 가 날 수 있다. 예를 들면, 신규의 화합물이 다양 한 질환(예를 들면, 당뇨병, 간질환, 고혈압 등) 의 치료에 사용 가능하다면, 구체적인 질환을 한 정해 라이센스 계약을 할 수 있다.
▶ 영업비밀(Trade Secret)의 존재 여부
Hybird License(영업비밀이 포함된 특허기술
라이센스) 관련 Landmark case 인 Brulotte 사건에서 미국 연방대법원은 특허의 존속기간 이 만료된 다음 특허권자가 특허발명에 대해서 로열티를 받는 것은 허용되지 아니한다고 판시 하면서, 특허권자는 특허권 존속기간동안 특허 발명에 대하여 배타적인 권리를 가지며, 상기 특 정기간(특허권 존속기간)이 경과하면 특허발명 은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공의 재산 (public property)이 된다고 판단했다.1) 상기 Brulotte 사건에서 특허권자는 라이센스 계약 시 특허와 영업비밀에 대해 별개로 로열티를 책 정하지 않았다. 한편, 양당사자간에 로열티 조 건에 대한 합리적인 협상이 이루어진 경우에는 일부 특허권이 소멸하더라도 동일한 로열티 지 급이 예외적으로 인정될 수도 있다.2)
따라서, 라이센스 계약에 영업비밀을 포함시킬 지 여부는 로열티 결정 시 반드시 고려되어야 할 중요한 factor 중 하나이며, 특허기술과 영업비 밀이 함께 포함된 경우, 로열티 책정은 특허와 영업비밀에 대해 별개로 책정하는 것이 바람직 하다. 영업비밀에 대해 별개의 로열티 조항을 작 성해 두었다면, 특허권이 만료되거나 특허가 무 효가 된 경우에도 독점금지법(anti-trust law) 에 위반되지 아니하면서 실시료를 계속적으로 받을 수 있다.3) 또한, 영업비밀이 로열티 지급의
1) 특허권자가 특허의 존속 기간 이후에 적용되도록 로열 티 계약을 하는 것은 당연 위법에 해당한다(Brulotte v. Thys Co. 379 U.S. 29 (1964)).
2) 1956년 6월 1일 체결된 신규 계약은 1951년 4월 16일 체결된 계약에서 불공정하다고 판시된 2가지 조 건을 삭제했다. 또한, WSI는 일부 또는 전체 특허에 대 하여 신규 계약 체결 또는 합리적인 조건에 의한 구 계 약의 재협상을 서면 또는 공지의 형태로 라이센시 및 잠재적인 라이센시에게 통지했다... 이 과정에서 어떠 한 강압도 보여지지 않는다. 사실심 법원에서는 특히
다음과 같이 판시했다: "1956년 6월 1일 이후, WSI 는 합리적인 조건의 협상을 통하여 개별 또는 전체 특 허에 대한 라이센스를 허락하고자 했다. *** 라이센시 들은 1956년 6월 1일 이후의 계약체결 과정에서 WSI 의 모든 특허를 마지못해 라이센스 받도록 강제되지 않 았다." (199 F.Supp. at 395)... 또한, 기록에 의할 때 모든 라이센스 계약은 존속기간이 만료되지 않은 특허 를 포함하는 것이 명백하다. 또한, WSI는 1956년 6월 1일 기존의 계약을 종료하고, 라이센시가 희망하는 특 허에 대하여 합리적인 조건으로 신규 계약을 협상하는 정책을 새롭게 추진하였음이 인정된다... 충분한 증거 를 기반으로 사실심 법원에서 판시한 바와 같이, 본 사 례의 사실관계는 정확히 Hazeltine 사례의 원칙 내에 포섭된다. 따라서, 1940년 6월 11일로부터 1956년 6월 1일까지의 기간에 대하여 WSI는 소송에 의해 특 허권을 남용하였으나, 이러한 권리남용은 1956년 6월 1일자로 인정되지 않는다. WSI는 특허 3건의 침해를 이유로 권리를 남용한 기간 동안은 배상을 받을 수 없 으나, 1956년 6월 1일 및 그 이후에 발생하는 침해에 대해서는 유효하고 존속기간이 만료되지 않은 특허권 을 행사할 권한이 인정된다(McCullough Tool Co. v. Well Surveys, Inc., 343 F.2d 381, 145 USPQ 6
(10th Cir. 1965)).
3) 계약서 제12(b)(1)조는 특허가 무효 확정되는 경우에 St. Regis가 계약을 종료할 수 있다고 했다... 본 법원 의 견해에 의하면, 본 사례에서 특허권과 노하우는 서 로 엮여져 있으므로 계약을 하나에는 강제하고 다른 하 나에는 강제하지 않는 것은 비합리적이라고 할 것이다. 본 법원은 계약서 제12(b)(1)조가 특허권 및 노하우 모 두에 대해 강제할 수 없다고 판시했다. 그럼에도 불구 하고, Royal은 노하우에 대해서는 보상을 받을 권한이 있다고 생각된다. 지방법원은 노하우의 가치를
$53,088.90로 평가했다. Royal은 더 이상의 가치가 있다고 주장했다. 법원은 계약을 파기하도록 요구했지 만, Royal은 양당사자가 계약을 체결하기 이전의 협의 과정에서 노하우에 대하여 로열티 비율의 1/2에 해당 하는 가치를 인정하였기 때문에, 노하우는 그 정도의 가치를 가진다고 주장했다. 체결된 계약서에는 이러한 가치평가가 포함되지는 않았다. 또한, 법원의 계약 파 기 요구 후에 비록 합의가 있었다고 하더라도, 법원은 노하우에 대한 이러한 가치를 인정할 필요는 없었다. Royal은 이러한 가치에 대한 다른 증거를 제시하지는 않았다. St. Regis는 자신에게 있어서 노하우의 가치
회계상 영업이익률
대부분의 경우, 매출액을 기준으로 로열티를 책 정하지만, 합리적인 로열티는 해당 산업분야의 영업이익을 감안하게 된다. 아래 표에서 보는 바 와 같이, 바이오 분야의 영업이익률은 한국 16%, 미국이 16.4% 정도의 수준에 해당한다.
[표] 2011년 한국의 산업별 영업수지 현황(통계청)
[표] Financial data for 6,309 companies included in the fifteen industries (1990 - 2000)(Bloomberg)
Industry | No.of Companies | Wtd.Avg.Operating Margin(%) |
Automotive | 100 | 5.0 |
Chemicals | 126 | 11.1 |
Computers | 459 | 6.9 |
ConsumerGoods | 544 | 11.0 |
Electronics | 425 | 8.8 |
Energy&Environment | 767 | 12.2 |
Food | 240 | 7.3 |
HealthcareProducts | 433 | 14.8 |
Internet | 781 | -13.5 |
Machines/Tools | 174 | 7.9 |
Media&Entertainment | 360 | 10.6 |
Pharma&Biotech | 534 | 16.4 |
Semiconductors | 207 | 17.4 |
Software | 534 | 18.8 |
Telecom | 627 | 14.2 |
Total | 6,309 | 10.4 |
산업대분류 | 매출액(억) | 영업이익률(%) |
A.농업,임업및어업 | 92,080 | 3.6 |
B.광업 | 36,500 | 15.1 |
C.제조업 | 14,643,370 | 11.3 |
D.전기,가스,증기및수도사업 | 1,205,570 | 2.4 |
E.하수폐기물처리,원료재생및환경복원업 | 144,740 | 6.1 |
F.건설업 | 2,710,640 | 4.3 |
G.도매및소매업 | 8,198,280 | 7.0 |
H.운수업 | 1,475,710 | 7.5 |
I.숙박및음식점업 | 776,830 | 22.4 |
J.출판,영상,방송통신및정보서비스업 | 1,155,660 | 9.2 |
K.금융및보험업 | 7,441,390 | 5.7 |
L.부동산업및임대업 | 643,060 | 8.4 |
M.천문,과학및기술서비스업 | 1,176,780 | 6.0 |
N.사업시설관리및사업지원서비스업 | 363,940 | 4.7 |
O.공공행정,국방및사회보장행정 | 972,900 | - |
P.교육서비스업 | 840,020 | 5.5 |
Q.보건업및사회복지서비스업 | 695,530 | 16.0 |
R.예술,스포츠및여가관련서비스업 | 342,290 | 12.5 |
S.협회및단체,수리및기타개인서비스업 | 407,650 | 16.1 |
합계 | 43,322,930 | 8.3 |
[그림] 회계상의 손익계산
회계상의 손익계산을 도식으로 나타내면 아래 와 같다.
잠재적 최고 판매액(Peak Sales Potential)이 증가할수록 대체적으로 변동로열티(Tiered Royalties)의 비율이 증가하는 것을 알 수 있다.
[표] 신약개발 단계에 따른 Upfront Payment
StageofDevelopment | AverageUpfrontPayment (US$Millions) |
Preclinical | 4.4 |
INDfiledthroughPhaseI enrolled | 23.0 |
PhaseIIcompletedthroughPhaseIIIcompleted | 15.3 |
Registration/NDASubmittedthroughtoLaunched | 15.9 |
선급금의 경우, 전임상 단계는 평균적으로 약 5 백만 달러 미만이며, IND 제출 후 임상 2상까지 의 단계에서 선급금(Upfront Payment)이 현 저하게 증가함을 알 수 있다.
[표] Oncology (Fixed Royalty Rate)
FixedRoyaltyRate(%) | ||
StageofDevelopment | ||
mean | median | |
Discovery(n=9) | 5.8 | 4.0 |
IND/Track/Pre-IND(n=4) | 3.0 | 3.0 |
Phase2(n=3) | 4.7 | 5.0 |
Approved/Launched(n=3) | 8.0 | 7.0 |
항암제 분야에서는 기술개발 단계별 경상 기술 료(Fixed Royalty Rate)의 경우 평균값(mean) 과 중앙값(median)을 비교해 보았을 때, 편차 가 크지 아니한 것을 알 수 있다.
[표] Immunology
면역질환 분야(Immunology)의 discovery 단 계 에서의 경상기 술료는 상기 항암제의 discovery 단계와 비교 시 상대적으로 로열티 비율이 높은 것을 알 수 있다.
[표] Infectious disease (Bacterial Deals)
StageofDevelopment | UpfrontPayment(US$ Millions) | |
mean | median | |
Discovery(n=5) | 3.22 | 0.05 |
IND/Track/Pre-IND(n=3) | 5.67 | 1.50 |
[표] Infectious Disease (Viral Deals)
StageofDevelopment | UpfrontPayment(US$ Millions) | |
mean | median | |
Discovery(n=4) | 0.99 | 0.08 |
감염질환(Infectious Disease) 분야의 경우, 박테리아 유래 감염질환 분야와 바이러스 유래 감염질환 분야의 선급금(discovery 단계)을 비 교 시 박테리아 유래 감염질환 분야가 바이러스 유래 감염질환 분야에 비해 평균 로열티 비율이 현저히 높은 것으로 나타났지만, 평균값(mean) 과 중앙값(median)을 비교해 보았을 때 편차가 아주 심한 것을 알 수 있다.
StageofDevelopment | UpfrontPayment(US$ Millions) | |
mean | median | |
Discovery(n=4) | 1.35 | 1.00 |
[표] Respiratory Disease
FixedRoyaltyRate(%) | ||
StageofDevelopment | ||
mean | median | |
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지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사 지침
공정거래위원회는 2010.3.31. 기존의 심사지 침을 전면 개정하면서 지식재산권 행사에 대한 공정거래법 적용의 일반 원칙과 구체적 심사기 준을 제시했다(2013. 3. 31., 2014. 12. 17.
추가 개정됨)
▶ 적용 범위
심사지침의 적용 범위는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 등의 지식재산권 행 사를 적용 대상으로 하며, 외국 사업자가 국내외 에서 행한 계약 ․ 결의나 그 밖의 행위를 통해 국내 시장에 영향을 미치는 경우에도 적용한다. 따라서 이는 외국 사업자가 국내에 영업 거점을 두고 있는지 또는 그의 거래 상대방이 국내 사업 자 혹은 소비자인지 여부와 관계없이 적용할 수 있다.
▶기본 원칙
지식재산권에 의한 정당한 권리행사에 해당하 는지는 해당 지식재산권 행사가 (1)새로운 발명 등을 보호 ․ 장려하고 관련 기술의 이용을 도모 함으로써 산업 발전을 촉진하고자 한 지식재산 권 제도의 본래 취지에 부합하는지 여부 (2)관 련 시장의 경쟁 상황과 공정한 거래 질서에 미치 는 영향을 중심으로 판단한다.
다만 지식재산권 행사가 공정거래 저해 효과와 효율성 증대 효과를 동시에 발생시키는 경우에 는 양 효과의 비교 형량을 통해 법 위반 여부를 심사함을 원칙으로 한다. 해당 행위로 인한 효율 성 증대 효과가 공정거래 저해 효과를 상회하는 경우에는 위법하지 않은 행위로 판단할 수 있다.
▶ 위법성 판단 시 고려사항
먼저는 관련 시작을 획정해야 하는데, 지식재산 권 행사와 관련해 거래 대상에 따른 시장 획정을 할 때는 통상적인 상품 ․ 용역이 거래되는 ‘상품 시장’ 이외에도 실시허락 계약 등의 형태로 관 련 기술이 거래되는 ‘기술시장’을 고려할 수 있 다.
관련 시장이 획정되면 나아가 공정거래 저해 효 과를 분석해야 한다. 지식재산권 행사가 관련 시 장에 미치는 공정거래 저해 효과는 법 위반 행위 유형별 로 경쟁 제한성 또는 불공 정성 (unfairness) 등으로 구체화할 수 있다. 경쟁제 한성은 관련 시장의 가격 상승, 산출량의 감소, 경쟁사업자 수의 감소, 상품의 다양성 감소, 혁 신의 저해 등과 같은 경쟁제한 효과를 발생시키 거나 발생시킬 우려가 있음을 의미한다. 한편 불 공정성이란 경쟁 수단 또는 거래 내용이 정당하 지 않음을 의미한다. 경쟁 수단의 불공정성은 상 품 또는 용역의 가격과 질 이외에 바람직하지 않 은 경쟁 수단을 사용함으로써 정당한 경쟁을 저 해하거나 저해할 우려가 있음을 의미한다. 거래 내용의 불공정성은 거래 상대방의 자유로운 의 사 결정을 저해하거나 불이익을 강요함으로써 공정거래의 기반을 침해하거나 침해할 우려가 있음을 의미한다.
그리고 마지막으로 지식재산권의 행사가 기술 의 이용과 혁신을 촉진시키는 등으로 관련 시장 의 효율성을 증대시키는 경우에는 이러한 효율 성 증대 효과를 위법성 판단 시 고려한다. 해당 행위로 인한 효율성 증대 효과가 공정거래 저해 효과를 상회하는 경우에는 위법하지 않은 행위 로 판단할 수 있다. 효율성 증대 효과는 해당 지 식재산권 행사보다 공정거래 저해 효과가 더 적 은 다른 방법으로는 달성할 수 없는 것이어야 하
시료 할인을 받기 위해 자체 모뎀 칩을 개발 하거나 갑 이외의 사업자로부터 모뎀 칩을 구입하려는 시도를 포기했다. 결국 갑은 디 지털 이동통신 기술 시장의 시장 지배적 지 위를 바탕으로 모뎀 칩 시장에서의 지위 또 한 유지 ․ 강화할 수 있었다.
이처럼 부당하게 실시료를 차별적으로 부과 한 갑의 행위는 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 것으로서 특허권의 정당 한 권리행사 범위를 벗어난 것이라 판단할 수 있다. 특히 해당 기술이 표준으로 선정되 어 관련 업계에 유력한 기술로 널리 이용되 고 있었다는 점, 갑이 기술표준 선정 당시 실 시료의 비차별적 부과를 확약한 점, 실시료 를 차별적으로 부과한 목적이 관련 시장의 경쟁제한과 관련되는 점, 관련 시장의 경쟁 사업자 수가 감소하고 진입 장벽이 강화되는 등 실제 경쟁제한 효과가 발생한 점 등을 종 합적으로 고려해 볼 때, 동 행위는 특허권의 정당한 권리 범위를 벗어난 것이라 판단할 수 있다.
며, 사업자의 내부 비용 절감에 그치지 않고 소 비자 후생 증대와 국민 경제 전반의 효율성 증대 에 기여할 수 있는 것이어야 한다.
공정거래법 위반의 유형
(1) 부당하게 다른 사업자와 공동으로 실시료를 결정 ․ 유지 또는 변경하는 행위
(2) 통상적인 거래 관행에 비추어 볼 때 현저히 불합리한 수준의 실시료를 부과하는 행위
(3) 부당하게 거래 상대방 등에 따라 실시료를 차별적으로 부과하는 행위
공정거래위원회는 위 지침에서 실시료의 차별 적 부과 행위와 관련해 아래와 같은 사례를 제시 하며 실시료를 차별적으로 부과하는 행위가 공 정거래법에 위반될 수 있음을 제시하고 있다.
갑(甲)은 디지털 이동통신 기술 관련 특허를 보유한 사업자이다. 갑은 해당 기술의 실시 허락을 통해 실시료로 수익을 창출하는 한편, 해당 기술을 이용한 휴대전화에 사용되는 모 뎀 칩을 직접 제조 ․ 판매한다. 갑의 디지털 이동통신 기술은 통신산업 관련 협회에서 기 술표준으로 선정되었으며, 갑은 표준 선정 당시 해당 기술을 합리적이고 비차별적인 조 건으로 실시허락하겠다고 확약했다. 그 후 갑의 기술을 이용하는 휴대전화가 널리 이용 되었으며, 갑은 디지털 이동통신 관련 기술 시장에서 상당한 시장 지배적 지위를 점하게 됐다. 한편 갑은 모뎀 칩 시장에 신규 진입 사 업자가 등장하자 자사의 모뎀 칩 이용 여부 에 따라 디지털 이동통신 기술의 실시료를 차별적으로 부과했다. 표준으로 선정된 갑의 디지털 이동통신 기술실시가 필요했던 휴대 전화 제조업자 을(乙) 등은 갑이 제공하는 실
(4) 부당하게 실시허락된 기술을 사용하지 않은 부분까지 포함해 실시료를 부과하는 행위
다만 공정거래위원회는 특히 경쟁사업자의 기 술이 사용된 부분까지 포함해 실시료를 산정하 는 행위는 경쟁사업자의 기술 이용에 따른 비용 을 인상시키고, 그 기술에 대한 수요를 감소시킬 수 있다는 점에서 부당한 행위로 판단될 가능성 이 크다고 판단하고 있다. 그러나 실시 수량 측 정상의 한계 등으로 인해, 실시료 산정을 위한 불가피한 방법으로 인정되는 경우에는 제외될 수 있을 것이다.
(5) 부당하게 특허권 소멸 이후의 기간까지 포
개량기술·부쟁의무
Improvement & Incontestability
P1804GUh006B
손에 잡히는특허Report
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바이오분야에서체결하는라이센스계약은다양한조항들을검토해야한다.이 가운데 개량기술 조항은 개량한 기술에 대한 권리 및그 이용 등에 대해 규정한 부분으로향후로열티지급에큰영향을미칠수있다.또부쟁(不爭)의무는라이 센스를받은특허발명에대해무효심판등을청구하지않는 것을 규정한조항이 다.바이오분야라이센스계약에필요한다양한요소가운데개량기술및부쟁의 무조항에대해설명한다.<편집자>
개량기술 조항
개량기술 조항은 기술이전 계약에서 이전하고 자 하는 계약기술의 개량, 개량한 기술에 대한 권리 및 그 이용 등에 대해 규정한 조항을 말한 다. 개량기술의 이용 조건에 따라 로열티의 지급 에도 영향을 미칠 수 있으며, 계약기술의 개량, 개량기술의 권리 및 이용에 대해 불공정한 조건 을 부과하게 되면 관련 법규에 의해 제제를 받게 될 우려가 있으므로 개량기술 조항 작성 시 계약 당사자의 신중한 논의 및 검토가 필요하다.
개량의 정의
개량기술 조항과 관련해 개량(improvement) 의 범위를 명확하게 정의하는 것이 무엇보다 중 요하다. 개량의 정의 및 범위는 기술 분야에 따 라 광범위하게 달라질 수 있으며, 의약품 관련 기술의 경우 투여량, 투여 방법, 제제의 종류, 제
조 방법 등에 의해 개선될 수 있다. 예를 들면, 의약품의 효능, 안정성 등을 증가시키는 기술, 제조 단가를 감소시키는 기술, 부작용을 감소시 키는 기술 등이 포함될 수 있다.
예론 | 개량의 정의(1) |
"Improvement" shall mean any enhancement in the manufacture, formulation, ingredients, means of administration, dosage, or use of Product that could have application in the prevention or treatment of stomach cancer. “개량”은 위암 예방 또는 치료에 사용될 수 있는 제품의 사용, 용량, 투여 경로, 성분, 제 | |
installation, maintenance or sale of products.
“개량”은 특허성 여부와 상관없이 제품 또는 제품의 생산, 디자인, 구조, 설치, 유지, 판매 에 관한 방법에서의 모든 변화를 의미한다.
한편, 이용 ․ 저촉관계에서의 개량발명에 대해 서는 다음과 같이 정의할 수 있다.
예론 | 개량의 정의(2) |
“Improvement” shall mean anything that performs similar to functions of the Licensed Product as described in a licensed patent and, if unlicensed, would infringe the one or more claims of the licensed patent. “개량”은 라이센스 대상 특허에 기재된 라이 센스된 제품과 유사한 기능을 수행하는 것으 로, 라이센스가 허여되지 않는다면 라이센스 대상 특허의 청구항 하나 이상을 침해하는 것을 의미한다. | |
예론 | 5.2-3 개량의 정의(3) |
“Improvement” means any and all alterations, whether patentable or not, to the products or of the method of manufacture, design, construction, | |
또한, 개량기술의 범위를 정함에 있어 특허성 여 부를 고려할 것인지에 대해서도 계약 당사자 간 의 논의가 필요하다. 즉, 라이센서는 개량이 특 허성이 있는 개량 및/또는 특허성이 없는 개량 을 포함하는지를 명확하게 고려해야만 한다. 만 약 라이센서가 연구를 수행하는 당사자라면, 라 이센시는 특허성 여부에 상관없이 모든 개량기 술이 허여에 포함되어 그것들을 모두 사용할 수 있게 되기를 원할 수도 있다.
예론 | 개량의 정의(4) |
“Improvement” means any and all modifications, variations, revisions or other improvements to the Licensed Patents, including patentable or unpatentable information, technology or improvements that may also be subject to coverage under copyright, trade secret, unfair competition or ther legal principles. “개량”은 라이센스된 제품의 변화, 변경, 향 상을 의미하며, 특허받을 수 있거나 특허받 을 수 없는 정보, 기술, 또는 저작권, 영업비 밀, 불공정 경쟁, 기타 법률에 의해 보호될 수 있는 개선사항을 포함한다. | |
개량의 주체 및 시기의 특정
개량의 주체와 관련해 계약 당사자 외에 자회사 나 관계회사가 개발한 것 또는 당사자 일방이 제 3자와 공동으로 개발한 것까지 포함할 지에 대 해 명확하게 규정해야 하며, 개량 시기를 특정함 에 있어 계약으로 별도의 정함이 없으면 개량기 술은 계약기간 중에 개발한 것으로 해석되며, 계 약기간 만료 후의 것은 포함하지 않는 것이 일반 적이다.
부쟁의무란?
라이센시에게 직접적으로 또는 간접적으로 제3 자를 통해 ｢계약 대상 특허권의 유효성이나 노 하우의 공지성을 다투지 않을 의무｣를 계약상 부과하거나 제3자가 특허의 유효성이나 노하우 의 공지성을 다투는 것을 지원하지 못하도록 의 무를 계약상 부과하는 것을 말한다.1)
따라서 권리범위확인심판을 청구하는 행위나 선사용권 등 법정실시권을 주장하는 행위는 포 함되지 않으며, 제3자가 제기한 무효심판청구 에서 특허권자가 무효심결에 대항하기 위해 정 정심판청구를 하는 데 승낙하지 않는 것은 허용 된다.
부쟁의무는 라이센스 계약에서 규정하지 않은 경우 신의성실의 원칙 또는 금반언(Estoppel) 의 관점에서 인정 여부와 국가별로 특허무효쟁 송에 대한 법률적 제한(당사자 적격) 여부 및 독 점금지법상 불공정 여부와 직접 관련된 사안으 로 양 당사자 모두에게 매우 중요한 이해관계가 있다. 라이센시는 해당 발명의 이용을 통해 기술 적 ․ 특허법적 문제점을 잘 알 수 있게 되고, 무 효소송에서 입증 자료를 획득할 수 있으므로 특 허권자로서는 라이센시가 무효 소송을 제기하 지 않도록 계약상 의무를 부과할 필요가 있다. 그러나 부쟁의무는 우리나라뿐만 아니라 미국, 일본 등에서 독점금지법상 불공정거래행위에 해당하거나 해당할 수 있고, 미국과 일본의 경우 라이센시가 무효심판을 청구하는 것이 제도적 으로 허용되고 있으므로 위 조문을 포함시키는 논리를 찾는 데 상당한 어려움이 있다. 따라서 그 대안으로 라이센시가 계약 대상 특허권의 유 효성이나 노하우의 공지성을 다툴 경우에 계약
을 해지하도록 규정해 라이센시를 압박하는 경 우가 실무상 이용되고 있다.
예론 | 부쟁의무 |
Article (Incontestability) Licensee recognizes the validity of Patent, Trademark and agrees that Licensee will not at any time hereafter, directly or indirectly, question or contest or dispute nor cause its subsidiary to contest or dispute the ownership or the validity of Patent, Trademark, nor become a party to attack on the ownership or the validity of Patent, Trademark nor assist any third party contesting the same. 제 조(특허부쟁의무) 라이센시는 특허, 상표의 효력을 승인하며, 이후의 어떠한 때에도 직접 또는 간접으로 특허, 상표의 소유권과 효력에 대해 이의신 청을 하거나 다투지 않기로 하고 또한 라이 센시의 자회사로 하여금 이의신청을 하게 하 거나 다투지 않도록 할 것이며 아울러 특허, 상표의 소유권, 효력을 공격하는 당사자가 되지 않을 것과 이러한 공격을 하는 어떠한 제3자에게도 협력하지 않을 것에 동의한다. | |
1) ｢권리의 유효성에 대해 다투지 않을 의무｣란, 예를 들 어, 라이센스를 받고 있는 특허발명에 대해 특허 무효 심판을 청구하지 않는 등의 의무를 말하며, 라이센시가 소유하거나 또는 취득하게 되는 권리를 라이센서 등에 대해 행사하는 것을 금지하는 비계쟁 의무와는 다르다.
▶ 미국
지식재산 라이센스에 관한 반 트러스트 가이드 라인2) 에는 부쟁 조항에 관한 규정은 없다. 판 례상 인정되어왔던 라이센시가 라이센서의 특 허에 대한 무효 주장을 할 수 없다는 Licensee estoppel 원칙은 1969년의 미국 연방최고재 판소의 Lear v. Adkins 사건에서 폐기됐다. 따 라서 라이센스 계약을 체결하면서 계약서 내에 부쟁의무를 부과하는 조항은 무효이며3), 라이 센서는 본 조항을 근거로 이를 강제할 수 없다 (unenforceable).4) 다만, 라이센시가 특허의 유효성을 다투는 경우 라이센서가 계약을 해지 할 수 있도록 하는 규정은 유효하다.5)
소송이 제기되기 이전에 당사자 간의 화해계약 (pre-litigation settlement agreement) 에 부쟁의무를 부과하는 것은 라이센스 계약과 마 찬가지로 이를 강제할 수 없다.6) 다만, 소송 계 속 중 당사자 간의 화해에 의해 기판력이 발생하 는 재판상 화해의 경우에는 부쟁 조항을 부과할 수 있고 이를 강제할 수도 있다.7)
미국의 특허제도 중에서 한국과 일본의 무효심 판 에 해 당 하 는 제 도 는 재 심 사 제 도 (Reexamination)이다. 재심사는 누구든지 청 구 가능하며, 한국과 같이 실시권자의 이해관계 를 부정하지는 않기 때문에, 라이센시가 특허의 유효성에 대해 문제를 제기하는 데 있어 미국특 허법에 의한 제약은 없다.
▶ EU
2004년 5월 1일 발효된 유럽조약(ECT: European Community Treaty, 로마조약)에 근거를 둔 기술이전 계약에 관한 일괄면제규칙 (규칙772/2004호: TTBER)에서 규정하고 있
는 바, 라이센시가 공통 시장에서 라이센서가 소 유하는 지식재산권의 유효성에 이의를 주장하 지 않을 직접적 또는 간접적 의무 부과 행위는 위법한 계약조항으로 계약 전체가 아닌 부쟁 조 항만 무효가 된다. 다만, 이 경우에 계약을 해지 할 수 있는 것으로 정한 조항은 제외된다.
▶ 일본
일본의 공정거래위원회는 2007년 9월 28일 공표한 ｢지적재산의 이용에 관한 독점금지법상 지침｣에서 원칙적으로 부쟁 조항의 효력을 인정 하되, 공정 경쟁 저해성을 가지는 경우에는 불공 정할 수 있다고 규정하고 있다.8)
2) Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property(1995).
3) 침해자는 해당 특허권의 무효 주장과 동시에, 특허권 자가 제3자인 라이센시와 체결한 계약에 부쟁 조항을 포함하는 것은 특허권 남용으로서 독점금지법에 위반 한다는 주장에 대해, 라이센스 계약에 포함된 부쟁 조 항은 무효이고 강제할 수 없다고 판시(Bendix Corp. v. Balax, Inc. 471 F.2d 149(7th Cir. 1972), cert. denied, 414 U.S. 819(1973)).
4) 부쟁 조항을 포함하는 것은 특허권 남용에 해당하는 것은 아니며, 단지 강제할 수 없는 것(unenforceable) 이다(Panther Pumps & Equip. Co. v. Hydrocraft, Inc., 468 F.2d 225, 175 USPQ 577(7th Cir. 1972), cert. denied, 411 U.S. 965(1973)).
5) 라이센시가 라이센스된 특허의 유효성에 문제를 제기 하는 경우, 라이센서가 라이센스 계약을 종료할 수 있 는 권리를 가지도록 하는 조항은 권리행사가 가능하다 (Bayer AG v. Housey Pharm. Inc., 228 F. Supp. 2d 467(D. Del. 2002)).
6) 부쟁 조항이 라이센스 계약이 아닌 화해계약에 포함되 어 있다고 해도, 그 사실이 중요한 것은 아니며, 부쟁 조항은 연방특허 정책에 반하는 것으로서 집행할 수 없 다 (Massillion-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State Adver. Co., 444 F.2d 425(9th Cir. 1971), cert. denied,404 U.S. 873(1971)).
[그림] 미국에서 라이센시의 특허무효소송 제소 가부 관련 판결 전개도
▶ 한국
무효심판청구에서 이해관계인의 경우, 부쟁의 무와 관련해 특허법상 전개는 실시권자가 무효 심판을 청구할 이해관계15) 를 가지고 있는가 하 는 청구인 적격 관점에서 논의된다.
라이센시의 무효심판청구에 대한 이해관계 유 무의 경우, 판례의 주류적 입장은 특별한 사정이 없는 한 실시권자는 특허를 무효로 할 구체적 이 익이 없다( 大 判 79.4.10. 77후4916) 거나, 실시 권자는 그 허여 기간 내에 권리의 대항을 받을 염려가 없으므로 이해관계인이 아니라고( 大 判 81.7.28.80후77 17) 보고 있다.
이와 달리 통상실시권의 허여를 받은 사실만으 로 이해관계가 상실됐다고 볼 수 없다거나( 大 判
15) 이해관계인이라 함은 권리자로부터 권리의 대항을 받 을 염려가 있음으로 인해 현재 손해를 입고 있거나 장 차 손해를 입게 될 염려가 있는 자를 의미한다(대판 76.6.8, 76후25 참조).
16) 특허권자로부터 그 발명의 실시를 허락받은 자는 법률 상 아무런 장애 없이 이를 실시할 수 있으므로 특별한 사정이 없는 한, 특허를 무효로 할 구체적 이익이 있다 고 할 수 없고 따라서 특허법 제97조 제2항 소정의 특 허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 보기 어렵다.
17) 특허권자로부터 그 특허권의 실시권을 허여받은 자는 그 허여 기간 내에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없 어 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없으므로 그 기 간 중에는 그 특허에 관해 무효확인을 구할 이해관계가 없다고 해석되는 바, 이 건이 항고심에 계속 중 이 건 특허의 전용실시권을 허락받은 심판청구인은 위 특허 의 무효확인을 구할 이해관계인이 아니고, 이와 같은 이해관계의 유무는 직권 조사 사항이다.
보고감사·보증면책
Records & Warranty liability
P1804GUh007B
손에 잡히는특허Report
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바이오분야에서체결하는라이센스계약은다양한조항들을검토해야한다.이 가운데보고및감사조항은정확한기록유지와감사받을의무에대한규정이다. 또보증및면책조항도특허유효성및비침해성보증과침해소송책임및 면책 등협상에서쉽게양보할수없는내용들이다.바이오분야라이센스계약에필요 한다양한요소가운데보고및감사와보증및면책조항에대해설명한다.
<편집자>
보고 및 감사 조항
기록 보관의 필요성
라이센스 계약에서 기록 보관의 가장 큰 목적은 로열티가 적절히 지불되었는지 그 확실성의 정 도를 담보하는 데 있다. 라이센서는 로열티 지불 에 대한 모니터링과 함께 라이센시 장부를 회계 감사하기 위해 필요한 기록들의 보관을 요구하 게 된다. 한편, 라이센시는 자신의 사업 기록의 비밀유지를 보호할 뿐만 아니라 과도하게 부담 스러운 보고 의무를 피하기를 바란다. 상기 입장 차이로 인해 기록 보관은 쌍방이 논쟁하는 부분 이고 이의 원만한 해결을 위한 몇 가지 접근 방 법이 있다.
기록 보관에서 가장 협상이 많이 되는 부분은 보 고의 범위와 상기 보고로부터 야기되는 라이센 시 업무의 방해 부분이다. 예를 들면, 라이센시 는 그들의 회계와 시스템 기록 소프트웨어를 변 경하는 추가 비용을 부담하는 것에 대해 예민하 며, 또한 라이센스된 제품의 판매 수량과 직접적 으로 관련이 없는 기록의 보관은 불필요하다고 주장할 것이다.
라이센스 계약에서는 정확한 기록 유지에 대한 조항이 필수적이며, 기록 유지가 필요한 관련 기 록은 로열티 지불의무를 입증하는 자료들로서, 판매액, 송장, 영수증, 판매세 서류 등을 포함한 다. 이와 관련해 라이센시는 라이센스된 제품의 제조, 판매, 대여 또는 처분에 대해 모든 기록을 보관해야 한다.
예론 | 장부와 기록의 보관 |
Licensee shall keep full, true and accurate books and records which shall contain all information that may be necessary for the purpose of showing Licensee's compliance with this Agreement, including without limitation. 라이센시는 본 계약에 따라 라이센서에게 지 급할 로열티를 잘 지불하고 있음을 보여주기 위해 필요한 모든 정보를 보유하고 있는 장 부와 기록을 완전하게, 진실 되고 정확하게, 그리고 아무런 제한 없이 보관해야 한다. | |
기록 보관 장소 및 보관 기간
예론 | 보관 기간(3년) |
Books and Records. Licensee shall make and keep substantially full and complete business records and books showing the quantity of Licensed Product sold by Licensee. Such records shall be in reasonably sufficient detail to enable Licensor to determine the Royalty Amount payable to it. Licensee shall maintain such records and books for a period of three years from the making thereof. 장부 및 기록. 라이센시는 라이센시가 판매 | |
로열티 지급과 관련된 기록을 보관함에 있어 통 상 주 사업장에 보관하며, 2 ~ 5년 동안 보관하 는 것이 일반적이다.
보고서 제출
라이센서는 라이센시가 지불해야 하는 로열티 를 계산하기 위한 목적으로, 1년에 1회 이상 보 고서 제출을 요구할 수 있다. 상기 보고서에는 아래와 같은 사항들이 포함될 수 있다.
국가별로 판매, 사용, 양도 또는 폐기된 라이 센스 제품의 수량
라이센스된 제품의 판매가격
총 판매액에 도달하기 위해 로열티 비율 조 항에서 허용되는 공제액
로열티 계산 방법
또한, 로열티나 다른 지급해야 하는 비용이 없는 경우에도 이를 통지하는 보고서를 라이센서에 게 제공할 것을 요구할 수 있다. 보고서 제출과 관련해, 라이센서는 독립적인 공인회계사에 의 해 공증받은 보고서를 요구할 수 있다.
예론 | 보고서에 포함될 항목들 |
For the purpose of computing the royalties due to Licensor hereunder, the year shall be divided into two parts ending on June 30 and December 31. Not later than forty-five days after each June and December in each Calendar Year during the term of the | |
MAKES NO REPRESENTATIONS AND
EXTEND NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, VALIDITY OF THE PATENT RIGHTS CLAIMS, ISSUED OR PENDING, AND THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE.
NOTHING IN THIS AGREEMENT SHALL BE CONSTRUED AS A REPRESENTAT ION MADE OR WARRANTY GIVEN BY Licensor THAT THE PRACTICE BY Licensee OF THE LICENSE GRANTED HEREUNDER SHALL NOT INFRINGE THE PATENT RIGHTS OR THE COPYRIGHT OF ANY THIRD PARTY. IN NO EVENT SHALL Licensor BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING ECONOMIC DAMAGE OR INJURY TO PROPERTY AND LOST PROFITS,
REGARDLESS OF WHETHER Licensor
SHALL
OTHER FACT
BE ADVISED, SHALL HAVE
REASON TO KNOW, OR IN
SHALL
KNOW
OF THE
POSSIBILITY OF THE FOREGOING.
2. Licensee shall at all times during the term of this Agreement and thereafter, indemnify, defend and hold Licensor harmless against all claims, proceedings, demands and liabilities
보증의유형 | 라이센시입장 | 라이센서입장 |
권원․유효성 보증 | 실시에 필요한 추가 기술, 특허 등을 라이센서가보유하고있지않음 | 제3자의 유사 기술, 특허 보유 가능 및 해당 사실에대한면책 |
- 무효로 인해 발생하는 손해배 상인정 -실시료지급의무소급소멸및지급 한실시료의전액반환 | -무효로인해발생하는손해에대한면책 - 무효 확정 시 실시료 지급의무 소멸, 지급 한 실시료의 불반환 및 무효 확정까지의 미지급실시료지불의무 | |
실시가능성․경제적 효용성보증 | - 성능 등 경제적 실시 가능 및 품질 보증,기술지원의무 | -실험실상의실시가능으로한정 - 보증 시 구체적, 기술적 기능 표현으로 책 임 제한, 라이센시의 주의의무 및 지원 결 과에대한면책 |
비침해보증 | -전적으로책임,방어및보상을라이센 서에게부과 | - 침해에 대한 일체 면책, 침해확정 시 상호 배상책임없이계약종료 -보증시수취실시료범위로책임한정 |
침해배제 | - 라이센서의 비용과 책임으로 침해 배제 -침해발생시실시료감액또는중지 | -침해배제의무없음을규정 -라이센시의소송수행,라이센서의소송진 행결정권유보 -손해배상금에대한분배 |
라이센서 입장에서는 보증 시 예측할 수 없는 고 액의 손해배상을 할 위험이 크므로 보증 배제 및 면책을 주장하되 협상 범위는 보증 범위와 책임 범위를 최소한(계약효력 발생일 이후 사유 배제 및 라이센서가 아는 사유로 제한, 명시적 보증책 임을 단순한 표명으로 대체 등)으로 한다. 특허 성이나 침해성은 광범위한 법적 재량과 진화하 는 판례법으로 그 결과를 장담할 수 없기 때문이 다. 부득이 보증을 할 경우에도 책임의 한도를 수취한 실시료의 범위 내로 제한한다.
예론 | 보증조항 - 라이센서에게 유리한 예문 |
No Warranties, Licensee Indemnification, Insurance 1. EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY FORTH IN THIS AGREEMENT, Licensor | |
▶ 독일
명 문의 합 의가 없으 면 배 타적 실시 권자 (exclusive Licensee)가 특허를 방어할 의무를 지며, 라이센서는 침해배제의 의무가 없다. 비 독점적 라이센스 계약의 라이센시는 특허침해 소송에서 직접적인 소권(訴權)을 가지지 않으므 로 라이센서가 그러한 권능을 부여했거나 권리 이전에 합의한 경우에만 계약에 의해 인수된 특 허침해소송의 당사자가 될 수 있다.
권리침해 배제 (라이센서)
계약 대상 특허가 방법특허라면 해당 특허권의 행사에도 불구하고 계약제품과 동일한 제품을 판매하는 제3자를 유효하게 배제할 수 없는 경 우도 있고, 침해배제에는 막대한 시간과 노력이 소모되므로 라이센스 계약에 의한 수익이 충분 하지 않는 경우에는 큰 부담이 된다. 따라서 침 해배제의무를 안이하게 인정해서는 안 된다. 침해를 발견한 때에는 상호 신속하게 통지하고, 라이센서는 침해자에 대한 배제의무가 없지만 배제 조치를 할 경우 결정권을 가지며, 그 결과 에 대한 책임은 부담하지 않는 것으로 한다. 라 이센시는 자기 비용으로 전면적인 협력을 하도 록 정한다.
라이센시와 라이센서는 침해소송에 대한 관심 사항과 이해관계가 다를 수 있다. 따라서 라이센 시가 소송 제기 및 수행을 하도록 합의할 경우에 라이센서는 자신의 권리에 영향을 미칠 수 있는 화해 등의 중요한 행위에 반드시 사전 서면 동의 를 받도록 요구해야 한다.
“No settlement, consent judgement or other voluntary final disposition of the
suit may be entered into without the written consent of Licensor, which consent shall not be unreasonably withheld.”
라이센시가 일정 기간 동안 침해소송을 제기하 지 않거나 권리범위확인심판 또는 무효심판이 제기된 경우에 라이센서가 청구 또는 소송을 제 기할 개입권을 가지며, 부대 비용을 포함한 모든 소송비용은 라이센시가 부담하도록 한다.
“In the event that a declaratory judgement action alleging invalidity or non-infringement of any of the Patent Rights shall be brought against Licensee, Licensor shall have the right but not the obligation, within thirty(30) days after commencement of such action, to intervene and assume sole control of the defence of the action at Licensee's expense.”
소송 등의 결과로서 생긴 배상금 등은 라이센서 의 권리로서 발생하며, 라이센시가 침해소송을 수행할 의무가 있는 경우에는 침해행위로 수취 한 손해배상금의 분배 및 그 비율을 계약으로 정 한다. 계약으로 합의한 로열티만큼 라이센시에 게 요구할 수도 있다.
“... and such recovery or damages shall be treated as Sales of Licensed Products, and Licensee shall pay royalties thereon to Licensor in accordance with section [Royalty payment provision] of this Agreement.”
24) Abbott Laboratories v. Diamedix Corp. 47 F.3d 1128, 33 USPQ2d 1771(Fed. Cir. 1995.
일반조항(1)
General Provisions
P1804GUh008B
손에 잡히는특허Report
IPReportswithinYourGrasp
바이오분야에서체결하는라이센스계약은다양한조항들을검토해야한다.이 가운데일반조항은계약의존속,기간,종료는물론이고계약에대한해석및합 의,불가항력,비밀유지등라이센스계약체결및유지에관한제반사항을포함 한다. 바이오 분야 라이센스 계약에 필요한 다양한 요소 가운데 일반 조항에대 해 설명한다.<편집자>
존속조항(Survival Provisions)
계약종료의 효과
라이센스 계약을 포함한 모든 종류의 계약에서, 계 약 의 기 간 (term) 이 나 계 약 의 종 료 (termination)에 관한 조항이 포함된다. 계약기 간이 만료하거나 특정 사유에 해당해 계약이 종 료하는 경우, 그 시점에 계약의 효력은 상실한다. 그러나 계약이 만료하거나 종료하는 시점에 계 약상의 모든 권리와 의무에 대한 효력이 한꺼번 에 소멸된다고 할 수는 없다. 실제로는 주요 권 리나 의무가 더는 존재하지 않는 순간이 될 때까 지 계약에 의해 부여된 여러 가지 권리와 의무가 순차적으로 소멸된다고 할 수 있다.
한편, 서브라이센스는 특허 라이센스에 부종( 附 從 )하므로 계약 당사자 간에 계약기간 및 본 계 약종료에 따른 효과를 규정하지 않는 경우에, 특
허 라이센스가 종료되면 서브라이센스도 종료 된다.1) 다만, 계약의 종료 후에 일부 특허의 라 이센스가 유지되는 경우에는 서브라이센스도 특허 라이센스와 함께 유지될 수도 있다. 2)
1) 서브라이센스 계약은 라이센스 계약과 별개의 독립 계 약이라고 하더라도 라이센스 계약을 전제로서 존속하 는 계약이므로 라이센스 계약이 종료하면 이에 따라 당 연히 종료하며 … 라이센스 계약을 합의 해지한 후 서 브라이센서는 서브라이센시에 대해 상표사용금지를 청구할 수 있다(오사카 지방재판소 소화 62.12.9 선고 (판시 1268호130면[ ヒ ユ ン ル 사건])).
2) RCA와 Westinghouse Electric Corporation 및 General Electric Company는 상호 간에 서브라이센 스 권리를 포함한 라이센스 계약을 1932년에 체결했 는데, 1954년 12월 31일을 계약종료일로 했다. 그러 나 예외적으로 조기-종료된 발명에 기초한 특허 라이
계약의 본질적 특성(예: 비밀유지의무 등)에 의해 결정되며, 일반적으로 라이센스 계약에서 존속조 항의 범주에 포함시키는 조항은 다음과 같다.
로열티 조항(라이센서의 수령 권리 및 라이 센시의 지급 의무)
로열티 보고 및 감사(Audit) 조항
영업비밀에 대한 비밀유지의무 조항
분쟁의 해결에 관한 조항(소송이나 중재 등)
재고물품의 처리에 관한 조항
기타 계약의 종료 이전에 발생된 권리의 행 사 관련 조항 등
The word "termination" and cognate words, such as "term" and "terminate," used in this Article and elsewhere in this Agreement are to be read, except where the contrary is specifically indicated, as omitting from their effect the following rights and obligations, all of which survive any termination to the degree necessary to permit their complete fulfillment or discharge:
a. Licensee's obligation to supply a terminal report as specified in Section of this Agreement.
b. Licensor's right to receive or recover and Licensee's obligation to pay royalties (including minimum royalties) accrued or accruable for payment at the time of any termination.
c. Licensee's obligation to maintain records and Licensor's right to conduct
a final audit as provided in Section
계약종료 후 존속되는 내용
예론
계약서에 규정된 조건에 따라 계약이 종료되었 음에도 불구하고, 라이센서는 감사(audit) 및 손 해배상을 받을 권리와 그 밖의 권리를 계속적으 로 보유하는 반면, 라이센시는 미지불 로열티를 지급하고 이와 관련된 보고 의무를 여전히 부담 하는 경우를 볼 수 있다.
따라서, 계약이 종료되더라도 계약상의 권리나 의무를 계속 유지해야 할 필요가 있는 경우, 또 는 계약의 종료와 함께 그 권리나 의무를 소멸시 켜야 할 필요가 있는 경우에는 이에 해당하는 조 항을 계약종료 후에도 존속시키거나, 그 효력이 상실되도록 명시적으로 규정할 필요가 있다. 특 히, 계약상의 모든 권리와 의무가 특정 날짜 또 는 거의 동일한 사건에 의해 종료되는 경우라 하 더라도, 중요 권리나 의무는 각각 개별적으로 그 종료 여부를 규정하는 것이 필요하다. 이러한 규 정을 존속조항이라 한다.
계약종료 후 존속이 필요한 사항
존속조항의 선정 기준은 당사자 간의 약속 또는
라이센스 계약에서 계약기간과 계약의 갱신은 사업 또는 사업 부문 자체의 존속을 좌우할 정도 로 중요하다. 특히, 라이센시의 입장에서 배타 적인 권리나 의무를 설정하고 있는 경우, 최소 로열티, 최저 판매 수량 또는 최저 거래 수량 등 의 규정이 있는 경우에는 약속된 수량을 판매하 지 못하는 경우에 계약이 종료되거나 계약갱신 이 어려울 수 있으므로 주의가 필요하다.
특히, 계약이 예상하지 못한 사유로 인해 조기 종료되는 경우에는 심각한 결과를 초래할 수 있 으며, 기대하고 있던 계약의 갱신이 이루어지지 않은 경우도 마찬가지다.
적절한 라이센스 기간이 어느 정도이냐에 대해 서는 라이센스 대상에 따라 달라질 수 있을 것이 며, 해당 산업 분야의 통상적인 거래 관행 또는 라이센스 대상 기술의 수명(life cycle) 등을 고 려해 설정해야 한다.
라이센스 기간 규정
라이센스 계약 체결 시, 통상적으로 라이센스 기 간을 날짜로 규정한다. 예를 들어, 2012년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지의 형태로 규 정하거나, 계약서의 날인/서명일로부터 3년 동 안의 형태가 될 것이다. 이러한 경우, 라이센스 계약의 효력 발생일은 2012년 1월 1일 또는 계 약서의 날인/서명일이 된다.
라이센스 계약의 효력 발생일이 라이센스 기산 일이나 계약 체결일 이후인 경우에는, 효력 발생 일 0시부터 라이센스의 효력이 발생되므로 효 력 발생일은 라이센스 기간에 포함된다. 그러나 효력 발생일이 라이센스 기산일이거나 계약 체 결일 이전 또는 같은 날인 경우는 라이센스 기산 일 또는 계약 체결일이 라이센스 기간에 포함되
지 않을 수 있다.10)11) 따라서, 날짜에 따라 로열 티 금액이 달라질 수 있는 라이센스 계약의 경우 에는 해당일의 포함 여부를 명시적으로 규정해 기간을 명확히 하는 것이 중요하다.
예론 | 법률 ․ 형평법에 의한 구제권한 |
Each Party reserves for itself all other remedies available at law or in equity, except those remedies expressly disclaimed in this Agreement. 각 당사자는 본 계약에서 명시적으로 포기한 경우를 제외하고는, 법률 또는 형평법에 따른 그 밖의 모든 구제를 받을 권한을 보유한다. | |
라이센스 기간의 만료일은, 특정한 연월일을 기 재하는 것이 일반적이다. 그러나 라이센스 대상 이 되는 특허 등의 존속기간 만료일을 라이센스 계약의 만료일로 규정할 수도 있다.
10) 민법 제157조(기간의 기산점) 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니한다. 그러나 그 기간이 오전 영시로부터 시작하는 때에는 그 러하지 아니하다.
11) 근로기준법 제19조 제1항 소정의 평균 임금을 산정해 야 할 사유가 발생한 날 이전 3월간의 기산에 있어서 사유 발생한 날인 초일은 산입하지 않아야 한다(대법원 1989.4.11. 선고 87다카2901 판결).
는 지방 법원의 견해는 정당하다(S.I. Management, L.P. v. Wininger, 707 A.2d 37, 43(Del. 1998)).
73) 계약서 작성자 불이익해석의 원칙은 계약서 초안의 작성 에 관여한 자는 자신의 이익을 추구할 것이므로, 특정한 이 익을 의도한 용어인지 의문이 있는 경우에는 그러한 의도 가 없었다고 추정할 수 있는 근거가 된다(Tam Wing Chuen v. Bank of Credit and Commerce Hong Kong Ltd[1996] 2 BCLC 69, 77, P.C.).
75) 약관의 규제에 관한 법률 제5조(약관의 해석) ②약관의 뜻
이 명백하지 아니한 경우에는 고객에게 유리하게 해석되어
다.75)76) 다만, 예외적으로 저작권 계약이 양도계 약인지, 이용허락계약인지 불명확한 경우에, 저 작권자에게 유리하게 해석한 사례가 있어 주목
된다.77)
74) 숙련된 작성자들 간의 일련의 협상에 의해 계약서 조항이 결정되는 경우와 같은 상황에서는 계약서 작성자 불이익 해석의 원칙을 적용할 타당한 근거가 희박해진다(E.I. Du Pont de Nemours & Co., Inc. v. Shell Oil Co., 498 A.2d 1114(Del. 1985)).
이 전가되는 것은 아니다. 본 계약은 양 당사 자에 대해 동등하게 해석되며, 계약서 작성 자에게 불리하게 해석되지 않는다. 문맥의 해석이 필요한 경우, 모든 단어의 성별은 남 성, 여성 및 중성을 모두 포함하며, 모든 단어 의 수는 단수 및 복수를 포함한다.
한편, 한국의 경우에는 계약서 작성자 불이익 해 석의 원칙이 일반적인 계약에 적용되는 것은 아 니고, 약관에 해당하는 계약에 한해서 적용된
예론 | 양 당사자에게 동등한 수준으로 해석 |
In the event of any claimed conflict, omission or ambiguity in this Agreement, no presumption or burden of proof or persuasion will be implied by virtue of the fact that this Agreement was prepared by or at the request of a particular party. This Agreement will be interpreted equally as to all parties and not against the party that drafted it. Whenever the context requires, the gender of all words will include the masculine, feminine and neuter, and the number of all words will include the singular and plural. 본 계약에 있어서 저촉이나, 누락, 모호한 사 항이 발생하는 경우, 본 계약이 특정 당사자 의 작성 또는 요구에 의해 이루어졌다는 사 실로 인해 추정 또는 증명이나 입증의 책임 | |
야 한다.
76) 보통거래약관의 내용은 개개 계약 체결자의 의사나 구체 적인 사정을 고려함이 없이 평균적 고객의 이해 가능성을 기준으로 하되 보험단체 전체의 이해관계를 고려해 객관적, 획일적으로 해석해야 하고, 고객 보호의 측면에서 약관 내 용이 명백하지 못하거나 의심스러운 때에는 약관 작성자에 게 불리하게 제한 해석해야 한다(대법원 2010.3.25. 선고 2009다38438,38445 판결, 대법원 2009.2.26. 선고 2008다86454 판결, 대법원 2007.9.6. 선고 2006다 55005 판결, 대법원 2005.10.28. 선고 2005다35226 판결, 대법원 1998.10.23. 선고 98다20752 판결, 대법원 1996.6.25. 선고 96다12009 판결, 대법원 1991.12.24. 선고 90다카23899 전원합의체 판결).
77) 저작권에 관한 계약이 저작권 양도계약인지 이용허락계약 인지 불분명해 저작권 양도 또는 이용허락 되었음이 외부 적으로 표현되지 아니한 경우, 저작권자에게 권리가 유보
된 것으로 유리하게 추정함이 상당하며, 계약 내용이 불분
명한 경우 구체적인 의미를 해석함에 있어 거래 관행이나 당사자의 지식, 행동 등을 종합해 해석함이 상당하다(대법 원 1996.7.30. 선고 95다29130 판결, 서울북부지법 2008.12.30. 선고 2007가합5940 판결, 확정).
예론 | 불가항력의 사유 |
No failure or delay by the parties hereto in the performance of any obligation contained in this Agreement shall be deemed as a breach of this Agreement nor create any liability if the same arises from any cause or causes beyond the control of the parties hereto, including, without limitation, acts of God, acts or omission of any government; compliance with laws, regulations, orders or requests of Government; fires, storms, floods or earthquakes; wars, rebellions, revolutions, riots, strikes or lockouts. 본 계약에 규정되는 의무의 당사자에 의한 불 이행 또는 지체는, 당해 불이행 또는 지체가 당사자의 합리적인 제어를 넘은 사유로부터 생기는 경우에는, 본 계약의 위반으로 보지 않으며, 또한 어떠한 책임도 생기지 않는 것 으로 한다. 상기의 사유는, 자연재해, 정부의 행위 혹은 부작위, 법률 ․ 규칙 ․ 명령의 준수, 정부의 요구, 화재, 폭풍, 홍수, 지진, 전쟁, 내 란, 혁명, 폭동, 파업 또는 공장 폐쇄를 포함하 지만, 그들에 한정되는 것은 아니다. | |
계약의 이행과정에 있어서 예상하지 않은 사유 로 인해 계약 이행이 불가능하게 된 경우가 발생 할 수 있다. 계약 내용을 이행하지 못하게 되는 경우는 계약 당사자에게 귀책사유가 있는 경우 와 귀책사유가 없는 경우로 구별할 수 있고 전자 는 채무불이행의 문제에 속하며, 후자의 경우 중 불가항력에 의한 경우는 당사자에게 귀책사유 없는 이행불능의 문제에 해당한다. 이 같이, 당사 자의 귀책사유 없이 계약 이행이 불가능한 경우 를 해결하기 위해 규정하는 조항이 불가항력 조 항이다.
불가항력 조항은 통상 “Acts of God” 또는 “Force Majeure”라고 표시되는데, 영미법상의 Frustration에서 유래된 것으로 천재지변 등 당 사자의 책임으로 돌릴 수 없는 사유에 의해 주변 사정이 현저하게 달라진 경우(단, 채무자의 귀책 사유 없는 후발적 이행 불능 사유에 한정)에 계 약 내용 그대로의 이행을 강제할 수 없기 때문에 그 책임을 면제시키려는 취지의 제도이다. 불가항력으로 인정되려면 어떠한 요건이 충족되 어야 할 것인가에 관해서는 일정한 정형이 있지 않고 계약의 종류와 당사자의 합의 내용에 따라 그 내용이 달라진다. 따라서 불가항력 사유, 통지 의무, 당사자의 면책 및 책임의 범위, 계약의 해 지 등에 관해 당사자 간에 충분히 협의한 후 계약 서에 명시할 필요가 있다.
불가항력에 해당하는 사유
구체적으로 어떤 사유가 이에 해당하는 것인지 다툼이 있을 수 있으므로 이를 사전에 예방하기 위해, 홍수, 지진 등의 천재지변과 전쟁, 내란, 파 업 등 당사자가 책임질 수 없는 사태를 구체적인 사유로서 계약서에 열거하는 것이 바람직하다.
한편, 컴퓨터의 오작동, 고장, 또는 서버가 다운 되거나 공공통신설비의 고장과 같은 사유로 이 행이 지연되는 경우가 발생할 수 있는데, 이와 같은 사유로 이행이 지연된 경우 불가항력으로 인한 면책을 주장할 수 있는지는 명확하지 않으 나 특약이 없다면 채무불이행에 해당한다. 따라
일반조항(Ⅱ)
General Provisions
P1804GUh009B
손에 잡히는특허Report
IPReportswithinYourGrasp
바이오분야에서체결하는라이센스계약은다양한조항들을검토해야한다.이 가운데일반조항은계약의존속,기간,종료는물론이고계약에대한 양도,분리 가능성,비밀유지등라이센스계약체결및유지에관한제반사항을포함한다. 바이오분야라이센스계약에필요한다양한요소가운데일반조항에대해설명 한다.<편집자>
계약양도 조항(Assignment)
라이센스 계약은 라이센스 권한으로서의 채권 과 그에 따른 로열티 지급의무에 해당하는 채무 의 결합으로 볼 수 있으므로, 라이센스 계약의 양도는 채권의 양도1) 와 채무의 인수2) 가 함께 이루어진다. 채권의 양도는 원칙적으로 자유롭 게 양도할 수 있으나 채무의 인수는 채권자의 동 의를 필요로 하므로, 라이센스 계약의 양도에 관 한 다른 규정이 없는 경우에는 양도할 수 없다. 그러나, 계약자유의 원칙에 의하여 당사자간의 합의로 계약을 양도하는 것이 가능하며,3) 기존 의 라이센서와 라이센시, 계약의 양수인이 3면 계약의 형태로 하거나,4) 2인이 계약양도를 합 의한 후 제3자가 이를 승낙하는 형태도 가능하 다.5) 이 때, 제3자의 승낙은 사후적으로도 가능 하다.6)
1) 민법 제449조(채권의 양도성) ①채권은 양도할 수 있 다. 그러나 채권의 성질이 양도를 허용하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다.
2) 민법 제453조 (채권자와의 계약에 의한 채무인수) ① 제삼자는 채권자와의 계약으로 채무를 인수하여 채무 자의 채무를 면하게 할 수 있다. 그러나 채무의 성질이 인수를 허용하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다.
3) 이른바 계약상의 지위의 양도 ․ 양수, 계약인수 또는 계약가입 등은 민법상 명문의 규정이 없다고 하더라도 그같은 계약이 인정되어야 할 것임은 계약 자유, 사법 자치의 원칙에 비추어 당연한 귀결이나, 그 태양에 따 라서 요건과 그 효과가 각기 다를 수 있어 이는 구체적 약관의 내용에 따라 해석해야 할 것이고, 한편 처분문 서는 그 성립의 진정함이 인정되는 이상 법원은 그 기 재 내용을 부정할 만한 분명하고도 수긍할 수 있는 반 증이 없는 한 그 기재 내용에 의하여 그 의사표시의 존 재 및 내용을 인정해야 할 것이다(대법원 1996. 9. 24. 선고 96다25548 판결).
4) 원고회사와 피고 조옥환간의 위 1971.12.28자 계약 은 원고회사와 피고 진주시와의 계약관계에 따르는 이 른바 계약당사자로서의 지위의 승계를 목적으로 하는
5) 계약 당사자로서의 지위의 승계를 목적으로 하는 계약 의 인수는 계약으로부터 발생하는 채권채무의 이전 외 에 그 계약관계로부터 생기는 해제권 등 포괄적인 권리 의무의 양도를 포함하는 것이므로 그 계약은 양도인과 양수인 및 잔류 당사자의 동시적인 합의에 의한 3면계 약으로 이루어지는 것이 통상적이라고 할 것이지만, 계 약 관계자 3인 중 2인의 합의와 나머지 당사자의 동의 내지 승낙의 방법으로도 가능하다(대법원 1992.3.13. 선고 91다32534 판결).
6) 피고가 소외 송명환의 원고에 대한 계약상 지위를 인 수하는 약정에 있어 약정 당시나 사후에 원고의 동의나 승낙이 있었는지 여부에 관하여 원심의 그 이유설명은 명쾌하다고 할 수 없다. 그러나 원심은 원고가 피고에 대하여 위 동업계약상의 채무의 이행을 최고한 사실을 인정하고 있고, 기록에 의하면, 피고가 소외 송명환으 로부터 위 동업계약상의 송명환의 지위를 인수하였음 을 전제로 하여 원고가 위 동업계약을 해지하였음을 이 유로 이 사건 청구를 하고 있음에 비추어, 원고가 피고 와 위 송명환 사이의 인수약정을 사후에 승낙한 것이라 고 인정할 수 있을 것이다. 따라서 이 사건 오락실에 관 한 영업권의 양도약정 당시 원고가 이를 몰랐다고 하여 위 결론에 지장을 주는 것은 아니라 할 것이다. 또한 을 제1호증(동업약정서)의 기재에 의하면, 원고와 위 송명 환 사이에 양도금지의 특약을 한 사실이 인정되나, 원 고가 동업계약상의 지위의 양도를 사후에 승낙했다고 인정되는 이상 그것만으로는 원고와 피고 사이의 동업 계약관계의 성립을 부정할 수는 없다 할 것이다(대법원 1992.3.13. 선고 91다32534 판결).
▶ 한국
라이센시는 원칙적으로 라이센스를 양도할 수 없으며, 예외적으로 1)실시사업과 함께 이전하 거나, 2)상속 기타 일반승계의 경우, 또는 3)특 허권자(또는 전용실시권자)의 동의가 있는 경우 에 한해 라이센스(실시권)를 양도할 수 있도록 규정하고 있다.7) 재정실시권의 경우에는 예외 적으로 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 라 이센스를 이전할 수 있다.8) 독점 라이센시(전용 실시권자)의 경우에는 동의권자가 특허권자인 것만 제외하고 동일하다.9)
▶ 미국
미국의 판례에서는 라이센스가 양도 가능한지 에 대한 문제가 연방 특허법의 특별 정책에 관한 문제이기 때문에10) 연방법이 적용되며,11) 이는 특허 라이센스가 대인적 성격을 가지기 때문이 라고 했다.12) 그러나 최근에 연방법이 아니라 주(州)법이 적용된다고 한 사례13) 가 있어서 준 거법이 어떻게 되는지는 앞으로 미국법원의 판 단을 좀 더 두고 보아야 할 듯하다. 미국특허법에는 한국특허법과 같이 라이센스 (실시권)의 이전을 제한하는 규정이 별도로 존 재하지 않지만, 판례를 통해 한국과 유사한 조건 을 부과하고 있다. 즉, 라이센스 계약에는 양도 의 제한이 묵시적으로 포함되기 때문에,14) 라이 센서의 동의가 없이는 이를 양도할 수 없으며,15) 상속 기타 일반승계에 해당하는 경우,16) 는 실 시사업을 함께 이전하는 경우17) 에 라이센스를 양도할 수 있다고 했다. 또한, 기업의 모든 자산 을 양도한 경우도 마찬가지다.18)
7) 특허법 제102조(통상실시권) ⑤제3항 및 제4항외의 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상 속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용 실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전 용실시권자)의 동의를 얻지 않으면 이를 이전할 수 없 다.
8) 특허법 제102조(통상실시권) ③제107조의 규정에 의한 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우에 한해 이전할 수 있다.
9) 특허법 제100조(전용실시권) ③전용실시권자는 실시 사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 이전할 수 없다.
10) 특허 라이센스의 양도 가능성은 연방 특허법을 취급하 는 연방 특허법의 특별 정책에 관한 문제이기 때문에
…쟁점이 된 특허 라이센스의 양도 가능성에 대한 문제 에는 연방법이 적용된다(Unarco Indus., Inc. v. Kelley Co., Inc., 465 F.2d 1303, 1306, 175
USPQ 199, 201(7th Cir.1972), cert. denied, 410 U.S. 929, 93 S.Ct. 1365, 35 L.Ed.2d 590(1973)).
11) 특허 라이센스의 양도 가능성에 관한 문제는 연방법이 적용된다(PPG Indus., Inc. v. Guardian Indus. Corp., 597 F.2d 1090, 1093, 202 USPQ 95, 97(6th Cir.1979), cert. denied, 444 U.S. 930, 100 S.Ct. 272, 62 L.Ed.2d 187(1979)).
12) 법원은 과거 사례들을 통해, 계약에서 금지하지 않는 한 계약상의 권리는 양도 가능하다는 주(州)의 판례법 이 아니라, 특허 라이센스는 대인적 성격(personal)을 가지며, 계약에서 양도를 허용하지 않는 한 이전할 수 없다는 국가적인 통일된 규칙의 필요성을 인식하고 있 었다(Rhone-Poulenc Agro SA v. DeKalb Genetics Corp., 284 F.3d 1323, 62 USPQ2d 1188(Fed. Cir. 2002)).
13) 특허 라이센스의 양도 가능성에 대한 판단은 연방 판 례법이 아니라 주(州)법에 따라야 한다(Superbrace Inc. v. Tidwell, 124 Cal. App. 4th 388, 414(2004)).
14) 비독점 특허 라이센스는 양도를 제한하는 조건을 묵시 적으로 포함한다(C.I.R. v. Sunnen, 333 U.S. 591 609(1948), In re Catapult Entm't, Inc., 165 F.3d 747(9th Cir. 1999)).
15) 소송에서 판단이 유보되었지만, 여기에서 문제가 된 비독점 라이센스는 대인적 성격(personal)을 가지며,
이러한 문제를 미연에 방지하기 위해서는, 비밀 로 유지해야 할 사항을 특정하고, 비밀유지를 위한 방법 및 비밀이 공개되는 경우의 처리 방 안 등을 고려할 필요가 있다. 비밀정보(Confidential Information)의 정의 비밀정보는 독립된 경제적 가치를 가지는 정보 로서, 공중에 공개되지 않고 비밀로서 관리되고 있는 정보를 말한다.59)60) 일반적으로는 비밀정 보 소유자가 상당한 노력이나 비용을 투자해 경 제적 유용성이 인정되는 것으로 볼 수 있으 나,61) 그러한 사실만으로 비밀정보로 인정될 수는 없다.62) 예를 들어, 오랜 시간 동안 바이 어 정보를 수집해 이를 데이터베이스화했다고 해서 비밀정보로 인정할 수는 없으며,63) 입찰 가 정보64) 나 이중장부65) 같은 정보는 공정성 을 저해할 수 있는 정보로서 비밀정보에 해당한 다고 할 수는 없다.
그러나 이러한 여러 가지 원칙이나 사례에도 불 구하고, 비밀정보에 해당하는지 여부를 일률적 으로 구분하기가 어려운 것이 사실이므로, 계약 당사자는 가급적 상대방에게 제공하는 정보 중 에서 일반에 공개되지 않은 정보를 모두 비밀정 보로 규정하는 것이 정보보호를 위한 1차적인 방법이다.
한편, 한국에서 비밀정보로 분류되고 있는 정보 의 종류를 예로 들면, 신용정보,66) 개인정보67) 나 개인정보파일68) 및 컴퓨터프로그램 데이터69) 등을 들 수 있다. 이때, 신용정보는 개인뿐 아니 라 기업이나 법인의 정보도 포함하고,70) 개인정 보는 타인과 식별할 수 있는 정보를 의미하며,71) 컴퓨터 프로그램 데이터에는 소스코드뿐 아니라, 인재정보 데이터72) 또는 컴퓨터 시스템의 구조 도 포함될 수 있다.73)74)
59) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2010.03) 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같 다.2. “영업비밀”이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독 립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의 해 비밀로 유지된 생산 방법, 판매 방법, 그 밖에 영업 활 동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.
60) 통일영업비밀보호법(Uniform Trade Secret Act, UTSA) 제1조(4) “영업비밀”은 (1)실질적 또는 잠재적으 로, 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 공공연히 알 려져 있지 않고, 공개 또는 이용을 통해 경제적 가치를 취 득할 수 있는 제3자가 통상적인 수단으로 쉽게 획득할 수 없으며, (2)비밀이 유지되는 상태에 대해 합리적인 노력 을 기울이고 있는 공식, 패턴, 편집물, 프로그램 장치, 방 법, 기술 또는 공정을 포함하는 정보를 의미한다.
61) 원심 판결 이유에 의하면 원심은 …②주식회사 대천(이 하 ‘대천’이라고 한다)의 일일 생산량과 월 생산량은 이를 비밀로 유지 ․ 관리하는 노력을 하는 정보로 보기 어렵고 관련 업체들 역시 여러 매체를 통한 회사 소개 시 자사의 생산량을 소개하고 있는 사실에 비추어 그 자체가 정보 취득을 위한 상당한 노력이나 비용을 필요로 하는 경제 적 유용성을 가진다고 보기 어려운 점, …등의 사정들을 종합해 보면, 피고인 1이 피고인 2와 이석재에게 제공한 정보들은 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률이 보 호하는 영업비밀에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하였고
…원심의 위와 같은 사실 인정과 판단은 모두 수긍이 되 고, 원심 판결에 상고 이유로 주장하는 바와 같이 채증법 칙을 위배해 사실을 잘못 인정하거나 부정경쟁방지및영 업비밀보호에관한법률 소정의 영업비밀에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없다(대법원 2003.1.24. 선 고 2001도4331 판결).
62) 정보의 형성에 오랜 기간 동안의 상당한 비용과 인력이 투입됐다는 것 자체만으로는 영업비밀성이 인정되는 것 은 아니다(서울고등법원 2000.3.14. 선고 99나36121 판결).
63) 피고용인이 퇴사 후에 고용 기간 중에 습득한 기술상 또 는 경영상의 정보 등을 사용하여 영업을 했다고 하더라 도 피고용인이 고용되지 않았더라면 그와 같은 정보를 습득할 수 없었다는 사정만으로 곧바로 위 정보가 영업 비밀에 해당한다고 볼 수는 없고, 그러한 정보가 동종 업 계 등에 널리 알려져 있지 않고, 독립된 경제적 가치를 가 지며, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되고 있는 경우 에만 영업비밀에 해당한다고 보아야 한다. …기록에 의 하면, 배셋 사는 바이어를 통하여 국내외 경쟁업체들에
관 할 (Jurisdiction) 및 준 거 법 (Governing Law) 조항
계약 당사자 간에 계약에 관한 분쟁이 발생하는 경우, 어느 법원이 분쟁에 대한 재판권이 있는 가 하는 것이 관할의 문제이고, 어느 법을 기준 으로 계약서를 해석할 것인가 하는 것이 준거법 의 문제이다. 관할과 준거법을 하나의 사항으로 생각해서 모호한 형태의 포괄적 규정으로 기재 하는 경우가 있는데, 이는 분쟁의 요인이 될 수 있으므로 라이센스 계약서 내에서 별도로 명확 히 규정하는 것이 바람직하다.
▶ 관할(Jurisdiction)
관할의 측면에서 살펴보면, 소재지를 달리하는 같은 종류의 법원 사이의 재판권(1심) 분담 관 계를 정해놓은 것을 토지관할이라고 하고, 토지 관할의 발생 원인이 되는 인적 ․ 물적인 관련지 점을 재판적이라고 한다. 이러한 재판적은 그 기준에 따라 보통재판적과 특별재판적, 인적재 판적과 물적재판적으로 구분할 수 있다. 보통재판적은 피고가 있는 곳을 기준으로 하는 것으로,86) 대부분의 경우 사람은 주소87) , 법인 은 본점88) 이 된다. 특별재판적은 소송의 적정 이나 공평, 신속 및 원고의 소송 수행의 편의를 위해 특별히 규정한 것으로, 그 대표적인 것으 로는 불법행위가 발생한 지역을 들 수 있다.89) 이러한 토지 관할을 사람 기준으로 구분할 때 인적재판적이 되고, 물건 기준으로 구분할 때 물적재판적이 된다.
라이센스 계약서 내에 관할에 관한 규정이 없는 경우는, 위와 같이 토지관할에 관한 규정이 적용 되어 일반적으로는 피고의 주소지 또는 불법행 위지의 법원이 관할권을 가진다. 그러나 라이센
스 계약의 경우, 대체로 양 당사자는 특정 지역의 법원을 관할로 지정하게 된다.
라이센스 계약서 내에서 양 당사자의 합의로 지 정된 법원은 합의관할로서의 지위를 가지며, 이 는 법정관할에 우선하게 된다.90) 양 당사자의 합 의로 관할법원을 지정하는 경우, 특정 법원에서 만 해결하기로 하는 전속적 합의도 가능하고, 법 정관할법원뿐 아니라 지정된 법원에서도 소송 진행이 가능하도록 하는 부가적 합의도 가능하 다. 계약서 내의 표현이 전속적 합의인지 부가적 합의인지가 불분명할 경우가 있는데, 법정관할 중 한 곳을 관할로 지정한 경우에는 전속관할로 볼 수 있다.91) 이는 중재합의의 경우에도 동일하 게 적용될 수 있다.92) 반면에, 법정관할 이외의 법원을 관할로 지정한 경우에는 부가적 관할로 해석될 수 있다.93) 한편, 일방 당사자가 관할법 원을 임의로 지정할 수 있도록 하는 것은 불공정 한 내용으로 무효에 해당한다.94)
90) 민사소송법 제29조(합의관할) ①당사자는 합의로 제 1심 관할법원을 정할 수 있다.
91) 당사자들이 법정 관할법원에 속하는 여러 관할법원 중 어느 하나의 법원을 관할법원으로 하기로 약정한 경우에, 그와 같은 약정은 그 약정이 이루어진 국가 내 에서 재판이 이루어질 경우를 예상하여 그 국가 내에 서의 전속적 관할법원을 정하는 취지의 합의라고 해석 될 수 있지만, 특별한 사정이 없는 한 다른 국가의 재 판관할권을 완전히 배제하거나 다른 국가에서의 전속 적인 관할법원까지 정하는 합의를 한 것으로 볼 수는 없다. 따라서 채권양도 등의 사유로 외국적 요소가 있 는 법률관계에 해당하게 된 때에는 다른 국가의 재판 관할권이 성립될 수 있고, 이 경우에는 위 약정의 효력 이 미치지 아니하므로 관할법원은 그 국가의 소송법에 따 라 정하 여진다고 봄이 상당 하다 ( 대 법 원 2008.03.13. 선고 2006다68209 판결).
예론 | 전속적 합의관할 |
This Agreement, including all matters of construction, validity, and performance, will be governed by and construed and enforced in accordance with the laws of the State of , as applied to contracts made, executed, and to be fully performed in such state by citizens of such state, without regard to its conflict of law rules. The parties agree that the exclusive jurisdiction and venue for any action brought between the parties under this Agreement will be the state and federal courts sitting in , and each of the parties hereby agrees and submits itself to the exclusive jurisdiction and venue of such courts for such purpose. 법 규정에 저촉되지 않는 한, 해당하는 주에 서 그 주의 시민에 의해 계약이 작성되고, 이 행 및 온전히 성취되는 것과 마찬가지로, 본 계약은 해석, 유효성 및 이행의 모든 사항을 포함해, 주의 법이 적용되고 그에 따라 해석 및 이행된다. 양 당사자는, 본 계약에 관 해 양 당사자가 제기하는 소송의 전속적 관 할 및 재판적을 주에 존재하는 주법원 및 연방법원으로 하는 것에 동의하며, 이에 따라 각 당사자는 그 목적에 있어서 해당 법 원의 전속적 관할 및 재판적을 인정하고 따 르기로 한다. | |
92) "분쟁해결은 당사자 쌍방 모두 중재법에 의거 대한상사 중재원 부산지부 중재에 따르고, 법률적 쟁송이 있을 경 우 갑(도급인인 피고를 가리킴)의 주소지 관할 법원으로 한다."는 조항은 그 작성 경위 등에 비추어 이른바 선택적 중재조항으로 볼 수 없고, 오히려 전속적 중재조항으로 해석해야 하며, 위 합의에서 '법률적 쟁송이 있을 경우'라 함은 그 중재절차 ․ 중재판정과 관련하여 제기될 수 있는 소송에 관한 중재법 제7조 소정의 관할합의를 한 것으로 보아야 하고, 2002. 7. 3.경 원고(반소피고)와 피고(반소 원고)가 "쌍방 다툼이 있는 사항은 당사자 간 협의하여 처 리하기로 한다."는 합의를 했다고 하더라도 그러한 합의 만으로는 위의 중재조항이 실효됐다고 볼 수 없다고 판 단했다. 이어 원심은 이 사건 중재판정에는 중재법 제36 조 제2항에 규정된 여러 취소사유가 있다는 원고(반소피 고)의 이 사건 본소청구에 관한 주장을 그 판시와 같은 이 유로 모두 배척하면서, 오히려 이 사건 중재판정에 대한 집행판결을 구하는 피고(반소원고)의 이 사건 반소청구 를 인용한 제1심판결을 유지했다. 기록에 비추어 살펴보 면, 원심의 이러한 조치는 위의 법리에 따른 것이어서 정 당한 것으로 수긍되고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 판결에 영향을 미친 채증법칙 위반, 심리미진, 이유 불명 시, 이유 모순 또는 처분문서에 나타난 의사표시의 해석, 선택적 중재조항, 이른바 분양형 토지신탁관계의 설정과 종료의 효과, 중재합의의 효력범위나 중재판정의 심판대 상, 중재판정 이후에 다른 사건에서 선고된 위헌결정이 그 중재판정에 미치는 효력, 대한상사원 중재규칙 제52 조 제1항에 관한 법리오해 등의 위법이 없다(대법원 2005.05.13. 선고 2004다67264 판결).
93) 본건 계약에 관한 소송은 "갑"인 원고의 주소지를 관할하 는 법원을 재판적으로 한다라고 기재되어 있는바 위의 규정은 법정관할 외에 또 관할법원을 증가하는 부가적 합의라고 해석될 뿐 아니라 가사 전속적 합의관할에 관 한 것이라 해도 일건 기록상 피고들은 제1심에서 관할위 반의 항변을 한바 없이 응소하였음이 명백하므로 논지는 이유 없다(대법원 1963.5.15. 63다111).
94) 당사자중 “일방이 지정하는 법원을 관할 법원으로 한다”
는 내용의 관할에 관한 합의는 피소자의 권리를 부당하 게 침해하고 공평의 원칙에 어긋나는 결과가 되어 무효 이다(대법원 1977.11.9. 77마284 결정).
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지식재산 전문가 모임인 ‘지식재산네트워크(IPMS, 회장: 최치호)’는 한국 지식재산 수준을 높이겠다는 목표로 이 분야 전문가와 일반인이 함께 참여한 민간 단체이다. 지난 2002년 삼성경제연구소 온라인 포럼에서 출발해 2009년부터 비영리·비정부 사회단체 형태로 운영 중이다. 현재 분과회원 400명 등 온라인 회원 3700여명을 두고 있다.
IPMS는 ‘IP라이선스전략분과’ 등 모두 13개 분과로 구성돼있다. 지식재산 연구는 물론, 세미나와 교육·연구 콘 퍼런스 등도 진행한다. 지난 2007년 ‘지적재산전략교본’ 발행을 시작으로 △사례 중심의 실무자를 위한 국제 라 이센스 계약(2008년) △국제 라이센스 계약 실무(2009년) 등을 펴냈다.
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