P1811GU3A
글로벌 라이센스 계약
재실시허락 및 개량xx 조항
P1811GU3A
손에 잡히는특허Report
IPReportswithin YourGrasp
라이센스 경과
라이센시 측의 계약서
해외xx이전 시의 검토사항
xx시 허락조항 (Sublicense)
라이센시의 협상안 및 계약서
의의
주요xx
유의사항 및 라이센서의 xx
개량xx (Improvement) 조항
라이센시의 협상안 및 계약서
개량xx 조항의 의의
주요 국가의 개량xx제공 xx 법적 취급
개량 조항의 주요 xx
유의사항 및 라이센서의 xx
1. 라이센스 경과
특xxx(Fact Issue) ● Home Network Computer xx 하기 특허 및 그 Family 및 xxx xx - 등록특허 : USP 8,795,432 - 출원중특허 : 11/345,678, 11/456,789 ● xx 특허는 정부 xx을 받은 과제로 총 xx개발 비는 2년간 10억원이고, 정부 출연금은 8억이었음 ● 과제 결과로 3개의 특허가 한국, 일본, 미국 3개국 에 특허 등록 및 출원 xx ● 특정 xx개발 사업의 xx에 따라 xx이전 x x 부출연금 이상을 5년 내에 납부xxx 함 ● xx의 개발자는 Hankook xx 전자공학과 xx ABCxx로 특허에 xx 권리는 산학협력단이 xx xx 받은 xx임 ● 등록된 특허의 만료일은 2020년 5월 1xx | 실시권자 (Fact Issue) ● YYY회사는 미국 Ohio주 Madison시티에 xx함 ● 2009년 xx 미국에 30만대를 대당 100달러에 판매 할 것으로 xx 됨 ● 미국 외 일본, 유럽, 중남미에도 연간 10만 대씩 판매 계획을 하고 있음 ● 432특허에 대해서는 자사 제품이 일xxx 침해된다 고 내부분석을 마친 xx임 ● Hankook xx 산학협력단이 xx하고 있는 특허뿐만 아니라 프로그램소스에 xx xxx를 적용시에 제작 xx이 감소할 수 있을 것으로 보고 있음 |
특xxx(협상 목표) ● Initial Fee xx 원함 ● 비배타적 실시권(Nonexclusive License) 허여 xx ● Field of use에 특허 제품으로 xxx기를 원함 (가정용) ● 향후 시장의 급격한 성장이 xx되므로 Lump Sum Royalty 보다는 Running Royalty를 xx함 ● 대당 로열티는 최소한 2% 원함 ● 국내 xx과의 라이센스계약 시 xx보증 xx로 xx에 휘말린 사례가 있기 때문에 xx에 xx 면책 을 해주지 않기를 원함 | 실시권자(협상 목표) ● 대당 0.8% 선에서 계약하기를 희망함 ● 향후 Business가 급성장하고 미국 외 국가에도 제품이 판매될 것으로 보이므로 Lump Sum 계약 하기를 원함 ● xxxx을 확실히 받기를 원함 ● 세금은 특xxx가 xx를 원함 |
협상경과 ● YYY회사는 협상 중 자사가 판매하는 xx xx의 70% 선에서 특xxx에게 공개함 ● 특xxx는 지속적인 수입 xx 및 향후 급성장이 xx되므로 Running Royalty 를 요구함 ● 특xxx는 R/R를 2.5% xx하고, YYY회사는 대당 0.5% 제시함 ● YYY회사는 미국시장에서 자사가 배타적 실시권(Exclusive License)을 가지기 원함 ● 특xxx는 배타적 실시권을 허여하는 xx 반대 급부로 Initial Fee를 요구함 ● YYY회사는 배타적 실시권 및 특xxx가 가지고 있는 xx에 xx xx을 요구함 ● 계약기간은 특xxx는 xx를 원했으나, 실시권자는 R/R일 때는 단기를 요구함 | |
합의사항 ● 계약기간 : 2011년 12월 29일부터 3년간 ● 가정용에 한하여 배타적 실시권 허여 ● Initial Fee : $500,000 ● R/R : 1.2%/대당 | |
2. 라이센시 측의 계약서
Patent License Agreement
This Agreement is by and between Industry-Academic Cooperation Foundation of Hankook University (hereinafter called “IACF”) having an office at Shinchondong 340, Seoul, Korea, (hereinafter called “Licensor”), and YYY Company having an office at 126 W Main St, Madison city, Ohio, USA, (hereinafter called “Licensee”) and Licensee and Licensor hereinafter referred to individually as “Party” or collectively as “Parties”.
Whereas
A. IACF owns all right, title and interest in and to the Licensed Patents (as defined below) that were developed at the University of Hankook
B. Licensee desires to gain rights under the Licensed Patents and to commercialize products and services covered by the Licensed Patents in the Field (as defined below); and
C. IACF is willing to grant and Licensee accepts a license under the patent right restricted to the Field in accordance with the terms and conditions set forth in this Agreement.
NOW, THEREFORE, in consideration of the premises herein, the Parties
agree as follows:
1. Definition
1.1 “Effective Date” shall mean December 29, 2011.
1.2 “Licensed Patents” shall mean US Patent 8,765,432 Patent, Pending Patent Number 11/345,678 and 11/456,789 entitled “Multimedia Home Network Computer” (respectively the ‘432 Patent’, ‘678Patent and the ‘789 Patent’) including any
xx시 허락조항(Sublicense)
Key Point
● Have-made와 서브라이센스(Sublicense)의 차이를 이해한다.
● 실무상 서브라이센스 허락권을 부여하는 xx를 이해한다.
● 주계약 종료시 서브라이센스 계약의 종료 여부를 이해한다.
1. 라이센시의 협상안 및 계약서
1) 협상안
• 협상시 서브라이센스 xx 사항은 별도로 합의된 것이 없음.
2. 실시허여
2.1 라이센서는 라이센시와 그의 관계사에게 본 계약에 xx된 조건에 따라 계약제품을 xx, 제xxx, xx, 판매, 판매 제공 및 xx할 전 xx적이고 배타적인 라이센스를 허여한다.
2) 계약서안
2. Grant
2.1 Licensor hereby grants to Licensee and it’s Affiliate, upon the terms and conditions set forth in this Agreement, a world-wide, exclusive, under the Licensed Patents to make, have made, use, sell, offer for sale and import Licensed Products.
11. Termination
11.1 Automatic termination: This Agreement shall be deemed terminated automatically, effective immediately, upon the occurrence of any attempt by Licensee to grant a sub- license or any attempt by Licensee to assign any right or duty under this Agreement to any person, corporation, partnership, association, or any other third party, without the prior written consent of Licensor.
11. 종료
11.1 자동 종료: 본 계약은 라이센서의 사전 서면 xx 없이 개인, 회사, 파트너, 단체 또는 제3자에게 라이센시에 의해 서브라이센스 허여 시도 또는 본 계약상 권리 또는 xx 양도 시도 시에 즉각적으로 자동 종료된 것으로 간주된다.
xx시 허락조항
2. 의의
• 서브라이센스란 라이센스 계약에 있어서, 라이센서로부터 라이센스를 허락받은 xxxx가 부여받은 xxxx의 권한 범위 내에서 제3자에게 재차 라이센스를 허락하는 것을 말한다.
3. 주요 xx
1) 라이센서의 xx
• 서브라이센시는 라이센시와 별개의 독립한 책임과 xx으로 허락특허 (Licensed Patent)를 실시하는 것이므로 라이센시가 제3자에게 서브라이센스를 허락하는 데는 원칙적으로 라이센서의 xx을 얻어야 한다.
2) 한국특허법
• 배타적 실시권
− 한국특허법 제100조 제4항은 배타적 실시권자가 타인에게 비배타적 실시권(Non-exclusive 서브라이센스)을 허락하는 xx에는 특xxx (라이센서)의 xx을 요한다고 xx하고 있다.
− 이 xx은 배타적 실시권의 물권적 성격에 비추어 배타적 실시권자는 특xxx의 xx을 얻지 않아도 비배타적 실시xx 제3자에게 허락할 수 있는 것이 아닌가 하는 xx을 불식하기 위하여 마련된 것이다.
• 비배타적 실시권
− 비배타적 실시권자가 타인에게 서브라이센스를 허락하는 xx에 대해서는 한국특허법상 아무런 xx이 없는데, 이것은 비배타적 실시권의 xx적 성격에서 xx을 필요로 한다고 xx되기 때문이다.
3) 서브라이센스 계약의 부종성
• 라이센서는 라이센시와 체결하는 계약(주계약) 중에서 무조건의 서브라이 센스 허락권을 라이센시에게 부여할 수 있다.
− 이 xx에 라이센시는 서브라이센시를 자유로이 xx하고 서브
[예문]
Licensee may sublicense others to use the Proprietary Information, Trademark, and Patent Rights to manufacture, use, or sell the Products with prior with written consent of Licensor, which consent shall not be unreasonably withheld. All sublicensees of Licensee hold their rights contingent on Licensee's rights under this Agreement. Any loss by Licensee of its rights under this Agreement due to termination for breach, or due to any other reason, automatically cause a loss of the same rights by all of Licensee's sublicensees.
라이센시는 라이센서의 사전 서면xx을 얻으면 계약제품의 xx, xx 및 판매에 관한 계약xx, xx, 특허권의 실시를 제3자에게 서브라이센스할 수 있으며, 라이센서는 정당한 이유 없이 xx을 xx할 수 없다. 라이센시의 서브라이센시의 권리는 본 계약xx 라이센시의 권리에 종속된다. 계약 위반으로 인한 계약 종료 또는 그 밖의 이유로 본 계약xx 라이센시의 권리가 xx되면 자동적으로 라이센시의 서브라이센시의 동일한 권리도 xx된다.
• xx 예문은 서브라이센스의 부종성에 관한 것이다.
− 서브라이센시의 권리는 라이센시의 권리에 종속한다.
[예문]
Licensee shall be entitled to grant sublicenses to Subsidiaries, however, shall not grant sublicenses to any third parties without a prior written approval of Licensor. The life of any sublicense shall not extend beyond the life of this Agreement.
xxxx는 자회사에게 서브라이센스를 허여할 수 있어야 xxx, 라이센서의 사전 서면 xx 없이는 여xx 제3자에게도 서브라이센스를 허여하지 않아야 한다. 어떤 서브라이센스의 존속기간도 본 계약의 존속기간을 초과해서는 안된다.
• xx 예문은 서브라이센스의 부종성에 관한 것이다.
− 라이센시가 자회사에게 서브라이센스를 허여할 xx, 본 예문에서는 라이센서의 사전 서면xx 없이도 가능한 것으로 xx된다.
2. Grant
2.1 Licensor hereby grants to Licensee and it’s Affiliate, upon the terms and conditions set forth in this Agreement, a world-wide, exclusive, under the Licensed Patents to make, have made, use, sell, offer for sale and import Licensed Products, however, Licensee shall not grant sub-license to any third party without a prior written consent of Licensor.
2.2 “have made” in this Agreement shall mean the right to have a third party make a Licensed Products for the use and benefit of Licensee exercising the have made right, provided that
a)Licensee exercising the have made right owns and supplies the designs, specifications and/or working drawings (in the overall architecture) supplied to such third party; b)such designs, specifications and/or working drawings are, in the overall architecture, complete and sufficient so that no substantial additional design is needed by any third party; and
c)such third party is not allowed to sell such Licensed Products to other third parties.
2. 실시허여
2.1 라이센서는 라이센시와 그의 관계사에게 본 계약에 xx된 조건에 따라 계약제품을 xx, 제xxx, xx, 판매, 판매 제공 및 xx할 전 xx적이고 배타적인 라이센스를 허여한다. 단, 라이센시는 라이센서의 사전 서면xx 없이 제3자에게 서브라이센시를 허여해서는 안 된다.
2.2 본 계약에서 “제xxx”은 제xxx 권리를 행사하는 라이센시의 xx과 xx을 위해 제 3자가 계약 제품을 xx할 수 있게 하는 권리를 xx한다. 단,
a)xx xx 권리를 행사하는 라이센시는 제3자에게 제공되는 설계, 사양 및/또는 도면( 전체적으로)을 xx하고 제공한다;
b)전체적으로, 설계, 사양 및/또는 도면은 xx하고 xx하여 제3자에 의해 어떠한 상당한 추가 설계도 xx되지 않는다;
c)해당 제3자는 타 제3자에게 그런 계약제품을 판매하거나 판매xxx 허락 받지 않아야 한다.
• xxxx에게 서브라이센스 권한의 허여 여부가 불명확한 것에 대해, 라이센서의 사전 서면 xx가 없으면 라이센시가 서브라이센스 권한이 없도록 xx하여, 결국 원칙적으로 xxxx에게 서브라이센스 권한이
개량xx(Improvement) 조항
Key Point
● 개량xx의 xx(definition)가 라이센서와 라이센시 각각에 미치는 xx을 검토하고 개량xx에 xx 라이센시의 xx 배타적 실시권 허락 등에 xx xx에 적정한 xx 방안을 제시한다.
● 개량xx의 처리에 xx 해당 국가의 독점xx법상 xx사항과 xx를 확인한 후 협상 및 계약서를 작성한다.
● xxx술을 라이센시가 개량하는 것을 제한하거나 라이센시가 자신의 개량xx을 xx하는 것을 제한할 수 있는가?
● 라이센서가 라이센시의 개량xx에 대하여 양도(공동xx를 포함)나 실시권을 허락 xxx xx할 수 있는가?
1. 라이센시의 협상안 및 계약서
1) 협상안
• 개량xx에 xx 논의는 없었으나 라이센시가 임의로 계약서에 포함 하였음.
2) 계약서안
⑴ 조문 xx
Improvements
Licensor agrees to inform Licensee of Improvement developed or acquired during the term of this Agreement, and further agrees to disclose to Licensee, at written request of Licensee, Technical Information for such Improvement, and Licensee shall have the exclusive right to manufacture, use and sell Licensed Products without payment of any additional royalty under such Improvement in Licensed Territory. If Licensor acquires patents for such Improvement, Licensee shall have during the term of this Agreement the exclusive right to such patents without payment of any additional royalty subject to the term and conditions hereof.
개량xx조항
개량
라이센서는 라이센서가 계약기간 중 개발, 취득한 개량을 라이센시에게 통보하는데 합의하며, 아울러 라이센시의 서면에 의한 xx에 의하여 그 개량xxxx를 라이센시에게 공개하는데 합의한다.
라이센시는 허락지역에서 이러한 개량에 기초한 허락제품을 xx, xx, 판매하는 xx의 독점적 권리를 가진다. 라이센서가 개량에 관한 특허를 취득한 xx는 라이센시는 계약기간 중 본 계약조건에 따라 특허에 xx xx의 독점적 권리를 취득한다.
⑵ 문제점
• 라이센서 입장에서는 개량xx 조항을 통하여 개량xx을 라이센시가 계속 xxxxx 하여 실시료 수입을 확보할 수 있으며, 계약기간을 연장xxx 유도할 수 있다는 xxx 있다.
− 아울러 라이센시의 개량xx을 제공받음으로써 xx개발비를 xx하지 않고 xx 축적과 경쟁력을 강화할 수 있으며, 아울러 xx개발의 자유도를 확보할 수 있다.
• 그러나 라이센시의 계약서 안은 아래와 같은 문제점이 있다.
− 계약xx은 xx(royalty bearing)임에도 계약xx이 아닌 개량 xx에 대해 xx(royalty free) 실시권을 xx하고 있다는 점이다. 개량xx에 xx 대가를 xx받지 못하는 것은 물론이고, 극단적으로 라이센시가 개량xx만을 활용할 xx에는 로열티를 받지 못할 수도 있다.
− 또한 개량xx에 xx 가치가 저하되어 제3자에게 라이센스할 수 있는 xx가 xx 떨어진다는 것도 xxx다.
− 특허출원 전에 개량xx의 xx을 라이센시에게 공개하면 xx에 따라서 공개되었다는 사실(계약상 비밀유지xx가 부과되지 않은 xx)xx 라이센시의 부적정한 xx로 xxx xx을 이유로 특허를 받지 못하게 된다.106) 또한 라이센시가 xxxx을 특허출원할 xx에
106) 개량xx에 xx 사건은 아니지만 비밀유지xx 없이 특허출원 전에 그 xx을 공개하면 특허를 받을 수 없는 것을 판시한 xx xx(2007허12313 등록xx, 2008.7.17)를 참고하기 바란다.「피고가 이 사건 특허발명 과 동일한 인쇄장치를 그 출원 전에 원고에게 판매하여 xx 존재하게 되었지만 원고는 공급계약서의 xx 에 따라 인쇄장치에 xx 비밀유지xx를 부담하고 있고, 위 인쇄장치는 원고가 xx하고 xx하는 공장의 내부에서만 xx되었으므로 이 사건 특허발명은 위 판매로 인하여 그 출원 전에 공지·xx되었다고 할 수 없다」
3. 주요 국가의 개량xx제공 xx xx 법적 취급
Licensee
Licensor
< 라이센시의 개량xx 제xxx에 xx 법적 취급 개념도 >
不公正
개량xx 양도/라이센스 허락
Licensor
公正
Licensee
비독점 라이센스 허락 (grant back)
개량발명보고 (feed back)
User
[일부] 양도(assign back/co-ownership back) 독점 라이센스허락 (grant back)
1) 한국
• xx 법령
− 독점xx 및 공xxx에 관한 법률 제32조에 근거한 공xxx위원회 고시 x0000-00x 「 국제계약xx 불공xxx행위 등의 xx 및 xx 」 제3조 11호에서 제한하고 있다.
[표] 한국의 개량xx 제xxx에 xx 불공xxx행위 xx
구 분 | xx개량 등 제한 | 개량xx 이전·실시권 허락 |
부 당 | ● 계약xx(제품) 등과 관련된 개량xx ● xxxx의 사전xx/xx 후 개량 가능 ● 실시권자 단독/제3자와 공동으로 계약 xx(제품) 등과 관련한 xx·개발xx xx | ● 개량xx(제품) 등을 xxxx에게 대가 없이 소유권/독점(비독점)실시권을 허락 ● 계약xx(제품)과 관련한 xx, 경험, 개량 xx 등을 xxxx에게 일방적으로 보고 또는 통지 |
정 당 | ● 계약xx(제품)등과 관련한 개량 시 xxxx와 사전 협의 | ● 개량에 소요된 xx개발비와 xxxx을 포함한 대가를 받고 xxxx에게 공동 소유권, 독점(비독점)실시권 허락 ● xx보고 또는 통지하거나 xx 대등한 조건으로 독점, 비독점실시권 허락 ● 성능 등 보증을 위해 불가피하여 개량기 술(제품)을 xx, 실시하기 전에 xx xx에게 보고 또는 통지 |
[예문]
Licensee’s Improvement
If Licensee shall have secured Patents or similar rights with respect to any Improvement pursuant to the provisions hereof but elects not to maintain the same, then, and in such event, Licensee shall notify Licensor thereof within sufficient time before the expiration of such patents or rights so that Licensor may maintain the same. Thereupon Licensor shall have the right to require the assignment to Licensor of title to such Patents or rights and to maintain them at Licensor’s own expense.
라이센시의 개량
라이센시는 본 계약에 따라 개량xx에 xx 특허권 등의 권리를 확보xxx 하며, 특허권 등을 포기할 xx 특허소멸 전에 충분한 시간을 두고 라이센서에게 그 사실을 통지xxx 한다. 라이센서는 자신의 xx으로 그러한 특허권 등의 xx을 xx 또는 xxx는데 필요한 권한을 가진다.
4) 개발xx의 검사
• 필요한 xx 당사자 쌍방 또는 그 일방이 xx개발xx을 확인하기 위해 상대방의 연구소, 공장, 기타의 xx을 관찰하고 검사할 수 있는 xx을 마련한다.
5) 개량의 제한
• 계약에 개량발명에 xx xx이 없는 xx에 라이센시는 자유롭게 계약제품을 개량할 수 있다.
− 라이센시에게 본질적인 또는 중요한 개량을 할 수 없도록 제한을 하거나 라이센서의 사xxx을 의무화하는 xx에는 독점xx법상 불xxx xx행위에 해당할 수 있다.
− 계약제품의 구조 등을 xxx는데 허가를 xxx는 것은 독점xx법상 xx가 없으나 계약제품에 xx 신제품을 개발할 xx 사전 xx을 받도록 하는 것은 불공정할 우려가 크다.
− 라이센시에게 개량을 자유롭게 xx하는 xx에는 개량으로 xx 여 발생하는 모든 xx에 대하여 라이센서의 전면적인 면책을
개량
“라이센시”는 개량xx, 그 개량xx의 특허나 특허출원 및 xxx에 대하여 “ 라이센서”에게 라이센스된 범위 외의 목적을 위하여 xx의 비배타적, 취소불가의 라이센스를 허락하는데 xx한다. “라이센시”는 실질적 또는 구조적인 실시화한 날로부터 30 일 이내에 서면으로 개량xx을 공개xxx 한다. 이러한 라이센스는 계약효력발생일로부터 7년 이내에 최초로 고안한 개량xx에만 적용되며, “라이센시”와 제3자간에 체결된 xxx약xx 컨설팅계약에서 xx된 xx에는 적용하지 않는다.
• 라이센시가 라이센서의 개량xx에 대하여 xx 실시권을 xx하는 xx에는 일정한 대가를 받고 개량발명의 실시에 xx 옵션권을 허락하고, xx기간 내에 옵션권을 행사할 xx에는 로열티를 조건으로 실시권을 허락한다(예문9-15). 만약에 상대방이 계약xx xx xx개발 역량과 계획이 있으면 xx 동일한 조건으로, xx를 xx(비상업적 목적 등) 하여 개량발명을 이용할 권리를 허락xxx 한다(예문9-16).
[예문]
Improvements
The Licensor shall promptly disclose to Licensee in writing all Improvements that may be discovered, developed, invented, or acquired by Licensor during the term of this Agreement in sufficient detail to enable Licensee to consider licensing such Improvement (“Notice”). In consideration of the Option Fee, Licensor grants to Licensee an irrevocable option to obtain a nonexclusive license to Improvements at a royalty rate, and upon terms, mutually agreeable to the Parties(the “Option”). The Option shall expire 90 days after Notice is delivered to Licensee.
라이센서는 본 계약의 기간 동안에 라이센서가 발견, 개발, 발명, 또는 획득하게 되는 모든 개량을 라이센시가 xx 개량을 고려할 수 있을 정도로 충분히 xx하게 서면으로 즉시 공개한다(“통지”). 옵션료의 대가로 라이센서는 로열티를 지불 받고 개량에 xx 비배타적 실시권을 취득할 수 있으며 xx 당사자 간에 xx할 수 있는 취소불가한 xx을 라이센시에게 허여한다(“옵션”). xx 옵션은 xxxx에게 통지를 전달 x x 90일간 xx하다.
Key Point xx
● 개량발명의 xx(definition)가 라이센서와 라이센시의 각각에 미치는 xx을 검토하고 개량발명에 xx 라이센시의 xx 배타적실시권 허락 등에 xx xx에 적정한 xx방안을 제시한다.
− 라이센서가 계약xx에 xx xx개발을 지속할 계획인 xx에 xx 개량xx의 가치는 계약xx보다 클 가능성이 있으므로 개량xx을 포괄적으로 라이센스하지 않는 것이 일반적이다. 반면 xx개발이 실질적으로 완료된 xx에는 개량xx에 xx 권리의 확장은 그다지 xx되지 않을 것이다.
− 개량xx의 범위와 개량xx에 대하여 허락하는 권리의 종류(배타적xx 비배타 적인지) 및 xxx간과 지역을 로열티의 xx, 비보증·면책조건 등과 xx하여 그 xx를 xxxxx 한다.
● 개량발명의 처리에 xx 해당 국가의 독점xx법상 xx사항과 xx를 확인한 후 협상 및 계약서를 작성한다.
− 라이센시로 하여금 계약xx의 개량을 할 수 없게 하거나 사전 xx 또는 xx을 받고 계약xxxxxx 제품을 개량하게 하는 것은 불공xxx행위에 해당할 우려가 있으며, 계약 전체 또는 해당 조항이 위법·xx로 될 수 있음에 유의한다.
− 국가마다 차이가 있지만 라이센시의 개량xx에 대하여 라이센서에게 xx으로 양도하거나 xx의 배타적 실시권을 허락하는 것은 위법하므로 피xxx 하며, 한국의 xx에 일방적으로 개량xx의 보고·통지xx를 부과하거나 xx의 비배타적 실시권을 허락하는 것도 불공xxx행위에 해당하므로 유의한다.
− 라이센시의 개량xx에 대하여 라이센서에게 xx의 비독xxxx을 허락하거나 xx으로 양도하거나 또는 라이센시가 특허출원하지 않는 국가에 라이센서가 특허출원 할 xx를 부과하는 것은 xx가 없으므로 이를 확보해둔다.
About Us
IPMS
xxxx 전문가 xx인 ‘xxxx네트워크(IPMS, 회장: xxx)’는 한국 xxxx xx을 높이겠다는 목표로 이 분야 전문가와 일반인이 함께 참여 한 민간 단체이다. 지난 2002년 삼xxx연구소 온라인 포럼에서 출발해 2009년부터 비영리·비정부 사회단체 xx로 xx 중이다. xx 분과xx
400명 등 온라인 xx 3700xx을 두고 있다.
IPMS는 ‘IP라이선스전략분과’ 등 xx 13개 분과로 xx돼있다. xxxx xx는 물론, 세미나와 교육·xx 콘퍼런스 등도 xx한다. 지난 2007년 ‘지적xx전략교본’ 발행을 시작으로 △사례 xx의 실무자를 위한 국제 라 이센스 계약(2008년) △국제 라이센스 계약 실무(2009년) 등을 펴냈다.
IPTargets 콘텐츠 xx에 대해…
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IPTargets는 ‘손에잡히는특허Report’를 xx하는글로벌리서치& 마케팅 xx이다.특허 데이터를기반으로첨단 이슈와트렌드를발굴, 분xxx술 중xxx래 시장을 전망한다.
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Bio xx계약 총서 일반조항(Ⅱ)
IP 인사이트
라이센스 협상 전략
협상의 3요소
xx(information)와 시간(time), 협상에서의 지위(power)는 협상에서 중요한 3가지 요소라 고 일컬어진다. 따라서 협상 테이블에 앉기 전에, 협상에 필요한 xx를 xxx 수집함으로써 협 상에서 우월한 지위를 확보하고, 협상의 마감시 한에 쫓겨서 마지못해 협상을 xxx 않는다면 자기에게 유리한 조건으로 협상을 마무리할 수 있다는 것이다.
[xx] 협상의 3요소 - xx, 시간, 지위
협상에 필요한 상대방에 xx xx로는, 상대방 이 요구할 것으로 xx되는 협상 조건뿐 아니라, 상대방의 사업실적, 협상에 참여하는 담당자 x x, 협상과 관련된 xxx계자의 xx 등을 포함 하여 폭넓은 xx가 포함될 수 있다. 또한, 협상 에 필요한 xx에는 협상에 임하는 자신의 xx 도 포함된다는 것을 간과해서는 안 될 것이다. ‘나를 알고 적을 알면 백xxx’이라는 말도 있
지 않는가?
협상에 임할 때, 협상 마감시한을 내부적으로 x x놓을 수는 있지만 이를 상대방이 알게 되면 상 대방의 xx조건에 따를 수밖에 없는 xx이 발 생할 수 있다. 이 xx, 상대방은 협상 마감시한 까지 협상을 xx시키다가 마감시한이 임박해 서 협상조건을 제시하게 될 것이고, 결국 제대로 협상을 해보지도 못하고 협상을 종료하게 될 수 도 있다. 따라서 협상 마감시한은 가급적 xxx 을 가지고 정하되, 때에 따라서는 협상 기간을 연장할 수 있음을 상대방에게 암시하는 것도 필 요하다.
일반적으로는 라이센서가 협상에서의 우월적 지위를 가지게 된다. 협상 조건을 라이센시x x 용하지 못하는 xx에, 라이센스를 허락하지 않 x x 있고, 이 xx 라이센시는 사업을 그만두 거나 침해를 할 수밖에 없는 xx가 발생할 수 있다. 그러나, 협상에서의 우월적 지위는 시간 이 해당 국가의 xx 정책xx 사회적 분위기가 바뀜에 따라, 라이센서와 라이센시의 역학xx 가 xx될 수도 있으므로, 라이센서가 협상 기간 xx 지나치게 우월적 지위를 xxx는 것은 바 람직하지 않을 것이다.
협상 장소
xxxx는 협상에서의 우월적 지위를 xxx 여 자기의 홈그라운드에서 협상을 하고자 할 것 이고, 그 결과 라이센시는 라이센서가 지정한 장 소를 xxx는 것이 통상적이다. 이로 인해, 라 이센서는 라이센서가 유리한 위치 및 회의실 환
▶ 역할분담
국가 간의 협상, 협상금액이 xx 큰 xx, 또는 협상결과에 따라 회사의 존립이 결정되는 xx와 같이 아주 예외적인 xx를 제외하고는, 대체로 협상 테이블에 앉는 xxx은 2 ~ 5명 내에서 이 루어지는 xx가 많다. 이 때, 협상에 참여하는 구 xx을 선별하고 각자의 역할을 분담하는 것이 필요하다. 크게는 협상 리더, xx 역할(Good Guy) 및 나쁜 역할(Bad Guy)로 구분할 수 있다. 리더는 협상을 xx하고, 필요한 xx 팀의 다른 xxx에게 지시를 하거나 xxx들을 조율하는 역할을 한다. xx 역할(Good Guy)은 상대방의 조건에 xx 공감과 이해를 표시함으로써, xx 방이 안도감을 가지xx 안심시켜서 긴장을 늦추 xx 하며, 자신의 팀이 제시한 조건을 xx할 x x xx xx xxxxx xx. xxx xx xx (Xxx Xxx)은 협상 xx을 방해하면서, 상대방이
제시하는 주xxx 관점을 xx시키고 때에 따라 서는 상대편을 위협하고 약점을 폭로하기도 한다. 만약, 협상 참여자가 5인 정도로 xx되는 xx에 는 xx 전술을 통하여 협상을 xx시키고, xx 방이 제시한 xx을 xx시키xx 만들며, 협상 xx을 관찰하고 xx하는 강경파(Hard Liner)와 교착xx의 협상에서 벗어날 수 있는 방법xx 전 술을 xx하고, 협상이 주요 쟁점에서 너무 멀리 벗어나지 않도록 하는 관리자(Sweeper) 역할로 더욱 세분화할 수도 있다.
이 같이, 협상 xxx은 역할을 분담하고 각자의 역할에 따라, 때로는 협상을 부드럽게 xx하기도 하고, 때로는 협상을 결렬시킬 듯한 험악한 분위 기를 xx하기도 하면서 유리한 조건에 합의가 이 루어지도록 해야 한다. xx [xx]은 협상팀이 5 인으로 구성된 xx에, 각각의 역할을 맡은 담당 자의 효과적인 자리배치의 예시를 나타낸 것이다.
[xx] 협상 xxx의 협상 테이블 자리배치 예시도
xx에서 이기는 xx계약 라이센스 세부 조항과 특허협력
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xx계약 업무 흐름
기획․계획 단계
xx계약 xx은 법무부문에 대하여 특정 안건 에 xx 사업부, xx․개발부문 내지 xx․엔지 니어링부문, 또는 xx부문(xx․물류부문)의 xx․의뢰에서부터 시작된다. 즉, 그 전에 통상 적으로 의뢰하는 부서(xx부서)에서 해당 안건
․사업에 xx 계획(기획,입안)이 xx된다. 도대체 무엇(안건, xx, 비즈니스)을 누구와 어 떻게 하고자 하는가? 목적, 목표는 무엇인가? xx전략, 사업(부) 전략은 무엇이며, 그것은 회 사방침에 따른 것인가, 상대방 xxx 적절한가? 하는 등의 이른바 5W1H의 요소에 의한 xx을 하고, 계획을 세운다.
큰 안건, 프로젝트에서는 프로젝트팀(태스크포 스)을 xxx는 xx도 있다. 프로젝트팀은 사 업부문, xx기획부문, xxxx부문, xx개발 부문, xx부문, 법무부문의 xxx으로 편성되 는 xx가 많으며, 여러 xx에서 조사 및 검토 하고 시뮬레이션을 실시한다. xx․xxxx, xx(력) 예측, 시xxx, 판매경로․채널의 강약, 상대방․경쟁업체의 xx․지위, 경쟁력의 조사․ 분석 등 실현가능성에 xx xx를 한다. 이를 위하여 계약후보자(xx 고객)와 사전평가를 위 한 비밀xxx약(SA)를 체결하는 xx도 있다.
계약서 작성 단계
법무부문의 전문가에 의하여 초안이 작성되는 것이 일반적이며, 바람직하기도 하다. 법무부문 은 xx부서의 의뢰를 근거로 xx을 듣고 계약 원안을 작성한다. xx부서(담당xx부문)가 직 접 스스로 xx하는 xx에는 반드시 법무부문 전문가의 검토․확인을 받는 것이 필요하다. 특히 일반인이 계약서를 작성하는 xx에는 생 각지 않은 허점(xx․누락)이 있게 된다. 또한
체크xxx를 작성해 두고, 계약안에 xx 자기 점검을 하는 것도 중요하다. 체크xxx에 의하 여 최소한 xx되어야 할 사항, 부족한 사항이 없는지(5W1H, 특히 명확한 계약취지․목적의 xx), xx 법규에 저촉하고 있지 않는지 등을 점검한다.
초안자(법무부문)와 의뢰 부서(xx부서․xx 부서)의 긴밀한 합의․커뮤니케이션이 중요하다. 각각 서로가 생각하는 부분이 있기 때문에 이를 해소하여 보다 좋은 xx로 xx(brushup)할 필요가 있다. 의뢰부서는 자신들의 의도가 xx 히 반영된 계약xxx 여부를 검토해야 한다.
협상 단계
상대방에 대하여 계약안을 제시함으로써 협상 은 시작된다. 송부하는 수단으로서는 상대방 담 당자에게 xx, xx, 이메일, 면담 중에 직접 건 네는 방법이 있지만, xx에는 사전에 이메일로 xx하고 검토xxx 하는 것이 일반적이다. 협상은 1대 1로 하는 xx도 있지만, 협상단을 xxx여 xx하는 xx가 많다. 협상단은 의뢰 한 부문(의뢰부서․xx부서/사업부서), xx개 발부문, xx기획부문, 법무부문(법무․지적x x)의 xxx으로 이루어지는 것이 일반적이다. 협상에서 중요한 것은 상대방의 xx, 목표가격, 절대가격을 신속히 간파하는 것이다. 핵xx 주 위에 있는 본질적이 아닌 부분, xxxx 가치가 없는 xx(이른바 꾸밈)에 현혹되어서는 안된다. 자신들은 무엇을 xxx고, 무엇을 xx해서는 안되는가? 때로는 수단으로서 협상하는 xx도 있지만, 최저한도는 확보되어 있어야 한다. 상 대방으로부터 획득하고자 하는 xxx 목적, x x 의도, 목적물(금전, 제품, xx, xx)은 무엇 인가? 협상이 xx되지 않는 xx에는 xx 원
xx에서 이기는 xx계약 라이센스 세부 조항과 특허협력
계약xx xxx
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효율적인 계약xx을 위해서는 xx과 xx x x xx 사항들을 반드시 xx해야 한다.
xx한 조문 작성
국내계약이든 국제계약이든 일단 xx가 합의 하여 조인한 계약은 자의적으로 자사의 xx에 따라 xxx거나 이행을 하지 않는 것은 불가능 하다. 특히 외국인·외국xx과의 계약은 xx 공통의 민법이 존재하지 않는다는 점과 계약조 xx이 xx의 xxx xx인 점에 비추어 불명 료한 사항xx xx xx이 불분명하여 논쟁x x 분쟁이 염려되는 xx, 이러한 일을 xx에 xxx고 또한 xx xx을 알지 못하는 제3자
가 계약 조항을 읽어도 이해할 수 있도록 xx하 고 명료하게 조문을 작성해야 한다.
사전 xx 수집
xx개시 전에 상대방의 xx을 충분히 조사하 고, 자사( 自 社 )와 비교 검토를 하여 본 프로젝트 (xxx구, 위xxx, 라이센스 등)에 xx xx 방의 의도를 충분히 파악한다. 라이센스 xx이 면 라이센스 허락 xx국가, xxxx의 실태를 보여주는 자료를 xx한다. 구체적으로 xxx 관, 무역진흥회, 국제협력xx, 종합상사, xx 방 대사관, 상대국의 xx 조사xx(xx 등을 포함), 국제적 라이센스 중개인 등 이용할 수
합리적인 xx태도
1) 분명하고, 솔직하게 그리고 명랑한 태도로 직접적으로 자기(자사)의 주장을 한다.
2) 예의 바르고 xxx 언어로 상대방의 주장․xx도 충분히 듣는다.
3) Yes․No는 확실히 한다. 애매한 대답으로 xx이 불가능한 사항에 대하여 상대방에게 기대를 갖지 않게 한다.
4) 상대방이 알지 못하는 곳에서 무의미하게 xxx지 않는다.
5) 상대방의 계책에 넘어가지 않는다.
6) 위협xx 속임수에 걸리지 않는다.
7) 상대방의 xx을 열게 하면 xx은 절반 이상 성공이다.
8) 이를 위해서는 자신이 먼저 xx을 연다.
9) 일류 협상자는 일류 인물이다.
10) xxxx 등 xxx x인격적 xx이다.
있는 xx를 수집해 xx한다.
xx의 대표적인 xx과 법률사무소를 xxx 여 직접 xx를 수집하는 것도 중요하다. xx 업계에서의 평판도 참고가 된다. 또한 직접 라이 센스 허락 xxxx의 경영자를 xxx여
xx에서 이기는 xx계약 라이센스 세부 조항과 특허협력
xx계약 체크 xxx
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xx계약과 관련해 향후 분쟁이 발생할 것을 고 려하면, 기업과 대학 모두 아래 사항들은 반드시 유념해야 한다.
A. 국내뿐만 아니라 외국기업·대학과의 계약은 계약서에 기재된 사항만이 상대방과 약정된 사 항이다. 특히 상대방이 외국인인 경우에 기업이 나 대학 모두 계약에 기재되지 않은 사항은 약정 되지 않은 것임을 명심하여야 한다.
B. 라이센스 계약 특성상 계약서 조항이 많은 사항과 관련되기 때문에 약정항목에 누락이 생 기지 않도록 관계부문의 라이센스 계약담당자 가 충분히 협의하거나 사전에 라이센스 부문 담
당자가 정보 수집을 충분히 하여 누락이 없도록 한다.
C. 비밀유지계약, 공동연구계약, 연구위탁계약 등은 각각의 대상기술을 명확히 하고 범위를 특 정하도록 노력한다. 대가․비용 등 금액이 표시 되는 경우에는 대가․비용의 내역을 명확하게 기 재한다. 공동연구를 포함하여 성과의 취급에 대 하여는 계약 체결 시에 기본원칙을 결정해 두어 야 함에도 불구하고, 나중에 별도 협의하는 것으 로 규정하는 사례를 볼 수 있다. 후일 예상하지 못한 결과가 발생한 경우 각자 권리를 주장하여 수습하지 못하게 될 우려도 있다.
주요 체크 리스트
A. 연구위탁비의 경우
가) 위탁받은 연구 활동에 필요한 비용만을 말하는지 아니면 그 밖의 비용도 포함되는지의 여부
나) 비용만이라고 하면 연구·시험에 필요한 재료비·연구분석장치의 운전비·광열수도비 기 타 유틸리티 비용 외에 인건비도 포함되어 있는지 여부
다) 연구성과가 특허인 경우에 특허를 받을 수 있는 권리의 대가결정 방법 등
B. 공동연구계약의 경우
가) 기본적으로 자사의 연구개발능력을 파트너가 보완해 줄 것
나) 따라서 양자 간의 협력에 의해 공통목표인 공동연구의 성과에 도달할 수 있을 것
다) 위와 같은 점에서 필연적으로 공동연구의 성과는 양자가 실질적으로 균등분배하여 그 이 익을 받는다.
D. 예방법학적 소송대책과 관련하여 계약상의 수단을 추가해둔다. 공동 연구가 충분한 성과를 거두지 못하고 종료된 경우에 특히 검토해야 할 사항은 상호 교환한 기술정보, 기술연락회의에 서 교환된 정보, 공동연구의 성과취급, 공동연
라이센스 계약 체크리스트
조항 | 체크 사항 | 비고 |
1. 전문 | a.계약 당사자의 명칭 등의 표시 (회사명, 본점 소재지, 창립 준거법) b.계약 목적의 개요의 표시 | b. 국내 계약인 경우에 기재 |
2. Whereas Clause | a.계약 당사자 종사 업무의 소개 b.라이센서의 보유 권리, 허락되어 있 는 권리에 관한 진술 c.계약 당사자의 계약 체결 의사 표시 | 국내 라이센스 계약에는 없음 필요한 경우에는 「 경위 」 「배경」등의 조항을 마련 |
3. 전문 대상 | 약인 (in consideration of) 을 기재 | 상대방이 미국 기업인 경우 |
4. 정의 | a. 특히 대상 기술은 상세히 정의한다. 본문에 더해, 첨부, 부속서 등을 이 용해 오해가 없도록 정의를 작성한 다. 또한, Patent Lists 를 첨부한다. b. 주요한 정의 대상 항목 본 기술, 본 제품, 본 특허, 노하우, 판매 가격, 고객, 화폐, 상표권, 관련회사, 허락지역, 선적, 개량 기술, 비밀정보 등 | a. 특허 계쟁 회피의 목적의 라이센스 계약에서는 대상 특허의 정의는 국가명과 특허 번호만 기재하면 된다. |
b. 생략형(abbreviation)도 자 주 사용된다. | ||
5. 라이센스의 대상 | a.라이센스의 형태 독점 또는 비독점인가, 독점인 경우 라이 센서는 자기 실시 가능한가, 재실시권 첨 부인가 b.실시 허락의 제한, 범위 ⅰ) 제조, 판매제한 (지역, 수출처, 생산 량, 목적, 용도 등) ii) 허락 지역 이외의 취급 (수출 금 지 or 라이센서의 승인 사항여부) iii) 국내에 있어서의 라이센스 허락 인 경우, 타국의 라이센시가 제조 한 제품의 국내로의 수입은 제한 되어 있는가 c.특허 라이센스 허락특허 표시, 특허 리스트의 제시 d.노하우, 라이센스 라이센스 범위의 특정, 기술이전·기 술정보 제공 범위의 특정 e.상표 라이센스가 부수되어 있는 경우: ⅰ)상표의 제시는 의무 or 권리 ii) 사용 형태 iii) 품질 관리 규정 | 비독점인 경우, 다른 라이센시 의 유무, 가능하면 다른 라이센 시의 명칭을 확인 c.국내 특허 라이센스 계약인 경우에는 전용실시권인지 통 상실시권인지를 명시 |