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xxx약서 xx 작성 실수로 직무발명을 양도받지 못해 당사자적격이 xx된 연방순회항소법원 판결

작성자 : 한국xxxx보호원 기반xx팀 이 x x 변리사1)

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판시사항

쟁점

xx절차

1. xxx약서의 ‘will assign’ 조항은 즉각적인 xx 이전을 발생시키지 않는다. 실제로 xx이 이전되지 않았기 때문에 ‘trust’ 조항xx ‘quitclaim’ 조항의 적용도 없다.

2. 종업원에게 직무발명에 xx 특허권 xx이 xx있기 때문에, 회사가 단독으로 제 xx 특허침해xx은 당사자적격이 없어 부적법하다.

xxx약에 의해 직무발명에 xx 권리가 회사에 양도되었는지 여부

연방순회항소법원

(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)

뉴욕 남부지방법원 (United States District Court for

the Southern District of New York)

심 급	1 심 (지방법원)	2 심 (항소법원)
당 사 자	원고 (항소인)	Advanced Video Technologies LLC
	피고 (피항소인)	HTC Corporation, HTC America, Inc., Blackberry Ltd, Blackberry Corporation, Motorola Mobility LLC
법 원	뉴욕 남부지방법원	연방순회항소법원
사건번호	1:15-cv-04626-CM, 1:15-cv-04631-CM, 1:15-cv-04632-CM	2016-2309, 2016-2310, 2016-2311
판결xx	2016년 6월 14일	2018년 1월 11일
판결결과	소 각하 (당사자 적격 결여)	항소xx
xx 지재권	Full Duplex Single Clip Video Codec (U.S. Pat. No. 5,781,788)
참조법령	Fed. R. Civ. P. 12(b)(7), 19

1) 본 xx은 xx의 개인적인 견해이며, 한국xxxx보호원의 공식적인 xx이 아님을 밝힙니다.

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Ⅰ. 사건의 ⑨점

본 사안의 쟁점은 xxx약에 의해 종업원의 직무발명에 xx 권리가 회사에 양도 되었는지 여부이다.2) 직무발명 양도 여부에 따라 회사가 단독으로 xx한 특허침해소 xx 적법한지, 즉 당사자 적격을 갖추었는지가 결정된다.

Ⅱ. 판시사항

(1) ‘will assign’ 조항은 즉각적인 xx 이전을 발생시키지 않는다. 실제로 xx이 이전된바 없기 때문에 ‘trust’ 조항xx ‘quitclaim’ 조항의 적용도 없다.

(2) 종업원에게 xx이 xx있기 때문에 회사가 단독으로 xx한 특허침해xx은 당사자 적격이 없어 부적법하다.

Ⅲ. 사건의 경과 및 지방법원의 판결

미국 특허 제5,781,788호(이하 ’788 특허)는 3xx 공동으로 발명한 것이다. 이들 3명은 Infochips Systems Inc(이하 Infochips)에 xx하는 xx ’788 특허를 공동으 로 발명하였다. 이들 중 2xx 공유 xx을 Advanced Video Technologies LLC(이 하 AVT)에 양도하였다는 것에는 다툼이 없다. 나머지 공동발명자인 Xxxxx의 공유 지 분이 AVT에 양도되었는지 여부가 본 사안의 xxx 쟁점이다.3)

AVT는 4번의 양도 계약을 통해 Hsiun의 공유 xx을 획득하였다고 주장하였다. AVT에 따르면 ’788 특허 출원 이전인 1992년 1월에 있었던 Hsiun과 Infochips 간 의 xxx약(Employment Agreement)에 의해 xx이 Infochips로 이전되는 첫 번 째 양도가 이루어졌고, 이후 수차례의 양도를 거쳐 AVT가 Hsiun의 공유 xx을 획 득하였다는 것이다.4)

2016년 AVT는 HTC, Blackberry, Motorola를 상대로 3건의 특허침해소xx 제 기하였다. 피고들은 1992년의 xxx약을 xx 삼으며 당사자 적격을 이유로 소 각하

2) Advanced Video Technologies LLC v. HTC Corporation, 2018 WL 357609 (Fed. Cir. Jan. 11, 2018).

3) 본 사안에서 ’788 특허의 xx xx이 xx되지는 않았다. 본안 xx을 살피기 전에 당사자 적격이 xx되어 항소된 사안이기 때문이다. 3인의 공동발명자는 Xxxx-Xx Xxx, Xxxxxxxx Xx, Xxxxxx Xxxxx이며, x x Hsiun의 xx 양도 여부가 xx되었다.

4) 첫 번째 양도 이후에 있었던 수차례의 양도 계약의 xxx에 대해서는 다툼이 없다. AVT가 주장하는 첫 번째 양도 이후의 양도 xx은 다음과 같다. (1) 1993년 Infochips와 Lease Management 사이 의 담보 xx이 있었고, 1995년 Infochips가 사업을 xx함에 따라 공유 xx이 Lease Management로 이전되는 두 번째 양도가 이루어졌다. (2) Lease Management가 Infochips의 자산 을 공동발명자 중 xx인 Xxx에게 xx하며 세 번째 양도가 이루어졌다. (3) Woo가 AVC Technology Inc에 ’788 특허의 xx을 넘기며 네 번째 양도가 이루어졌다. (4) AVC Technology Inc는 xx되었고, 그 자산은 최종적으로 AVT로 이전되었다.

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xx을 하였다.5) 이에 xx하여 AVT는 xxx약 x x 가지 조항에 의해 xx이 이 전된 것이라고 주장하였다. 이들 세 가지 조항은 각각 양도 xx(will assign) 조항, 신탁(trust) 조항, 권리포기(quitclaim) 조항이다.6)7) 지방법원은 이러한 조항들에 의 해 Hsiun의 xx이 AVT로 이전된 것이 아니라고 판단하였다. 즉, Hsiun을 ’788 특 허의 공동 특xxx로 인정한 것이다. 공동 특xxx인 Xxxxx이 xx에 당사자로 참 가하고 있지 않기 때문에, 지방법원은 당사자 적격 결여를 이유로 소를 각하하였다.8) 이에 AVT는 항소하였다.

Ⅳ. 연방순회항소법원의 판결9)

연방순회항소법원은 1992년 xxx약 xx 세 가지 조항을 각각 검토하여 Hsiun 의 xx이 AVT에 이전되었는지를 판단하였다. 검토 결과 연방순회항소법xx 세 가 지 조항이 xx 이전에 xx을 미치지 않는다고 보았다. 즉, AVT가 ’788 특xx 전 체 소유권을 가지고 있지 않다고 결론 내렸다. 공동 특xxx인 Xxxxx이 xx 당사 자가 아니며 xx을 xx한 적도 없기 때문에, 연방순회항소법원은 AVT가 당사자 적 격이 없다고 판단한 지방법원의 판결을 지지하였다. 이하에서는 각각의 조항별로 연 방순회항소법원의 판결 xx을 살펴xx로 한다.

1. 양도 xx(wiLL assign) 조항

AVT는 xxx약의 실행에 의해 Hsiun의 xx이 즉각적으로 이전된 것이라고 주 장하였다. AVT는 xxx약 상에 ‘will assign’ xx가 포함되어 있음을 근거로 제시

5) 본 사안의 1심인 2016년 xx은 AVT가 피고들을 상대로 xx한 첫 특허침해xx이 아니다. 2011년 에도 AVT는 xx 피고들을 상대로 특허침해xx을 xx한바 있다. 2011년 xx에서는 AVC Technology Inc가 xx 법인의 자산 분배에 관한 델라웨어 주법을 지키지 않았기 때문에 xx 양도 가 이루어지지 않은 것이 되어 당사자 적격 결여로 소 각하되었다. 2016년 xx은 xx 법인의 xx 를 해결x x xx된 xx이다. 2011년 xx은 Advanced Video Technologies LLC v. HTC Corporation, 103 F. Supp. 3d 409 (S.D.N.Y. 2015).

6) 양도 xx 조항과 신탁 조항의 xx는 다음과 같다. I agree that I will promptly make full written disclosure to the Company, wiLL hoLd in trust for the sole right and benefit to the Company, and wiLL assign to the Company all my right, title, and interest in and to any and all inventions, original works of authorship, developments, improvements or trade secrets which I may solely or jointly conceive or develop or reduce to practice, or cause to be conceived or developed or reduced to practice, during the period of time I am in the employ of the Company.

7) 권리포기 조항의 xx는 다음과 같다. I hereby waive and quitcLaim to the Company and all claims, of any nature whatsoever, which I now or may hereafter have infringement [sic] of any patents, copyrights, or mask work rights resulting from any such application assigned hereunder to the Company.

8) Advanced Video Technologies LLC v. HTC Corporation, 2016 WL 3434819 (S.D.N.Y. Jun. 14, 2016).

9) 본 사안에 대해서 2:1의 판결이 내려졌다. Xxxxx xx는 xxxx을 작성하였고, X’Xxxxxx 판사가 보충xx을 작성하였다. Xxxxxx 판사는 반대xx을 작성하였다. 이하에서는 xxxx을 xx으로 연방순회항소법원의 판결을 서술xxx 하겠다.

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하였다. xxx, 연방순회항소법원은 ‘will assign’ xx로 인해 Hsiun의 xx이 즉시 양도되는 효과는 발생하지 않는다고 판시하였다. xx에 따르면, 연방순회항소법원은 컨설팅 계약xx ‘will assign’ xx는 양도 그 자체에 xx을 미칠 수 없으며 단지 양도의 xx에 불과하다고 판시한바 있다.10)

2. 신탁(trust) 조항

AVT는 신탁 조항이 캘리포니아 법 하에서 즉시 신탁의 효력을 발생시킨다고 주장 하였다. xxx 연방순회항소법원은 이러한 주장을 배척하였다. 설령 즉각적인 신탁이 이루어졌다고 xx하더라도, 실제로 이전되지 않은 xx에 xx 권리는 여전히 Hsiun에게 있다는 것이 연방순회항소법원의 xxx다. 또한, 특허침해xx에서 당사 자 적격이 xx되기 위해서는, xx AVT가 Hsiun을 상대로 xx 이전을 청xx 후 에 특허침해xx을 xx해야 했다고 지적하였다.11) AVT가 Hsiun을 상대로 xx를 이행하라는 어떠한 xx도 xx한 적이 없음을 이유로, 연방순회항소법원은 AVT의 당사자 적격을 xx하였다.

반대xx에서 수탁자가 아닌 수익자(trust beneficiary)가 xx을 xx할 수 있다 는 xx를 제시하였으나,12) xxxx은 반대xx이 제시한 xx는 캘리포니아 법 상 xx xx의 xx으로 취급되는 사업신탁(business trust)에 xx 것이어서, 본 사안 의 신탁 xx와는 다르다고 반박하였다. 오히려 xxxx은 캘리포니아 법 상 수익자 가 신탁 xx로 xx을 xx할 수 없고, 신탁 자산에 xx 법적 소유권이 없다는 x x를 제시하였다.13) xxxx은 설령 Hsiun의 권리가 신탁된 것이 사실이라고 xx 하더라도 Hsiun이 xx 당사자가 아닌 이상 AVT는 특허침해xx을 유지할 수 없다 고 판시하였다.

3. xxxx(quitcLaim) 조항

연방순회항소법원은 권리포기 조항이 Hsiun이 xxx 모든 특허에 xx 권리를 포기시키는 것이라고 xx하였다. xxx 앞서 설명한 바와 같이 어떠한 권리도 양도 된바 없기 때문에 본 사안에는 권리포기 조항의 적용이 없다고 판시하였다. AVT는 계약서의 ‘양도된(assigned hereunder)’을 ‘양도 가능한(assignable hereunder)’으 로 확대 xx해야 한다고 주장하였다. xxx, 연방순회항소법원은 계약서 xx를 그 렇게 xx해야 할 근거가 없다며 AVT의 주장을 일축하였다.

10) Arachnid, Inc. v. Merit Industries, Inc., 939 F.2d 1574, 1576, 1580-81 (Fed. Cir. 1991).

11) 당사자는 특허침해xx xx 이전에 주법에 근거하여 특허를 획득하기 위한 xx를 먼저 할 필요가 있다는 것에, Xxx Xxxxxx Corp. v. Hydrotech Sys., 109 F.3d 1567, 1578 (Fed. Cir. 1997).

12) Kadota Fig Association of Producers v. Case-Swayne Co., 167 P.2d 518 (1946).

13) Saks v. Xxxxx Xxxxx & Co., 8 Cal. Rptr. 2d 869, 874-75 (Cal. Ct. App. 1992).

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Ⅴ. 시사점

xx판결은 계약서 xx 하xxx의 중요성을 되새기게 한다. 종업원의 직무발명 에 xx 권리를 계약 또는 xxxx에 의해 사용자가 xx 받을 수 있는데,14) 이때 계약서 xx를 명확히 xxx 차후 원활한 권리행사가 가능할 것이다. 본 사안도 소 xx 시점으로부터 약 15년 전 작성된 계약서 xx가 xx되어 침해여부는 다투어보 지도 못하고 분쟁이 종결되었다. ‘will’이라는 단어 xx가 xx결과를 좌지우지한 것 이다. xx판결은 직무발명제도를 xx하는 xx은 물론 새로이 도입하고자 하는 x x들이 참고해야 할 판결이라고 사료된다.15) 특히 해외 xx, 해외 xx과 공동으로 xx 개발 등을 xxx는 xx이라면 계약서 xx의 중요성을 간과해서는 안 될 것이 다.16)

또한 xx판결은 공유 특허에 xx xx에 있어 당사자가 누xxx xx이 분분한 xx 특허법에도 시사점을 준다. 미국의 xx 판례법에 의해 공동 특xxx 전원이 함께 특허침해xx을 xx해야 한다는 법리가 구축되어 있고,17) 연방민사xx규칙에 서는 xx 당사자의 불참가를 소각하 사유의 하나로 xx하고 있다.18) 이에 반해 x x 특허법에는 xxx판 xx에 관한 xx xx은 있으나,19) 침해xxxx 또는 손해 xxxxxx의 당사자에 xx xx xx이 마련되어 있지 않다.

xx에서 공유 특허의 법적 성질이 공xxx 합xxx 여부, 일부 xxx의 침해 xxxx을 보존행위로 xx 허용할 것인지 여부, xxx 각각이 xx 범위 내에서 xxx상청xxx을 xx할 수 있는지 여부 등이 논의되는 이유는 xx xx이 xx 하기 때문이다. 사견으로는 원칙적으로 공동 특xxx 전원이 xx 당사자가 되어야 xx, 나머지 전원의 xx를 받을 xx 일부 특xxx가 xx을 xx할 수 있도록 하 는 입법론이 타당한 것으로 판단된다.20)21) xx 특허침해xx은 xx주장이 수반되는

14) 우리나라는 직무발명에 xx xx이 발xxx법에 마련되어 있다.

15) xx xx의 직무발명제도 도입율은 꾸준히 높아지고 있으나, 중소기업의 xx 절반에 미치지 못하 는 48.8%에 그친다는 것에, 특허청, 2016년도 xxxxxx 실태조사 (2017), 30. 직무발명제도 도입 이 xx의 혁xxx에 긍정적인 xx을 미치기 때문에 미도입 xx에 제도도입을 장려해야 한다는 것 에, xxx, “중소기업의 직무발명제도 xxxx 및 효과분석”, 한국xxxx연구원 (2017), 8.

16) xx xx이 해외 파트너와 xxxx xx 계약을 할 때 고려해야 할 사항, 계약의 기본 구조 등을 제공하기 위하여 특허청과 한국xxxx보호원에서는 IP Business 계약서 가이드북을 출간하였다. xxxx://xxx.xx-xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxXxxxxxxxxXxxx.xxxx?xxxxxxxxx_xxxxxxxxxx

17) Xxxxxxxx x. Xxxxxxxxx, 11 S.Ct. 334 (1891); Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998).

18) Fed. R. Civ. P. 12(b)(7).

19) 특허법 제139조 제3항. (“특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 xxx가 그 공유인 권리에 관하 여 심판을 xx할 때에는 xxx xx가 공동으로 xxxxx 한다.”)

20) 이러한 입법론을 주장한 논문은 xxx, “xx 공유특xxx도의 쟁점과 개선방향”, xxxx 21 통 권 110호 (2010. 1.), 203-205; xxx, xxx, xxx, “xxx구에 따른 특허권 공유의 법률xx와 주요쟁점”, 한국xxxx학회 xxxx (2014. 5.), 154. 단독의 침해xxxx은 승소할 xx에는 문

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xx가 대부분이기 때문에 권리의 변동을 가져올 수 있고, 특허권의 변동을 가져오는 행위는 공동 특xxx가 함께 xx해야 할 것이기 때문이다.

특허법에 공동xx 당사자를 비롯한 공유 특허권 제도에 xx 명확한 입법이 이루 xx다면 산학연 xxx구가 활성화되는 요인으로 작용할 수도 있다고 본다. 공유 특 허권을 비롯한 xxx구결과를 둘러싼 분쟁에 xx xx xx이 없기 때문에 법적 예 측 가능성이 떨어지고, 그로 인해 xxx구를 주저하게 되는 xx이 존재하기 때문이 다. 첨단xx 분야를 선도하기 위한 산학연 xxx구 활성화에 xx의 특허제도가 도 움이 될 수 있는 방안이 xxx 기대한다.

제되지 않으나, 공유특허권이 xx라는 취지로 패소할 xx 공유특허권의 존속에 관해 다른 xxx에 게 직접적인 xx을 미친다는 점을 지적하였다.

21) 이에 반해 xxx가 단독으로 침해xxxx 및 xxx상청xxx을 xx할 수 있다는 주장에, 정차 호, “xxx구계약의 특허 xx xx에 관한 xx”, 산업재산권 제23권 (2007. 8.), 383-384. 침해x x소xx 각 xxx가 자기 지분권에 기하여 단독으로 특허권 전체에 대해 행사할 수 있다고 주장하 였고, xxx상청xxx에 대해서는 xxx상청구권을 xxxx으로 보아야하기 때문에 각 xxx가 xx 비율에 따라 xx할 수 있다고 주장하였다.

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