P1811GU2A
글로벌 라이센스 계약
로열티(Royalty) 조항
P1811GU2A
손에 잡히는특허Report
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라이센스 경과 및 계약서
라이센스 경과
라이센시 측의 계약서
해외xx이전 시의 검토사항
주요 xx
| 로열티의 xx 및 결정방법 |
| 라이센서와 라이센시의 입장에서 로열티의 xx |
| 로열티의 분류 |
| 판매액 로열티 |
| 대물 로열티 |
| 선급금 및 세금 |
| 로열티의 감액 |
| 로열티와“독점xx 및 공xxx에 관한 법률”과의 xx |
| 특허가치의 평가 또는 로열티의 결정기법 |
| 로열티의 협상xx |
| 최저 로열티 |
| 로열티 xx 주요 xx |
| 예문 |
| 유의사항 라이센서의 xx |
xxx의 xx, 보xxx, 지불, xxxx, 감사
라이센시의 협상안 및 계약서..
의의 및 xx.
주의사항 및 라이센서의 xx
라이센스 경과 및 계약서
1. 라이센스 경과
특xxx(Fact Issue) ● Home Network Computer xx 하기 특허 및 그 Family 및 xxx xx - 등록특허 : USP 8,795,432 - 출원중특허 : 11/345,678, 11/456,789 ● xx 특허는 정부 xx을 받은 과제로 총 xx개발 비는 2년간 10억원이고, 정부 출연금은 8억이었음 ● 과제 결과로 3개의 특허가 한국, 일본, 미국 3개국 에 특허 등록 및 출원 xx ● 특정 xx개발 사업의 xx에 따라 xx이전 x x 부출연금 이상을 5년 내에 납부xxx 함 ● xx의 개발자는 Hankook xx 전자공학과 xx ABCxx로 특허에 xx 권리는 산학협력단이 xx xx 받은 xx임 ● 등록된 특허의 만료일은 2020년 5월 1xx | 실시권자 (Fact Issue) ● YYY회사는 미국 Ohio주 Madison시티에 xx함 ● 2009년 xx 미국에 30만대를 대당 100달러에 판매 할 것으로 xx 됨 ● 미국 외 일본, 유럽, 중남미에도 연간 10만 대씩 판매 계획을 하고 있음 ● 432특허에 대해서는 자사 제품이 일xxx 침해된다 고 내부분석을 마친 xx임 ● Hankook xx 산학협력단이 xx하고 있는 특허뿐만 아니라 프로그램소스에 xx xxx를 적용시에 제작 xx이 감소할 수 있을 것으로 보고 있음 |
특xxx(협상 목표) ● Initial Fee xx 원함 ● 비배타적 실시권(Nonexclusive License) 허여 xx ● Field of use에 특허 제품으로 xxx기를 원함 (가정용) ● 향후 시장의 급격한 성장이 xx되므로 Lump Sum Royalty 보다는 Running Royalty를 xx함 ● 대당 로열티는 최소한 2% 원함 ● 국내 xx과의 라이센스계약 시 xx보증 xx로 xx에 휘말린 사례가 있기 때문에 xx에 xx 면책 을 해주지 않기를 원함 | 실시권자(협상 목표) ● 대당 0.8% 선에서 계약하기를 희망함 ● 향후 Business가 급성장하고 미국 외 국가에도 제품이 판매될 것으로 보이므로 Lump Sum 계약 하기를 원함 ● xxxx을 확실히 받기를 원함 ● 세금은 특xxx가 xx를 원함 |
협상경과 ● YYY회사는 협상 중 자사가 판매하는 xx xx의 70% 선에서 특xxx에게 공개함 ● 특xxx는 지속적인 수입 xx 및 향후 급성장이 xx되므로 Running Royalty 를 요구함 ● 특xxx는 R/R를 2.5% xx하고, YYY회사는 대당 0.5% 제시함 ● YYY회사는 미국시장에서 자사가 배타적 실시권(Exclusive License)을 가지기 원함 ● 특xxx는 배타적 실시권을 허여하는 xx 반대 급부로 Initial Fee를 요구함 ● YYY회사는 배타적 실시권 및 특xxx가 가지고 있는 xx에 xx xx을 요구함 ● 계약기간은 특xxx는 xx를 원했으나, 실시권자는 R/R일 때는 단기를 요구함 | |
합의사항 ● 계약기간 : 2011년 12월 29일부터 3년간 ● 가정용에 한하여 배타적 실시권 허여 ● Initial Fee : $500,000 ● R/R : 1.2%/대당 | |
라이센스 경과 및 계약서
2. 라이센시 측의 계약서
Patent License Agreement
This Agreement is by and between Industry-Academic Cooperation Foundation of Hankook University (hereinafter called “IACF”) having an office at Shinchondong 340, Seoul, Korea, (hereinafter called “Licensor”), and YYY Company having an office at 126 W Main St, Madison city, Ohio, USA, (hereinafter called “Licensee”) and Licensee and Licensor hereinafter referred to individually as “Party” or collectively as “Parties”.
Whereas
A. IACF owns all right, title and interest in and to the Licensed Patents (as defined below) that were developed at the University of Hankook
B. Licensee desires to gain rights under the Licensed Patents and to commercialize products and services covered by the Licensed Patents in the Field (as defined below); and
C. IACF is willing to grant and Licensee accepts a license under the patent right restricted to the Field in accordance with the terms and conditions set forth in this Agreement.
NOW, THEREFORE, in consideration of the premises herein, the Parties
agree as follows:
1. Definition
1.1 “Effective Date” shall mean December 29, 2011.
1.2 “Licensed Patents” shall mean US Patent 8,765,432 Patent, Pending Patent Number 11/345,678 and 11/456,789 entitled “Multimedia Home Network Computer” (respectively the ‘432 Patent’, ‘678Patent and the ‘789 Patent’) including any
로열티(Royalty) 조항
Key Point
● 라이센서와 라이센시의 입장에서 각각 로열티의 xx를 이해한다.
● Initial Fee의 xx를 이해한다.
● 독점xx 및 공xxx에 관한 법률, 기타 법률상 로열티가 xx가 되는 xx를 알아본다.
● xx xxx의 xx와 xx 이유를 이해한다.
● 국제 라이센스 계약에 있어서 xx징수 세금에 대해서 이해한다.
1. 라이센시의 협상안 및 계약서
1) 협상안
• 협상xx
− 라이센서(한국xx 산학협력단)는 지속적인 수입 xx 및 향후 급성 장이 xx되므로 Running 로열티를 요구함.
− 라이센서는 대당 로열티로 2.5%를 xx하고, 라이센시(YYY 회사) 는 0.5%를 제시함.
− 라이센서는 배타적 실시권(Exclusive License)을 허여하는 xx, 반대 급부로 Initial Fee를 요구함.
− 계약기간에 대해 xxxx는 xx를 원했으나, xxxx는 Running 로열티일 때에는 단기를 요구함.
• 협상결과
− 계약 기간
계약 기간은 2011년 12월 29일부터 3년간으로 함.
− 계약 금액
Initial Fee를 $500,000 지불하고, Running 로열티는 1.2%/x x.
2) 계약서안
로열티조항
• 특xxx는 자신의 특허를 독점, 배타적으로 xx, 처분 할 수 있는 권리를 가지는데 누구든지 특xxx의 허락 없이 그 특허를 무단으로 xx하면 특허침해를 xxx여 법원의 판결에 의해 강제적으로 침해행위를 중지하고 침해에 따른 특xxx의 손해를 배상xxx 한다.
• 이러한 점에서 라이센서(특xxx)와 라이센시(실시권자) 사이에 체결된 라이센스 계약에 있어서 계약 xx, 허여된 실시권의 성격, 범위에 따라 특허의 xx 대가로서 로열티를 지불한다.
• 즉, 특허 라이센스 계약에 의거하여 라이센서의 라이센시에 xx 권리xx의 대가로서 이러한 반대급부를 일반적으로 “로열티(Royalty)” 또는 “실시료”라고 부른다.
2) 라이센서와 라이센시의 입장에서 로열티의 xx
• xxx는 라이센서와 라이센시의 각자의 입장에 따라 다음과 같이 다른 xx를 갖는다.
[표] 라이센서 및 라이센시 입장에서 로열티의 xx
라이센서 입장 | 라이센시 입장 |
① 라이센시에게 제공된 편익에 xx xx ② 라이센서가 그의 권리를 위해 투자한 금액에 xx 투자xx ③ 라이센서가 xx 혹은 포기한 xx에 xx xx ④ 라이센시가 거둔 성공의 분배 | ① 라이센시가 대체xx 개발에 따른 위험부담을 xxx하는 것에 xx 반대급부 ② 라이센서 권리의 침해에 xx 벌칙 ③ 라이센서가 xx한 권리 xx(xx 등)의 xx 대가 ④ 라이센서가 개척한 시장에 xx하는데 xx 입장료 |
3. 주요 xx
1) 로열티의 결정방법
• 라이센스 계약의 실무에 있어서 가장 복잡하고 당사자 쌍방에게 중요한 의의를 갖는 것은 로열티에 관한 xx이다. 그 때문에 로열티에 대해서는
[표] 로열티 지급 xx
x x | xxx율 |
① Initial Fee와 매년 또는 반년, 4분기(3개월)마다의 xx 로열티와의 조합(Initial Fee + Running Royalty)에 의한 지불 | 40.5% |
② 일률xx의 xx 로열티(Running Royalty)에 의한 지불 | 31.7% |
③ 1xx(Lump Sum)에 의한 지불 | 32.7% |
④ 체감xx의 xx 로열티(Running Royalty)에 의한 지불 | 3.7% |
⑤ 매년, 반년마다의 최저 로열티와 xx 로열티의 조합(Minimum Royalty + Running Royalty)에 의한 지불 | 2.4% |
3) 판매액 로열티
• 기본 사항
− xx방법
판매액 로열티는 대상물의 판매가격에 요율을 곱한 것이다. 요율에 곱하여지는 것, 즉 “대상물의 판매가격”을 로열티 xx의 xx라고 부르는 xx가 있다.
− 대상물
로열티 지불의 대상물은 “계약제품”이다. 대상물은 용이하게 파악할 수 있는 물건을 xx하는 것이 xx상 편리하다. 합리적 이유가 없음에도 허락특허와 전혀 xx한 물건 또는 허락특허가 부품에 관한 것인 xx에 당해 부품을 포함한 제품(조립품)을 대상물로 xx하는 것도 타당하지 않다. 그것은 허락특허를 xx하지 않은 제품 또는 제품 부분에 대해서도 로열티를 부과하는 것이기 때문이다. 더욱이 특허제품의 경쟁품도 대상물에 포함시키는 xx도 있는데 이 xx에는 불공xxxxx xx에 유의할 필요가 있다.
− 대상물의 단위
대상물의 단위로서는 개수, 면적, 체적, xx, xx, xxx 기타 여러 가지가 있고, xx 및 제품의 특성에 따라서 xx된다. 예를 들면 xx장치 등에 대해서는 개수, xx물질에 대해서는 xx(kg) 또는
이러한 계약제품에 대해서도 다음중 xx를 로열티 xx의 xx로서 xx하는 xx가 많다.
① 자회사 등의 재판매가격
② 라이센서와 xxx x3자에게 판매한 가격
xxx xx시장가격xx 계약제품과 동등한 제품에 대하여 xx 하는 통상의 시장가격을 말한다. 라이센시가 계약제품의 전부를 자신이 xx하거나 판매하지 않은 xx에는 계약제품의 판매가격은 xx하지 않으므로 xx시장가격을 로열티 xx의 xx로 하는 xx가 있다. 그러나 “계약제품과 동등한 제품”이 무엇xx에 대하여 당사자 간의 xx이 xx할 수 있다. 임대의 xx에는 임대료를 로열티 xx의 xx로 하는 xx도 있다.
− xx 로열티를 지불한 계약제품에 관한 매매계약이 xx된 xx
③ xx시장가격
이 xx에는 라이센시는 당해 계약제품에 대해 xx 지불한 로열티액을 후에 지불해야 할 로열티액에서 공제할 수 있음을 xx하는 xx가 많다.
• 요율(Rate)
실시요율은 다음과 같이 분류된다.
[표] 실시요율 분류
xx요율 | − 계약기간을 통하여 동일한 요율을 적용하는 xx이다. |
체감/체증 요율 (개별요율) | − 예를 들면 실시의 증대에 대하여 요율을 체증 또는 체감시키는 xx이다. |
xx요율 | − 허락발명의 권리화 단계(출원 후, 특허등록 후 등), 계약제품의 크기· xxx 등, 실시지역, 실시분야, 국내판매 제품xx, xx제품xx 등의 차이에 따라 각각 다른 요율을 부과하는 xx이다. |
차별요율 | − xx의 라이센시가 존재하는 xx에 각 라이센시에 대하여 각각 다른 실시요율을 적용하는 xx이다. − 차별로열티는 xx에 따라 “독점xx 및 공xxx에 관한 법률”xx 불공xxx행위(차별취급) 및 부당한 xx제한에 해당할 염려가 있다. |
• 로열티의 발생xx
부담하게 될 xx는 세금 부담만큼 로열티 금액은 늘어난다.
[표] 라이센시가 세금을 부담xxx 합의할 xx 사례
사례1 | - 한국 乙 사가 일본 甲 사에게 100xx의 xx로열티를 지급한다고 xx하고 이에 따르는 xx징수세액을 전부 乙 사가 부담하기로 합의하였다고 하면, 乙 사의 추가부담 로열티는 다음과 같이 xx한다. |
xx | - 당해 로열티 과세표준(T):T-(0.1×T)=100xx. T=111xx - xx징수세액=111xx×0.1(10%)=11xx - 일본 甲 사에 지급할 금액=100xx - 乙사의 총 부담금액=甲사 지급금액+세금부담액=100xx+11xx=111xx - 乙 사의 추가부담 로열티=111xx-100xx=11xx |
검토 | - 乙 사로서는 11xx의 추가부담이 있게 됨으로 xx 불리하게 된다. 이러한 xx징수세금은 자신부담액에 대하여 부과xxx 할 것이나, xx징수 부과 xx를 잘 모르거나 협상능력이 부족하여, 본 사례1의 xx와 같이 xx징수 세금을 추가로 부담하게 되는 xx가 더러 있다. |
− 라이센서가 세금을 부담xxx 합의할 xx
[표] 라이센서가 세금을 부담xxx 합의할 xx 사례
사례2 | - xx 사례1에서 乙 사가 甲 사에 지급할 xx로열티 100xx에 xx xx징수 세액을 라이센xxx 로열티의 수령자인 甲 사가 부담하기로 합의하였다면, 乙사가 甲사에게 지급할 로열티 금액은 다음과 같다. |
xx | - 로열티 과세표준 : 100xx - 적용 xx : 10%(xxx세xxx 제xxx) - 지급할 로열티 = 로열티-xx징수세액 = 100xx-(100xx×0.1) = 100xx-10xx = 90xx |
검토 | - 당사자간의 xx징수세액 부담에 관한 명시적인 합의가 없을 xx라면 xx 곤혹스런 xx가 될 수 있으니, 원칙적으로 세금은 xx이 있는 자(얻는자) 가 부담한다는 것이 널리 xx되고 있음으로 로열티의 지급자는 법규가 xx 세금을 공제하고서 지급해도 법적으로는 큰 xx가 없다고 보고 있다. |
• Studiengesellschaft Kohle, M.B.H., v. Shell Oil Co.
xx | − Studiengesellschaft Kohle, M.B.H., v. Shell Oil Co. |
사실xx | − 특xxx 후에 라이센스를 받은 라이센시(Shell)가 특정 방법으로 xx한 제품에 xx 로열티를 지불하지 않고, 또한 보xxx도 태만히 하여 라이센서(SGK)로부터 계약xx를 당한 후 xx된 특허침해xx에서 해당 특허의 xx를 주장하였다. |
판시xx | − Shell과 같은 라이센시는 로열티 지불을 실제로 xxx고, 지불정지의 이유가 xx xx 범위가 xx로 판단된다고 라이센서에게 통지하기까지는 Lear판결에 의한 xx를 받을 수 없다. |
• MedImmune, Inc. v. Genetech, Inc.
xx | − MedImmune, Inc. v. Genetech, Inc. |
판시xx | − 라이센시가 계약에 위배하여 로열티의 지불을 중지하는 xx 특xxx로부터 제소당하여 침해에 xx 고의 xx, 3배 xxx 지불위험이 있으므로 특xxx를 확신하여도 마지못해(under protest) 로열티를 지불하게 된다면‘실제의 분쟁(actual controversy)’이 발생한 것이라고 설시( 說 示 )하여 CAFC의 판결를 번복하였다. 그 결과 향후 라이센시는 로열티를 계속 지불하면서도 특xxx·비침해확인xx xx가 가능하다. |
(4) 일본에서의 전개(東京地判, 1982.11.29) (xx 확정시 로열티 반환여부)
• 사건 개요
− 1973.12.28. 식품포xxx에 xx 실용신안권 비배타적 실시허락계약 체결(지급한 계약금과 로열티는 이유를 불문하고 반환하지 않는다는 특약 있음)하였다. 계약금은 4xx엔이고, 1974.10~1976.6 로열티 2,824만엔 지급하고, 1976.7.19. xx심결되고, 최고재판소에서 1980.1.24.에 확정되었다(3년반 xx 로열티 지급하지 않음). 원고는 착오에 의한 xx확인과 xx적으로 부당xx반환xx를 xx하였다.
Article (Royalty)
1. During the term of this Agreement, licensee shall pay an annual minimum royalty of at least the amount listed below:
(a) First Year US $500,000
(b) Second Year US $600,000
(c) Third Year US $700,000
(d) Each year after Third Year US $750,000
2. The annual minimum royalty set forth above shall be paid within fifteen (15) days after the end of each quarterly period ending March 31, June 30, September 30, December 31.
The first payment of annual minimum royalty under this Agreement shall be paid on or
before the th day of , 2009.
x x (로열티)
1. 본 계약의 xxx간 중 xxxx는 적어도 하기의 연간 최저 로열티를 지불하는 것으로 한다.
(a) 제 1년도 50만 미국 달러
(b) 제 2년도 60만 미국 달러
(c) 제 3년도 70만 미국 달러
(d) 제 4년도 75만 미국 달러
2. xx의 연간 xx xxx는 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일에 종료하는 각 사분기의 종료일로부터 15일 이내에 지불되는 것으로 한다.
본 계약하의 연간 최저 로열티x x 1회 지불은 2009년 x x까지 지불되는 것으로 한다.
[예문]
• xx 예문은 xx에 걸친 연액 최저 로열티와 지불방법의 xx에 관한 것이다.
− xx에 걸친 최저 로열티 지불 합의의 리스크
본 예문은 xx에 걸친 최저 로열티 지불을 xx xx이다. 실무적인 측면에서 라이센스 계약 기간의 갱신(연장), xx xx가 라이센시에 의해 어떻게 가능할지의 여부를 형평성 측면에서 검토해야 할 사항이다. 소프트웨어의 xx에서 xx 중에 시장이 격변해 버려서
“신고”
xxx약의 경감xx(한국이 체결한 xxx약에서는 10%가 xx) 의 적용을 받기 위해서는 제1회의 지불(송금)x x하기 이전에 xx 세무서에 그 적용을 받고 싶다고 하는 신고를 행한다. 이 신고를 하지 않고 송금하면 통상의 20%의 xx징수세가 행해져 버린다.
xxx약이 있다고 해서 자동적으로 경감xx의 적용을 받는 것은 아니다. 신고를 행한 명의인은 xx을 얻는 외국인 라이센서이다. 실무면에서는 xx를 라이센시가 행하는 것이 통상xxx, 신고인의 사인은 어디까지나 라이센서가 해야 한다.
[예문]
Any tax arising from the separate business activities conducted by licensee and licensor pursuant to this Agreement shall be borne and paid by the party upon whom such tax is imposed by applicable law.
본 계약에 따라 라이센시와 라이센서가 xx하는 개별 xxxx에서 발생하는 세금은 적용법에 의하여 그 세금이 부과되는 당사자가 부담하고 지불한다.
• xx 예문은 각각의 세법에 따라 과세된 당사자가 세법에 따라 지불 및 부담에 관한 것이다.
− “the party upon whom such tax is imposed by applicable law.” 세금과 관련한 법률은 어느 국가에서나 세금부담자를 xx하고 있다. 납세자가 각각 부담하여 납세한다는 취급xx이다.
− “shall be borne and paid by”
세금조항에는 지불주체와 xx적인 부담주체x x 가지 포인트가 있다. “bear”는 부담자를 결정하는 용어이며, “pay”는 지불자를 결정하는 용어이다.
− xx징수세의 xx
판매점계약, 매매계약, 주주간계약, 사업매매계약 등 당사자가 독립한 계약xx이며, 더욱이 xx징수세의 xx가 없는 xx에는 본 예문의
로열티조항
13. 세금
13.1 라이센서가 본 계약의 지불금에 부과되는 모든 세금을 부담xxx 한다. 단 xx 법에 의해 xx되어진다면, 라이센시는 본 계약에 따라 라이센시에 의해 이행될 지불금에 부과되는 세금을 xx징수xxx 하고, xx xx 당국에 xx징수 금액을 즉시 납부xxx 하며, 라이센시에 의해 지불된 xx징수 세금에 대해 라이센서의 세금 공제 xx를 지원할 수 있도록 충분한 것으로, xx xx 당국에 의해 발행된 xx 세금 영수증 또는 기타 증거를 xx 당국의 발행일로부터 30일 내에 라이센서에게 xxxxx 한다.
• 세금 조항이 통상적으로 xx되어 있어 xx사항은 없다.
Key Point xx | |||
● 특허라이센스 계약에 의거 xx를 지닌다. | 하여 라이센서와 라이센시의 입장에서 로열티는 하기와 같은 | ||
라이센서 입장 | 라이센시 입장 | ||
① 라이센시에게 제공된 편익에 xx xx ② 라이센서가 그의 권리를 위해 투자한 금액에 xx 투자xx ③ 라이센서가 xx 혹은 포기한 xx에 xx xx ④ 라이센시가 거둔 성공의 분배 | ① 라이센시가 대체 xx 개발에 따른 위험부담을 xxx하는 것에 xx 반대급부 ② 라이센서 권리의 침해에 xx 벌칙 ③ 라이센서가 xx한 권리 xx (xx 등)의 xx 대가 ④ 라이센서가 개척한 시장에 xx하는데 xx 입장료 | ||
● Initial Fee는 계약 발효 시 또는 xx기간 내에 계약제품의 생산, 판매, xx 등에 따른 로열티지불xx의 발생xx와 xx없이 독립적으로 지불되는 금액으로 xx적으로는 당해 xx의 이전을 위한 최소 필요xx 및 당해 xx의 R&D xx 미xx분에 xx xx이라 볼 수 있다. - Initial Fee에는 하기의 전부 또는 일부가 포함된다. ① 권리금전인 것 ② xx개발비의 일부 ③ 계약체결xx/계약xxxx ④ 로열티를 지불하지 않을 xx의 보증금 ⑤ 선불로열티 ⑥ 이외 특허료, 출xxx, 특허분쟁xx, 특xxx금, 과거의 특허침해에 xx xxx상 등 | |||
● 하기의 xx는“독점xx 및 불공xxx에 관한 법률”및 기타 법률에 비추어 불공정 xx행위 등으로 xx될 수 있다.
- 불공정 xx행위 등으로 xx될 수 있는 xx는 하기와 같다.
① 지나치게 고액의 로열티 부과하는 xx
② 특허품 이외의 제품에 대해 로열티 부과하는 xx
③ 허락특허의 전부가 소멸한 후에 로열티를 부과하는 xx
④ 허락특허의 일부가 소멸한 후에 xx의 로열티를 부과하는 xx
⑤ 차별 로열티를 부과하는 xx
⑥ 라이센서가 그 우월적 지위를 xxx여 허락특허에 xxxxx 존재하는 것을 알면서 라이센시에 대하여 로열티의 지불을 xx하는 행위의 xx
● 최저 로열티란 어느 기간 중에 발생한 실적 로열티의 총액이 xx 금액에 미달되는 때에 라이센시는 그 차액을 라이센서에게 지불할 것을 약속하는 xx가 있는데, 이 xx의 xx 금액을 최저 로열티라 한다.
- 라이센서가 최저 로열티를 xxx는 이유는 경솔한 xx도입 계획 및 경쟁자의 출현의 xxx을 목적으로 하는 라이센시의 도입의도를 사전에 좌절시킬 수 있을 뿐만 아니라 라이센시의 불성실한 실시 등에 의한 로열티 수입의 감소에 대하여 최저한도의 보증이 될 수 있기 때문이다.
● 라이센시가 라이센서에게 지불하는 로열티에 xx징수 세금이 포함되어 있는지 아닌지는 xx간의 계약 합의에 따라 결정될 것xxx, xx의 라이센시가 타국의 라이센서에게 로열티를 지불할 xx xx징수 세금은 세법의 xx에 따를 것이고 xx간에 xxx약이 체결되어 있는 xx에는 해당 xxx약에 따른 xx징수 세금이 xxx다.
- 韓美 xxx약에 따라 한국의 라이센시가 미국의 라이센서에게 지불하는 로열티에 대하여 16.5%(xxx 포함)를 xx징수하고, 한편 韓日간 xxx약에 따라 한국의 라이센시가 일본의 라이센서에게 지불하는 로열티에 대하여 10%를 xx징수하며, 美日간 xxx약에 따라 일본의 라이센시가 미국의 라이센서에게 로열티를 지불하는 xx美日 xxx약에 따라 xx징수 xx은 0%이다. 한국의 서브라이센시가 일본의 라이 센시를 통해 미국의 라이센서에게 로열티를 지불하는 xx 일본의 라이센시가 한국의 서브 라이센시에게 서브라이센스 허여여부를 결정할 독자 권한이 있고 또한 일본의 라이 센시가 자신의 보유한 특허를 미국의 라이센서에게 허여하는 조건으로 애초 미국의 라이센서가 제시한 로열티보다 xx된 로열티 조건을 확보하는 등 단순 로열티의 xxx 이상의 역할을 한다면 한국 서브라이센시의 로열티가 일본의 라이센시를 거쳐 미국의 라이센서에게 전달될 xx 한국의 서브라이센시가 지불하는 로열티에 xx xx징수 세금은 韓日간 xxx약에 따라 10%이다.
- 반면에 일본의 라이센시가 단순 로열티의 xxx 역할만 할 뿐이라면 한국의 서브라이센시가 일본의 라이센시를 거쳐 미국의 라이센서에게 지불하는 로열티에 대해서는 韓 日 간 xxx약에 따른 세금 10%가 적용되는 것이 아니라 韓 美 간 xxx약에 따라 16.5% 가 xx징수 세금이 된다(한국 국세청 유xxx).
로열티조항
로열티의 xx, 보xxx, 지불, xxxx, 감사 (Accounting, Reports, Payments, Records and Audit)
Key Point
● 적정한 xxxx 기간을 이해한다.
● 감사(Audit)시 보고서의 부실 xx의 xx가 xx xx을 넘을 xx 감사xx의 부담 주체 결정 방안을 이해한다.
● 감사 시 라이센서가 xx하는 모든 xx에 xx 라이센시가 제공할 필요성이 있는지 여부를 이해한다.
● 라이센서의 감사 제한 수단을 이해한다.
1. 라이센시의 협상안 및 계약서
1) 협상안
• 협상시 로열티의 xx, 보xxx, 지불, xxxx, 감사xx 사항은 별도로 합의된 것이 없음.
2) 계약서안
4. Royalty Payments
4.1 Liability for royalty payments under Paragraph 3.1 shall accrue at such time as Licensee sells the Licensed Products. A Licensed Product shall be deemed sold when Licensee collect the cash.
4.2 Royalty payments, as specified in Paragraph 3.1, shall be made by Licensee within ninety(90) days following the close of each calendar quarter. A final royalty payment shall be made within sixty(60) days following the date of any termination of this Agreement according to Paragraph 11.
4.3 Payment of the initial fee and royalty shall be made by a wire transfer of the funds to
the following bank and account number set up for IACF
Wire to : HANA bank Account : 126-12-1234-231
Address : Shinchondong 341, Seoul, Korea. Account Name: IACF of Hankook
4.4 Any payments by Licensee not paid when due shall bear interest at 5% per annum
until paid.
xxx의 xx, 보xxx, 지불, xxxx, 감사
고객명은 라이센시의 중요한 xx비밀에 속하므로 보고사항에서 제외되는 xx가 많으나, 반대로 라이센서는 라이센스 전략상 라이센시의 고객을 아는 것이 중요하기 때문에 고객명을 보고사항에 포함시키고자 한다. 대부분의 라이센서는 고객명을 보고사항으로
[표]로열티별 구체적인 보고사항
로열티 종류 | 구체적인 보고사항 |
판매액 로열티의 xx | − 판매xx, 판매가격, 공제할 비목별 금액, 로열티 지불이 면제 또는 경감되는 계약제품, 지불로열티의 산출방법 등이 xx 보고 xx사항이다. |
대물 로열티의 xx | − 판매xx 등이 xx 보고사항으로 되며, xx에 따라서는 로열티의 발생 xx나 고객xx 추가되는 xx도 있다. |
xx한다. 예를 들면 라이센서(A)가 특정 xx에 대해 반도체 칩 (Chip) 업체인 반도체 칩 라이센시(B)에게 라이센스를 허여하고, 또한 해당 반도체 칩을 구입하는 완성품 업체인 완성품 라이센시(C) 에게도 라이센스를 허여한 xx, 라이센서(A)는 반도체 칩 라이센시 (B)에게 보고사항에 고객명을 포함시킬 것을 xx한다. 이렇게 함으로써, 라이센서(A)는 반도체 칩 라이센시(B)가 완성품 라이센시 (C)에게 판매한 반도체 칩 xx을 알 수 있고, 따라서 라이센서(A) 가 완성품 라이센시(C)로부터 완성품 판매 시 포함된 반도체 칩의 xx을 보고받을 xx, 해당 완성품 라이센시(C)가 보고하는 반도체 칩의 xx과 반도체 칩 라이센시(B)가 고객인 완성품 라이센시(C) 에게 판매하였다고 라이센서(A)에게 보고한 xx을 비교하여, 완성품 라이센시(C)의 보고 xx과 반도체 칩 라이센시(B)의 보xxx이 xx할 xx, 완성품 라이센시(C) 또는 반도체 칩 라이센시(B) 둘 중 어느 일방 또는 쌍방이 성실한 보xxx를 이행하지 않았음을 라이센서(A)는 용이하게 알아차릴 수 있다.
− xxx, xxxx 등
xxx는 보고서에 xx 또는 날인할 자를 xx하는 xx와 xx하지 않는 xx가 있다. 보고서의 xx xx는 로열티의 xx기간 종료
− xx 예문은 플랜트 조사 권리에 관한 것이다.
Upon reasonable notice to licensee, personnel of licensor as well as its authorized representative shall have full access to the Plant for the purpose of inspecting the Plant and any Improvements required to be disclosed to licensor, pursuant to Section hereof. The following procedures shall govern implementation of the provisions of this Section. A maximum of four(4) personal at a time shall be entitled to visit and inspect the Plant upon one week's notice, during regular business hours of regular working days.
Licensor shall obtain the prior approval of licensee in the event that it requests visits to the site other than Plant as provided hereof, and such approval shall snot be unreasonably withheld.
xxxx는 라이센서의 xx에 따라 라이센서의 직원 및 그 대리인을 플랜트에 출입시킬 xx를 지고 있으며, 플랜트의 방문목적은 플랜트의 감사, 실시권자에 의한 개량xx이 계약대로 라이센서에게 개시되고 있는지를 확인하는 데 있다. 출입감사의 실시xx은 방문 1xx 전에 라이센시에게 사전 통지를 하고, 영업일의 xx시간 중에 xxx며, 1회 xxxx x는 4명 이하로 한다. 라이센시의 사전xx가 있으면 계약에서 정의한 플랜트 이외의 지역에도 출입이 허용되는 등의 방법이 xx되어 있다.
[예문]
− xx 예문은 플랜트 출입 및 감사에 관한 것이다.
플랜트의 조업, 생산xx 등을 현장에서 조사할 수 있는 방법을 계약상 확보해 두는 것이 xx의 핵심사항이다. 따라서 본 예문에서 예시한 플랜트 출입감사권의 확보가 중요하다.
3. 유의사항 및 라이센서의 xx
1) 유의사항
• Royalty payment(Section 4)
− Royalty payment 책임은 계약제품(Licensed Products)이 판매 (sell)되는 때부터 발생하기 때문에, 판매의 개념이 라이센서와 라이센시 xx에게 중요한데, Section 4.1에서 라이센시는 판매에 대해 판매 대금을 xx하는 때라고 xx 하였지만, 이는 두 가지
xxx의 xx, 보xxx, 지불, xxxx, 감사
2) 라이센서의 xx
4. Royalty Payments
4.1 Liability for royalty payments under Paragraph 3.1 shall accrue at such time as Licensee sells the Licensed Products. A Licensed Product shall be deemed sold when Licensee ships the Licensed Products initially.
4.2 Royalty payments, as specified in Paragraph 3.1, shall be made by Licensee within thirty(30) days following the close of each calendar quarter. A final royalty payment shall be made within thirty (30) days following the date of any termination of this Agreement according to Paragraph 11.
4.3 Payment of the initial fee and royalty shall be made by a wire transfer of the funds
to the following bank and account number set up for IACF
Wire to : HANA bank Account : 126-12-1234-231
Address : Shinchondong 341, Seoul, Korea. Account Name: IACF of Hankook
4.4 Any royalty payment payable by Licensee to Licensor not paid within fifteen(15) days after the due date referred to herein shall bear interest at a rate of six percent(6%) per annum for the period exceeding the said fifteen day from the due date through the day of actual payment. The foregoing payment of interest shall not affect Licensor’s right to termination in accordance with Section 11.
4.5 Any royalty payment that has once been made by Licensee pursuant to the provisions of this Article shall in no way be refunded to Licensee by Licensor in whole or in part for any reason whatsoever.
4. 로열티 지불
4.1 3.1조의 로열티 지불 책임은 라이센시가 계약제품을 판매한 때부터 발생xxx 한다. 계약제품은 라이센시가 계약제품을 최초로 선적한때 판매된 것으로 간주되어야 한다.
4.2 3.1조에서 xx된 로열티는 매 분기의 종료후 30일내에 라이센시에 의해 지불되어야 한다. xx 로열티는 11조에 따라 본 계약의 종료일로부터 30일내에 지불되어야 한다.
4.3 선급금과 로열티는 IACF에 의해 지정된 다음의 xx과 계좌로 전신 송금에 의해 지불 되어야 한다.
Key Point xx
● xxxx은 2~3년 xx가 통상xx, 5년으로 보다 장기간인 xx도 있다.
● 감사xx은 원칙적으로 라이센서가 부담하되, 부실xx의 xxx도가 xx범위를 넘으면 라이센시가 부담xxx xx하는 xx가 통상인데, 부실 xx의 xx는 대략 2~5%xx가 xx이 된다. xxxx는 부실 xx의 xx를 낮추어 엄격하게 하려하고 라이센시는 반대로 부실 xx의 xx를 높여 부실 xx에 xx 부담을 낮춤과 동시에 부실 xx로 인한 감사xx 부담의 위험에서도 벗어날 수 있다.
● 감사 시 라이센서가 xx하는 모든 xx를 라이센시가 제공해야 할 필요는 없고, 다만 로열티 지불의 적정성을 라이센서에게 증명할 수 있는 xx이면 되고 xx xx는 공개할 필요는 없다. 단 제3자인 감사인은 감사를 위해 보다 상세한 라이센시의 xx에 접근할 필요가 있다. xxx 감사인이 감사결과를 라이센서에게 보고할 xx xxxx는 로열티 지불의 적정성 여부만 보고하게 하고 나머지 라이센시의 xx에 대해서는 비밀을 xxx도록 계약xxx 한다. 이러한 감사인의 비밀유지xx를 xxxxx 하기 위해 라이센서 계약에 감사인의 비밀유지 xx xx이 포함되나, 더욱 엄격하게 감사인의 비밀유지 xx를 xx하기 위해 라이센시와 감사인간에 별도의 비밀유지 계약이 체결되는 xx도 있다. 특히, 감사인이 중립적 입장이 아닌 라이센서에게 편향되어 감사를 진행할 가능성이 있는 xx에 라이센시의 입장에서는 라이센스 계약과 별도로 비밀유지 계약을 해당 감사인과 체결함이 xx 중요하다.
● 라이센시의 입장에서 본 감사권의 제한방법으로는 다음과 같은 방법 등이 있다.
① 감사의 횟수 및 xx에 xx 제한(연1회 1명 등)
② xx 및 감사시간의 제한(xx 중)
③ 감사xx xxxx 및 xx xx의 열람제한 및 복사xx(총액집계자료에 xx, 원가xx자료에의 접근제한 등)
④ xx 및 xx 등의 실시권자에 xx 사전 통지 및 xx
⑤ 감사xx 일체xx의 라이센서의 부담원칙
⑥ 어느 xx(± 3% 등)의 오차나 오류가 있을 xx의 xx
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IPMS
xxxx 전문가 xx인 ‘xxxx네트워크(IPMS, 회장: xxx)’는 한국 xxxx xx을 높이겠다는 목표로 이 분야 전문가와 일반인이 함께 참여 한 민간 단체이다. 지난 2002년 삼xxx연구소 온라인 포럼에서 출발해 2009년부터 비영리·비정부 사회단체 xx로 xx 중이다. xx 분과xx
400명 등 온라인 xx 3700xx을 두고 있다.
IPMS는 ‘IP라이선스전략분과’ 등 xx 13개 분과로 xx돼있다. xxxx xx는 물론, 세미나와 교육·xx 콘퍼런스 등도 xx한다. 지난 2007년 ‘지적xx전략교본’ 발행을 시작으로 △사례 xx의 실무자를 위한 국제 라 이센스 계약(2008년) △국제 라이센스 계약 실무(2009년) 등을 펴냈다.
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라이센스 협상 전략
협상의 3요소
xx(information)와 시간(time), 협상에서의 지위(power)는 협상에서 중요한 3가지 요소라 고 일컬어진다. 따라서 협상 테이블에 앉기 전에, 협상에 필요한 xx를 xxx 수집함으로써 협 상에서 우월한 지위를 확보하고, 협상의 마감시 한에 쫓겨서 마지못해 협상을 xxx 않는다면 자기에게 유리한 조건으로 협상을 마무리할 수 있다는 것이다.
[그림] 협상의 3요소 - 정보, 시간, 지위
협상에 필요한 상대방에 대한 정보로는, 상대방 이 요구할 것으로 예상되는 협상 조건뿐 아니라, 상대방의 사업실적, 협상에 참여하는 담당자 현 황, 협상과 관련된 이해관계자의 정보 등을 포함 하여 폭넓은 정보가 포함될 수 있다. 또한, 협상 에 필요한 정보에는 협상에 임하는 자신의 정보 도 포함된다는 것을 간과해서는 안 될 것이다. ‘나를 알고 적을 알면 백전백승’이라는 말도 있
지 않는가?
협상에 임할 때, 협상 마감시한을 내부적으로 정 해놓을 수는 있지만 이를 상대방이 알게 되면 상 대방의 요구조건에 따를 수밖에 없는 상황이 발 생할 수 있다. 이 경우, 상대방은 협상 마감시한 까지 협상을 지연시키다가 마감시한이 임박해 서 협상조건을 제시하게 될 것이고, 결국 제대로 협상을 해보지도 못하고 협상을 종료하게 될 수 도 있다. 따라서 협상 마감시한은 가급적 유연성 을 가지고 정하되, 때에 따라서는 협상 기간을 연장할 수 있음을 상대방에게 암시하는 것도 필 요하다.
일반적으로는 라이센서가 협상에서의 우월적 지위를 가지게 된다. 협상 조건을 라이센시가 수 용하지 못하는 경우에, 라이센스를 허락하지 않 을 수 있고, 이 경우 라이센시는 사업을 그만두 거나 침해를 할 수밖에 없는 경우가 발생할 수 있다. 그러나, 협상에서의 우월적 지위는 시간 이 해당 국가의 규제 정책이나 사회적 분위기가 바뀜에 따라, 라이센서와 라이센시의 역학관계 가 변경될 수도 있으므로, 라이센서가 협상 기간 동안 지나치게 우월적 지위를 남용하는 것은 바 람직하지 않을 것이다.
협상 장소
라이센서는 협상에서의 우월적 지위를 이용하 여 자기의 홈그라운드에서 협상을 하고자 할 것 이고, 그 결과 라이센시는 라이센서가 지정한 장 소를 방문하는 것이 통상적이다. 이로 인해, 라 이센서는 라이센서가 유리한 위치 및 회의실 환
협상 준비
▶ 협상조건의 검토
협상에 임하기에 앞서, 협상 참여자는 희망하는 협상 조건과 이를 얻어내기 위한 방법을 미리 검 토해 보아야 한다. 이를 위해서는 현재 자신의 상황에서 제시할 수 있는 협상 조건의 범위를 설 정하되, 상대방이 제시하는 조건을 예측하여 양 보할 수 있는 한계치를 특정할 필요가 있다. 예를 들어서, 라이센시는 로열티 산정기준(매출 액 또는 영업이익 등), 로열티 비율, 라이센스의 형태(독점 또는 비독점), 서브라이센스 여부, 라 이센스 지역, 라이센스 기간, 로열티 지급 시기 등을 협상 조건으로 고려할 수 있다. 이때, 라이 센시는 각 협상 조건에 대하여 1) 절대 양보할 수 없는 것, 2) 상대방의 양보를 얻은 후 양보할 것, 및 3) 순차적으로 양보할 것으로 기준을 구 분하고, 협상 테이블에서는 상대방의 제안 조건 에 따라 미리 설정한 기준에 따라 협상을 진행해
야 한다.
▶ 최적의 대안(BATNA23) 의 설정
협상에 임하는 경우, 협상 참여자는 협상이 결렬 될 경우에 선택할 수 있는 최적의 대안을 반드시 설정하는 것이 필요하다. 이러한 최적의 대안을 정하지 않고 협상에 임하면, 어느 시점이 되면 더 이상 협상을 진행해도 좋은지 아니면 협상을 종 료해야 하는지 판단하기 어렵게 되고, 협상 테이 블에서 이를 명확히 하지 않거나 번복한다면 상 대방에게 불신만 심어주게 되어 이후에 협상이 재개되더라도 원만한 협상이 이루어지기 어렵게 된다.
협상 결렬을 선언할 수 있는 한계 조건(BATNA) 은 법률상의 문제가 아니라 협상 당사자가 속한 회사의 정책 또는 전략에 해당하는 문제이므로, 회사 내부의 권한자(경영진)와 협의를 통하여 정 할 수 있다. 협상의 한계 조건(BATNA)이 정해지 면, 협상 결렬시 그 대안에 따른 후속 조치 방안을 미리 준비하는 것이 바람직하다.
한편, 협상을 좀 더 효과적으로 진행하기 위해서 는, 자기 자신의 한계 조건(BATNA)을 설정하는 것을 넘어서 상대방의 예상 한계 조건(BATNA)을 미리 파악하고 이를 약화시킬 수 있는 방안을 고 려해 볼 필요가 있다.
23) BATNA(Best Alternative To Negotiated Agreement): 협상이 결렬될 경우를 대비하여 취할 수 있는 최적의 대안.
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기획․계획 단계
기술계약 수립은 법무부문에 대하여 특정 안건 에 대한 사업부, 연구․개발부문 내지 기술․엔지 니어링부문, 또는 현업부문(제조․물류부문)의 제안․의뢰에서부터 시작된다. 즉, 그 전에 통상 적으로 의뢰하는 부서(주관부서)에서 해당 안건
․사업에 대한 계획(기획,입안)이 수립된다. 도대체 무엇(안건, 문제, 비즈니스)을 누구와 어 떻게 하고자 하는가? 목적, 목표는 무엇인가? 기업전략, 사업(부) 전략은 무엇이며, 그것은 회 사방침에 따른 것인가, 상대방 선정은 적절한가? 하는 등의 이른바 5W1H의 요소에 의한 해석을 하고, 계획을 세운다.
큰 안건, 프로젝트에서는 프로젝트팀(태스크포 스)을 구성하는 경우도 있다. 프로젝트팀은 사 업부문, 경영기획부문, 경리재무부문, 연구개발 부문, 제조부문, 법무부문의 구성원으로 편성되 는 경우가 많으며, 여러 각도에서 조사 및 검토 하고 시뮬레이션을 실시한다. 경리․재무상황, 수익(력) 예측, 시장규모, 판매경로․채널의 강약, 상대방․경쟁업체의 비중․지위, 경쟁력의 조사․ 분석 등 실현가능성에 대한 연구를 한다. 이를 위하여 계약후보자(예상 고객)와 사전평가를 위 한 비밀유지계약(SA)를 체결하는 경우도 있다.
계약서 작성 단계
법무부문의 전문가에 의하여 초안이 작성되는 것이 일반적이며, 바람직하기도 하다. 법무부문 은 제안부서의 의뢰를 근거로 의견을 듣고 계약 원안을 작성한다. 제안부서(담당소관부문)가 직 접 스스로 기안하는 경우에는 반드시 법무부문 전문가의 검토․확인을 받는 것이 필요하다. 특히 일반인이 계약서를 작성하는 경우에는 생 각지 않은 허점(하자․누락)이 있게 된다. 또한
체크리스트를 작성해 두고, 계약안에 대한 자기 점검을 하는 것도 중요하다. 체크리스트에 의하 여 최소한 규정되어야 할 사항, 부족한 사항이 없는지(5W1H, 특히 명확한 계약취지․목적의 기술), 규제 법규에 저촉하고 있지 않는지 등을 점검한다.
초안자(법무부문)와 의뢰 부서(소관부서․제안 부서)의 긴밀한 합의․커뮤니케이션이 중요하다. 각각 서로가 생각하는 부분이 있기 때문에 이를 해소하여 보다 좋은 형태로 보정(brushup)할 필요가 있다. 의뢰부서는 자신들의 의도가 충분 히 반영된 계약안인지 여부를 검토해야 한다.
협상 단계
상대방에 대하여 계약안을 제시함으로써 협상 은 시작된다. 송부하는 수단으로서는 상대방 담 당자에게 우송, 팩스, 이메일, 면담 중에 직접 건 네는 방법이 있지만, 최근에는 사전에 이메일로 송신하고 검토하도록 하는 것이 일반적이다. 협상은 1대 1로 하는 경우도 있지만, 협상단을 구성하여 수행하는 경우가 많다. 협상단은 의뢰 한 부문(의뢰부서․소관부서/사업부서), 연구개 발부문, 경영기획부문, 법무부문(법무․지적재 산)의 구성원으로 이루어지는 것이 일반적이다. 협상에서 중요한 것은 상대방의 진의, 목표가격, 절대가격을 신속히 간파하는 것이다. 핵심의 주 위에 있는 본질적이 아닌 부분, 내용이나 가치가 없는 장식(이른바 꾸밈)에 현혹되어서는 안된다. 자신들은 무엇을 양보하고, 무엇을 양보해서는 안되는가? 때로는 수단으로서 협상하는 경우도 있지만, 최저한도는 확보되어 있어야 한다. 상 대방으로부터 획득하고자 하는 진정한 목적, 원 래 의도, 목적물(금전, 제품, 기술, 정보)은 무엇 인가? 협상이 진전되지 않는 경우에는 항상 원
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효율적인 계약교섭을 위해서는 기업과 대학 모 두 아래 사항들을 반드시 인지해야 한다.
명학한 조문 작성
국내계약이든 국제계약이든 일단 양자가 합의 하여 조인한 계약은 자의적으로 자사의 상황에 따라 변경하거나 이행을 하지 않는 것은 불가능 하다. 특히 외국인·외국기업과의 계약은 세계 공통의 민법이 존재하지 않는다는 점과 계약조 항만이 양자의 유일한 약정인 점에 비추어 불명 료한 사항이나 장래 해석이 불분명하여 논쟁이 나 분쟁이 염려되는 경우, 이러한 일을 미연에 방지하고 또한 후일 사정을 알지 못하는 제3자
가 계약 조항을 읽어도 이해할 수 있도록 상세하 고 명료하게 조문을 작성해야 한다.
사전 정보 수집
교섭개시 전에 상대방의 상황을 충분히 조사하 고, 자사( 自 社 )와 비교 검토를 하여 본 프로젝트 (공동연구, 위탁연구, 라이센스 등)에 대한 상대 방의 의도를 충분히 파악한다. 라이센스 교섭이 면 라이센스 허락 후보국가, 후보기업의 실태를 보여주는 자료를 활용한다. 구체적으로 정부기 관, 무역진흥회, 국제협력기구, 종합상사, 상대 방 대사관, 상대국의 대표 조사기관(은행 등을 포함), 국제적 라이센스 중개인 등 이용할 수
합리적인 교섭태도
1) 분명하고, 솔직하게 그리고 명랑한 태도로 직접적으로 자기(자사)의 주장을 한다.
2) 예의 바르고 정중한 언어로 상대방의 주장․의견도 충분히 듣는다.
3) Yes․No는 확실히 한다. 애매한 대답으로 수용이 불가능한 사항에 대하여 상대방에게 기대를 갖지 않게 한다.
4) 상대방이 알지 못하는 곳에서 무의미하게 양보하지 않는다.
5) 상대방의 계책에 넘어가지 않는다.
6) 위협이나 속임수에 걸리지 않는다.
7) 상대방의 마음을 열게 하면 교섭은 절반 이상 성공이다.
8) 이를 위해서는 자신이 먼저 마음을 연다.
9) 일류 협상자는 일류 인물이다.
10) 라이센스 등 교섭은 전인격적 활동이다.
있는 정보를 수집해 해석한다.
현지의 대표적인 은행과 법률사무소를 방문하 여 직접 정보를 수집하는 것도 중요하다. 동일 업계에서의 평판도 참고가 된다. 또한 직접 라이 센스 허락 후보기업의 경영자를 방문하여
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기술계약과 관련해 향후 분쟁이 발생할 것을 고 려하면, 기업과 대학 모두 아래 사항들은 반드시 유념해야 한다.
A. 국내뿐만 아니라 외국기업·대학과의 계약은 계약서에 기재된 사항만이 상대방과 약정된 사 항이다. 특히 상대방이 외국인인 경우에 기업이 나 대학 모두 계약에 기재되지 않은 사항은 약정 되지 않은 것임을 명심하여야 한다.
B. 라이센스 계약 특성상 계약서 조항이 많은 사항과 관련되기 때문에 약정항목에 누락이 생 기지 않도록 관계부문의 라이센스 계약담당자 가 충분히 협의하거나 사전에 라이센스 부문 담
당자가 정보 수집을 충분히 하여 누락이 없도록 한다.
C. 비밀유지계약, 공동연구계약, 연구위탁계약 등은 각각의 대상기술을 명확히 하고 범위를 특 정하도록 노력한다. 대가․비용 등 금액이 표시 되는 경우에는 대가․비용의 내역을 명확하게 기 재한다. 공동연구를 포함하여 성과의 취급에 대 하여는 계약 체결 시에 기본원칙을 결정해 두어 야 함에도 불구하고, 나중에 별도 협의하는 것으 로 규정하는 사례를 볼 수 있다. 후일 예상하지 못한 결과가 발생한 경우 각자 권리를 주장하여 수습하지 못하게 될 우려도 있다.
주요 체크 리스트
A. 연구위탁비의 경우
가) 위탁받은 연구 활동에 필요한 비용만을 말하는지 아니면 그 밖의 비용도 포함되는지의 여부
나) 비용만이라고 하면 연구·시험에 필요한 재료비·연구분석장치의 운전비·광열수도비 기 타 유틸리티 비용 외에 인건비도 포함되어 있는지 여부
다) 연구성과가 특허인 경우에 특허를 받을 수 있는 권리의 대가결정 방법 등
B. 공동연구계약의 경우
가) 기본적으로 자사의 연구개발능력을 파트너가 보완해 줄 것
나) 따라서 양자 간의 협력에 의해 공통목표인 공동연구의 성과에 도달할 수 있을 것
다) 위와 같은 점에서 필연적으로 공동연구의 성과는 양자가 실질적으로 균등분배하여 그 이 익을 받는다.
D. 예방법학적 소송대책과 관련하여 계약상의 수단을 추가해둔다. 공동 연구가 충분한 성과를 거두지 못하고 종료된 경우에 특히 검토해야 할 사항은 상호 교환한 기술정보, 기술연락회의에 서 교환된 정보, 공동연구의 성과취급, 공동연
라이센스 계약 체크리스트
조항 | 체크 사항 | 비고 |
1. 전문 | a.계약 당사자의 명칭 등의 표시 (회사명, 본점 소재지, 창립 준거법) b.계약 목적의 개요의 표시 | b. 국내 계약인 경우에 기재 |
2. Whereas Clause | a.계약 당사자 종사 업무의 소개 b.라이센서의 보유 권리, 허락되어 있 는 권리에 관한 진술 c.계약 당사자의 계약 체결 의사 표시 | 국내 라이센스 계약에는 없음 필요한 경우에는 「 경위 」 「배경」등의 조항을 마련 |
3. 전문 대상 | 약인 (in consideration of) 을 기재 | 상대방이 미국 기업인 경우 |
4. 정의 | a. 특히 대상 기술은 상세히 정의한다. 본문에 더해, 첨부, 부속서 등을 이 용해 오해가 없도록 정의를 작성한 다. 또한, Patent Lists 를 첨부한다. b. 주요한 정의 대상 항목 본 기술, 본 제품, 본 특허, 노하우, 판매 가격, 고객, 화폐, 상표권, 관련회사, 허락지역, 선적, 개량 기술, 비밀정보 등 | a. 특허 계쟁 회피의 목적의 라이센스 계약에서는 대상 특허의 정의는 국가명과 특허 번호만 기재하면 된다. |
b. 생략형(abbreviation)도 자 주 사용된다. | ||
5. 라이센스의 대상 | a.라이센스의 형태 독점 또는 비독점인가, 독점인 경우 라이 센서는 자기 실시 가능한가, 재실시권 첨 부인가 b.실시 허락의 제한, 범위 ⅰ) 제조, 판매제한 (지역, 수출처, 생산 량, 목적, 용도 등) ii) 허락 지역 이외의 취급 (수출 금 지 or 라이센서의 승인 사항여부) iii) 국내에 있어서의 라이센스 허락 인 경우, 타국의 라이센시가 제조 한 제품의 국내로의 수입은 제한 되어 있는가 c.특허 라이센스 허락특허 표시, 특허 리스트의 제시 d.노하우, 라이센스 라이센스 범위의 특정, 기술이전·기 술정보 제공 범위의 특정 e.상표 라이센스가 부수되어 있는 경우: ⅰ)상표의 제시는 의무 or 권리 ii) 사용 형태 iii) 품질 관리 규정 | 비독점인 경우, 다른 라이센시 의 유무, 가능하면 다른 라이센 시의 명칭을 확인 c.국내 특허 라이센스 계약인 경우에는 전용실시권인지 통 상실시권인지를 명시 |