Contract
주식회사 법인과 창업자 개인, xxx주 사이 특허권 양도계약 – 상법상 자기xx xx
조항 위반 및 그 효력여부 판단: 특허법원 2019. 6. 14. 선고 2018나1206 판결
1. 사안의 개요 – 창업자의 특허권을 주식회사에 양도하는 계약 - 주요 xx와 회사 법
인의 자기xx 해당 – 이사회 xx 또는 주총 xx 있어야 xx함
(1) 발명자 개인이 사업체 xx하다 주식회사로 xx
(2) 개인 사업자에서 주식회사 법인의 창업자, 주요 xx
(3) 개인 사업체 xx 기간 중에 개인 사업자 지위에서 특허출원, 등록
(4) 창업자 개인xx 특허권을 회사 법인으로 양도, 특허권 이전등록
(5) 창업자가 제3자에게 회사xx xx + 제3자가 대주주 및 xx이사 지위
(6) 창업자가 회사 법인을 상대로 특허권 양도계약 종료 주장 및 특허권 xxxx 주장
(7) 특허양도 계약서 주요 조항
2. 특허법원 판결요지
특허발명의 출원인 xx 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전
이 사건 양도계약을 제외하고 원고가 각 특허발명의 xx 후에 이에 관한 권리를 피고에 게 xx시키기로 하는 원고의 의사가 명시적으로 표시되었음을 인정할 만한 자료가 없을 뿐만 아니라 원고가 아무런 조건xx 대가 없이 피고에게 위 각 특허발명에 관한 권리를
경위와 계약 xx 등에 비추어, 원고와 피고는 그 사업상 필요에 따라 양도계약에서 x x 바와 같이 피고가 각 특허발명을 양도받아 xx하는 기간 xx 피고의 매출액의 xx 비율 금액을 원고에게 지급하기로 하는 xx을 xx으로 각 특허발명에 관한 특허권을 피고에게 이전하기로 하였던 것으로 보이고, 이와 같은 당사자 사이의 합의를 문서화하 기 위해 양도계약을 체결한 것으로 판단된다.
주위적 xx(이 사건 양도계약에 xx xx)에 xx 판단
원고는 2017. 10. 27.경 피고를 xx하기 이전까지 피고를 실질적으로 xx하기는 하였으 나, 원고가 피고의 xx총회에 의해 xx이사나 이사로 xx되거나 피고의 법인등기부 등본에 xx이사 등으로 등기되었다고 볼 만한 아무런 증거가 없으므로, 원고를 피고의 이사로 볼 수는 없다. 원고는 이 사건 양도계약 체결 당시 자기의 xx으로 피고의 발행 xx 총수의 10% 이상의 xx을 xx한 피고의 xxx주에 해당한다.
상법 제383조 제1항 단서에는 ‘자본금 총액이 10억 원 미만인 회사는 이사를 1명 또는 2명으로 할 수 있다.’고 xx하고 있고, 같은 조 제4항에서는 제1항 단서의 xx에는 상 법 제398조 중 ‘이사회’는 ‘xx총회‘로 본다고 정하고 있다. 피고는 자본금이 10억 x x
아니한다.’고 xx하고 있으므로, xxx주의 자기xx에 해당하는 이 사건 양도계약에
대하여는 이사회의 xx xx 피고의 xx총회의 xx을 받아야 한다.
그러나 이 사건 양도계약에 대하여 피고의 xx총회의 xx이 있었다는 사실을 인정할만 한 아무런 증거가 없으므로, 이 사건 양도계약은 피고의 xx총회의 xx을 받지 않은
것으로서 그 효력을 인정할 수 없다.
xx적 xx(부당xx반환xx)에 xx 판단
원고와 피고 사이에서 각 특허발명에 관해 특허를 받을 수 있는 권리는 이 사건 양도계 약과 같은 xx에 따라 양도된 것인데, 이 사건 양도계약과 같은 xx이 상법 제398조
제1호의 xxx주의 자기xx에 해당하여 xx로서 그 효력을 xx하였고, xx 원고와
피고 사이에 위 각 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 xx 또는 양도하기 로 하는 합의가 있었다고 xx할만한 증거가 없다.
각 특허발명에 관해 특허를 받을 수 있는 권리와 xx등록이 이루어진 이 사건 각 특허 권은 동일한 발명에 관한 것이므로, 결국 원고는 이 사건 양도계약 및 이와 같은 xx의
고, 피고는 법률상 xx 없이 위 각 특허발명에 xx 특허권을 얻게 되는 xx을 얻었다.
따라서 피고는 원고에게, ①1 내지 6 특허발명에 xx 별지 목록 xx 1 내지 6 특허권 에 관하여 부당xx반환을 xx으로 한 각 특허권등록xx의 이전등록절차를 이행할 의 무가 있고, ②7 특허발명은 앞서 본 바와 같이 원고와 xxx의 공동발명에 해당하고, 상 호간에 특별히 xx을 정하지 아니하여 원고와 xxx 사이의 xx은 균등한 것으로 판 단되므로, 7 특허발명에 xx 별지 목록 xx 7 특허권 중 1/2 xx에 관하여 부당xx 반환을 xx으로 한 특허권등록xx 이전등록절차를 이행할 xx가 있다.
첨부: 특허법원 2019. 6. 14. 선고 2018나1206 판결