P1811GU1A
글로벌 라이센스 계약
라이센스 경과 및 계약서
라이센스 경과
P1811GU1A
손에 잡히는특허Report
IPReportswithin YourGrasp
전문/xx/실시허락/xx지도조항
라이센시 측의 계약서
해외xx이전 시의 검토사항
전문(前文)조항(Preamble)
라이센시의 협상안 및 계약서
xxx항의 의의
전문의 xx
xxx항(Definition)
라이센시의 협상안 및 계약서
xxx항의 의의
계약서에서 xxxxx 할 xx
xxx항의 위치 및 xx
라이센서의 xx
실시허락조항(Grant of License)
라이센시의 협상안 및 계약서.
라이센스의 의의
한국의 라이센스 제도
미국의 라이선스 제도
일본의 라이센스 제도
라이센스 허락의 범위
xx지도 조항(Technical Assistance)
라이센시의 협상안 및 계약서
xx지도 조항의 의의
xx지도 xx
라이센서의 xx.
라이센스 경과 및 계약서
1. 라이센스 경과
특xxx(Fact Issue) ● Home Network Computer xx 하기 특허 및 그 Family 및 xxx xx - 등록특허 : USP 8,795,432 - 출원중특허 : 11/345,678, 11/456,789 ● xx 특허는 정부 xx을 받은 과제로 총 xx개발 비는 2년간 10억원이고, 정부 출연금은 8억이었음 ● 과제 결과로 3개의 특허가 한국, 일본, 미국 3개국 에 특허 등록 및 출원 xx ● 특정 xx개발 사업의 xx에 따라 xx이전 x x 부출연금 이상을 5년 내에 납부xxx 함 ● xx의 개발자는 Hankook xx 전자공학과 xx ABCxx로 특허에 xx 권리는 산학협력단이 xx xx 받은 xx임 ● 등록된 특허의 만료일은 2020년 5월 1xx | 실시권자 (Fact Issue) ● YYY회사는 미국 Ohio주 Madison시티에 xx함 ● 2009년 xx 미국에 30만대를 대당 100달러에 판매 할 것으로 xx 됨 ● 미국 외 일본, 유럽, 중남미에도 연간 10만 대씩 판매 계획을 하고 있음 ● 432특허에 대해서는 자사 제품이 일xxx 침해된다 고 내부분석을 마친 xx임 ● Hankook xx 산학협력단이 xx하고 있는 특허뿐만 아니라 프로그램소스에 xx xxx를 적용시에 제작 xx이 감소할 수 있을 것으로 보고 있음 |
특xxx(협상 목표) ● Initial Fee xx 원함 ● 비배타적 실시권(Nonexclusive License) 허여 xx ● Field of use에 특허 제품으로 xxx기를 원함 (가정용) ● 향후 시장의 급격한 성장이 xx되므로 Lump Sum Royalty 보다는 Running Royalty를 xx함 ● 대당 로열티는 최소한 2% 원함 ● 국내 xx과의 라이센스계약 시 xx보증 xx로 xx에 휘말린 사례가 있기 때문에 xx에 xx 면책 을 해주지 않기를 원함 | 실시권자(협상 목표) ● 대당 0.8% 선에서 계약하기를 희망함 ● 향후 Business가 급성장하고 미국 외 국가에도 제품이 판매될 것으로 보이므로 Lump Sum 계약 하기를 원함 ● xxxx을 확실히 받기를 원함 ● 세금은 특xxx가 xx를 원함 |
협상경과 ● YYY회사는 협상 중 자사가 판매하는 xx xx의 70% 선에서 특xxx에게 공개함 ● 특xxx는 지속적인 수입 xx 및 향후 급성장이 xx되므로 Running Royalty 를 요구함 ● 특xxx는 R/R를 2.5% xx하고, YYY회사는 대당 0.5% 제시함 ● YYY회사는 미국시장에서 자사가 배타적 실시권(Exclusive License)을 가지기 원함 ● 특xxx는 배타적 실시권을 허여하는 xx 반대 급부로 Initial Fee를 요구함 ● YYY회사는 배타적 실시권 및 특xxx가 가지고 있는 xx에 xx xx을 요구함 ● 계약기간은 특xxx는 xx를 원했으나, 실시권자는 R/R일 때는 단기를 요구함 | |
합의사항 ● 계약기간 : 2011년 12월 29일부터 3년간 ● 가정용에 한하여 배타적 실시권 허여 ● Initial Fee : $500,000 ● R/R : 1.2%/대당 | |
라이센스 경과 및 계약서
2. 라이센시 측의 계약서
Patent License Agreement
This Agreement is by and between Industry-Academic Cooperation Foundation of Hankook University (hereinafter called “IACF”) having an office at Shinchondong 340, Seoul, Korea, (hereinafter called “Licensor”), and YYY Company having an office at 126 W Main St, Madison city, Ohio, USA, (hereinafter called “Licensee”) and Licensee and Licensor hereinafter referred to individually as “Party” or collectively as “Parties”.
Whereas
A. IACF owns all right, title and interest in and to the Licensed Patents (as defined below) that were developed at the University of Hankook
B. Licensee desires to gain rights under the Licensed Patents and to commercialize products and services covered by the Licensed Patents in the Field (as defined below); and
C. IACF is willing to grant and Licensee accepts a license under the patent right restricted to the Field in accordance with the terms and conditions set forth in this Agreement.
NOW, THEREFORE, in consideration of the premises herein, the Parties
agree as follows:
1. Definition
1.1 “Effective Date” shall mean December 29, 2011.
1.2 “Licensed Patents” shall mean US Patent 8,765,432 Patent, Pending Patent Number 11/345,678 and 11/456,789 entitled “Multimedia Home Network Computer” (respectively the ‘432 Patent’, ‘678Patent and the ‘789 Patent’) including any
• 해외 xx이전 특히, 미국 · 일본 등 xxx으로의 xx이전은 해당xx의 xxx에 대해 xx을 받았다고 볼 수 있고, 시장확대로 기술료가 xx할 가능성이 크기 때문에 그 중요성이 높다고 할 수 있다. 국가적 xx에서도 xx무역의 적자를 만회하기 위하여 해외로의 xx이전을 장려하고 있다. 그런데 해외 xx이전의 xx에는, 대부분의 국가들이 국가의 핵xxxxx 및 핵 · 군수 xx xx 등에 xx xx통제를 하기 때문에 해당 사항에 xx 사전확인이 필요하다.
• 국내의 xx xx통제 xx 법령은 xx개발촉진법, 대외무역법, 산업 xxxx방지법, 원자력법, 방위사업법 등이 있는데, 2009년 10월 23 일부터는 전략물자와 전략xx이 통합되면서, 기존의 xx개발촉진법 에서 전략xx의 제한에 xx 사항은 대외무역법의 전략물자와 통합 xx 될 xx이다. 또한 산업xxxx방지법에서는 국가핵xxx에 xx 통제xx을 다루고 있다.
• 국가 핵xxx 및 전략xx에 xx 확인은 xx 자체적으로 판단하기 어려운 사항이기 때문에 반드시 사전 확인절차를 거쳐야 한다. xx 핵xxx에 xx 판정은 xx경제부 산업xxxxx력과에서 직접 xx하고 있으며, 전략xx에 xx 판정은 xx산업xx협회 전략xx 종합xx센터에서 xx하고 있다.
참고로 해외의 xx통제 제도를 살펴보면,
• 미국의 xx통제는 각 품목별로 xx부처가 xx되어 xx되고 있다. xxx도 품목은 상무부, 군용 품목은 국무부, 핵전용 품목은 원자력 xx위원회에 허가xx을 xxx 되어있고, 재무부에서는 특정 국가나 개인에게 xxx치, 금융xx 등의 xx를 행하고 있다. 상무부 안건은 xx부처로 넘겨져 허가가 결정되기 까지는 xx부처의 합의가 필요하다. 이외에도 핵xx xx이전은 에너지부가 xxxx이다.
• 일본은 국제적 xx 및 안전유지를 위해 안전보장무역xx를 하고 있으며,
라이센스 경과 및 계약서
전문(前文)조항(Preamble)
Key Point
● 라이센스 계약서의 전체적인 xx를 파악한다.
● xxx항의 xx 및 기능을 이해한다.
● 법인 내 특정 사업부서가 계약 당사자로 가능한지에 대해 고려한다.
1. 라이센시의 협상안 및 계약서
1) 협상안
• 산학협력단(라이센서)은 통상실시권 허여를 xx하고 있으나, 에 xx xx 수입을 원하고 있는 xx으로, field of use로 xxx시권을 허여하기를 바라고 있음.
Initial Fee 제한을 둔
• Home Network Computer xx은 가정용뿐만 아니라, 기업용으로도 xx이 가능하기 때문에, YYY Company에게는 가정용으로 xxx서 실시권을 허여할 xx임.
2) 계약서안
Patent License Agreement
This Agreement is by and between Industry-Academic Cooperation Foundation of Hankook University (hereinafter called “IACF”) having an office at Shinchondong 340, Seoul, Korea , (hereinafter called “Licensor”), and YYY Company having an office at 126 W Main St, Madison city, Ohio, USA , (hereinafter called “Licensee”) and Licensee and Licensor hereinafter referred to individually as “Party” or collectively as “Parties”.
Whereas
A. IACF owns all right, title and interest in and to the Licensed Patents (as defined below)
that were developed at the University of Hankook
B. Licensee desires to gain rights under the Licensed Patents and to commercialize products and services covered by the Licensed Patents in the Field (as defined below); and
C. IACF is willing to grant and Licensee accepts a license under the patent right restricted to the Field in accordance with the terms and conditions set forth in this Agreement.
xxx항
WITNESSETH;
Whereas, ABC desire a license under certain Patents(as defined in this Agreement) owned by XYZ;
Whereas, XYZ is willing to grant a license under such patents upon the terms and condition set forth under this Agreement;
Whereas, XYZ and ABC each represent that it is fully authorized to deal generally with
and to make this Agreement respect to the subject matter hereof.
NOW THEREFORE, in consideration of the promise and the mutual covenants, hereinafter contained, the parties hereto agree as follow :
• 개요 부분은 계약의 협상에 참여하지 않은 사람이 짧은 기간 내에 계약서의 xx을 검토하고 이해하는데 xxx게 사용될 수 있다.
• 라이센스 계약에서 위의 목적을 xx하고자 하는 xx에는 라이센스의 주요 xx 사항을 개요 부분에 간결하게 xx하거나, 향후 계약 xx의 검색을 위해서 특허번호나 출원번호, 명칭을 간단히 xx하는 것도 xxx다.
• 다음 예문은 이러한 기능을 잘 발휘xxx 작성된 사례이다.
[예문]
RECITALS
1. LICENSOR and LICENSEE entered into an Agreement dated January 1, 2009, extending certain licenses to LICENSEE under identified patents of LICENSOR relating to computers.
2. LICENSOR is now the owner of the following patents on couputers, which are in addition to those identified in the Agreement of January 1, 2009:
U.S. patent no. 123456 issued January 1, 2005
U.S. patent no. 123457 issued January 2, 2006
3. LICENSEE wished to extend the agreement of January 1, 2009, to include rights under the two additional patents referred to, and LICENSOR is willing to join in such an extension on the terms and conditions set forth below.
개요
1. LICENSOR 와 LICENSEE 는 2009년 1월 1일 날짜로, 컴퓨터와 xx하여 LICENSOR 의 특정 특허에 관하여 LICENSEE 에게 라이센스를 제공xxx 계약을 체결하였다.
2. LIENSOR 는 xx 컴퓨터에 관한 다음 특허의 소유자이며, 2009년 1월 1일 계약서에서 지정한 특허에 이를 추가한다.
2005년 1월 2일 등록된 미국 특허 123456호
2005년 1월 2일 등록된 미국 특허 123457호
3. LICENSEE 는 언급된 추가 특허 2건에 관한 권리를 포함xxx 2009년 1월 1일 계약의 xx을 희망하였으며, LICENSOR 는 xx에 xx하는 xx과 조건으로 이러한 xx에 xx한다.
8) 대가(Consideration, 約因)
• xx 계약서에서는 ‘in consideration of’로 사용되고 있는데, 일반적으로 계약에 의하여 합법적으로 권리행사가 가능하기 위해서는 1)청약과 xx, 2)실제적인 xx, 3)대가, 4)합법성, 5)당사자능력 및 6)서면계약이 필요하다.
• 대가는 계약 xx에 의하여 당사자에게 지불되는 금액에 해당하며, 국문 계약서에서는 ‘약인’이라는 표현으로 xx되기도 한다. 특허 라이센스 계약의 xx xxxx에게는 특허 실시를 허락하는 대가로 지급되는 로열티가 될 것이고, xxxx에게는 특허 실시를 허락할 xx가 될 것이다.
• 국내 라이센스 계약에 있어서 라이센스의 부당한 xx 또는 현저히 유리한 조건으로 xx하는 xx에는 부당한 자산xx으로서 불공xxx행위12)13) 에 해당할 수 있으므로, 특히 xx회사 간의 계약에서는 대가를 xx하게 xx하는 것이 필요하다.
• 참고로 본 라이센스 계약에서는 로열티 조항 부분에서 다음과 같이
12) 독점xx 및 공xxx에 관한 법률 제23조 제1x x7호 참조.
13) 독점xx 및 공xxx에 관한 법률 시행령의 별표 1‘불공xxx행위의 xx 및 xx’제10호. 부당한 xx 행위 참조.
xxx항
xxx항(Definition)
Key Point
● 계약서에서 xxxxx 할 xx 및 xx의 중요성을 xx한다.
● 계약의 효력발생일과 계약체결일은 동일한가?
● 자회사 또는 xx회사의 실시 행위가 계약당사자의 행위에 해당하는가?
● 속지주의 원칙에 따라 국가마다 라이센스 계약을 체결xxx 하는가?
● 특허권의 양도와 라이센스의 차이점은 무엇인가?
1. 라이센시의 협상안 및 계약서
1) 라이센서의 협상안
• Home Network Computer xx 3개의 특허와 그 특허들의 Family 및 xxx를 xx하고 있음(등록 특허: U.S. Patent Number 8,795,432, 출원 중인 특허: 11/345,678 과 11/456,789).
• xx의 특허는 정부의 xx을 받은 과제(특xxx개발사업)로 총 xx개발비는 2년간 10억 원이었고, 정부출연금은 8억 원이었음.
• 과제의 결과로 3개의 특허(출원 중인 특허 포함)가 한국, 일본, 미국 3 개국에서 특허 xx xx.
• xx의 개발자는 한국xx 전자공학과 ABCxx로 특허에 xx 권리는 산학협력단이 xx xx 받은 xx임.
• 등록된 특허의 만료일은 2020년 5월 1x x.
• 산학협력단(라이센서)은 통상실시권 허여를 xx하고 있으나, Initial Fee에 xx xx 수입을 원하고 있는 xx으로, field of use로 제한을 둔 xxx시권을 허여하기를 바라고 있음.
• 기본적으로 Running Royalty를 받게 되므로 제품 판매 xx를 늘리기
xxx항
[예문]
The Parties hereby agree to co-own the Joint IPR resulting from the Development Activities during the period beginning with the date of execution of this Agreement and ending five years after such date.
Joint IPR means any Intellectual Property Rights: (i) jointly conceived, created or developed in the Development Activities by the Parties; or (ii) conceived, created or developed in the Development Activities by a single Party which uses or incorporates the other Party’s confidential information.
DEVELOPMENT ACTIVITIES mean any and all activities to be performed pursuant to this Agreement by either Party, or by the Parties jointly including the any Joint Development Committee or any Joint-Task Force).
• 향후의 분쟁을 예방하기 위해서는 xx 또는 개발을 담당하는 주체와 그 주체가 xx 또는 개발하고자 하는 xx xx을 가급적 구체적으로 명시함으로써 이를 특정xxx 해야 할 것이며, 추가적으로 xx 또는 개발되는 xx에 xx xx를 정기적으로 제공xxx 하여 당사자 간에 그 xx을 확인할 수 있도록 하는 것이 필요하다.
양 당사자는 본 계약의 xxx로부터 xx하여, 그 후로 5년이 종료되는 기간 xx “개발 xx”에 의하여 발생하는 “공동 IPR”을 공동으로 xx하는데 xx한다.
“공동 IPR”은 (i) 양 당사자의 “개발 xx”에 의해서 공동으로 구상, 생산 또는 개발하거나 (ii) 일방 당사자의 기밀 xx를 xx하거나 결합함으로써 다른 당사자가 “개발 xx”에 의해서 구상, 생산 또는 개발된 xx재산권을 xx한다.
“개발 xx”은 본 계약에 따라 “공동 개발 협의체” 또는 “공동 프로젝트팀”을 포함하는 당사자 일방 또는 공동 당사자에 의해 xx되는 일부 또는 전체의 xx을 xx한다.
6) 라이센스 제품
• 라이센스하는 권리와 함께 라이센스하는 제품을 xx하는 것도 가능하다. 라이센스 제품은 라이센스 특허에 저촉되는 제품이 해당xxx, 라이센스 특허를 직접적으로 실시하지 않는 부품xx 유사한 제품 또는 라이센스 특허와 xx없는 제품을 포함하는 xx가 있다.
xxx항
xx 및 xxx시권자가 이에 해당xxx,35) xx에서는 특xxx만이 침해xx이 가능하기 때문에,36) 라이센스하는 권리가 배타적 라이센스 (Exclusive License)xx 비배타적 라이센스(Non-Exclusive License) xx를 xx하게 xx해야 한다.
• 미국은 1891년 Waterman v. Xxxxxxxxx 사건37)에서 ‘양도’(Assignment) 와 ‘라이센스’를 구분한 이후, 비록 계약서 내에 배타적 라이센스(Ex clusive License)이라는 용어를 xx하였다고 하더라도 특허에 xx ‘모든 실질적인 권리’(All substantial rights)를 라이센시에게 이전한 xx에는 라이센시가 특xxx의 당사자 적격이 존재하고,38) 그렇지 않은 xx에는 xxxx에게 특xxx의 당사자 적격이 없다39)고 하였다.
4. xx의 위치 및 xx
1) xx의 위치
• xx의 계약서 내에서 x x 개의 용어에 xx xxx 필요하거나, 계약서 전체 중에서 xx 번만 나타나는 용어의 xx에는 해당 용어가 나타나는 곳에서 xx가 이루어지면 되지만, xx해야 할 용어가 많거나 xx된 용어가 계약서 내에서 자주 등장하는 xx에는 xx해야 할 용어를 모아서 구조적으로 xx하는 것이 바람직하다.
2) xx의 xx
• 대체로 xx 용어는 계약서 서두에 일반 용어와 함께 위치하는 xx가 많은데, xx 계약서의 xx 알파벳순으로 xx하기도 하며, xx 이상의 용어로 xx되는 계층적 구조의 xx에는 복잡성이 증가하는 순서로 xx할 수도 있다.
35) 특허법 제126조 제1항 참조.
36) 법령에 따라 특허에 xx 소유권을 가지는 특xxx만이 xx에 xx 당사자 적격을 가진다(Mentor H/S, Inc v. Medical Device Alliance, Inc. 240 F.3d 1016, 57 USPQ 1819 (Fed. Cir. 2001)).
37) 138 U.S. 252 (1891) 참조.
38) Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A. 944 F.2d 870, 20 USPQ2d 1045 (Fed. Cir. 1991.)
39) Abbott Laboratories v. Diamedix Corp. 47 F.3d 1128, 33 USPQ2d 1771 (Fed. Cir. 1995.)
실시허락조항(Grant of License)
Key Point
● xxx시권과 Exclusive license의 차이점을 이해한다.
● xxx시권의 xx 및 효력을 이해한다.
● 라이센서 및 라이센시의 책임과 xx를 이해한다.
● 미국에서 양도와 라이센스의 xx를 구별한다.
● xxxx에게 침해xx의 당사자적격이 xx되는가?
● 묵시적 라이센스를 인정할 수 있는 xx는?
1. 라이센시의 협상안 및 계약서
1) 협상안
• 산학협력단은 통상실시권 허여를 xx하고 있으나, Initial Fee에 xx xx 수입을 원하고 있는 xx으로, field of use로 제한을 둔 xxx시권을 허여하기를 바라고 있음.
• Home Network Computer xx은 가정용뿐만 아니라, 기업용으로도 xx이 가능하기 때문에, YYY Company에게는 가정용으로 xxx서 실시권을 허여할 xx임.
• 기본적으로 Running Royalty를 받게 되므로 제품 판매 xx를 늘리기 위해 Affiliate의 범위를 되도록이면 넓게 하고자 함.
2) 계약서안
(1) 조xxx
2. Grant
2.1 Licensor hereby grants to Licensee and it’s Affiliate, upon the terms and conditions set forth in this License Agreement, a world-wide, exclusive license, under the Licensed Patents to make, have made, use, sell, offer for sale and import Licensed Products.
실시허락조항
2. 실시허락
2.1 라이센서는 본 계약에서 xx하는 기간 및 조건에 따라, 라이센스 특허에 대하여 라이센스 제품을 생산, 하도급, xx, 판매, 판매의 청약 및 수입할 수 있는 xxx적이고 배타적인 라이센스를 라이센시 및 그 xx회사에 허여한다.
(2) 문제점
• 라이센시는 자신뿐 아니라 xx회사(Affiliate)도 특허권의 실시 당사자로 포함하고 있는데, 라이센서의 입장에서는 라이센시의 xx회사를 포함하는 것이 xx한지 xxx고xxx 한다.
• 라이센스의 xx를 배타적 실시권(exclusive license)으로 xx하고 있는 바, 배타적 실시권이 특허권의 양도에 해당할 수 있다는 점을 명확히 xx하고, 실시권의 xx를 결정xxx 한다.
2. 라이센스의 의의
1) 라이센스의 법적 성질
• 한국40)과 일본41)의 xx 대륙법을 xx하여 특허권을 독점적으로 실시 가능한 독점권 및 제3자의 실시를 배척할 수 있는 xxx이 결합된 독점xxx으로 보고 있으며, 그에 따라 라이센스의 법적 성질을 xxx구권의 포기와 xx담보책임42)을 함께 가지는 것으로 보는 견해가 있다.
• 이에 반하여 미국은 특허권을 배타권으로 보고 있으며,43) 이에 따라 라이센스를 xxx구권의 포기로 파악하고 있다. 그 결과 라이센서는 라이센스에 따른 xx담보책임을 xx하는 입장에 있다.44)
40) 특허법 제94조 참조.
41) 일본특허법 제68조 참조.
42) 민법 제580조 제1항 참조. 43) 35 U.S.C. 154(a) 참조.
44) 일반적인 법률적 xx에 있어서, 라이센스가 없었다면 라이센시를 xx으로 소xxx 고소를 xx할 수 있는 행위에 대하여 단지 그 권리를 포기하는 것이 라이센스이다. (Western Elec. Co. v. Pacent Reproducer Corp., 42 F.2d 116, 118, 5 USPQ 105 (2d Cir. 1930)).
[예문]
This license shall extend to SUBSIDIARIES present and future, of LICENSEE who notify LICENSOR in writing that they accept the terms, including the obligations, of this agreement respecting such license.
‘라이센시’의 xx 또는 xx의 ‘자회사’는 xx조항을 포함하여 본 계약의 xx에 xx할 것을 서면으로 ‘라이센서’에게 통지하는 xx에 한하여 본 계약의 라이센스를 xxx다.
3) 라이센스 xx 특허
• 속지주의 원칙93)에 의하여 특허권은 등록된 국가 내에만 미치기 때문에, 원칙적으로 라이센시는 특허발명을 실시할 국가마다 개별적으로 특허 에 xx 실시권을 확보xxx 한다. xx 동일한 특xxx에 의한 xx 특허가 xx 여러 국가에 등록되는 xx가 많은데, 이러한 xx에도 라이센시는 국가마다 실시 허락을 받아야 하는가?
• WTO/TRIPs 제6조94)에서는 권리xx(Exhaustion Doctrine, First- sale Doctrine)에 관하여 국가 간에 xxx계가 xx할 수 있으므로 명시적으로 xx하지 않는다. 이에 대하여 속지주의 원칙에 따라 개별 국가마다 실시 허락이 필요하다는 견해가 있으나, 국제적 권리xx 이론에 따라 제1국에서의 정당한 실시 허락을 통하여 생산된 제품x x3 의 국가에 수입되더라도 특xxx가 동일한 xx 수입된 국가의 특허권을 침해하지 않는다는 견해가 xx하다.
• 미국의 xx에는 국제적 권리xx 이론을 xx95)96)하면서, 그 xx으로
93) 공업소xxx호를 위한 파리조약 제4조의2 참조.
94) WTO TRIPs Annex 1C, AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT 제6조 참조.
95) Curtiss Aeroplane & Motor Co. v. United Aircraft Eng’g Corp., 266 F. 71 (2d Cir. 1920); Xxxxxxxxx
x. Xxxxxxxx, 57 F. 524 (2d Cir. 1893); Sanofi, S.A. v. Med-Tech Veterinarian Prods., Inc., 565 F. Supp. 931, 940, 220 USPQ 416, 422 (D.N.J. 1983); Holiday v. Xxxxxxxxx, 24 F. 185 (C.C.S.D.N.Y. 1885).
96) 미국에서 판매할 권한을 가지는 라이센시에 의해 1차 판매가 외국에서 정당하게 이루어진 xx, 라이센시의 외국 고객이 미국에서 해당 제품을 재판매하는 것에 대해 라이센서는 침해xx 또는 로열티를 요구할 수 없다(Kabushiki Kaisha Hattori Seiko v. Refac Technology Development Corp., 690 F. Supp. 1339, 9 USPQ2d 1046 (S.D.N.Y. 1988)).
유의xxx 한다.100)
• 다만 수급자를 xx, 감독하는 지위에 있는 도급자가 특허침해를 회피 하기 위하여 수급자에게 특허권리의 일부를 실시xxx 하고 그 제품을 납품받는 xx, 수급자의 실시행위는 도급자의 실시행위와 동일시할 수도 있다.101)
• 그러나 도급자의 xx 및 감독 범위를 명확히 구분하기 어렵고, 수급자 가 생산한 제품 전량이 도급자에게 납품되었는지 여부도 라이센서가 파악하기 어렵기 때문에 이에 대하여 xx하는 것이 도움이 될 수 있다.
• 한편 xx 미국 연방순회항소법원(CAFC)에서는 생산, xx 및 판매에 xx 라이센스가 있는 xx 하도급(have-made)에 xx 권리를 xx하는 판결102)이 있어 xx된다.
Key Point xx
● 한국에서 xxx시권을 설정할 xx에는, xx등록이 효력발생xx이므로 라이센서의 등록협조 xx를 xx할 필요가 있다.
● 한국과 일본에서 xxx시권자는 침해xxx구권이 xx되나, 미국에서는 Exclusive licensee에게 당사자적격이 xx되지 않는다.
● 한국의 xx 라이센서의 xx담보책임 존재에 대하여 다툼이 있으며, xxx시권자의 xx는 실시xx가 xx되고, 계약에 의하여 부쟁의무가 xx된다.
● 미국의 xx 양도와 라이센스는 용어가 아닌 계약 xx으로 판단하며, 라이센시에게 이전되는 권리가 모든 실질적인 권리로 xx되는 xx에 양도에 해당한다.
● 미국에서는 라이센서의 xx담보책임 및 라이센시의 부쟁의무가 xx되지 않는다.
● 일본의 xx xx심판에 xx xxx계의 xx이 삭제됨으로써, 실시권자의 xx심판이 가능하다.
100) 대법원 1997. 2. 14. 선고 96다36159 판결 참조.
101) 서울고등법원 2003.2.10. 선고 2001나42518 판결, xx 지방 법원 xx( 平 成 )12( ワ )20503 특허권 민사 xx 사건 참조.
102) License to make, use, and sell the patented product carried with it an implied license to have the product made by a third party (COREBRACE LLC, v. STAR SEISMIC LLC, 2008-1502 CAFC(2009.05.22)).
xx지도 조항(Technical Assistance)
Key Point
● 파견기간을 xx하는 용어는 어떠한 것이 있는가?
● 파견xx은 누가 부담할 것이며 xx을 어떻게 xx할 것인가?
● 라이센시 기술자를 xx시키는 xx에 필요한 사항은 무엇인가?
● 공xxx의 xx xx지도를 위한 발명자 파견 가능여부를 확인한다.
1. 라이센시의 협상안 및 계약서
1) 협상안
• xx지도 조항과 xx하여 당사자간에 특별한 협상 xx은 존재하지는 않으나, 전반적으로 xx지도와 xx하여 라이센서가 고려xxx 할 사항을 검토함.
2) 계약서안
(1) 조xxx
7. Technical Assistance and Service
7.1 Licensor shall supply Licensee with Technical Information in order that Licensee may
manufacture to the best advantage the Licensed Products without delay.
7.2 Licensor shall, by request of Licensee, permit a reasonable number of technical personnel designated by Licensee to have opportunity to assist the design and manufacture of the Licensed Products at Licensee’s place of business. Licensor shall arrange to make available qualified personnel for consultation with, and assisting of such Licensee’s personnel. Cost for round trips, meals, lodging and other expenses of Licensor’s personnel despatched for assisting shall be borne by Licensor.
7. xx지도 및 서비스
7.1 라이센서는 라이센시가 라이센스 제품을 최상의 조건으로 생산할 수 있도록 xx xx를 지체없이 라이센시에게 제공한다.
7.2 라이센서는 라이센시의 xx이 있는 xx 라이센시가 지정한 합리적인 xx이 라이센시의 xx소재지에서 라이센스 제품의 디자인 및 xx에 관하여 지도할 수 있도록 한다. 라이센서는 xx
xx지도 조항
라이센시의 인력에 xx 자문 및 지도를 위하여 적합한 xx을 xxx다. 라이센서가 xx지도의 목적으로 인력을 파견하는 xx xx, 식사, xx 및 기타 xx은 라이센서가 부담한다.
(2) 문제점
• 계약서 초안에는 xx지도를 위한 파견 인력의 xx을 라이센서가 부담xxx xx하고 있지만, 이러한 xx은 라이센시가 부담하는 것이 타당할 것이다.
• 파견 기술자가 xx지도를 위하여 파견되는 기간xx 라이센서는 업무의 공백이 발생할 수 있으므로, 파견xx 내에 파견 기술자의 수당을 포함시키는 것이 필요할 수 있다.
• xx에 따라서는 라이센서가 위치하고 있는 장소로 라이센시의 기술자를 xxx 하여 xx지도를 xx하는 방법도 고려해보아야 한다.
2. xx지도 조항의 의의
1) 의의
• 특허 라이센스에 있어서 명세서는 당업자가 쉽게 실시할 수 있도록 xxxxx 하며,103)104) 평균적 xx을 보유한 자가 특수한 xx을 부가하지 않고도 xx할 수 있도록 xxxxx 한다.105) 따라서 라이센서 의 xx지도 없이도 발명을 실시할 수 있어야 한다.
• 그러나 명세서에 발명의 실시에 필요한 모든 사항이 xx하게 xx되는 것은 사실상 불가능하며, 발명을 실시하는 xxxx 실시 조건 등 최적의 실시xx 등을 명확히 이해하기는 어렵기 때문에, 라이센시 입장에서는 발명을 최단 시간에 최고의 품질로 xxx기 위해서 라이센서로부터 명세서에 xx되어 있지 않은 xxx 등의 xxxx을 희망할 수 있다.
103) 특허법 제42조 제3항 참조.
104) 특허법 xx규칙 제21조 제3항, 제4항 참조.
105) 대법원 1996. 6. 28. 선고 95후95 판결, 대법원 1995.9.5. 선고 94후1657 판결, 대법원 2006.11.24. 선고
2003후2089 판결 참조.
7) 기타
• 라이센스 계약 당시에 xx지도에 관한 세부사항의 합의가 어렵다면, 라이센시측의 xx이 있는 xx에 양 당사자가 별도로 합의xxx xx할 수도 있다.
[예문]
The period, method and number of Licensor’s personnel and other conditions of
providing such services shall be mutually agreed upon by the parties hereto.
이러한 서비스제공을 위한 기간, 방법 및 라이센서의 파견xx 및 그 밖의 조건에 대하여는 xx간에 별도 합의하는 것으로 한다.
4. 라이센서의 xx
• xx지도 시 파견 지도인력에 xx xx을 라이센시가 부담xxx 한다.
Traveling expenses to and from the country of Licensor’s personnel, and living and other expenses of Licensor’s personnel for the period of services, shall be borne and paid by Licensee.
Licensee further agrees to pay Licensor a daily absence fee in the amount of United States Dollars per person, or such other amount as may be mutually agreed upon between the parties.
라이센서 파견인력의 라이센서 국가로부터 라이센시 국가에의 xxxx 등 서비스 제공 기간 중에 xx, 그 밖의 xx은 라이센시가 부담하여 지급하는 것으로 한다.
또한 라이센시는 라이센서에 대하여서 1인에 1일마다 미국 달러, 또는 양당사자 간에 별도로 합의한 금액의 일당을 지급하는 것에 xx한다.
• xx적인 부분 외에 xx지도 자체를 라이센서가 위치해 있는 곳에서도 할 수 있고, 본문에서 언급한 언어, xx 등에 대해 xx하게 xx을 하는 것이 좋다.
xx지도 조항
About Us
IPMS
xxxx 전문가 xx인 ‘xxxx네트워크(IPMS, 회장: xxx)’는 한국 xxxx xx을 높이겠다는 목표로 이 분야 전문가와 일반인이 함께 참여 한 민간 단체이다. 지난 2002년 삼xxx연구소 온라인 포럼에서 출발해 2009년부터 비영리·비정부 사회단체 xx로 xx 중이다. xx 분과xx
400명 등 온라인 xx 3700xx을 두고 있다.
IPMS는 ‘IP라이선스전략분과’ 등 xx 13개 분과로 xx돼있다. xxxx xx는 물론, 세미나와 교육·xx 콘퍼런스 등도 xx한다. 지난 2007년 ‘지적xx전략교본’ 발행을 시작으로 △사례 xx의 실무자를 위한 국제 라 이센스 계약(2008년) △국제 라이센스 계약 실무(2009년) 등을 펴냈다.
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Bio xx계약 총서 일반조항(Ⅱ)
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라이센스 협상 전략
협상의 3요소
xx(information)와 시간(time), 협상에서의 지위(power)는 협상에서 중요한 3가지 요소라 고 일컬어진다. 따라서 협상 테이블에 앉기 전에, 협상에 필요한 xx를 xxx 수집함으로써 협 상에서 우월한 지위를 확보하고, 협상의 마감시 한에 쫓겨서 마지못해 협상을 xxx 않는다면 자기에게 유리한 조건으로 협상을 마무리할 수 있다는 것이다.
[xx] 협상의 3요소 - xx, 시간, 지위
협상에 필요한 상대방에 xx xx로는, 상대방 이 요구할 것으로 xx되는 협상 조건뿐 아니라, 상대방의 사업실적, 협상에 참여하는 담당자 x x, 협상과 관련된 xxx계자의 xx 등을 포함 하여 폭넓은 xx가 포함될 수 있다. 또한, 협상 에 필요한 xx에는 협상에 임하는 자신의 xx 도 포함된다는 것을 간과해서는 안 될 것이다. ‘나를 알고 적을 알면 백xxx’이라는 말도 있
지 않는가?
협상에 임할 때, 협상 마감시한을 내부적으로 x x놓을 수는 있지만 이를 상대방이 알게 되면 상 대방의 xx조건에 따를 수밖에 없는 xx이 발 생할 수 있다. 이 xx, 상대방은 협상 마감시한 까지 협상을 xx시키다가 마감시한이 임박해 서 협상조건을 제시하게 될 것이고, 결국 제대로 협상을 해보지도 못하고 협상을 종료하게 될 수 도 있다. 따라서 협상 마감시한은 가급적 xxx 을 가지고 정하되, 때에 따라서는 협상 기간을 연장할 수 있음을 상대방에게 암시하는 것도 필 요하다.
일반적으로는 라이센서가 협상에서의 우월적 지위를 가지게 된다. 협상 조건을 라이센시x x 용하지 못하는 xx에, 라이센스를 허락하지 않 x x 있고, 이 xx 라이센시는 사업을 그만두 거나 침해를 할 수밖에 없는 xx가 발생할 수 있다. 그러나, 협상에서의 우월적 지위는 시간 이 해당 국가의 xx 정책xx 사회적 분위기가 바뀜에 따라, 라이센서와 라이센시의 역학xx 가 xx될 수도 있으므로, 라이센서가 협상 기간 xx 지나치게 우월적 지위를 xxx는 것은 바 람직하지 않을 것이다.
협상 장소
xxxx는 협상에서의 우월적 지위를 xxx 여 자기의 홈그라운드에서 협상을 하고자 할 것 이고, 그 결과 라이센시는 라이센서가 지정한 장 소를 xxx는 것이 통상적이다. 이로 인해, 라 이센서는 라이센서가 유리한 위치 및 회의실 환
경을 조성함으로써, xx하게 협상을 이끌어 나 갈 수 있을 것이다. 대부분 라이센시가 협상장소 (특히, 자신의 홈그라운드)를 지정할 수 있는 경 우가 적기는 하겠지만, 협상의 장기간 계속되거 나 협상을 여러 차례 계속해야 하는 xx는 라이 센서의 홈그라운드와 라이센시의 홈그라운드를 xx하면 협상을 xx하는 안을 xx해 볼 수도 있을 것이다. 이 같이, 협상 장소가 여러 곳이 되 는 xx에는 본인에게 유리한 장소에서 협상할 때, 중요한 주제가 협상되도록 유도하는 방안을 검토해 볼 수도 있다.
협상 xx
▶ 협상조건의 검토
협상에 임하기에 앞서, 협상 참여자는 희망하는 협상 조건과 이를 얻어xx 위한 방법을 xx 검 토해 보아야 한다. 이를 위해서는 xx 자신의 xx에서 제시할 수 있는 협상 조건의 범위를 설 정하되, 상대방이 제시하는 조건을 예측하여 양 보할 수 있는 한계치를 특정할 필요가 있다. 예를 들어서, 라이센시는 로열티 산xxx(xx 액 또는 xxxx 등), 로열티 비율, 라이센스의 xx(독점 또는 비독점), 서브라이센스 여부, 라 이센스 지역, 라이센스 기간, 로열티 지급 xx 등을 협상 조건으로 고려할 수 있다. 이때, 라이 센시는 각 협상 조건에 대하여 1) 절대 xx할 수 없는 것, 2) 상대방의 xx를 얻은 후 xx할 것, 및 3) 순차적으로 xx할 것으로 xxx x 분하고, 협상 테이블에서는 상대방의 xx 조건 에 따라 xx xxx xx에 따라 협상을 진행해
야 한다.
▶ 최적의 xx(BATNA23) 의 xx
협상에 임하는 xx, 협상 참여자는 협상이 결렬 될 xx에 선택할 수 있는 최적의 xx을 반드시 xxx는 것이 필요하다. 이러한 최적의 xx을 정하지 않고 협상에 임하면, 어느 시점이 되면 더 이상 협상을 진행해도 좋은지 아니면 협상x x 료해야 하는지 판단하기 어렵게 되고, 협상 테이 블에서 이를 명확히 하지 않거나 번복한다면 상 대방에게 불신만 심어주게 되어 이후에 협상이 재개되더라도 원만한 협상이 이루어xx 어렵게 된다.
협상 결렬을 xx할 수 있는 xx 조건(BATNA) 은 법률xx xx가 아니라 협상 당사자가 속한 회사의 정책 또는 전략에 해당하는 xxx므로, 회사 내부의 xxx(경영진)와 협의를 통하여 정 할 수 있다. 협상의 xx 조건(BATNA)x xx지 면, 협상 결렬시 그 xx에 따른 후속 조치 방안을 xx xx하는 것이 바람직하다.
한편, 협상을 좀 더 효과적으로 xx하기 위해서 는, 자기 자신의 xx 조건(BATNA)을 xxx는 것을 넘어서 상대방의 xx xx 조건(BATNA)을 xx 파악하고 이를 xx시킬 수 있는 방안을 고 려해 볼 필요가 있다.
23) BATNA(Best Alternative To Negotiated Agreement): 협상이 결렬될 xx를 xx하여 취할 수 있는 최적의 xx.
xx에서 이기는 xx계약 라이센스 세부 조항과 특허협력
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xx계약 업무 흐름
기획․계획 단계
xx계약 xx은 법무부문에 대하여 특정 안건 에 xx 사업부, xx․개발부문 내지 기술․엔지 니어링부문, 또는 현업부문(제조․물류부문)의 제안․의뢰에서부터 시작된다. 즉, 그 전에 통상 적으로 의뢰하는 부서(주관부서)에서 해당 안건
․사업에 대한 계획(기획,입안)이 수립된다. 도대체 무엇(안건, 문제, 비즈니스)을 누구와 어 떻게 하고자 하는가? 목적, 목표는 무엇인가? 기업전략, 사업(부) 전략은 무엇이며, 그것은 회 사방침에 따른 것인가, 상대방 선정은 적절한가? 하는 등의 이른바 5W1H의 요소에 의한 해석을 하고, 계획을 세운다.
큰 안건, 프로젝트에서는 프로젝트팀(태스크포 스)을 구성하는 경우도 있다. 프로젝트팀은 사 업부문, 경영기획부문, 경리재무부문, 연구개발 부문, 제조부문, 법무부문의 구성원으로 편성되 는 경우가 많으며, 여러 각도에서 조사 및 검토 하고 시뮬레이션을 실시한다. 경리․재무상황, 수익(력) 예측, 시장규모, 판매경로․채널의 강약, 상대방․경쟁업체의 비중․지위, 경쟁력의 조사․ 분석 등 실현가능성에 대한 연구를 한다. 이를 위하여 계약후보자(예상 고객)와 사전평가를 위 한 비밀유지계약(SA)를 체결하는 경우도 있다.
계약서 작성 단계
법무부문의 전문가에 의하여 초안이 작성되는 것이 일반적이며, 바람직하기도 하다. 법무부문 은 제안부서의 의뢰를 근거로 의견을 듣고 계약 원안을 작성한다. 제안부서(담당소관부문)가 직 접 스스로 기안하는 경우에는 반드시 법무부문 전문가의 검토․확인을 받는 것이 필요하다. 특히 일반인이 계약서를 작성하는 경우에는 생 각지 않은 허점(하자․누락)이 있게 된다. 또한
체크리스트를 작성해 두고, 계약안에 대한 자기 점검을 하는 것도 중요하다. 체크리스트에 의하 여 최소한 규정되어야 할 사항, 부족한 사항이 없는지(5W1H, 특히 명확한 계약취지․목적의 기술), 규제 법규에 저촉하고 있지 않는지 등을 점검한다.
초안자(법무부문)와 의뢰 부서(소관부서․제안 부서)의 긴밀한 합의․커뮤니케이션이 중요하다. 각각 서로가 생각하는 부분이 있기 때문에 이를 해소하여 보다 좋은 형태로 보정(brushup)할 필요가 있다. 의뢰부서는 자신들의 의도가 충분 히 반영된 계약안인지 여부를 검토해야 한다.
협상 단계
상대방에 대하여 계약안을 제시함으로써 협상 은 시작된다. 송부하는 수단으로서는 상대방 담 당자에게 우송, 팩스, 이메일, 면담 중에 직접 건 네는 방법이 있지만, 최근에는 사전에 이메일로 송신하고 검토하도록 하는 것이 일반적이다. 협상은 1대 1로 하는 경우도 있지만, 협상단을 구성하여 수행하는 경우가 많다. 협상단은 의뢰 한 부문(의뢰부서․소관부서/사업부서), 연구개 발부문, 경영기획부문, 법무부문(법무․지적재 산)의 구성원으로 이루어지는 것이 일반적이다. 협상에서 중요한 것은 상대방의 진의, 목표가격, 절대가격을 신속히 간파하는 것이다. 핵심의 주 위에 있는 본질적이 아닌 부분, 내용이나 가치가 없는 장식(이른바 꾸밈)에 현혹되어서는 안된다. 자신들은 무엇을 양보하고, 무엇을 양보해서는 안되는가? 때로는 수단으로서 협상하는 경우도 있지만, 최저한도는 확보되어 있어야 한다. 상 대방으로부터 획득하고자 하는 진정한 목적, 원 래 의도, 목적물(금전, 제품, 기술, 정보)은 무엇 인가? 협상이 진전되지 않는 경우에는 항상 원
소송에서 이기는 기술계약 라이센스 세부 조항과 특허협력
계약교섭 노하우
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효율적인 계약교섭을 위해서는 기업과 대학 모 두 아래 사항들을 반드시 인지해야 한다.
명학한 조문 작성
국내계약이든 국제계약이든 일단 양자가 합의 하여 조인한 계약은 자의적으로 자사의 상황에 따라 변경하거나 이행을 하지 않는 것은 불가능 하다. 특히 외국인·외국기업과의 계약은 세계 공통의 민법이 존재하지 않는다는 점과 계약조 항만이 양자의 유일한 약정인 점에 비추어 불명 료한 사항이나 장래 해석이 불분명하여 논쟁이 나 분쟁이 염려되는 경우, 이러한 일을 미연에 방지하고 또한 후일 사정을 알지 못하는 제3자
가 계약 조항을 읽어도 이해할 수 있도록 상세하 고 명료하게 조문을 작성해야 한다.
사전 정보 수집
교섭개시 전에 상대방의 상황을 충분히 조사하 고, 자사( 自 社 )와 비교 검토를 하여 본 프로젝트 (공동연구, 위탁연구, 라이센스 등)에 대한 상대 방의 의도를 충분히 파악한다. 라이센스 교섭이 면 라이센스 허락 후보국가, 후보기업의 실태를 보여주는 자료를 활용한다. 구체적으로 정부기 관, 무역진흥회, 국제협력기구, 종합상사, 상대 방 대사관, 상대국의 대표 조사기관(은행 등을 포함), 국제적 라이센스 중개인 등 이용할 수
합리적인 교섭태도
1) 분명하고, 솔직하게 그리고 명랑한 태도로 직접적으로 자기(자사)의 주장을 한다.
2) 예의 바르고 정중한 언어로 상대방의 주장․의견도 충분히 듣는다.
3) Yes․No는 확실히 한다. 애매한 대답으로 수용이 불가능한 사항에 대하여 상대방에게 기대를 갖지 않게 한다.
4) 상대방이 알지 못하는 곳에서 무의미하게 양보하지 않는다.
5) 상대방의 계책에 넘어가지 않는다.
6) 위협이나 속임수에 걸리지 않는다.
7) 상대방의 마음을 열게 하면 교섭은 절반 이상 성공이다.
8) 이를 위해서는 자신이 먼저 마음을 연다.
9) 일류 협상자는 일류 인물이다.
10) 라이센스 등 교섭은 전인격적 활동이다.
있는 정보를 수집해 해석한다.
현지의 대표적인 은행과 법률사무소를 방문하 여 직접 정보를 수집하는 것도 중요하다. 동일 업계에서의 평판도 참고가 된다. 또한 직접 라이 센스 허락 후보기업의 경영자를 방문하여
소송에서 이기는 기술계약 라이센스 세부 조항과 특허협력
기술계약 체크 리스트
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기술계약과 관련해 향후 분쟁이 발생할 것을 고 려하면, 기업과 대학 모두 아래 사항들은 반드시 유념해야 한다.
A. 국내뿐만 아니라 외국기업·대학과의 계약은 계약서에 기재된 사항만이 상대방과 약정된 사 항이다. 특히 상대방이 외국인인 경우에 기업이 나 대학 모두 계약에 기재되지 않은 사항은 약정 되지 않은 것임을 명심하여야 한다.
B. 라이센스 계약 특성상 계약서 조항이 많은 사항과 관련되기 때문에 약정항목에 누락이 생 기지 않도록 관계부문의 라이센스 계약담당자 가 충분히 협의하거나 사전에 라이센스 부문 담
당자가 정보 수집을 충분히 하여 누락이 없도록 한다.
C. 비밀유지계약, 공동연구계약, 연구위탁계약 등은 각각의 대상기술을 명확히 하고 범위를 특 정하도록 노력한다. 대가․비용 등 금액이 표시 되는 경우에는 대가․비용의 내역을 명확하게 기 재한다. 공동연구를 포함하여 성과의 취급에 대 하여는 계약 체결 시에 기본원칙을 결정해 두어 야 함에도 불구하고, 나중에 별도 협의하는 것으 로 규정하는 사례를 볼 수 있다. 후일 예상하지 못한 결과가 발생한 경우 각자 권리를 주장하여 수습하지 못하게 될 우려도 있다.
주요 체크 리스트
A. 연구위탁비의 경우
가) 위탁받은 연구 활동에 필요한 비용만을 말하는지 아니면 그 밖의 비용도 포함되는지의 여부
나) 비용만이라고 하면 연구·시험에 필요한 재료비·연구분석장치의 운전비·광열수도비 기 타 유틸리티 비용 외에 인건비도 포함되어 있는지 여부
다) 연구성과가 특허인 경우에 특허를 받을 수 있는 권리의 대가결정 방법 등
B. 공동연구계약의 경우
가) 기본적으로 자사의 연구개발능력을 파트너가 보완해 줄 것
나) 따라서 양자 간의 협력에 의해 공통목표인 공동연구의 성과에 도달할 수 있을 것
다) 위와 같은 점에서 필연적으로 공동연구의 성과는 양자가 실질적으로 균등분배하여 그 이 익을 받는다.
D. 예방법학적 소송대책과 관련하여 계약상의 수단을 추가해둔다. 공동 연구가 충분한 성과를 거두지 못하고 종료된 경우에 특히 검토해야 할 사항은 상호 교환한 기술정보, 기술연락회의에 서 교환된 정보, 공동연구의 성과취급, 공동연
라이센스 계약 체크리스트
조항 | 체크 사항 | 비고 |
1. 전문 | a.계약 당사자의 명칭 등의 표시 (회사명, 본점 소재지, 창립 준거법) b.계약 목적의 개요의 표시 | b. 국내 계약인 경우에 기재 |
2. Whereas Clause | a.계약 당사자 종사 업무의 소개 b.라이센서의 보유 권리, 허락되어 있 는 권리에 관한 진술 c.계약 당사자의 계약 체결 의사 표시 | 국내 라이센스 계약에는 없음 필요한 경우에는 「 경위 」 「배경」등의 조항을 마련 |
3. 전문 대상 | 약인 (in consideration of) 을 기재 | 상대방이 미국 기업인 경우 |
4. 정의 | a. 특히 대상 기술은 상세히 정의한다. 본문에 더해, 첨부, 부속서 등을 이 용해 오해가 없도록 정의를 작성한 다. 또한, Patent Lists 를 첨부한다. b. 주요한 정의 대상 항목 본 기술, 본 제품, 본 특허, 노하우, 판매 가격, 고객, 화폐, 상표권, 관련회사, 허락지역, 선적, 개량 기술, 비밀정보 등 | a. 특허 계쟁 회피의 목적의 라이센스 계약에서는 대상 특허의 정의는 국가명과 특허 번호만 기재하면 된다. |
b. 생략형(abbreviation)도 자 주 사용된다. | ||
5. 라이센스의 대상 | a.라이센스의 형태 독점 또는 비독점인가, 독점인 경우 라이 센서는 자기 실시 가능한가, 재실시권 첨 부인가 b.실시 허락의 제한, 범위 ⅰ) 제조, 판매제한 (지역, 수출처, 생산 량, 목적, 용도 등) ii) 허락 지역 이외의 취급 (수출 금 지 or 라이센서의 승인 사항여부) iii) 국내에 있어서의 라이센스 허락 인 경우, 타국의 라이센시가 제조 한 제품의 국내로의 수입은 제한 되어 있는가 c.특허 라이센스 허락특허 표시, 특허 리스트의 제시 d.노하우, 라이센스 라이센스 범위의 특정, 기술이전·기 술정보 제공 범위의 특정 e.상표 라이센스가 부수되어 있는 경우: ⅰ)상표의 제시는 의무 or 권리 ii) 사용 형태 iii) 품질 관리 규정 | 비독점인 경우, 다른 라이센시 의 유무, 가능하면 다른 라이센 시의 명칭을 확인 c.국내 특허 라이센스 계약인 경우에는 전용실시권인지 통 상실시권인지를 명시 |