Positie Partij A Geef onder de overwegingen kort aan wat Partij A doet/inbrengt en eventueel ook
Geheimhoudings overeenkomst
Non-disclosure agreement (NDA)
Belangrijke aandachtspunten
Partijen Namen, rechtsvorm, statutaire vestigingsplaats, adresgegevens en bevoegd vertegenwoordigers (inclusief functie).
Positie Partij A Geef onder de overwegingen kort aan wat Partij A doet/inbrengt en eventueel ook
wat ze hoopt te vinden.
Positie Partij B Geef onder de overwegingen kort aan wat Partij B doet/inbrengt en eventueel ook
wat ze hoopt te vinden.
Eenzijdige / tweezijdige Geheimhoudingsovereenkomst
Is de geheimhouding op één of beide partijen van toepassing? In het geval van een tweezijdige NDA is het van belang goed onderscheid te maken tussen de (gedefinieerde) Verstrekkende Partij en de Ontvangende Partij.
Definitie van Aangesloten Ondernemingen (affiliates)
Definieer wat onder Aangesloten Ondernemingen valt of benoem eventueel een aantal Aangesloten Ondernemingen die ook onder de NDA moeten vallen
specifiek. Wees terughoudend, geheimen blijven het best bewaard als ze niet veel gedeeld worden.
Definitie van het Project Geef korte beschrijving van het Project. Deze definitie bepaalt waarvoor de
informatie gebruikt mag worden (binnen het Project) en moet dus op maat zijn. In sommige gevallen wordt gebruik binnen het Project nog verder ingeperkt door toevoeging van een extra definitie voor het “Doel”.
Ingangsdatum dd/mm/jjjj of de dag dat de laatste partij de NDA heeft ondertekend. Let op in geval
er voor de Ingangsdatum al Vertrouwelijke Informatie is gedeeld die onder de NDA zou moeten vallen en zorg dat deze dan ook is gedekt.
Vervaldatum dd/mm/jjjj of bijvoorbeeld de Einddatum van het Project.
Definitie Vertrouwelijke Informatie (VI)
Deze definitie is doorgaans breed en veelomvattend, maar niet te breed want het moet wel duidelijk zijn wat Vertrouwelijke Informatie is en wat niet. Daarbij is het zaak altijd nog even goed na te kijken of de eigen “kroonjuwelen” er onder vallen.
Formaliteiten met betrekking tot vertrouwelijkheid
Bijvoorbeeld “Geïdentificeerd en expliciet gemarkeerd als vertrouwelijk en naar behoren gelabeld als “vertrouwelijk.” eventueel nog met een toevoeging voor het na afloop schriftelijk (gemarkeerd) bevestigen van mondeling verstrekte
informatie. Let er bij het opnemen van een markeringsbepaling op dat deze in acht wordt genomen en werkbaar is.
Uitzondering op vertrouwelijkheid
Sta stil bij de – vaak standaard overgenomen – uitzonderingen op de geheimhoudingsverplichting zoals bijvoorbeeld “De Ontvangende Partij is niet gebonden aan geheimhouding met betrekking tot die delen van de Vertrouwelijke Informatie van Verstrekkende Partij, indien deze al openbaar waren of al in
haar bezit waren voordat deze Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij werd ontvangen, of in haar bezit kwamen via een derde partij die niet gebonden is aan geheimhouding” etc. Als u als Partij bijvoorbeeld (gebruiks- of eigendoms)rechten op de Resultaten wil verkrijgen kan een uitzondering als “vertrouwelijkheid geldt niet voor informatie die door de Ontvangende Partij zelf is gevonden” soms vervelende gevolgen hebben.
Bewijslastverdeling Bijvoorbeeld: “De bewijslast ligt bij de Ontvangende Partij en de Ontvangende
Partij zal de Verstrekkende Partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen als zij meent dat een van deze uitzonderingen zich voordoet.”
Definitie Background Informatie Zeker wanneer er Resultaten worden verwacht bij het uitvoeren van het Project,
kan het belangrijk zijn hetgeen een Partij zelf al aan informatie heeft (voor de Ingangsdatum) en misschien ook hetgeen zij daarna buiten het Project zelf (uit)vindt duidelijk af te bakenen, zodat het niet wordt verdeeld onder de regeling voor Resultaten.
Definitie Resultaten (Foreground) en overdracht
Als er Resultaten uit het Project worden verwacht is het van belang afspraken te maken over de eigendom en het gebruik daarvan (ook na afloop). Bijvoorbeeld (zeer verstrekkend): “Indien het gebruik van de Vertrouwelijke Informatie (VI) door de Ontvangende Partij leidt tot intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke aanspraken, zal de Ontvangende Partij deze rechten en/of aanspraken kosteloos overdragen aan de Verstrekkende Partij.” Zou voor deze optie worden gekozen dan kan eventueel nog een overdrachtsbepaling worden toegevoegd.
Geen recht om IErechten aan te vragen
Bijvoorbeeld: “De Ontvangende Partij zal geen enkel Intellectueel Eigendomsrecht aanvragen, of hiervoor op andere wijze bescherming voor claimen, waar ook ter wereld, met betrekking tot de aan haar verstrekte Vertrouwelijke Informatie, noch zal zij iemand anders toestaan of helpen om dit te doen.”
Geen gebruik buiten het Project/Doel
Bijvoorbeeld “De Partijen verbinden zich ertoe de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van het Project/Doel”. Bepaal of er bepaalde handelingen expliciet moeten worden uitgesloten.
Andere verplichtingen Naast de beperking van het gebruik door de definitie van het Project/Doel hebben
geheimhoudingsovereenkomsten vaak clausules die bepaalde handelingen specifiek verbieden. Denk daarbij aan een verbod om Vertrouwelijke Informatie te kopiëren, te ontleden enz.
Openbaarmaking aan werknemers
Denk goed na wie er toegang tot de Vertrouwelijke Informatie moeten krijgen en beperk deze groep (een geheim bewaar je het beste door het niet te delen).
Openbaarmaking aan derden Nogmaals; bedenk wie er toegang tot de Vertrouwelijke Informatie moeten krijgen
en hou deze groep zo klein mogelijk.
Bepaling inzake publicatie Zeker wanneer wordt samengewerkt met kennisinstituten is het van belang een
regeling op te nemen met betrekking tot publicatie waarin afspraken worden gemaakt over o.a. review vooraf en uitstel van publicatie (i.g.v. octrooiering).
Verplichting tot het verstrekken van Vertrouwelijke Informatie of de optie dat juist niet te doen
Wilt u er zeker van zijn dat bepaalde informatie gedeeld gaat worden of wilt u juist expliciet opnemen dat u de mogelijkheid heeft om Vertrouwelijke Informatie niet te delen?
Verplichting Vertrouwelijke Informatie te retourneren gedurende de overeenkomst
Is het van belang om Vertrouwelijke Informatie al terug te kunnen vragen nog voordat het Project is afgerond?
Mogelijk om het gebruik van Vertrouwelijke Informtie
te stoppen gedurende de overeenkomst
Als het Project bijvoorbeeld het uitvoeren van testen behelst, wilt u misschien overwegen om de mogelijkheid in te bouwen om het gebruik van Vertrouwelijke Informatie tijdens de looptijd van de overeenkomst te stoppen.
Verplichtingen na afloop Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat de verplichting tot geheimhouding na
beëindiging van de overeenkomst in stand blijft. Kijk ook goed na of er nog andere verplichtingen zijn die moeten voortduren (bijvoorbeeld de verplichting om geen IE-bescherming aan te vragen).
Daarnaast is een clausule om te retourneren of te vernietigen of (in het geval van elektronisch overgedragen materiaal) de toegang te beperken belangrijk.
Bovendien – vooral in situaties waarin testen worden verricht/rapporten worden opgesteld – wilt u wellicht vastleggen dat dergelijke informatie uiterlijk op de Vervaldatum aan u wordt verstrekt.
Sancties bij nietnakoming
Als de geheimhoudingsovereenkomst niet wordt nageleefd kan het onmogelijk worden om octrooi aan te vragen aangezien de nieuwheid is aangetast. Daarom (en omdat het berekenen van de schade moeilijk kan zijn) moet u overwegen om een boete op te nemen in geval van niet-naleving.
Tussentijdse beëindiging Soms is het verstandig om de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging van een
geheimhoudingsovereenkomst uit te sluiten, maar in andere gevallen kan het van belang zijn juist afspraken te maken over tussentijdse opzegging of ontbinding
in geval van niet-nakoming. Denk goed na over de verplichtingen in geval van beëindiging door tijdsverloop of in goed overleg en die in geval er sprake is van niet-nakoming, want die kunnen anders zijn.
Overdracht Mag uw wederpartij haar rechten en verplichtingen in het kader van de geheimhoudingsovereenkomst overdragen? Dit wordt in de meeste gevallen juist geblokkeerd omdat u anders wel eens onvoldoende “grip” zou kunnen hebben op met wie uw Vertrouwelijke Informatie wordt gedeeld.
Fusie of overname Wellicht wilt u de overdracht van rechten en verplichtingen in geval van een
fusie of overname juist wel mogelijk maken? Houd er wel rekening mee dat uw wederpartij ook worden overgenomen door uw grootste concurrent. De meeste geheimhoudingsovereenkomsten staan overdracht binnen de groep wel toe (aan Aangesloten Ondernemingen/Affiliates).
Salvatorian clause Dit is een “veiligheidsklep”; afgesproken wordt dat – als een bepaling in de
geheimhoudingsovereenkomst niet kan worden afgedwongen of nietig is – de rest van de overeenkomst van kracht blijft en partijen verplicht zich de desbetreffende clausule te vervangen door iets dat wel is toegestaan/werkt.
Algemene verplichting inzake bijstand
Afhankelijk van het Project/Doel, kan het nuttig zijn om een algemene (inspannings)verplichting tot het verlenen van bijstand op te nemen.
Nietaanvalsbepaling Hoewel de beperkingen die het mededingingsrecht met zich meebrengt moet
worden gerespecteerd, kan men overwegen om aan niet-aanvalsbepaling (met betrekking tot het IE) op te nemen of bijvoorbeeld een “afkoel periode” op te nemen na beëindiging van de overeenkomst.
Rechtskeuze Weet welk recht er van toepassing is op de overeenkomst (Nederlands/België/ Duits enz.) en maak daar in principe een afspraak over. Zorg ervoor dat de advocaat die uw geheimhoudingsovereenkomst opstelt of beoordeelt, goed bekend is met het rechtssysteem van dat land.
Forumkeuze Beslis welke rechter of arbiter een eventueel geschil zal behandelen en zorg ervoor dat dit in overeenstemming is met uw rechtskeuze (dus geen Nederlands recht en Zwitserse rechter).
2012
Alternatieve Geschillenbeslechting
Soms kunnen geschillen beter (over bepaalde artikelen van de overeenkomst) worden opgelost doormiddel van alternatieve geschillenbeslechting (zoals escalatie naar managementniveau, het inlassen van een afkoelingsperiode etc.).
Heeft u nog vragen of wenst u advies op het gebied van IE?
Neem dan contact op met V.O. Patents & Trademarks via:
Nederland
+ 31 88 501 97 97
België
+ 32 16 24 08 50
Duitsland
+ 49 89 890 63 69 36
#vopatents