Contract de Licență între instituția publică XXXX și un partener industrial

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx CONFIDENȚIAL DRAFT

Contract de Licență între instituția publică XXXX și un partener industrial

Important

1. Acest document este un model de Contract de Licență. Pentru ca un Contract de Licență să fie valid trebuie ca acesta să fie completat cu toate informațiile necesare și semnat.

2. Având în vedere că XXXX este o instituție publică și deci trebuie să se supună legislației în vigoare, condițiile acestui Contract de Licență sunt general valabile cu excepția unor situații speciale. Pe de altă parte este posibil ca acest Contract de Licență să trebuiască a fi ajustat astfel încât să satisfacă condițiile specifice fiecărui partener.

3. Contractul de Licență este doar unul dintre tipurile de contracte care poate fi încheiat între părți (Contract de Dezvoltare, Contract de Cercetare, Contract de Servicii, etc). Înainte de completarea oricărui tip de contract este necesară o informare corectă asupra tipului de parteneriat dorit. Un sumar al acestor contracte se găsește la xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx?xxxxxxx00

Pentru orice modificare a acestor contracte vă rugăm să consultați RIST.

CONTRACT DE LICENȚĂ

între

(a se scrie numele instituției)

Reprezentat de Profesor ……………………………………………….

(numele și prenumele Profesorului)

Reprezentant TTO ……………………………………………….

(numele și prenumele reprezentantului TTO)

(numit(ă) în continuare ”XXXX”)

și

...................................................................................................

(numele partenerului industrial)

...................................................................................................

(adresa partenerului industrial )

(numit(ă) în continuare ”COMPANIA”)

(iar ambele numite împreună Părţile și separat Partea)

Notă Importantă: pentru a evita orice confuzie, Părțile sunt de acord că simpla lecturare al acestui Contract nu reprezintă obligarea vreuneia din Părți de a concluziona un contract de colaborare sau orice alt tip de contract cu cealaltă Parte.

Introducere

XXXX este unicul proprietar al cererii de brevet (provizorie/completă) ............................. cu privire la invenția (titlu) ”..............................................” care a fost dezvoltată de către (autorul invenției) .................................. aparținând de Laboratorul ......................................................... al XXXX.

XXXX dorește să dezvolte și să comercializeze această invenție pentru beneficiul publicului larg prin intermediul Companiei.

ARTICOLUL 1 – DEFINIȚII

- Brevet

”Brevetul” reprezintă aplicația de brevet (provizorie/completă) ........................ cu numărul ................................ (vezi Tabelul 1 mai jos) depusă la (OSIM, EPO, USPTO, etc) ......................................., precum și toate brevetele emise și dependente de acest brevet.

- Produs Licențiat

”Produsul Licențiat” înseamnă orice produs sau parte a acestuia, care este acoperită în totalitate sau în parte de Brevet în țara în care orice astfel de Produs este fabricat, folosit sau vândut.

- Proces Licențiat

”Procesul Licențiat” înseamnă orice proces acoperit în totalitate sau în parte de către Brevet.

- Domeniu de Utilizare

”Domeniul de Utilizare” înseamnă următorul domeniu: ..............................................

- Vânzări Nete

Prin ”Vânzările Nete” se înțelege prețul de vânzare facturat, excepție făcând prețul de ambalare, asigurare, transport, vamă și alte taxe, atâta timp cât acestea sunt facturate separat.

- Prima Utilizare Comercială

”Prima Utilizare Comercială” înseamnă primul transfer de către Companie sau a sublicențiaților acesteia a Produselor Licențiate către o terță entitate, sau prima valorificare al unui Proces Licențiat într-un schimb monetar (sau ceva echivalent ce poate fi echivalat ca valoare în scopul determinării Vânzării Nete), cu excepția transferului în scopuri de cercetare, dezvoltare sau testare.

- Condiții Nepreferențiale

”Condițiile Nepreferențiale” se aplică între entitatea care vinde un produs și entitatea care cumpără acel produs, unde activitățile celor două entități se desfășoară în mod independent una față de cealaltă și fără nici un fel de legătură între ele. Aceste Condiții au ca scop excluderea oricărei interferențe asupra prețului de tranzacționare dintre cele două entități. De exemplu, prețul convenit între o companie și filiala sa nu îndeplinește Condițiile Nepreferențiale. Condițiile Nepreferențiale au ca scop stabilirea ”prețului mediu al pieței” în cazul în care există o astfel de piață, dar care se aplică și pentru cazul în care o astfel de piață nu există în legătură cu produsul în discuție.

ARTICOLUL 2 – ACORDAREA BREVETULUI DE LICENȚĂ

XXXX acordă Companiei prin prezenta o licență exclusivă de a produce, a folosi și a vinde Produsele și Procesele Licențiate, licență care se încadreză în Domeniul de Utilizare menționat mai sus (numită în continuare ”Licența”).

Compania nu va acorda sublicențe fără consimțământul scris al XXXX, consimțământ care nu trebuie refuzat în mod nejustificat. În cazul acordării sublicențelor, Compania va plăti XXXX redevențele prevăzute în Articolul 3 din acest Contract, redevențe calculate în funcție de Vânzările Nete ale entităților sublicențiate;

sau

Compania are dreptul de a acorda sublicențe terților. Orice acordare de sublicență trebuie comunicată de îndată către XXXX, împreună cu numele sublicențiatului și domeniul de aplicare a sublicenței. Compania va plăti XXXX redevențele prevăzute în Articolul 3 din acest Contract, redevențe calculate în funcție de Vânzările Nete ale entităților sublicențiate.

XXXX își rezervă dreptul de a folosi în continuare Produsele Licențiate și de a aplica Procesele Licențiate, încadrate de Domeniile de Utilizare, în scopuri științifice non-comerciale.

ARTICOLUL 3 – REDEVENȚELE

Cheltuieli de Întreținere a Licenței

Compania va plăti XXXX o sumă de întreținere a licenței anuală de RON/EUR .........................., fără TVA. Această sumă de întreținere a licenței va fi plătită pentru anul calendaristic precedent până la dată de 31 Martie, cu condiția ca redevențele datorate pe Vânzările Nete pentru anul precedent, dacă acestea au existat, să fie mai mici decât suma de întreținere a licenței. Dacă redevențele datorate pe Vânzările Nete pentru anul precedent sunt mai mari decât suma de întreținere a licenței, Compania va plăti XXXX până la data sus menționată doar redevențele datorate. Diferența între suma de întreținere și redevență nu poate fi considerată ca plată în avans a redevențelor pentru anii viitori.

Redevențele

Începând cu Prima Utilizare Comercială, Compania va plăti XXXX redevențe de ............ % din Vânzările Nete, determinate în Condiții Nepreferențiale, a Produselor și Proceselor Licențiate folosite sau vândute de către Companie sau sublicențiații săi. TVA-ul se adaugă în plus acestei redevențe.

Compania se obligă să comunice XXXX fără întârziere data Primei Utilizări Comerciale. Redevențele pentru anul precedent se plătesc o dată pe an până la data de 31 Martie. Raportul Companiei despre redevențe trebuie trimis la XXXX până la 1 Martie al fiecărui an. Dacă Compania nu datorează nici o redevență XXXX, Compania va raporta și acest lucru. Plata redevenței se va face în RON/EUR; rata de schimb a monedei în care se calculează redevența se stabilește a fi rata ultimei zile din anul în care redevențele sunt datorate, cu excepția cazului în care Compania a întârziat plata redevenței, caz în care XXXX poate decide între rata mai sus menționată și rata din ziua în care se face plata.

Raportul Companiei despre redevențe și plăți va fi trimis la:

.............................

XXXX va comunica Companiei în scris prin mail sau fax orice schimbare a acestei adrese.

În situația în care Compania poate dovedi cu informații detaliate și grafice cum că, fără o reducere a redevențelor pe care le are de plătit, Compania va fi forțată să reducă sau chiar întrerupă procesul de producție și/sau comercializarea unui Produs sau Proces Licențiat, XXXX și Compania se vor așeza la masa negocierilor pentru a găsi o soluție satisfăcătoare pentru ambele Părți și care este spre binele continuării valorificării Produselor și Proceselor pentru care s-a întocmit acest contract de licență.

Obligativitatea de a plăti redevențe (inclusiv a cheltuielilor pentru întreținerea licenței) stabilite în acest Articol va înceta în momentul expirării ultimului Brevet. Dacă nici un Brevet nu a fost acordat de către instituția abilitată (OSIM, EPO, USPTO, ....), atunci Compania va fi eliberată de orice obligație de a plăti redevențe, iar XXXX este îndreptățită să păstreze redevențele deja primite de la Companie.

ARTICOLUL 4 – COSTUL BREVETĂRII

Compania se angajează să ramburseze către XXXX toate costurile externe făcute de XXXX pentru depunerea, procesul de acordare și întreținerea Brevetului, costuri care sunt datorate de către XXXX de la data semnării prezentului Contract. XXXX va furniza către Companie copii ale facturilor originale.

Înaintea fiecărui pas important făcut de XXXX în procesul de brevetare, XXXX va consulta Compania în scris în special asupra deciziei de a aplica pentru brevet la PCT având în vedere multitudinea de țări în care se dorește obținerea protecției, datorită răspunsurilor datorate examinatorilor Brevetului, precum și datorită posibilității apariției unei contestații de la o terță entitate. XXXX va consulta Compania pe probleme tehnice sau științifice ridicate de examinatori, iar Compania este de acord să ofere XXXX această asistență.

În situația în care Compania decide să nu aplice sau să nu mai suporte cheltuielile de brevetare în una sau mai multe țări, atunci XXXX are dreptul să renunțe la depunerea unei cereri de brevet, respectiv pentru a menține Brevete în aceste țări. Dacă XXXX decide să breveteze pe propria cheltuială, licența nu este valabilă în aceste țări.

XXXX nu este obligată să păstreze activ nici un Brevet. În situația în care XXXX decide să nu mai mențină activ un Brevet de invenție în una, mai multe sau toate țările, atunci XXXX este obligată să informeze Compania de această decizie cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului în care formalitățile de înnoire trebuie realizate. Compania va primi, pentru acele țări, dreptul de a dobândi Brevetul gratuit, cu excepția plății redevențelor deja datorate către XXXX și rambursării tuturor costurilor și cheltuielilor externe ale Brevetului realizate de XXXX, inclusiv cele realizate înainte de semnarea prezentului Contract.

În situația în care XXXX transferă dreptul de proprietate al Brevetului către o terță entitate, atunci XXXX transferă către această entitate toate drepturile și obligațiile care decurg din acest Contract.

Compania recunoaște prin prezenta că a avut acces deplin la dosarul Brevetului existent la data semnării prezentului Contract.

ARTICOLUL 5 – CONTABILITATEA ȘI AUDITUL

Compania va ține o gestiune completă și corectă a documentelor financiar-contabile, documente care pot atesta în mod rezonabil toate detaliile legate de calculul redevențelor datorate către XXXX.

Aceste documente trebuie să fie accesibile pentru inspecție de către XXXX (sau de către un expert contabil desemnat de către XXXX) în orice moment rezonabil din timpul orelor de program, în scopul verificării declarațiilor de redevență. XXXX va suporta costurile inspecțiilor. Aceste costuri trebuie, totuși, să fie rambursate către XXXX în cazul în care auditul se prelungește or trebuie repetat datorită unor documente inexacte sau incomplete aparținând Companiei, sau dacă în urma auditului rezultă redevențe suplimentare ce depășesc 5% din suma declarată și/sau plătite de Companie.

Compania va impune aceleași obligații și sub-licențiaților săi și va fi responsabilă față de XXXX pentru orice încălcare a acestei obligativități.

ARTICOLUL 6 – ASISTENȚA ȘTIINȚIFICĂ

XXXX este de acord să ofere Companiei asistența științifică necesară transmiterii către aceasta a informațiilor referitoare la Produsele și Procesele Licențiate. Modalitățile specifice în care va decurge această asistență vor fi convenite între Părți. Perioada de asistență se stabilește a fi de ............ luni de la semnarea acestui Contract.

ARTICOLUL 7 – VALORIFICAREA LICENȚEI

Compania va depune toate eforturile posibile pentru a dezvolta și comercializa Produsele sau Procesele Licențiate. În situația în care Compania, după doi (2) ani de la semnarea acestui Contract, nu este în măsură să demonstreze că a făcut aceste eforturi pentru dezvoltarea și comercializarea Produsele sau Procesele Licențiate, atunci XXXX este îndreptățită să rezilieze acest Contract.

sau

... este îndreptățită să convertească licența acordată de acest Contract într-o licență neexclusivă, după o notificare prealabilă a Companiei de trei (3) luni.

sau

Compania va depune toate eforturile necesare pentru a dezvolta și comercializa Produsele și Procesele Licențiate. Aceste eforturi trebuie să se concretizeze prin realizarea următoarelor obiective în următoarele perioade de timp:

1. .................................. ...............................

2. .................................. ...............................

3. .................................. ...............................

4. .................................. ...............................

cu condiția ca, totuși, XXXX să nu poate refuza în mod nejustificat orice revizuire a acestor perioade de timp ori de câte ori se cere acest lucru în scris de către Companie, cerere sustinută de documente ce dovedesc dificultățile tehnice pe care Compania le-a întâmpinat și nu le-a putut evita.

Nerespectarea obiectivelor menționate mai sus în perioadele sau în extensiile de timp stabilite, va îndreptății XXXX să convertească Licența într-o Licență neexclusivă după o notificare scrisă către Companie de nouăzeci (90) de zile (cu condiția ca în aceste nouăzeci de zile obiectivele să rămână în continuare îndeplinite).

ARTICOLUL 8 – ÎNCĂLCAREA BREVETABILITĂȚII

Părțile se vor informa reciproc de orice suspiciune de încălcare a protecției Brevetului de către o terță parte, precum și de orice acțiune de contestare a validității Brevetului.

XXXX poate decide, la propria sa discreție, să ia orice măsură necesară în cazul încălcării protecției și/sau în cazul unei contestații ce pretinde invalidarea Brevetului. În situația în care XXXX decide să instituie procedurile legale pentru încălcarea protecției Brevetului sau să se implice în procedurile ce pretind lipsa de valabilitate a Brevetului, Compania are dreptul de a participa la astfel de proceduri, cu condiția ca Părțile să se înțeleagă asupra cotei de costuri și beneficii ale acestora. Dacă Compania optează să nu se implice în aceste proceduri, XXXX poate acționa pe propriile riscuri și cheltuieli, și, în caz de succes, se va bucura de întregul beneficiu.

În situația în care XXXX decide să nu se implice în astfel de proceduri judiciare, aceasta va trebui să informeze în scris Compania. Compania va avea apoi dreptul să preia controlul procedurilor, acolo unde legea permite, pe propriile riscuri și cheltuieli, și, în caz de succes, se va bucura de întregul beneficiu.

În cazul în care poziția competitivă pe piață a Companiei este serios afectată de decizia XXXX de a nu se implica în procedurile judiciare, sau dacă Compania va suferi pierderi de afaceri datorită acestor decizii, atunci Părțile vor acționa împreună pentru a ajusta suma redevențelor prevăzute la Articolul 3.

ARTICOLUL 9 – RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

XXXX nu face garanţii, explicite sau implicite, privind noutatea, brevetabilitatea, acurateţea, ne-încălcarea altor drepturi de proprietate intelectuală, potenţialul comercial, adecvarea pentru un anumit scop, defectele, sau orice alte garanţii privind Produsele sau Procesele Licențiate. Acest contract nu poate fi interpretat ca o garanție dată de XXXX că folosirea Licenței nu încalcă proprietatea intelectuală deținută de o terță entitate.

XXXX nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună directă sau indirectă suferită de Companie sau sublicențiații săi sau de alte entități care rezultă din utilizarea Produselor și/sau Proceselor Licențiate.

În cazul în care Compania decide să comercializeze orice Produse şi/sau Procese Licențiate în totalitate sau în parte, Compania va purta întreaga răspundere pentru concepţia, dezvoltarea, testarea, utilizarea şi comercializarea acestor produse şi procese, şi va răspunde către terţi în legătură cu această comercializare. Compania este de acord să compenseze şi să asigure XXXX împotriva oricăror astfel de pretenţii sau acţiuni aduse de terţi împotriva XXXX; în acest scop, Compania este de acord să obţină o asigurare adecvată.

ARTICOLUL 10 – TRANSFERUL CONTRACTULUI

Prezentul Contract nu poate fi transferat de către Companie, fără acordul prealabil scris al XXXX, chiar și în cazul în care Compania își încetează activitatea. Această clauză este executorie față de orice terță parte, inclusiv a persoanelor sau entităților care au control asupra Companiei.

ARTICOLUL 11 – DURATA ȘI EXPIRAREA CONTRACTULUI

Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți și va rămâne în vigoare până la expirarea ultimului Brevet.

Nerespectarea de către una dintre Părți a obligațiilor contractuale specificate în acest contract dă dreptul celeilalte Părți să notifice Partea care nu respectă contractul de acest lucru, să precizeze natura acestei nerespectări și să ceară reintrarea în grațiile acestui contract. Dacă această corectare nu se întâmplă în termen de nouăzeci (90) de zile de primirea acestei notificări, Partea care a făcut notificarea este îndreptățită să rezilieze acest contract, fără a aduce atingere altor drepturi care îi sunt conferite de acest contract și de către lege.

Compania are dreptul de a rezilia acest contract în orice moment după o notificare scrisă de șase (6) luni către XXXX și după plată integrală a sumelor și cheltuielilor datorate către XXXX până la momentul rezilierii.

În situația în care Compania încetează să-și mai desfășoare activitatea și întră în insolvență sau faliment, XXXX are dreptul să rezilieze imediat acest contract, fără a aduce atingere altor drepturi care îi sunt conferite de acest contract și de către lege. XXXX are de asemena dreptul de a rezilia prezentul contract în cazul în care Compania contestă validitatea Brevetului.

La încetarea prezentului contract, Compania și sublicențiatele sale vor înceta să mai folosească Produsele și Procesele Licențiate cu condiția ca acestea să fie protejate printr-un Brevet valabil. Compania și sublicențiatele vor putea, însă, să vândă toate Produsele Licențiate și să finalizeze acele Produse Licențiate aflate în procesul de fabricație la momentul rezilierii și să le vândă și pe acestea, cu condiția ca redevențele pentru acestea să fie plătite de către Companie în conformitate cu Articolul 3 din acest contract și ca rapoartele corespunzătoare să fie prezentate XXXX.

ARTICOLUL 12 – LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE

Prezentul Contract precum şi eventualele litigii, controverse sau diferendumuri decurgând din sau legate de acesta sunt şi vor fi reglementate, interpretate şi soluţionate conform legislației române.

ARTICOLUL 13 – ALTE CONDIȚII

13.1 Acord Unic

Prezentul contract este singurul contract între Părți cu privire la subiectul de față și înlocuiește toate contractele și înțelegerile verbale sau scrise anterioare.

13.2 Modificări

Prezentul contract poate fi modificat doar printr-o addendum în scris făcută de reprezentanții autorizați ai ambelor Părți.

13.3 Reprezentativitate

Nici un reprezentant oficial al unei Părți nu se constituie în calitate de agent sau reprezentant al ceilalte Părți, sau ambele Părți ca și joint-venturers sau parteneri în orice scop. Fiecare Parte trebuie să fie un contractor independent și nu un angajat sau partener al celeilalte Părți. Niciuna dintre Părți nu va fi răspunzătoare pentru actele sau omisiunile celeilalte Părți, și nici o Parte nu va avea autoritatea de a vorbi în numele, de a reprezenta sau de a obliga cealaltă Parte în nici un fel fără consimțământul scris al celeilalte Părți.

13.4 Utilizarea Numelor

Nici o Parte nu va folosi numele celeilalte Părți fără acordul prealabil în scris al celeilalte Părți.

13.5 Expirarea Contractului

Condițiile articolelor 1, 9 și 12 vor rămâne valabile oricărei expirări sau terminări al acestui Contract.

13.6. Comunicarea

Orice informare sau comunicare necesară a fi stabilită între cele doua Părți in cadrul acestui Contract va fi transmis următoarelor persoane de contact:

 Persoana de contact din partea Companiei:

......................................................................

(nume și prenume a personei de contact)

......................................................................

(adresă)

email: .........................................................

telefon: .........................................................

f ax: .........................................................

Persoana de contact din partea XXXX:

......................................................................

(nume și prenume a personei de contact)

......................................................................

(adresă)

email: .........................................................

telefon: .........................................................

f ax: .........................................................

Părţile au dispus redactarea prezentului Contract, în două (2) exemplare în limba română, câte un (1) exemplar pentru fiecare Parte semnatară. Fiecare Parte garantează şi declară că persoanele pe care le-au desemnat să semneze prezentul acord sunt pe deplin autorizate, la data semnării Contractului, să semneze acest Contract.

XXXX Compania

_{(Data și locația) (Data și locația)}

_{(Numele și titlul) (Numele și titlul)}

_{(Semnătura) (Semnătura)}

Tabelul 1: Aplicația de Brevet Nr.

Page 9 of 9