3. Перетерский И.С. Сделки, договоры. М., 1929. 4. Вольп Ф. Образец патентно­ лицензионного договора. М., 1967. 5. Штумпф Г. Лицензионный договорЛїер. с нем. Под. ред. М.М.Богуславского. М., 1988. 6. Мухамедшин И.С. Правовые особенности передачи...

X.X. Xxxxxxxx

ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ І ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

При розгляді взаємин учасників договору про спільну діяльність слід за­ значити, що у випадку домовленості сторін договору про внесення до спільного (надалі - складочного) майна грошей чи іншого майна у вигляді матеріальних, об'єктів (будівель, споруд, обладнання тощо), суттєвих труднощів при юридич­ ному оформленні зазначених фактів не виникає. Проблеми починаються там, де в якості внеску (вкладу) передається так звана "інтелектуальна власність". Хоча у главі 38 чинного Цивільного кодексу УРСР не міститься безпосередньої вказівки на можливість такого внеску, за цілком справедливим твердженням

O.A. Підопригори: “... учасники договору про спільну діяльність можуть робити внески ... будь-якими правами інтелектуальної власності, що мають вартість, включаючи авторські права, права на винаходи, права на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, промислові зразки, ноу-хау тощо”[1,с.292].

Одразу відзначимо, що, як правило, до складочного майна передається технологія, яка містить в собі права на об'єкти інтелектуальної власності. Саме про цю ситуацію в даній статті, коли вживається термін "права на об'єкти інте­ лектуальної власності", що передані у вигляді внеску до спільної діяльності. У чому ж полягає суть цих проблем?

Xxxxxx і патентознавці, які займаються оформленням договорів про спільну діяльність (завжди багатостороння угода, навіть коли в договорі беруть участь лише дві сторони), як правило, в якості підґрунтя при проведенні пере­ говорів використовували патентно-ліцензійний договір (двостороння угода, в якій цілі контрагентів мають "зустрічну протилежну спрямованість"[2,с.761]). Як бачимо, за змістом це протилежні угоди. Перша характеризується наявніс­ тю загальної мети в партнерів, друга - переслідує цілі протилежні. X.X. Пере- терський зазначав, що поміж учасниками багатосторонньої угоди "немає такого антагонізму інтересів, як при звичайних двосторонніх договорах”[3,с.8]. За­ вдання полягає в тому, щоб "перетворити" угоду з двосторонньої (патентно- ліцензійний договір) на багатосторонню (договір про спільну діяльність).

В Україні з моменту становлення патентної справи на початку 70-х рр., широко використовувалися зразкові ліцензійні угоди, що були рекомендовані відомими фахівцями в галузі патентного права X.Xxxxxxx [4,с.28] та X. Штум- пфом [5,с.10-11]. Мета даної статті полягає в спробі дати відповідь на питання: чи потрібно додавати до договору про спільну діяльність патентно-ліцензійний договір, спрямований на передачу певних прав на об'єкти інтелектуальної вла­ сності, як це має місце з установчим договором про створення спільного під­ приємства, що утворюється, наприклад, в організаційно-правовій формі акціо­ нерного товариства чи товариства з обмеженою відповідальністю?

Аналіз літератури з цієї проблеми показав, що розглядалася вона стосов­ но тільки тієї спільної діяльності, яка здійснюється шляхом створення юридич­ ної особи відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та ана­

- 208 -

логічних в інших країнах. При цьому пік досліджень припадав на ту пору, коли ці підприємства називалися "спільними", або СП. Однак результати, отримаю під час їх проведення, можуть бути використані й при дослідженні спільної дія­ льності, що здійснюється без створення юридичної особи.

Так, провідний спеціаліст у цій галузі X.X. Xxxxxxxxxx вважає, що оскіль­ ки фундатори спільного підприємства передають права на промислову влас­ ність спільному підприємству як юридичній особі, то порядок і строки внесен­ ня технології можуть бути обумовлені в угоді між учасником спільного підпри­ ємства та власне спільним підприємством зі статусом юридичної особи, як угоді між ліцензіаром та ліцензіатом [6,с.26]. При цьому учасник СП набуває статус ліцензіара, а саме СП - статус ліцензіата.

Ця позиція відповідає вимогам законодавства України, Російської Феде­ рації та інших країн, але, на наш погляд, тільки в тому випадку, якщо мова йде про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності в якості внеску до ста­ тутного фонду юридичної особи. Тут фундатори спільного підприємства на партнерських засадах створюють новий суб'єкт права, покликаний уособлювати їхні інтереси. Інша справа, якщо такої особи (суб'єкта права) немає, як не вини­ кає юридична особа при договорі про спільну діяльність за чинним в Україні законодавством (ст.ст.430-434 ЦК УРСР). До речі, у проекті нового Цивільного кодексу України (далі - Проект ЦК України) поряд із договором про спільну діяльність (ст.ст.1192-1193 Проекту ЦК України), як форма її здійснення з по­ єднанням внесків учасників передбачається "просте товариство" (ст.ст.1194- 1205 Проекту ЦК України). Але суть справи не змінюється тому що "просте то­ вариство", відповідно до Проекту ЦК України, теж не є юридичною особою.

З суто методологічної точки зору, на наш погляд, користуватися текстом патентно-ліцензійного договору варто. При цьому маємо на увазі ту обставину, що ліцензійний договір більш детально регулює істотні умови угоди. Проте, ці умови повинні бути трансформовані з двосторонньої угоди на багатосторон­ ню. В цьому полягає вся складність вирішення описаної проблеми. X.X. Xxxxx медшин у згаданій статті з цього приводу пише, що наявність такої ліцензійної угоди не змінює того факту, що всі істотні умови передачі внеску (вид ліцензії, умови використання переданого об'єкта, вартість ліцензії тощо) будуть усе од­ но визначатися установчим договором, оскільки інакше неможливо оцінити вартість переданих для використання науково-технічних досягнень.

Що передає партнер по спільній діяльності в якості внеску? У патентній ліцензії передається право на використання запатентованого технічного досяг­ нення, зокрема винаходу, яке належить ліцензіару. У безпатентній ліцензії пе­ редається право на використання технічного досягнення, яке доки не є запа­ тентованим, взагалі не підлягає патентному захисту, наприклад, ноу-хау, яке теж належить ліцензіару. Складність передачі даного виду внеску (ноу-хау) по­ лягає в тому, що воно суттєво відрізняється від запатентованого винаходу за своєю юридичною природою, виходячи з котрої слід зазначити, що ноу-хау охо­ роняється не нормами законодавства стосовно промислової власності, а зако-

- 209-

нодавством про несумлінну конкуренцію. Зрозуміло, що комплексна ліцензія містить у собі обидва права на використання, які належать ліцензіару.

При цьому варто враховувати рекомендації відомого патентознавця X.Xxxxxx. Кожний ліцензійний договір, - пише X.Xxxxx, - має своє обличчя. Той, кому часто доводиться займатися укладенням ліцензійних договорів у га­ лузі права промислової власності, знає, що майже ніколи один договір не буває схожим на інший. Мета договору, галузь техніки, економічні обставини і пози­ ції сторін у переговорах завжди неоднакові, тому результат успішних перегово­ рів, тобто узгоджений текст договорів у кожному окремому випадку має власне обличчя. Навіть якщо запропонувати сотні типових ліцензійних договорів, не вдалося б охопити особливості всіх конкретних випадків. Приблизний зразок договору служить для перевірки того, чи не упущені під час переговорів деталі, спроможні призвести в майбутньому до суперечок у тлумаченні окремих пунк­ тів і виникнення судових процесів між сторонами договору або стосовно третіх осіб. Небезпека негативних наслідків при оцінюванні патентно-ліцензійних до­ говорів є досить значною за різними причинами, а перш за все тому, що ці пи­ тання майже не регулюються законодавством. Так п.9 Патентного закону ФРН визначає лише, що “право на патент, претензія на видачу патенту і право, що випливає з патенту, можуть бути передані іншим особам з обмеженнями чи без обмежень”. Таким чином, - робить висновок X.Xxxxx, - партнери за договором повинні самі узгоджувати в ньому всі умови і можливі випадки. Якщо цього не зроблено, то в разі виникнення суперечки її вирішує суд, даючи своє тлумачен­ ня”^,с.З]. Дані рекомендації й досі є корисними і актуальними.

Таким чином, підбиваючи підсумки, можна дати відповідь на поставлене у статті питання. Якщо партнери створюють юридичну особу і роблять внесок до її статутного фонду у вигляді об'єктів інтелектуальної власності, то патент­ но-ліцензійний договір має бути прикладений до установчого договору як його невід'ємна частина. Якщо партнери роблять такий внесок у скпадочне майно договору про спільну діяльність або в просте товариство, то патентно- ліцензійний договір повинен бути "перетворений" із двосторонньої угоди на багатосторонню.

Надійшла до редколегії 27.01.2000

Список літератури:

1. Цивільне право: Підручник/X.X. Xxxxxxxxxxx, X.X. Xxxxxxx, X.X. Xxxxxxxx, X.X. Xxxxx та ін. Ч.ІІ. К., 1997. 2. Xxxxx X.X. Обязательственное право. М., 1975.

3. Xxxxxxxxxxx X.X. Сделки, договоры. М., 1929. 4. Вольп Ф. Образец патентно­ лицензионного договора. М., 1967. 5. Xxxxxx Г. Лицензионный договорЛїер. с нем. Под. ред. X.X.Xxxxxxxxxxxxx. М., 1988. 6. Xxxxxxxxxx X.X. Правовые особенности передачи технологии совместным предприятиям // Вопросы изобретательства. 1988. N 7. С.22-27.