LISENSAVTALE

LISENSAVTALE

Mellom

*, nedenfor benevnt Lisensgiver,

og

*, nedenfor benevnt Lisenstaker,

er i dag følgende avtalt om rettigheter til å [angi hvilke rettigheter avtalen skal regulere. F.eks. rett til å produsere, videreutvikle, selge] varer eller tjenester som baserer seg på en oppfinnelse eller annen skapende virksomhet som er gjort av Lisensgiver, nedenfor benevnt Oppfinnelsen. En detaljert beskrivelse av Oppfinnelsen er inntatt i bilag 1 til denne avtalen. [Oppfinnelsen har slik patentbeskyttelse [angi også eventuelle andre registrerte rettigheter] som nærmere fremgår av bilag 2.] Alle slike varer eller tjenester der Oppfinnelsen inngår, blir som fellesbetegnelse nedenfor benevnt Produktet. Dersom Oppfinnelsen skal benyttes selvstendig vil Oppfinnelsen og Produktet være identiske slik dette er definert over.

1. RETT TIL PRODUKSJON OG SALG AV PRODUKTET

På slike vilkår som nærmere er definert i denne avtale gir Lisensgiver en eksklusiv rett til Lisenstaker til [angi hvilke rettigheter avtalen skal regulere jf. også ovenfor. F.eks videreutvikling, produksjon og salg av] Produktet i [definer eventuelt markedsområde og geografisk område] frem til [angi eventuell tidsbegrensning – f.eks så lenge patentet er gyldig, jf. punkt 14].

[Kommentar: I den foreslåtte avtaleteksten er det lagt opp til en eksklusiv rett i en begrenset tidsperiode. Alternativer er en rent eksklusiv avtale uten tidsbegrensning, eller en ikke- eksklusiv avtale slik at man kan inngå liknende avtale med flere interessenter samtidig.]

Lisenstaker har fullt produkt-, erstatnings- og selgeransvar for Produktet overfor enhver part eller tredjemann som måtte gjøre krav gjeldende i forbindelse med Produktet.

2. SERTIFIKAT, MERKING

Lisenstaker forplikter seg til å utføre og betale for eventuell lovpålagt sertifisering og merking av Produktet.

3. KONKURRERENDE PRODUKTER

Lisenstaker har innenfor det geografiske område som avtalen gjelder i avtaleperioden ikke rett til å markedsføre og/eller selge konkurrerende produkter, utover nåværende sortiment, uten Lisensgivers samtykke.

4. EIENDOMSRETT

Oppfinnelsen kommer fra Lisensgiver. Lisensgiver beholder også etter inngåelse av denne avtale, all eiendomsrett til Oppfinnelsen samt all dokumentasjon Lisensgiver frembringer som er nødvendig for å utnytte Oppfinnelsen. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, opphavsrett, patentrettigheter, knowhow, design, forretningshemmeligheter samt selve ideen bak Oppfinnelsen.

[Kommentar: Dersom Lisensgiver f.eks også har gjennomført produktutvikling, vil avtaleteksten kunne måtte endres for å gjenspeile dette.]

5. AKTIV INNSATS FRA LISENSTAKER

Lisenstaker skal til enhver tid – innenfor en rimelig forretningsmessig ramme – arbeide aktivt for å fremme omsetningen av Produktet i hele det geografiske område som avtalen gjelder. Lisenstaker skal utarbeide en aktivitetsplan for dette, og den skal rulleres minst en gang per år. Lisensgiver skal uoppfordret gis innsikt i aktivitetsplanen. Det forutsettes at aktivitetsplanen inneholder en nærmere beskrivelse av planer for videreutvikling, investering i produksjonsutstyr og markedsføring.

[Her kan gjerne inntas en nærmere beskrivelse av hvilken aktivitet Lisenstaker skal utvise. En nærmere beskrivelse kan eventuelt inntas i eget vedlegg til avtalen.]

6. AKTIV INNSATS FRA LISENSGIVER

Lisensgiver plikter, snarest etter underskrift av denne avtale å overlevere til Lisenstaker all relevant knowhow om Oppfinnelsen, og Produktet om relevant. Knowhow som ikke allerede er skriftlig nedtegnet skal nedtegnes og overleveres Lisenstaker. All skriftlig nedtegnet knowhow som overleveres, skal fremgå av en fortegnelse som inntas som bilag [x] til denne avtale.

Når det for øvrig gjelder innsats fra Lisensgivers side, herunder i tilknytning til produksjon, markedsføring eller videreutvikling, skal omfanget av slik bistand og vilkårene for den avtales i en særskilt avtale. Lisensgivers eventuelle bistand skal skje på alminnelige forretningsmessige vilkår. [Alternativt bør man vurdere å avtale på forhånd hva som vil være en rimelig godtgjørelse for den innsats Lisensgiveren skal bidra med videre.]

7. Forsvarlig oppbevaring og tilgjengelighet

1. Kildekode

Partene er enige om at kildekoden til Oppfinnelsen med tilhørende dokumentasjon skal leveres [uavhengig tredjepart, f.eks. Norsk Tillitsmann] til depot senest samtidig som signering av avtalen. Kildekoden skal være oppbevart i depot under hele avtaleperioden.

Lisensgiver er ansvarlig for å oppdatere kildekoden hver 3. måned.

Avtale med [uavhengig tredjepart] om deponering av kildekoden er inntatt som bilag [x] til denne avtalen.

[Kommentar: Dersom det er snakk om lisensiering av programvare som skal inngå i et produkt eller brukes selvstendig, bør kildekoden oppbevares i depot og oppdateres jevnlig. Ved deponering av kildekode må det inngås en avtale mellom partene i lisensavtalen og en uavhengig tredjepart. Norsk Tillitsmann er en av flere som tilbyr deponeringsavtaler.]

2. Dokumentasjon

Partene er enige om at forretningshemmeligheter vedrørende Oppfinnelsen, og Produktet om relevant, skal leveres [uavhengig tredjepart, eks. Norsk Tillitsmann] senest samtidig med underskrift av denne avtalen. Dokumentasjonen skal være oppbevart i depot under hele avtaleperioden.

Lisensgiver er ansvarlig for å oppdatere dokumentasjonen hver 3. måned.

Avtale med [uavhengig tredjepart] om deponering av dokumentasjon er inntatt som bilag [x] til denne avtalen.

8. VEDERLAG

For rettighetene etter denne avtale betaler Lisenstaker til Lisensgiver en royalty på

* %

av utfakturert verdi av Produktet. Med utfakturert verdi menes den pris Lisenstaker oppnår ved salg av Produktet eller deler av det, fratrukket avgifter og fraktomkostninger, men tillagt rabatter som ikke er en del av de generelle salgsvilkår. I tilfelle der salgsprisen av en eller annen grunn avviker fra de priser Lisenstaker normalt praktiserer overfor frittstående kunder, er det den antatte normale pris som skal legges til grunn ved beregningen av royalty.

Royalty beregnes månedlig og forfaller til betaling senest 30 dager etter utløpet av den enkelte måned. Sammen med utbetalingen skal Lisenstaker uoppfordret avgi en oppgave som viser beregningsgrunnlaget. Senest 3 måneder etter utløpet av hvert kalenderår skal Lisenstaker gi Lisensgiver en årsoppgave over beregningsgrunnlaget. Denne årsoppgave skal være bekreftet av Lisenstakers revisor.

[I tillegg betaler Lisenstaker til Lisensgiver et engangsbeløp på kr. * som et bidrag til dekning av kostnader forbundet med den produktutvikling basert på Oppfinnelsen som er blitt foretatt frem til i dag, og som i sin helhet stilles til Lisenstakers disposisjon ved inngåelsen av denne avtale. Beløpet forfaller til betaling senest 30 dager etter inngåelsen av denne avtale.]

[Kommentar: teksten over bør inkluderes dersom Lisensgiver har stått for produktutvikling i forkant av avtaleinngåelsen.]

[I tillegg kan eventuelt også avtales at det skal betales et årlig minimumsbeløp/royalty uavhengig av hvor stort salg som oppnås. Det kan også vurderes å innta bestemmelse om at det årlige minimumsbeløpet f.eks skal trappes opp etter hvert. Ved å avtale et årlig minimumsbeløp kan man muligens hindre eventuelle forsøk fra en Lisenstaker på å kjøpe en lisens med det formål å eliminere produktet fra å konkurrere med et annet produkt Lisenstakeren har.]

I den utstrekning de ovennevnte vederlag er merverdiavgiftspliktige, skal merverdiavgiften komme i tillegg.

9. KONTROLL

Lisensgiver har rett til selv eller ved en oppnevnt person, å kontrollere Lisenstakers regnskap i den utstrekning det vedrører royaltyberegningen for Produktet. Denne kontroll betales av Lisensgiver med mindre vesentlige feil i Lisenstakers oppgaver blir oppdaget.

10. UNDERLISENSER

Lisenstaker har adgang til å inngå underlisensavtaler. Lisensgiver skal imidlertid forhåndsgodkjenne den enkelte underlisens. Nektelse kan kun skje dersom dette i det enkelte tilfelle ansees saklig begrunnet. Herunder kan Lisensgiver blant annet kreve at underlisensavtaler skal følge norsk lov og pådømmes av norske domstoler, og at de ikke skal gi underlisenstakeren adgang til videre lisensiering.

Dersom Lisenstaker inngår underlisensavtale, skal Lisensgiver ha royalty på samme måte som etter punkt 8 også for den omsetning underlisenstakeren får, med mindre partene avtaler noe annet. Lisenstaker skal være solidarisk ansvarlig med underlisenstakeren for betalingen av dette vederlaget.

Lisenstaker skal påse at Lisensgivers interesser i denne avtale blir ivaretatt fullt ut også i underlisenstilfellene.

11. OPPFINNELSENS RETTSLIGE BESKYTTELSE

[11.1 Patentbeskyttelse

Oppfinnelsens patentmessige status på det tidspunkt denne avtale inngås, er nærmere beskrevet i bilag 2. Partene er enige om i fellesskap å utarbeide en plan for hvilke land man vil søke å oppnå patentbeskyttelse i, og herunder søke slik sakkyndig bistand som det med rimelighet er behov for. Hvis Lisenstaker for ett eller flere land ikke ønsker å fremme patentsøknad, kan Lisensgiver, forutsatt at han for egen kostnad fremmer patentsøknad for disse lands vedkommende, kreve at rettighetene til Oppfinnelsen i disse land holdes utenfor denne avtale.

Lisenstaker er forpliktet til å angi på Produktet at det inneholder patentsøkte eller patentbeskyttede elementer.

11.2 Kostnader

Lisenstaker bærer alle kostnader ved å videreføre omforente patentsøknader og å vedlikeholde de patentrettigheter som på grunnlag av disse søknader måtte bli ervervet. Enhver patentsøknad skal fremmes i Lisensgivers navn med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt.

På tilsvarende måte som ovenfor nevnt skal det også forholdes når det gjelder varemerkebeskyttelse og eventuelt annen immateriell beskyttelse som partene måtte se seg tjente med å søke å oppnå.

11.3 Håndheving av rettigheter

Lisenstaker er ansvarlig for å forsvare patentrettighetene mot inngrep fra utenforstående. Dette gjelder også inngrep i designrett, opphavsrett, varemerkerett eller andre materielle eller immaterielle rettigheter til hele eller deler av Produktet.

Lisensgiver er pliktig til å gi Lisenstaker nødvendig bistand ved å bringe til veie nødvendig dokumentasjon for saken og gjennom å medvirke ved eventuelle forhandlinger for domstolen eller liknende.

Hver part plikter å varsle den annen part skriftlig dersom vedkommende part blir kjent med krenkelser som nevnt i dette punkt.

Skulle ansvaret i forbindelse med forsvar av patent, eller andre rettigheter som nevnt, i noe land bli uforholdsmessig økonomisk bebyrdende for Lisenstaker, er partene enige om å møtes for i samråd å vurdere hvordan situasjonen skal løses, eventuelt frafalle kravet om forsvar mot inngrep.

11.4 Lisensgivers ansvar

Lisensgiver påtar seg intet ansvar for at patentsøknader vedrørende Oppfinnelsen vil bli innvilget. Xxxxxx ikke påtar Lisensgiver seg ansvar for at de rettigheter som eksisterer ved inngåelsen av denne avtale ikke senere kan bli bestridt av tredjemann. Imidlertid bekrefter Lisensgiver at han ved inngåelsen av denne avtale har gitt Lisenstaker informasjon om alle forhold som er av viktighet for den patentmessige situasjon og som Lisensgiver ved avtaleinngåelsen har kunnskap om.]

[Kommentar: Teksten i klammeparentes over benyttes dersom det er tale om en oppfinnelse med patentbeskyttelse. Dersom patentbeskyttelse ikke er aktuelt benyttes teksten under.]

[11.1 Søknadsprosess

Partene er enige om i fellesskap å diskutere hvorvidt partene vil være tjent med å søke å oppnå varemerkebeskyttelse eller annen registrerbar immateriell beskyttelse og hvis aktuelt utarbeide en plan for hvilke land man vil søke å oppnå slik beskyttelse i. Hvis Lisenstaker for ett eller flere land ikke ønsker å fremme søknad om beskyttelse, kan Lisensgiver, forutsatt at han for egen kostnad fremmer søknad for disse lands vedkommende, kreve at rettighetene til Oppfinnelsen i disse land holdes utenfor denne avtale.

Lisenstaker bærer alle kostnader ved å videreføre omforente søknader og å vedlikeholde de rettigheter som på grunnlag av disse søknader måtte bli ervervet. Enhver søknad skal fremmes i Lisensgivers navn med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt.

11.2 Håndheving av rettigheter

Lisenstaker er ansvarlig for å forsvare Oppfinnelsen og Produktet mot inngrep i designrett, opphavsrett, varemerkerett eller andre materielle eller immaterielle rettigheter.

Lisensgiver er pliktig til å gi Lisenstaker nødvendig bistand ved å bringe til veie nødvendig dokumentasjon for saken og gjennom å medvirke ved eventuelle forhandlinger for domstolen eller liknende.

Hver part plikter å varsle den annen part skriftlig dersom vedkommende part blir kjent med krenkelser som nevnt i dette punkt.

Skulle ansvaret i forbindelse med forsvar av rettigheter til Oppfinnelsen og Produktet i noe land bli uforholdsmessig økonomisk bebyrdende for Lisenstaker, er partene enige om å møtes for i samråd å vurdere hvordan situasjonen skal løses, eventuelt frafalle kravet om forsvar mot inngrep.

11.3 Lisensgivers ansvar

Lisensgiver påtar seg ikke ansvar for at de rettigheter som eksisterer ved inngåelsen av denne avtale ikke senere kan bli bestridt av tredjemann. Imidlertid bekrefter Lisensgiver at han ved inngåelsen av denne avtale har gitt Lisenstaker informasjon om alle forhold som er av viktighet for Oppfinnelsen, og Produktet om relevant, og som Lisensgiver ved avtaleinngåelsen har kunnskap om.

[Kommentar: Dersom det er snakk om lisensiering av programvare, eller andre verk, som nyter opphavsrettslig beskyttelse kan det være lurt å innta eksplisitt tekst om dette under punkt 11. Ettersom opphavsrettigheter ikke er registrerbare vil dette ikke fremgå av dokumentasjonen på samme måte som for eksempel patent eller designrettigheter.]

12. NYE FINESSER OG IDEER

Dersom Lisensgiver frembringer nye trekk eller finesser ved Oppfinnelsen, skal også disse omfattes av nærværende avtale.

Dersom det arbeid Lisenstaker eller noen av Lisenstakers underlisenstakere måtte utføre i forbindelse med produksjon og salg av Produktet, skulle føre til nye patenterbare trekk ved Oppfinnelsen, skal disse være den reelle oppfinnerens eiendom. Partene skal da inngå en tilleggsavtale som i rimelig grad hensyntar partenes interesser i lys av den videreutvikling som har funnet sted.

Dersom det arbeid Lisenstaker eller noen av Lisenstakers underlisenstakere måtte utføre i forbindelse med produksjon og salg av Produktet, skulle føre til nye ikke patenterbare trekk eller finesser ved Oppfinnelsen, skal partene også inngå en tilleggsavtale som i rimelig grad hensyntar partenes interesser i lys av den videreutvikling som har funnet sted.

Som en del av tilleggsavtalen skal partene inkludere bestemmelser om at Lisensgiver skal ha en vederlagsfri ikke eksklusiv bruksrett/lisens til forbedringer/ videreutvikling som nevnt ovenfor, med mindre slik vederlagsfri lisens fremstår som urimelig.

13. DISKRESJON, LOJALITET OG GJENSIDIG ORIENTERINGSPLIKT

All informasjon som utveksles mellom partene under forhandling, inngåelse, gjennomføring og avslutning av denne avtalen som ikke er allment kjent og som det kan være av forretningsmessig betydning for den annen part å hemmeligholde, skal anses som fortrolig informasjon.

Partene forplikter seg til utad overfor konkurrenter og lignende å opptre med diskresjon slik at fortrolig informasjon ikke blir kjent for uvedkommende.

I særdeleshet skal partene vise varsomhet og lojalitet overfor hverandre, slik at de ikke forårsaker eller medvirker til at konkurrerende produkter tilbys i de markeder der Produktet eventuelt ikke har rettslig beskyttelse.

Fortrolig informasjon skal ikke brukes til andre formål enn gjennomføring av denne avtalen.

Hver av partene skal holde den annen part orientert om hvilke rutiner og øvrige forholdsregler som praktiseres for å sikre at fortrolig informasjon ikke blir tilgjengelig for tredjemann. Videre er hver av partene berettiget til å kontrollere at den annen parts opplysninger om sikkerhetstiltak er korrekte.

De samme krav som partene her stiller til hverandre, skal de også stille til de tredjemenn som de av ulike grunner har behov for å samarbeide med i tilknytning til gjennomføringen av denne avtale.

Plikten til diskresjon og hemmelighold gjelder også etter opphør av denne avtale.

14. VARIGHET / OPPSIGELSE

Denne avtale skal gjelde til den sies opp av en av partene i tråd med dette punkt 14 [så lenge Oppfinnelsen er patentbeskyttet i noe land].

[Kommentar: Dersom avtalen regulerer en oppfinnelse med patentbeskyttelse bør alternativet i klammeparentesen benyttes.]

Lisenstaker har [imidlertid] rett til å si opp avtalen [på et hvilket som helst tidspunkt] med 6 måneders varsel [dersom Lisenstaker finner at den ikke vil gi økonomisk utbytte]. Slik oppsigelse må skje i rekommandert brev.

Dersom salget av Produktet fra og med år * ligger så lavt at Lisensgivers royaltyinntekt er lavere enn kr. * per år, skal Lisensgiver ha rett til å si opp avtalen med 6 måneders varsel. [Kommentar: Her kan også vurderes om man skal innta en indeksering av kronebeløpet for hvert år som går] Også slik oppsigelse må skje i rekommandert brev. Dersom Lisenstaker senest 30 dager etter slik oppsigelse yter slik betaling til Lisensgiver at hans royaltyinntekt når det nevnte minimum, skal denne betaling ha suspenderende virkning for oppsigelsen for det aktuelle år.

Fra det tidspunkt avtalen opphører, er Lisenstaker uberettiget til videre utnyttelse av Oppfinnelsen. Dette gjelder også enhver tredjemann som måtte utlede sin rett til å utnytte Oppfinnelsen fra Lisenstaker. Ved avtalens opphør skal Lisenstaker vederlagsfritt overlate all skriftlig nedtegnet knowhow og annen informasjon om Oppfinnelsen, og Produktet om relevant, samt eventuelle prototyper til Lisensgiver, samt sørge for at enhver tredjemann som måtte utlede sin rett til å utnytte Oppfinnelsen fra Lisenstaker gjør det samme. [Lisenstaker skal imidlertid ha rett til å selge lagerførte Produkter. Det skal betales royalty ved salg av Produkter som måtte være på lager idet avtalen sies opp.]

[Kommentar: Vær oppmerksom på at Innovasjon Norge kan stille krav til lisensavtalers varighet og oppsigelsesadgang i forbindelse med lån til lisensgiver eller lisenstaker. Avtaleteksten vil i tilfelle måtte tilpasses slike krav.]

15. MISLIGHOLD

Partene er enige om at forhandlinger skal føres før mislighold av noen art fører til konflikt.

Mislighold gir grunnlag for erstatningskrav etter vanlige regler.

Xxxxxxxxx mislighold gir den annen part rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning [alternativt: med virkning 30 dager deretter med mindre feilen i mellomtiden er rettet.]

[Som vesentlig mislighold som gir Lisensgiver rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning regnes blant annet:

1. Mangelfull aktivitet over lengre tid fra Lisenstakers side [bør spesifiseres nærmere]

2. Mindre omsetning enn …… enheter pr. år

3. Forsinket betaling av royalty eller bevisst feilaktig beregning av royalty]

Vanlige regler angående force majeure gjelder for begge parter.

16. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER UNDER AVTALEN

Med mindre annet er skriftlig avtalt har partene adgang til å overdra sine rettigheter og plikter etter nærværende lisensavtale til tredjemann. Den annen part skal gis informasjon om eventuell overdragelse så snart som mulig.

[Kommentar: Ved lån til lisensgiver eller lisenstaker gjøres det oppmerksom på at långiver vil kunne stille krav når det gjelder hvilken rett disse skal ha til å overføre lisensavtalen til tredjemenn. Hvilke krav långiver vil kunne stille, vil blant annet avhenge av om lån skal gis til lisensgiver eller lisenstaker.

Det vises til våre hjemmesider for mer informasjon om lisensavtaler og overførbarhet der Innovasjon Norge skal gi lån til lisensgiver eller lisenstaker [link]

Tekst til hjemmeside:

Ved innvilgelse av lån fra Innovasjon Norge med tilhørende stiftelse av panterett, stilles det gjerne krav fra Innovasjon Norge som kan få betydning for utformingen av lisensavtaler lånetaker inngår.

Hvilke krav som stilles vil kunne avhenge av hvorvidt det er innvilget lån til lisensgiver eller lisenstaker.

Dersom Innovasjon Norge har innvilget lån til lisensgiver, vil Innovasjon Norge i de fleste tilfeller ha stilt krav om at lisensavtaler som inngås inneholder en ensidig rett for lisensgiver til å overdra rettigheter og plikter etter lisensavtalen til en tredjepart ved lisensgivers konkurs.

Dersom Innovasjon Norge har innvilget lån til lisenstaker mot at det stilles sikkerhet i form av panterett vil Innovasjon Norge, for å sikre at rettigheter etter lisensen går inn i lisenstakers driftstilbehørspant etter panteloven § 3-4, i de fleste tilfeller ha stilt krav om at lisenstakers rettigheter etter lisensavtaler skal være overførbare. For å sikre dette er det viktig at det i lisensavtalen inntas et samtykke fra lisensgiver om at lisenstaker kan overdra og pantsette rettighetene etter avtalen.

Dersom du er usikker på hvordan lisensavtalen skal utformes for å oppfylle eventuelle forpliktelser overfor Innovasjon Norge kan du ta kontakt med din rådgiver.]

17. LOVVALG OG JURISDIKSJON

Denne avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist som springer ut av avtalen og som ikke løses i minnelighet skal behandles etter norsk rett og av norske domstoler.

**§**

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

……………, den ………

Utarbeidet av Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxx AS