LISENAVTALE FOR VAREMERKE

LISENAVTALE FOR VAREMERKE

Denne lisensavtalen for varemerke («Avtalen») er inngått den (dato) mellom

(navn), xxx.xx. (…)

(Adresse 1)

(Adresse 2)

(«Lisensgiver»)

og

(navn), xxx.xx. (…)

(Adresse 1)

(Adresse 2)

(«Lisenstaker»)

i fellesskap omtalt som «Partene»

1. Bakgrunn

   1. Lisensgiver er innehaver av kjennetegn som består av betegnelsen (…) (og/eller) (…), i hovedsak (registrert/innarbeidet) for (…), som definert i punkt 2.1.

   2. Lisenstaker ønsker å markedsføre og selge de Lisensierte Produktene (som definert i punkt 2.2) under Varemerkene.

   3. Lisenstaker ønsker også å lisensiere Varemerkene for å kommersialisere disse i form av produksjon, markedsføring og salg av de Lisensierte Produktene.

2. Definisjoner

I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner:

1. Varemerkene er de registrerte (og/eller) uregistrerte varemerkene som fremgår av Vedlegg 1.

2. De Lisensierte Produktene er de varene (og/eller) tjenestene som fremgår av Vedlegg 2.¹ Tilknyttede Selskaper er (…).²

3. Varemerkemanual er retningslinjer laget av eller på vegne av Lisensgiver som viser hvordan Varemerkene skal brukes (, og finnes i Vedlegg 3).³

1. Tildeling av lisens

   1. Lisensgiver tildeler Lisenstaker (inkludert deres Tilknyttede Selskaper), på de vilkårene og betingelsene som følger av denne Avtalen, en (eksklusiv/ikke-eksklusiv) rett til å bruke Varemerkene som kjennetegn på eller i sammenheng med de Lisensierte Produktene i (markedsområde og geografisk område) for (tidsbegrenset eller tidsubestemt periode) («Lisensen»).

2. Bruk av varemerkene

   1. Lisenstaker må følge pålegg fra Lisensgiver om hvordan Varemerkene skal brukes, inkludert de retningslinjene som går frem av Vedlegg 3.

   2. Lisenstaker skal ikke endre Varemerkene eller inkorporere Varemerkene i andre varemerker.

   3. Lisenstaker skal ikke bruke Varemerkene under andre selskapsnavn enn de som følger av Avtalen, uten å få samtykke fra Lisensgiver på forhånd.

   4. Lisenstaker skal ikke bruke et annet varemerke som er forvekselbart med Varemerkene eller kan virke villedende på annen måte.

3. Markedsføring

   1. Lisenstaker er ansvarlig for at all markedsføring skjer i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og regler.

   2. Lisenstaker skal aktivt markedsføre Varemerkene i tråd med Lisensgivers og Varemerkenes verdier. Disse går frem av retningslinjene i Vedlegg 3. Lisenstaker skal også sørge for at markedsføringen ikke reduserer Varemerkenes goodwill eller går mot de verdiene som ligger i Varemerkene slik disse er nærmere beskrevet i retningslinjene i Vedlegg 3.

   3. Lisenstaker skal utarbeide emballasje og markedsføringsmateriell for å markedsføre de Lisensierte Produktene. Lisenstaker skal sende emballasjen for de Lisensierte Produktene til Lisensgiver for godkjenning senest (30 dager) før emballasjen settes i produksjon. Lisenstaker skal sende Lisensgiver tekst og layout for alt øvrig planlagt markedsføringsmateriell hvor et eller flere av Varemerkene er planlagt brukt, og informasjon om i hvilke kanaler markedsføringsmateriellet er planlagt brukt. Dersom Lisensgiver har innvendinger mot markedsføringsmateriellet skal Lisensgiver varsle Lisenstaker skriftlig om dette innen (10 dager) etter at materiellet er mottatt. Lisenstaker skal ikke bruke markedsføringsmateriell som ikke er godkjent av Lisensgiver. Dersom Lisenstaker ikke mottar skriftlig godkjenning av materiellet innen (10 dager), skal materiellet anses som godkjent.⁴

   4. Lisenstaker bærer alle kostnader ved markedsføringen gjort av egen virksomhet. Lisenstaker kan på forespørsel få tilgang til markedsføringsmateriell utarbeidet av Lisensgiver, etter hvert som Lisensgiver utarbeider dette.

   5. I kraft av denne Avtalen har Lisenstaker kun rett til å benytte Lisensgivers foretaksnavn og kjennetegn i forbindelse med omtale og/eller markedsføring av de Lisensierte Produktene.

4. Krav til Lisenstakers minimumsaktivitet

   1. Lisenstaker skal til enhver tid – innenfor en rimelig forretningsmessig ramme – arbeide aktivt for å fremme omsetningen av (de Lisensierte Produktene / varene og tjenestene som markedsføres under Varemerkene).

   2. Lisenstaker skal utarbeide en aktivitetsplan for å fremme omsetningen, og denne skal rulleres minst én gang per år. Lisenstaker skal uoppfordret gi Lisensgiver innsikt i aktivitetsplanen.⁵

5. Rettslig beskyttelse og håndheving av varemerkene

   1. Lisensgiver er i lisensperioden ansvarlig for samtlige gebyrer og avgifter for å søke om å opprettholde varemerkeregistreringen for Varemerkene, der disse er registrert som varemerker.

   2. Lisenstaker skal varsle Lisensgiver dersom Lisenstaker oppdager tredjeparter som urettmessig krenker eller gjør inngrep i Varemerkene eller andre av Lisensgivers rettigheter. Det er opp til Lisensgiver å bestemme om den urettmessige bruken skal forfølges, og på hvilken måte dette eventuelt skal skje.

6. Eierskap til varemerkene

   1. Lisenstaker anerkjenner at Lisensgiver beholder eiendomsretten til Varemerkene, også etter at denne Avtalen er inngått. Enhver goodwill som måtte oppstå som følge av bruk av Varemerkene, tilfaller Lisensgiver vederlagsfritt.

   2. Lisenstaker skal ikke søke å registrere noen rettigheter som inneholder Varemerkene eller elementer av disse, eller noe varemerke som er forvekselbart med Varemerkene.

7. Vederlag

   1. [Alternativ 1: vederlag basert på royalty] For rettighetene som følger av denne Avtalen, betaler Lisenstaker til Lisensgiver en royalty på (antall) % av utfakturert pris på (de Lisensierte Produktene / varene og tjenestene som selges under Varemerkene). Med utfakturert pris menes nettoinntekt.

Royaltyen skal utgjøre minst kr (beløp).⁶

[eller]

[Alternativ 2: fast årlig beløp] For rettighetene som følger av denne Avtalen, betaler Lisenstaker til Lisensgiver et fast årlig beløp på kr (beløp). Lisensgiver har anledning til å oppjustere dette beløpet årlig basert på KPI. Beløpet forfaller til betaling årlig den (dato) eller 30 dager etter utstedt faktura, avhengig av hvilken forfallsdato som er senest.

2. Royalty beregnes og betales månedlig og forfaller til betaling 30 dager etter utløpet av den enkelte måned.⁷

3. Dersom vederlaget nevnt over er merverdiavgiftspliktig, kommer merverdiavgiften i tillegg.

4. Lisensgiver eller en person oppnevnt av Lisensgiver har rett til å kontrollere Lisenstakers regnskap i den grad det vedrører beregningen av royalty for (de Lisensierte Produktene / varene eller tjenestene som selges under Varemerkene). Med mindre det blir oppdaget vesentlige feil, dekker Lisensgiver utgiftene i forbindelse med slike kontroller.

1. Underlisenser

   1. Lisenstaker har ikke rett til å inngå underlisensavtaler uten skriftlig forhåndssamtykke fra Lisensgiver til den enkelte underlisenstaker. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Gis det ikke samtykke, skal begrunnelsen angis.

   2. Dersom Lisenstaker inngår en underlisensavtale, skal Lisensgiver ha royalty på samme måte som etter Avtalens punkt 9, med mindre Partene avtaler noe annet. Lisenstaker er solidarisk ansvarlig med underlisenstaker for betalingen av vederlaget.

   3. Lisenstaker skal påse at Lisensgivers interesser under denne Avtalen blir ivaretatt fullt ut også i underlisenstilfellene.

2. Overdragelse

   1. Lisenstaker har ikke rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen til tredjeparter uten skriftlig forhåndssamtykke fra Lisensgiver. Lisensgiver står fritt til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen uten samtykke fra Lisenstaker.

3. Taushetsbelagte opplysninger

   1. All informasjon som utveksles mellom Partene i forbindelse med denne Avtalen, og som ikke er allment kjent, skal anses som konfidensiell informasjon.

   2. Konfidensiell informasjon skal ikke benyttes til andre formål enn gjennomføring av Avtalen og skal ikke utleveres til tredjeparter dersom det ikke foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra Lisensgiver, med mindre annet følger av lov.

   3. Partene plikter å sikre fortrolig informasjon med samme sikkerhetstiltak som egen konfidensiell informasjon. Det samme gjelder for eventuelle underlisenstakere.

4. Erstatning

   1. En part kan kreve erstatning for ethvert direkte tap som skyldes at den andre parten har misligholdt sine plikter etter denne Avtalen. Parten har i tillegg krav på erstatning for det indirekte tapet den lider som følge av misligholdet, dersom misligholdet skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

   2. Erstatningen skal uansett ikke overstige (…) % av det årlige vederlaget eksklusiv merverdiavgift. Har Lisenstaker opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, gjelder ikke ansvarsbegrensningen.

5. Oppstart, varighet og opphør

   1. Avtalen begynner å løpe fra det tidspunktet den er signert av Xxxxxxx. Den skal gjelde til den sies opp av en av Partene i tråd med dette punktet.⁸

   2. Partene har rett til å si opp Avtalen med (30 dagers) skriftlig varsel.

   3. Avtalen bortfaller med øyeblikkelig virkning dersom Lisenstaker vesentlig misligholder Avtalen, eller dersom Lisenstaker begjærer oppbud eller slås konkurs.⁹

   4. Fra den dagen Avtalen opphører, er Lisenstaker uberettiget til videre bruk av Varemerkene. Dette gjelder tilsvarende for enhver underlisenstaker. Lisenstakers forpliktelser etter Avtalens punkt Feil! Fant ikke referansekilden. og punkt 8.2 gjelder også etter at denne Avtalen opphører.

   5. Alminnelige regler om force majeure gjelder for denne Avtalen.

6. Lovvalg og jurisdiksjon

   1. Avtalen er underlagt norsk rett.

   2. Enhver tvist som gjelder denne Avtalen, skal søkes løst i minnelighet ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av Partene bringe tvisten inn for avgjørelse ved norske domstoler, hvor (Oslo) tingrett vedtas som verneting.¹⁰

7. Vedlegg

   1. Følgende vedlegg utgjør en integrert del av Avtalen:

Vedlegg 1 – Varemerkene

Vedlegg 2 – De Lisensierte Produktene

Vedlegg 3 – Retningslinjer for varemerkebruk

*****

Denne Avtalen er underskrevet i to eksemplarer, hvor Partene beholder hvert sitt.

Sted/dato:      ________________________  (Navn) (stilling) for (…)  Sted/dato:      ________________________  (Navn)  (stilling)  for (…)   

Vedlegg 1 til Avtalen – Varemerkene

Denne Avtalen omfatter lisensiering av følgende varemerker:

Registrerte varemerker¹¹

Varemerke (tekst i merke / kallenavn + xxx.xx.) Type merke (f.eks. ordmerke eller kombinert merke) Vare- eller tjenesteklasser Grafisk gjengivelse (ikke for ordmerker) Jurisdiksjon

Innarbeidede varemerker

Varemerke (tekst i merke / kallenavn) Type merke (f.eks. ordmerke eller kombinert merke) Vare- eller tjenesteklasser Varemerket er innarbeidet for Grafisk gjengivelse (ikke for ordmerker) Jurisdiksjon

Vedlegg 2 til Avtalen – De Lisensierte Produktene

Denne Avtalen gjelder bruk av Varemerkene spesifisert i Vedlegg 1 som kjennetegn på eller i sammenheng med (angivelse og nærmere beskrivelse og bilder av varer (emballasje) og/eller tjenester).

Vedlegg 3 til Avtalen – Retningslinjer for bruk etter Avtalen (Varemerkemanual)¹²

1Dette er først og fremst aktuelt dersom Varemerkene skal benyttes på produkter.

2Tilknyttede Selskaper er f.eks. datterselskaper, morselskap eller øvrige selskaper som skal være underlagt lisensen med samme rettigheter og plikter som Lisenstaker.

3Her kan dere eventuelt utarbeide eller legge ved eksisterende retningslinjer for bruk av varemerkene etc. som lisenstaker plikter å følge.

4Dette er først og fremst aktuelt dersom Varemerkene skal benyttes på produkter.

5Her kan man gjerne ta inn en nærmere beskrivelse av hvilke aktiviteter Lisenstaker skal gjennomføre. En nærmere beskrivelse kan eventuelt tas inn i et eget vedlegg til avtalen.

6 Alternativt kan det avtales en minimumsroyalty, fastbeløp e.l. I slike tilfeller kan det avtales en mulighet for Lisensgiver til å oppjustere det årlige beløpet. En tommelfingerregel er at Lisensgiver skal sitte igjen med minst 25 % av fortjenesten på et produkt, men dette kan også variere fra bransje til bransje.

7Punkt 9.2 fjernes dersom alternativ 2 i punkt 9.1 benyttes.

8Punktet om varighet må endres dersom lisensen er tidsbegrenset, jf. punkt 3.1.

9Her kan man gjerne ta inn en nærmere presisering av hvilke mislighold partene definerer som vesentlige, f.eks. at Lisenstakers mislighold av punkt 4 i alle tilfeller skal utgjøre vesentlig mislighold av Avtalen.

10Merk at blant annet i saker i Norge som gjelder gyldighet av eller inngrep i varemerker, er Oslo tingrett tvungent verneting, jf. varemerkeloven § 62.

11Kopi av registreringsbevis for hver enkelt registrerte varemerke legges ved dette vedlegget.

12Her kan dere fylle inn retningslinjer/instruksjoner fra Lisensgiver som gjelder Lisenstakers bruk av Varemerkene, for eksempel i form av en varemerkemanual.