CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (ANOTADO)
CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (ANOTADO)
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O presente modelo de contrato M6 tem por campo de aplicação privilegiado a regulação dos trabalhos de I&D realizados por uma instituição de I&D (Universidade, Instituto Politécnico, Centro de I&D com personalidade jurídica própria, entre outros) por encomenda expressa de uma Empresa.
Ou seja, os casos em que um parceiro empresarial procura no exterior uma dada solução tecnológica que não consegue (ou não pretende) alcançar internamente. Um problema técnico posto por uma empresa que o parceiro de I&D terá que resolver.
Assim se justifica a atribuição dos direitos de propriedade intelectual à empresa quanto à solução tecnológica alcançada pelo parceiro de I&D e uma restrição mais vincada dos direitos deste, em comparação por exemplo com o modelo M5 de colaboração de I&D entre os mesmos parceiros (onde fica ainda entreaberta a porta para uma solução de titularidade por parte do parceiro de I&D ou mais remotamente a contitularidade).
À semelhança dos demais casos, o clausulado proposto ilustra alguns aspectos negociais que deverão SEMPRE ser regulados pelas partes, sem desprimor de outros que careçam de regulação, consoante as particulares exigências do caso concreto.
Assim, reforça-se, novamente, a imperiosa necessidade de procurar o adequado apoio jurídico para a redacção de um contrato desta natureza, que o adapte justamente ao caso em apreço.
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Primeira Outorgante:
EMPRESA., com sede na ...., pessoa colectiva nº ..., matriculada no Registo Comercial sob o nº
..., representada por , doravante identificada como Empresa;
Segunda Outorgante:
ID, com sede na ...., pessoa colectiva nº ..., representada por , doravante identificada como ID;
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Em geral para todos os instrumentos contratuais, as partes devem ter absolutamente certa a qualidade e poderes de quem assina em representação de uma qualquer pessoa colectiva.
Assim, neste caso, ambas as partes devem conferir, se necessário com recurso aos Estatutos, Termos de Posse ou outros instrumentos análogos, a qualidade e poderes de quem figura como representante legal de cada uma delas, sob pena desta não se encontrar vinculada pelos termos deste contrato.
Em suma, deve evitar-se em absoluto uma situação já verificada entre nós em que, entre duas instituições de I&D, nos instrumentos desta natureza constam as assinaturas dos colegas das respectivas partes que trabalharam em conjunto...
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Considerando:
1) Que a Empresa é uma sociedade comercial de Direito Português que se dedica a ....
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As partes devem fazer constar neste ponto a área de actuação da empresa.
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2) Que, no âmbito da sua actividade, a Empresa diagnosticou necessidades tecnológicas
no domínio de …;
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Deve ser desde logo identificado o domínio técnico envolvido, com rigor.
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3) A actividade da ID, nomeadamente através da sua Unidade ……, possuindo conhecimentos e recursos humanos, técnicos e tecnológicos que lhe permitem colaborar no desenvolvimento de soluções inovadoras no citado domínio;
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Identificar, dentro da orgânica do parceiro de I&D, a unidade, departamento ou faculdade directamente envolvida no projecto.
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4) O potencial de alguns dos resultados de investigação alcançados por aquela Unidade serem incorporados na criação de … destinados à área da..., corporizando aplicações inovadoras, cumulativamente em termos de tecnologia e de produto / processo / aplicação / sistema, e o seu decorrente valor de mercado;
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Idem comentário ao Considerando 2.
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5) A vontade das partes na realização de esforços de I&DT conducentes à aquisição de tecnologia pela EMPRESA à ID;
6) O empenho das partes, afectando todos os recursos humanos e financeiros necessários à boa execução do mesmo;
7) O estabelecimento da titularidade dos direitos de propriedade intelectual incidentes sobre os resultados de investigação transferidos para a EMPRESA e a forma de compensação financeira da ID;
8) Ainda, a necessária previsão das formas de utilização e exploração comercial dos mesmos resultados;
As partes celebram o presente Contrato, contendo … Anexo, parte integrante do mesmo, a que aceitam vincular-se nos termos das seguintes Cláusulas:
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O citado Anexo tradicionalmente é destinado à descrição da tecnologia a transferir, com o máximo rigor.
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Pelo presente contrato as partes:
PRIMEIRA
(Objecto)
• Identificam as tecnologias objecto de transferência definitiva pela ID para a EMPRESA, a título oneroso;
• Estabelecem uma calendarização dos trabalhos de I&DT a efectuar pela ID;
• Determinam a titularidade dos direitos de propriedade intelectual inerentes às partes componentes das supra mencionadas tecnologias e demais instruções e informação técnica ou saber-fazer.
SEGUNDA
(Caracterização dos trabalhos)
2.1. A ID obriga-se, através da sua Unidade …, a mobilizar os meios e recursos constantes do Anexo …, parte integrante deste contrato e convocar meios auxiliares e outros recursos que individualmente considerar necessários e adequados, podendo ainda, sempre que necessário, proceder à sua substituição.
2.2. A ID declara que os recursos humanos envolvidos estão legalmente habilitados e autorizados ao desenvolvimento das suas específicas funções
2.3. A ID obedecerá à seguinte calendarização de trabalhos:
…
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Esta calendarização poderá em caso de complexidade ser igualmente remetida para um anexo.
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TERCEIRA
(Direitos de Propriedade Intelectual)
3.1. Os direitos de propriedade intelectual incidentes sobre todos os elementos tecnológicos desenvolvidos pela ID ao abrigo do presente contrato, sejam parciais ou globais, provisórios, temporários ou definitivos, são da exclusiva titularidade da Empresa.
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Justifica-se plenamente esta solução, desde logo pelo facto da empresa se propor pagar um preço pela obtenção em exclusivo da tecnologia. Por outro lado, procura-se que esta solução abarque todos os resultados alcançados
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3.2. À Empresa é reconhecido o direito de utilizar todos os elementos supra referidos nas suas múltiplas utilidades, nomeadamente na sua exploração económica, comercial ou industrial, directamente ou recorrendo a terceiras entidades.
3.3. A Empresa tem, em conformidade, o direito exclusivo de requerer protecção por direito de propriedade industrial dos referidos elementos e resultados, nos termos que tenha por convenientes. Neste âmbito, a Empresa tomará individualmente todas as decisões sobre a forma concreta de protecção e o âmbito territorial a designar, sendo a única e exclusiva responsável por todas as despesas envolvidas.
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3.2. e 3.3. figuram como corolários da opção tomada quanto à titularidade dos direitos de propriedade intelectual.
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3.4. A Empresa obriga-se a mencionar, em qualquer pedido de direito de patente ou modelo de utilidade e em todas as suas eventuais extensões territoriais, nomeadamente para os efeitos do artigo 60º, número 1 do Código da Propriedade Industrial, na qualidade de inventores, os seguintes colaboradores da ID:
- (Indicar nomes dos inventores)
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Ainda assim, no presente cenário de privilégio da posição da empresa, deverá esta manter integral respeito pelos direitos morais dos colaboradores do parceiro de I&D envolvidos nos trabalhos regulados por este acordo.
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QUARTA
(Concorrência e desenvolvimentos futuros)
4.1. A ID mantém o direito de realizar actividades de investigação e desenvolvimento com base nos resultados objecto de regulação no presente contrato, conquanto tais actividades assumam natureza não comercial e desde que salvaguardados os direitos de propriedade intelectual da EMPRESA e as disposições relativas à confidencialidade previstas na Cláusula Sétima.
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Compare-se esta Cláusula 4.1. com o que é proposto no modelo M5 na sua Cláusula 5.1., que citamos:
“5.1. A ID mantém o direito de realizar actividades de investigação e desenvolvimento com base nos resultados de investigação emergentes da Acção / Projecto, individualmente ou em conjunto com qualquer outra entidade, independentemente da sua natureza, em quaisquer domínios análogos e independentemente de se tratar de aplicações competitivas com as actividades prosseguidas pela EMPRESA, desde que salvaguardados os direitos de propriedade intelectual desta e as disposições relativas à confidencialidade previstas na Cláusula Sétima.“ [Sublinhado nosso.]
Constatamos que a presente Cláusula 4.1. é substancialmente mais restritiva quanto aos poderes dispositivos futuros do parceiro de I&D, o que se justifica dada a natureza do projecto “encomendado” pela Empresa, visando na maioria dos casos a solução de um problema técnico posto por esta. Desta forma, e porque o âmbito dos projectos a regular em contratos desta natureza é regra geral muito mais restrito e tecnologicamente mais contido que aqueles casos a regular mediante o modelo M5, o parceiro de I&D poderá ver condicionada a sua liberdade de actuação, em especial nos casos de parcerias com terceiras empresas (actividades com escopo comercial).
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4.2. A obrigação assumida pela ID em 4.1. não condiciona os direitos futuros desta e dos seus colaboradores de realizarem actividades de I&DT dentro da mesma área de conhecimento, visando ou não alcançar soluções eventualmente concorrenciais.
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Cfr. anotação anterior.
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4.3. A ID será titular dos direitos de propriedade intelectual incidentes sobre os resultados de investigação alcançados no âmbito do previsto em 4.2., não cabendo à EMPRESA quaisquer direitos, licenças ou opções sobre os mesmos, salvo estipulação em contrário.
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Ainda assim, para todos os resultados que o parceiro de I&D obtiver, os direitos pertencer-lhe-ão integralmente.
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4.4. Independentemente do previsto nos números anteriores, a ID e a EMPRESA assumem a possibilidade de desenvolver futuramente outros projectos de I&DT.
4.5. Todos os novos projectos de I&DT que envolvam as partes serão obrigatoriamente objecto de estipulação contratual autónoma, não condicionada pelas opções contratuais tomadas pelas partes no presente contrato.
QUINTA
(Remuneração da ID)
5.1. A EMPRESA obriga-se a pagar à ID um montante de …,00 € (… Euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor. Este montante será pago no momento em que se encontre concluída efectivamente a transferência dos resultados de investigação para a EMPRESA e mediante simples notificação da ID.
… O montante previsto em 5.2. será cumprido pela EMPRESA de modo indexado à progressão dos trabalhos de I&DT a realizar, de acordo com o seguinte plano:
• …% no momento da assinatura do presente contrato;
• …% no prazo de … (…) meses após a data de assinatura deste contrato;
• …% no prazo de … (…) meses após a mesma data;
• …% transcorridos … (…) meses de vigência do contrato.
…. A EMPRESA obriga-se, independentemente do pagamento inicial previsto em 5.1., ao pagamento de royalties indexados à efectiva exploração dos resultados de investigação emergentes da Acção / Projecto, de contrato com o seguinte critério:
• Uma percentagem de …% (… por cento) calculada sobre os valores de resultados
líquidos apurados.
….. Por resultados líquidos entendem-se todos os proveitos auferidos pela EMPRESA com a exploração dos resultados de investigação emergentes da Acção / Projecto, deduzidos dos custos directos e indirectos resultantes da sua protecção e do decorrente esforço de comercialização:
• Por incorporação e comercialização dos resultados em produtos próprios;
• Pela prestação de serviços a terceiros com recurso aos mesmos resultados;
• Por licenciamento de patente ou pela venda ou outro meio de transmissão definitiva de qualquer título de patente reivindicando a totalidade ou parte dos resultados de investigação;
• Por licenciamento de segredo industrial ou know-how;
• Pela venda ou outro meio de transmissão definitiva dos mesmos resultados.
….. Os resultados líquidos acima referidos serão apurados semestralmente pela EMPRESA (de Janeiro a Junho e de Julho a Dezembro de cada ano civil), subtraindo ao somatório das contas a considerar na Classe 7 – Proveitos e Ganhos, o somatório das contas a considerar na Classe 6 – Custos e Perdas, a partir de um Centro de Custos a criar especificamente para o efeito.
….. Os montantes a pagar a título de royalties serão pagos pela EMPRESA à ID no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias contados do final de cada semestre.
….. As partes reconhecem que os valores fixados na presente cláusula reflectem a justa compensação, a preços de mercado, pela mobilização e transferência dos conhecimentos pré- existentes da ID e demais trabalho específico de investigação aplicada ao caso concreto.
….. A EMPRESA reconhece e aceita expressamente a possibilidade da ID auditar periodicamente e a expensas próprias as suas contas, desde que respeite um pré-aviso escrito de 30 (trinta) dias.
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Recorda-se que o esquema proposto é um dos variadíssimos critérios susceptíveis de ser usados pelas partes. Importante neste particular é que, independentemente do esquema acordado, o parceiro de I&D seja contemplado com um esquema justo e equitativo de compensação, ainda que compreendendo algum risco, em especial se apenas for baseado em eventuais royalties de exploração.
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SEXTA
(Confidencialidade)
6.1. As partes assumem uma obrigação de confidencialidade incidente sobre toda a informação de carácter técnico, científico, comercial e de organização interna, independentemente da forma de divulgação e do suporte da dita informação, a que cada uma delas aceder relativa às actividades da contraparte, no âmbito deste ou das negociações preliminares que conduziram à sua celebração.
6.2. A obrigação de confidencialidade é extensível aos quadros das partes que intervenham em actividades nas instalações da contraparte ou em local por esta designado, relacionadas com a execução do presente contrato e dos trabalhos de I&DT nele regulados.
6.3. O compromisso de confidencialidade cessa perante todas as informações pertencentes ao domínio público ou de acesso livre, aquelas cuja divulgação tiver sido autorizada e para todas as que sejam divulgadas com expressa dispensa de confidencialidade.
6.4. Os Colaboradores da ID envolvidos nos trabalhos de I&DT ao abrigo do presente contrato têm o direito de efectuar divulgações de carácter científico-académico.
6.5. Tais divulgações devem respeitar as exigências de confidencialidade, estando ainda condicionadas à autorização prévia da EMPRESA.
6.6. A matéria a divulgar e a forma concreta de divulgação devem ser previamente levadas ao conhecimento da EMPRESA pela parte interessada, devendo esta responder no xxxxx xxxxxx xx 00 (xxxxxx) dias contados desde a sua percepção do conteúdo e forma da divulgação pretendidas. Na falta de resposta tempestiva, considera-se autorizada a divulgação, reconhecendo expressamente a EMPRESA não poder responsabilizar, a qualquer título, a parte emissora por quaisquer danos emergentes daquela divulgação, nomeadamente em sede de protecção por direito de propriedade industrial.
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As Cláusulas 6.4., 6.5. e 6.6. regulam os passos a cumprir previamente a qualquer divulgação de resultados do projecto a realizar por colaboradores do parceiro de I&D. Recordando que todos os direitos exploratórios foram atribuídos à empresa, esta ainda assim não poderá proibir em absoluto as ditas divulgações. O esquema proposto procura compatibilizar justamente as exigências de respeito pelos direitos da empresa e da lei aplicável ao direito de patente (maxime as questões da novidade) com as expectativas dos investigadores envolvidos quanto à tempestiva publicação dos seus resultados.
Ou seja, mesmo neste modelo que privilegia os direitos da empresa em grande medida, não devem ser suprimidos os direitos de publicação, conforme as melhores práticas observadas quanto ás parcerias Ciência / Empresa.
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6.7. A obrigação prevista na presente cláusula vincula as partes por um período de 5 (cinco) anos contados da divulgação da informação, independentemente da cessação, por qualquer motivo, do presente contrato.
SÉTIMA
(Duração)
7.1. O presente contrato é celebrado pelo período de … meses, eventualmente prorrogável por vontade das partes e na justa medida necessária à conclusão dos trabalhos de I&D conducentes à transferência dos resultados para a EMPRESA.
7.2. Este contrato poderá ser revogado ou alterado, a todo o tempo, por vontade unânime das partes, carecendo tais alterações de redução a escrito, que ficarão apensas ao presente contrato.
7.3. A duração ora fixada não prejudica a validade do número 7. da Cláusula Sexta.
OITAVA
(Caso fortuito)
8.1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos colectivos de trabalho, for impedido de cumprir tempestivamente as obrigações assumidas no presente contrato.
8.2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação.
NONA
(Responsabilidade)
9.1. O incumprimento, por uma das partes, das obrigações emergentes do presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte, o direito de o resolver, sem prejuízo das correspondentes indemnizações legais.
9.2. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se incumprimento definitivo quando houver atraso no cumprimento das obrigações por período superior a 30 (trinta) dias úteis.
DÉCIMA
(Lei e Resolução de Litígios)
10.1. O presente contrato é submetido à Lei Portuguesa.
10.2. Para resolução de eventuais litígios emergentes do mesmo, será competente o Foro da
Comarca de …
PODE SER FIXADA PELAS PARTES UMA CLÁUSULA ARBITRAL, EM ALTERNATIVA À
JURISDIÇÃO DOS TRIBUNAIS COMUNS, que se sugere, em alternativa ao número 10.2:
10.2. Caso surja um diferendo ou litígio entre as Partes em matéria de interpretação, validade ou aplicação do presente Acordo, que as mesmas não consigam resolver de forma amigável, qualquer das Partes poderá submetê-lo a um tribunal arbitral, com expressa renúncia a qualquer outro tribunal.
10.3. O tribunal arbitral será constituído e funcionará de acordo com as normas definidas pela Lei da Arbitragem Voluntária (Lei nº 31/86, de 29 de Agosto com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 38/2003, de 8 de Março) e será composto por três árbitros, sendo nomeados um por cada uma das Partes e um terceiro por cooptação destas. Na falta de acordo quando à designação do terceiro árbitro, será a sua designação efectuada pelo Juiz Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, a requerimento de qualquer das Partes.
10.4. O processo de arbitragem correrá em Lisboa, em língua portuguesa, salvo acordo em contrário das partes no processo arbitral.
10.5. Sempre que esteja em causa um diferendo ou litígio relativo a matérias de propriedade industrial, a competência para dirimir tais conflitos caberá ao Centro de Arbitragem ARBITRARE, com expressa renúncia a qualquer outro, aplicando-se nesse caso as regras do Regulamento do Centro de Arbitragem.
10.6. O tribunal arbitral e/ou o centro de arbitragem apreciarão os factos e julgarão de acordo com a lei portuguesa e das decisões por eles proferidas não caberá recurso.
Feito em duplicado em ... , ficando cada parte na posse de um exemplar, a ... de 200... ASSINATURAS