O ESTUDO
O Papel dos NITs nos Contratos e Convênios de P&D entre Brasil e a Comunidade Europeia
9o. FORTEC 19/05/2015
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
O ESTUDO
• Resultado de ação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em parceria com o Joint Research Centre (JRC), por intermédio dos Diálogos Setoriais Brasil-União Europeia.
• OBJETIVO: identificação de entraves relativos à gestão da propriedade intelectual, nas colaborações entre parceiros europeus e brasileiros participantes de projetos aprovados em chamadas conjuntas de propostas de pesquisas Brasil- União Europeia e a sugestão de possíveis ações para superação dos entraves.
O ESTUDO
• Objeto Principal: As chamadas do Programa “Seventh Framework Programme for Research (FP7) em parceria com o Brasil e as disposições sobre propriedade intelectual constantes dos acordos entre instituições brasileiras e europeias.
• O estudo contemplou, também, o Programa Horizon 2020 (H2020), considerando que as novas chamadas conjuntas serão balizadas pelas regras do novo programa europeu.
ASPECTOS GERAIS DAS CHAMADAS
Algumas regras das chamadas:
• As propostas deveriam apresentar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação conjuntos entre instituições europeias e brasileiras.
• Era permitida a participação de instituições de pesquisa
públicas, ou privadas e de pequenas e médias empresas.
• Cada coordenador de projeto receberia os recursos de seu órgão de fomento de origem, sendo um europeu e outro brasileiro.
ASPECTOS GERAIS DAS CHAMADAS
• As chamadas europeias apresentavam como regra a assinatura de três instrumentos: “Grant Agreement” (equivalente ao Termo de Aceitação), “Consortium Agreement” (Acordo de Consórcio) e “Coordination Agreement” (Acordo de Coordenação).
• As chamadas brasileiras apresentavam como regra a assinatura de dois instrumentos: Termo de Aceitação e “Coordination Agreement” (Acordo de Coordenação).
O ACORDO DE COORDENAÇÃO
• O Acordo de Coordenação é regra do programa FP7 absorvida pelas chamadas brasileiras.
• Foi disponibilizado pelo CNPq o “Checklist for a Coordination Agreement for Coordinated Calls”. Trata-se de um roteiro para redação do Acordo de Coordenação e por ser um documento do Programa FP7 tem como base as regras europeias.
• Envolve um número grande de participantes e sua tramitação pode ser morosa. A negociação deve ser bem conduzida e flexível.
CONCEITOS IMPORTANTES
Regras do Programa FP7
Propriedade Intelectual
• O Programa FP7 apresenta três conceitos relacionados à Propriedade Intelectual de presença obrigatória nos Acordos de Coordenação:
• background: os conhecimentos, tecnologias e outras contribuições intelectuais prévios aportados por cada um dos participantes para execução do projeto.
• foreground: os resultados oriundos da execução do projeto.
• access rights: direitos/forma de acesso e utilização do
background e do foreground.
BACKGROUND
Background
• O background é o conjunto de contribuições prévias
aportadas pelos participantes.
• É importante a capacidade de todos os envolvidos de saber definir, limitar e listar suas contribuições, além da definição da forma e do limite do uso de suas tecnologias, conhecimentos, patentes, processos e produtos.
• Incluem-se aqui aqueles derivados de eventuais acordos prévios e de direitos de propriedade intelectual com terceiros, que possam interferir na execução do projeto, ou na exploração futura dos resultados.
FOREGROUND
Foreground
• Segundo o Programa FP7, define-se como foreground os resultados, incluindo-se informações, materiais e conhecimento, gerados num determinado projeto, passíveis ou não de proteção.
• Ele inclui direitos de propriedade intelectual, bem como bens tangíveis (por exemplo: protótipos)
Foreground
Regras gerais para o tratamento do foreground norteadoras das negociações:
1) O compartilhamento pelos participantes da propriedade sobre os resultados;
2) O uso interno pelos participantes poderá, ou não ser gratuito, conforme negociação específica;
3) O uso gratuito (royaltie free) do foreground para fins de pesquisa por todos os participantes;
4) O licenciamento exclusivo depende da prévia anuência de todos os titulares para avaliação de eventual prejuízo na utilização dos resultados pelos participantes.
Foreground
As regras gerais para o tratamento do foreground – continuação:
5) A celebração de acordos específicos para o tratamento da propriedade intelectual, por ocasião da obtenção dos resultados, garantidas no Acordo de Coordenação algumas condições mínimas “default”:
(i) a liberdade de cada um dos proprietários licenciar sem exclusividade para terceiros (vedadas as sublicenças) sem o prévio consentimento dos demais titulares, dependendo apenas da prévia notificação, com 45 dias de antecedência;
(ii) a justa remuneração aos demais titulares na hipótese do licenciamento a terceiros;
Foreground
• As regras default tem como objetivo garantir as condições mínimas de tratamento da PI entre as partes e têm a função de orientar a redação do acordo específico, bem como a relação entre os participantes na ausência, ou pendência do acordo.
Destaque das condições Default
Foreground
• Dentre as condições default algumas mereceram destaque no estudo.
Destaque das condições Default
Foreground
1) Regra default do licenciamento não exclusivo sem o prévio
consentimento:
O compartilhamento da propriedade intelectual no Brasil é tratado, por analogia, segundo as normas de condomínio previstas no Código Civil e que segundo o artigo 1.314 “nenhum dos condôminos pode dar posse, uso ou gozo a estranhos, sem o consenso dos outros”.
Destaque das condições Default
Foreground
• Salvo disposição contrária e expressamente identificada no Acordo de Coordenação, ou no acordo específico de PI, a regra do FP7 poderia não ser aplicada no Brasil de forma pacífica, dependendo da regra da instituição brasileira.
• Não é trivial o aceite pelas universidades/institutos de pesquisa de cláusulas com tais disposições.
Destaque das condições Default
Foreground
2) Regra default do licenciamento não exclusivo mediante prévia notificação:
A prévia notificação tem como objetivo garantir que os demais tomem conhecimento, antecipadamente, das bases da negociação.
Contudo, foi incluída a seguinte previsão numa das minutas avalidas: uma notificação deverá ser dada aos demais titulares pelo menos 60 dias após a concessão da licença.
Comentário: Tal disposição pode ser prejudicial aos interesses dos demais titulares.
Destaque das condições Default
Foreground
3) Regra default do licenciamento a terceiros sem o direito a
sublicenças:
Consta de uma das minutas que: os titulares terão direito, sem o prévio consentimento (não especificando sobre a prévia notificação) de licenciar sem exclusividade a terceiros os direitos de propriedade intelectual com direito de sublicenças que conferem, ainda, ao sublicenciado direitos também de sublicenciar.
Destaque das condições Default
Foreground
Comentário: Numa rede com 9 instituições de 4 países diferentes, de naturezas e atividades diversas, após um período de licenças e sublicenças pode não ser mais possível o controle sobre a remuneração, ou o uso indevido do resultado.
• Porém, alguns projetos de pesquisa, pela natureza de seu resultado, talvez sejam beneficiados pela ampla utilização dos resultados.
ACCESS RIGHTS
Access Rights
• A cláusula de Access Rights é aquela que garante e indica os limites de acesso e uso do background e foreground.
• Num ambiente de pesquisa colaborativa o acesso garante o compartilhamento de informações, insumos e tecnologias necessários para a execução do projeto, garantindo seu bom andamento, bem como o uso dos resultados para futuras pesquisas.
Access Rights
FP7 | To Background | To Foreground | ||
For project execution purposes | Royalty free, unless otherwise agreed before signature of the Grant Agreement | Royalty free | ||
Use | Subject to agreement: Royaltyf-ree, or On fair and reasonable conditions | |||
Fonte: JRC | ||||
Access Rights
Importante: o background não poderá ser objeto de licença exclusiva para terceiros após o início do projeto sem o conhecimento dos demais participantes, pois poderá prejudicar o andamento do projeto e o direito de acesso.
O PROGRAMA HORIZON 2020
REGRAS DO PROGRAMA H2020
• As regras do Programa H2020, quanto aos elementos anteriormente apresentados, são semelhantes as do Programa FP7.
• São exigidos os mesmos instrumentos jurídicos.
• O roteiro para o Acordo de Coordenação é o mesmo do FP7.
REGRAS DO PROGRAMA H2020
• Foi encaminhado questionário a quatro Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) de quatro universidades brasileiras públicas. (UFSCar; UFRGS; UNESP e UFRJ).
• O objetivo foi mapear a prática para resolução das questões de propriedade intelectual mais críticas, e de outras questões jurídicas.
O BACKGROUND NO PROGRAMA H2020
O BACKGROUND NO PROGRAMA H2020
• Listar o background passou a ser obrigatório. Aquilo que não constar da lista não poderá ser considerado background e, portanto, não poderá ser utilizado como tal.
• A lista de background não é prática habitual das instituições brasileiras de ensino e pesquisa.
• O mapeamento do background nem sempre é simples e demanda experiência e um eficiente sistema de gestão de projetos.
O BACKGROUND NO PROGRAMA H2020
Pergunta aos Nits: “Você entende que os pesquisadores de sua instituição estão preparados para listar tais definições de forma segura, garantindo a propriedade intelectual da universidade e eventuais acordos anteriormente celebrados com terceiros que comprometam o objeto listado? (Levando-se em consideração que pela regra, aquilo que não constar da lista não poderá ser considerado “background”).
O BACKGROUND NO PROGRAMA H2020
Respostas:
• Os quatro NITs apresentaram o mesmo entendimento: a lista prévia, embora de suma importância, é um item de difícil cumprimento por razões diversas:
a) preparo dos pesquisadores (alguns pesquisadores poderão ter maior facilidade que outros);
b) falta de precisão nas informações (segurança das informações);
c) complexidade dos dados.
• Dois NITs apresentaram como sugestões: 1) o apoio do próprio NIT e 2) a inclusão do background específico ao longo da execução do projeto.
O BACKGROUND NO PROGRAMA H2020
Conclusão:
O background é um item de grande importância por sua função de proteção dos participantes, obrigatório pelas regras do Programa H2020, e que demandará especial atenção dos envolvidos. Prática!
O BACKGROUND NO PROGRAMA H2020
Recomendações:
1) Treinamento para mapeamento e identificação de
background. Ênfase no apoio e treinamento dos NITs.
2) Iniciar a lista por ocasião da elaboração dos projetos.
Verificar possibilidade de inclusão ao longo do projeto.
3) Atenção na negociação (prazo e condições de acesso/uso).
4) Cuidado com o background oriundo de parcerias com
terceiros.
5) Quem sabe começar a aplicar para outros projetos em rede...
O FOREGROUND NO PROGRAMA H2020
O FOREGROUND NO PROGRAMA H2020
• O foreground passou a ser chamado de Results.
• O tratamento em si das questões de titularidade, licenciamento e uso/exploração não foram alterados.
• Foram abordados com os NITs os aspectos mais críticos, dada a necessidade de negociação do Acordo de Coordenação com as mesmas regras no H2020.
OS RESULTS NO XXXXXXXX X0000
Pergunta enviada aos NITs: (licenciamento a terceiros)
Sua instituição consideraria a cláusula que permite licenciamento sem exclusividade para terceiros por qualquer dos titulares sem o prévio consentimento, ou negociação, ou celebração conjunta de instrumento jurídico? Se sim, responder: Mediante remuneração? Mediante comunicação prévia para ciência e eventual providência? Com alguma restrição? (p.ex. sublicenças, territórios etc.)”
OS RESULTS NO PROGRAMA H2020
Respostas: (licenciamento a terceiros)
• Em linhas gerais as respostas apresentam o seguinte quadro: a licenças demandam o prévio consentimento, ou seja, não basta apenas a prévia comunicação prevista na regra do Programa H2020. (interpretação de condomínio)
• Ponto de possível divergência na negociação, caso a instituição não entenda se tratar ponto passível de negociação.
OS RESULTS NO PROGRAMA H2020
Respostas: (licenciamento a terceiros)
• Conforme propôs um dos NITs, o acordo de propriedade intelectual poderá conferir poderes a um dos participantes para celebrar tais acordos mediante condições mínimas. Este já seria o prévio consentimento, mas sem abrir mão do direito de prévia notificação.
• Outra proposta seria o de manter o prévio consentimento para licenciamentos nacionais e apenas prévia notificação para os internacionais de forma a facilitar o fluxo.
OS RESULTS NO PROGRAMA H2020
Respostas: (licenciamento a terceiros)
• Todos entenderam necessária a justa remuneração.
• Todos entendem necessária a notificação prévia para
conhecimento da negociação e entendimento do cálculo.
OS RESULTS NO PROGRAMA H2020
Conclusões: (licenciamento a terceiros)
A depender da interpretação do “departamento jurídico” da instituição (procuradorias, assessorias etc), caso seja exigido o prévio consentimento e não haja possibilidade de negociação os acordos poderão ser inviabilizados.
Recomendações: (licenciamento a terceiros)
1) Conhecimento prévio das regras das instituições e do Programa e possibilidade de negociação. Consulta prévia. Apoio prévio dos NITs.
2) Ter clara a real intenção do projeto: qual a razão do prévio consentimento? Faz-se necessário? Inviabiliza a difusão dos resultados?
OS RESULTS NO PROGRAMA H2020
Results e o uso no Programa H2020
• A regra para o uso dos Results permanece a mesma do programa anterior a) royaltie free para pesquisa e projeto e b) royaltie free ou remuneração para uso interno a depender de negociação futura em acordo específico. A segunda regra ainda não é tema pacífico nas negociações no Brasil entre universidades e empresas.
• A regra sobre o uso interno e sua negociação futura em
acordo específico também ensejou questionamento aos NITs.
OS RESULTS NO PROGRAMA H2020
Pergunta:
• “Você entende que todas as condições sobre divisão, uso e exploração de direitos sobre os resultados, passíveis ou não de registro, já devem ser estipuladas no Acordo de Cooperação, ou que ele deve apenas conter as condições mínimas e que os participantes deverão celebrar um acordo específico para cada resultado alcançado?”
OS RESULTS NO PROGRAMA H2020
Respostas:
• A maior parte das respostas trouxe a seguinte visão da universidade: deverão ser previstas no Acordo Coordenação as cláusulas mínimas (titularidade, remuneração, divisão de custos etc.) desde que não seja possível apresentar mais especificações, deixando aberta a possibilidade de reajuste.
• Todos concordam que o acordo específico futuro faz-se necessário, dada a impossibilidade de previsão antecipada dos cenários para o compartilhamento, uso e remuneração sobre determinado resultado.
OS RESULTS NO PROGRAMA H2020
Conclusão:
• Considerando que o uso sem remuneração por instituições privadas (com fins comerciais/lucrativos) não é ponto pacífico no Brasil, mesmo nos casos de parcerias, sugere-se que as condições já sejam previstas no Acordo, dado que as regras default do Programa permitem também o uso interno gratuito por parceiros privados com fins lucrativos.
OS RESULTS NO PROGRAMA H2020
Recomendações:
1) Conhecimento prévio das regras;
2) Sobre o uso remunerado - Flexibilização: nem sempre o uso interno significa retorno comercial, ou retorno mais favorável do que o benefício da pesquisa conjunta. Caso a opção seja pelo uso remunerado deixar especificado no Acordo de Coordenação.
3) Apoio dos NITs é essencial na negociação, pois o equilíbrio entre proporção de titularidade, exploração e remuneração depende de estudos e negociações com embasamento técnico. Nem sempre o “maior número” é a melhor opção.
CLÁUSULA DO FORO E ARBITRAGEM
Considerando a natureza internacional do Acordo, foi enviada, também, a seguinte questão aos NITs:
“Qual a definição do foro competente em casos internacionais?
Existe a possibilidade de inclusão de cláusula de arbitragem?” Respostas:
• Quatro respostas diferentes foram obtidas. Neste ponto, as respostas são mais divergentes do que nos pontos questionados sobre propriedade intelectual.
Recomendações: alinhamento prévio e submissão das regras para apreciação das procuradorias jurídicas antes da negociação.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS
Conclusões Gerais
Conclusões Gerais:
• O tratamento da propriedade intelectual dado pelos programas da Comunidade Europeia e pela legislação e práticas brasileiras não diferem de maneira expressiva, ou prejudicial.
• Boa parte das regras é passível de negociação e deve, obrigatoriamente, ser objeto de instrumento jurídico.
Conclusões Gerais
Conclusões Gerais:
• O instrumento jurídico que estabelece a relação entre as instituições brasileiras e europeias é definido e orientado pelas regras dos programas europeus.
• As chamadas europeias apresentam maior aprofundamento nas orientações aos pesquisadores.
• As regras de PI, por exemplo, são divididas em 3 fases: (preparo da proposta, “grant preparation stage”; incluindo regras dos acordos; e acompanhamento e conclusão do projeto)
Conclusões Gerais
Conclusões Gerais:
• O momento de assinatura do Acordo de Coordenação é fator crítico para o andamento do projeto:
1- se condição para submissão da proposta, poderá inviabilizar
o recebimento de bons projetos;
2- se condição para desembolso dos recursos, poderá causar atraso no início do projeto;
3- se estabelecido prazo para assinatura após aprovação e desembolso, dada a complexidade da negociação e a possibilidade de não assinatura, poderá deixar os participantes sem qualquer segurança.
Conclusões Gerais
3ª Chamada Coordenada BR-UE em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) H2020-EUB-2015
• “17.2.4 - O proponente deverá submeter, por ocasião da submissão da proposta, uma minuta do Acordo da Coordenação Brasil-União Europeia (Anexo II) a ser firmado com o parceiro europeu, em idioma inglês, estabelecendo as regras para o desenvolvimento das atividades de pesquisa, principalmente em relação à propriedade intelectual, quando for o caso, respeitando as normas vigentes no Brasil e na União Europeia. Caso o projeto do proponente seja aprovado, será necessário apresentar a versão final do Acordo da Coordenação vertido ao idioma português. (...) Também pode ser encontrada nesse endereço a checklist para o Acordo da Coordenação Brasil-União Europeia.”
Conclusões Gerais
Conclusões Gerais:
• Nem só as regras de propriedade intelectual podem ser
consideradas críticas nas negociações.
• Algumas práticas, como listar o background, ainda precisam ser amadurecidas no Brasil.
• As orientações acerca do Acordo de Coordenação, bem como o efetivo apoio em sua negociação são essenciais para o equilíbrio das cláusulas de propriedade intelectual.
Recomendações Gerais
Recomendações Gerais:
• Propor a consulta prévia aos NITs sobre as regras e acompanhamento das negociações. Maior envolvimento dos NITs.
• Estruturar treinamentos, para proteção da propriedade intelectual em parcerias em redes internacionais, com regras específicas.
• Atuação conjunta com as procuradorias jurídicas (CNPq e instituições).
• Propor formas de apoio e treinamento também às empresas participantes.
Recomendações Gerais
Recomendações Gerais:
• Cuidado na definição e escolha dos parceiros (nacionais e internacionais). A rede deve ter o tamanho necessário.
• Estudar as regras das chamadas. Não deixar trâmites administrativos parados.
• Cuidados com a formalização (instâncias competentes para assinatura).
• Indicação de pontos focais que centralizem as negociações (NITs?).
• Realizar trabalho de sensibilização da comunidade acadêmica: prazos e regras.