LICENCIAMENTO PARA OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORAÇÃO DE CRIAÇÃO PROTEGIDA
LICENCIAMENTO PARA OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORAÇÃO DE CRIAÇÃO PROTEGIDA
BASE NORMATIVA:
LEI 10.973/04 Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)
§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput, deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida em sua política de inovação. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)
§ 1º-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
§ 3º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
§ 4º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no § 3º do art. 75 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
§ 5º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
§ 6º Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços são obrigados a repassar os conhecimentos e informações necessários à sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal, respeitado o disposto no art. 12. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
§ 7º A remuneração de ICT privada pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou exploração de criação de que trata o § 6º do art. 5º , bem como a oriunda de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não representa impeditivo para sua classificação como entidade sem fins lucrativos. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
Art. 7º A ICT poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida.
Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996.
PORTARIA INSA No 71, DE 25 DE JUNHO DE 2021 - POLÍTICA DE INOVAÇÃO Art. 21. O licenciamento com exclusividade de direitos sobre criações de titularidade do INSA deve ser precedido da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial. §1o As modalidades de oferta passíveis de utilização poderão incluir a concorrência pública, a negociação direta, dentre outras.
§2o A modalidade de oferta e os critérios e condições para a escolha da contratação mais vantajosa, serão previamente justificados em decisão fundamentada.
Art. 22. Nos casos de desenvolvimento conjunto, o INSA poderá negociar, com o parceiro envolvido, o licenciamento com exclusividade dos direitos sobre as criações geradas, dispensada a oferta tecnológica, estabelecendo em instrumento jurídico específico a forma de remuneração.
Parágrafo único. A autoridade máxima do INSA deverá se manifestar quanto à sua anuência ou não em relação ao objeto da negociação, justificando os requisitos de conveniência e oportunidade de sua decisão.
Art. 42. O INSA realizará consulta prévia ao Ministério da Defesa acerca de tecnologias que podem ser de interesse da defesa nacional, o qual deverá se manifestar quanto à conveniência da cessão, do licenciamento ou da transferência de tecnologia no prazo máximo de quarenta e cinco dias.
Parágrafo único. As tecnologias de interesse da defesa nacional serão identificadas por meio de ato normativo conjunto dos Ministros de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações e da Defesa. |
CONSIDERAÇÕES GERAIS: 1 - O presente modelo de Licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida é o instrumento formal utilizado para contrato de exploração de patente concedida ou de pedido de patente, com ou sem exclusividade, ressaltando-se que, se a solução tecnológica foi desenvolvida individualmente pela ICT, a contratação com exclusividade deverá ser precedida de publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT pública. 2 - Para Extrato da Oferta vide minuta. |
CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORAÇÃO DE CRIAÇÃO PROTEGIDA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO AO (NOME DA EMPRESA), COM INTERVENIÊNCIA DA (NOME DA FUNDAÇÃO DE APOIO).
O Instituto Nacional do Semiárido, sediado na Av. Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx s/n - Serrotão, inscrita no CNPJ sob o nº 01.263.896/0019-93, doravante denominado INSA, neste ato representada por Mônica Tejo Cavalcanti, e o(a) (indicar nome da ICT/empresa/pessoa física por extenso), sediado(a) no(a) (indicar endereço completo), inscrito(a) no CNPJ ou CPF sob o nº , doravante denominada LICENCIANTE, neste ato representado(a) na forma de seu estatuto/contrato social pelo(a) Sr(a). (indicar nome, cargo, e qualificação do representante legal se for ICT ou empresa) e o(a) (indicar nome da empresa por extenso), sediado(a) no(a) (indicar endereço completo), inscrito(a) no CNPJ sob o nº XXXXX , doravante denominada LICENCIADA, neste ato representado(a) na forma de seu estatuto/contrato social pelo(a) Sr(a). (indicar nome, cargo, e qualificação do representante legal), com a interveniência da (indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO), com sede na (indicar endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº , neste ato representada por seu (indicar nome, cargo, e qualificação do representante legal), celebram o presente LICENCIAMENTO PARA OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORAÇÃO DE CRIAÇÃO PROTEGIDA, sujeitando-se às normas das Leis nos 9.279/96, 10.973/04 e 13.243/16, regulamentadas pelo Decreto nº 9.283/2018, e 10.406/02 – Código Civil e 8.666/93, no que couber, e às cláusulas e condições seguintes:
Nota explicativa:
É importante atentar para a necessidade da parte contratante constituir procurador no Brasil, com poderes de representação judicial e extrajudicial, caso tenha domicílio no exterior, nos termos do art. 217 da Lei de Propriedade Industrial. |
Parágrafo primeiro - Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, a título oneroso, sem exclusividade, pela LICENCIANTE à LICENCIADA, dos direitos para uso, desenvolvimento, produção, exploração comercial, prestação de serviços ou obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à TECNOLOGIA intitulada “(nome da criação protegida)” depositada/concedida junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o número xxxxx, em xx/xx/xxxx, doravante denominada TECNOLOGIA, decorrente do xxxxxxxxxxx (indicar o instrumento jurídico anteriormente celebrado), celebrado em xx/xx/xxxx, entre o INSA e o(a) (indicar nome da EMPRESA).
OU
Parágrafo primeiro - Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, a título oneroso, com exclusividade, pela LICENCIANTE à LICENCIADA, dos direitos para uso, desenvolvimento, produção, exploração comercial, prestação de serviços ou obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à TECNOLOGIA intitulada “(nome da criação protegida)” depositada/concedida junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o número xxxxxxxx, em xx/xx/xxxx, doravante denominada TECNOLOGIA, decorrente do xxxxxxxxxxx (indicar o instrumento jurídico anteriormente celebrado), celebrado em xx/xx/xxxx, entre o INSA e o(a) (indicar nome da EMPRESA).
Parágrafo segundo - A LICENCIADA será informada sobre a existência de terceiros interessados na exploração comercial da TECNOLOGIA, bem como do licenciamento a outros interessados.
Nota explicativa: Nos termos dos §1º e 1º- A, art. 6º, da Lei n. 10.973/2004, a contratação com cláusula de exclusividade pela LICENCIADA será possível se (i) for precedida de publicação de extrato de oferta tecnológica pela licenciante, ou (ii) em caso de desenvolvimento da tecnologia objeto da contratação em conjunto com a licenciada. Em se tratando de licenciamento sem cláusula de exclusividade, o contrato poderá ser firmado diretamente com o interessado, sem qualquer procedimento prévio (§ 2º, art. 6º, da Lei n. 10.973/2004). |
Parágrafo terceiro - A TECNOLOGIA será utilizada para aplicação de (objeto). Caso a LICENCIADA tenha interesse na exploração de outra(s) aplicação(ões) da TECNOLOGIA, deverá informar, por escrito, ao INSA para, na hipótese de ser também de seu interesse, formalizar o competente Termo Aditivo, visando à inclusão de nova(s) aplicação(ões) e o estabelecimento das condições para sua exploração comercial.
Parágrafo quarto - O presente instrumento não implica transferência da titularidade dos direitos relativos à TECNOLOGIA, que permanecem, para todos os fins, de propriedade da LICENCIANTE.
Parágrafo quinto - A exploração comercial da TECNOLOGIA será realizada pela LICENCIADA, (indicar se será em âmbito nacional e/ou internacional).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE INÍCIO DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA TECNOLOGIA
Parágrafo primeiro - A LICENCIADA terá o prazo máximo de (XX) meses, a contar da data de assinatura do presente Contrato, para iniciar a exploração comercial da TECNOLOGIA.
Nota explicativa: No que diz respeito ao prazo máximo para início da exploração comercial da tecnologia, objeto do presente contrato, orienta-se que a ICT estabeleça um limite inferior a 3 (três) anos, por analogia ao disposto no § 5º, art. 68, da Lei de Propriedade Industrial. Cumpre esclarecer que a inobservância do prazo pela LICENCIADA não importa em suspensão temporária do direito de exclusividade da ICT sobre a patente (licença compulsória), mas tão somente a aplicação supletiva da referida norma, por se tratarem de situações fáticas que se assemelham materialmente, de modo a alcançar o objetivo do legislador, qual seja, a inovação no ambiente produtivo.
Após esse prazo, caso não comercialize a TECNOLOGIA, a LICENCIADA detentora do direito exclusivo de exploração perderá automaticamente esse direito, podendo a LICENCIANTE proceder a novo licenciamento, conforme disposto no § 3º, art. 6º, da Lei nº 10.973/2004. |
Parágrafo segundo - O prazo previsto na cláusula anterior poderá ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, mediante justificativa da LICENCIADA, e concordância expressa do INSA.
Nota explicativa: Recomenda-se que sejam admitidas como justificativas para a não exploração da tecnologia no prazo indicado no parágrafo primeiro do artigo segundo aquelas previstas no art. 69 da Lei de Propriedade Industrial, pelas razões expostas na nota explicativa acima, quais sejam. I - justificar o desuso por razões legítimas; II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal. |
Parágrafo terceiro - A LICENCIADA deverá comunicar formalmente à LICENCIANTE a data de início da exploração comercial da TECNOLOGIA.
Nota explicativa:
Nos contratos que tenham por objeto o licenciamento de tecnologia relativa a fármacos, adotar a redação abaixo para a Cláusula Segunda, sem prejuízo de eventual adequação em função do caso concreto. |
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS PARA DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA
Parágrafo primeiro - A tecnologia, objeto deste contrato, encontra-se em estágio de desenvolvimento pré-clínico compreendendo a avaliação da eficácia e estudos preliminares de toxicidade e segurança.
Parágrafo segundo - Para o desenvolvimento da TECNOLOGIA, a LICENCIADA deverá executar as seguintes etapas em seus respectivos prazos:
I- TESTE PRÉ-CLÍNICOS E ESTUDO CLÍNICO – FASE I: Para execução do(s) teste(s) pré-clínico(s) e estudo clínico Fase I, a LICENCIADA deverá cumprir o prazo máximo de (xx) anos, contados da data de assinatura do contrato de licenciamento.
II- ESTUDO CLÍNICO – FASE II: Para execução da Fase II, a LICENCIADA deverá cumprir o prazo máximo de (xx) anos, contados da data de comprovação da finalização da Fase I ao INSA através da apresentação dos resultados obtidos.
III- ESTUDO CLÍNICO – FASE III: Para execução da Fase III, a LICENCIADA deverá cumprir o prazo máximo de (xx) anos, contados da data de comprovação da finalização da Fase II ao INSA através da apresentação dos resultados obtidos.
Parágrafo terceiro - Para a comercialização da TECNOLOGIA, a LICENCIADA deverá apresentar ao INSA a comprovação da finalização da Fase III através da apresentação dos resultados obtidos.
Parágrafo quarto - O prazo máximo para início da comercialização da TECNOLOGIA será de (xx) anos, a contar da data de emissão de documento dos órgãos competentes, no Brasil e/ou no exterior, indicando a aprovação da comercialização do produto obtido da TECNOLOGIA.
Parágrafo quinto - Os prazos previstos nesta cláusula poderão ser prorrogados, por meio de Termo Aditivo, mediante justificativa da LICENCIADA, e concordância expressa da LICENCIANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Parágrafo primeiro - Constituem obrigações comuns do presente Contrato:
I- responsabilizarem-se pelo sigilo das informações relacionadas à TECNOLOGIA com seus respectivos empregados/servidores e demais envolvidos que, direta ou indiretamente, a ela tenham acesso, de forma a garantir a confidencialidade das informações. As informações relativas à TECNOLOGIA somente poderão ser reveladas mediante anuência formal da LICENCIANTE;
I.1- excetuam-se da obrigação de sigilo as informações que:
a) comprovadamente estiverem em domínio público ou, ainda, que estiverem contidas em patentes publicadas em qualquer país antes da assinatura do presente Contrato;
b) comprovadamente sejam solicitadas pelo Poder Judiciário, Ministério Público ou demais autoridades competentes, em processo judicial ou administrativo;
c) se tornarem públicas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI ou pelo órgão competente em âmbito internacional, se for o caso.
II- comunicar à outra parte qualquer informação de seu conhecimento acerca da violação dos direitos de propriedade industrial referentes à TECNOLOGIA, adotando, conjunta ou isoladamente, as providências extrajudiciais e/ou judiciais necessárias à defesa contra eventual uso não autorizado, por terceiros, do produto ou processo decorrente da TECNOLOGIA, sendo que as respectivas despesas serão arcadas em sua integralidade pela LICENCIADA.
Parágrafo segundo - Obrigações da LICENCIADA:
I- arcar com todas as despesas necessárias para o desenvolvimento, a produção, a industrialização e a exploração comercial da TECNOLOGIA;
II- Realizar a averbação e arcar com as despesas de averbação do presente instrumento junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme prevê o art. 62, da Lei nº 9.279/96, e o art.11, da Lei nº 9.609/98, no prazo máximo de 12(doze) meses, contados da data de assinatura do presente contrato;
III- arcar integralmente com os custos relativos à proteção e manutenção da TECNOLOGIA junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, devendo realizar o reembolso para a LICENCIANTTE, desde a data de depósito da TECNOLOGIA;
IV- arcar integralmente com os custos relativos à proteção e manutenção da TECNOLOGIA junto ao órgão competente em âmbito internacional, desde a data de depósito da TECNOLOGIA;
IV.1 a LICENCIADA deverá realizar o reembolso para o INSA, arcando com 100% (cem por cento) dos custos do escritório contratado e dos órgãos competentes em âmbito internacional;
OU
IV.1 – a LICENCIADA poderá contratar escritório para pleitear a proteção da propriedade intelectual, arcando com 100% (cem por cento) dos custos do escritório contratado e dos órgãos competentes em âmbito internacional;
IV.1.1 – Em caso de contratação de escritório, a LICENCIADA manterá a LICENCIANTE informada de todo o trâmite da proteção da propriedade intelectual em âmbito internacional, com a obrigação de fornecer cópias de todos os documentos relacionados à proteção, para o controle e arquivamento da LICENCIANTE.
V- arcar com as despesas decorrentes da promoção de medidas judiciais ou extrajudiciais para a proteção contra ato de violação, por terceiros, dos direitos de propriedade intelectual referentes à TECNOLOGIA, mesmo que o ajuizamento das medidas tenha sido feito por iniciativa da LICENCIANTE, o que ocorrerá com ciência prévia da LICENCIADA;
Nota explicativa: |
Na hipótese de o licenciamento se dar sem exclusividade, acrescentar um inciso conforme redação abaixo. |
V.1 - as despesas de manutenção da TECNOLOGIA referidas no inciso III, bem como aquelas referidas nos incisos IV e V, serão partilhadas entre os licenciados, caso haja sublicenciamento a terceiros;
VI - observar as recomendações e instruções técnicas da LICENCIANTE, bem como a legislação relacionada à TECNOLOGIA, a fim de preservar sua qualidade industrial, assumindo, exclusivamente, as responsabilidades civil, penal e administrativa por ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos, eventuais ilícitos ou danos decorrentes da não observância dos procedimentos técnicos adequados ao desenvolvimento, fabricação e comercialização;
VII - dar imediata ciência à LICENCIANTE do recebimento de quaisquer autuações administrativas ou citações, bem como intimações relacionadas à TECNOLOGIA, respondendo, pessoal e exclusivamente, por eventuais condenações que vierem a ser cominadas;
VIII - abster-se de adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses da LICENCIANTE;
IX- responsabilizar-se pelos tributos e encargos exigíveis em decorrência da execução do presente Contrato;
X- realizar o desenvolvimento da TECNOLOGIA necessário para que seja disponibilizada ao mercado;
XI - produzir o produto ou prestar serviço em quantidade suficiente para atender à demanda do mercado;
XII - manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as condições exigidas para a presente contratação;
XIII – comunicar à LICENCIANTE por escrito os motivos que impeçam à LICENCIADA de desenvolver, de produzir e de explorar comercialmente os produtos ou serviços obtidos da TECNOLOGIA;
Nota explicativa: |
Caso a TECNOLOGIA resulte em produto sujeito a registro, excetuados fármacos, cuja disciplina já se encontra definida na Cláusula Segunda, inserir o inciso abaixo: |
XIII- providenciar o registro do(s) produto(s) junto aos órgãos competentes, informando a LICENCIANTE, de imediato e por escrito, sobre a sua emissão/obtenção.
Parágrafo terceiro - Obrigações da LICENCIANTE:
I – disponibilizar à LICENCIADA todos os dados, informações técnicas e documentos para acesso à TECNOLOGIA que se mostrem necessários para o desenvolvimento de pesquisa e testes de desenvolvimento visando à produção, fabricação e comercialização de produtos obtido da TECNOLOGIA, ressalvando-se que será de exclusiva responsabilidade da LICENCIADA o desenvolvimento, a produção e a comercialização do produto obtido da TECNOLOGIA;
II - fornecer à LICENCIADA suporte técnico-científico associado à TECNOLOGIA, sendo que as condições desse suporte, inclusive o valor da respectiva remuneração a ser paga à LICENCIANTE, serão estabelecidas em instrumento jurídico próprio;
III – disponibilizar à LICENCIADA todos os dados, informações e documentos técnicos e outros elementos e subsídios que eventualmente forem necessários para proteção contra infrações a diretos de terceiros que possam advir da TECNOLOGIA e de sua exploração;
IV – colaborar com a LICENCIADA na eventualidade desta necessitar interpor, ou em que for parte passiva, em qualquer procedimento administrativo, judicial ou extrajudicial envolvendo a TECNOLOGIA e os produtos obtidos com base nesta, seus aperfeiçoamentos e inovações técnicas, bem como no processamento ou manutenção de patente requerida ou concedida ou outro direito de propriedade industrial equivalente, no Brasil e no exterior, e/ou envolvendo a averbação deste contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, se comprometendo a fornecer, assinar ou obter a assinatura de qualquer documento que se faça necessário, dentro dos prazos solicitados e respeitados os limites da razoabilidade.
V – comunicar imediata e expressamente à LICENCIADA o recebimento de quaisquer autuações, citações e comunicações administrativas, judiciais e extrajudiciais relacionadas à TECNOLOGIA ou ao produto obtido desta, bem como quaisquer infrações à TECNOLOGIA ou ao produto obtido desta de que tome conhecimento;
Parágrafo quarto - Obrigações da (indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO):
I - Realizar a cobrança em nome da LICENCIANTE do valor de remuneração a ser pago pela LICENCIADA pela exploração comercial da tecnologia licenciada, conforme disposto na Cláusula Quinta e pelo sublicenciamento, conforme previsto no parágrafo 5° da Cláusula Décima;
II – Apresentar à LICENCIADA, conforme prazo estabelecido no parágrafo quarto da Cláusula Quinta, documento que formalize a cobrança dos valores nas Cláusulas Quinta e parágrafo quinto da Cláusula Décima.
III - Prestar contas à LICENCIANTE dos recursos recebidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização da respectiva cobrança.
IV - Apresentar relatórios anuais à LICENCIANTE com a demonstração dos valores recebidos.
V – Informar à LICENCIANTE sobre eventuais atrasos no pagamento das remunerações pela LICENCIADA, para permitir que sejam tomadas as medidas cabíveis e previstas no presente contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO MEIO AMBIENTE, DO ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO, AO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO E À BIODIVERSIDADE
Parágrafo primeiro - A LICENCIADA se responsabiliza pelo cumprimento das leis e regulamentos de proteção ao meio ambiente, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações e estudos porventura exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades que estejam relacionadas à TECNOLOGIA, conforme disposto nas legislações federal, estadual e municipal, relativas à matéria ambiental.
Parágrafo segundo - Para os fins deste Contrato, a expressão meio ambiente abrange saúde pública, ordenamento urbano e administração ambiental.
Parágrafo terceiro - A LICENCIADA deverá adotar todas as medidas e procedimentos necessários, a fim de afastar qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente, que possa vir a ser causado pelas atividades de produção ou de comercialização da TECNOLOGIA, exigindo que a mesma conduta seja observada pelas empresas por ela eventualmente contratadas.
Parágrafo quarto - São de exclusiva responsabilidade da LICENCIADA as sanções impostas pelos Órgãos competentes por danos causados ao meio ambiente, sejam elas decorrentes do exercício de suas atividades ou de sinistros de qualquer natureza, devendo ressarcir à LICENCIANTE pelas cominações que a esta venham a ser impostas em virtude da titularidade da TECNOLOGIA.
Parágrafo quinto - A responsabilidade da LICENCIADA pelos danos ambientais eventualmente causados ou que tenham origem durante a vigência deste Contrato permanecerá, ainda que seus efeitos sejam conhecidos ou só ocorram após o encerramento do Contrato.
Parágrafo sexto - A LICENCIADA se responsabiliza pelo cumprimento das leis e regulamentos de acesso ao patrimônio genético, à proteção e ao acesso ao conhecimento tradicional associado, e a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações, acessos e estudos porventura exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades que estejam relacionadas à TECNOLOGIA, conforme disposto no artigo 16, da Lei n° 13.123/2015.
Parágrafo sétimo - São de exclusiva responsabilidade da LICENCIADA as sanções impostas pelos Órgãos competentes por descumprimento às normas de acesso ao patrimônio genético, à proteção e ao acesso ao conhecimento tradicional associado, e a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade, relacionadas a atividade de exploração econômica, devendo ressarcir à LICENCIANTE pelas eventuais cominações que a esta venham a ser impostas em virtude da titularidade da TECNOLOGIA.
Parágrafo oitavo - A responsabilidade da LICENCIADA que tenham origem durante a vigência deste Contrato permanecerá, ainda que seus efeitos sejam conhecidos ou só ocorram após o encerramento do Contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DAS REMUNERAÇÕES
Parágrafo primeiro - A LICENCIADA pagará à LICENCIANTE, por meio da (indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO), pelo licenciamento da TECNOLOGIA os valores abaixo discriminados:
I- A título de remuneração inicial para acesso à TECNOLOGIA, o valor de R$ (xx), que deverá ser realizado da seguinte forma:
a) R$ xx (xx) em até 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do presente contrato e;
b) R$ xx (xx) em (xx) parcelas, a primeira no valor de R$ (xx) a ser paga (xx) meses contados da data de início da exploração comercial, a segunda no valor de R$ (xx) a ser paga (xx) meses contados da data de início da exploração comercial e a última no valor de R$ (xx) a ser paga (xx) meses contados da data de início da exploração comercial.
(incluir dados de acordo com número de parcelas e complementar a redação).
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Nota explicativa:
A cobrança de valores para permitir o acesso a determinada tecnologia, antes mesmo da sua exploração comercial, pode ser estabelecida pela ICT, a partir de prévia negociação com o ente parceiro, de acordo com as especificidades da demanda e com a política de inovação de gestão da propriedade intelectual da Instituição.
II- Pela exploração comercial da TECNOLOGIA, a LICENCIADA deverá remunerar:
a) no percentual de xx% (xx por cento) da receita líquida auferida com a exploração comercial, pelo prazo de vigência do contrato, a título de royalties, OU
b) Incluir outra forma de remuneração, se for o caso.
Parágrafo segundo - Em caso de sublicenciamento, a LICENCIADA repassará à LICENCIANTE, por meio da (indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO), os valores abaixo discriminados:
I – O percentual de xx% (xx por cento) sobre a receita líquida auferida na comercialização dos produtos e/ou serviços obtidos da TECNOLOGIA pela sublicenciada, a título de royalties.
II – O percentual de xx% (xx por cento) sobre todo e qualquer valor recebido pela LICENCIADA em virtude do sublicenciamento da TECNOLOGIA e das inovações técnicas, sem prejuízo do recebimento pela LICENCIANTE dos royalties e/ou demais valores previstos na presente cláusula.
Parágrafo terceiro - Para os fins dos inciso II do parágrafo primeiro e do incisos I do parágrafo segundo da Cláusula quinta considera-se como “receita líquida”, o valor bruto auferido com a exploração comercial da TECNOLOGIA pela LICENCIADA, deduzidos os tributos incidentes sobre a operação de venda e os valores relativos às vendas canceladas, devidamente comprovadas.
Parágrafo quarto - O pagamento da remuneração prevista no incisos II do parágrafo primeiro e dos incisos I e II do parágrafo segundo da Cláusula quinta deverá ser efetuado até o 10º (décimo) dia útil, após o encerramento de cada trimestre de vendas à LICENCIANTE por meio da (indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO), acompanhado de relatório demonstrativo e Nota(s) Fiscal(is) ou documento equivalente que especifique a quantidade de produtos e/ou serviços comercializados nesse período, o valor bruto das vendas, a especificação e o valor das deduções permitidas, conforme parágrafo terceiro da Cláusula quinta, e o valor líquido das vendas.
Parágrafo quinto - O início da contagem do trimestre de vendas, previsto no parágrafo quarto da Clásula quinta, dar-se-á a partir da data em que a LICENCIADA formalizar à LICENCIANTE o início da exploração comercial da TECNOLOGIA por ela ou por sublicenciada, conforme previsto no caput da Cláusula Segunda.
Parágrafo sexto - O pagamento dos valores determinados na presente Cláusula deverão ser efetuados pela LICENCIADA à LICENCIANTE por meio da (indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO) na época dos respectivos pagamentos e após apresentação do documento de cobrança pela (indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO), devendo a LICENCIADA enviar à (indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO) a comprovação de efetivação do pagamento no prazo de 15 (quinze) dias após o pagamento.
CLÁUSULA SEXTA - DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA
Parágrafo primeiro - O atraso no pagamento das remunerações previstas na Cláusula Quinta e nos incisos II a IV, do parágrafo segundo da Cláusula Terceira, pela LICENCIADA, implicará cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor do débito atualizado, considerado o período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, com base na variação do IPC - FIPE ou outro índice legal que porventura venha a substituí-lo, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Treze.
Parágrafo segundo - A ocorrência de atraso no pagamento da remuneração por mais de 30 (trinta) dias ou ainda, a ocorrência de 03 (três) atrasos de pagamento no ano (consecutivos ou não), mesmo que por prazo inferior a 30 (trinta) dias, poderá implicar na rescisão do Contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA
Parágrafo primeiro - A LICENCIADA e sublicenciada deverão manter em sua sede registros contábeis e certidões fiscais pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do encerramento do presente contrato, que permitam à LICENCIANTE e/ou à (indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO), caso autorizada pela LICENCIANTE, sem prévia comunicação, seja através de representantes designados para este fim ou de auditores contratados, comprovar as informações relativas ao desenvolvimento, à produção e à comercialização da TECNOLOGIA, bem como todas as condições exigidas para a presente contratação.
Parágrafo segundo - A LICENCIADA e a sublicenciada deverão permitir ao INSA e à (indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO), ou a terceiro por ela indicado, a qualquer tempo, ainda que o
presente Contrato seja extinto, o exame e fiscalização do uso do processo de fabricação e dos produtos obtidos da TECNOLOGIA.
CLÁUSULA OITAVA – DO USO DO NOME DA LICENCIANTE
Parágrafo primeiro - A LICENCIADA não poderá utilizar o nome da LICENCIANTE, de seus departamentos, laboratórios, funcionários, pesquisadores ou estudantes, em qualquer tipo de material promocional e de propaganda sem aprovação prévia por escrito da CONTRATADA, podendo as condições de uso, se for o caso, ficarem estabelecidas em instrumento específico.
CLÁUSULA NONA – DO APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO NA PATENTE LICENCIADA
Parágrafo primeiro - A LICENCIADA deverá comunicar formal e imediatamente à LICENCIANTE, toda e qualquer modificação ou aperfeiçoamento que gere novo resultado à TECNOLOGIA.
Parágrafo segundo - A LICENCIANTE e a LICENCIADA poderão figurar como cotitulares dos direitos de propriedade intelectual decorrentes do novo resultado, seja obtido somente pela LICENCIADA como, também, obtido em parceria com a LICENCIANTE, da seguinte maneira:
a) Nos casos do novo resultado configurar-se como certificado de adição e prioridade interna da TECNOLOGIA, a titularidade sobre o novo resultado permanecerá em 100% (cem por cento) da LICENCIANTE.
b) No caso de surgir novo pedido de patente e outros ativos de propriedade intelectual, tais como knowhow, desenho industrial, software, dentre outros, a LICENCIANTE e LICENCIADA poderão ser cotitulares do novo resultado, sendo que o percentual da titularidade será definido em instrumento jurídico próprio pelas partes.
Parágrafo terceiro - Caso o novo resultado seja obtido a partir de Acordo de Parceria formalizado entre as partes, os direitos de propriedade intelectual resultantes do Acordo, à exceção do item a) do parágrafo segundo da Cláusula nona, poderão ser cedidos pela LICENCIANTE, mediante compensação financeira, em sua integralidade à LICENCIADA, que figurará como titular exclusiva de tais direitos, nos termos do art. 37 do Decreto nº 9.283/2018.
Parágrafo quarto - a LICENCIADA perderá automaticamente o direito à titularidade exclusiva mencionada no parágrafo terceiro da Cláusula nona supra, caso não comercialize a tecnologia no prazo e nas condições estabelecidas em instrumento jurídico próprio mencionado no parágrafo sétimo da Cláusula nona infra, nos termos do art. 37, §2º do Decreto nº 9.283/2018.
Parágrafo quinto - A LICENCIANTE e a LICENCIADA comprometem-se a manter o sigilo necessário à proteção da propriedade intelectual do novo resultado, ficando a LICENCIANTE responsável pelos procedimentos necessários à proteção.
Parágrafo sexto - A LICENCIADA ficará responsável pelos custos de depósito, manutenção e proteção dos novos resultados de que trata o caput.
Parágrafo sétimo - Os novos resultados poderão ser explorados comercialmente pela LICENCIADA, devendo as condições de exploração, inclusive o pagamento de royalties à LICENCIANTE, serem definidas em instrumento jurídico próprio.
Nota explicativa:
O art. 63 da Lei de Propriedade Industrial prevê que “o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.”
Nesse ponto, cumpre esclarecer que a referida norma terá efeito cogente apenas quando o aperfeiçoamento for introduzido pela ICT PÚBLICA, tendo em vista o interesse público envolvido.
Entretanto, caso o aperfeiçoamento seja introduzido pelo ENTE PRIVADO, entende-se que o contrato poderá dispor de forma diversa, prevendo, inclusive, a possibilidade da titularidade do novo resultado ser compartilhada entre as partes, como sugerido acima, por se tratar de direito patrimonial disponível, devendo, para tanto, ser definida em instrumento jurídico próprio. |
CLÁUSULA DÉCIMA – DO SUBLICENCIAMENTO DA TECNOLOGIA
Parágrafo primeiro - A LICENCIADA poderá, sob sua exclusiva responsabilidade, sublicenciar, no todo ou em parte, os direitos para desenvolvimento, uso, produção, exploração comercial e/ou obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à TECNOLOGIA a terceiro interessado, respeitado o prazo de vigência do presente instrumento, desde que prévia e expressamente autorizado pela LICENCIANTE.
Parágrafo segundo - O terceiro interessado para o qual a TECNOLOGIA tenha sido sublicenciada deverá respeitar todas as cláusulas e condições do presente instrumento, o que deverá constar no contrato de sublicenciamento.
Parágrafo terceiro - A LICENCIADA será solidariamente responsável perante a LICENCIANTE pelo cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato, por parte do sublicenciado, inclusive aquelas referentes à remuneração e ao sigilo.
Parágrafo quarto - A LICENCIADA se compromete a enviar à LICENCIANTE, no prazo máximo de 30(trinta) dias contados da sua assinatura, uma via do(s) contrato(s) de sublicenciamento, bem como de seus eventuais aditamentos, que deverão, também, ter a prévia anuência da LICENCIANTE.
Parágrafo quinto - Caberá à LICENCIANTE xx% (xx por cento) sobre todo e qualquer valor recebido pela LICENCIADA em virtude do sublicenciamento da TECNOLOGIA e das inovações técnicas, sem prejuízo do recebimento pelo INSA dos royalties e/ou demais valores previstos na Cláusula Quinta.
Parágrafo sexto - O valor disposto no parágrafo quinto da Cláusula décima supra deverá ser repassado à LICENCIANTE, por meio da (indicar nome da FUNDAÇÃO DE APOIO).
Nota explicativa:
Caso não seja permitido o sublicenciamento, deverá ser inserido um parágrafo na Cláusula – Das Disposições Gerais, com a seguinte redação: “É vedado o sublicenciamento da TECNOLOGIA.” |
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TERCEIRIZAÇÃO
Parágrafo primeiro - Caso a LICENCIADA necessite terceirizar quaisquer de suas atividades relativas à TECNOLOGIA, deverá comunicar formalmente à LICENCIANTE o nome da empresa ou profissional terceirizado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da terceirização.
Parágrafo segundo - A LICENCIADA será responsável perante a LICENCIANTE pelas atividades realizadas pelo terceirizado.
Parágrafo terceiro - O terceirizado não poderá, sob qualquer hipótese, utilizar a TECNOLOGIA para outro fim, senão para o exercício das atividades para o qual foi contratado. A LICENCIADA será responsável pela atuação e fiscalização do terceirizado, respondendo, inclusive, pela prática de atos que infrinjam o disposto no presente Contrato.
Parágrafo quarto - A LICENCIADA deverá obrigar o terceirizado a manter absoluto sigilo sobre toda e qualquer informação relativa à TECNOLOGIA e/ou suas inovações a que tiver acesso no exercício de suas funções, não podendo promover qualquer tipo de divulgação, seja a que título for, sem que haja prévia e expressa autorização da LICENCIANTE.
Parágrafo quinto - A terceirização das atividades não prejudicará o recebimento integral dos valores devidos pela LICENCIADA à LICENCIANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
Parágrafo primeiro - Constituem hipóteses de extinção do presente Contrato:
I- rescisão, que poderá ocorrer, a critério da parte inocente, caso haja descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições;
II- resolução, em virtude de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados, bem como no caso em que a LICENCIADA verificar a inviabilidade da produção ou comercialização da TECNOLOGIA, o que deverá constar devidamente fundamentado em relatório técnico a ser avaliado pela LICENCIANTE;
III- resilição, por livre acordo das partes, por meio de distrato, no qual serão estabelecidas as condições de extinção.
Parágrafo segundo - Em caso de rescisão, a parte culpada deverá indenizar a parte inocente por eventuais perdas e danos e lucros cessantes.
Parágrafo terceiro - A decretação de falência da LICENCIADA constitui motivo para rescisão contratual, sem prejuízo do cumprimento das obrigações assumidas até o momento da extinção, incluído o recebimento dos valores devidos à LICENCIANTE.
Parágrafo quarto - A resolução prevista no inciso II dar-se-á sem quaisquer ônus para as partes e sem a devolução dos valores pagos pela LICENCIADA à LICENCIANTE, até a data da resolução.
Parágrafo quinto - Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente cláusula, a titularidade da TECNOLOGIA e o recebimento dos valores porventura pendentes, especialmente os relativos aos royalties, estarão assegurados à LICENCIANTE.
Parágrafo sexto - Ocorrendo a extinção contratual nos termos desta cláusula, a licenciada deverá devolver todos os documentos (desenhos, informações, certificados, especificações técnicas) que sejam de propriedade da LICENCIANTE, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da extinção.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
Parágrafo primeiro - O descumprimento pela LICENCIADA de cláusulas e/ou condições do presente Contrato ensejará a aplicação das seguintes penalidades:
I- advertência;
II- multa de xx% (xx por cento) sobre o valor devido, calculada proporcionalmente aos dias de atraso, considerando o período de 30 (trinta) dias - pro rata die - pelo atraso no pagamento dos valores previstos nos incisos II a IV, do parágrafo segundo, da Cláusula Terceira, e incisos I e II, do caput, da Cláusula Quinta;
III- multa de xx% (xx por cento) sobre o valor previsto no inciso I, do caput, da Cláusula Quinta pelo descumprimento da obrigação de sigilo;
IV- multa de até xx% (xx por cento) sobre o valor previsto no inciso II, da Cláusula Quinta, por descumprimento contratual não enquadrado nas hipóteses previstas nos incisos II e III desta Cláusula;
Parágrafo segundo - A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula poderá ocorrer sem prejuízo do disposto na Cláusula Doze.
Parágrafo terceiro - Previamente à aplicação das penalidades, a Contratada será notificada por escrito, garantindo-lhe ampla defesa.
Parágrafo quarto - Os valores previstos nos itens II, III e IV supracitados, deverão ser corrigidos pelo IPC-FIPE, ou outro índice legal que porventura venha a substituí-lo, da data de assinatura deste instrumento até a data do efetivo pagamento, se porventura a multa vier a ser exigida.
Nota explicativa:
O rol de penalidades indicado na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA é apenas sugestivo, devendo ser negociado com a parte contratada, observado o disposto na Política de Inovação da ICT. |
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Parágrafo primeiro - Este Contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores a qualquer título.
Parágrafo segundo - Qualquer aceitação, prorrogação ou tolerância da LICENCIANTE, em relação às obrigações assumidas pela LICENCIADA no presente Contrato, não constituirá alteração ou novação contratual.
Parágrafo terceiro - As alterações deste instrumento que porventura se fizerem necessárias, com exceção de seu objeto, serão formalizadas tão-somente por meio de termo aditivo.
Parágrafo quarto - O licenciamento da TECNOLOGIA objeto do presente Contrato não constitui impedimento para que a LICENCIANTE continue a realizar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à TECNOLOGIA.
Parágrafo quinto - Ocorrendo fusão, cisão ou incorporação, bem como outras formas de alteração social, mudança de finalidade ou estrutura da LICENCIADA, a LICENCIANTE deverá ser comunicada, de imediato e formalmente, acerca de tais ocorrências. Após tal comunicação, a LICENCIANTE procederá, em face dos interesses da Administração, à avaliação da possibilidade de continuidade da execução do Contrato, devendo manifestar-se, com a devida motivação, pela manutenção do Contrato ou pela sua rescisão.
Parágrafo sexto - Caso não seja concedida a carta-patente da TECNOLOGIA, as partes definirão em instrumento jurídico específico as condições para exploração de know-how.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS NOTIFICAÇÕES
Qualquer comunicação ou notificação relacionada ao Instrumento poderá ser feita pelas PARTES/FUNDAÇÃO DE APOIO, por e-mail, correio ou entregue pessoalmente, diretamente no respectivo endereço da PARTE/FUNDAÇÃO DE APOIO notificada, conforme as seguintes informações:
INSA: Av. Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx, s/n – Serrotão, Campina Grande, PB. CEP 58.434-700; tel: (00) 0000-0000; E-mail: xxxx@xxxx.xxx.xx
LICENCIADA: (endereço completo, telefone, celular e e-mail)
FUNDAÇÃO DE APOIO: (endereço completo, telefone, celular e e-mail)
Parágrafo Primeiro - Qualquer comunicação ou solicitação prevista neste Instrumento será considerada como tendo sido legalmente entregue:
- Quando entregue em mãos a quem destinada, com o comprovante de recebimento;
- Se enviada por correio, registrada ou certificada, porte pago e devidamente endereçada, quando recebida pelo destinatário ou no 5° (quinto) dia seguinte à data do despacho, o que ocorrer primeiro;
- Se enviada por e-mail, desde que confirmado o recebimento pelo destinatário, ou, após transcorridos 05 (cinco) dias úteis, o que ocorrer primeiro. Na hipótese de transcurso do prazo sem confirmação, será enviada cópia por correio, considerando-se, todavia, a notificação devidamente realizada.
Parágrafo Xxxxxxx - Xxxxxxxx das PARTES/FUNDAÇÃO DE APOIO poderá, mediante comunicação por escrito, alterar o endereço para o qual as comunicações ou solicitações deverão ser enviadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA
Parágrafo primeiro - O presente instrumento terá vigência de xx anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelas partes mediante assinatura de termo aditivo, observado o limite da vigência da patente (informar expressamente o limite da vigência).
Parágrafo segundo - Os partícipes deverão comunicar formalmente o interesse em prorrogar o contrato com antecedência de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE
Parágrafo primeiro - Caberá à LICENCIANTE proceder à publicação do extrato do presente Contrato na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, art. 61, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Paraíba, cidade de Campina Grande, para dirimir quaisquer litígios oriundos deste ACORDO, nos termos do inciso I do artigo 109 da Constituição Federal.
E como prova de assim haverem livremente pactuado, firmam os PARCEIROS o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para que produza entre si os efeitos legais.
Cidade/Sigla do estado (local), de ___________________ de 202x.
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Pelo INSA:
Mônica Tejo Cavalcanti
Diretora
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Destinatário:
(indicar nome e cargo do DESTINATÁRIO)
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Pela Fundação de Apoio:
(indicar nome e cargo na FUNDAÇÃO DE APOIO)
TESTEMUNHAS:
1- 2-
Nome: Nome:
CPF: CPF:
