POSSIBILIDADE DE NULIDADE DO CONTRATO DE FRANQUIA POR FALTA DO REGISTRO DA MARCA
POSSIBILIDADE DE NULIDADE DO CONTRATO DE FRANQUIA POR FALTA DO REGISTRO DA MARCA
Tubarão 2018
POSSIBILIDADE DE NULIDADE DO CONTRATO DE FRANQUIA POR FALTA DO REGISTRO DA MARCA
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Direito da Universidade do Sul de Santa Catarina como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Direito.
Orientadora: Prof.ª Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Ms.
Tubarão 2018
Dedico este trabalho para Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx.
AGRADECIMENTOS
Primeiramente, agradeço a Deus pоr ser essencial еm minha vida.
À minha família, pоr sempre acreditar em mіm е me apoiar em todas as decisões tomadas.
A todos оs professores dо curso, que foram de extrema importância para meu aprendizado.
Аоs amigos е colegas, pelo incentivo constante.
E, a todos aqueles qυе dе alguma forma estiveram е estão próximos dе mim, me auxiliando sempre.
RESUMO
Trata-se de monografia que tem por objeto o estudo acerca da possibilidade de nulidade do contrato de franquia por falta de registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Justificou-se a escolha do tema em virtude da expansão do sistema de franquias e dos litígios envolvendo tal relação, em especial os relacionados ao registro da marca. O objetivo geral do estudo foi analisar a possibilidade de nulidade do contrato de franquia por falta do registro da marca. Em termos de metodologia, o estudo foi caracterizado como uma monografia, fazendo uso do método dedutivo e abordagem qualitativa. Ademais, em termos de classificação, também foi uma pesquisa exploratória, fazendo uso do método de pesquisa bibliográfica e documental. Durante as abordagens, evidenciou-se que o sistema de franquias é muito utilizado na atualidade, sendo entendido como um contrato entre franqueado e franqueador para concessão do uso de marca de produtos e serviços, possuindo como principal documento a Circular de Oferta. Discutiu-se, no estudo, se era necessário o registro da marca perante o INPI para que ocorra a celebração do contrato de franquia e, caso não havendo tal registro, se seria possível a nulidade do mencionado contrato. Após levantamento de dados em doutrinas e jurisprudências do Tribunal de Justiça dos Estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, concluiu-se que não é possível tornar nulo o contrato, porém, é possível a sua anulabilidade, não pela mera ausência do registro da marca, mas sim diante de alguma omissão de informação referente a real situação da marca perante o INPI.
Palavras-chave: Franquia. Marca. Anulabilidade.
ABSTRACT
It is a monograph that aims to study the possibility of nullity of the franchise agreement due to lack of registration of the trademark in the National Institute of Intellectual Property. The choice of topic was justified because of the expansion of the franchise system and the litigation involving this relationship, especially those related to trademark registration. The general objective of the study was to analyze the possibility of nullity of the franchise agreement due to lack of registration of the brand. In terms of methodology, the study was characterized as a monograph, making use of the deductive method and qualitative approach. In addition, in terms of classification, it was also an exploratory research, making use of the method of bibliographical and documentary research. During the approaches, it was evidenced that the franchise system is widely used today, being understood as a contract between franchisee and franchisor to grant the use of brand products and services, having as main document the Offer Circular. In the study, it was discussed whether it was necessary to register the trademark before INPI in order for the franchise agreement to take place and, if there was no such registration, it would be possible to declare the contract invalid. After obtaining data in doctrines and jurisprudence of the Court of Justice of the States of Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul and the Federal District, it was concluded that it is not possible to render the contract null and void. by the mere absence of the trademark registration, but rather in the face of some omission of information regarding the actual situation of the trademark before the INPI.
Keywords: Franchise. Brand. Annulability.
LISTA DE TABELAS E GRÁFICOS
Quadro 1 - | Classificação das marcas.................................................................. | 41 |
SUMÁRIO
1.1 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 13
1.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 19
1.8 ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS 20
2 ASPECTOS DESTACADOS SOBRE O SISTEMA DE FRANQUIA 21
2.1 CONCEITO E PRINCÍPIOS GERAIS DOS CONTRATOS 21
2.2 CONCEITO, CARACTERÍSTICAS E NATUREZA JURÍDICA DA FRANQUIA 22
2.4 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CONTRATO DE FRANQUIA 25
2.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA FRANQUIA 28
2.6 CARTA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA 29
3 PATENTEABILIDADE E REGISTRABILIDADE NO CONTEXTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 32
3.1 ABRANGÊNCIA E CONCEITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 32
3.2 REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE 33
3.3 CONCESSÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO E DE MODELO DE UTILIDADE38 3.4 CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DAS MARCAS 40
3.5 REGISTRABILIDADE DAS MARCAS 42
3.7 PROTEÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS NO MERCADO 46
4 CONTRATO DE FRANQUIA E REGISTRO DE MARCA 48
4.1 PROCESSO DE REGISTRO DA MARCA 48
4.2 CONTRATO DE FRANQUIA X DEPÓSITO DA MARCA NO INPI 49
4.3 NEGATIVA DO REGISTRO DA MARCA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE FRANQUIA E OS PREJUÍZOS AO FRANQUEADO 50
4.4 DA POSSIBILIDADE OU NÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE FRANQUIA POR FALTA DO REGISTRO DA MARCA E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS ACERCA DO TEMA 52
1 INTRODUÇÃO
Essa monografia tem por objeto o estudo da possibilidade de nulidade do contrato de franquia por falta de registro, conforme os termos que se passa a expor.
1.1 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA
O sistema de franquias no Brasil vem tendo forte crescimento, entretanto, tem surgido muitos conflitos em relação às obrigações ou responsabilidades contratuais entre franqueadores e franqueados. Aparentemente, as decisões estão a favor dos franqueadores, tornando ainda mais atraente o modelo de negócio para os detentores de marca que desejam atuar no mercado brasileiro. Isso não significa que os franqueados estejam desprotegidos; a Lei também os ampara, principalmente, nos casos de contratos incompletos ou vagos, ou no caso de infração de seus direitos pelos franqueadores.
No Brasil, o sistema de franquias é regido pela Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquias), cujo artigo 2º define a franquia empresarial como sendo:
[...] o sistema, pela qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos e serviços e administração de negócio ou sistema operacional, desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício (BRASIL, 1994).
Conforme Xxxxxxx (1995), a franquia é um contrato onde o detentor de uma marca ou nome conceituado (franqueadora), concede o direito a outro (franqueado) de utilizá-lo em um determinado território por certo tempo, de maneira exclusiva para a venda ou fabricação de seus produtos/serviços. O contrato de franquia é por xxxxxx, pois o franqueador o impõe ao franqueado (ABRÃO, 1984).
Segundo Xxxx (1994), no contrato de franquia são obrigatórias as cláusulas contratuais que estabelecem condições referentes às seguintes questões: definição e manutenção do padrão de rede, cláusula de territorialidade, limitação do uso da marca, prazo do contrato, taxas de remuneração, multas e cláusulas penais, condições de transferência da franquia, definição da área de atuação, cotas de
compra de produtos, obrigações do franqueado, obrigações do franqueador e rescisão do contrato.
Além das cláusulas obrigatórias, também é importante destacar que o contrato de franquia deve prever as obrigações das partes, que, conforme Abrão (1984), as principais são as seguintes: ao franqueador cabe conceder o uso da marca e do título do estabelecimento, observar a exclusividade territorial, promover a publicidade em favor do franqueado, dispor de produtos/serviços, treinar o franqueado, assistir o franqueado, ajudar na construção e instalação do ponto de venda, prestar assistência técnica necessária, transferir os direitos da franquia, fornecer informações através de manuais. Por sua vez, o franqueado deve usar a marca e o título do estabelecimento de acordo com os termos contratuais, construir ou reformar o prédio, conforme especificações do contrato, participar do curso de capacitação e formação gerencial, proporcionado pelo franqueador, não usar a marca como nome comercial, não comprometer o crédito do franqueador, pagar as taxas necessárias, manter sigilo sobre as informações concedidas pelo franqueador, manter exclusividade e seguir as normas do manual fornecidos pelo franqueador, assim como, observar as instruções sobre produção, comercialização marketing e administração.
A franquia consiste na concessão de uma marca de produtos ou serviços, a qual se somam métodos e meios de venda; é um sistema de colaboração entre duas empresas onde o franqueador concede seus serviços, produtos, métodos e marca, conceituados no mercado, em troca de taxas pagas pelo franqueado pela sua utilização, através da celebração de um contrato entre as partes. São vários contratos em um só, pois compreende comodato, licença de utilização da marca, prestação de serviços de organização e métodos de venda; o aspecto da concessão de venda com exclusividade consiste na distribuição de produtos e a licença do uso da marca ou prestação de serviços acessórios do pacto principal (ABRÃO, 1984).
Na franquia, o franqueador propicia ao franqueado maneiras de facilitar o comércio dos produtos e serviços que é chamado de engineering, management e marketing. Pelo engineering, o franqueador faz um plano para a construção ou reforma do ponto onde o franqueado vai se estabelecer, fixando determinações que devem ser seguidas pelo franqueado quanto a cores, máquinas, instalações, mobília. Pelo management, é feito o adestramento do pessoal do franqueado e a montagem da organização contábil e administrativa, através de cursos de
capacitação e formação concedidas pelo franqueador. O marketing refere-se aos métodos e técnicas de comércio, estudo de mercado, publicidade, promoções e lançamento de produtos (ABRÃO, 1984).
Assim, a prestação desses serviços distingue a franquia dos demais contratos de distribuição comercial, tendo em vista que o franqueado paga pelos produtos que compra, mas se beneficia das vantagens econômicas de uma marca consolidada.
De acordo com Xxxxxx (1991), alguns termos técnicos devem ficar claros para que se entenda em que consiste o contrato de franquia: franchising (termo genérico que define o sistema), franquia (negócio operado pelo franqueado e soma dos direitos concedidos pelo franqueador), franqueador (pessoa física ou jurídica que vende e concede a marca) e franqueado (pessoa física e jurídica que adquire a franquia).
Destaca-se, ainda, que a marca exerce papel fundamental na franquia, porque é o objeto do contrato celebrado entre franqueador e franqueado. Segundo Xxxxxx (1991) a marca merece todo cuidado já que é ela que passa credibilidade; o franqueador deve manter uma marca forte para que tenha maior poder de identificação; para isso, deve contar com a assessoria de pessoal competente na área de programação visual e de pesquisa; deve fazer o registro da marca, para evitar que outros a utilizem sem o seu consentimento; e, para que não haja problema em relação à confiança dos consumidores da marca, qualquer conhecimento sobre o uso indevido da mesma, deve receber atenção eficaz e imediata.
Entretanto, muitos são os litígios relativos ao direito de uso da marca entre franqueador e franqueado, principalmente, por questões envolvendo a falta do seu registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), pois, em alguns casos, diante da demora no processo de concessão de registro, o franqueador concede o direito de uso, somente com o depósito do pedido, fato que tem apresentado divergências na doutrina e na jurisprudência, em relação à possibilidade ou não de nulidade do contrato firmado entre as partes no caso de o franqueador ter seu pedido de registro da marca indeferido.
Nesse sentido, há julgados favoráveis aos franqueadores, sob o argumento de que, assim como o titular do registro, também o depositante tem assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca. Se, por um lado, decisões como essas incentivam os franqueadores, por outro,
desestimulam o ingresso de outros interessados no sistema de franquias. Dessa forma, destaca-se o entendimento desfavorável do Tribunal de Justiça de São Paulo em ação de rescisão de contrato de franquia cumulada com pedidos indenizatórios, movida pelo franqueado contra o franqueador por falta de registro da franquia junto ao INPI, como se expõe:
Ação de rescisão de contrato de "franchising" cumulada com pedidos indenizatórios (por danos materiais e morais), movida pela franqueada contra franqueadora, julgada improcedente por não ter a autora, provado a inviabilidade da franquia, nem a falta da desídia desta no cumprimento de suas obrigações. Risco inerente à atividade empresarial. Apelo da franqueada que agrega fundamento novo, a saber, falta de registro da franquia junto ao INPI ao tempo da contratação. Irrelevância do argumento, concedendo-se pudesse ser, articulado apenas em fase recursal: a uma porque não se provou no que isto tenha prejudicado o exercício das atividades da franqueada; a duas porque o registro previsto no art. 211 da Lei da Propriedade Industrial visa a surtir efeitos perante terceiros, não entre as partes. Sentença que se confirma, também por seus próprios fundamentos (TJSP, art. 252). Apelação da franqueada a que se nega provimento (SÃO PAULO, 2017).
Por outro lado, há decisões, como a do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação nº 10288938720148250100 SP (SÃO PAULO, 2015) que não reconhecem o pedido de nulidade do contrato por falta do Certificado do Registro da marca, quando esse foi firmado a partir do depósito do pedido.
Dessa forma, entende-se que o contrato de franquia é complexo, e, por isso, os riscos de conflitos são maiores, especificamente, em relação ao registro da marca, como se pretende estudar com esse estudo. Assim, evidencia-se a importância da análise acerca da possibilidade de nulidade de contrato de franquia por falta de registro da marca.
É possível anular o contrato de franquia por falta do registro da
marca?
Se o franqueador não obtiver o registro da marca da empresa no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o franqueado pode pedir a anulação do contrato de franquia firmado com o franqueador.
Na leitura dessa pesquisa, deve-se levar em consideração o seguinte conceito operacional:
Nulidade do contrato de franquia por falta do registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): Trata-se da invalidade do negócio jurídico por ausência, no órgão federal, do processo que dá direito de exclusividade de uso da marca, entendida como sendo o distintivo da empresa que identifica produtos e serviços.
Diante da expansão do sistema de franquia e dos litígios em razão da relação contratual, tornou-se cada vez mais importante o estudo dessa área. Os julgados estão, aparentemente, a favor dos franqueadores, mas a justiça tem se estendido também aos franqueados, nos casos de contratos vagos ou infrações dos seus direitos. A marca é de suma importância no sistema de franquias e a falta de registro pode acarretar problemas ao franqueado. Esse estudo visa esclarecer dúvidas e analisar a possibilidade de nulidade contratual no caso da falta do registro da marca no INPI. Por isso, justifica-se essa pesquisa, pois é relevante para o meio empresarial.
Esse trabalho é importante para o meio acadêmico porque o direito a exclusividade do uso da marca tem início quando o registro é concedido pelo INPI; a função principal da marca é diferenciar produtos e serviços dos demais e de forma indireta agregar valor a esses. A tutela dos direitos a propriedade intelectual vai ao encontro do interesse público e estimula o desenvolvimento do país já que ampara empresas que se estabelecem de forma legal, pagam impostos e geram empregos
formais; entretanto, como o processo de registro é lento e custoso, há possibilidade, conforme a legislação de celebrar o contrato de franquia a partir do depósito no INPI.
Na busca de pesquisas e artigos relacionados ao tema, poucos são os que tratam da possibilidade de nulidade de contratos de franquia, e ainda assim, referem-se à anulação de contratos deste tipo com base em elementos constitutivos e nenhum trabalho monográfico é similar à questão central aqui proposta, o que justifica realizar esse estudo.
Nesse sentido, é relevante essa pesquisa, visto que as conclusões nessa área esclarecem tanto empresários-franqueados como empresários-franqueadores sobre a possibilidade da proteção da marca, a partir do depósito no INPI e sobre o que entendem os magistrados acerca da nulidade ou não do contrato de franquia por falta do registro da marca e as consequências jurídicas para o caso da improcedência do pedido de registro.
1.6.1 Geral
Analisar a possibilidade de nulidade do contrato de franquia por falta do registro da marca.
1.6.2 Específicos
Descrever os principais aspectos que caracterizam o contrato, o sistema e os tipos de franquia.
Identificar os requisitos da patenteabilidade de produtos e serviços e do registro da marca, bem como, os direitos de propriedade decorrentes da concessão da patente e do registro.
Destacar o que a legislação brasileira dispõe acerca dos direitos relativos ao depósito da marca ao seu titular.
Mostrar o que pode ocorrer no caso de o franqueador ter o pedido de marca negado na vigência do contrato de franquia e os prejuízos que podem causar ao franqueado.
Apresentar os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre a possibilidade do pedido de nulidade do contrato de franquia por parte do franqueado em face do franqueador por falta do registro da marca.
1.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Quanto ao delineamento da pesquisa, a fim de alcançar seus objetivos pertinentes, é necessário que se determine os meios técnicos de investigação adequados, como os métodos, procedimentos e instrumentos para a análise dos dados da pesquisa. Para Lakatos e Marconi (2010, p. 65), o “método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo [...]”. Dessa forma, os métodos escolhidos pelo pesquisador o levarão ao êxito do trabalho monográfico.
Nesse trabalho, foi utilizado o método dedutivo, pois o pesquisador anseia elucidar a matéria constante em cada premissa com o intuito de obter uma certeza quanto à aplicação das hipóteses levantadas ao caso concreto, ou seja, se após o estudo acerca das premissas gerais as mesmas forem verdadeiras, o caso específico também o será.
No que tange à abordagem aplicada, o estudo busca a compreensão da temática, o aprofundamento e explicação da divergência exposta, caracterizando-se, desta forma, como pesquisa qualitativa que, nas palavras de Xxxxxxx et al (2013, p. 113):
Enquanto que na pesquisa quantitativa a análise é dedutiva, porque trabalha com totalidades, com um universo populacional ou com um subconjunto representativo da população (amostra), a pesquisa qualitativa analisa as percepções de poucos sujeitos envolvidos no processo, sem a preocupação com a totalidade dos sujeitos envolvidos naquela situação ou realidade pesquisada.
A pesquisa qualitativa é a que melhor se enquadra à pesquisa, tendo em vista que a análise de todo o conteúdo textual que compõe esse estudo pondera a problemática central. Para Demo (2012, p. 30) “a informação qualitativa é resultado da comunicação discutida, na qual o sujeito pode questionar o que se diz, e o sujeito-objeto também”.
Esse trabalho se classifica, quanto ao nível, como exploratória, pois com o estudo de inúmeros assuntos ligados ao tema, o pesquisador tem certa familiaridade
com a problemática abordada, enriquecendo as hipóteses levantadas. Segundo Xxx (2012, p. 27):
As pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado (GIL, 2012, p. 27).
Quanto ao procedimento, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica e documental. Segundo Xxxxxx e Motta (2011, p. 112), pesquisa bibliográfica “é aquela que se desenvolve tentando explicar um problema a partir de teorias publicadas em diversos tipos de fontes: livros, artigos, manuais, enciclopédias, anais, meios eletrônicos”. No conceito de Marconi e Xxxxxxx (2005), a pesquisa sempre tem como objeto o levantamento de dados de variadas fontes, sendo que a pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia tornada pública. Já a pesquisa documental é aquela cujos dados ainda não foram publicados; nesse trabalho a pesquisa documental se deu através da coleta de dados na Jurisprudência.
Feitas essas considerações acerca do delineamento da pesquisa, passa- se a expor a estrutura de capítulos da monografia.
Essa monografia possui cinco capítulos. O primeiro versa sobre a introdução, onde se expõem o tema, o problema, hipótese, conceito operacional, objetivos e delineamento da pesquisa.
O segundo capítulo dispõe sobre os aspectos destacados acerca do sistema de franquia, onde se expõem o conceito e princípios gerais sobre os contratos, conceito e características dos sistemas e do contrato de franquia, a natureza jurídica e classificação do contrato de franquia.
O terceiro capítulo trata dos aspectos gerais acerca da propriedade intelectual, destacando-se principalmente os requisitos de registrabilidade, patenteabilidade e das marcas e patentes.
O quarto capítulo, por sua vez, apresenta o estudo acerca do contrato de xxxxxxxx e a relação com o registro da marca.
O quinto traz a conclusão do tema estudado.
2 ASPECTOS DESTACADOS SOBRE O SISTEMA DE FRANQUIA
Esse capítulo destaca os principais aspectos acerca do sistema de franquia, como se passa a expor.
2.1 CONCEITO E PRINCÍPIOS GERAIS DOS CONTRATOS
Conforme Diniz (2008, p. 30) “contrato é o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial”. Por sua vez, Xxxxxx (2017) afirma que a validade do contrato depende dos seguintes elementos: objeto lícito determinado ou determinável, agente capaz e forma prescrita ou não defesa em lei.
Segundo Diniz (2008), os contratos são norteados pelos seguintes
princípios:
Autonomia de vontade, o que significa que as partes têm autonomia para
acordar conforme com seus interesses e de dispor seu conteúdo; supremacia da ordem pública, que diz respeito à autonomia do Estado sobre a autonomia de vontade, que, por sua vez, não é absoluta e sim relativa já que deve respeitar os princípios morais e de ordem pública e as leis; obrigatoriedade do contrato, uma vez que o contrato faz lei entre as partes; boa fé-objetiva, que deve reger todos os contratos e se apoia na necessidade da confiança e lealdade entre as partes; equilíbrio econômico, pelo qual se deve evitar situação de lesão ou excessiva onerosidade para uma das partes, devendo-se manter o nivelamento entre as vantagens e encargos entre as partes contratantes; e o princípio da função social do contrato.
Referido princípio, que serve de base para os demais, está previsto no Código Civil (art. 421) pelo qual: “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato” (BRASIL, 2002).
Desse modo, o contrato é livre entre as partes desde que não ultrapasse a razão e nem os limites da função social já que gera também repercussão a terceiros.
2.2 CONCEITO, CARACTERÍSTICAS E NATUREZA JURÍDICA DA FRANQUIA
O franchising surgiu após a Segunda Guerra Mundial quando soldados americanos sentiram a necessidade de encontrar sua independência financeira. Foi então conciliado com o interesse de produtores que tinham a necessidade de comercializar suas mercadorias ou serviços, suficientemente conhecidos por sua marca a nível de consumidor, que enfrentavam a concorrência de artigos similares. Enquanto o revendedor desfrutava das vantagens da marca que já era consagrada, o produtor ou titular aumentava seu campo de vendas sem despesas com filiais sucursais ou agências. O surgimento da franquia ocorreu nos Estados Unidos, em 1955, passando, a seguir, para a Europa, com a diferença de que ali, os revendedores não eram mais ex-combatentes mais sim comerciantes já estabelecidos que visavam ampliar seus negócios (ABRÃO, 1984).
O franchising definiu-se como a concessão de uma marca de produtos ou serviços na qual se somam também métodos e meios para a venda. É um sistema de colaboração entre duas empresas onde o franqueador concede seus serviços, produtos, métodos e marca em troca de taxas pagas pelo franqueado pela utilização da marca já conceituada no mercado mediante uma relação contratual. Mesmo portando vários contratos em um só, como, venda, comodato, licença de utilização da marca, prestação de serviços de organização e métodos de venda, o aspecto da concessão de venda com exclusividade consiste na distribuição de produtos, sendo a licença do uso da marca ou prestação de serviços acessórios do pacto principal (ABRÃO, 1984).
De acordo com Xxxxxx (1991), alguns termos técnicos devem ser esclarecidos para que se entenda o sistema de franquia. Desse modo, tem-se que: franchising é o termo genérico que define o sistema; já franquia é o negócio operado pelo franqueado mais a soma dos direitos concedidos pelo franqueador; por sua vez, franqueador é a pessoa física ou jurídica que vende e concede a marca; o franqueado é a pessoa física e jurídica que adquire a franquia.
Na franquia o franqueador propicia ao franqueado maneiras de facilitar o comércio dos produtos e serviços que é chamado de engineering, management e marketing. Pelo engineering, o franqueador faz um plano para a construção ou reforma do ponto onde o franqueado vai se estabelecer, fixando determinações que devem ser seguidas pelo franqueado quanto a cores, máquinas, instalações,
mobília. Pelo management, é feito o adestramento do pessoal do franqueado e a montagem da organização contábil e administrativa, através de cursos de capacitação e formação concedidas pelo franqueador. O marketing refere-se aos métodos e técnicas de comércio, estudo de mercado, publicidade, promoções e lançamento de produtos (ABRÃO, 1984).
Assim, a prestação desses serviços distingue a franquia dos demais contratos de distribuição comercial, tendo em vista que o franqueado paga pelos produtos que compra, mas se beneficia das vantagens econômicas de uma marca consolidada. Dentre esses valores pagos pelo franqueado ao franqueador estão, conforme Xxxxxx (1991): taxa de franquia, royalties e taxa de propaganda e promoção. A taxa de franquia, também chamada de taxa de licença é o valor único pago no ato da assinatura do contrato, estipulado pelo franqueador, se refere à abertura do negócio; já royalties consistem em um valor pago para remunerar a tecnologia que o franqueador continua transferindo e prestação de serviços, geralmente, representado por um percentual fixo e pago periodicamente; por sua vez, a taxa de propaganda e promoção, também paga periodicamente, é estipulada mediante um valor fixo, estabelecido no contrato sobre o faturamento bruto, podendo essa taxa ser usada na divulgação da marca e dos produtos e serviços.
Quanto à natureza jurídica, destaca-se que o contrato de franquia possui natureza híbrida e mista, já que une outros contratos em um só como compra e venda empresarial, licença para exploração de patentes e marca, mandato mercantil, concessão mercantil, dentre outros (DESSOTTI, 2015).
Além disso, os contratos de franquia possuem características particulares: são intiuito personae, já que é celebrado em função de uma contratada, mesmo havendo divergências doutrinárias; típico, pois é regulado pela Lei 8955/94; formal, visto que deve ser assinado na presença de duas testemunhas, conforme artigo 6º, da Lei de Franquia; bilateral ou signalagmático, pois gera obrigações mútuas; oneroso, por ser contrato empresarial; aleatório, porque não há como se prever seu resultado; de execução continuada, pois se estende com o tempo; e individual, dado que o vínculo é somente entre franqueador e franqueado; por vezes negociável, podendo as partes acordarem sobre determinados pontos.
As franquias podem ser divididas em três classes fundamentais, de acordo com Abrão (1984): distribuição de produtos que consiste na intenção de fazer com o que o produto do franqueador seja vendido para os consumidores nos mercados locais por um número grande de franqueados, como ocorre com automóveis, bebidas e alimentos; licença de fabricação que é a concessão de fórmulas e métodos de fabricação da marca com assistência do franqueador que vai do dia da implantação até a venda, como ocorre no caso da comercialização de certos produtos de rápido preparo como biscoitos e frango; uso do título de estabelecimento para prestação de serviço que gera uma menor preocupação por parte do franqueador e um controle menos rigoroso por parte do franqueado, como é o caso do fabricante de túneis para lavagem rápida de carros.
Leite (1991) expõe que os principais tipos de franquia são os seguintes: franquia de produto, que se refere à produção e comercialização de bens, fabricados pelo franqueador ou terceiros licenciados com a supervisão desenvolvimento e qualidade, sendo que o franqueado somente poderá vender exclusivamente os produtos no seu ponto de venda; franquia de distribuição, referente à venda das mercadorias que são feitas por terceiros fornecedores que são escolhidos pelo franqueador que possui um sistema de compras com centrais de distribuição eficientes e testados, sendo que, nesse caso, o franqueador determina quais produtos que deverão ser fornecidos aos franqueados para distribuição; franquia de serviços, refere-se ao fornecimento de serviços, sendo que o franqueador leva ao franqueado e clientes assistência técnica de nível e garantia de produtos, peças originais e reposição gratuita por defeito de fábrica, que são atributos principais desse tipo de franquia; franquia industrial, liga-se à fabricação dos produtos que são produzidos numa unidade industrial de produção cuja engenharia e processo são cedidos pelo franqueador, descentralizando a produção em vários mercados; franquia-mestre ou Master Franchise, trata-se de uma empresa local que recebe o direito de subfranquear a marca do franqueador original, por necessidade de expansão internacional; franquia de desenvolvimento ou Area Development Franchise, acontece quando uma ou mais empresas locais são delegadas e contratadas pelo franqueador com a finalidade de explorar melhor os territórios através da repartição em vários Estados ou regiões menores; franquia formatada ou
Business Format Franchising consiste na modalidade em que o franqueador concede técnicas industriais, e todos os métodos administrativos e comerciais, cedendo a marca e também direitos de propriedade incorpórea para que este possa operar sob a supervisão e assessoria do franqueador na fabricação e venda de produtos em troca de compensação financeira estipulada no contrato.
2.4 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CONTRATO DE FRANQUIA
O contrato de franquia é um contrato de adesão que consiste no negócio jurídico firmado entre o franqueador, titular do direito de uma marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que concede o direito ao franqueado de utilizá-lo em um determinado território por um certo tempo, de maneira exclusiva para a venda ou fabricação de seus produtos/serviços (XXXXXXX, 1995; ABRÃO, 1984).
As partes envolvidas no contrato de franquia são franqueador (franchisor) e franqueado (franchisee), segundo Xxxxxxx (1995). O franqueador é uma pessoa jurídica que concede contratualmente a outra parte seu know-how, tecnologia, marca, gerenciamento de marketing e assistência. Por sua vez, o franqueado pode ser uma pessoa física ou jurídica que adquire a franquia, na maneira imposta pelo franqueador, em troca do pagamento de taxa inicial, royalties, despesas de instalação, e de um percentual mensal pago sobre o volume das vendas. Há dois tipos de franqueados: o master franqueado, a quem é concedido o direito de subfranquiar a terceiros interessados desde que estes estejam em sua zona geográfica, devendo ser somente pessoa jurídica; e o franqueado que não possui o direito de subfranquiar.
São obrigações do franqueador em relação ao franqueado: assistir o franqueado na escolha de equipamentos e local; cooperar na seleção e treinamento dos funcionários dentro dos padrões; fornecer os projetos necessários para as instalações e prestar assessoria; na área do marketing; indicar e mostrar promoções vitoriosas; indicar normas contábeis, mostrando impressos e sistematização, com orientação financeira; conceder o uso da marca e do título do estabelecimento; observar a exclusividade territorial; promover a publicidade em favor do franqueado; dispor de produtos/serviços; vender insumos e materiais em geral que constituam parte integrante ou totalidade dos produtos fabricados, vendidos ou consumidos no
estabelecimento daqueles; treinar o franqueado; assistir o franqueado; ajudar na construção e escolha do construtor e instalação do ponto de venda, cedendo projetos e especificações gerais; prestar assistência técnica necessária; transferir os direitos da franquia; fornecer informações através de manuais; submeter-se, caso haja dúvida, a arbitramento, conforme prescrito no contrato e observar regras da matéria que impostas por associação de arbitragem ou entidade congênere; apresentar a circular de oferta de franquia, documento que deve ser obrigatoriamente entregue ao interessado em determinada franquia, antes da assinatura final do contrato (ABRÃO, 1984).
Por outro lado, são obrigações do franqueado: usar a marca, título de estabelecimento fórmulas publicidade de acordo com o contrato; não vender, exibir, instalar ou utilizar se de qualquer instrumento, máquina ou meio de divulgação sem previa autorização do franqueador; construir ou reformar o prédio conforme especificações do contrato, não podendo introduzir no projeto do estabelecimento, alterações sem o consentimento escrito do franqueador, efetuar a instalação de elementos, mobiliário, máquinas e equipamentos; participar do curso de capacitação e formação gerencial proporcionado pelo franqueador; contratar pessoal, de acordo com as especificações do franqueador; não usar a marca como nome comercial individual ou coletivo; não comprometer o crédito do franqueador; pagar as taxas necessárias; manter sigilo sobre as informações concedidas pelo franqueador; respeitar as cláusulas contratuais, seguindo as instruções sobre produção, comercialização marketing e administração; manter exclusividade; seguir as normas do manual fornecidas pelo franqueador; usar o local exclusivamente para desenvolver a atividade prevista no contrato; adquirir do franqueador ou terceiro indicado por este os ingredientes e materiais que constituam parte ou todo dos produtos a serem fabricados, vendidos ou consumidos no estabelecimento do franqueado; participar e cooperar de todas as promoções especiais dos estabelecimentos cuja franquia foi obtida do mesmo franqueador, participar por si ou por seu representante do curso de capacitação e formação gerencial proporcionado pelo franqueador; acolher periodicamente os representantes do franqueador para inspecionar o estabelecimento assim como os produtos e artigos, gêneros e métodos de fabricação, comercialização, para realizar testes e manter conversações com os funcionários em conjunto com o franqueado; manter a boa aparência e higiene do local de comércio realizando trabalhos de reparação e restauração
determinados pelo franqueador não introduzindo qualquer alteração, acréscimo ou substituição sem aprovação do franqueador; suspender imediatamente ao fim do contrato o uso da marca, rótulos e símbolos concernentes ao franqueador; cessar a venda de seus produtos e proceder as mudanças necessárias nos rótulos, edifícios e estruturas com a finalidade de eliminar o nome daquele de seu estabelecimento entre outros (ABRÃO, 1984).
O contrato de franquia deve apresentar cláusulas contratuais que estabeleçam as condições do negócio entre as partes envolvidas, em relação às seguintes questões, segundo Lobo (1994): definição e manutenção do padrão de rede; cláusula de territorialidade; limitação do uso da marca; prazo do contrato, taxas de remuneração; multas e cláusulas penais; condições de transferência da franquia; definição da área de atuação; cotas de compra de produtos; obrigações do franqueado; obrigações do franqueador; rescisão do contrato.
De acordo com Xxxxx Xxxxx (2000), trata-se de contrato de adesão de cunho obrigacional, em que as partes se obrigam cada qual a determinadas atribuições visando interesses próprios, pois atuam em colaboração, ao mesmo tempo em que o trabalho do franqueador o leva ao crescimento empresarial, o mesmo pode ocorrer com o franqueado. Para que isso ocorra, o contrato deve conter de forma detalhada e minuciosa os dispositivos inerentes a cada uma delas.
Desse modo, o contrato de franquia tem por objetivo impulsionar o franqueador em seu negócio comercial, no sentido de melhorar não só os produtos ofertados como também viabilizar a distribuição de novos produtos e serviços, através do esforço promocional, publicitário e conjunto para a melhoria das vendas e relações da marca com o público, como também, pela assistência técnica, financeira, contábil ou outra que se tenha obrigado. Da mesma forma, o franqueado dever cumprir sua parte no negócio, pagando suas obrigações previstas no instrumento e operar o pacote adquirido nos moldes ajustados, de tal maneira que a marca e sua imagem seja sempre respeitada, silenciando quanto aos segredos que forem transmitidos em relação ao negócio e comunicar ao franqueador todo e qualquer fato que ocorra no curso do comércio que possa afetar a marca ou a evolução de suas vendas.
É também importante que o contrato de franquia disponha sobre: prazos de duração, preços, tipos de prestação, cessão de direitos, know-how, marcas, insígnias e sinais distintivos de interesse do franqueador, patente devidamente
registrada no INPI, métodos e sistemas, exclusividade, cláusula de territorialidade, assuntos relativos à internet e exclusividade de provisionamento, de acordo com Xxxxx Xxxxx (2000).
O contrato de franquia termina ou se extingue conforme as normas previstas em lei ou seu bojo. Pode ocorrer também resolução, rescisão ou resilição do contrato antecipadamente por motivos inerentes a inexecução, vontade das partes, descumprimento das cláusulas do contrato ou lesão ocasionando o término. Também é motivo de rescisão ou encerramento do contrato se for causada por erro ou dolo quanto à realidade da franquia negociada. As faltas das partes sobre os termos do contrato, intencionadas ou não são causas para a resolução do instrumento, principalmente, as que dizem respeito a rupturas das cláusulas de exclusividade, inexistência de know-how, ruptura do sigilo, descumprimento das cláusulas relativas à assistência técnica, falta de pagamento das prestações, ocultação de lucros, violação das cláusulas de concorrência, dentre outras. No caso de rescisão contratual por força maior deve-se considerar que só devam ser encaradas a este título as razoes que realmente inviabilizam a relação pactuada (XXXXX XXXXX, 2000).
2.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA FRANQUIA
O contrato de franquia oferece vantagens e desvantagens, tanto para o franqueador, quanto para o franqueado.
Para o franqueador constituem vantagens: rapidez na expansão da rede; melhor publicidade; divulgação da marca; grande volume de compras; redução de custos; ausência de relações empregatícias; aumento da rentabilidade; maior motivação e maior participação no mercado; maior cobertura territorial; melhores representantes. Por outro lado, representam desvantagens para o franqueador: falta de disciplina do franqueado; inadequação do franqueado; baixa rentabilidade; perda parcial do controle da empresa, do sigilo do negócio, da liberdade e da padronização; maior custo de supervisão e formatação; risco de desistência; expansão sem planejamento (XXXXX XXXXX, 2000; LOBO, 1994).
Para o franqueado, destacam-se as seguintes vantagens: acesso a uma rede já conceituada; assistência permanente; sistema já testado; maior alcance de sucesso; plano de negócios já consolidado; maior garantia de acesso a mercado;
menores custos de instalação; economia de escala; maior crédito e lucratividade; pesquisa e desenvolvimento; independência no negócio; isso tudo pode tornar a franquia mais atrativa ao franqueado. Por outro lado, constituem desvantagens para o franqueado: menor liberdade empresarial; controle externo; distribuição calculada; desamparo na insolvabilidade; maior risco de descumprimento contratual; pagamento de taxa de franquia; localização forçada; restrições na cessão de sistemas (XXXXX XXXXX, 2000; LOBO, 1994).
2.6 CARTA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA
O sistema de franquias no Brasil é regulado pela Lei de Franquias 8.955/94. Dentre as exigências de referido normativo legal está a Circular de Oferta de Franquia (COF), documento que deve ser obrigatoriamente entregue ao interessado em determinada franquia, antes da assinatura final do contrato.
O artigo 3º da Lei nº 8.955/94 traz os requisitos e/ou informações que devem, obrigatoriamente, estar presentes na Circular de Oferta de Franquia, que consiste no instrumento jurídico mais importante deste tipo de contrato, pois, além de assumir papel comercial, materializa o princípio da boa-fé e o dever de informação do franqueado. Referido artigo também estabelece que se o franqueador quiser implantar um de sistema de franquia empresarial, deve fornecer ao interessado uma circular de oferta de franquia, por escrito e em linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente todos os requisitos estabelecidos na legislação pertinente, como se passa a descrever, segundo as explicações de Xxxxxxx (2017).
Informações necessárias sobre o franqueador e o modelo de negócio que será desenvolvido por meio do contrato, tratadas nos quatro primeiros incisos da Lei 8.955/1994: O inciso I trata do requisito de histórico resumido, forma societária e nome completo ou razão social do franqueador e de todas as empresas a que esteja diretamente ligado, bem como os respectivos nomes de fantasia e endereços. O inciso II, por sua vez, apresenta a necessidade de existência de balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora, relacionado aos dois últimos exercícios financeiros. Já o inciso III apresenta a indicação de pendências judiciais nas quais o franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais, relativos à operação, estejam envolvidos. Ainda, o inciso IV prevê a necessidade de que haja, no contrato, uma descrição detalhada da franquia, do
negócio e das atividades que serão desempenhadas pelo franqueado (BRASIL, 1994).
Informações sobre o franqueado: O inciso V prevê o perfil ideal do franqueado, nível de escolaridade e outras características que devem possuir, pois se trata de contrato é intuito personae, ou seja, personalíssimo. Os requisitos quando ao envolvimento direto do franqueado na operação e na administração do negócio estão presentes no inciso VI. Alguns franqueadores que exigem a participação direta do franqueado na operação e administração do negócio, como estratégia voltada ao crescimento adequado da empresa (BRASIL, 1994).
Previsão de investimento e despesas em geral: Os incisos VII e VIII apontam todas as despesas de investimento decorrentes de projetos de arquitetura, implantação de sistema, aluguel de equipamento e com taxa de publicidade, taxa de royalties, taxa de franquia. Desse modo, destacam-se nesses incisos a previsão das especificações quanto ao total estimado do investimento inicial necessário à aquisição, implantação e entrada em operação da franquia, valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia e de caução e valor estimado das instalações, equipamentos e do estoque inicial e suas condições de pagamento, assim como, taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou a terceiros, detalhando as respectivas bases de cálculo; royalties; aluguel de equipamentos ou ponto comercial; taxa de publicidade ou semelhante; seguro mínimo; dentre outros valores (BRASIL, 1994).
Relação completa de todos os franqueados, subfranqueados e subfranqueadores da rede e do território: O inciso IX mostra a relação de todos os franqueados, subfranqueados e subfranqueadores da rede, bem como dos que se desligaram nos últimos doze meses, com nome, endereço e telefone. Por sua vez, o inciso X trata das informações em relação ao território, tal como se é garantida ao franqueado exclusividade ou preferência sobre determinado território de atuação e, caso positivo, em que condições o fazem e a possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu território ou realizar exportações (BRASIL, 1994). A exclusividade do território é delimitada no contrato de franquia, podendo ser definida cláusula de raio, cuja violação gera indenização por perdas e danos. Trata- se de uma garantia importante para o franqueado e um atrativo imprescindível para o modelo de negócio do franqueador.
Obrigações do franqueado: O inciso XI cita as informações detalhadas e claras em relação às obrigações do franqueado “de adquirir quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração de sua franquia, apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, oferecendo ao franqueado relação completa desses fornecedores” (BRASIL, 1994). O dispositivo impõe uma regra importante relacionada à padronização do negócio, sendo que o franqueado poderá adquirir bens ou serviços apenas de fornecedores homologados, não havendo liberdade do franqueado para escolha de outros fornecedores.
Obrigações do franqueador: O inciso XII trata das obrigações do franqueador, que são as seguintes: supervisão de rede; serviços de orientação e outros prestados ao franqueado; treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos; treinamento dos funcionários do franqueado; manuais de franquia; auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; e layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado (BRASIL, 1994).
Situação do registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial: O inciso XIII trata da situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) da marca ou patente, cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueador (BRASIL, 1994).
Expiração do contrato de franquia: os incisos XIV e XV destacam sobre a situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação a: know how ou segredo de indústria a que venha a ter acesso em função da franquia; e implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador; modelo do contrato-padrão e, se for o caso, também do pré-contrato-padrão de franquia adotado pelo franqueador, com texto completo, inclusive dos respectivos anexos e prazo de validade (BRASIL, 1994). O termo Know-how significa o conjunto de conhecimentos técnicos e práticos, como fórmulas, tecnologias, técnicas, procedimentos, referentes à determinada atividade, termo utilizado no universo corporativo, podendo ser aplicado ao profissional ou à empresa.
Todas essas informações são de fundamental importância, já que dão ideia de transparência em relação ao negócio e as taxas periódicas cobradas. O candidato a franqueador também deverá ter acesso à lista dos antigos e atuais franqueadores a fim de que possa contatá-los, e questionar se estão satisfeitos com o negócio.
3 PATENTEABILIDADE E REGISTRABILIDADE NO CONTEXTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Esse capítulo trata dos aspectos gerais acerca da propriedade intelectual, destacando-se principalmente os requisitos de registrabilidade, patenteabilidade e das marcas e patentes, como se passa a expor.
3.1 ABRANGÊNCIA E CONCEITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Com o desenvolvimento do mercado e a globalização, houve uma ampliação de alternativas para que os empresários divulguem os seus produtos e serviços. Para proteger as criações e as marcas, surgiu a chamada propriedade intelectual. Para Xxxxxxxx (2013), o conjunto de bens decorrentes do intelecto humano denomina-se propriedade intelectual, que agrupa duas grandes categorias de bens, os direitos do autor e correlatos e a propriedade industrial, dando origem a direitos resultantes da atividade intelectual.
Nos ensinamentos de Xx Xxxxx (2010, p. 24), “a propriedade intelectual volta-se para o estudo das concepções inerentes aos bens incorpóreos que, de modo geral, podem ser enquadrados nas categorias: artística, técnica e científica”. A categoria artística refere-se às obras literárias, musicais e as estéticas, protegida por direitos autorais; a técnica é relativa às inovações, por sua vez, protegida por patente ou registro; e, ainda, sem proteção legal em termos de exclusividade de exploração pelo seu criador, tem-se a categoria científica que compreendem as descobertas nos diversos campos da física, química, biologia e áreas relacionadas.
A propriedade industrial, por sua vez, segundo Xx Xxxxx (2010, p. 25) “[...] trata da proteção jurídica dos bens incorpóreos aplicáveis tecnicamente, de forma prática, nos diversos segmentos das indústrias”.
No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 regula a propriedade industrial, estabelecendo proteção de direitos relativos a esta espécie de propriedade intelectual, atuando, conforme Xxxxxx (2001) na concessão de patentes, de registro de desenho industrial, de marca, bem como de indicações geográficas de procedência ou denominação de origem, além de tipificação dos crimes relacionados à propriedade indústria.
Neste sentido, o presente capítulo tem como objeto a análise acerca da propriedade industrial, especificadamente o estudo relativo às patentes e as marcas, incorporando análises conceituais, históricas, bem como acerca da proteção dos produtos e serviços no mercado, os prazos de tal proteção, os processos de patente e de registro da marca e os direitos relativos a esta.
3.2 REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE
Inserido no contexto da propriedade industrial, há as chamadas patentes que, conforme menciona Xx Xxxxx (2010, p. 43), nada mais é do que “um direito outorgado pelo Governo de uma nação a uma pessoa, o qual confere a exclusividade de exploração do objeto de uma invenção, ou de um modelo de utilidade, durante um determinado período, em todo o território nacional”.
Em termos gerais, a patente é um meio de proteção da criação intelectual e industrial. Scudeler (2013, p. 35) afirma que a patente é o documento de:
[...] proteção da criação intelectual por excelência. Todo objeto desenvolvido pelo intelecto humano, que seja inédito e desconhecido do público, caracterizando o resultado de um esforço mental e uma atividade inventiva, com possibilidade de ser produzido em escala industrial, pode ser registrado como patente, outorgando ao seu inventor direito de exploração exclusiva no mercado, durante um determinado período.
Não obstante, em arremate, destaca-se o conceito de Santos (2001) que compreende a patente como um título concedido pelo Estado ao autor de uma criação inventiva, sendo que tal criação deve ser de utilidade industrial, podendo ser tanto invenção ou um modelo de utilidade. É sabido que o Direito brasileiro protege diversos bens jurídicos, podendo ser relacionados a aspectos patrimoniais ou extrapatrimoniais, sendo que as criações intelectuais não poderiam ficar a mercê da falta de proteção, fator que justifica o surgimento do Direito da Propriedade Industrial e Intelectual. Para Scudeler (2013, p. 35), através desse direito, “o criador de um objeto novo, um invento, tem direito de registrá-lo como patente e, desta forma, ter legitimidade para explorá-lo no mercado de forma exclusiva, durante um determinado tempo”. A adoção do sistema de patentes, entendido como um conjunto de regras que tratam da proteção das invenções dos mais variados segmentos industriais, decorre do direito natural da propriedade do bem.
Nos ensinamentos de Xx Xxxxx (2010, p. 42), “a sociedade está obrigada a reconhecer este direito, o qual proporciona ao inventor os meios de defesa contra a apropriação indevida por parte de terceiros”, sendo que não há somente proteção contra apropriação indevida, mas também há exclusividade da utilização da invenção em determinado mercado.
Acerca da evolução histórica da defesa da propriedade, no que se refere às patentes, registra-se como marco inicial o ano de 1474, na cidade de Veneza, na qual foi elaborada a Ordem de Patentes Venezianas. Na sequência, mais precisamente no ano de 1623, houve a criação do Estatuto dos Monopólios, na Inglaterra (DI BLASI, 2010). No território americano, tem-se que a primeira legislação é datada em 1970, nos Estados Unidos da América. A partir da década de 80, as legislações sobre o tema foram se expandindo, sendo introduzidas leis patentárias em vários países europeu, destacando-se a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, ocorrida em 1883 (DI BLASI, 2010).
Sobre a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, Xx Xxxxx (2010) cita que o documento original foi assinado por 11 (onze) Estados, dentre eles o Brasil, possuindo o propósito de assegurar melhores condições de proteção das criações, envolvendo os aspectos econômicos e sociais relativos à patente.
A concessão da patente é um ato administrativo declarativo ao se reconhecer o direito do titular, e atributivo (constitutivo), sendo necessário o requerimento da patente e o seu trâmite junto à administração pública. É uma forma de incentivar a contínua renovação tecnológica estimulando o investimento das empresas para o desenvolvimento de novas tecnologias e a disponibilização de novos produtos para a sociedade (STRENGER, 2004, apud KATAOKA; SILVA, 2016, p. 29).
Entendida a patente como uma proteção de criações, é necessária mencionar que a legislação brasileira atual prevê a existência de dois tipos de patentes, a saber, o privilégio de invenção e o modelo de utilidade.
Acerca do privilégio de invenção, Scudeler (2013, p. 40) o conceitua como “a criação por excelência, que produz um objeto novo para a sociedade, cumprindo os requisitos de patenteabilidade” que são a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, que serão analisados posteriormente. Nos casos do privilégio de invenção, a proteção é conferida pelo prazo de 20 anos, o que significa que o inventor pode explorar de sua criação de forma exclusiva por tal período
(XXXXXXXX, 2013), conforme o artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, pelo qual:
Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior (BRASIL, 1996).
Além do privilégio de invenção, há também o modelo de utilidade, que também é considerado uma novidade. Porém, conforme destaca Xxxxxxxx (2013), essa novidade é relativa, pois não se trata de uma criação propriamente dita, mas sim de um aperfeiçoamento de um objeto já existente, tal como menciona o artigo 9º da respectiva legislação aplicável, pelo qual: “É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (BRASIL, 1996).
Em relação ao prazo de proteção, este é menor do que o do privilégio de invenção, sendo de 15 anos. Para exemplificar a diferença de privilégio de invenção de modelo de utilidade, Scudeler (2013, p. 42) utiliza o exemplo do telefone:
Exemplificando a diferença desses dois tipos de patentes, partindo-se da invenção do telefone, a concepção de Xxxxxx Xxxx, na sua época, poderia ter sido registrada como um privilégio de invenção. Por sua vez, um aprimoramento do telefone, como a introdução de teclas, substituindo o disco de discagem, poderia ser protegido como modelo de utilidade. Observe-se que a proteção deste modelo de utilidade fica limitada à introdução das teclas no telefone e não ao aparelho em sim, originalmente protegido por patente de privilégio de invenção.
Em que pese houver a existência de patentes e suas modalidades, nem todas as criações são patenteáveis, isto porque, para serem capazes de receber registro, precisam possuir três requisitos essenciais: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, conforme prescreve a legislação específica: “Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial” (BRASIL, 1996).
Como primeiro requisito de invenção apta a ser patenteada está a novidade, ou seja, é necessário que seja uma criação, algo novo. O artigo 11 da Lei
de Propriedade Industrial prevê que a invenção e o modelo de utilidade, subdivisões da patente, são considerados novos quando não compreendidos no estado de técnica, sendo que este é constituído por tudo aqui que o público teve acesso antes do depósito do pedido de patente, seja por meio escrito ou oral (BRASIL, 1996).
Nesta senda, “a novidade deve ser entendida como a condição fática de que um objeto, para ser patenteado, deve representar uma novidade para sociedade, isto é, totalmente desconhecido” (SCUDELER, 2013, p. 36), sendo que não será considerada novidade aquele objeto que se encontra em estado de técnica, ou seja, já foi acessado pelo público, havendo a ressalva do denominado período de graça. O período de graça é entendido como uma:
[...] garantia provisória da novidade de uma invenção, de um modelo de utilidade ou de um desenho industrial, permitindo ao titular do direito, antes mesmo de requerer sua patente, a prioridade para revelar à sociedade as características do objeto da criação, bem como sua aplicação, sem prejudicar a sua novidade [...] Com base nos princípios reguladores dos requisitos de patenteabilidade de uma invenção é que deve ser estudado o período de graça, sempre como forma de elidir o fenômeno da ausência de novidade absoluta de uma invenção. Em outras palavras, de maneira mais pragmática, como forma de impedir que o objeto de uma invenção seja considerado estado de técnica, ou tomado como anterioridade, no momento da análise de um pedido de privilégio (DI BLASI, 2010, p. 194).
O período de graça é determinado pelo período de 12 (doze) meses após a data do depósito ou pedido da patente, conforme artigo 12 da Lei de Propriedade Industrial, como segue:
Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I - pelo inventor; II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento (BRASIL, 1996).
Além da novidade, a atividade inventiva se apresenta como segundo requisito para concessão da patente. Para Xx Xxxxx (2010), o procedimento de criação de uma nova concepção deve conter um mínimo de esforço intelectual, capaz de conferir aspecto de inventividade ao resultado obtido. Desse modo, “para
que a invenção seja privilegiada torna-se necessário que a mesma possua atividade inventiva (inventividade)”.
Basicamente, considera-se a existência de atividade inventiva quando o ato de criação de uma invenção não poderia ter sido feito por um técnico no assunto, em condições normais de criação. Isto é, tal ato não deve ter sido desenvolvido de maneira óbvia, anteriormente à data da referida criação – em outras palavras, antes da data do depósito do respectivo pedido de patente. A atividade inventiva é um exercício intelectual de capacidade de criação humana (DI BLASI, 2010, p. 201).
Nos termos da legislação vigente, para ser caracterizada a atividade inventiva, é necessária que a criação não seja algo óbvio ou comum, ou seja, que corresponda ao esforço intelectual do inventor (SCUDELER, 2013), como prescreve a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 13: “a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica” (BRASIL, 1996).
Por fim, há ainda um terceiro requisito que é a aplicação industrial. “[...] exige-se que o objeto patenteado tenha aplicação industrial, no sentido de que esse objeto possa ser produzido em escala industrial, em uma linha de produção” (SCUDELER, 2013, p. 37). Em arremate, Xx Xxxxx (2010, p. 205) cita que “uma invenção é considerada capaz de aplicação industrial quando pode ser produzida ou usada em escala industrial”.
Ademais, conforme aduz Wandscheer (2004, p. 56), “a aplicação industrial está garantida quando a invenção pode ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria. O termo indústria significa qualquer ramo de atividade econômica de produção”. Dispõe a legislação específica, em seu artigo 15, que: “a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria” (BRASIL, 1996).
Xxxxxxx (2002) apud Xxxxxxxx (2017, p. 15) resume os pressupostos de caracterização da patenteabilidade da seguinte maneira: a novidade significa que “tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la”; a atividade inventiva é “que a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis”
e, a utilidade industrial é que “a tecnologia seja capaz de emprego, modificando diretamente a natureza, numa atividade econômica qualquer”.
3.3 CONCESSÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO E DE MODELO DE UTILIDADE
O procedimento para concessão de patente está previsto a partir do artigo 19 da Lei de Propriedade Industrial, iniciando com o depósito da patente perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), através de pedido nacional.
Xx Xxxxx (2010, p. 77) entende por pedido nacional “um pedido relativo à patente de invenção, a modelo de utilidade ou certificado de adição, regularmente depositado no ofício nacional de patentes”.
Esse pedido deve apresentar requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se for o caso), resumo e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito, devendo ser submetido à análise preliminar, para, em estando tudo devidamente instruído, realiza-se o protocolo.
Caso contrário, o órgão responsável dará o prazo de 30 (trinta) dias para ajustes, sob pena de devolução ou arquivamento, segundo o que prevê a legislação específica, como segue:
Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo (BRASIL, 1996).
O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, podendo a publicação ser antecipada a requerimento do depositante, conforme disposto na legislação específica, como segue:
Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75. § 1ºA publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. § 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. § 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.
Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame. Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido (BRASIL, 1996).
Após exame do pedido, a patente poderá ser deferida ou não. Sendo deferida, no caso de invenção o prazo de vigência é de 20 (vinte) anos e do modelo de utilidade é de 15 (quinze) anos (BRASIL, 1996). Assim, prescreve a legislação da Propriedade Industrial (Art. 38):
Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente. § 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. § 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.
Scudeler (2013, p. 43) resume o processo de registro de patente da seguinte maneira:
Em resumo, inicia-se com o requerimento do interessado, que deverá apresenta rum relatório descritivo do objeto que pretende proteger. Recebido esse pedido, o INPI mantém sigilo da criação por dezoito meses (período este que o titular pode renunciar), após o que será publicado, para conhecimento de todos, momento em que poderá sofrer impugnação por terceiros que se sintam lesados, fazendo-se, em seguida, exame de registrabilidade. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.
A carta-patente deve constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade, conforme estabelece a Lei da Propriedade Industrial (Art. 39) (BRASIL, 1996).
Importante mencionar ainda, que nem todos os produtos ou serviços podem ser patenteados. A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 10, prevê os casos em que não se considera patenteável os produtos e serviços, destacando-se as descobertas e métodos matemáticos, aquelas concepções abstratas, regras de
jogo, esquemas, métodos cirúrgicos, dentre outros elencados na norma vigente, dentre outros, como segue:
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais (BRASIL, 1996).
Compreendidos os aspectos relevantes acerca das patentes, passa-se ao estudo de outro elemento que recebe proteção da Propriedade Industrial: a marca.
3.4 CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DAS MARCAS
Além da patente, dentro do segmento da propriedade industrial, há também a proteção das marcas entendidas como sinal distintivo de produtos e serviços, normalmente com grande valor econômico.
Para Di Blasi (2010, p. 25), “a marca pode ser entendida como um sinal gráfico escrito ou simbolizado, que serve para distinguir um produto, um artigo ou um serviço de outros congêneres e similares”. Em arremate, Xxxxxx (2001, p.1 5) conceitua marca como “o sinal distintivo de percepção visual, que faça distinção ou ateste um serviço ou produto, identificando e diferenciando-os de semelhantes ou idênticos, provindo de membros de determinada entidade ou empresa”.
Cerqueira (2010) apresenta três princípios úteis relativos à marca: as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada por outra; as marcas devem ser apreciadas, tendo que vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças e; deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes.
Várias são as classificações da marca. Para melhor compreensão do tema, exemplifica-se as marcas no Quadro 1.
Quadro 1 – Classificação das marcas
MARCA | CONCEITO |
Marca de Indústria | É aquela usada pelo fabricante industrial ou artífice para assinalar seus produtos. |
Marca de Comércio | É aquela na qual o comerciante utiliza para assinalar as mercadorias do seu negócio, sendo entendida como o sinal distintivo do comerciante. |
Marca de Fábrica | É a marca do produtor, que possui a finalidade de assinalar os produtos, indicando a sua origem. |
Marca de Serviço | É usada por profissionais autônomos, entidades ou empresas com a finalidade de distinção entre seus serviços e atividades. |
Marca de Certificação | É aquela utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço como determinadas normas ou especificações técnicas quando à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia. |
Marca Coletiva | É aquela usada para identificação de produtos ou serviços oriundos de membros de uma mesma entidade. |
Marca Genérica | É aquela que identifica uma série de produtos ou artigos, que por sua vez, são caracterizados individualmente por marcas específicas. |
Marca Específica | É aquela destinada a assinalar um só objeto, por isso, também é chamada de marca singular. |
Fonte: Adaptado de Santos (2001).
Além desta classificação, Xxxxxx (2001) ainda menciona que, em relação à forma, as marcas possuem mais uma classificação, podendo ser verbal ou nominativa – que adotam nomes e palavras - emblemáticas ou figurativas – que adotam monogramas, figuras ou símbolos – e, as tridimensionais, que se apresentam em variadas dimensões visuais.
Já em relação ao conhecimento comum, as marcas ainda podem ser divididas em marcas de alto renome ou marcas notórias. As marcas de alto renome são aquilo que “é conhecido em todo o território nacional e goza de proteção especial em todos os ramos de atividade”, enquanto que as marcas notórias “são conhecidas em seu ramo de atividade” somente (SANTOS, 2001, p. 16).
Em termos históricos o uso comercial da marca remonta à história mais recente da humanidade, contudo, sua existência como um sinal distintivo está presente desde os primórdios da sociedade, isto porque, conforme Scudeler (2013,
p. 55) “a história da marca confunde-se com a do nome, cujos conceitos se aproximam”.
Algumas raízes da propriedade industrial podem se encontradas na Roma e na Grécia antiga, contudo, foi a partir da Idade Média que o nome ou um símbolo passou a ser utilizado, de fato como um sinal distintivo para finalidade comercial, principalmente em virtude no início do processo de industrialização, exigindo a necessidade de identificação de produtos (SCUDELER, 2013). Na Idade Moderna, conforme Xxxxxxxx (2013, p. 59), “a primazia na regulamentação do uso das marcas coube à Franca, através da promulgação da lei que organizou o registro da marca e estipulou sanções aos contrafatores”.
Depois disso, as legislações foram se espalhando por toda Europa, atingindo, posteriormente, outros continentes, destacando-se a Convenção da União de Paris, de 1883, cujo Brasil também é signatário, referindo-se tal norma a um direito internacional comum sobre a matéria.
Analisado as marcas e as patentes, passa-se ao estudo sobre a proteção dos produtos e serviços no mercado.
3.5 REGISTRABILIDADE DAS MARCAS
O direito de propriedade é conferido à marca através do Certificado de Registro emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que outorga o processo de registro.
Conforme menciona Xxxxxxxx (2013, p. 76), “somente o registro validamente obtido outorga direito de propriedade sobre a marca”. O registro de marca possui previsão legal na Lei de Propriedade Industrial. O artigo 122 de referido diploma legal estabelece os sinais suscetíveis de registro, como segue:
Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Art.
123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade (BRASIL, 1996).
Por sua vez, o artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial enumera os casos de sinais não registráveis como marca, a exemplo de brasão, arma, medalha, sinal de caráter genérico, reprodução ou imitação de sinal, termo técnico, dentre outros, como segue:
Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver
protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (BRASIL, 1996).
Pessoas físicas ou jurídicas, sejam privadas ou públicas, têm legitimidade ativa para registro da marca. Conforme Scudeler (2013, p. 79), a regra geral para concessão do registro da marca é o critério de anteriormente, assim, será registrada a marca que “representar novidade suficiente em relação às demais, sendo vedada a existência de identidade ou semelhança na acepção jurídica do termo”.
A concessão do registro da marca passa por um processo semelhante ao da patente, onde há um pedido, um exame formal preliminar, possibilidade de impugnação, exame do pedido e expedição de certificado (SANTOS, 2001). Quando realizado o registro, alguns direitos se tornam inerentes à marca, conforme será analisado no tópico seguinte.
Por fim, o registro da marca pode ser extinto, nos seguintes casos: por arquivamento diante do não cumprimento dos requisitos essenciais, renúncia expressa do titular, extinção da pessoa jurídica titular da marca, nulidade e caducidade (eis que, quando não se utiliza a marca pelo prazo de 5 anos, ela perde o registro automaticamente) (SANTOS, 2001). Ademais, o prazo de marca vigorará por 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (BRASIL, 1996).
A marca, quando registrada, possui vários direitos decorrentes, tal como a possibilidade de ceder seu registro, licenciamento do uso e zelo pela integridade material ou reputação, conforme dita a legislação específica: “Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação” (BRASIL, 1996).
Assim, “o registro validamente concedido outorga ao seu titular o direito de usá-la de maneira exclusiva e, como via de consequência, impedir que terceiros
desautorizados façam uso indevido” (SCUDELER, 2013, p. 91). Por outro lado, o titular da marca não poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com o da marca do produto, com a finalidade de promoção e comercialização, assim como impedir a livre circulação de produtos colocados no mercado interno, como segue:
Art. 132. O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo (BRASIL, 1996).
Segundo Xxxxxxxx (2018, p. 1), “os direitos sobre a marca originam-se com a sua aquisição, que por sua vez, nasce pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”. Xxxx Xxxxxxxx (2017, p. 51) existem alguns princípios que norteiam o direito de marca, sendo eles o princípio da disponibilidade, anterioridade, especialidade e afinidade, citando que:
[...] o princípio da disponibilidade determina que o sinal a ser registrado deve ser livre, no sentido de não pertencer a terceiro ou à toda a comunidade; o princípio da anterioridade garante à primeira pessoa que requerer o registro o direito de exclusividade sobre aquele sinal; o princípio de territorialidade determina que o registro da marca somente é válido no país em que conferido; o princípio da especialidade impõe a exclusividade sobre o uso da marca somente dentro do âmbito de atividade do titular (podendo marcas que possuem o mesmo nome atuar em atividade distintas, por exemplo); e, por fim, o princípio da afinidade, o qual incide quando uma marca adquire eficácia fora da classe na qual originalmente protegida, porquanto, segundo o INPI, “o risco de confusão ou associação indevida também se manifesta no caso de bens ou serviços de espécies distintas, quando guardam, entre si, características semelhantes ou estreita relação”
Assim, a marca registrada possui uma série de direitos, garantindo ao seu titular o uso exclusivo pelo prazo concedido na legislação (10 anos). Conforme Cerqueira (2010, p. 119), “o reconhecimento da propriedade da marca pela lei pode depender ou independer do registro, conforme o sistema em vigor em cada país”. Porém, a efetividade das garantias especiais previstas na legislação específica para
lhes assegurar o uso exclusivo, depende essencialmente do cumprimento dessa formalidade, ou seja, do registro, que é essencial para proteção da marca no Brasil.
3.7 PROTEÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS NO MERCADO
Tanto as marcas como as patentes possuem relação direta com os produtos e serviços. Nesta senda, Strenger (2004) apud Xxxxxxx x Xxxxx (2016, p. 30) cita que “tanto as patentes como as marcas estão intimamente ligadas ao produto, pois aqueles são seus aspectos componentes que individualizam e facilitam a seleção por parte do consumidor”.
Assim, a obtenção da patente é a segurança que durante um bom tempo, a empresa terá exclusividade na fabricação e exploração comercial daquele produto patenteado, assim como deve ocorrer com o nome e marca da empresa, que devem ser registrados no Instituto da Propriedade Industrial (SEBRAE, 2015). A proteção dos produtos e serviços no mercado é essencial para manutenção de uma competitividade pautada pela boa-fé. Conforme Xxxxxxx x Xxxxx (2016, p. 30), “o nome identifica-se com o trabalho de tal maneira que a marca para sempre os diferenciará dos demais. Todo produto é suscetível de ser diferenciado de outro similar mediante uma marca que o individualize”.
Diante disto, “devido ao fato de o produto estar totalmente ligado à marca, a real proteção do produto no mercado, nada mais é do que a proteção da marca trazendo segurança tanto para produtores quanto para consumidores” (XXXXXXX; SILVA, 2016, p. 30). A função primordial de patentear uma invenção e registrar uma marca é evitar a realização de fraudes e plágios. Assim, “garantir a propriedade intelectual é importante para evitar cópias de ideias e usos indevidos dos projetos elaborados” (SEBRAE, 2015). Essa proteção é mais percebida em relação ao registro de uma marca, isto porque, conforme ensina Xx Xxxxx (2010, p. 293), a marca atua no plano comercial, sendo que “do ponto de vista público, na defesa do consumidor, evitando confusão; e do ponto de vista privado, auxilia o titular no combate à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário”.
No que tange a importância da proteção da patente no mercado, Xx Xxxxx (2010, p. 44) salienta que “a invenção proporciona um benefício à sociedade, sendo justo que o inventor lucre com o seu trabalho”. Conforme a Lei de Propriedade Industrial (Art. 41), a extensão da proteção conferida a patente vai ser determinada
pelo teor das reivindicações, sendo que o registro confere ao titular o direito de impedir que terceiro, sem o seu consentimento, produza, use, coloque a venda ou importe produto objeto da patente ou processo ou produto obtido por processo patenteado. Nesses casos,
Art. 41 [...] §1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente (BRASIL, 1996).
A proteção dos produtos e serviços é essencial para a garantia dos direitos de exclusividade da invenção, do modelo de utilidade, do desenho industrial, assim como da marca, cuja exploração pode ocorrer através da cessão de direitos, em contratos de franquia ou de licenciamento.
4 CONTRATO DE FRANQUIA E REGISTRO DE MARCA
O presente capítulo tem como objeto o estudo acerca do contrato de franquia e o registro de marca. Para tanto, retoma-se o estudo referente ao depósito e ao registro da marca no INPI, bem como sobre o contrato de franquia e outros assuntos correlatos.
4.1 PROCESSO DE REGISTRO DA MARCA
O Brasil adota o sistema constitutivo pelo qual uma marca somente existirá após o devido registro por seu titular. Assim, somente o registro válido vai outorgar o direito de propriedade sobre a marca (SCUDELER, 2013).
Para proteger a marca é necessário que haja, primeiramente, o depósito e, após, o registro. Conforme Xx Xxxxx (2010, p. 321), “o depósito de um pedido de registro de marca significa o ato oficial, realizado pela repartição governamental de um país (no caso do Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial), que consiste em receber um pedido para registro”. Para recebimento desse pedido, é realizado um exame formal preliminar “objetivando verificar se o referido pedido foi depositado de maneira correta, concedendo ao mesmo um número e a correspondente data do depósito” (DI BLASI, 2010, p. 321).
O depósito tem como objetivo conceder uma anterioridade ao pedido, ou conforme Xx Xxxxx (2010, p. 321) conceder “[...] a data e a hora, a partir das quais não podem ser outorgados registros para marcas, dotadas de características similares, cujos pedidos de registro tenham sido requeridos posteriormente”. Depositado o pedido de registro, este passará por uma análise antes de ser concedido o registro definitivo. Scudeler (2013, p. 79) cita que “adota-se como critério para se verificar a existência ou não de semelhança entre marcas, a visão do consumidor mediano”, sendo que “como a marca é um sinal distintivo, serão consideradas colidentes aquelas que possam induzir o consumidor por erro, possibilitando a existência de associação ou confusão indevida”.
Tratando acerca do processo de depósito e registro da marca, Xxxxxxxx (2013, p. 322) ensina que:
Feito o depósito, o pedido de registro é em seguida submetido a exame formal preliminar realizado pelo órgão oficial competente. Basicamente, os
pedidos de registros devem obedecer aos requisitos preestabelecidos pelo artigo 155, sob pena de cair em exigência e, no caso de não cumpridos estes requisitos, será dado um prazo de cinco dias, estabelecido pelo artigo 157, para supri-los. Não cumpridas estas formalidades no prazo definido em lei, haverá perda do protocolo inicial. Por outro lado, não tendo havido exigências ou tendo estas sido cumpridas, o depósito será considerado como efetuado na dará da apresentação do pedido.
Os requisitos previstos no artigo 155 da Lei de Propriedade Industrial são: o pedido deve se referir a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conter requerimento, etiquetas, quando for o caso e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Depois de verificados os requisitos e cumpridas as exigências, o pedido de registro é deferido. Scudeler (2013, p. 323) menciona que “o certificado de registro será expedido após ter sido deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes”, cujo prazo de validade é de 10 anos, no caso de marca.
Após analisado o depósito e registro da marca, passa-se ao estudo sobre a relação entre os contratos de franquia e o depósito da marca no INPI.
4.2 CONTRATO DE FRANQUIA X DEPÓSITO DA MARCA NO INPI
“A função primordial da marca consiste em identificar a origem dos bens e serviços e criar um elo de conexão entre a empresa e a sua clientela, evitando com isso confusão no mercado e enganos pelos consumidores” (AMARAL, 2013, p.1). No setor das franquias, a marca também é importante porque representa um conceito adicional ao negócio, conforme explica Xxxxxx (2013, p. 1):
No setor de franchising, a marca tem um papel adicional, ao funcionar como elemento de representação de um conceito de negócio que o potencial franqueado identifica como capaz de representar o sucesso original da operação em uma rede. O potencial franqueado identifica na marca o motivo de sua decisão de associar-se à rede na expectativa de repetir o sucesso por ela representado.
Ocorre que, nos contratos de franquia, nem sempre é necessário o registro da marca, pois a legislação não obriga que o franqueador tenha o certificado de registro da marca. Contudo, esse registro é um meio de proteção que deve ser utilizado no contrato de franquia. Porém, em que pese não ser obrigatório o registro para o contrato de franquia, “é preciso se conscientizar que, para se tornar um franqueador será necessário ter, no mínimo, o pedido de registro da marca
franqueada protocolado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial” (MARCAS, 2017, p. 1). Conforme Abranches (2016), a legislação estabelece que a Circular de Oferta de Franquia, obrigatoriamente deve indicar a situação do registro da marca perante o INPI, cujo uso esteja sendo autorizado pelo franqueador, devendo informar se essa está registrada ou se ainda se trata de pedido pendente de registro, conforme previsão legal no artigo 3º, inciso XIII da Lei 8.955/94, pelo qual:
Art. 3º Sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de sistema de franquia empresarial, deverá fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de franquia, por escrito e em linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes informações:
[...] XIII - situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueador; [...] (BRASIL, 1994).
Desse modo, para que possa ser celebrado contrato de franquia, o mínimo exigido é a existência de depósito da marca no INPI. “Ou seja, é possível celebrar um contrato de franquia cuja marca licenciada ainda seja objeto de um pedido com pendências de registro no INPI” (MARCAS, 2017, p. 1), porém, “é obrigatório ao franqueador informar na Circular de Oferta de Franquias a situação da marca, cujo uso será autorizado, posteriormente, após cumprimento de todas as etapas exigidas durante o processo de registro” (MARCAS, 2017, p. 1).
Compreendido que, para realizar contrato de franquia, deve haver, no mínimo, a comprovação de depósito da marca do INPI, passa-se ao estudo acerca da negativa do registro da marca na vigência do contrato de franquia e os prejuízos ao franqueado.
4.3 NEGATIVA DO REGISTRO DA MARCA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE FRANQUIA E OS PREJUÍZOS AO FRANQUEADO
Como visto, não é necessário que, no momento de celebração do contrato de franquia, haja comprovação do registro da marca, mas tão somente o depósito no órgão competente. Entretanto, embora o registro da marca não seja uma obrigatoriedade legal, o mesmo é essencial para garantir o patrimônio intelectual da empresa. Desse modo, a ausência do registro pode trazer alguns prejuízos ao franqueado.
Exemplificando-se, tem-se que se o franqueador “estabelece seu negócio, mas não registra a propriedade da marca, outra pessoa pode fazer esse pedido e impedir a empresa original de usar o nome”, sendo que todos os franqueados serão prejudicados (FRANQUEADO, 2016, p. 1). Ademais, havendo o depósito da marca no INPI, este não é garantia de deferimento do pedido de registro, conforme Abranches (2016, p. 1):
[...] a ausência de registro poderá causar problemas no futuro, porque se a marca vier a ser definitivamente indeferida e arquivada pelo INPI, ou seja, não chegar a ser registrada, isto poderá trazer consequências desagradáveis tanto para o Franqueador como para o Franqueado, como por exemplo: necessidade de alteração da marca (nos produtos, nas fachadas das unidades, nome de domínio, documentação, etc.), além da necessidade de parar definitivamente de usar a marca sob pena de estarem sujeitos à busca e apreensão de seus produtos, pagamento de indenização a terceiros, e em alguns casos sofrer penalidades criminais.
Destaca-se ainda que a cessação do uso da marca por falta de registro é uma situação prejudicial tanto para o franqueador quanto para o franqueado, pois ficam sujeitos ao pagamento de indenização a terceiros por uso indevido de marca, ou até mesmo penalidades criminais (MARCAS, 2017). Ainda, “toda a rede deve parar de usar a marca, em qualquer forma, sob pena de busca e apreensão, pagamento de indenização ao titular da marca e até penas criminais” (FRANQUEADO, 2016, p. 1).
Neste sentido, se houver uma negativa no pedido de registro da marca, o franqueador vai sofrer prejuízos, já que precisará alterar a marca na fachada e dos produtos, materiais e todos os documentos da empresa com a marca sem registro, causando, por óbvio, grande prejuízo econômico. Destaca-se que:
[...] caso outra pessoa registre a marca devidamente, dentro dos trâmites legais e tome conhecimento do negócio da franqueadora que não realizou o devido registro, esse terceiro poderia ingressar com ações cíveis e criminais, tanto contra a franqueadora, como contra os franqueados, que estão auferindo lucro com uma marca que não possuem [...] (CHIOSE, 2016, p. 1).
A proteção da marca, através do registro é fundamental, não somente para evitar prejuízos ao franqueado, mas também, para que, “ocorrendo uma cópia ou falsificação, sobre ela, ou sobre seus produtos, o titular ou o cessionário esteja devidamente amparado para tomar as medidas pertinentes” (CHIOSE, 2016, p. 1).
Portanto, “a marca é, sem dúvida, o principal ativo financeiro da franqueadora num sistema de franquias” (CHIOSE, 2016, p. 1).
Compreendido sobre a importância do registro da marca nos contratos de franquia, passar-se-á ao estudo acerca da possibilidade ou não de nulidade do contrato de franquia por falta de registro da marca.
Conforme analisado, a Lei de Franquia não exige o requisito de registro de marca no INPI para iniciar o negócio, sendo admitido ainda que o pedido esteja pendente de registro. Nesse sentido, o presente tópico objetiva analisar a possibilidade ou impossibilidade de tornar nulo o contrato de franquia por falta de registro da marca no órgão competente, a partir de entendimentos jurisprudenciais relativos ao tema.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento da Apelação Cível nº 2011.078493-5, em abril de 2013, processo originário da Comarca de Balneário Camboriú, em ação de Rescisão de Contrato de Franquia cumulada com indenização por perdas e danos, entendeu que a demonstração do registro da marca é requisito indispensável, sendo ele que proporciona proteção legal, conforme ementa abaixo transcrita:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA, POIS POSSUI
personalidade jurídica e patrimônio distintos dos sócios. TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INAPLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS (ART. 50, CC). CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE DA EMPRESA FRANQUEADA QUE NÃO RESTARAM COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAR OS SÓCIOS. MÉRITO. CONTRATO DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REGISTRO DA MARCA. REQUISITO MÍNIMO INDISPENSÁVEL (ART. 2º DA LEI 8.955/94) À PROTEÇÃO LEGAL DA MARCA. INVIABILIDADE DE DEFESA DE ASPECTOS INERENTES A ESTA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso improvido (SANTA CATARINA, 2013).
No voto, o relator Xxxxxxxxx Xxxxx Born aduziu que “a marca, quando devidamente registrada, detém a proteção legal que visa eliminar qualquer espécie de concorrência desleal ou dúvida gerada entre os consumidores de um determinado produto, de forma a preservar a sua exclusividade” (SANTA CATARINA, 2013), mencionando também que o franqueador é aquele que detém a marca e o know-how de comercialização de um produto ou serviço, cedendo por meio de contrato os direitos de revenda e uso, como segue:
[...] É o contrato pelo qual uma das partes (franqueador ou franchisor) concede, por certo tempo, à outra (franqueado ou franchisee) o direito de comercializar com exclusividade, em determinada área geográfica, serviços, nome comercial, título de estabelecimento, marca de indústria ou produto que lhe pertence, com assistência técnica permanente, recebendo, em troca, certa remuneração. Resulta da conjugação da licença de uso de marca com a prestação de serviço empresarial. [...]. O franqueador é aquele que detém a marca e o know-how de comercialização de um produto ou serviço, cedendo por meio de contrato os direitos de revenda e uso, e dando assistência técnica na organização, gerenciamento e administração do negócio para o franqueado. O franqueado ao implantar o negócio terá assistência técnica e orientação fornecidas continuamente pelo franqueador, que, por sua vez, terá direito a uma remuneração, em regra, constituída de uma taxa inicial, designada taxa de franquia, e de royalties mensais, geralmente correspondentes a um percentual aplicado sobre o faturamento bruto auferido pelo franqueado no mês considerado. O franqueado arcará com todas as despesas necessárias à instalação do seu negócio, que se dará no local e na forma estabelecida pelo franqueador [...] (SANTA CATARINA, 2013).
Dessa forma, o relator entendeu que é:
Incabível a realização do contrato de franquia de produto ou serviço que não possui registro de sua marca, pois se estaria pactuando algo que não cumpriu com requisito primordial, o qual seja, a proteção legal da marca ou patente objeto da transferência (SANTA CATARINA, 2013).
Na mesma linha, destaca-se a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em Apelação Cível nº 20120110334068, tendo como relator o Desembargador Xxxxx Xxxxx, que manifestou entendimento favorável à anulação do contrato de franquia fundamentando que a marca, objeto do negócio jurídico, não estava registrada no INPI, fato omitido pelo apelante e que transgride a obrigação constante do inciso XIII, do artigo 3º, da referida Lei, que é o de informar na Circular de Oferta de Franquia, como segue:
DIREITO EMPRESARIAL. FRANQUIA. LEI N. 8.955/94. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. IRREGULARIDADE. ANULAÇÃO. 1. A circular de
oferta de franquia que não traz em seu bojo o balanço financeiro dos últimos dois exercícios enseja a anulação do contrato de franquia, consoante artigos 3º e 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.955/94. 2. A marca objeto do negócio jurídico não estava registrada no INPI, fato omitido pelo apelante e que transgride a obrigação constante do inciso XIII, do artigo 3º, da referida Lei. 3. Apelação conhecida e não provida (DISTRITO FEDERAL, 2014).
No contrato de franquia, como já analisado, a Circular de Oferta deve conter alguns requisitos, dentre eles, a situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueado. Conforme o relator do recurso, na hipótese em que não forem observadas as disposições descritas na COF, o franqueado poderá arguir a anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as quantias que já houver pagas ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a título de taxa de filiação e royalties, devidamente corrigidas, pela variação da remuneração básica dos depósitos de poupança mais perdas e danos.
No recurso em análise, a referida circular era omissa em relação ao registro no INPI, sendo que, de acordo com o relator Xxxxx Xxxxx, “a omissão desta informação infringe não apenas a Lei n.º 8.955/94, mas também a boa-fé objetiva e os deveres anexos” (DISTRITO FEDERAL, 2014), sendo cabível a anulabilidade do contrato, não pela ausência do registro, mas sim pela omissão em relação à sua falta.
De outro norte, cita-se, o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, julgado relativo ao agravo de instrumento n. 4004149-35.2017.8.24.0000, em ação de rescisão contratual cumulada com pedidos indenizatórios, originário da Comarca de Campo Erê, onde também figurou como relator o Desembargador Xxxxxxxxx Xxxxx Born, na qual a parte requerente, dentre outros pedidos, aduz pela nulidade do contrato de franquia diante da ausência de registro da marca e descumprimento da Circular de Oferta de Franquia (COF), como segue:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. CONTRATO DE FRANQUIA. CIÊNCIA DA EMPRESA FRANQUEADA (AUTORA/AGRAVANTE) A RESPEITO DA BUSCA PELA FRANQUEADORA (REQUERIDA/AGRAVADA) DO REGISTRO DA MARCA JUNTO AO INPI. POSTERIOR CONCESSÃO DOCUMENTADA NOS AUTOS DE ORIGEM. REQUISITO MÍNIMO INDISPENSÁVEL (ART. 2º DA LEI 8.955/94) À PROTEÇÃO LEGAL DA MARCA CUMPRIDO. ALÉM DISSO,
CONSTATAÇÃO DE ENTREGA DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. REQUISITO LEGAL DA "PROBABILIDADE DO DIREITO" INEXISTENTE A AMPARAR O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (SANTA CATARINA, 2018).
Referida decisão não deu provimento ao recurso, tendo em vista que, quando ciente de que a franquia não possui registro de marca, o franqueado não pode alegar perdas e danos, muito menos a nulidade do contrato. Assim, ressalta-se que, no caso em análise, o pedido de rescisão contratual não foi deferido, pois que o requerente sabia que a marca, objeto do contrato de franquia, não era registrada no INPI.
No voto, o relator Xxxxxxxxx Xxxxx Born citou que “a exploração da marca sem o devido registro importa no desamparo da própria marca, pois o registro assegura ao seu titular o uso exclusivo em todo território nacional (art. 129 da Lei nº 9.279/96)”, acrescentando que “a marca, quando registrada, detém proteção legal que visa a eliminar qualquer espécie de concorrência desleal ou dúvida gerada entre os consumidores de um determinado produto, de forma a preservar a sua exclusividade”. Mencionou ainda que, mesmo que não seja, em primeiro momento, cabível a realização do contrato de franquia de produto ou serviço que não possui registro de sua marca, no caso, há a observação de que a franqueada, ora agravante/autora, estava ciente de que o pedido de marca estava em processamento junto ao INPI, fato este que impede a rescisão contratual, sendo ao agravo de instrumento negado provimento (SANTA CATARINA, 2018).
Nessa mesma linha de entendimento, destaca-se a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em Apelação Cível n. 9053158- 07.2006.8.26.0000, que tratava de ação anulatória de contrato de franquia, com fundamento na alegação de descumprimento da Circular de Oferta da Franquia (COF) e na falta de ao registro da marca.
No voto, defendeu-se que a falta registro da marca, não constante na COF, não ensejaria nulidade do contrato, isto porque a ausência do registro não pode ser usada para justificar o insucesso da empresa, tal como requerida pela parte autora, conforme ementa abaixo:
Franquia. Ação anulatóría de contrato. Alegação de vício (erro) e de inadequação do suporte no desenvolvimento do negócio por parte da franqueadora. Improcedência decretada. Cerceamento de defesa inocorrente. Dilação probatória que era desnecessária. Circular de Oferta de Franquia. Cumprimento satisfatório (art. 3o, Lei 8955/94). Alegação de nulidade do contrato por falta de regular registro da marca e pelo fornecimento de material didático plagiado. Aspectos incidentais do contrato de franquia e não substanciais. Questões usurárias. Ausência de demonstração fática. Apelo improvido (SÃO PAULO, 2010).
Em outro julgado, na Apelação Cível nº 70019029370, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, originário da Comarca de Porto Alegre, manifestou entendimento argumentando que embora o art. 129, da Lei n 9.279/96, determine que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, o art. 130, II, da mesma legislação, estabelece que ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: [...] licenciar seu uso. Nesse caso, a doutrina do ônus da prova repousa no princípio de que, cabe a quem afirma o direito, o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, o que não se verificou, impondo-se a improcedência do recurso, como segue:
AÇÃO INIBITÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA DE DIREITO. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
CIRCULAR DE OFERTA. Não foi demonstrado qualquer prejuízo com a ausência de fornecimento da Circular de Oferta, tendo a franqueada tomado efetivo conhecimento das peculiaridades do negócio. O lapso temporal consolida a relação contratual, descabendo acolher o juízo de inexistência ou ruptura da franquia, medidas extremas que não se amoldam à relação “sub judice”. REGISTRO DA MARCA. Embora o art. 129, da Lei n 9.279/96, determine que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido”, o art. 130, II, da mesma legislação, estabelece que “ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) licenciar seu uso”. INEXISTÊNCIA DE KNOW-HOW. ÔNUS DA PROVA. A
doutrina do ônus da prova repousa no princípio de que, visando a sua vitória na causa, cabe a quem afirma o direito o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz. No caso vertente, não se desincumbindo a contento desse encargo a franqueada, ora apelante, a improcedência do recurso é a medida que se impõe, em face dos elementos constantes dos autos. Apelo desprovido (RIO GRANDE DO SUL, 2007).
No julgado em análise, portanto, não há o que se falar em nulidade do contrato por ausência de registro da marca (requisito da COF), sendo que o franqueador sabia que a marca apenas estava depositada pelo INPI, aguardando julgamento e a legislação permite ao depositante de pedido de registro de marca licenciar seu uso.
Ao concluir a análise jurisprudencial sobre o tema, pode-se evidenciar que não há possibilidade de nulidade do contrato pela ausência o registro da marca. Contudo, é possível anular o contrato de franquia nos casos em que ficar comprovado que o franqueado não tinha ciência de que a marca ainda não era registrada no INPI ou que houve alterações e/ou omissões na Circular de Oferta que não demonstram o cumprimento de tal requisito. Desse modo, ocorrerá a anulabilidade do contrato, não pela ausência do registro da marca, pois a legislação permite que o depositante do pedido de registro de marca licencie seu uso, mas sim pela omissão de informações relativas à situação desta no INPI.
Desse modo, encerra-se essa monografia e passa-se a conclusão.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral dessa monografia foi analisar a possibilidade de nulidade do contrato de franquia por falta do registro da marca.
Para tanto foram traçados alguns objetivos específicos, sobre os quais se apresentam algumas considerações.
A primeira parte do trabalho (capítulo dois) tratou acerca dos contratos no ordenamento jurídico brasileiro e o sistema de franquias. Abordou-se que, no Direito brasileiro, os contratos possuem como característica a autonomia de vontade, a supremacia da ordem pública, boa-fé objetiva e equilíbrio econômico. Em relação ao sistema de franquias, definiu-se este como uma concessão de marca de produtos ou serviços utilizados para comércio, entre franqueado e franqueador, apresentando uma natureza jurídica híbrida, dividido em três classes fundamentais que são a distribuição de produtos, a licença de fabricação e o uso do título de estabelecimento para prestação de serviço. Ademais, tratou-se também das vantagens e desvantagens da franquia, bem como acerca da Carta Circular de Oferta de Franquia, prevista na Lei 8.955/94, sendo este um documento obrigatório nessas modalidades de contrato.
O terceiro capítulo, por sua vez, abordou os aspectos gerais relacionados à propriedade intelectual, tal como os requisitos de registrabilidade, patenteabilidade, marcas e patentes. A propriedade intelectual é aquela que protege bens criados a partir do intelecto humano, sendo que desta decorre a chamada propriedade industrial, sendo analisados dois pontos relativos a esta: marcas e patentes. A patente foi entendida como aquele direito outorgado para exploração exclusiva de uma invenção ou modelo de utilidade, enquanto que a marca é um sinal distintivo de produtos e serviços, agregando valor econômico a estes. Ambos os institutos são regulados pela Lei 9.279 de 1996, sendo que, para receberem a devida proteção, precisam estar registrados no INPI.
A última parte do trabalho destacou o foco principal dessa pesquisa, ou seja, analisou a relação do contrato de franquia e o registro da marca. Analisou-se o processo de registro da marca, previsto na legislação regente, bem como a importância do depósito da marca no INPI para formulação do contrato de franquia. Ademais, evidenciou-se que, para celebração do contrato de franquia, não se perfaz necessária a comprovação do registro da marca, mas tão somente o depósito no
órgão competente, porém o registro é essencial para proteção da marca. Desse modo, analisando entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, concluiu-se que, em que pese não ser necessário o efetivo registro da marca no INPI quando da celebração do contrato, é possível anular o contrato de franquia nos casos em eu houver omissão na Circular de Oferta ou induzimento ao erro acerca da real situação da marca perante o INPI.
Ao final dos estudos realizados, confirma-se a hipótese dessa monografia pela qual se tem que, se o franqueador não obtiver o registro da marca da empresa no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o franqueado pode pedir a anulação do contrato de franquia firmado com o franqueado, acrescentando que, esta possibilidade de anulação ocorre desde que comprovado que não sabia da real situação do registro da marca ou outra situação que tenha provocado omissões, alterações ou erro em relação à Circular de Oferta e, por consequência, no próprio contrato de franquia.
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