개량의 제한. 계약에 개량발명에 대한 규정이 없는 경우에 라이센시는 자유롭게 계약제품을 개량할 수 있다. − 라이센시에게 본질적인 또는 중요한 개량을 할 수 없도록 제한을 하거나 라이센서의 사전승인을 의무화하는 경우에는 독점금지법상 불공정한 거래행위에 해당할 수 있다. − 계약제품의 구조 등을 변경하는데 허가를 유보하는 것은 독점금지법상 문제가 없으나 계약제품에 대한 신제품을 개발할 경우 사전 승인을 받도록 하는 것은 불공정할 우려가 크다. − 라이센시에게 개량을 자유롭게 인정하는 경우에는 개량으로 인하 여 발생하는 모든 문제에 대하여 라이센서의 전면적인 면책을 개량 “라이센시”는 개량기술, 그 개량기술의 특허나 특허출원 및 노하우에 대하여 “ 라이센서”에게 라이센스된 범위 외의 목적을 위하여 무상의 비배타적, 취소불가의 라이센스를 허락하는데 동의한다. “라이센시”는 실질적 또는 구조적인 실시화한 날로부터 30 일 이내에 서면으로 개량기술을 공개하여야 한다. 이러한 라이센스는 계약효력발생일로부터 7년 이내에 최초로 고안한 개량기술에만 적용되며, “라이센시”와 제3자간에 체결된 고용계약이나 컨설팅계약에서 금지된 경우에는 적용하지 않는다. • 라이센시가 라이센서의 개량기술에 대하여 무상 실시권을 요구하는 경우에는 일정한 대가를 받고 개량발명의 실시에 대한 옵션권을 허락하고, 일정기간 내에 옵션권을 행사할 경우에는 로열티를 조건으로 실시권을 허락한다(예문9-15). 만약에 상대방이 계약기술 관련 연구개발 역량과 계획이 있으면 상호 동일한 조건으로, 용도를 한정(비상업적 목적 등) 하여 개량발명을 이용할 권리를 허락하도록 한다(예문9-16). [예문] Improvements The Licensor shall promptly disclose to Licensee in writing all Improvements that may be discovered, developed, invented, or acquired by Licensor during the term of this Agreement in sufficient detail to enable Licensee to consider licensing such Improvement (“Notice”). In consideration of the Option Fee, Licensor grants to Licensee an irrevocable option to obtain a nonexclusive license to Improvements at a royalty rate, and upon terms, mutually agreeable to the Parties(the “Option”). The Option shall expire 90 days after Notice is delivered to Licensee. 라이센서는 본 계약의 기간 동안에 라이센서가 발견, 개발, 발명, 또는 획득하게 되는 모든 개량을 라이센시가 상기 개량을 고려할 수 있을 정도로 충분히 상세하게 서면으로 즉시 공개한다(“통지”). 옵션료의 대가로 라이센서는 로열티를 지불 받고 개량에 대한 비배타적 실시권을 취득할 수 있으며 상호 당사자 간에 동의할 수 있는 취소불가한 선택을 라이센시에게 허여한다(“옵션”). 상기 옵션은 라이센시에게 통지를 전달 한 후 90일간 유효하다. Key Point 정리 ● 개량발명의 정의(definition)가 라이센서와 라이센시의 각각에 미치는 영향을 검토하고 개량발명에 대한 라이센시의 무상 배타적실시권 허락 등에 대한 요구에 적정한 대응방안을 제시한다. − 라이센서가 계약기술에 대한 연구개발을 지속할 계획인 경우에 장래 개량기술의 가치는 계약기술보다 클 가능성이 있으므로 개량기술을 포괄적으로 라이센스하지 않는 것이 일반적이다. 반면 연구개발이 실질적으로 완료된 경우에는 개량기술에 대한 권리의 확장은 그다지 문제되지 않을 것이다. − 개량기술의 범위와 개량기술에 대하여 허락하는 권리의 종류(배타적인지 비배타 적인지) 및 허락기간과 지역을 로열티의 정도, 비보증·면책조건 등과 연계하여 그 한계를 설정하여야 한다. ● 개량발명의 처리에 대한 해당 국가의 독점금지법상 규제사항과 판례를 확인한 후 협상 및 계약서를 작성한다. − 라이센시로 하여금 계약기술의 개량을 할 수 없게 하거나 사전 동의 또는 승인을 받고 계약대상기술이나 제품을 개량하게 하는 것은 불공정거래행위에 해당할 우려가 있으며, 계약 전체 또는 해당 조항이 위법·무효로 될 수 있음에 유의한다. − 국가마다 차이가 있지만 라이센시의 개량기술에 대하여 라이센서에게 무상으로 양도하거나 무상의 배타적 실시권을 허락하는 것은 위법하므로 피하여야 하며, 한국의 경우에 일방적으로 개량기술의 보고·통지의무를 부과하거나 무상의 비배타적 실시권을 허락하는 것도 불공정거래행위에 해당하므로 유의한다. − 라이센시의 개량기술에 대하여 라이센서에게 무상의 비독점식시권을 허락하거나 유상으로 양도하거나 또는 라이센시가 특허출원하지 않는 국가에 라이센서가 특허출원 할 의무를 부과하는 것은 문제가 없으므로 이를 확보해둔다. About Us ...
