CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTES - EP, QUE ENTRE SI CELEBRAM:
CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTES - EP, QUE ENTRE SI CELEBRAM:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, com sede
na Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, xx 00, Xxxxxx, XXX 00.000-000, Pelotas – RS, inscrita no CNPJ sob o nº. 92.242.080/0001-00, neste ato representada por seu Magnífico Reitor, Prof. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, brasileiro, professor universitário, residente e domiciliado nesta cidade de Pelotas/RS, inscrito no CPF sob o nº 000.000.000-00, doravante denominada LICENCIANTE; e
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., inscrita no CNPJ/MF sob nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, Inscrição Estadual nº xxx.xxx.xxx.xxxsediada em xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, neste ato representada por seu Titular, xxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade nº xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada LICENCIADA,
CONSIDERANDO:
Que a LICENCIANTE é titular exclusiva da tecnologia descrita no(s) Pedidos de Depósito Nacional de Patente(s) de nº xxxxxxxxxxx;
Que a LICENCIADA declara possuir equipamento e pessoal qualificado e capacitado para fabricar e absorver a tecnologia capaz de produzir o desenvolvimento da pesquisa de transição de escala e produção industrial de vacinas para uso veterinário;
comercialmente a tecnologia;
Que LICENCIANTE e LICENCIADA têm interesse em explorar
Que a LICENCIADA tem interesse em utillizar a tecnologia
desenvolvida pela LICENCIANTE para fabricar novos produtos e dar continuidade ao seu crescimento e desenvolvimento;
A Resolução nº 30 de 19.09.2018, do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão – COCEPE da LICENCIANTE;
A Lei nº 8.666, de 21.06.1993, no que couber; e o disposto na legislação brasileira sobre a propriedade intelectual e as Resoluções do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, a Lei 10.973/2004 – Lei de Inovação; e o Decreto 9.283/18.
Resolvem, de comum acordo, realizar o presente Contrato,
nos termos e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a transferência pela LICENCIANTE a LICENCIADA, de direitos sobre a(s) seguinte(s) inovação(ões) tecnológica(s) de sua titularidade, doravante denominada(s) TECNOLOGIA, para uso e exploração econômica:
a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
1.1. A TECNOLOGIA é decorrente de pesquisa desenvolvida por equipe coordenada pelo Prof. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX do <Centro> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sendo objeto do(s) pedido(s) de (ou Carta) Patente de Invenção n.º BR XXXXXXXXXXXXXXXXXX, protocolado(s) junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, respectivamente em xx/xx/xxxx (Anexo I).
1.2. A transferência dos direitos referentes ao presente contrato se dará à título ONEROSO.
1.3. O presente instrumento trata da transferência dos direitos para PRODUÇÃO e COMERCIALIZAÇÃO de bens e serviços em geral, bem como para produtos de uso e aplicação em humanos e/ou em animais, realizados com uso da TECNOLOGIA, não cedendo à LICENCIADA, direta ou indiretamente, a sua propriedade industrial, que permanece, para todos os fins de direito de titularidade da LICENCIANTE, sendo o SUB LICENCIAMENTO à terceiros, pela LICENCIADA, autorizado mediante notificação e concordância prévia, por escrito, da LICENCIANTE.
1.4. A presente LICENÇA para exploração comercial da TECNOLOGIA será realizada pela
LICENCIADA em todo o território nacional e/ou para exportação à partir do Brasil.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
Em face dos prazos de vigência das Patentes de Invenção, conferidos pela Lei nº 9.279/96 e dos benefícios conferidos pela Lei nº 10.973/04, o prazo de vigência do presente contrato será de 10 (dez) anos, contados a partir da publicação do respectivo extrato no DOU, podendo ser prorrogado, a partir daí, por consenso das PARTES, por um período total máximo equivalente ao prazo de validade da(s) Patente(s) de Invenção objeto deste licenciamento, que são de até 20 (vinte) anos contados da sua data de prioridade ( data de depósito junto ao INPI ou órgão internacional equivalente) ou até 10 (dez) anos após a expedição das respectivas Cartas Patentes, o que acontecer por último.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS A SEREM OBSERVADOS PELA LICENCIADA
A LICENCIADA terá prazo máximo de 3 (três) anos, contados da data de assinatura do presente contrato, para obter os registros e autorizações necessárias para a comercialização do produto obtido da TECNOLOGIA junto aos órgãos competentes.
3.1. O prazo máximo previsto no caput supra poderá ser prorrogado pelas partes, mediante assinatura de Termo Aditivo, caso não seja suficiente para habilitar o produto para sua a comercialização, desde que comprovado que o atraso não é decorrente de desídia por parte da LICENCIADA.
3.2. A LICENCIADA terá o prazo máximo de 2 (dois) anos, após a regularização do produto, para iniciar a sua comercialização.
3.3. A LICENCIADA deverá comunicar formalmente a LICENCIANTE a data de início da comercialização do produto obtido da TECNOLOGIA, respeitado o prazo previsto no item 3.2 supra.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
São obrigações COMUNS das partes:
a) responsabilizar-se pelo sigilo das informações relacionadas à TECNOLOGIA por parte de seus empregados, prestadores de serviços, bem como empregados das empresas coligadas e contratadas, por meio da assinatura de Termo de Sigilo. As informações relativas à TECNOLOGIA somente poderão ser reveladas mediante anuência formal da LICENCIANTE;
b) comunicar a outra parte qualquer informação que tenha tomado conhecimento sobre violação dos direitos de propriedade intelectual referentes à TECNOLOGIA, ficando corresponsáveis pelo ajuizamento de medidas judiciais bem como extrajudiciais cabíveis.
4.1. A LICENCIANTE se compromete a:
a) acompanhar junto aos órgãos competentes a continuidade da proteção dos direitos de propriedade intelectual inerentes à TECNOLOGIA;
b) arcar com as despesas de proteção e manutenção dos direitos relativos à propriedade intelectual da TECNOLOGIA em âmbito nacional e internacional;
c) tomar as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis para a proteção de seus interesses contra ato de violação por terceiros dos direitos de propriedade intelectual da TECNOLOGIA e agir na defesa dos pedidos de patente, nos termos do parágrafo único, do art.61, da Lei 9.279/96;
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4.3. A LICENCIADA se compromete a:
a) arcar com as despesas necessárias para o desenvolvimento, industrialização e comercialização da TECNOLOGIA;
b) arcar com as despesas para o registro do produto obtido da TECNOLOGIA junto aos órgãos competentes;
c) repassar à LICENCIANTE os valores relativos aos custos adicionais relativos a extensão da proteção da TECNOLOGIA para outros países onde pretenda explorá-la comercialmente;
d) arcar com as despesas para averbação do presente instrumento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme prevê o art. 62 da Lei 9.279/96 e outras legalmente necessárias;
e) arcar com as despesas para o ajuizamento de medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis para a proteção de seus interesses contra ato de violação por terceiros dos direitos de propriedade intelectual da TECNOLOGIA e agir na defesa dos pedidos de patente, nos termos do parágrafo único, do art.61, da Lei 9.279/96;
f) cumprir as exigências dos órgãos de fiscalização, nos estritos termos em que forem solicitadas e em prazo não superior ao fixado, para a concessão do registro do produto obtido da TECNOLOGIA, observado o prazo máximo para a concessão do registro previsto no item 3.2 da Cláusula Terceira;
g) observar, na fabricação do produto obtido da TECNOLOGIA, as recomendações e instruções técnicas da LICENCIANTE, bem como da legislação vigente, a fim de preservar sua qualidade industrial, assumindo exclusivamente a responsabilidade civil, penal e administrativa por eventuais ilícitos ou danos decorrentes da não observância dos procedimentos técnicos adequados à fabricação e comercialização do produto;
h) dar imediata ciência a LICENCIANTE do recebimento de quaisquer autuações administrativas, citações bem como intimações relacionadas ao produto obtido da TECNOLOGIA, respondendo, pessoal e exclusivamente, por eventuais condenações que vierem a serem cominadas;
i) não adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses da sociedade, do mercado e da LICENCIANTE.
CLÁUSULA QUINTA – DO MEIO AMBIENTE
A LICENCIADA se responsabiliza pelo cumprimento das leis e regulamentos pertinentes à proteção do meio ambiente, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações e estudos porventura exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme exigências contidas na legislação federal, estadual e municipal que tratem ou venham a tratar de matéria ambiental.
5.1. Para os fins deste contrato, a expressão meio ambiente abrange saúde pública, ordenamento urbano e administração ambiental.
5.2. A LICENCIADA deverá adotar as medidas e procedimentos cabíveis, a fim de afastar qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente que possa vir a ser causado pela atividade de produção bem como de comercialização do produto obtido da TECNOLOGIA, exigindo que a mesma conduta seja observada por empresas eventualmente contratadas.
5.3. São de exclusiva responsabilidade da LICENCIADA, as sanções impostas pelas normas ambientais por quaisquer danos causados ao meio ambiente decorrentes do exercício de suas atividades ou sinistros de qualquer natureza, devendo ressarcir a LICENCIANTE das cominações que porventura vier a incorrer em virtude da titularidade da TECNOLOGIA.
5.4. A responsabilidade da pelos danos ambientais causados ou originados durante a vigência deste contrato e eventuais prorrogações, permanecerá ainda que seus efeitos sejam conhecidos ou ocorram após o encerramento do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS REMUNERAÇÕES
A LICENCIADA pagará à LICENCIANTE:
6.1. Do primeiro ao décimo ano de comercialização, a LICENCIADA depositará, à título de Royalties Periódicos, mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês imediatamente seguinte, um valor global correspondente a x % (xxx por cento) do Faturamento Líquido, a valor presente, tendo por base as vendas do produto para terceiros no mês imediatamente precedente ao mês de pagamento.
6.2. No ato da assinatura do presente contrato, a LICENCIADA depositará um valor global, à título de Taxa de Acesso à Tecnologia, correspondente a R$ xxx.xxxx,xx (xxxx reas).
6.3. Para fins do presente acordo, entende-se por Faturamento Líquido o valor do faturamento, baseado nas receitas efetivas da venda direta pela LICENCIADA de produto baseado na TECNOLOGIA, deduzidos os encargos tributários diretos relativos ao ICMS, PIS, FINSOCIAL e IPI, bem como as despesas com devolução de vendas e descontos concedidos, desde que devidamente comprovados.
6.4. A LICENCIADA deverá encaminhar à LICENCIANTE, em até 5 (cinco) dias após efetuado o depósito mensal, demonstrativo contábil assinado pelo responsável legal por sua contabilidade, relativo ao Faturamento Líquido, com a relação e valor das notas faturadas no período e das respectivas deduções efetuadas.
6.5. O início da contagem do mês de vendas previsto item 6.1 da Cláusula Sexta ocorrerá a partir da data em que a LICENCIADA formalizar a LICENCIANTE o início da comercialização da TECNOLOGIA, conforme previsto no item 3.3 da Cláusula Terceira supra;
6.6. Acordam as PARTES que os pagamento especificados nos itens 6.1 e 6.2, que vencerem antes da concessão da(s) respectiva(s) Carta(s) Patente da TECNOLOGIA licenciada, terão sua exigibilidade suspensa, devendo a LICENCIADA efetuar o depósito dos mesmos em uma conta poupança específica para este fim, de sua titularidade, informando a LICENCIANTE dos depósitos realizados na forma do item 6.4. Assim que a LICENCIANTE apresentar a(s) respectiva(s) Carta(s) Patente, o saldo da referida conta poupança deverá ser repassado a esta, na forma do item 6.6, como forma de quitação retroativa dos valores.
6.7. Os recursos recebidos pela LICENCIANTE, em decorrência deste contrato, serão depositados em conta corrente específica, isenta de tarifa bancária, na instituição financeira pública determinada pela administração.
6.8. Toda a movimentação de recursos no âmbito deste contrato será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
6.9. A LICENCIANTE poderá, a qualquer tempo e de forma unilateral, utilizar-se de suas fundações de apoio como braço operacional administrativo e financeiro, dentro da legislação pertinente, não isentando-se das responsabilidades assumidas neste contrato, notificando a LICENCIADA, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, para que passe a efetuar os pagamentos referidos nos itens 6.1 e 6.2 mediante depósito bancário a ser realizado diretamente em conta específica da respectiva fundação de apoio contratada, criada para este fim, cujo recibo de depósito passará a se constituir na comprovação dos pagamentos que forem devidos dali em diante.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA
O atraso pela LICENCIADA, no pagamento das remunerações previstas na Cláusula Sexta supra, implicará na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor do débito atualizado, considerado o período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, com base na variação do IPC - FIPE ou outro índice legal que o substitua, além de multa de 5% sobre o valor devido;
CLÁUSULA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA
A LICENCIADA deverá manter em sua sede registros contábeis e certidões fiscais que permitam a LICENCIANTE, mediante comunicação prévia de, ao menos, 5 (cinco) dias, seja através de representantes designados para este fim ou de auditores contratados, comprovar as informações relativas à produção e a comercialização do produto obtido da TECNOLOGIA bem como de sua regularidade fiscal.
8.1. A LICENCIADA deverá permitir à LICENCIANTE, ou a terceiro por ela indicado, a qualquer tempo e mediante aviso prévio no prazo estipulado no caput, o exame e fiscalização do uso do processo de fabricação dos produtos obtidos da TECNOLOGIA.
8.2. As PARTES designam como COORDENADORES para a consecução dos objetivos propostos neste contrato, os quais poderão ser substituídos, mediante comunicação escrita à outra parceira:
a) pela LICENCIANTE: xxxxxxxxxxxxxxxx;
b) pela LICENCIADA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
CLÁSULA NONA – DO USO DO NOME DA LICENCIANTE
A LICENCIADA não poderá utilizar o nome da LICENCIANTE, de seus departamentos, laboratórios, funcionários, pesquisadores ou estudantes em qualquer tipo de material promocional e de propaganda sem aprovação por escrito da mesma, devendo as condições de uso, se for o caso, ficarem estabelecidas em instrumento específico.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INOVAÇÕES TÉCNICAS
Qualquer criação, modificação, aperfeiçoamento que gerem inovação à TECNOLOGIA, necessária ou não, pertence a PARTE que o fizer, sendo assegurado à outra o direito de preferência para seu licenciamento. A referida inovação deverá ser objeto de comunicação formal a outra PARTE.
10.1.LICENCIANTE e LICENCIADA figurarão como co-titulares dos direitos de propriedade intelectual decorrentes de inovação à TECNOLOGIA desenvolvida em conjunto ao longo da presente relação contratual, inclusive em relação a softwares ou qualquer outra tecnologia relacionada, ficando a LICENCIADA responsável pelos custos de depósito, manutenção e proteção da inovação em âmbito nacional e internacional.
10.2. Verificada a hipótese prevista no item 10.1 supra, LICENCIANTE e LICENCIADA se comprometem a manter o sigilo necessário à proteção da propriedade intelectual, ficando a LICENCIADA responsável pelo preparo do pedido de depósito da inovação da TECNOLOGIA e pelo envio de cópia do respectivo pedido para a LICENCIANTE, juntamente com todos os documentos pertinentes.
10.3. A proporção dos direitos econômicos sobre a tecnologia a que se refere o caput desta cláusula será equivalente ao grau de investimento de cada uma das partes executoras, devendo ser formalizados os percentuais e a realizada de distribuição dos respectivos resultados econômicos mediante instrumento próprio e específico de Acordo de Divisão de Resultados, a ser firmado entre as PARTES antes do efetivo depósito ou registro da inovação.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA RESCISÃO, DA RESOLUÇÃO E DA RESILIÇÃO OU DISTRATO
O presente contrato poderá ser rescindido, a critério da parte inocente, caso haja descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições pela outra parte, que deverá ser previamente comunicada com antecedência de, ao menos, 30 (trinta) dias da rescisão, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.
11.1. Em caso de rescisão por inadimplemento contratual, a parte culpada deverá indenizar a parte inocente nas perdas e danos causados pelo fim do contrato que sejam devidamente comprovados.
11.2. O presente contrato poderá ser resolvido, caso a LICENCIADA verifique a inviabilidade da produção da TECNOLOGIA, o que deverá constar, devidamente fundamentado, em relatório técnico a ser entregue e aceito pela LICENCIANTE com, ao menos, 30 dias de antecedência ao prazo previsto para o encerramento dos efeitos da licença.
11.2.1. A resolução prevista no item 11.2 dar-se-á sem quaisquer ônus para as partes e sem devolução dos valores pagos pela LICENCIADA até a data da resolução.
11.3. O presente contrato será resolvido caso o(s) Xxxxxx(s) de Patente sejam indeferidos, em última instância, pela autoridade patentearia, bem como se o(s) pedido(s) ou patente for cancelado definitivamente em âmbito administrativo ou judicial. Neste caso, serão resolvidos os efeitos e os pagamentos devidos que sejam relativos ao pedido ou carta, indeferido ou cancelado, sem qualquer ônus para nenhumas das partes, não sendo devidas indenizações mútuas.
11.4. O presente contrato poderá ser resilido por livre acordo das partes, através da assinatura de Termo de Distrato, no qual estarão estabelecidas as condições de extinção.
11.5. Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente Cláusula, a titularidade da TECNOLOGIA e o recebimento dos valores porventura pendentes estarão assegurados à LICENCIANTE.
11.6. Sendo declarada a falência da LICENCIADA o presente contrato será automaticamente resolvido, sem prejuízo do recebimento dos valores devidos, bem como do cumprimento das obrigações assumidas até o momento da extinção.
11.7. Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente Cláusula as partes deverão devolver todos os documentos (desenhos, informações, certificados, especificações técnicas) que sejam de propriedade da outra parte no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de resolução.
11.8. A LICENCIANTE poderá aplicar as seguintes sanções em caso de descumprimento parcial ou integral do presente contrato:
a) advertência;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a LICENCIANTE.
11.8.1. A aplicação das sanções previstas no item 11.8 somente poderá ser realizada pela LICENCIANTE caso a LICENCIADA, após ser comunicada formalmente com 30 (trinta) dias de antecedência para que cumpra a obrigação descumprida, não venha adimplir a respectiva obrigação.
11.9. Caso uma das PARTES manifeste interesse na resolução unilateral do contrato, deverá indenizar a outra PARTE nas perdas e danos devidamente comprovados.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA PUBLICIDADE
Caberá a LICENCIANTE proceder à publicação do extrato do presente Contrato na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O presente instrumento substitui, sobreleva e distrata qualquer outro de mesmo objeto existente entre as partes, em especial qualquer Protocolo de Intenções, Acordo ou Termo de Cooperação previamente firmado, tornando-o resolvido no estado em que se encontra, sem qualquer ônus aos contratantes.
13.1. O presente termo obriga as partes envolvidas, por si, seus herdeiros e sucessores, em sua total abrangência, cláusulas e condições, devendo ser integralmente respeitado.
13.2. Qualquer aceitação, prorrogação, ou tolerância da LICENCIANTE em relação às obrigações assumidas pela LICENCIADA na presente relação contratual, será em caráter precário e limitado, não constituindo alteração ou novação contratual.
13.3. Quaisquer alterações neste instrumento terão validade apenas se feitas mediante assinatura de Termos Aditivos.
13.3.1. As alterações de que trata o item 13.3 não poderão representar de qualquer forma alteração no objeto do acordo, apenas ajustes de datas, valores ou correção de erros de digitação.
13.4. A transferência, objeto do presente contrato, não impedirá a LICENCIANTE de continuar a realizar o desenvolvimento de atividades de ensino, extensão, inovação e pesquisas relacionadas à TECNOLOGIA.
13.5. Caso a LICENCIADA tiver, total ou parcialmente, o seu controle societário cedido, transferido ou por qualquer outra forma alterado, seja por fusão, incorporação e cisão, esta deverá comunicar por escrito a LICENCIADA sobre tal fato, no xxxxx xxxxxx xx 00 (xxxxxx) dias, para que a mesma se manifeste sobre a existência de algum impedimento em relação ao novo controlador em relação a manutenção da contratação ora estabelecida, tais como impedimento de licitar e contratar com a administração pública, restrição de acesso à tecnologia de interesse público ou que envolva segurança nacional entre outras restrições que impediriam a LICENCIANTE de contratar com o novo controlador da LICENCIADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA REPRESENTAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Qualquer notificação acerca da execução deste contrato poderá ser feita pelas partes envolvidas, uma à outra através de e-mail institucional, da entrega pessoal ao coordenador ou enviada, com porte pago, por correio registrado ou certificado, ao endereço respectivo da parte notificada.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do RS, Subseção de Pelotas/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas oriundas da execução deste instrumento, quando não solucionadas por consenso e entendimentos na esfera administrativa das partes interessadas.
E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Pelotas, / /