CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE DIREITO DE PATENTE (Anotada)
CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE DIREITO DE PATENTE (Anotada)
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Este modelo de contrato M4 procura fornecer um quadro negocial de base para a concessão de uma licença de exploração de um direito de patente de carácter NÃO exclusivo.
O contexto de aplicação do contrato M4 é aquele em que uma instituição de I&D (Universidade, Instituto Politécnico, Centro de I&D com personalidade jurídica própria, entre outros) concede uma licença de exploração não exclusiva de um direito de patente ou de um pedido de registo deste direito a uma dada pessoa (singular ou colectiva) de natureza comercial.
Refira-se que o clausulado proposto ilustra alguns aspectos negociais que deverão SEMPRE ser regulados pelas partes (licenciador e licenciado), atendendo à sua específica natureza. O que desde logo não impede que outros sejam regulados, consoante as particulares exigências do caso concreto.
Assim, reforça-se a imperiosa necessidade de procurar o adequado apoio jurídico para a redacção de um contrato desta natureza, que o adapte justamente ao caso em apreço.
Entre
ID, Pessoa colectiva nº …, com sede …, …-… …, representada por …, na qualidade de …, com poderes para o acto, doravante designada por ID ou Primeiro Outorgante;
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“ID”, na acepção deste modelo contratual M4, pode significar uma Universidade, Instituto Politécnico, qualquer outra instituição de ensino pública ou privada ou qualquer outra pessoa colectiva (desde que dotada de personalidade jurídica) que desenvolva actividades de I&D e que seja titular única de um direito de patente ou de um pedido de registo de direito de patente, intervindo por isso como licenciadora.
Este contrato poderá facilmente ser adaptado ao caso de contitularidade de direito de patente (em especial no caso de contitularidade entre instituições de I&D independentemente da sua natureza), recomendando-se todavia que seja precedido de um acordo M7 “Acordo de Partilha de Resultados de Investigação”.
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E
EMPRESA, Pessoa Colectiva nº …, com sede …, …-… …, representada por ..., na qualidade de
…, com poderes para o acto, doravante denominada EMPRESA LICENCIADA ou Segundo Outorgante;
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Em geral para todos os instrumentos contratuais, as partes devem ter absolutamente certa a qualidade e poderes de quem assina em representação de uma qualquer pessoa colectiva.
Assim, neste caso, ambas as partes devem conferir, se necessário com recurso a Certidões de Registo Comercial ou à Certidão Permanente, a qualidade e poderes de quem figura como representante legal de cada uma delas, sob pena desta não se encontrar vinculada pelos termos deste contrato.
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Considerando:
a) Que a ID é único titular de um direito de patente, requerido em … sob o nº … e com data
…, sob o título “…”, concedido pelo … (adiante designado Office) (adiante designada PATENTE XXX);
[Que a ID é único titular de um PEDIDO de patente, requerido em … sob o nº … e com data
…, publicado em … sob o nº … e com o título “…”, ao … (adiante designado Office) (adiante
designada PATENTE XXX)];
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Deve identificar-se inequivocamente o direito de patente ou o pedido de registo de direito de patente, recorrendo a todos os dados bibliográficos e de identificação processual disponíveis.
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b) Que a ID, enquanto único titular da PATENTE XXX, suportará todas as despesas relacionadas com a sua preparação e submissão junto do Office, o cumprimento dos procedimentos necessários até à sua concessão e a posterior manutenção, incluindo honorários de Agente Oficial de Propriedade Industrial, pagamento de pesquisas assistidas e de todas as demais taxas oficiais e despesas diversas;
c) Que a ID, titular da PATENTE XXX, pretende licenciar a exploração da invenção patenteada por intermédio de pessoas ou entidades por si autorizadas, visando a sua máxima disseminação;
d) Que a EMPRESA LICENCIADA pretende obter da ID uma licença de exploração da invenção protegida pela PATENTE XXX;
e) A necessidade de fixação dos termos negociais do licenciamento;
É celebrado o presente CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE DIREITO DE PATENTE, submetido às seguintes Cláusulas:
(Objecto)
Pelo presente acordo, as partes estabelecem o âmbito e condições de concessão pela ID à EMPRESA LICENCIADA de uma licença de exploração da invenção protegida pela PATENTE XXX.
(Condições Gerais da Licença)
2.1. A ID, enquanto licenciador, concede à Empresa Licenciada, na qualidade de licenciada, uma licença de exploração de invenção NÃO EXCLUSIVA, contemplando o fabrico, uso, fruição, venda e locação dos artefactos ou produtos objecto da PATENTE XXX e o emprego ou aplicação dos meios e processos reivindicados na mesma PATENTE XXX, sujeita ao cumprimento das condições e obrigações infra estabelecidas.
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O caso escolhido para ilustrar este modelo M3 tem a ver com um direito de patente que reivindica produto, processo e aplicação; qualquer alteração do âmbito do direito a regular neste contrato deverá ser reflectida neste ponto, nomeadamente restringindo a licença em conformidade.
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2.2. A ID, enquanto licenciador, concede à Empresa Licenciada, na qualidade de licenciada, uma LICENÇA DE EXPLORAÇÃO, nas seguintes condições gerais:
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O ponto 2.2. resume as características essenciais da licença. Todos os pontos aqui referidos, sem embargo doutros que resultem do caso concreto, poderão ser negociados pelas partes, não constituindo, em qualquer cenário, um modelo obrigatório a seguir pelas partes.
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2.2.1. Âmbito – A presente licença abrange o direito de patente PATENTE XXX “…”, com o número ..., todas as subsequentes extensões internacionais do mesmo pedido e todas as subsequentes fases nacionais entretanto objecto de validação, não podendo desta forma ser dividida ou cindida, por qualquer das partes, quanto ao seu âmbito ou extensão;
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A redacção deste ponto procura salvaguardar a hipótese de extensão internacional do direito ou do pedido de patente.
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2.2.2. NÃO EXCLUSIVA – A ID poderá, em todo o período de concessão da presente licença, conceder quaisquer outras licenças a terceiras entidades, conforme o disposto infra na Cláusula Quarta;
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Este modelo M4 difere essencialmente do modelo M3 na medida em que prevê uma ampla liberdade de celebração de contratos de licença com outros interessados, que desta forma concorrerão na exploração da invenção entre si.
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2.2.3. Temporária – A presente licença é concedida pelo período de … anos,
eventualmente prorrogável de acordo com o previsto infra na Cláusula Quinta;
2.2.4. Onerosa – A Empresa Licenciada obriga-se ao pagamento de prestações pecuniárias como contrapartida pela fruição da Tecnologia, de acordo com o previsto infra na Cláusula Sexta;
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Assume-se o carácter oneroso da licença, nos casos de concessão de direitos com origem em ente público, tendo em atenção a disciplina Comunitária dos auxílios indirectos de Estado ao sector privado, que impedem a concessão de direitos a entes privados a titulo gratuito.
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2.2.6. Sem possibilidade de sub-licenciamento pela Empresa Licenciada, de acordo com o que se estabelece infra na Cláusula Oitava;
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O sublicenciamento pode ser autorizado pelo licenciador, devendo o presente contrato regular as condições inerentes à atribuição desta faculdade ao licenciado.
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2.2.7. Obrigatoriedade de Exploração – A Empresa Licenciada obriga-se a explorar efectivamente a Tecnologia licenciada, sob pena de resolução do presente acordo, conforme o previsto infra na Cláusula Décima Segunda;
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Remete-se a anotação a esta particular obrigação para a citada Cláusula Décima.
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2.2….. Com especial restrição a um campo específico de aplicação – A presente licença habilita a Empresa Licenciada a explorar a Tecnologia acima referida com ESPECÍFICA RESTRIÇÃO AO DOMÍNIO …, conforme se dispõe na Cláusula Oitava;
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Esta cláusula, de aplicação facultativa porém muito frequente em casos de contratos de licença não exclusiva, permite ao licenciador restringir os direitos exploratórios do licenciado a um dado campo de aplicação da invenção patenteada.
O licenciador desfruta ainda do privilégio de conceder outras licenças não exclusivas, independentemente dos campos de aplicação em causa.
Note-se que o campo de aplicação deve ser claramente identificado, atenta a sua importância na economia deste contrato, se esta cláusula for introduzida.
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2.3. A presente licença não abrange quaisquer outros direitos de patente ou outros direitos de propriedade industrial de que a ID seja titular.
2.4. A Empresa Licenciada abster-se-á de utilizar o nome ou designação da ID ou qualquer marca ou outro sinal distintivo de que esta seja titular, excepto se autorizada expressamente por esta.
TERCEIRA
(Manutenção dos direitos de patente e averbamentos)
3.1. A ID obriga-se a manter plenamente válida a PATENTE XXX e todas as suas eventuais extensões objecto de licença pelo presente contrato, sob pena de imediata caducidade do mesmo. […, que igualmente se verificará no caso da PATENTE XXX, ainda em estado pendente, ser recusada ou por qualquer causa não concedida, não se produzindo, neste caso, quaisquer efeitos retroactivos.]
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A presente cláusula permite a adaptação aos dois cenários possíveis: aquele em que a licença tem por objecto um direito de patente já concedido ou um pedido de patente em estado pendente (devendo neste caso juntar-se a parte final, facultativa).
Os efeitos da caducidade estão previstos infra na Cláusula 9.6.
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3.2. A Empresa Licenciada obriga-se a averbar o direito licenciado citado na Cláusula 2.2.1. junto dos respectivos Offices de registo, a expensas próprias e a dar imediato conhecimento desses actos, por documento escrito, à ID, considerando o disposto, nomeadamente, na alínea b) do nº 1 do artigo 30º do Código da Propriedade Industrial.
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O acto de averbamento junto do Office de registo do direito de patente ou do pedido de registo (no caso de requerentes de pedido PT, junto do INPI) é condição INDISPENSÁVEL para a produção de efeitos de um contrato de licença perante terceiros.
Por isso, é uma vantagem para ambas as partes exigirem o cumprimento desta formalidade.
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QUARTA
(Não Exclusividade; Melhoramentos efectuados pela Empresa Licenciada)
4.1. A ID, na qualidade de licenciadora de tecnologia, poderá conceder outras licenças sobre a tecnologia patenteada, a qualquer terceiro, nas condições que unilateralmente entender fixar, abstendo-se todavia da prática de quaisquer outros actos susceptíveis de onerar ou limitar os direitos ora concedidos na pendência do presente contrato e em todas as suas eventuais prorrogações.
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Esta cláusula deve ainda assim estar de acordo com a eventual menção à restrição da licença a determinado campo de aplicação.
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4.2. A ID conservará igualmente o direito a usar a tecnologia licenciada em actividades próprias de investigação, inclusive de carácter comercial, conquanto não infrinja os direitos ora concedidos e as disposições sobre confidencialidade previstas no presente contrato.
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Tendo em conta o disposto nas alíneas a) e c) do artigo 102º do Código da Propriedade Industrial:
“Limitação aos direitos conferidos pela patente Os direitos conferidos pela patente não abrangem:
a) Os actos realizados num âmbito privado e sem fins comerciais; b)(…)
c) Os actos realizados exclusivamente para fins de ensaio ou experimentais, … (…)
Ou seja, a concessão de direitos de exploração de um dado direito de patente ou de um pedido de registo não impede que o titular (ou qualquer terceiro), dentro das excepções referidas, pratique aquelas actividades.
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4.3. Na eventualidade da Empresa Licenciada ou qualquer colaborador, em execução de contrato de trabalho ou como prestador de serviços, realizar alterações à tecnologia licenciada que constituam um melhoramento do seu desempenho, ou realizar invenção para a qual venha a obter
patente dependente da PATENTE XXX, obriga-se a conceder à ID uma licença, territorialmente irrestrita e abrangendo todas as aplicações, de natureza não exclusiva, gratuita, com faculdade de sublicenciar e transferível, para a exploração dessa patente e/ou know-how associado ou dependente.
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Esta cláusula poderá ser ajustada aos particulares interesses das partes, a partir de um mínimo indispensável consubstanciado no cumprimento pelo licenciado de um dever de comunicação daqueles melhoramentos ao licenciador, atenta a natureza de instituição dedicada a actividades de I&D que este normalmente assume (e, que recorde-se, é o modelo seguido nos presentes contratos).
É nula a cláusula pela qual o licenciado fica obrigado a conceder ao licenciante uma licença exclusiva – ou o próprio direito – relativa aos melhoramentos dissociáveis ou a novas aplicações da tecnologia (Regulamento (CE) n.º 772/2004, de 27.04.2004).
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4.4. No caso previsto em 4.3., a Empresa Licenciada obriga-se ainda, no caso de conceder sublicenças onerosas da patente dependente, a entregar à ID uma percentagem de … % (… por cento) dos proveitos brutos obtidos com essas sublicenças.
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Ver comentário anterior.
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QUINTA
(Duração)
5.1. A presente licença tem natureza temporária, sendo concedida pelo prazo de … anos, contados da assinatura do presente acordo.
5.2. A licença pode ser prorrogada por acordo unânime das partes.
5.3. A presente licença terá sempre como limite máximo de validade 20 (vinte) anos contados da data de depósito do primeiro pedido da PATENTE XXX.
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Atendendo a que, expirado aquele prazo, a invenção patenteada passa a poder ser explorada por qualquer interessado em virtude de passar a integrar o domínio público.
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SEXTA
(Compensação Financeira)
Este é um aspecto indeclinável na negociação de um contrato desta natureza.
Registem-se as novamente as disposições imperativas decorrentes de legislação comunitária, segundo as quais qualquer ente de natureza pública, em processos conducentes à transferência de tecnologia para um qualquer ente privado – dos quais o presente caso constitui o chamado “exemplo de escola” – tem imperativamente de ser compensado financeiramente aquando dessa transferência.
Assim sendo, a transferência de activos intelectuais para empresas de forma gratuita configura, à luz das mesmas disposições, auxílios indirectos de Estado, sendo os mesmos proibidos no espaço Comunitário.
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O esquema compensatório que se apresenta nos números seguintes é um dos múltiplos esquemas possíveis, pelo que as partes – desde que não assumam uma posição de gratuitidade – poderão conformar esta compensação mediante negociação.
Os esquemas mais utilizados são de natureza simples ou complexa, recorrendo às seguintes formas de compensação do licenciador: pagamento inicial, royalties mínimos, royalties (com valores fixos ou variáveis) ou indexantes ao cumprimento de dados resultados ou etapas de desenvolvimento (milestones).
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6.1. A Empresa licenciada obriga-se a remunerar a ID, licenciadora, como contrapartida directa e necessária pela fruição da Tecnologia, mediante um pagamento inicial, a fixação de um royaltie mínimo trimestral, independente de qualquer exploração ao qual acrescem royalties periódicos indexados aos rendimentos brutos auferidos pela exploração, tudo conforme se prevê nos números seguintes.
6.2. Pela celebração do presente contrato, a ID, na qualidade de licenciadora do direito de patente referido na primeira parte de 2.2.1., tem direito a receber da Empresa Licenciada um pagamento inicial no valor de € (… Euros).
6.3. O pagamento mencionado em 6.2. deverá ser cumprido pela Empresa Licenciada junto da ID na data de assinatura do presente contrato.
6.4. O pagamento previsto em 6.2. é totalmente independente das demais obrigações de pagamentos periódicos a que a Empresa Licenciada se obriga nos números seguintes.
6.5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a ID tem ainda direito a receber da Empresa pagamentos (royalties) periódicos, indexados aos resultados brutos obtidos pela Empresa Licenciada na exploração da Tecnologia licenciada, numa percentagem fixa de … % (… por cento), a reportar trimestralmente e por escrito, em documento certificado por Revisor Oficial de Contas, pela Empresa Licenciada à ID, sendo sempre devido por aquela à ID, a título de royalty mínimo trimestral, o montante de … € (… Euros).
6.6. Os pagamentos previstos em 6.6. deverão ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data de conclusão do trimestre que gerou a obrigação de pagamento.
6.7. Por “RESULTADOS BRUTOS” entende-se todo e qualquer rendimento auferido pela Empresa Licenciada, emergente de:
• Incorporação da Tecnologia em produtos e processos próprios, mediante a sua produção própria ou subcontratada e independentemente do seu esforço de comercialização;
• Fabrico, uso e venda de produtos incorporando a Tecnologia;
• Exploração comercial de qualquer processo integrante da Tecnologia.
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Relembra-se a anotação anterior, para referir que a menção aos “resultados brutos” é um dos critérios possíveis de determinação de proveitos relevantes, sem embargo de outros que as partes aceitem como razoáveis.
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SÉTIMA
(Informações periódicas e direito de auditoria)
7.1. A Empresa Licenciada deve entregar à ID, no prazo improrrogável de 90 dias após o final de cada trimestre do ano civil, um relatório escrito, em suporte de papel, com razoável detalhe sobre
a facturação e vendas brutas que reflicta a efectiva exploração da Tecnologia licenciada e sujeita à aplicação da fórmula de cálculo de compensações financeiras (royalties) prevista na Cláusula Sexta.
7.2. O relatório trimestral descrito no número 7.1. deve conter dados sobre vendas brutas efectuadas e ainda o resultado da aplicação da fórmula de cálculo das compensações financeiras (royalties).
7.3. A Empresa Licenciada deve manter em seu poder dados contabilísticos certificados, com razoável detalhe, relativos à produção, uso, distribuição, vendas e outros actos dispositivos da Tecnologia.
7.4. Desde que cumprido um período de pré-aviso de 30 dias, a ID tem o direito de, a expensas próprias, realizar ou mandar efectuar por terceiro por si nomeado uma auditoria aos registos mantidos pela Empresa Licenciada, com a finalidade de verificar os valores contabilísticos relevantes e assim atestar o cumprimento do plano de compensações financeiras (royalties) a que a Empresa Licenciada se obrigou.
7.5. Qualquer auditoria baseada no número anterior deve ser realizada no horário de expediente e de forma a causar a mínima perturbação ao decurso das actividades normais da Empresa Licenciada. A Empresa Licenciada não poderá recusar a realização da auditoria nem o acesso a qualquer documento de suporte contabilístico ou outro como contratos ou promessas de contratos, facturas, recibos, guias de remessa, cartas, propostas comerciais, orçamentos, comunicações electrónicas, acesso a instalações, veículos, meios ou suportes informáticos, seja hardware ou software, contacto com trabalhadores, clientes, agentes ou fornecedores, verificação física de existências, ou qualquer outra forma de verificação e auditoria que os auditores designados entendam por conveniente.
7.6. Se os resultados apurados pela realização da auditoria divergirem materialmente dos dados fornecidos previamente pela Empresa Licenciada, esta será responsável pela restituição da diferença apurada, bem assim como pelos custos suportados pela ID com a realização da própria auditoria.
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Nas boas práticas internacionais seguidas nas relações entre instituições de I&D e empresas neste particular, é comum encontrar-se uma cláusula desta natureza, mediante a qual o licenciador tem a possibilidade de verificar os registos comerciais e contabilísticos
do licenciado com a finalidade de controlar o efectivo cumprimento das obrigações de compensação financeira por este último.
O conteúdo e a intensidade das medidas propostas poderá ser “temperado” mediante negociação, conquanto o direito de auditoria fixado em benefício do licenciador não seja posto em causa nem afastado peremptoriamente.
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Cláusula …
(Restrição do âmbito da licença)
….1. A licença concedida pelo presente Acordo habilita a Empresa Licenciada a explorar a Tecnologia acima referida com ESPECÍFICA RESTRIÇÃO AO DOMÍNIO …
….2. É absolutamente interdita a exploração doutras possíveis aplicações da Tecnologia, em áreas distintas daquela referida em 8.1., pela Empresa Licenciada ou ainda por qualquer outra pessoa colectiva em que a Empresa Licenciada ou qualquer dos seus sócios detenham, ou venham a deter, qualquer participação, directa ou indirecta, de capital.
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A presente cláusula é apresentada como facultativa, atendendo à sua particular natureza. Tem em vista circunscrever a exploração a um dado domínio da técnica, sendo adequado a casos em que um dado direito de patente apresenta várias possíveis aplicações em distintos domínios. Note-se que esta restrição nada tem que ver com a questão dos direitos exploratórios serem ou não de carácter exclusivo.
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Cláusula …
(Menções obrigatórias)
Nos produtos ou embalagens, nos materiais promocionais como brochuras, catálogos, folhetos, propostas comerciais, expositores ou stands em feiras comerciais ou outras, apresentações públicas como conferências ou outras, apresentações ou entrevistas em jornais, revistas, rádio ou televisivas ou presença na Internet que se refiram aos produtos ou processos protegidos pela PATENTE XXX, a EMPRESA LICENCIADA obriga-se a fazer referência expressa da menção
“PAT N.º …SOB LICENÇA DA ID” [ ou “PATENTE PENDENTE Nº … SOB LICENÇA DA ID] e far-
lhe-á referência verbal, sonora ou audiovisual explícita.
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A forma concreta de formatação das menções a realizar pelo licenciado pode também ela ser negociada pelas partes, não devendo todavia o licenciador abdicar delas em absoluto.
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OITAVA
(Cessão da Posição Contratual)
A Empresa Licenciada não pode ceder a sua posição contratual no presente contrato sem o consentimento escrito da ID.
NONA
(Vicissitudes Contratuais)
9.1. O presente acordo pode ser objecto de revogação, por acordo unânime das partes, a todo o tempo.
9.2. A ID tem o direito de resolver o presente acordo, caso a Empresa Licenciada não cumpra ou cumpra defeituosamente algum dos termos, convenções e obrigações nele presentes e aceites e no caso previsto na Cláusula seguinte.
9.3. A Empresa Licenciada tem 30 (trinta) dias após ter conhecimento da vontade da ID resolver o contrato, para corrigir ou sanar alguma falta cometida ou cumprir as obrigações em falta. Se tal não ocorrer tempestivamente, a ID tem o direito de resolver o presente contrato.
9.4. A ID tem o direito de resolver o contrato, nomeadamente caso suceda algum ou alguns dos seguintes eventos:
• Se a Empresa Licenciada não efectuar em tempo devido algum dos pagamentos a que se obrigou nos termos do contrato, nomeadamente os previstos infra na Cláusula Sexta, e após ter sido interpelado por escrito pela ID para cumprir no prazo de 8 (oito) dias, ainda assim não cumprir;
• Se a EMPRESA LICENCIADA for declarada insolvente, requerer a protecção de credores ou for declarada falida, de acordo com a legislação em vigor. Neste caso, a resolução opera imediatamente após a ID dar conhecimento dessa vontade à Empresa Licenciada;
• Se, no exercício do direito da ID à informação e auditoria previsto na Cláusula Sétima, esta ou um terceiro por si nomeado apurar uma diferença ou discrepância nos dados da EMPRESA LICENCIADA relevantes para efeito de cálculo de royalties de mais de 20%, em cada período de 3 (três) meses.
9.5. No caso de cessação dos efeitos do presente contrato, a Empresa Licenciada fica, desde a data de produção dos correspondentes efeitos impedida de continuar a explorar a invenção, incluindo a possibilidade de venda, troca ou cessão gratuita de qualquer bem ou serviço abrangido pela presente licença.
9.6. O presente contrato poderá caducar na hipótese prevista supra em 3.1.. Nesta hipótese, as partes reconhecem e aceitam expressa e incondicionalmente a não retroactividade dos efeitos produzidos pela caducidade e o carácter de execução continuada do presente contrato, não havendo, em conformidade, lugar à restituição de quaisquer montantes pagos ou devidos pela Empresa Licenciada ao abrigo do presente contrato como contrapartida da fruição da PATENTE XXX.
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A dita hipótese da Clausula 3.1.:
“3.1. A ID obriga-se a manter plenamente válida a PATENTE XXX e todas as suas eventuais extensões objecto de licença pelo presente contrato, sob pena de imediata caducidade do mesmo. […, que igualmente se verificará no caso da PATENTE XXX, ainda em estado pendente, ser recusada ou por qualquer causa não concedida.]”
Na eventualidade do direito de patente licenciado vir a ser declarado nulo, objecto de sentença de anulação transitada em julgado, invalidado ou o mesmo caducar e ainda – na hipótese de uma licença tendo por objecto um direito de patente ainda em estado de pedido
– no caso da mesma não ser a final concedida por alguma das causas referidas, o contrato caducará, ainda que sem efeitos retroactivos.
Neste caso, todos os montantes pagos a título compensatório pelo licenciado ao licenciador até ao momento da extinção dos efeitos do contrato não terão de ser restituídos por este, atendendo à citada natureza de execução continuada deste contrato, segundo a qual o licenciado xxxxx, no decurso do tempo, da vantagem exploratória oferecida pelo direito de patente (ou pelo pedido, se aplicável) nas condições fixadas.
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9.7. A obrigação de confidencialidade prevista em 12.4. sobreviverá a qualquer das hipóteses de cessação dos efeitos do presente contrato, mantendo-se plenamente válida e eficaz.
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Atendendo à natureza especial desta obrigação, justifica-se a sua sobrevivência face à cessação dos demais efeitos do contrato.
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DÉCIMA
(Obrigatoriedade de Exploração)
10.1. A Empresa Licenciada obriga-se a explorar efectivamente os direitos licenciados, de acordo com o previsto supra em 2.2.7., devendo para o efeito iniciar diligências de exploração no prazo máximo de … dias contados da data de assinatura do presente contrato.
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O prazo para o início da exploração pode também ele ser fixado por negociação entre as partes, tendo em devida conta o estado de maturação da tecnologia, a saber, o seu “time to market”.
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10.2. No caso da Empresa Licenciada incumprir o prazo previsto em 12.2., a ID tem o direito de resolver unilateralmente o presente contrato, desde que respeitado um período de pré-aviso de 30 (trinta) dias.
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Este efeito, atenta a sua gravidade, pode também ser alterado ou substituído por uma qualquer penalização ou efeito que as partes considerem relevante.
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10.3. Caso a Empresa Licenciada inicie ou retome a exploração dos direitos licenciados e faça prova suficiente dessa exploração antes de expirado o período de pré-aviso de 30 (trinta) dias para a resolução do contrato por parte da ID ou apresente a esta, no mesmo prazo, uma reprogramação da estratégia de exploração prevista, que seja aceite pela ID, o direito desta resolver o contrato fica automaticamente suspenso.
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Trata-se de prever um mecanismo de salvaguarda que garanta ao licenciador a efectiva exploração do direito por parte do licenciado e a decorrente compensação financeira prevista
Ainda, salvaguardando a missão das instituições de I&D em geral de disseminação do conhecimento, procurando garantir que a tecnologia patenteada alcance efectivamente o mercado e a sociedade.
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DÉCIMA PRIMEIRA
(Responsabilidade das partes)
11.1. A Empresa Licenciada é responsável pela Tecnologia objecto de licenciamento perante consumidores finais, a qualquer título, e perante quaisquer terceiros, obrigando-se a indemnizar a ID por todos os eventuais montantes dispendidos por estas com demandas judiciais, queixas, acções ou processos contra si instaurados com fundamento na Tecnologia.
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Este aspecto é de crítica importância para o licenciador, em especial se o perspectivarmos como uma qualquer instituição de ensino superior ou de I&D. Logo, não deve ser afastada no caso concreto, uma vez que se relaciona com a aplicação da invenção patenteada no mercado, com todas as implicações inerentes à interacção com clientes ou consumidores finais.
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11.2. A ID por seu turno, não garante, por qualquer meio, a operabilidade ou adaptabilidade para qualquer uso, a segurança, eficácia, aprovação pelas entidades reguladoras nacionais e outras, o tempo e custo eventuais do desenvolvimento e/ou a abertura da Tecnologia objecto de licença no presente contrato.
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O licenciador procura aqui acautelar-se contra qualquer alegação do licenciado quanto à efectiva utilidade da invenção licenciada, visando a rescisão do contrato.
Fica desta forma claro para ambas as partes que o risco pela falta de utilidade da invenção corre por conta do licenciado, não podendo o licenciador ser responsabilizado por aquela falta.
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11.3. A ID igualmente não declara e em consequência não garante que a Tecnologia licenciada pelo presente contrato não infrinja outros direitos de patente já na titularidade, ou em estado pendente, de terceiros ou que não existam causas que possam afectar a validade do direito objecto do presente contrato.
11.4. A ID não será responsável, a qualquer título, por eventuais litígios ocorridos entre licenciados que tenham obtido licenças não exclusivas sobre a Tecnologia Licenciada.
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Atendendo a que um mesmo direito de patente ou um pedido de registo de direito de patente poderá ser explorado por diferentes agentes económicos, concorrendo entre si, a possibilidade destes entrarem em conflito é real, nomeadamente tendo por objecto a própria tecnologia licenciada.
Desta forma, o licenciador apenas desenvolverá os seus melhores esforços para negociar os termos das licenças com os interessados de acordo com as regras da boa-fé e equidade.
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11.5. As partes comprometem-se a cooperar na defesa da PATENTE XXX perante quaisquer acções de terceiros, nomeadamente violações daquele direito ou demandas judiciais nele fundadas.
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Atendendo ao que se dispõe no n.º 4 do artigo 32.º do Código da Propriedade Industrial, se o licenciante não pretender que o licenciado possa agir contra terceiros em caso de ofensa à patente, deve referi-lo expressamente no acordo. As estipulações tácitas ou o silêncio contratual não são idóneas a afastar a possibilidade de intervenção do licenciado. Para que essa possibilidade seja afastada, as partes devem estipular expressamente que o licenciado não goza das faculdades jurídicas que se reconhecem ao titular da patente.
DÉCIMA SEGUNDA
(Confidencialidade)
12.1. As partes Outorgantes obrigam-se expressamente a tratar e manter de forma absolutamente confidencial toda a informação, respeitante ao presente Contrato ou relativa a qualquer das partes, de que venham a tomar conhecimento no âmbito deste ou das negociações preliminares que
conduziram à sua celebração, abstendo-se, igualmente, de qualquer uso da mesma informação fora do âmbito do mesmo e independentemente dos fins, quer em benefício próprio quer de terceiro.
12.2. Cada parte Outorgante é obrigada, ainda, a tratar da forma supra mencionada toda a informação relativa a assuntos internos e/ou comerciais ou de negócio da contraparte, a que aceder por qualquer forma.
12.3. Exceptuam-se, exclusivamente, as informações transmitidas:
• A favor dos respectivos quadros, consultores e outros elementos afectados às equipas de investigação da ID e da Empresa Licenciada, desde que directamente envolvidos no cumprimento do acordo e na prossecução das actividades pelo mesmo reguladas, obrigando-se as mencionadas partes outorgantes a garantir compromissos de confidencialidade equivalentes a todos os seus colaboradores que intervierem no cumprimento deste acordo;
• No quadro da informação a prestar pela ID e/ou Empresa Licenciada aos respectivos órgãos sociais, para efeitos de cumprimento de obrigações imperativas legais e estatutárias, ou de obtenção das autorizações necessárias ao cabal cumprimento do presente acordo;
• Todas as informações pertencentes ao domínio público ou em relação às quais a parte emissora tenha expressamente dispensado a obrigação ora prevista.
12.4. A obrigação prevista na presente cláusula vincula as partes por um período de 5 (cinco) anos contados da concreta divulgação da informação, independentemente da cessação, por qualquer motivo, do presente acordo.
12.5. O ónus da prova das excepções consignadas em 12.3 à obrigação de confidencialidade recai sobre a parte receptora da informação.
DÉCIMA TERCEIRA
(Lei e Resolução de Litígios)
13.1. O presente acordo é submetido à Lei Portuguesa.
13.2. Para resolução de eventuais litígios emergentes do mesmo, será competente o Foro da
Comarca de …
[PODE SER FIXADA PELAS PARTES UMA CLÁUSULA ARBITRAL, EM ALTERNATIVA À
JURISDIÇÃO DOS TRIBUNAIS COMUNS, de que se junta um exemplo, destinado a substituir o número 13.2., juntando-lhe os números subsequentes]
13.2. Caso surja um diferendo ou litígio entre as Partes em matéria de interpretação, validade ou aplicação do presente Acordo, que as mesmas não consigam resolver de forma amigável, qualquer das Partes poderá submetê-lo a um tribunal arbitral, com expressa renúncia a qualquer outro tribunal.
13.3. O tribunal arbitral será constituído e funcionará de acordo com as normas definidas pela Lei da Arbitragem Voluntária (Lei nº 31/86, de 29 de Agosto com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 38/2003, de 8 de Março) e será composto por três árbitros, sendo nomeados um por cada uma das Partes e um terceiro por cooptação destas. Na falta de acordo quando à designação do terceiro árbitro, será a sua designação efectuada pelo Juiz Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, a requerimento de qualquer das Partes.
13.4. O processo de arbitragem correrá em Lisboa, em língua portuguesa, salvo acordo em contrário das partes no processo arbitral.
13.5. Sempre que esteja em causa um diferendo ou litígio relativo a matérias de propriedade industrial, a competência para dirimir tais conflitos caberá ao Centro de Arbitragem ARBITRARE, com expressa renúncia a qualquer outro, aplicando-se nesse caso as regras do Regulamento do Centro de Arbitragem.
13.6. O tribunal arbitral e/ou o centro de arbitragem apreciarão os factos e julgarão de acordo com a lei portuguesa e das decisões por eles proferidas não caberá recurso.
As partes declaram conhecer e aceitar integralmente os termos do presente acordo.
Vai o mesmo ser assinado pelos representantes legais da ID e da Empresa Licenciada, ficando cada uma das partes Outorgantes na posse de um exemplar assinado e rubricado em todas as páginas por todos.
Local, … de … de 200…
Pela ID Pela EMPRESA LICENCIADA